nº 7 revista digital de la rei en propiedad industrial

SumarioEDITORIAL 3

ENTREVISTAMAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY. Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) de Chile. 4

PANORAMICASESPAÑA. Marca de Agente o Representante. Ref lexión sobre su contenido y curiosa denominaciónJosé Antonio Corrales Mota 10

COSTA RICA

Marca centroamericana: de lo necesario a lo posibleLeonardo Villavicencio Cedeño 13

FIRMAS INVITADASCLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

Albarellos Asociados. Publicidad encubier ta en eventos depor tivos y culturales. Marketing de emboscada (“ambush marketing”) 17

NUESTRAS OFICINASAGENTINA. Entrevista a Ernesto Halabi. Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio de Abogados de la Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires)Claudio Marcelo Albarellos 22

ACTIVIDADES DE LA REI 26

EVENTOS Y CONVOCATORIAS 42

Comité de RedacciónCLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe.

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temática de la REI. Jefe deServicio RRII OMPI-OMC. Depar tamento deCoordinación Jurídica y RRII. Of icina Españolade Patentes y Marcas. OEPM.

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador latinoamericano de la REI.Asistente de Juez en el Tribunal RegistralAdministrativo, Costa Rica.

JOSÉ ANTONIO CORRALESCoordinador temático de la REI. Letrado de laDirección de Coordinación Jurídica yRelaciones internacionales. Of icina Españolade Patentes y Marcas. OEPM.

Fundación CEDDETELISA LÓPEZCoordinadora Área en Propiedad Industrial.

MARÍA SANZGerente del Programa Red de Exper tos.

Contactar [email protected]

Acceso a la REI www.ceddet.org

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad IndustrialNúmero 7. 2º Semestre de 2010

La presente publicación pertenece a la REI en Propiedad Industrial está bajo una licencia Creative CommonsReconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuiry comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comer-

ciales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/3.0/es/. Para cualquier notificación oconsulta escriba a [email protected]: 1989-6646La REI en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distin-tos artículos.

editorial

Estamos prácticamente finalizando este año 2010 y el Equipo Coordinador llega una vezmás hasta Ustedes para entregarles la séptima edición de la Revista Digital de la Red deExpertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrial, manteniendo y consolidandonuestro objetivo de difundir y compartir conocimientos y experiencias entre los profesio-

nales y oficinas de la Propiedad Industrial de Iberoamérica. En primer lugar, les presentamos una interesante entrevista a Maximiliano Santa Cruz Scantle-

bury, Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) de la República de Chile,quién nos comenta las principales actividades que han desarrollado con el objetivo de generar sis-temas eficientes para el uso y protección de las patentes y marcas, promoviendo la innovación ytransfiriendo conocimiento a los centros de investigación, instituciones públicas y empresas, conel desafío de consolidar un servicio moderno, eficiente y al servicio de los innovadores.

En la sección Firmas Invitadas el Estudio Albarellos Asociados de Argentina nos hace llegar unartículo sobre “Publicidad Encubierta en Eventos Deportivos y Culturales. Marketing de Embosca-da” (Ambush Marketing). En nuestra sección Panorámicas hemos recibido dos colaboraciones,una procedente de España donde José Antonio Corrales Mota trata el tema de la “Marca deAgente o Representante” y nos brinda una reflexión sobre su contenido y curiosa denominación.La otra colaboración proviene de Costa Rica, desde allí nuestro Coordinador Temático Latinoame-ricano Leonardo Villavicencio Cedeño nos envía un artículo sobre “Marca Centroamericana: de lonecesario a lo posible” y nos da a conocer las ideas y desafíos que implica la creación de un sis-tema regional de signos distintivos a nivel centroamericano lo que puede constituirse en una valio-sa herramienta para algunos sectores empresariales y representa un reto para los sistemasnacionales, específicamente para las Instituciones y para el sector de servicios legales asociados.

A través de una entrevista al Dr. Ernesto Halabi, les presentamos al Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Ciudad de BuenosAires), su actividad académica y de difusión del Derecho de la Propiedad Industrial. Complemen-tando la Revista incluimos los resúmenes de los Foros que se han venido celebrando en la REI dePropiedad Industrial, como así también les informamos acerca de las futuras actividades planifica-das para el próximo año.

Cumplimos en agradecer a todos los colaboradores y autores que han hecho posible esta edi-ción. También animamos a quienes quieran colaborar haciéndonos llegar sus artículos, experien-cias, opiniones y resultados de investigaciones e igualmente a todos aquellos que quieran presen-tarnos a las Oficinas de Propiedad Industrial de sus respectivos países. Puesto que nuestra pró-xima Edición será en el año 2011, aprovechamos la ocasión para desearles a todos nuestros lec-tores y miembros de la REI ¡Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!.

DR. CLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe

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E N T R E V I S T A

MaximilianoSanta CruzScantlebury

Director del Instituto Nacional de laPropiedad Industrial (INAPI) de Chile.

Entrevista realizada por:Claudio Marcelo Albarellos

Maximiliano Santa Cruz Scantlebury(1970) es abogado de la Universidadde Chile y LL.M (Master en Derecho)de la Universidad de San Francisco,Estados Unidos, en TransaccionesInternacionales y Derecho Compara-do con concentración en PropiedadIntelectual y Tecnologías de la Infor-mación. Dirige el Instituto Nacionalde la Propiedad Industrial (INAPI)desde octubre de 2009 (selecciona-do mediante el sistema de la AltaDirección Pública). En enero de2010, fue reelegido para un segundoperiodo como Presidente del Comitéde Patentes de la Organización Mun-dial de Propiedad Intelectual (OMPI).Durante su amplia trayectoria profe-sional ha actuado, entre otros cargos,como jefe negociador de los gruposde propiedad intelectual en el Acuer-do de Asociación Chile-Unión Euro-pea; el Acuerdo entre Chile y el Área

de Libre Comercio Europea (EFTA en sus siglas en inglés); el Tratado de Libre Comercioentre Chile y la República de Corea y el Tratado de Libre Comercio entre Chile, NuevaZelanda y Singapur. Además, fue negociador en el Tratado de Libre Comercio entreChile y Estados Unidos, en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en elGrupo de Expertos en Propiedad Intelectual del Foro de Cooperación Económica para elAsia Pacífico (APEC en sus siglas en inglés), en el Consejo del Acuerdo sobre los Aspec-tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) dela Organización Mundial del Comercio y en la Organización Mundial de la PropiedadIntelectual (OMPI). Antes de asumir la Dirección del INAPI, desde enero de 2005 hastaoctubre de 2009, se desempeñó en la Misión de Chile ante la Organización Mundialdel Comercio (OMC), a cargo entre otros, de los temas de propiedad intelectual en laOrganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la OMC, en la Unión Inter-nacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y en la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS).

Con prácticamente dos años de vida desde su crea-ción en Enero de 2009 podemos decir que el Institu-to Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) es el másjoven de los organismos encargados de la adminis-tración y atención de los servicios de propiedadindustrial en Iberoamérica. ¿Cuáles han sido lasmotivaciones para crear el INAPI en Chile?

El INAPI es el corolario de un largo camino recorri-do en la materia por Chile. Nació por la necesidad dedotar a nuestro país con una estructura administrativamoderna, acorde a las necesidades impuestas por lasreformas legales impulsadas en el último tiempo enmateria de Propiedad Industrial y compromisos interna-cionales asumidos.

Es necesario explicar que el proyecto que creó elInstituto de Propiedad Industrial ingresó al CongresoNacional de Chile en marzo del 2000, sin embargo fuearchivado dado que, previo a su tramitación, fue nece-sario adecuar la legislación chilena a los compromisosinternacionales adquiridos en el marco del Acuerdosobre los ADPIC y posteriormente, en el marco de losTLCs con EEUU, con la Asociación Europea de LibreComercio (EFTA), con la UE y otros países. Todo ellose materializó en la Ley No 19.996, de diciembre de2005 y la Ley Nº 20.160, de enero de 2007, que modi-ficaron la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

De esta manera, en base a los exitosos resultadosy avances en materia legal alcanzados en este campo,era el momento de complementarlo necesariamentecon una reforma congruente del sistema institucionalque administra la propiedad industrial en Chile, otor-gando o denegando los privilegios y resolviendo en pri-mera instancia determinados tipos de conflictos quese suscitan entre los beneficiarios, sean titulares o soli-citantes de derechos.

¿Cuáles son las características principales delINAPI?

En términos generales el INAPI es un servicio públi-co funcionalmente descentralizado, con personalidadjurídica y patrimonio propios, de duración indefinida. ElInstituto está sometido a la supervigilancia del Presi-dente de la República por intermedio del Ministerio deEconomía, Fomento y Reconstrucción.

En este marco, podríamos decir que la característi-ca principal del INAPI está en que la gestión que reali-za a diario tiene como fin el de llegar a ser un organis-mo estratégico para el desarrollo de Chile. Queremosque las empresas que aún desconocen o no utilizanplenamente el sistema de propiedad industrial, ni laprotección que éste puede dar a sus invenciones yproductos, con nuestra ayuda den un impulso hacia la

REI en Prop iedad Indust r ia l 5

MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY

Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) Chile

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innovación a partir de la riqueza de la información tec-nológica y comercial disponibles en la base de datossobre marcas y patentes que maneja el INAPI y otrasbases de datos internacionales, información que per-mite estar al corriente de los últimos adelantos o iden-tificar eventuales socios futuros.

¿Podría enumerarnos las funciones encomendadasal Instituto?

Directamente relacionado con la pregunta anterior,se debe indicar que en primer lugar el INAPI actúacomo órgano encargado de todas las actuacionesadministrativas relativas al reconocimiento y vigenciade la protección registral otorgada por la ley a la pro-piedad industrial. También actuamos como órgano con-sultivo y asesor del Presidente de la República enmaterias vinculadas a la propiedad industrial e informa-mos, a requerimiento de las autoridades competentes,los proyectos de ley y otras normas que inciden enesta materia.

Por intermedio del Ministerio de Economía, Fomen-to y Reconstrucción podemos proponer la firma oadhesión de Chile a tratados o convenios internaciona-les relacionados con la propiedad industrial, como tam-bién mantener, coordinadamente con los ministerioscompetentes, vínculos de cooperación con las autori-dades extranjeras y entidades internacionales que actú-an en este campo.

Por supuesto, debido a que nuestro foco está enfomentar una cultura de propiedad industrial en Chile,permanentemente estamos promoviendo todo tipo deiniciativas y desarrollamos actividades tendientes adifundir el conocimiento que existe en torno al sistemade marcas y patentes, además elaboramos estadísti-cas, realizamos estudios sobre la materia y prestamosservicios de información y orientación a los usuarios.

¿Cómo está organizado el Instituto y cuáles son susatribuciones?

La Ley que creó el INAPI establece que el DirectorNacional del Instituto es el Jefe Superior del Servicio,

funcionario de la exclusiva confianza del Presidente dela República, designado por éste y que posee la cali-dad de alto directivo público. Bajo la Dirección Nacio-nal del INAPI existen las Subdirecciones de Marcas,Patentes, Transferencia del Conocimiento y Jurídica,además de las Divisiones Administrativa y de Desarro-llo. En la Dirección Nacional están alojados los Depar-tamentos Legislativo, Internacional, Comunicaciones,Auditoría, Gestión y de Políticas Públicas. Para cumplircon su función el Instituto cuenta con una planta fun-cional de 180 personas.

¿Qué políticas sigue el INAPI en lo relativo a gestiónde la innovación tecnológica?

Nosotros consideramos que una correcta gestiónde la innovación tecnológica es fundamental para queun país pueda mantener la competitividad con altastasas de crecimiento productivo en una economía glo-bal basada en el conocimiento.

Como ya indiqué anteriormente, el INAPI se ocupade poner a disposición y facilitar el acceso al conoci-miento científico y tecnológico disponible en bases dedatos de patentes nacionales e internacionales, identi-ficar las brechas de conocimiento y oportunidades dedesarrollo e innovación para el país, proveer de infor-mación tecnológica clave para las decisiones de inver-sión en I+D+i, así como de articular y promover unacultura de protección y uso de la Propiedad Industrial,como pieza clave de la innovación y el desarrollo eco-nómico para la nación.

Es importante destacar también que debido a quelas dependencias del INAPI solamente se ubican enSantiago de Chile, el Instituto ha desarrollado su portalweb www.INAPI.cl que desconcentra los procesos detramitación. Es decir, los usuarios de cualquier puntodel país, vía Internet, pueden solicitar sus derechos deregistro de marcas y patentes; llenando la solicitudcorrespondiente en la página web. Luego, también enforma remota, los usuarios tienen la posibilidad de con-sultar el estado actual en que se encuentra su solici-tud, requerir los títulos y certificados de derechos depropiedad industrial: y al mismo tiempo, realizar todoslos pagos en línea.

Teniendo en cuenta que existe una íntima vincula-ción entre la innovación tecnológica y el desarrolloeconómico ¿qué acciones concretas ha desarrolladoINAPI para articular los servicios que presta en mate-ria de Propiedad Industrial con las universidades,centros de I+D y el sector privado en Chile?




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En INAPI creemos firmemente que el rol del siste-ma de Propiedad Industrial, de las patentes, las mar-cas, los modelos de utilidad, los diseños industriales,las denominaciones de origen y las indicaciones geo-gráficas, en un país como el nuestro deben ser de ins-trumento de apoyo a la investigación pública y privada,deben adaptarse a las realidades propias y únicas denuestro comercio y de nuestras instituciones ademásde facilitar el acceso a los beneficios y derechosmediante la creación de sistemas modernos, en línea,de rápido y fácil acceso.

Desde el nacimiento de una idea a las historias deéxito que muchos conocemos existe un largo caminopor recorrer. En él se ven involucrados universidades(un reciente estudio de la Asociación de Administrado-res de Tecnología de Universidades de Estados Uni-dos, señalaba que la actividad relativa a start-ups ylicenciamiento desde las universidades no se ha vistoafectado por la crisis económica), centros de desarro-llo, fondos de fomento a la innovación, entidades públi-cas reguladoras y a mayor escala los foros internacio-nales con todo el conocimiento, experiencia y ayudaque poseen y comparten.

El INAPI trabaja permanentemente con éstos acto-res, ejemplos son muchos, pero podría destacar lossiguientes:

En conjunto con la Corporación Red UniversitariaNacional, REUNA, se están implementando una seriede actividades para promover la Propiedad Industrial, laTransferencia Tecnológica y otros aspectos de interéspara que la comunidad científica y universitaria, espe-cialmente de regiones, fortalezca sus capacidades enmateria innovativa.

Este trabajo ha significado que un número impor-tante de centros de I+D e investigadores y profesoresuniversitarios, accedan a éstas temáticas. Estos talle-res son gratuitos, y las sesiones se transmiten en vivoa través de video por la Red Académica (webcasting),permitiendo que sean seguidas minuto a minuto desdecualquier lugar del país y del mundo. Sin lugar a dudas,con claro efecto multiplicador.

INAPI recientemente puso a disposición de losusuarios las nuevas "Directrices de Examen de Mar-cas", documento único en Latinoamérica que buscafacilitar el procedimiento de registro de Marcas y hacerpúblicos los criterios que INAPI utiliza, contribuyendo aelevar los estándares de calidad de los procedimientosmarcarios y a brindar mayor seguridad jurídica a lossolicitantes. Estas Directrices son el resultado de unproceso abierto y transparente que incluyó varias ins-

tancias de consulta pública a usuarios, agentes del sis-tema y de la comunidad en general y representó el tra-bajo de más de seis meses en los que se obtuvo comoresultado un borrador que estuvo disponible duranteun mes en la página Web de la institución para la recep-ción de comentarios.En estos casi dos años de vida del INAPI ¿cuál es elbalance que puede efectuar Usted como DirectorNacional respecto de las metas fijadas y los logrosobtenidos?

Al igual que muchas oficinas de propiedad industrialen el mundo, INAPI tiene que hacer frente al aumentode los requerimientos, sin descuidar la calidad de losderechos que se otorgan y sin olvidar que ésta, es unaárea del derecho que debe ir al ritmo de los avancestecnológicos adaptándose y re-inventándose a cadapaso, sin por ello olvidar sus orígenes.

El INAPI, a pesar de ser una institución nueva, creoque está funcionando relativamente bien. Sin embargo,estoy seguro que puede ser aún más eficiente y apun-tar los esfuerzos en brindar aún mejores servicios. EnChile existe un consenso transversal en la importancia




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Es importantedestacar que debido aque las dependenciasdel INAPI solamentese ubican enSantiago de Chile, elInstituto hadesarrollado suportal webwww.INAPI.cl quedesconcentra losprocesos detramitación

de levantar barreras y despejar la burocracia que inhi-be el emprendimiento. Por ello, junto con la mejora enla gestión de Marcas y Patentes, sabemos tambiénque la transferencia del conocimiento es una herra-mienta crucial en la generación de negocios innovado-res, para lo cual estamos desarrollando una serie deacciones en este sentido.

En los meses que llevo en el cargo, hemos avanza-do en la reducción del backlog y los tiempos de trami-tación de marcas y patentes. Por otra parte, tambiénhemos implementado varios productos, como porejemplo, nuevas plataformas y servicios en línea (clasi-ficador de NIZA en línea, publicación del extracto desolicitud en el Diario Oficial); la redacción y publicaciónde las primeras directrices de marcas; la publicaciónde boletines con tecnologías útiles para la reconstruc-ción después del terremoto y del maremoto, un pro-grama de capacitación para la comunidad científicamediante cursos que se imparten en línea desde dis-tintas regiones de Chile.

Como dato, en lo que respecta a la posibilidad queahora los usuarios tienen para realizar la publicacióndel extracto de solicitud, al mes de abril del presenteaño, se habían cancelado 7023 extractos de solicitu-des de marcas para su publicación, lo que significa un

promedio de 111,41 solicitudes diarias, tanto de usua-rios de regiones como de aquellos ubicados en Santia-go. Por tanto, esta nueva aplicación favorecerá espe-cialmente a los usuarios de regiones, quienes ahorra-ran tiempo y dinero en esta etapa de la tramitación desu marca comercial.

Respecto al Clasificador en línea, como ocurrequizá en el resto de las oficinas de Iberoamerica, lamayor parte de las observaciones que INAPI efectúase deben a que los solicitantes no logran catalogaradecuadamente los productos o los servicios para losque desean registrar sus marcas. Con esta herramien-ta en línea, a la que cualquier ciudadano puede acce-der desde nuestro sitio Web, se sugiere a los solicitan-tes la forma de clasificar y de redactar su solicitud.Esta medida ataca un problema de alta ocurrencia enel proceso de registro.

En definitiva, todos estos productos que hemoslanzado y seguiremos haciendo, son con el fin deincentivar el uso del sistema de propiedad industrial yfacilitar el acceso de esta herramienta a los usuariosde nuestro país, pues estamos convencidos que elfortalecimiento de nuestra gestión nos permitirá pres-tar servicios de excelencia en beneficio del emprendi-miento y la innovación nacional.




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Página web de INAPIwww.inapi.cl




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Apoyo de OMPI: libro Historia Gráfica de la PropiedadIndustrial en Chile y Nueva Plataforma Informática

Presentación libroEl pasado 26 de noviembre la

oficina chilena de propiedad indus-trial lanzó el libro: Historia Gráficade la Propiedad Industrial en Chile,elaborado con el fin de fomentar eincentivar la cultura de innovaciónen Chile a través de una exposicióndetallada de la importancia y evolu-ción que han tenido estos derechosa lo largo de la historia de ese país.

“Este libro corresponde almayor esfuerzo realizado hasta lafecha en nuestro país y analizanuestra historia desde la perspec-tiva de las patentes de invención,diseños y dibujos industriales,marcas comerciales y denomina-ciones de origen, en conjunto. Deesta manera el libro claramente dacuenta sobre la innovación, la cul-tura y las costumbres que ha teni-do Chile a lo largo de su historia yse constituye en una invitaciónabierta a los emprendedoresnacionales, los jóvenes, estudian-tes y a la comunidad en general areflexionar y conocer el rol de lapropiedad industrial y su potencialinnovador que esta herramienta

(sistema de propiedad industrial)posee.”, explica Santa Cruz.

Este esfuerzo cristalizado gra-cias al apoyo de la OrganizaciónMundial de la Propiedad Intelectual,OMPI, es uno de los ejemplos con-cretos de lo que está haciendo laoficina Chilena para dar a conocerel rol del sistema de propiedadindustrial (marca, patentes, dise-ños, indicaciones geográficas, etc.)para un país como Chile.

“Muchos países, que hoy gozande grados avanzados de desarro-llo, transitaron en algún momentopor el mismo camino que ahoraestamos recorriendo y que hemosquerido reflejar a través de estelibro”, concluyó el Director delINAPI.

Nueva plataformainformática

En forma paralela ésta oficina hainiciado un trabajo que busca reem-plazar su actual plataforma informá-tica. “Analizamos una serie dealternativas existentes actualmenteen el mercado y decidimos aplicaruna solución operativa ampliamen-

te probada en distintos escenarios(Asia, Europa, América, África); conla asesoría de la OMPI optamospor el aplicativo IPAS, el cual seencuentra operativo en casi 60 paí-ses del mundo”, indicó Santa Cruz.

De esta manera, con la garantíade utilizar una plataforma queposee una clara capacidad de con-figuración según las necesidadeslocales, la oficina chilena ha iniciadolos trabajos tendientes a la imple-mentación del IPAS con un absolu-to respaldo de la OMPI dónde, enuna primera etapa, abarcará losprocesos de gestión interna ligadosal área de marcas de este instituto.

Apoyo de OMPIEsta oficina permanentemente

realiza actividades de difusión yfomento de la Propiedad Industrialen Chile con el apoyo de la OMPI.Lo que se demuestra en las accio-nes descritas anteriormente. Dehecho, “hace poco realizamos congran éxito también con el apoyo deOMPI, un seminario internacionalsobre la entrada en fase nacionaldel Tratado de cooperación enMateria de Patentes (PCT por sussiglas en inglés). Por tanto, cuandohace unos meses presentamos lainciativa del libro, la OMPI no dudóen apoyarnos y auspiciar gran partede este esfuerzo que hemos reali-zado”, explicó Santa Cruz.

El libro será distribuido de mane-ra gratuita en las bibliotecas públi-cas, universidades y centros deemprendimiento nacional. La prime-ra fase del cambio de plataformade marcas del INAPI está planifica-da para finales del primer semestredel 2011.

Panorámicas

Marca de Agente oRepresentante. Reflexión sobre su contenido y curiosadenominación

EspañaREI en Prop iedad Indust r ia l10

JOSÉ ANTONIOCORRALES MOTA

Coordinador temático dela REI. Letrado de la

Dirección deCoordinación Jurídica y

Relacionesinternacionales. OficinaEspañola de Patentes y

Marcas. OEPM El concepto, en forma de prohibición relativa, lo da la Ley española deMarcas –Ley 17/2001, de 7 de diciembre– en su artículo 10, bajo el títu-lo o epígrafe de “Marcas de agentes o representantes”, al decir:

“Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.

1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante deun tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Conveniode París o de la Organización Mundial de Comercio no podrá registraresta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de lamarca o a formular contra la misma las correspondientes acciones denulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Leyy en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán deaplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en losapartados 2 y 3 del artículo 2.”

El Convenio de la Unión deParís la regula, como una normaautoejecutiva, en su artículo 6 sep-ties.

Los apartados 2 y 3 del artículo2 de la Ley española de Marcas,recogen los fundamentos jurídicosy contenidos del ejercicio de laacción reivindicatoria de una marca,solicitada con fraude de los dere-chos de un tercero o con violaciónde una obligación legal o contrac-tual.

La llamada, en el léxico marca-rio, “marca de agente o represen-tante”, lejos de ser una marca, ymenos de un agente o represen-tante de otro, se trata de una cir-cunstancia jurídica que, en su caso,puede determinar la denegación dela solicitud, o la nulidad del registro,o la transferencia de una u otro.

La denominación en cuestión,conlleva unas elevadas dosis deacuñamiento de ilicitud. Pues, aúnen el caso de que se haya conce-dido, estará sometida, durante untiempo, a la eventual nulidad o rei-vindicación de su verdaderodueño. Luego, la llamada “marcade agente”, es una denominaciónque, paradójicamente, se refierea una marca ilícita; que no debeser tal por estar en contra de laley.

Por ello, en puridad, la marca asíllamada:

a) En el momento de la solici-tud, es una solicitud más, de unsigno en relación con unos produc-tos, que lleva a cabo una personafísica.

b) Durante el procedimiento deconcesión, en tanto no haya oposi-ción de quien alegue ser titular delmismo signo en relación con losmismos productos o servicios, enotro país del CUP –Convenio de laUnión de París–, será una solicitudordinaria.

c) Durante el procedimiento deregistro, cuando hay oposición dequien alega mejor derecho basadoen su titularidad en otro país de laUnión de París, el procedimiento novaría siguiendo, con normalidad,hasta la resolución; que puede serde concesión o de denegación.

d) Con la resolución, • si es de concesión, la marca

es lícita y de carácter ordinario; y • si es de denegación, por

esta causa, la solicitud no era ajus-tada a derecho y, por ello, no seotorga el derecho de marca. Eneste caso, tampoco se puedehablar de “marca de agente”,puesto que no hay marca.

Con todo lo anterior, se puede,provisionalmente, concluir, que la“marca de agente” ni es una marcaextraordinaria –fuera de lo ordina-rio– ni es de agente. No es marcaespecial o extraordinaria, puestoque si se concede no pasa de seruna marca más; y si se deniega nohay marca. No es de agente, pues-to que, cuando se concede, seotorga el derecho a una personafísica o jurídica; no a un agente orepresentante de otro.

No cabe la posibilidad de decirque se haya concedido no ajustán-dose a derecho la resolución, porhaber un tercero titular de la mismaen otro país de la Unión, que no seha opuesto; pero que tiene facultadde anularla o reivindicarla. Pues, eneste caso, la resolución es total-mente ajustada a la Ley de Marcasy al CUP, puesto que la prohibiciónasí llamada, solo entra en juegomediante oposición. No habiéndo-se dado esta, la concesión es total-mente lícita, luego es una marcaordinaria.

Aún en el supuesto de quetriunfara la acción de nulidad, estanulidad sería de pleno derecho, conefectos <<ex nunc>>. Es decir, que


PanorámicasEspaña

La llamada, en elléxico marcario,“marca de agenteo representante”,lejos de ser unamarca, y menosde un agente orepresentante deotro, se trata deuna circunstanciajurídica quepuede determinarla denegación dela solicitud, o lanulidad delregistro, o latransferencia deuna u otro.

los efectos jurídicos de la senten-cia, tendrían trascendencia de nuli-dad de la marca en su origen; equi-valente a que no habría existidonunca –con las limitaciones delefecto retroactivo contenidas en elartículo 54.2 de la Ley–. Luego noha habido “marca de agente”, porno haber habido tal marca.

En el caso de que se transfiera,obligadamente, en virtud de acciónreivindicatoria estimada en juiciocivil, lo que se cedería sería unasolicitud –o, ya concedida, un regis-tro– titularidad de una persona, queno es quien tiene el derecho aobtenerla. Pero la marca, que hasido ordinaria por pertenecer a unapersona en circunstancias de nor-malidad, pasa a ser de otro que,según la sentencia, tiene mejorderecho.

Por lo dicho, resulta que la lla-mada “marca de agente o repre-sentante”, lejos de ser una marca–que escapa a lo ordinario ocomún– en momento alguno, esuna circunstancia jurídica que,eventualmente, puede aparecerdurante el procedimiento de regis-tro. Y que, si eso ocurre, puededar lugar a que la marca solicitadase deniegue o que, en virtud deuna sentencia civil estimatoria deuna acción reivindicatoria, setransfiera, ya sea el derecho deprioridad que conlleva la solicitudo el registro concedido, a su legíti-mo titular. O, por último, que seanule.

Por otra parte, la “marca deagente o representante”, comotítulo, es el de un artículo de la Leyde Marcas –el 10 como ya se hadicho–, que, encuadrado dentro delCapítulo III, del Título II, referido alas “Prohibiciones relativas”, tienesu origen y fundamento en al artí-culo 6 septies del CUP.

Es de destacar, que es la únicaprohibición que no versa sobre lamarca en sí mismo considerada, esdecir, sobre el signo en relación consu ámbito aplicativo, sino que sepronuncia sobre las circunstancias,de carácter civil y mercantil, queconcurren en su solicitante o titular;lo que lleva a pensar que, sin perjui-cio de considerarse una prohibiciónrelativa puesto que así está ubicadaen la Ley, tiene unas connotacionesde la figura de la legitimación, encuanto a las condiciones que debereunir el solicitante o titular para sertal en relación con la marca.

El propio artículo 10, en supunto 2, se remite al artículo 2–referido a la “Adquisición del dere-cho”–, en cuanto a las previsioneslegales para el ejercicio de la acciónreivindicatoria, de nulidad o decesación.

Todo lo dicho, nos sirve paraponer la máxima atención en loesencial de esta prohibición cuan-do haya que examinar la marca. Lofundamental, ya no está en el análi-sis del distintivo y de su ámbito apli-cativo, sino que esto se convierteen algo accesorio recayendo loimportante sobre las circunstanciasque rodean al solicitante y en suactitud de fidelidad o de felonía conrespecto al oponente, con el cualtiene o ha tenido una relacióncomercial.

Al analizar los elementos queentran en juego en el examen deuna marca a la luz de esta prohibi-ción, vemos que se centra en si elsolicitante tiene derecho o no a quese le conceda, no desde la pers-pectiva de los elementos constituti-vos del signo en relación con suámbito aplicativo, sino, esencial-mente, desde la relación que puedaexistir con un supuesto titular de lamisma marca en otro país.


EspañaMarca de Agente o Representante. Reflexión sobre su contenido y curiosa denominación

PanorámicasCosta Rica

Marca centroamericana:de lo necesario a lo posible

LEONARDOVILLAVICENCIO

CEDEÑOAsistente de Juez en el

Tribunal RegistralAdministrativo, Costa Rica.

Miembro de la REI

RESUMEN ANALÍTICOSe analiza someramente la idea de la creación de una marca cen-troamericana, exponiendo algunos de los pros y contras que suimplementación podría conllevar.

PALABRAS CLAVESignos distintivos, Centroamérica, integración económica.


INTRODUCCIÓNLas últimas dos décadas han tra-

ído una diversificación exponencialdel comercio internacional. Produc-tos que son tradicionales de unazona geográfica específica, porejemplo cierto tipo de alimentosconsumidos en el Lejano Oriente,ahora pueden ser fácilmente halla-dos en otros mercados muy aleja-dos tanto geográfica como cultural-mente. A esta globalización comer-cial ha contribuido ampliamente laentrada a escena de la OrganizaciónMundial del Comercio y todo elmarco jurídico internacional que traeaparejada, sin dejar de lado la prolífi-ca producción de Tratados de LibreComercio que a nivel bilateral o mul-tilateral se han ido firmando, ya nosolo entre países cercanos geográ-ficamente, sino entre países antípo-das. Y dicho marco jurídico recono-ce la importancia que tiene la pro-piedad industrial e intelectual dentrodel sistema del comercio internacio-nal, por lo que crea regulacionessobre el tema, siendo en este senti-do el convenio marco o sombrilla elAcuerdo sobre los Aspectos de losDerechos de Propiedad IntelectualRelacionados con el Comercio.

Ahora, los mercados son aco-metidos por los empresarios enorden del interés que para ellosrepresente. Un empresario peque-ño o mediano puede tener interésen un mercado provincial o en el deuna nación pequeña, porque es elque puede abastecer de una formaconstante y sostenida. Pero unagran compañía, preparada paraabastecer con su producto o servi-cio a un megamercado, buscaexpandirse hacia zonas geográficasque le representen una sustancial

ampliación de sus relacionescomerciales.

Bajo esta lógica, los países cen-troamericanos, considerados aislada-mente, pueden no representar mer-cados tan atractivos como sí lo son alverse unidos. De acuerdo al CentroCentroamericano de Población de laUniversidad de Costa Rica, la pobla-ción total de Centroamérica (toman-do en cuenta a Belice y a Panamá)suma la cantidad de 43.467.964 habi-tantes, sea un 7,30% de la poblacióntotal de América Latina, mientras quesu mercado más grande, Guatemalacon 14.463.867 de habitantes, repre-senta apenas un 2,42% de dichomercado1.

Esta realidad se ve reflejada en lanegociación de los Tratados de LibreComercio tanto con los Estados Uni-dos de América como con la UniónEuropea, los cuales se han negocia-do con Centroamérica como unagran zona comercial y no como paí-ses aislados, buscando con la vincu-lación a un mismo instrumento jurídi-co tener reglas comerciales estanda-rizadas para la zona, brindándose asíun nivel alto de predictibilidad res-pecto de los actos de comercio ydemás trámites que realicen en losdistintos países.

En este sentido de ideas es quela figura de una marca centroameri-cana cobra relevancia, como instru-mento jurídico objetivo para la admi-nistración de ese preciado bienintangible de las empresas a nivelregional, ya que es a ese nivel enel que plantean sus negocios parael Istmo. Si bien dicha idea puedetener una bienvenida en ciertossectores, también hay nublados ensu panorama. El presente artículopretende mostrar algunos pros y

contras que esta figura conllevaría,sin pretender con ello agotar eltema, sino más bien buscando for-mar parte de una discusión másamplia sobre el asunto. Y parainformar lo aquí expuesto, hemosbuscado la opinión experta de pro-fesionales cuya práctica está inmer-sa en el globalizado tema de losderechos marcarios.

LO NECESARIOLa obtención del derecho sobre

una marca registrada es un bien demuy alto valor para una empresa.Es la llave que abre todo un ámbitode protección jurídica Estatal parauno de los bienes intangibles másvaliosos del haber de un empresa-rio. Al ser la marca un derechosujeto al principio de territorialidad,esa protección se extiende a todolo largo y ancho de la nación de quese trate, sin traspasar sus fronte-ras. Pero, como ya explicamos,para algunas empresas el interésen traer sus negocios Centroamé-rica reside en acometerla como untodo, y en ese sentido es que elotorgamiento de un derecho mar-cario con una validez regional trans-fronteriza se convierte en un ele-mento atrayente de inversión.

La experiencia y madurez delSistema de Marca ComunitariaEuropea, si bien no puede ser ente-ramente transpuesta a nuestra rea-lidad por las evidentes diferenciasen desarrollo económico y socialentre Europa y Centroamérica, almenos nos sirve como parangónpara arrojar luz sobre la forma enque el sistema es utilizado por losempresarios. Para ello entrevista-mos a la M.Sc. María del Mar Bal-dares del Barco2, abogada de


Costa RicaMarca centroamericana: de lo necesario a lo posible

1 Datos tomados de http://www.ccp.ucr.ac.cr/, actualizados al 3 de noviembre de 2010.2 Entrevista efectuada en fecha 3 de noviembre de 2010.

Guardia & Cubero, especialista entemas de propiedad industrial eintelectual, quien se dedica a repre-sentar los intereses de diversasempresas ante la Oficina de Armo-nización del Mercado Interno(OAMI), institución encargada delos registros de marca comunitaria.Nos comenta que según su expe-riencia, el uso que dan las empre-sas a las diversas formas de pro-tección que se ofrece en el espa-cio económico comunitario euro-peo para los signos distintivos varíasegún su tamaño. Las pequeñasutilizan registros nacionales, puespor lo general la magnitud de sucomercio no traspasa fronteras. Encambio, las medianas utilizan mayo-ritariamente el sistema comunitario,ya que tienen la posibilidad deabastecer mercados de mayortamaño con sus productos o servi-cios, y entonces la validez trans-fronteriza del derecho se convierteen un elemento de gran importan-cia para su actividad. Sin embargo,lo que más llama la atención escuando hablamos de empresas degran envergadura y su patrón deprotección de signos distintivos:éstas registran sus marcas tantoante la OAMI como ante las diver-sas oficinas nacionales de los paí-ses que conforman a la Unión Euro-pea, con la finalidad de crear uncerrado círculo de protección jurídi-ca en torno a ellas.

Volviendo a Centroamérica, ypara conocer las particularidadesdel tema bajo estudio referidas anuestra región, entrevistamos a laLic. Monserrat Alfaro Solano3,Gerente de Unimark S.A., firma

especializada en brindar servicios anivel centroamericano referidos apropiedad industrial e intelectual,siendo una de sus áreas de prácti-ca más importantes el relacionadoal registro y mantenimiento dederechos marcarios en los distin-tos países de la región. Nos confir-ma la idea de que para las empre-sas con gran capacidad de produc-ción y abastecimiento el interés detraer sus negocios a la zona espara desarrollarlos a nivel regional,entonces, si bien por lo general uti-lizan a un país como cabeza deplaya para su acometimientoempresarial, y de ahí se expandenal resto de la región, la tendenciaes la de solicitar los registros demarcas simultáneamente en todoslos países, para asegurar el dere-cho que se sabe será prontamenteutilizado. Pero según la Lic. Alfaro,ese trámite simultáneo ha dejadode manifiesto las grandes diferen-cias en cuanto a criterios de califi-cación que existen entre las Ofici-nas de los países centroamerica-nos, a pesar de que las diversasleyes nacionales son muy similaresen cuanto a las causales intrínse-cas y extrínsecas de rechazo, estoya que todas provienen de unmismo proyecto tipo, promovido ensu momento por la Secretaría deIntegración Económica Centroame-ricana (SIECA) ante la inminentepérdida de vigencia del antiguoConvenio Centroamericano para laProtección de la Propiedad Indus-trial, el cual por tres décadas rigiócomo normativa común regionalsobre el tema. Y dicha falta de uni-formidad en los criterios es resenti-

da por las empresas, ya que suinterés es detentar un derecho lomás objetivo y uniforme posible entoda la región.

Pero, ya en la zona, aunque muyincipientemente, se dejan sentirproyectos que tienden hacia unauniformización de las reglas bajo lascuales se otorgan los derechosmarcarios. Hablamos del Manualde Criterios Registrales de Marcasy demás Signos Distintivos4, elcual se viene gestando desde elaño 2008, para informarnos sobredicho proyecto hemos entrevistadoal M.Sc. Néstor Morera Víquez5,abogado de Morera & Morera,especialista en temas de propiedadindustrial e intelectual y consultorinternacional contratado por laOMPI para la redacción de dichoManual. Sobre éste nos informaque si bien nació bajo la expectati-va de lograr una unificación en loscriterios de calificación a nivel cen-troamericano, el proceso ha sidodificultoso precisamente por lasgrandes diferencias de criterio queen cuanto a la calificación privan enlas Oficinas centroamericanas, porlo que el producto final del Manualen redacción está mayormente diri-gido a la calificación de las formali-dades de las solicitudes y se dedi-ca muy poco a establecer criteriosuniformes para la calificación intrín-seca y extrínseca del signo que sesolicita.

LO POSIBLEExpuesta la necesidad que la

figura de la marca centroamericanapuede tener para las empresas quequieren realizar negocios a nivel


PanorámicasCosta Rica

3 DEntrevista efectuada en fecha 18 de noviembre de 2010.4 Proceso en el cual participa también República Dominicana.5 Entrevista efectuada en fecha 1 de noviembre de 2010.

regional, se debe poner en el otrolado de la balanza algunos de losposibles contras que podría traersu introducción.

El desarrollo actual de las tec-nologías de la información y lacomunicación hace que un proyec-to como el que se plantea puedadesenvolverse dentro de ámbitostecnológicos muy avanzados. Lainfraestructura desarrollada al efec-to, por ser una Oficina que daríaservicio a una amplia zona geográfi-ca, debería decantarse hacia unainteracción a nivel digital con elusuario, propiciando tener un niveltransaccional en línea tipo 24/7. Sinembargo, como nos reporta elM.Sc. Morera, las actuales Ofici-nas nacionales muestran muy dis-pares niveles de avance tecnológi-co. Una Oficina multinacional muyavanzada y eficiente en dicho senti-do puede “matar” a las Oficinasnacionales, ya que los usuarios per-derían interés en registrar ante ellassi de todos modos, de una formamás ágil y sencilla, pueden obtenerun derecho válido para ese territo-rio sin necesidad de pasar por laOficina Nacional. Y en el mismosentido hay que analizar el tema delos costos, ya que el éxito en dichosentido del sistema multinacionaldesestimularía el uso de los siste-mas nacionales, como ha pasadoen Europa según nos comentó laM.Sc. Baldares.

Pero la introducción de un siste-ma como el descrito no solamente

podría afectar a las Oficinas nacio-nales, sino también trastocaría laforma en que los profesionales delderecho ofrecen sus servicios. LaM.Sc. Baldares nos comentó queen Europa, con la entrada en vigen-cia del sistema comunitario, suce-dió que la competencia para losprofesionales se multiplicó, en elsentido de que los abogadosextranjeros que antes no lo eran,se convirtieron de inmediato encompetencia directa. Además, laLic. Alfaro manifiesta que un siste-ma centroamericano podría llevar auna baja en los ingresos que perci-ben los despachos de abogadospor sus honorarios, ya que la actualforma de gestión que incluye variosregistros nacionales justifica elcobro de honorarios acorde al tra-bajo realizado, pero en un sistemaunificado se podría ver mermado elingreso por tratarse de un único trá-mite.

CONCLUSIONESLa creación de figuras jurídicas

supranacionales exige un nivel deintegración regional muy fuerte ymadura. La región, a través de laCoordinación de Integración Eco-nómica Centroamericana, estátrabajando el tema de la integra-ción económica en muchos nive-les, como el de la promoción dela libre circulación de bienes y faci-litación del comercio, temas tribu-tarios y arancelarios, régimen deorigen de las mercancías, obstá-

culos técnicos al comercio, y unode sus ejes de acción en cuantoal tema de propiedad intelectualindica “Contar con LegislaciónCentroamericana en materia dePropiedad Intelectual (Marcas ySignos Distintivos).”6. Dentro dedicho orden de ideas es quedeben discutirse los pormenoresde la creación de un sistemaregional de signos distintivos, quesi bien queda claro se constituyeen una valiosa herramienta paracierto tipo de empresarios7,representa un reto para los siste-mas nacionales, específicamentepara las Instituciones y para elsector de servicios legales aso-ciados. Para las Instituciones lamarca centroamericana debe deconvertirse en una aliada y no enun peligro, estableciendo siner-gias en vez de barreras, buscan-do el beneficio y fortalecimientomutuo. Para el sector de servicioslegales relacionados con el regis-tro de signos distintivos, implicaun replanteamiento de la forma enque se ofrecen éstos, con mirasa lograr una mayor competitividadque es lo que en definitiva exigeun sistema regional de otorga-miento de derechos sobre unsigno distintivo.

Sirva lo antes expuesto comoun somero acercamiento al tema,el cual presenta mayores y másprofundas aristas, y que lo dichofuncione como guía para una discu-sión más amplia en cuanto al tema.


Costa RicaMarca centroamericana: de lo necesario a lo posible

6 Coordinación de Integración Económica Centroamericana, Proyecto Plan de Acción PPT Guatemala Centroamérica 1 deEnero al 30 de Junio de 2010, pág. 12, consultable en:http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20PPT%20%20Guatema-la%20I%20Semestre%202010.pdf fecha de consulta 20-noviembre-2010.7 Especialmente los más grandes, sin dejar de lado las bondades que el sistema puede tener para las PYMES.


Claudio MarceloAlbarellos

f i r m a i n v i t a d a

Abogado especialista en Propiedad Intelectual e Industrial.Agente de la Propiedad Industrial. Socio fundador delEstudio Albarellos Asociados. Subdirector del Instituto deDerecho de la Propiedad Industrial del Colegio Público deAbogados de la Capital Federal. Miembro de la REI

RESUMEN ANALÍTICOEl origen del marketing de emboscada o ambush marketing está ínti-mamente relacionado con la popularidad que han alcanzado los princi-pales eventos deportivos y culturales en general, y al consiguienteaumento de la inversión en el patrocinio de estos eventos. Consistebásicamente en una estrategia de marketing (que algunos considerancomo una conducta parasitaria, incluso lo llaman “marketing parasitario”por entender que hay aprovechamiento del prestigio y esfuerzo ajeno)donde algunas marcas o empresas aparecen como asociadas a unevento deportivo o cultural sin contar con la correspondiente autor-ización o consentimiento de los titulares del evento y sin haber adquiri-do los correspondientes derechos por patrocinio o auspicio.

PALABRAS CLAVEmarketing, emboscada, ambush.

Albarellos Asociados. Publicidadencubierta en eventos deportivos yculturales. Marketing de emboscada(“ambush marketing”)


CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

Albarellos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales. Marketing de emboscada (“ambush marketing”)

f i r m a s i n v i t a d a s

INTRODUCCIÓNA mediados de este año tuvo lugar la Copa Mun-

dial de Fútbol FIFA Sudáfrica 2010, que tuvo comomerecido ganador a la selección española. Además delos debates futbolísticos, esta competencia deportivacolocó nuevamente, entre los círculos de profesiona-les dedicados a la PI, el debate sobre la legalidad o node las conductas que implican marketing de embosca-da o ambush marketing.

Se adjudica la expresión “ambush marketing” aJerry Welsh, un publicista contratado por AmericanExpress que la utilizó para describir diversas estrate-gias comerciales que tenían por objetivo aprovecharlos vacíos legales dejados por los contratos de patro-cinio en grandes eventos. Las primeras prácticas deambush marketing surgieron durante los Juegos Olím-picos de Los Angeles de 1984.

El ambush marketing, no se presenta exclusivamen-te en eventos deportivos sino también se da en even-tos culturales, es el caso por ejemplo de los recitales yfestivales musicales, si bien en estos casos el ambushmarketing se ha presentado con una incidencia menorrespecto de los casos verificados en eventos deporti-vos.

El marketing de emboscada surge entonces en con-traposición a los derechos adquiridos por los sponsorso patrocinadores oficiales, quienes han desembolsadoimportantísimas sumas de dinero para asociar sumarca al evento en cuestión. A la pregunta de por quélas empresas deciden llevar a cabo millonarios gastosen auspiciar un evento podemos responder que bási-camente por dos razones la conexión emocional quebuscan tengan los consumidores con sus marcas yporque así cubren segmentos específicos de consumi-dores.

Se suele mencionar dos tipos principales deambush marketing: 1) ambush marketing por aso-ciación que se produce cuando quien no es sponsorda la impresión de ser un sponsor oficial del evento(ej. el caso en el cual quien no es sponsor oficial usalos logos, símbolos o mascotas de un evento) y; 2)ambush marketing por intrusión donde quien no essponsor intenta asociarse al evento por medio de lapublicidad y de su exposición frente a los asistentes oespectadores del evento (ej. quien no es sponsor ofi-cial utiliza el espacio aéreo cercano a los estadios pararealizar promoción de su marca).

Las formas en que se han verificado los casos deambush marketing son múltiples y variadas, surgiendonuevas estrategias que pueden encuadrase como mar-

keting de emboscada conforme la creatividad e inven-tiva de los “ambushers”. Entre algunas tipologías quese han identificado bajo conductas de ambush marke-ting podemos señalar:

Ambush marketing predatorio (predatory ambus-hing) que es el ataque intencionado de un rival de laempresa sponsor oficial en un esfuerzo por ganar unaparticipación de mercado y confundir a los consumido-res sobre quien es el sponsor oficial.

Infracción de derechos de propiedad intelectual(Intellectual or Industrial Property infringement): el usono autorizado e intencional de propiedad intelectualy/o industrial protegida que puede incluir logos de equi-pos o eventos, o efectuar usos no autorizados en refe-rencia a competencias, equipos o atletas, palabras ysímbolos.

Auto ambush marketing (self-ambushing): Activida-des de marketing realizadas por un sponsor oficial porencima y más allá de lo pactado en el contrato depatrocinio. Estas actividades incluyen la entrega gratui-ta de remeras promocionales en un evento sin el per-miso de los organizadores. Una marca oficial del even-to podría de esta manera cubrir el estadio con sus sig-nos y la organización del evento haber acordado con lamarca de otro sponsor oficial la entrega de remeras.

Ambush marketing distractivo (distractive ambus-hing): consiste en el establecimiento de una presenciapromocional dentro del evento o bien en las cercaníasdel evento sin hacer una específica referencia al even-

Olimpiadas de Beijing 2008. Ceremonia de apertura





to en sí mismo, sus imágenes o temas, con la finalidadde inmiscuirse en la conciencia del público y ganarse laatención de la audiencia del evento.

Ambush marketing de valores (values ambushing):la utilización de un evento, sus imágenes o temas sonsu valor central e implican una asociación en la mentede los consumidores.

Ambush marketing insurgente (insurgent ambus-hing): la utilización de promociones callejeras por sor-presa dentro o en las cercanías del evento.

Ambush marketing no intencional (unintentionalambushing): algunas transmisiones efectuadas por losmedios pueden mencionar equipos o indumentaria uti-lizados por un atleta o que una empresa es proveedo-ra de un servicio determinado para el evento y los con-sumidores pueden creer que esa compañía actúacomo un patrocinador oficial del evento.

Ambush marketing por saturación (saturationambushing): quienes no son sponsors o patrocinantesactúan por saturación incrementando la publicidad yacciones promocionales al tiempo del evento sin hacerninguna referencia al evento en sí mismo y evitandocualquier tipo de asociación, imagen o sugestión. Suéxito está simplemente en capitalizar la atención de laaudiencia que rodea al evento.

EL AMBUSH MARKETING DURANTE LOSJUEGOS OLÍMPICOS Y LOS MUNDIALES DEFUTBOL

Podemos decir que existen dos eventos principalesque capturan un nivel de atracción mundial mayúsculo,y donde los casos de ambush marketing se presentancon mayor asiduidad, ellos son: las olimpiadas y lacopa mundial de la FIFA.

En los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 se diolo que muchos llaman "la madre de todas las embos-cadas", la empresa deportiva oficial de los juegos eraReebok, pese a lo cual la mayoría de los asistentescreía que era Nike pues dicha empresa empapeló laciudad con su logo, regaló banderas a los asistentes einstaló sofisticadas tiendas.

En la Copa Mundial FIFA 2006 en Alemania la cer-vecera argentina Quilmes (patrocinadora oficial de laselección argentina pero no auspiciante oficial del mun-dial FIFA 2006) tuvo la idea de repartir cervezas fuerade las zonas protegidas o reservadas para los spon-sors oficiales evitando de esta forma ser alcanzada porlas restricciones impuestas por la FIFA.

Más reciente en el tiempo, en el año 2008 durantela apertura de las Olimpíadas de Beijing el popular gim-

nasta chino Li Ning prendió la antorcha olímpica vis-tiendo el calzado deportivo con la marca que lleva sunombre, esto fue una verdadera pesadilla para el spon-sor oficial Adidas. El momento crucial pareció auspicia-do por la marca Lí Ning y no por Adidas, un sponsoroficial que había invertido más de 70 millones de dóla-res para intentar a través del patrocinio incrementar suproporción en un mercado como el de República Popu-lar China con 1.3 billones de personas.

Finalmente, en el último mundial de Futbol FIFA2010 desarrollado en Sudáfrica, la empresa de avia-ción Kulula, exhortada por la FIFA debió retirar la cam-paña "Unofficial National Carrier of the You-Know-What" (La línea aérea no oficial de tú ya sabes que) enamparo de los derechos oficiales de South African Air-ways.

AMBUSH MARKETING EN ARGENTINASolamente a través de una medida cautelar obteni-

da por la FIFA contra Pepsico de Argentina S.R.L. seha tratado este tema en los tribunales. Pepsico, con

Campaña de la empresa de aviación Kulula“La línea aérea no oficial de tú ya sabes qué”





motivo del mundial de Corea-Japón 2002, había reali-zado una propaganda en la cual se jugaba un partidode fútbol entre un equipo de luchadores de sumo yotro equipo formado por algunos jugadores integran-tes de distintos equipos reconocidos e nivel internacio-nal. Al final del aviso publicitario se podía leer “Tokyo2002”1. La demanda tuvo, en principio, como objetoimpedir la difusión de dicha campaña publicitaria emiti-da por PepsiCo durante la celebración del torneo, ale-gando la FIFA que vinculaban los productos de lamarca Pepsi con el deporte y el campeonato mundialde fútbol organizado por dicha Federación.

La demanda principal pretendió además obteneruna reparación económica de parte de PepsiCo. por lasupuesta violación a los derechos marcarios de la FIFAy los consecuentes daños ocasionados. En tal sentido,el proceso versó sobre el alcance y extensión de losderechos marcarios de la FIFA relativos al campeonatomundial de Fútbol y la facultad de aquellos anunciantesque, sin ser sponsors oficiales de aquella, pretendíanevocar tal evento para publicitar sus productos.

La FIFA, a pesar de no tener registrada la marca“Tokyo 2002” obtuvo una medida cautelar por mediode la cual se ordenó el cese inmediato de la difusiónde dicha publicidad por cualquier medio. Luego de latramitación del proceso en primera instancia, los resul-tados del mismo fueron favorables a PepsiCo dadoque, previo al dictado de la sentencia, la FIFA desistióde la acción y del derecho sin recibir compensaciónalguna por parte de PepsiCo.

En el caso indudablemente no había infracción a lasmarcas registradas por la FIFA, y aun así, el Juezentendió que era necesario proteger al organizador delevento contra el ambush marketing. Resulta interesan-te destacar que el Juez, para otorgar la medida caute-lar, recurrió a la protección del público consumidor y

no se refirió a la existencia o no de infracción a losderechos de la FIFA, ni tampoco encuadró el casocomo de competencia desleal. Para el reciente mun-dial FIFA 2010, Pepsi parece haber agudizado su inge-nio y creatividad con una campaña que ha convocadoa los jugadores más destacados de este campeonatopero cuidándose de no mencionar las marcas de laFIFA o hacer alusión directa al evento2, aprovechandolas relaciones cognitivas de los consumidores y espec-tadores.

NORMAS LEGALES APLICABLES Muchos países, incluyendo Argentina, aún confían

en sus sistemas tradicionales de leyes de propiedadintelectual e industrial para proteger a los sponsor con-tra la conducta de los “ambushers”, sin embargo,estas leyes han demostrado ser ineficaces en la mayo-ría de los casos, debido a que la incesante creatividadde los “ambushers” que suele evitar la infracción atales regulaciones al poner mucho cuidado en no utili-zar marcas de terceros. Se ha argumentado tambiénque se trata de casos de competencia desleal contem-plados en nuestro ordenamiento jurídico a través de loestipulado por el artículo 10 bis del Convenio de París3.

A fin de sortear la dificultad de encuadrar legalmen-te ese tipo de prácticas y par importantes eventosfuturos ya se ha previsto legislación específica, así porejemplo para los próximos juegos Olímpicos de veranodel 2012 a desarrollarse en Londres se ha dictado laLondon Olympic Games and Paralympic Games Act2006 que contiene previsiones para evitar las prácti-cas de ambush marketing en dicho evento. Asimismo,Brasil dictó el 1 de Octubre de 2009 la ley 12.035 ins-tituyendo e Acto Olímpico en el ámbito de la adminis-tración público federal, con la finalidad de asegurargarantías a la candidatura de la ciudad de Rio de Janei-

1 Publicidad disponible para ser vista en Youtube.com en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=TGv2n6-Whm8&p=6ABF993120483847&playnext=1&index=23 2 Publicidad disponible para ser vista en Youtube.com en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=Ga05QDJ_sg0 3 Convenio de París, ley 17011, artículo 10 bis: 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de lospaíses de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo actode competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: (i) cual-quier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la acti-vidad industrial o comercial de un competidor; (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacre-ditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (iii) las indicaciones o asevera-ciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabrica-ción, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.





ro para la sede de los Juegos Olímpicos y Paraolímpi-cos de 2013 y de establecer reglas especiales para surealización.

CONCLUSIONESNo caben dudas que el organizador y dueño del

evento tiene el derecho de comercializarlo y cele-brar los contratos que considere más convenientes,sin embargo se plantea el interrogante de si elambush marketing, al no infringir en forma directaningún derecho del organizador, implica una conduc-ta legítima o no, y si debe o no ser protegido a tra-vés de una legislación específica como parece serla tendencia actual.

El debate continua pues se han presentado dosposturas al considerar el ambush marketing, por unlado están quienes consideran este tipo de prácticascomo ilegítimas y atentatorias contra la realización delos eventos deportivos y culturales ya que si se permi-te el avance del marketing de emboscada se perderá

el interés en convertirse en sponsor de dichos even-tos, y esto afectará a futuro la capacidad de financia-ción de aquellos, por el otro lado, se encuentran aque-llos que consideran que se trata de una práctica lícita yuna oportunidad para aprovechar los vacíos legalesdesde el punto de vista del marketing y la publicidad.

BIBLIOGRAFÍA— JOSÉ PIÑEIRO SALGUERO Y ANTONI RUBÍ

PUIG (2007) Ambush marketing en eventos deporti-vos. Modalidades principales y sus consecuencias jurí-dicas. Barcelona: InDret

— Revista para Análisis del Derecho. Consultadoen Noviembre 1, 2010 en:http://www.indret.com/pdf/439_es.pdf

— London Olympic Games and ParalympicGames Act 2006 disponible en: http://www.statute-law.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=2321128

— Lei No 12.035 disponible en: http://www.jusbra-sil.com.br/legislacao/819438/lei-12035-09

Nuestras OficinasArgentinaREI en Prop iedad Indust r ia l22

Entrevista a:

Ernesto HalabiDirector del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrialdel Colegio de Abogados de la Capital Federal (Ciudad deBuenos Aires).

Autor de la entrevista: Claudio Marcelo Albarellos

El Doctor Ernesto Halabi, es Director del Instituto de Derecho de la Propie-dad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esabogado graduado en 1969 en la Universidad de Buenos Aires y realizó elDoctorado en la Universidad Nacional de La Plata en 1970. Integró el Gabi-nete de Asesores del Ministerio de Economía entre 1983 y 1985 y desdeese año hasta 1989 fue Director General de Asuntos Jurídicos de la Secre-taría de Planificación de la Presidencia de la Nación. Ejerció la docencia enla U.B.A desde 1973 hasta 2005. Es socio fundador del Estudio Jurídicoque lleva su nombre y autor del amparo que inició en 2004 y que conclu-yó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedeclaró la inconstitucionalidad de la ley 25.873 conocida como "Ley Espía"y su decreto reglamentario, e instituyó en nuestro país las llamadas "accio-nes de clase".

¿Cuál es la actividad y objetivosdel Instituto de Derecho de la Pro-piedad Industrial dentro de laestructura del Colegio Público deAbogados de la Capital Federal?

Nuestro Colegio Público es unode los más importantes de Latinoa-mérica, tiene a su cargo la matrícu-la de más de 80.000 abogados queejercen su profesión en la Ciudadde Buenos Aires y dentro de suestructura funcionan Institutos yComisiones, Los primeros tienen asu cargo una actividad que podríadenominar académica, ya que lescompete el estudio y la investiga-ción del Derecho y las diversas dis-ciplinas Jurídicas, mientras que lasComisiones tienen un carácter ope-rativo y de asesoramiento.

El Instituto de Derecho de laPropiedad Industrial que dirijo,desde su creación a mediados delaño 2008, ha tenido una incesantelabor. Ante la necesidad de encon-

trar un medio que nos acercara alos matriculados interesados enesta área del Derecho instrumenta-mos como una de las herramientasmás eficaces para el logro de esefin, el dictado de charlas y confe-rencias relacionadas con nuestratemática.

¿Podría mencionarnos algunas delas actividades desarrolladasdurante su gestión?

Durante estos casi tres años,hemos desarrollado actividadesdiversas sobre los más variadostemas. Puedo mencionarle la pri-mera en noviembre de 2008, unamesa redonda donde se trató laLey No 26.355 de Marcas Colec-tivas que entró en vigor duranteese año. Posteriormente, organi-zamos una mesa redonda sobreMarcas en Aduana y el sistemade asientos de alerta. En esa oca-sión expusieron funcionarios de la

Aduana sobre las medidas defrontera reconocidas en el tratadoADPIC y las resoluciones delorganismo y la AFIP sobre estatemática. Y los de la Unidad Fis-cal de Investigaciones de DelitosTributarios y Contrabando (UFIT-CO) que difundieron su actividad,los logros recientes, y la forma decolaboración con los jueces y pro-fesionales en la represión de losdelitos que se relacionan con elámbito de nuestra especialidad.

A mediados de 2009 realizamosuna mesa redonda sobre la proble-mática del conflicto entre nombresde dominio y las marcas y designa-ciones, destacando todos los ins-trumentos y procedimientos lega-les que en la práctica se presentanpara efectuar los correspondientesreclamos administrativos anteNIC.AR y ante los tribunales com-petentes a fin de recuperar nom-bres de dominios de Internet, con


Nuestras OficinasArgentina

Doctor Ernesto Halabi

fundamento en derechos marcarioso designaciones anteriores.

En septiembre de 2009, a travésde un enlace en simultáneo con lasede de la Organización Mundial dela Propiedad Industrial OMPI enGinebra – Suiza, realizamos unavideoconferencia en la que intervinie-ron funcionarios del Centro deMediación y Arbitraje, Dres. Ignaciode Castro y Leandro Toscano, y elDr. Miguel O’Farrell en representa-ción de nuestro Instituto. Allí se brin-dó información actualizada sobre laactividad del reconocido Centro deMediación y Arbitraje de la OMPI, yen particular la participación de dichoCentro en la resolución alternativade conflictos entre nombres dedominio de Internet y marcas.

Cerramos ese año con una con-ferencia sobre los daños y perjui-cios en materia de propiedad indus-trial. La expositora fue la ex Juezde la Cámara Nacional en lo Civil yComercial Federal, Dra. MarinaMariani de Vidal, quien expusosobre las distintas tendencias juris-prudenciales sobre el reconoci-miento de daños y perjuicios, en

materia de infracciones a los dere-chos de propiedad industrial.

¿Cómo piensa que han sido reci-bidas estas actividades académi-cas por los abogados y Agentesde la Propiedad Industrial de laCiudad de Buenos Aires?

Todas nuestras conferencias,charlas y mesas redondas contaroncon gran afluencia y participacióndel público, ubicando a nuestro Ins-tituto entre los que han generadouna mayor actividad en el ColegioPúblico de Abogados de la CapitalFederal. Quiero señalar que si biennuestro Instituto depende del Cole-gio, hemos decidido la participacióncon iguales derechos en nuestrasactividades de Agentes de la Pro-piedad Industrial que no son aboga-dos. Hoy casi todos los agentes sonabogados en su mayor porcentajepero también los hay ingenieros ode otras profesiones

¿Cuál es la mecánica de funcio-namiento del Instituto?

Realizamos reuniones ordina-rias en dos oportunidades duran-

te cada mes, los segundos y cuar-tos miércoles y allí tratamos delograr se genere un intercambioentre todos sus integrantes espe-cializados en la materia. Quierodestacar que se entabló un espa-cio de fluida comunicación con laAsociación Argentina de Agentesde la Propiedad Industrial (AAAPI)a raíz que varios de nuestrosmiembros son también socios deesa Asociación. Ello nos permitemantener un contacto permanen-te con ella, con el objeto de estaractualizados en todo lo que haceal quehacer diario de la especiali-dad que ejercemos.

¿Cuál es su visión respecto de laformación general de los aboga-dos en Derecho de la PropiedadIndustrial?

En la actualidad, la enseñanzadel Derecho de la Propiedad Indus-trial no está incluida dentro de loscursos de grado en algunas Univer-sidades, y esto no ocurría hasta nohace pocos años. Por ello los jóve-nes abogados interesados en estaárea deben realizar cursos de pos-


ArgentinaEntrevista a Ernesto Halabi. Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial delColegio Público de Abogados de la Capital Federal

Videoconferencia con laparticipación del Centrode Mediación y Arbitrajede la OMPI.

grado si deciden conocer o dedi-carse a esta rama del Derecho.

Como respuesta a esta falenciay con la finalidad de capacitar aabogados que quieren conocernuestra materia, hemos organizadoy realizado ya dos cursos de Pos-grado en la Escuela de Posgradodel CPACF, el primero en 2009,conjuntamente con la Universidaddel Museo Social Argentino y el deeste año con la Universidad de Bel-grano.

Doctor Halabi, coméntenos ¿cuá-les son las actividades que hanrealizado durante el año 2010, ylas actividades inmediatas u obje-tivos planificados para el futuropróximo?

Iniciamos el año con un concur-so para celebrar el “26 DE ABRIL -DÍA MUNDIAL DE LA PROPIE-DAD INTELECTUAL” donde sepresentaron artículos inéditos rela-cionados con nuestra especialidad

y premiamos a tres de ellos, pre-sentados por jóvenes profesiona-les. A mediados de este año orga-nizamos una conferencia sobre el“Mundial de Futbol: Publicidadencubierta. Marketing de embos-cada o ambush marketing”. A finesde Octubre, tenemos previsto unaconferencia del Dr. Aldo Perrone,Director del Sector Transferenciade Tecnología del Instituto Nacionalde la Propiedad Industrial (INPI) quedisertará sobre esa área. Y para losprimeros días de noviembre los fis-cales Dres. Hernán Sosa y PabloSarijulis del Cuerpo de Investiga-ciones Judiciales de la Ciudad deBuenos Aires expondrán sobre laProtección Penal y Contravencio-nal de los Derechos Marcarios.

Tenemos prevista una actividadque nos ha solicitado la Federaciónde Comercio e Industria de la Ciu-dad de Buenos Aires (FECOBA)que desarrollaremos durante elmes de Noviembre y que llevará

por título "Las Marcas, los Nom-bres Comerciales y las Denomina-ciones Societarias. Qué son ycómo se interrelacionan entre sí".La particularidad de esta conferen-cia será que el auditorio estará con-formado por empresarios y profe-sionales de distintas áreas e impli-cará además la primera de lo queesperamos sea el comienzo de unaserie de actividades que tenemospensado desarrollar hacia la comu-nidad difundiendo la importancia delos derechos de la Propiedad Indus-trial dentro de las empresas.

Finalmente, puedo decirle queen parte ya hemos cumplido conuno de nuestros principales objeti-vos que era convertirnos en unpunto de referencia en el plano aca-démico y un lugar de encuentropara los que ejercemos la profesiónen el ámbito del Derecho de la Pro-piedad Industrial siendo la intensiónde todos los miembros de este Ins-tituto continuar con este trabajo.


Nuestras OficinasArgentina

en Propiedad IndustrialActividades

L a misión de la REI de Propie-dad Industrial es crear y com-partir conocimiento mediante

el trabajo en Red y promover el for-talecimiento de las instituciones par-ticipantes. Con la finalidad de coad-yuvar a la consecución de estamisión, se establecieron una seriede objetivos para mantener el con-tacto entre los profesionales iberoa-mericanos del área de PropiedadIndustrial, crear un foro permanentepara la difusión de conocimiento ycontribuir a la mejora continua de losprogramas de formación, los cuales

se articularon en un Plan de Activi-dades semestral conformado por larealización de foros coordinados porexpertos internacionales, cursoscortos de actualización, foros temá-ticos dirigidos por los coordinadoresde la REI y la publicación de dosnúmeros de la Revista Digital.

A punto de finalizar el año2010, la REI en Propiedad Indus-trial concluye con éxito la realiza-ción de todas las actividades pro-gramadas para este año. El Equi-po Coordinador de la REI de Pro-piedad Industrial está trabajando

en el diseño del Plan de Activida-des 2011, por lo que esperamosvuestras recomendaciones ysugerencias para la mejora denuestras actividades.

La REI en Propiedad Industrialcuenta actualmente con 570 profe-sionales participantes provenientesde distintos países de Iberoaméricaque, a lo largo del año, han estadocompartiendo y transfiriendo cono-cimiento y experiencias. Los miem-bros de la REI en Propiedad Indus-trial se distribuyen según el siguien-te gráfico:

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADESREI

26

101112161718181921232628282933364040464851

0

10

20

30

40

50

60

VenezuelaNicaraguaHondurasParaguayRep. DominicanaPanamáGuatemalaCuba BoliviaEl SalvadorChileUruguayColombiaCosta RicaBrasilSin definirPerúEcuadorArgentinaMéxicoEspaña

101112

161718181921

2326

282829

3336

4040

4648

51

0

10

20

30

40

50

60

Vene

zuela

Nicara

gua

Hondu

ras

Para

guay

Rep. D

omini

cana

Pana

má

Guate

mala

Cuba

Bolivia

El Salv

ador

Chile

Urugu

ay

Colom

bia

Costa

Rica

Brasil

Sin de

finir

Perú

Ecua

dor

Argen

tina

Méx

ico

Espa

ña

Gráfico 1REI en Propiedad Industrial, distribución por países

Actividades en Propiedad Industrial

Este foro-taller fue realizadoentre el 15 al 28 de marzo de2010. Durante el mismo se

remarcó que en los últimos años seestá realizando en todo el mundoun enorme esfuerzo por avanzar enlo que se conoce como “sociedaddel conocimiento”. Esto no significaotra cosa que poner en valor aque-llos activos relacionados con la dife-rencia cualitativa con los demás.Esa diferencia cualitativa será lo quehaga que una organización seacompetitiva o no.

Debido a la naturaleza intrínsecadel conocimiento, su gestiónadquiere una relevancia de primernivel para adaptar la estructura delas organizaciones (empresas, sec-tor público, centros de investiga-ción) al entorno. Esa gestión delconocimiento incluye la Transferen-cia de Tecnología como uno de lospilares aunque no es el único. Así elconocimiento generado en undeterminado proceso puede termi-nar en la puerta del laboratorio, enel mercado a través de un productoque lo incorpore o en unos docu-mentos publicados (bibliografía,documentos de Propiedad Indus-trial).

Las oficinas de Propiedad Indus-trial son una parte fundamental deaquel proceso en el que un produc-to llega al mercado como revisorasdel estado de la técnica aportando

valor añadido a la puesta en marchade una actividad productiva aunqueno es totalmente concluyente la fun-ción que la Propiedad Industrialjuega en este proceso. Existendiversos puntos de vista sobre elefecto de la PI en las diferentesáreas del mundo.

Por otra parte, parece claro queen el caso en que una determinadainnovación carezca de la adecuadaprotección no sólo se restringirá suacceso al mercado sino que nisiquiera se considerará su posibleimplementación. Podría hablarse deuna “censura” previa a la imple-mentación del proceso productivo.

En aquel caso en que una buenainvención llegue finalmente al merca-do sin la adecuada protección jurídi-ca, aquellos competidores capacesde producir el mismo producto o ser-vicio a un precio más bajo se haráncon el mercado perdiendo el crea-dor de la tecnología la ventaja com-petitiva que supone ser el único. Asíla Propiedad Industrial ayuda a impe-dir que los competidores copien oimiten, evitar inversiones antieconó-micas, crear identidad, negociarlicencias, aumentar el valor de laempresa, introducirse en nuevosmercados, etc.

Uno de los principales proble-mas que se le plantea a una organi-zación si no el primero es la valora-ción de los activos de PI. Muchos

de los resultados obtenidos de lasactividades de investigación mue-ren antes de llegar a ser siquierasusceptibles de producción, que noya de explotación. Existen numero-sas formas de dar el salto del labo-ratorio a la sala de producción (yfinalmente al mercado):

1. A través de contratos2. Investigación mixta3. Programas de intercambio4. Becas y acuerdos de coope-

ración5. Licencias y patentes6. Intercambio de personal cua-

lificadoEn numerosas organizaciones

(públicas y/o privadas) se estágenerando la idea de que aquellastecnologías desarrolladas conrecursos propios y/o ajenosreviertan en los procuradores detales recursos. Así por ejemplo enEuropa existe el ánimo de que elconocimiento financiado conrecursos públicos revierta en lasociedad europea (a través de susempresas e instituciones) y aun-que no se impedirá el uso de latecnología sí que se trata de queese conocimiento esté anclado alámbito europeo, tratando de evi-tar por ejemplo que a través de lacompra de empresas esas tecno-logías pasen a ser gestionadas porempresas de otro ámbito geopolí-tico.

RELATORIO DE FOROSREI

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Resumen de Foro Temático

Transferencia de Tecnología

LUIS SANZ TEJEDOROficina Española de Patentes y Marcas


La transferencia del conocimien-to de la fase de investigación a lade explotación se produce a cual-quier nivel (regional, nacional o inter-nacional) a través de dos vectores:pull y/o push cuya resultante serála facilidad con la que la tecnologíafluya del laboratorio a la sociedad.

Desde el inicio del proceso degeneración de tecnología enmuchas ocasiones no se identificanlas posibles soluciones existentes alos problemas que es necesarioresolver por lo cual se genera lasolución sin haber evaluado si yaestaban resueltos. Esto hace quecuando se llega a una solución téc-nicamente correcta y se trate deimplementar, se vea que no tieneéxito en el mercado porque hayotras soluciones más eficaces o efi-cientes. Como mencionaba uno delos participantes del foro, el proce-so de transferencia de tecnologíadebe incluir una identificación detecnologías disponibles para la tareaque sea antes de desarrollar la pro-pia.

En ese proceso, la PropiedadIndustrial tiene un papel fundamen-tal dado que son las concesionariasde los derechos exclusivos de usode determinada técnica o conoci-miento pero también aportan valorañadido a la información técnicaexistente en las patentes a travésde los Informes Tecnológicos dePatentes al proporcionar Informa-ción Tecnológica ordenada y orien-tada a objetivos específicos. Conesa información los investigadorespueden elaborar estrategias depatentamiento, de comercializacióny contratación.

Durante el foro sobre Transfe-rencia de Tecnología se suscitó undebate acerca del papel de la Pro-piedad Industrial y parece que estácorrelacionado el uso de la misma

con la transferencia de conocimien-to dado que una patente es la únicaforma legal de reserva de mercado.También existe dependiendo de lospaíses una serie de instrumentoslegales que apoyan esa transferen-cia de tecnología, código civil, leyesde competencia, tratados interna-cionales sobre comercio.

Por lo tanto el sistema de paten-tes puede decirse que es una másde las herramientas que los investi-gadores tienen para proteger susdescubrimientos (otras pueden serel mantenimiento del secreto indus-trial, licencias exclusivas).

Junto a las Oficinas de Propie-dad Industrial, existen las llamadasOficinas de Transferencia de Resul-tados de Investigación (OTRI’s)cuya labor es la de canalizar elconocimiento hacia la industria y suexplotación. Son esas Oficinas lasencargadas de la gestión de la car-tera de patentes así como de lassolicitudes en marcha.

No obstante lo dicho hastaahora, no existe unanimidad encuanto al papel dinamizador quejuega el sistema de patentes en elproceso de Transferencia de Tecno-logía. Se han dado casos en los quelos derechos de propiedad indus-trial se han usado como medio depresión en la actividad mercantil eincluso otros en los que se produceun abuso de la posición dominanteque proporcionan. Hay especialis-tas en mercadotecnia, o en propie-dad industrial que afirman que losderechos de patente pueden llegara ser excluyentes y que van en con-tra del bien común en cuanto atransferencia de tecnología produ-ciendo sólo el enriquecimiento desus titulares pero parece que lamayoría de los especialistas opinanlo contrario.

La Propiedad Intelectual no esbuena o mala per se, sino que loserá en función de la política deinnovación y desarrollo que se arti-cule y del uso que de los derechosse haga. En los acuerdos de Dohase hizo una declaración sobre losADPIC y la salud pública con la ideade aclarar las preocupaciones sobrelas posibles consecuencias para elacceso a los medicamentos. Endicha declaración se hace hincapiéen que el Acuerdo sobre los ADPICno impide ni debe impedir que losgobiernos adopten medidas paraproteger la salud pública y se afir-ma, para evitar cualquier reserva delos gobiernos, el derecho de éstosa utilizar flexibilidades (en particularlas licencias obligatorias y las impor-taciones paralelas) en el acuerdocon la idea precisamente de garan-tizar el acceso a los medicamentosde la sociedad.

Sin llegar tan lejos en cuanto aluso de tales salvaguardas, sí es ver-dad que cuando existe un derecho


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exclusivo sobre una tecnología, elindustrial cercano al mercado sesiente más seguro a la hora de aco-meter inversiones para la explota-ción de dicha tecnología.

En el siglo XXI las patentes sonun vector de desarrollo que juntocon otros vectores (tejido industrial,capacitación, inversiones, aportepúblico) dan una resultante demayor o menor valor absoluto enfunción de las sinergias creadasentre esos vectores. Normalmenteuna cartera de patentes va ligada ainversiones productivas y en aque-llos casos (países) en los que dichacartera no está activa, se puedeincluso hacer la consideración deque la tecnología es libre. Sinembargo, si esa tecnología sepuede considerar libre, ¿por qué nose explota? Es difícil responder aesta cuestión pero quizá habría quepreguntarse antes ¿por qué no estáprotegida en determinado país?Una de las principales causas deque el titular de un derecho de pro-piedad industrial no lo proteja en unpaís puede estar en la falta de inte-rés en dicho país. Esto que pareceobvio encierra una gran compleji-dad. En muchos casos esa falta deinterés nace de una falta de seguri-dad jurídica que aumenta el riesgofrenando la inversión. La OCDE ensu publicación "PATENTS ANDINNOVATION: TRENDS ANDPOLICY CHALLENGES" apuntaque la expansión de los mercadosde tecnología ha generado inter-cambios de conocimiento vía licen-cias a través de los cuales se dise-mina la tecnología y el conocimien-to. Los mercados de tecnologíaafectan a la eficiencia económicaaumentando el número de organiza-ciones que tienen acceso al conoci-miento. Bien es cierto que no sesabe con exactitud el modo en que

esta vía formal de intercambio deconocimiento sustituye a otras másinformales que son reconocidascomo motores de innovación.

Hay que recordar que el mono-polio temporal que se concede altitular de un derecho de propiedadintelectual es a cambio de la publi-cación del conocimiento, conoci-miento que quedaría en secreto enel caso de faltar dicho monopoliocon lo que los beneficios para lasociedad quedarían oscurecidos.

El cuestionamiento a la Propie-dad Intelectual es un debate intere-sante en cuanto a la necesidad demantener el sistema vivo y en cons-tante evolución pero todo apunta aque tal cuestionamiento no lo essobre el fondo sino sobre la forma.

Se cuestiona en numerosasocasiones la posición monopolísticaque ciertas transnacionales tienen yuna de las principales causas esque sus patentes no son reproduci-bles sin el know-how que siemprese reserva el licitante por lo que sepuede considerar que no transfie-ren tecnología y si la transfieren loslaboratorios locales son incapacesde asimilar dicha tecnología por locompleja y/o por no llegar a lamisma “altura” técnica.

Sin embargo, el hecho de nogarantizarse la reproducibilidad deuna patente sino es con el know-how aparejado (dónde puede radi-car la esencia tecnológica) no supo-ne que no exista una verdaderatransferencia de conocimiento quelo será para aquellos tecnólogoslocales que sean capaces de inser-tarse con éxito en el proceso pro-ductivo que subyace.

Es cierto que una patente enprincipio sólo revierte beneficios ensu titular pero el know-how apareja-do lo hace en el entorno (la socie-dad) donde se aplica.

RELATORIO DE FOROS REI

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El Equipo coordinador de laREI en PROPIEDAD INDUS-TRIAL está formado por profe-sionales pertenecientes a distin-tos países. Recuerde que puedecontactar con nosotros a travésdel buzón de correo de la REI afin de poder canalizar sus apor-taciones, sugerencias y pro-puestas de actividades.

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI ENPROPIEDAD INDUSTRIAL

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe.

VICTORIA DAFAUCECoordinadora temática de la REI.Jefe de Servicio RRII OMPI-OMC.Departamento de CoordinaciónJurídica y RRII. Oficina Española dePatentes y Marcas. OEPM.

LEONARDOVILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador latinoamericanode la REI. Asistente de Juezen el Tribunal RegistralAdministrativo, Costa Rica.

JOSÉ ANTONIO CORRALESCoordinador temático de la REI.Letrado de la Dirección deCoordinación Jurídica yRelaciones internacionales.Oficina Española de Patentes yMarcas. OEPM.

MARÍA SANZGerente Programa Redde Expertos. FUNDACIÓN CEDDET.

ELISA LÓPEZCoordinadora Área.FUNDACIÓN CEDDET.


Este Foro fue llevado a cabo del12 al 25 de Julio de 2010.Atendiendo a su resultado, se

puede afirmar que, aún con un núme-ro de intervinientes moderado, se hanconseguido los objetivos buscados;pues, a partir de ese intercambio deconocimientos y experiencias, setiene una idea de cómo está implan-tada la figura de la marca de agente ylas procedimentales de solicitud divi-sional, suspensión del procedimientoy arbitraje, en países destacados deIberoamérica junto con España.

Partiendo de la exposición deestos temas, hecha por el modera-dor, se pasó a las opiniones de con-traste con la legislación de los paí-ses de los intervinientes, siendoestas las conclusiones:

1. LA “MARCA DE AGENTE OREPRESENTANTE” COMOFIGURA MARCARIA UNIONISTA

La llamada “Marca de Agente”,es una institución que, recogida en elCUP (Convenio de la Unión de París)y las legislaciones de muchos países,depara una protección adicional yespecífica al titular de una marca enun país miembro de aquel o de laOMC (Organización Mundial delComercio), contra la solicitud fraudu-lenta de la misma marca, u otra con-fundible, por parte de un representan-te suyo en el país de su residencia.

Es una figura que complementael conjunto de derechos de defensaque los ordenamientos jurídicos delos Estados miembros que tienenincluida esta norma, atribuyen a susciudadanos titulares de marcas enotros países miembros del CUP ode la OMC.

Al estar incluida en el CUP, y serautoejecutiva, es, directamente,aplicable en todos los países miem-bros. No obstante, hay muchos deestos que, además, la tienen inclui-da en su legislación marcaria.

Junto a esta figura de la legisla-ción marcaria, el Foro, también, hapretendido hacer una extensión aunas actuaciones del procedimientode registro de marca que, esencial-mente, han sido la “Solicitud divi-sional” y la “Suspensión del proce-dimiento”.

La “Solicitud divisional”, comoinstrumento del procedimiento a uti-lizar por el solicitante, cuando leconviene depurar una solicitud pro-blemática, descomponiéndola y vali-dando la parte de ella que no estáafectada por dificultad alguna,mediante la técnica de “solicitudesdivisionales”.

La “Suspensión de procedi-miento”, como casos que la Leyrecoge, en orden a suspender tem-poralmente el procedimiento deregistro, ante situaciones que

requieren un tratamiento y soluciónextraprocedimental, y que tienenuna influencia decisiva en el mismo.

2. SU APLICACIÓN ENARGENTINA

En ARGENTINA, aunque la Leyde Marcas no contempla esta figu-ra, el hecho de ser un país miembrodel CUP le convierte en tributariode la misma. Cualquier titular de unamarca en otro país de la Unión deParís puede oponerse o pedir lanulidad de la marca solicitada porun agente o representante suyo. Seaplica la norma con total flexibilidaden cuanto a la relación subyacenteentre solicitante (agente, represen-tante, distribuidor) y titular, bastan-do con la similitud entre las marcasimplicadas y no solamente en casosde identidad total entre ellas.

Este tema de la marca de agen-te se suele tratar en su doctrina alreferirse a las acciones de reivindi-cación y de restitución de marca.

Se hace la precisión de que elartículo 6 septies del CUP se refie-re a la acción de restitución demarca pero no la de reivindicación,ya que para que proceda esta últi-ma es menester que su propietariohaya tenido la posesión y la hubieraperdido. En este caso es una acciónpersonal y no real (como en la rei-vindicación). Esta acción no está


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Resumen de Foro TemáticoMarca de Agente y cuestiones de procedimiento: solicituddivisional. Suspensión del procedimiento. Arbitraje

JOSÉ ANTONIO CORRALES MOTACoordinador temático de la REI. Letrado de la Dirección de Coordinación Jurídica y Relacionesinternacionales. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM.


contemplada en la ley de Marcasargentina, sino que se deduce desu Código Civil.

Los requisitos para ejercitar laacción recuperadora de la marca,tanto subjetivos como objetivos,son similares a los que se predicanen la legislación española, si bienes destacable el hecho de que enla argentina opera esta instituciónno solo cuando la marca está regis-trada sino, también, cuando esmeramente usada.

Se pueden citar dos casos, queno por su lejanía en el tiempo dejande ser ilustrativos, y que fueron cita-dos por nuestro compañero el Doc-tor Claudio Marcelo Albarellos en elForo de este mismo nombre quetuvo lugar en Julio pasado:

“Brandt y Hermano Luis S.A. c/Anezin Hnos y Cía. Citado por Ara-cama Zorraquín cita el caso (Paten-tes y Marcas 1918, Págs. 72 y ss.)en el que se condenó a la deman-dada, que había registrado a sunombre las marcas para relojesOmega y Labrador de propiedad dela actora con quién habían suscriptoun contrato de agencia exclusiva arestituir a la actora las marcas. Estasentencia fue confirmada por laCámara Federal de Buenos Aires.

El 31 de Mayo de 1929 en elcaso “Schuller Eugenio y otro c/Domingo Vitale (Patentes y Marcas1929, Págs. 134 y ss.) la CNacFedCivil y Com. confirmaba la senten-cia de 1ª instancia: “Se ha probado,pues, que Vitale no ejecutó fielmen-te el mandato que se le confirióobteniendo, mediante maniobrasque en nada condicen con la buenafe que debe ser norma de los nego-cios, el registro a su nombre de lamarca (Marca L’Oreal) de sus man-dantes (Art. 1918 CC). El Art. 1919del mismo Código establece que le

mandatario debe entregar al man-dante cuanto haya recibido en vir-tud del mandato, declarando el Art.191 que la restitución comprende loque el mandante le confió y de queno dispuso por su orden”.

3. SU APLICACIÓN ENCOLOMBIA Y RESTO DE PAÍSESDE LA COMUNIDAD ANDINA

En COLOMBIA, y demás paísesde la COMUNIDAD ANDINA, segúnse desprende de algunos casos plan-teados ante su Tribunal de Justicia,en esencia el tratamiento de estafigura es similar, si no igual, al de lospaíses de que aquí se trata.

Gracias a la aportación de la ilus-tre Secretaria General del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andi-na, la Doctora Isabel Palacios Legui-zamón, en el Foro, se puede citarun caso de Colombia en que sepedía en el Consejo de Estado lanulidad de una resolución de la Ofi-cina Nacional, que requería unainterpretación prejudicial de lanorma comunitaria andina por partede su Tribunal de Justicia. Estehubo de interpretar un artículo de laDecisión Comunitaria Andina, equi-valente al 6 septies del CUP –sedelegal de la Marca de Agente–. Dichainterpretación fue emitida en el Tri-bunal CAN dentro del Proceso 30-IP-1997, y en la que se interpretó,específicamente, el artículo 113,literal c) numeral 1) y el artículo 102de la Decisión Comunitaria Andina344 (vigente para la época y aplica-ble al caso concreto), Contemplaese artículo la posibilidad de pedir lanulidad de la marca, cuyo registrose haya solicitado de mala fe;entendiendo como caso de mala feaquel en que “…un representante,distribuidor o usuario del titular deuna marca registrada en el extranje-ro, solicite y obtenga el registro a

su nombre de esa marca u otra con-fundible con aquella, sin el consenti-miento expreso del titular de lamarca extranjera".

El Tribunal, en su sentencia,hace un análisis de los elementosestructurales de esta figura, conclu-yendo lo siguiente –que yo resumoy extracto–:

“El titular de la marca en elextranjero debe tener registrada sumarca, si ese requisito es necesariopara adquirir la titularidad. En otrossistemas que amparan al titular bajoel uso, éste deberá ser demostrado.

Condición esencial para queopere la causal de nulidad conteni-da en el numeral 1, literal c) del artí-culo 113, es la prueba de la calidadde representante, distribuidor ylicenciatario de quien solicita y obtie-ne el registro que se impugna.

El registro, por parte de un ter-cero, de una marca igual o similar ala del titular en el extranjero, debeser posterior al inicio de las relacio-nes comerciales que se entablen.Un registro anterior no sería actode mala fe.

Si existe el consentimientoexpreso del titular extranjero para eluso de su marca por parte del ter-cero, no habría lugar a la nulidad dela marca por la causal invocadacomo de mala fe.

La circunstancia de que el titularextranjero haya tolerado el registrode la marca a nombre del distribuidor,representante o licenciatario, podríaen ciertos casos y bajo especialísi-mas condiciones, ser invocada yaceptada como justificativa del regis-tro marcario, previa plena prueba.

Concluidas las relacionescomerciales entre el representante,distribuidor o licenciatario, con eltitular de la marca en el extranjero,el registro que aquel obtenga de


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una marca idéntica o similar enforma inmediata a dicha conclusióno terminación, podría también signi-ficar un acto de mala fe.

Al Tribunal de Justicia de laComunidad Andina correspondeinterpretar las normas que conformanel ordenamiento jurídico de la Comu-nidad Andina, para asegurar su apli-cación uniforme en el territorio de lospaíses Miembros. Incumbe a los Jue-ces Nacionales la aplicación de lanorma sobre el caso concreto.”

Se observa que los requisitos,subjetivos y objetivos, exigidos parala aplicación de esta norma en lospaíses de la Comunidad Andina,son los mismos que los requeridosen España –como después severá– y muy similares a los deArgentina y El Salvador.

En cuanto a la aplicación directade la norma unionista, sin necesi-dad de su contemplación comonorma nacional recogida en la legis-lación propia, es común la opiniónde que es plenamente autoejecuti-va y así se aplica.

4. SU PUESTA EN JUEGO ENLOS PROCEDIMIENTOS DEREGISTRO EN EL SALVADOR

En EL SALVADOR, según lasconclusiones sacadas con la apor-tación de nuestro compañero elDoctor Mauricio Enrique SánchezVázquez en el Foro ya reiterado, sulegislación marcaria no contempla la“Marca de Agente o representan-te”. Si bien es cierto que dichanorma, puede ser aplicada en elprocedimiento de registro demarca, dado que El Salvador ha rati-ficado el Convenio de París, siendomiembro del mismo.

Partiendo de que el régimen jurí-dico de la figura que nos ocupa es,como se ha dicho, aplicable vía

CUP, se podría plantear la posiblecontradicción con el art. 5 inciso 3°de la Ley de Marcas de El Salvador,al establecer que:

"El titular de una marca protegidaen un país extranjero, gozará de losderechos y de las garantías que estaLey otorga siempre que la mismahaya sido registrada en El Salvador,sin perjuicio de la protección de lossignos conocidos o famosos"

No obstante esto, se puede afir-mar que, para el supuesto de unaoposición presentada por el titularde una marca española en El Salva-dor, esta sería admitida ya que elart. 16 de la Ley de Marcas de ElSalvador faculta a cualquier perso-na con interés legítimo para oponer-se al registro de una marca. Sería,obviamente, necesario que el titularregistral acredite todos los requisi-tos, tanto subjetivos como objeti-vos, que exige la puesta en prácticade esta norma prohibitoria.

La interpretación de la relaciónentre el titular de la marca y el soli-citante es flexible, cabiendo todosaquellos supuestos de relaciónentre ambos, en que se considereque el solicitante tiene conocimien-to de la falta de registro de la marcaen un determinado país, y actúeaprovechándose de tal circunstan-cia y causando un perjuicio a losderechos del titular. Parece que,hasta la fecha, no se han presenta-do oposiciones fundadas en estaprohibición.

5. SU REGULACIÓN YPRÁCTICA EN ESPAÑA

La “Marca de agente o repre-sentante”, está regulada por la Leyde Marcas, Ley 17/2001, de 7 dediciembre, –en adelante LM–, en suartículo 10, con el siguiente tenor:

“1. A menos que justifique suactuación, el agente o representantede un tercero que sea titular de unamarca en otro miembro del Conveniode París o de la Organización Mun-dial del Comercio no podrá registraresta marca a su nombre sin el con-sentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendráderecho a oponerse al registro dela marca o a formular contra lamisma las correspondientes accio-nes de nulidad, reivindicatoria o decesación, conforme a lo previsto enesta Ley y en el artículo 6 septiesdel Convenio de París. En particularserán de aplicación a la acción rei-vindicatoria las previsiones conteni-das en los apartados 2 y 3 del artí-culo 2.”

Estos apartados del artículo 2,hacen referencia a cuestiones pro-cesales referentes al ejercicio de laacción reivindicatoria, es decir, a lareivindicación de la titularidad de lamarca ante los tribunales. Debeejercitarse la acción, “con anteriori-dad a la fecha de registro o en elplazo de cinco años a contar desdela publicación de este o desde elmomento en que la marca registra-da hubiera comenzado a ser utiliza-da…” y a las consecuencias que sepueden derivar del éxito de laacción, para los licenciatarios ydemás titulares de derechos sobrela marca. Se extinguen tales dere-chos, sin perjuicio del que les asistepara reclamar a su transmitente.

Es, en realidad, una norma reco-gida en el CUP, art. 6 septies, quefaculta al titular de una marca en unpaís de la Unión, a oponerse alregistro de su marca en otro paísunionista, por su representante sinsu autorización.

El titular, según la Ley de mar-cas española, está facultado para


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oponerse durante el procedimientode registro. Y, además, tiene la posi-bilidad de ejercitar unas accionesjudiciales, que pueden ser: la reivin-dicatoria, la de nulidad o la de cesa-ción, para el caso de que ya hayatranscurrido el procedimiento deregistro y se haya concedido.

Esta norma trata, en esencia, delsupuesto de que una persona físicao jurídica sea titular de una marcaen un país miembro del CUP o dela OMC, y otra, relacionada conella, registre la marca en otro paísde esas mismas organizacionesinternacionales. Ello, sin autoriza-ción y sin causa justificada.

La aplicación esta norma prohi-bitoria, tiene unas peculiaridades,entre las que destacan, principal-mente, dos:

a) La naturaleza de la relaciónsubsistente entre los protagonistasde la misma, es decir, el solicitantede la marca y el titular de la mismaen otro país unionista o de la OMC.

b) La similitud o no de la marca.En cuanto a la primera, hay que

decir que, atendiendo a su razón deser, su origen se encuentra en lanecesidad de permitir que lasempresas extendieran su actividadcomercial más allá de sus fronteras,sin necesidad de financiar sucursa-les o centros en aquellos países,sino que, por la vía del acuerdocomercial o de distribución, llegar avender estos en aquellos medianterepresentantes o distribuidores.

El hecho de que el representan-te pretendiera registrar la marca delprincipal, sin su consentimiento ysin justa causa, se podía considerarcomo en abuso de derecho o unejercicio fraudulento del mismo.

Por lo anterior, lo primero quehay que analizar, cuando se estáante una oposición que se funda enesta prohibición, es si entre el opo-

nente y el solicitante se da esa rela-ción. Es decir, si existe una relacióndentro de la actividad económica enla que se incardina el uso de lamarca. Y si esa tiene las connota-ciones propias del representante enel sentido que antes se ha esboza-do.

No se da ese presupuesto sub-jetivo, en opinión de un sector de ladoctrina, cuando lo que existe esuna relación laboral, es decir, cuan-do, por ejemplo, la marca la ha soli-citado un trabajador de la empresa.En este caso, no es quede despro-tegido el empresario titular de lamarca, sino que no puede acudir aesta norma para defender su dere-cho, debiendo remitirse a aquellaotra que legitima para pedir la nuli-dad de la marca registrada con frau-de de los derechos de un tercero ocon violación de una obligación con-tractual. No se aplicará, tampoco,cuando se trata de un socio de unsociedad que es la titular de lamarca.

Siendo un país firmante y partedel Convenio de Paris, este formaparte de su ordenamiento jurídico y,por ello, está sometido a todas lasnormas que contempla. De talmodo, que si un miembro de cual-quier otro país basa su interés enesta norma, tenga que ser admitidocomo interesado.

En España, en su legislación demarcas, existe, también, el “princi-pio de invocación de la norma másfavorable”, que se contiene en elartículo 3.3 de la Ley de Marcas,que dice:

Refiriéndose a los legitimadospara solicitar la marca (personasespañolas o extranjeras), y paraintervenir en el procedimiento“…podrán invocar la aplicación ensu beneficio de las disposicionesdel Convenio de París y las de cual-

quier otro Tratado Internacional rati-ficado por España, en cuanto lesfuere de aplicación directa, en todolos que les sea más favorable res-pecto de lo dispuesto en la presen-te Ley.”

De tal forma, que, aun cuandono estuviera en el articulado de laLey recogida la norma referida a la“Marca de Agente o representan-te”, cualquier interesado extranjeropodría ser oponente al registro desu marca en España en base a este“Principio”.

Y, aún el caso de que no existie-ra este, podría basar su oposiciónen el artículo 6 septies del CUP,directamente, pues, en opinión dela doctrina, es autoejecutivo.

A título ilustrativo y para finalizar,se puede citar un caso de “Marcade Agente” resuelto en la Unidadde Recursos de la Oficina Españolade Patentes y Marcas. Resoluciónde Recurso de Alzada el 8 de marzode 2010:

• Se dicta Resolución de conce-sión de la marca solicitada por undistribuidor comercial en España deuna empresa de Estados Unidos.En el procedimiento de registro,había habido una oposición de laempresa estadounidense en baseal art. 10 de la Ley –“Marca deagente o representante”–.

La Resolución, esencialmente,se funda en lo siguiente:

“No se tiene en cuenta la oposi-ción basada en el art. 10 LM, todavez que no se acredita la titularidadde una marca en otro miembro delConvenio de París o de la Organiza-ción Mundial del Comercio, tal comoestipula el artículo mencionado”.

• Esta Resolución es recurrida,mediante un recurso administrativo


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que es el Recurso de Alzada, conalegaciones que se resumen en losiguiente:

“El recurrente, la mercantil KES-SEP WORLDWIDE LABORATO-RIES, INC., impugna el citadoacuerdo alegando fundamentalmen-te la aplicación del art. 10 LM, porhaberse realizado la solicitud deregistro de marca nº 2701071 conmala fe y en fraude de los derechosdel recurrente, aportando documen-tación acreditativa del registro prio-ritario de la marca nº 78553180"BOTULEX" en EEUU y de la rela-ción contractual con el solicitantepara la comercialización en Españadel producto cosmético BOTULEX.Solicita la estimación con devolu-ción de la tasa de registro”.

• Siguiendo el procedimiento deRecurso, se da Audiencia al solici-tante para que haga las alegacionesque le convenga en defensa de suderecho. El solicitante, hace las ale-gaciones que se resumen en losiguiente:

“Se da vista al solicitante quecontesta negando la existencia demala fe y cuestionando la validez dela documentación aportada por laoponente, señalando las diferenciasexistentes entre la marca del opo-nente "Botulex" y la solicitada "Cos-metic Botulex".

• Finalmente, se dicta Resolu-ción de Recurso de Alzada, esti-mándolo y acordando la anulaciónde la resolución de concesión ydenegando la marca, con lossiguientes fundamentos:

“CONSIDERANDO: Que el art.10 de la Ley 17/2001 de Marcascontiene la prohibición relativa de

registro de la denominada "marcade agente o representante" dispo-niendo que:

1. A menos que justifique suactuación, el agente o representan-te de un tercero que sea titular deuna marca en otro miembro delConvenio de París o de la Organiza-ción Mundial del Comercio no podráregistrar esta marca a su nombresin el consentimiento de dicho titu-lar.

2. El titular perjudicado tendráderecho a oponerse al registro dela marca o a formular contra lamisma las correspondientes accio-nes de nulidad, reivindicatoria o decesación, conforme a lo previsto enesta Ley y en el art. 6 septies delConvenio de París...

Que con esta prohibición se tratade impedir al agente o representanteel registro de la marca de su principalsin la autorización de éste. Su aplica-ción presupone que el solicitante delregistro sea agente o representante,entendido en sentido amplio tal comoviene interpretándose doctrinal y juris-prudencialmente, de quien es titularde una marca idéntica o similar enotro miembro del CUP o de la OMC,actuando sin el consentimiento dedicho titular y sin justificar su actua-ción.

CONSIDERANDO: Que la apli-cación de estas pautas legales alpresente caso llevan a la conclusiónde que en el mismo concurren lospresupuestos aplicativos de laprohibición de registro del art. 10antes citado, pues de la documen-tación obrante en el expediente yaportada en vía de recurso, resultasuficientemente acreditado:

- Que el oponente y ahora recu-rrente, la mercantil KESSEPWORLDWIDE LABORATORIES,INC., es cotitular de la marca regis-trada en la Oficina de Patentes y

Marcas de Estados Unidos nº78553180 "BOTULEX", en clase 03para "non-medicated skin care pre-parations for topical application tothe skin".

- Que entre la mercantil recu-rrente y D. VINCENZO AMODIOMEROLA actuando en representa-ción legal de la empresa españolaDoska Cosméticos, S.L., se suscri-bió en fecha 27-09-2005 un contra-to de exclusividad para la distribu-ción en España de los productoscosméticos de la citada marca"Botulex".

- Que D. VINCENZO AMODIOMEROLA solicitó en esta Oficina enfecha 16-03-2006 el registro de lamarca nº 2701071 "COSMETICBOTULEX" (mixta) en clase 03 para"...jabones, perfumerías, aceitesesenciales, cosméticos,...", sin laautorización de la mercantil recu-rrente que procedió a comunicar larescisión del mencionado contratode exclusividad.

- Que entre la marca solicitadanº 2701071 "COSMETIC BOTU-LEX" (mixta) en clase 03 y la marcaoponente /recurrente "BOTULEX"en clase 03, existe una evidentesimilitud entre los signos, siendoidéntico el elemento denominativodominante y más distintivo "Botu-lex", y existiendo también una clarasimilitud aplicativa.”

Contra esta resolución no pro-cede impugnación en vía adminis-trativa, tan sólo cabe recurso juris-diccional que deberá interponerseante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiorde Justicia de la Comunidad Autó-noma de Madrid o de la ComunidadAutónoma donde esté domiciliadoel recurrente.

Este es un caso de aplicación dela norma en la OEPM.


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Este foro-taller fue realizadoentre el 18 al 21 de Agostode 2010. Hubo participación

desde el inicio del foro, sin embar-go este tomó más fuerza a partir desu segunda mitad, repuntando haciael final y teniendo la mayoría de lasparticipaciones el último día, por loque se puede hablar de un efecto increscendo, sin embargo éste no sepudo potenciar por haberse dado alfinal. Todas las participaciones fue-ron debidamente contestadas,comentadas, y utilizadas como basepara lanzar nuevas preguntas a losparticipantes. Todos los aportesfueron de un buen nivel, y cumplie-ron con el objetivo de explicar cuáles la situación del tema en cadapaís.

De los reportes recibidos pode-mos concluir que los países quehan participado protegen a la marcanotoria de acuerdo a lo establecidopor el CUP y el ADPIC.

De Costa Rica indicamos que serecoge la figura de la marca notoriapero no de la renombrada, sinembargo ésta última se puede deri-var de la idea del aprovechamientoinjusto y el rompimiento del princi-pio de especialidad que éste supo-ne. En este caso la notoriedad tienela virtud de anular el principio deterritorialidad, ya que una marcanotoria en alguno de los países delCUP puede constituirse en un dere-

cho anterior a pesar de no estarregistrada en el país. La declarato-ria de la notoriedad es casuística, yrequiere ser probada, para ello sepueden utilizar todos los mediosprobatorios permitidos por Ley,siendo que la Administración exigeque ésta cumpla con todos losrequisitos de formalidades necesa-rias para su admisión, basándosesiempre en la guía que, numerusapertus, recogen tanto la Ley nacio-nal como la Recomendación Con-junta relativa a las DisposicionesSobre la Protección de las MarcasNotoriamente Conocidas de laOMPI

De Argentina destacamos elhecho de que las figuras tanto de la

marca notoria como renombrada seaplican directamente desde los pos-tulados del CUP, ya que no seencuentran recogidas en la legisla-ción nacional. El titular de una marcanotoria puede oponerse a una soli-citud de registro, o incluso hacer tansolo el denominado llamado deatención, para poner a la Adminis-tración al tanto de un posible cho-que de lo solicitado con una macanotoria. En cuanto al cotejo se haestablecido un criterio riguroso queimpide aún las más pequeñas apro-ximaciones entre la marcanotoria/renombrada y la que se pre-tende inscribir. A nivel administrati-vo, los Registradores del INPI, sidetectan una solicitud que choca


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La marca notoria y renombrada en Iberoamérica

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑOCoordinador Temático Latinoamericano


con una marca la cual considerannotoria/renombrada, utilizan susfacultades de oficio para denegarla,basándose siempre en las ideas deconfusión, dilución y aprovecha-miento del prestigio ajeno.

Guatemala recoge en su legisla-ción la figura de la marca notoria,más no la renombrada, constituyén-dose la marca notoria en una excep-ción al principio de territorialidad,estando además amarrada al princi-pio de especialidad. La Ley indicacriterios que son de importanciapara reconocer la notoriedad de unamarca, pero su prueba siempre estáen manos de los interesados enella.

Uruguay también recoge en sulegislación a la marca notoria, perono se exige el riesgo de confusiónsino que más bien basa la protec-ción en criterios objetivos como lareproducción, la imitación y la tra-ducción, y no se exige el registrode la marca notoria para que se lebrinde protección. Pero si se oponeuna marca notoria no registrada, enun plazo de 90 días ésta debe depresentarse a registrar, no siendoun registro automático sino que lasolicitud debe de estar acorde almarco de calificación registral quele corresponda. La notoriedad debeprobarse, para lo cual es válido cual-quier medio, pero si se compruebaque el solicitante de mala fe cono-cía a la marca notoria previamente,se puede relevar la prueba de lanotoriedad. Sobre la marca renom-brada, si bien no está recogida enla legislación uruguaya, el claro deli-neamiento que la figura ha recibidoa nivel doctrinario permite su aplica-ción.

De España resaltamos el puli-miento que recibieron las figuras dela marca notoria y renombrada conla entrada en vigencia de la Ley

17/2001, siendo la notoria la cono-cida en el sector pertinente, y larenombrada la conocida a nivelgeneral. Su fundamento está en elaprovechamiento indebido de sureputación y en evitar la dilución, yel ius prohibendi se extiende a lasmarcas meramente usadas quereproducen o imitan a la notoria. Lanueva legislación extiende la protec-ción hasta alcanzar al registro de

denominaciones sociales de las per-sonas jurídicas, los cuales no debenser confundibles con las marcasnotorias. También reconoce protec-ción a las marcas notorias no inscri-tas, posibilitándolas a oponerse ysolicitar nulidades, pero sin quepuedan trascender el principio deespecialidad. La gran cantidad desectores de la economía hace impo-sible que un funcionario o juezpueda conocer sobre la notoriedadde una marca, por lo que la mismaestá sujeta a prueba, la cual deberáser presentada por la parte intere-sada.

En El Salvador se encuentrarecogida la figura de la marca noto-ria, la cual está definida como laconocida por el sector idóneo y loscírculos empresariales afines, y seconstituye en un derecho anterioroponible a una solicitud de registroque la reproduzca, imite, traduzca otranscriba de forma total o parcial.

México reporta la introducciónen su legislación tanto de la marcanotoria como de la marca famosa(renombrada). La notoria se definea partir del conocimiento de lamarca por los sectores pertinentesdel público y del comercio, mientrasque la famosa es la conocida por lamayoría del público consumidor.Además tienen un sistema dedeclaratoria de la notoriedad, endónde bajo un procedimiento y pro-banzas se obtiene la categoría denotoria para una marca. Dichadeclaratoria tiene una validez decinco años, y puede ser renovadaacreditando de nuevo la categoríade notoria de la marca. También sereportó que en Brasil se utiliza unametodología similar para el otorga-miento de la categoría de notoriapara las marcas que así lo soliciten,teniendo validez también por cincoaños.


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En España, lagran cantidadde sectores de laeconomía haceimposible queun funcionario ojuez puedaconocer sobre lanotoriedad deuna marca, porlo que la mismaestá sujeta aprueba, la cualdeberá serpresentada porla parteinteresada


Este Foro desarrollado entrelos días 18 al 31 de Octubrede 2010 tuvo por objetivo

general conocer y comparar losprincipales sistemas de registro delos países latinoamericanos y ahon-dar en las implicaciones que talessistemas tienen en el desarrollo tec-nológico y social de los países. Asi-mismo, se planteó el objetivo espe-cífico de valorar las diferencias ysemejanzas entre los distintos sis-temas de registro de patentes enlos países latinoamericanos.

Los sistemas de concesión depatentes se podrían agruparsiguiendo un criterio asimilable a suevolución histórica.

SISTEMA LATINOLas oficinas se limitan a exami-

nar el cumplimiento de unos requisi-tos formales. En este sistema deconcesión no se examinan las con-diciones de patentabilidad.

SISTEMA INTERMEDIOIncluye un Informe sobre el Esta-

do de la Técnica, en el que se reco-ge el valor de la solicitud de inven-ción en términos de novedad y acti-vidad inventiva pero que no es vin-culante por lo cual la patente seconcederá a pesar de que dichoinforme sea negativo.

SISTEMA ANGLOSAJÓNSe examinan en un examen de

fondo de las condiciones de patenta-bilidad, así como de la suficienciadescriptiva. El punto final del procedi-miento se alcanza por la concesión,rechazo o retirada de la solicitud.

Los países con sistema latinoparece que son más rápidos en latramitación de las solicitudes debi-do sobre todo al aumento de lacarga de trabajo en los sistemascon Examen de Fondo. Sin embar-go, la garantía al solicitante esmenor por lo que puede haber unarepercusión a futuro en procesoslegales puesto que sus invenciones

podrían estar infringiendo tecnologí-as de otras empresas y tener queresolverse las diferencias en un pro-ceso judicial.

No obstante lo anterior, en loscasos en que los informes de bús-queda son negativos, aunque la soli-citud se acabe concediendo, el soli-citante tiene ya una opinión negati-va con lo que puede tener seguri-dad en cuanto a la posible infrac-ción en la que podría incurrir.

Por su parte, los sistemas depatentes fuertes, se reducen los liti-gios de nulidad dado que las oficinasfuncionan como una primera instan-cia concediendo o denegando.


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Concesiones, rechazos y abandonos de patentesen los países lationamericanos

LUIS SANZ TEJEDOROficina Española de Patentes y Marcas


La función del examen no essólo para que el inventor tenga con-ciencia de la fortaleza de la nove-dad de su invención, sino que tam-bién, protege a la sociedad conce-diendo sólo patentes a invencionesque realmente lo merezcan.

Existe otro beneficio añadido enlos sistemas fuertes, y es que unamayor confianza en el sistemamejora la información y la seguridadde aquellos actores que usan laspatentes como fuente de informa-ción tecnológica primaria (investiga-dores, tecnócratas, empresas,etc.).

En Latinoamérica existe unavariedad de sistemas, con Informesobre el Estado de la Técnica (IET),con Examen de Fondo y con Exa-men Formal previo a cualquieracción. Sin embargo a pesar de lavariedad de sistemas casi todos lospaíses ven como un problema laescasez de recursos (humanos,técnicos, etc.) para mejorar la cali-dad del procedimiento. Existen algu-nos sistemas de cooperación parael uso de la información recopiladapor la primera oficina en tramitar losexpedientes (CADOPAT, PPH’s,etc.).

Podríamos pensar entonces queel modelo anglosajón es mejor queotros pero convendría en esteaspecto evaluar la situación del con-texto socio-histórico de cada país.Países en los que se concedenpatentes con Informe sobre el Esta-do de la Técnica, opinión escrita yel Examen de Fondo de modo opta-tivo están en una fase de transiciónpuesto que este sistema se adoptóen un momento en el que sólo exis-tían Oficinas de Registro, sin eva-luación de los criterios de patenta-bilidad y como paso previo al Exa-men de Fondo (y posibilidad dedenegación).

Parece también claro que el pro-cedimiento y el sistema en sí mis-mos no son muy conocidos por tec-nólogos e investigadores, ni siquie-ra por las pequeñas y medianasempresas. Por lo tanto, un buenmodo de desarrollar la industria deun país está correlacionado con elconocimiento que del sistema depatentes tengan los agentes impli-cados así como del uso que hagande él. Se ha visto en varios paísesque las empresas locales carecende una estrategia de patentamien-to.

Obviamente un buen sistema dePropiedad Industrial per se no con-duce inequívocamente a un desa-

rrollo tecnológico fuerte, pero sí queayuda estableciendo unas reglas dejuego definidas que aportan seguri-dad jurídica.

Las empresas grandes, enmuchos casos transnacionales,conocen bien el sistema y hacen unfuerte uso de él lo que significa enalgunos casos no dejar sitio para lainiciativa de los pequeños empresa-rios locales cuyas invenciones sue-len ser circunstanciales. No haymuchos casos en Latinoamérica deinventores que se dediquen a inves-tigar, inventar y proteger sus resul-tados. Por el contrario lo normal sonaquellos que teniendo un problemale encuentran una solución y debensalir al mercado lo antes posible.

Las solicitudes extranjeras sue-len llegar blindadas por los expertostécnicos de las empresas y bufetesy es necesario fajarse para encon-trar sus defectos, que por otro ladoen multitud de ocasiones tienen, yconsisten principalmente en ampliarel ámbito de protección sobre laprioridad o incluso en una falta deadecuación a la legislación local.

Casi el cien por ciento de lossolicitantes (o sus bufetes) sonempresas y hacen todos los esfuer-zos para cumplir con todos losrequerimientos. La defensa de sussolicitudes de patente se basa enque se están tramitando en otrospaíses pero no en hechos jurídicos.Por ello, es curioso observar cómosolicitudes extranjeras de patenteque a priori podrían terminar el pro-cedimiento con una concesión delregistro se rechazan al llegarse auna postura de fuerza. Obviamentetambién se producen algunos aban-donos luego de un Informe sobre elEstado de la Técnica desfavorableo cuando la descripción de la inven-ción no les permite modificar las rei-vindicaciones.


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Los países consistema latinoparece que sonmás rápidos enla tramitaciónde lassolicitudesdebido sobretodo alaumento de lacarga de trabajoen los sistemascon Examen deFondo


Casi todas las oficinas ofrecenasesoría a los solicitantes en mate-ria de patentes lo que hace quemejore la calidad de las mismas, sino totalmente del fondo si de laforma, lo que lleva aparejada unadisminución de los abandonos y/odenegaciones por faltas en los dis-tintos requerimientos. De hecho lasoficinas hacen grandes esfuerzospara que los solicitantes cumplancon los requerimientos, se les infor-ma a través de correos e incluso seles llama cuando el término está porvencerse pero por desgraciamuchas veces no cumplen.

No obstante lo anterior, podríaconsiderarse que tanto el abandonocomo el rechazo, aunque afectan alinventor/empresa, también fomen-tan la cultura del licenciamiento,dado que tienen un efecto de dise-minación de la tecnología. Para elcaso de que la tecnología que sebusca proteger se encuentrecubierta por una patente vigente,esta situación brinda al solicitanteorientación acerca de la competen-cia y en el caso de que no fuera asíse fomenta el uso de la tecnologíalibre de derechos. También puedeocurrir que un solicitante se décuenta de la dificultad de explotar yprefiera abandonar la patente queseguir insistiendo en su explotación(invirtiendo recursos en ello) o queel abandono se produzca porqueuna nueva tecnología más competi-tiva aparece y la patentada quedaobsoleta.

Por el contrario, cuando se pro-duce la concesión lo normal es queel solicitante trate de explotar supatente. Si lo consigue el procesoha culminado con éxito. Por desgra-cia esto no siempre se consigue,de hecho hay multitud de casos enque no se llega a buen puerto trasla concesión. Cuando tras la conce-

sión las empresas/particulares noconsiguen explotar su patente sellega a una situación muy mala dadoque después de varios años de tra-mitación y la inversión de recursosen el proceso, no se obtiene elbeneficio que se pretendía (que notiene porqué ser siempre económi-co). La mayoría dejan de pagar losderechos de mantenimiento y sellega al abandono de la patentepasando esta al dominio público.Para contrarrestar este problema sehan implementado en los distintospaíses sistemas de bases de datosque sondean la tecnología en situa-ción de posible explotación.

Las oficinas de patentes jueganun papel muy importante en la pro-tección de sus inventores quecomienza mucho antes de que elinventor llegue a la oficina a presen-tar una solicitud de patentes. Seríaincluso necesario crear una cultura

de Propiedad Intelectual que pro-mueva la protección de las inven-ciones y la confianza en el sistema,dado que en este momento existela idea generalizada de que el siste-ma no funciona.

También se ha visto en este foroque en distintos países con distin-tas economías las tasas no deberí-an ser un obstáculo en el procedi-miento para la obtención de unapatente, que el rechazo y/o aban-dono dependen más bien de facto-res relacionados con el conocimien-to del sistema. En efecto, los aban-donos de patentes se dan másentre los solicitantes nacionales queentre los extranjeros y de aquellosmás en los particulares que en lasempresas. Esto liga con la conclu-sión de que aquellos solicitantesque mejor conocen el sistema sonlos que mayores probabilidades deéxito tienen.


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Este Foro Experto se desarro-lló desde el 8 de Octubre al21 de Noviembre de 2010.

Tras las semanas de debate sobreel TLT, se deben resaltar los intere-santes aspectos y comentariossobre el mismo, que apuntaron losparticipantes.

A modo introductorio, comobien señaló el participante JoséAntonio Corrales, es preciso recal-car que, sin perjuicio de la importan-cia de las normas sustantivas o defondo, las relativas al procedimientoo a la forma son igualmente deenorme trascendencia.

El derecho positivo ha evolucio-nado de un procedimiento sencillo,denominado de “simple depósito”,a otro plagado de exigencias forma-les y grandes costes para sus usua-rios. Ante las desventajas de losprocedimientos excesivamenteregulados y cargados de obligacio-nes formales surge el interés por lasimplificación y homogeneizaciónde los procedimientos de signos.En ese marco y con la mencionadafinalidad se aprueba el Tratadosobre el Derecho de Marcas (TLT).

Un aspecto formal que ha mere-cido bastante interés entre los parti-cipantes del foro ha sido el relativoa la autentificación de documentos.Según nos comenta Leonardo Villa-vicencio Cedeño, en Costa Rica,país que ha firmado el TLT, el cual

entró en vigor en 2008, sin quemediara la reserva del artículo 21,se debería de afinar más, entreotros, este punto relativo a la auten-tificación de documentos. En Espa-ña, José Antonio Corrales Mota,nos ilustra como hasta hace pocose exigía para determinados proce-dimientos, como el de transferenciade marcas, la aportación de undocumento notarial que lo acredita-ra. En la actualidad, en Españabasta el documento privado paraacreditar la transferencia de unamarca. En Argentina, nos relataClaudio Marcelo Albarellos, que supaís no ha firmado el TLT, y que enmateria de autentificación de docu-mentos, concretamente para elcaso de la transferencia de marcas,ésta podrá acreditarse bien condocumento privado bien con docu-mento público. Ahora bien, enmateria de representación se nosinforma que los firmantes que noactúen por derecho propio, debe-rán acreditar con certificación nota-rial o judicial que ostentan “faculta-des suficientes”. Si el acto sehubiese celebrado en el extranjero,las formalidades del documento serigen por la legislación de cada país,no obstante ello, el documento enel que se instrumente la cesión dederechos, deberá contener ademásde la certificación de firmas, carác-ter y facultades de los intervinientes

las legalizaciones que fueran nece-sarias, salvo que Tratados interna-cionales o bilaterales, supriman talrequisito. Se recalca, que en el casode no acompañarse copia certifica-da del contrato de cesión, la firmadel transmitente deberá ser legali-zada en el mismo formulario de soli-citud de transferencia ante Escriba-no Público o Autoridad Judicial. Porúltimo, si el transmitente está casa-do, atendiendo a la regulación delCódigo Civil, será precisa adicional-mente la firma del cónyuge otorgan-do su consentimiento, dicha firmadeberá igualmente ser legalizadaante Escribano Público o AutoridadJudicial.

Otro tema objeto de debate enel foro, ha sido el relativo al otorga-miento de una fecha de presenta-ción. Esta materia está regulada enel artículo 5 del TLT, respecto delcual se llamó la atención sobre suordinal 2, en el que se permite a lasPartes Contratantes la posibilidadde prever que no se asignará ningu-na fecha de presentación mientrasno se hayan pagado las tasas exigi-das. En España la legislación no hahecho uso de esta facultad. El otor-gamiento de la fecha de presenta-ción a una solicitud de registro, noestá vinculada al pago de la tasa deregistro, sino a que la solicitud inclu-ya: a) una indicación expresa oimplícita que se solicita el registro


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Resumen de Foro Experto

TLT y su aplicación en los países firmantes

ALEJANDRA GONZÁLEZ FERNÁNDEZLetrado de la Unidad de Recursos Oficina Española de Patentes y Marcas


de una marca, b) indicaciones quepermitan identificar al solicitante, c)una reproducción de la marca y unalista de productos o servicios paralos que se solicite la marca. Si delexamen resultara que la solicitud nocumple con alguno de los requisitosmencionados, se notificará al solici-tante la imposibilidad de otorgar unafecha de presentación a la solicitudy de la posibilidad que los subsaneen un plazo determinado. No obs-tante lo anterior, es preciso mencio-nar, que aun habiendo obtenido unafecha de presentación por haberreunido los requisitos antes men-cionados, la solicitud de registropodrá entenderse por desistida, sicon posterioridad a la asignación dela fecha de presentación se com-prueba que no se ha pagado la tasadel registro, ni en el momento de lapresentación de la solicitud, ni enotro posterior, cuando con posterio-ridad al descubrimiento de su falta,se le confiera un plazo para su sub-sanación y no se subsana.

En el tema de la tasa que sedevenga por la presentación de unasolicitud de registro de un signo,Claudio Marcelo Albarellos, señalaque en Argentina, al retirar de ven-tanilla la nueva solicitud de registrode marca se debe pasar inmediata-mente por la ventanilla de tesorería.Se debe pagar la tasa en el momen-to de la presentación de la solicitudo a lo sumo al día siguiente en lasdos primeras horas de atención alpúblico. Se nos informa asimismo,que disponen de un avanzado siste-ma de otorgamiento de número deacta con hora, minutos y milésimasde segundo y un código de barraspara efectuar el pago de las tasasoficiales. José Antonio CorralesMota desde España, pone el bro-che final al debate sobre las tasas,cuando incide en el hecho de lo

razonable que es que la solicitud dela prestación de un servicio públicoa la Administración Pública lleveaparejada la exigencia de un tributo,de una tasa. Ahora bien, discrepa yentiende que no es razonable, siesa exigencia de un tributo sea detal grado, que su no pago en undeterminado plazo conlleve la pérdi-da de un derecho o la imposibilidadde defenderlo en sede administrati-va como ocurre con la inadmisiónde una oposición por falta de pagode una tasa. Todo ello cuando elsentir de la sociedad es que lasmarcas o el diseño industrialdesempeñan un papel esencial enla economía nacional por no decir elque suponen las patentes para eldesarrollo tecnológico de cualquierpaís.

Por último ha generado debateen el foro el tema relativo a la pre-sentación de una declaración deuso de la marca. Resulta que elartículo 3 del TLT, faculta a cual-quier Parte Contratante a exigir quela solicitud de registro contengauna declaración de intención deusar la marca o de uso efectivo dela misma. Sin embargo, el artículo13.4 del TLT, prohíbe la exigenciade una declaración de uso en el

momento de solicitar la renovación.El caso de Argentina, tal y comorelata Claudio Marcelo Albarellos,es el siguiente: el uso de la marcaes requerido sólo al momento dela renovación, bastando a tal efec-to una declaración jurada. EnArgentina la marca debe haber sidoutilizada durante los últimos cincoaños previos al vencimiento en almenos una de las clases para lasque se ha solicitado o bien comoparte de una designación. En Espa-ña, apunta José Antonio CorralesMota, que conforme a nuestralegislación anterior, en el momentode la renovación era preciso acre-ditar el uso. Sin embargo la actualLey de Marcas, de 2001, no exigedeclaración de uso en ningúnmomento del procedimiento deregistro. Termina señalando que ensu opinión, resulta lógica la no exi-gencia de declaración de uso en elmomento de la solicitud, toda vezque el legislador confiere un plazode cinco años para iniciar el uso dela marca. Al momento delcierre del foro, se presentó comopropuesta interesante analizar enun futuro foro-taller el Tratado deSingapur que ha venido a modificarel TLT.


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