il parere della corte di giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario

MilanoT•TGiuffrèTEditore

IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEAAnnoTXVIITFasc.T2T-T2012

Direttore:TAntonioTTizzano

Jacopo TAlberti

IL PARERE DELLA CORTE DIGIUSTIZIA SUL TRIBUNALE DEI

BREVETTI EUROPEO ECOMUNITARIO

Estratto

GIURISPRUDENZA

Il parere della Corte di giustizia sul Tribu-nale dei brevetti europeo e comunitario

di JACOPO ALBERTI

SOMMARIO: I. Introduzione. — II. Il contesto storico-giuridico dell’accordo oggetto del parere.— III. Il sistema giurisdizionale sottoposto al vaglio della Corte di giustizia. — IV. Il parere1/09. I profili di ricevibilità. — V. I profili di merito. — VI. Il nuovo progetto elaborato alla lucedel parere 1/09: una prima analisi.

I. L’esigenza del tessuto industriale europeo di tutelare la pro-prietà intellettuale in una dimensione più ampia di quella nazionale,tramite un titolo unico riconosciuto attraverso le frontiere ed unsistema uniforme di risoluzione delle controversie, è avvertita datempo, sia in sede nazionale, sia in funzione del mercato unicoeuropeo. L’obiettivo si è peraltro rilevato molto più difficile daraggiungere di quanto il diffuso consenso per detta esigenza la-sciasse prevedere. Sono occorsi infatti lunghissimi negoziati, suiquali torneremo più avanti 1, perché si arrivasse in seno al Consiglioalla formulazione di una proposta volta ad istituire, tramite unaccordo misto tra Unione europea, Stati membri e Stati terzi partidella Convenzione europea sul brevetto 2, un sistema unificato per larisoluzione delle controversie in materia brevettuale. È appunto sutale proposta 3 che la Corte di giustizia si è pronunciata, su richiesta

1 Per una ricostruzione storica dei negoziati sul tema si veda infra par. 2, e la nota 11.2 Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, modificata in ultimo

il 29 novembre 2000, ratificata in Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260, in GURI del 7 giugno1978, n. 156 Suppl. Ord.

3 I documenti su cui si è espressa la Corte di Giustizia, richiamati al par. 2 del parere,sono i seguenti tre, reperibili online sul sito del Consiglio: — il documento del Consiglio 7aprile 2009, n. 8588/09, su una proposta riveduta di regolamento del Consiglio relativo albrevetto comunitario, elaborato dalla presidenza del Consiglio e destinato al Gruppo «Pro-prietà intellettuale» (Brevetti); — il documento del Consiglio 23 marzo 2009, n. 7928/09, su untesto riveduto dalla presidenza e relativo al progetto di accordo sul Tribunale dei brevettieuropeo e comunitario e al progetto di Statuto di detto organo giurisdizionale; — il documentodel Consiglio 23 marzo 2009, n. 7927/09, riguardante una raccomandazione della Commis-sione al Consiglio, perché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati in vista dell’adozionedi un accordo internazionale «relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione dellecontroversie in materia di brevetti» europei e comunitari. Quello che interessa maggiormente

Il Diritto dell’Unione Europea - 2/2012

dello stesso Consiglio, nel parere 1/09 4 dell’8 marzo 2011, giudi-cando il progetto di accordo incompatibile con il diritto dell’Unioneeuropea.

La Corte è stata investita della questione ai sensi dell’art. 218,par. 11, TFUE, che legittima Stati membri, Parlamento europeo,Consiglio e Commissione ad interpellare il giudice dell’Unione, nel-l’ambito della procedura per la negoziazione e la conclusione diaccordi internazionali, in relazione alla compatibilità di tali accordicon i Trattati 5. Benché in questo caso si parli di una funzione«consultiva» della Corte, il parere che essa rende ha in realtà portatavincolante per le istituzioni dell’Unione e per gli Stati membri, inquanto, in caso di parere negativo, l’accordo ipotizzato non puòentrare in vigore, se non previa modifica dello stesso o revisione deiTrattati.

Nella specie, la richiesta di parere alla Corte è stata depositatadal Consiglio il 6 luglio 2009 6. Terminata la fase scritta 7, l’udienza 8

si è tenuta di fronte alla Corte riunita in seduta plenaria in data 18maggio 2010. Il 2 luglio 2010, gli avvocati generali sono stati sentitiin camera di consiglio sulla domanda sottoposta al vaglio della Corteed hanno ugualmente concluso, sia pur su una diversa base argo-mentativa, nel senso dell’incompatibilità con i Trattati del progettopresentato 9.

in questa sede è il documento di cui al secondo trattino; si sottolinea altresì, come verràrilevato più avanti (v. infra § 6), che la proposta più aggiornata (successiva al parere in esame)relativa al progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti — tra quelle disponibili al pubblico —è contenuta, ad oggi, nel documento del Consiglio del 11 novembre 2011, n. 16741/11.

4 Corte giust. 8 marzo 2011, parere 1/09, Tribunale dei brevetti europeo e comunitario,non ancora pubblicato in Racc. (il solo dispositivo è rinvenibile in GUUE C 211 del 16 luglio2011, p. 2).

5 Su questo tema, si veda, inter alia, P. EECKHOUT, EU external relations law, Oxford,2011; A. RIZZO, Articolo 300 — Gli accordi internazionali della Comunità europea, in L. FERRARI

BRAVO, A. RIZZO, Codice dell’Unione europea, 3ª ed., Milano, 2008, p. 862 ss.; L. S. ROSSI,Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l’esclusività della competenzacomunitaria, in Rivista di diritto internazionale, 2007, p. 1008 ss.; A. CALIGIURI, Articolo 300, inA. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p.1327 ss.

6 In GUUE C 220 del 12 settembre 2009, p. 15.7 Tra fase scritta e orale hanno presentato osservazioni, oltre al Consiglio dell’Unione

europea, al Parlamento europeo e alla Commissione, tutti gli Stati membri, ad eccezione diAustria, Bulgaria, Lettonia, Malta, Repubblica Slovacca e Ungheria.

8 L’art. 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia non esplicita lapossibilità che il Presidente della Corte ammetta la presentazione di osservazioni orali oltreche scritte; tuttavia questa è ormai una prassi abbastanza frequente (v., in ultimo, Corte giust.30 novembre 2009, parere 1/08, Accordo generale sugli scambi di servizi (gats), in Racc., p.I-11129; 7 febbraio 2006, parere 1/03, Convenzione di Lugano, in Racc., p. I-1145), seguitaanche nel caso in esame.

9 Nel caso di richiesta di parere, le «prese di posizione» degli avvocati generali (come sichiamano le opinioni da essi rese nelle procedure diverse da quelle contenziose) restavano

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Nelle pagine che seguono, esamineremo analiticamente il ragio-namento seguito dal supremo giudice dell’Unione in quella che, perle ragioni che vedremo, è certamente destinata ad inserirsi nelnovero delle sue grandi pronunce «costituzionali». Ripercorso bre-vemente il lungo e complesso percorso che ha portato alla propostadi accordo internazionale esaminata dalla Corte (par. II), verrannoapprofonditi i tratti del sistema giurisdizionale sottoposto al vagliodi quest’ultima (par. III). Dopo aver analizzato la posizione espressadalla Corte sulla ricevibilità (par. IV) e sul merito (par. V) dellaquestione ad essa sottoposta, verrà esaminata l’ultima propostaconcernente il sistema di risoluzione unificata delle controversie inmateria brevettuale, sviluppata dagli organi politici dell’Unionedopo l’emanazione del parere (par. VI). La questione del regimelinguistico del titolo brevettuale, per quanto rilevante 10, non verràtrattata in questa sede. Si tratta, infatti, di un aspetto che, seppurcollegato, rimane comunque separato dal problema di istituire unsistema giurisdizionale unico: la stessa Corte di giustizia non si èpronunciata sul tema, visto altresì che la questione — sebbene abbiaormai preso una direzione ben precisa — non è tuttavia ancoradefinita 11.

solitamente segrete (M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, Torino,2009, p. 464). La prassi è ora cambiata nel senso che è la formazione di avvocati generali cheha reso la presa di posizione a decidere di volta in volta la relativa pubblicazione. In questocaso, il documento è stato reso pubblico, seppur sei settimane dopo il deposito del medesimo.Si può leggere il parere all’indirizzo http://www.researchprofessional.com/media/pdf/Patent3496.pdf (stato: 12 gennaio 2012). Per una veloce ma esauriente trattazione degli aspettiprincipali del medesimo, si rimanda a A. JOHNSON, Advocates General say preliminary ″non″ toa pan-European Patents Court, in Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2011, p. 105ss.

10 La questione del regime linguistico del titolo brevettuale, infatti, è una delle questioniche storicamente hanno maggiormente ostacolato i negoziati per la creazione di un titolocomune di proprietà intellettuale, una volta superati i primi contrasti legati a diverse mireprotezionistiche all’interno dell’allora Comunità economica europea (v. BEIER F. K., Stand undAussichten der europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts-schutzes, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil, 1969, p. 146 ss.).Inoltre, il regime linguistico del futuro titolo brevettuale dell’Unione è oggetto di cooperazionerafforzata (su cui v. infra, par. VI).

11 Nella proposta della Commissione del 2007 il regime linguistico del futuro brevettocomunitario (utile in certi casi a determinare la lingua del processo, v. art 29, par. 5 delprogetto di accordo sottoposto al vaglio della Corte nel parere in esame) era aperto a varieipotesi, pur prospettando la necessità di ridurre i costi di traduzione. Il 30 giugno 2010, solo5 giorni dopo il deposito della richiesta di parere alla Corte di giustizia, la Commissione, datal’impossibilità di trovare l’unanimità in seno al Consiglio sulle modalità per soddisfare lanecessità di cui sopra, ha presentato una proposta (COM (2010) 350 def.) che prevedeva ilrilascio del titolo brevettuale in una delle tre lingue di lavoro dell’Organizzazione europea deibrevetti (in seguito indicata con l’acronimo inglese di EPO), con la traduzione delle rivendi-cazioni nelle altre due. Come noto, non si è raggiunta l’unanimità — richiesta dalla basegiuridica dell’adottando regolamento che detta la disciplina del brevetto comunitario, i.e. l’art.118 par. 2 TFUE — neanche sulla base della proposta della Commissione. Dodici Stati membri

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II. Come è noto, a partire dal 1975 (se non, addirittura, già daitempi dei Trattati di Roma 12) si sono susseguiti numerosi progettiper istituire un sistema idoneo a garantire una tutela unificata dellaproprietà intellettuale 13. Il modello di protezione giurisdizionale deibrevetti «bocciato» (rectius, «rimandato») dalla Corte di giustizia nelparere in esame trae origine da una proposta 14 della Commissionedel 2007 finalizzata a trovare un compromesso tra due importantiprogetti in materia di giurisdizione brevettuale, negoziati negli stessianni sotto egide diverse, delle cui caratteristiche principali si puòtrovare più o meno direttamente traccia nel sistema di risoluzionedelle controversie esaminato nel parere in oggetto.

Da un lato, vi era il c.d. European Patent Litigation Agreement(EPLA 15), nato in seno all’Organizzazione europea dei brevetti (diseguito indicata con l’acronimo inglese EPO) tra il 1999 e il 2003 eteso all’adozione di un accordo internazionale tra gli Stati parte dellastessa Organizzazione. Dall’altro, invece, vi era una visione «comu-nitaria» della tutela della proprietà intellettuale in Europa, concre-tizzatasi in un progetto elaborato, sostanzialmente negli stessi anni,attraverso diverse proposte (regolamentari e non) successive al fal-limento della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunita-rio 16.

chiesero, quindi, di avviare una cooperazione rafforzata per adottare la proposta dellaCommissione, raccogliendo il sostegno di altri tredici Stati; il 10 marzo 2011 il Consiglio,ottenuto l’assenso del Parlamento europeo, ha emanato la decisione n. 167 (in GUUE L 76 del22 marzo 2011, p. 53) che autorizza l’avvio della procedura. Italia e Spagna, unici Stati che nonhanno aderito alla cooperazione rafforzata, hanno impugnato la decisione del Consiglioappena ricordata, introducendo un ricorso per annullamento, rispettivamente, in data 31maggio e 3 giugno 2011 (GUUE C 232 del 6 agosto 2011, p. 21 e GUUE C 219 del 23 luglio 2011,p. 12, cui si rimanda per i motivi specifici del ricorso). Sebbene dopo l’instaurazione dellacooperazione rafforzata sia diventata ben chiara la direzione scelta per il regime linguistico delfuturo brevetto comunitario, la questione è ancora tutt’altro che conclusa.

12 In tal senso BEIER F. K., Stand und Aussichten der europäischen Rechtsvereinheitli-chung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, cit.

13 Una ricostruzione storica è disponibile, inter alia, in H. ULLRICH, National, Europeanand Community patent protection: time for reconsideration, in A. OHLY, D. KLIPPEL (a cura di),Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, Tubinga, 2007; T. JAEGER, The EU patent: cui bono etquo vadit?, in Common Market Law Rev., 2010, p. 63 ss.; T. JAEGER, R. HILTY, J. DREXL, H.ULLRICH, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and TaxLaw on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified Patent Judiciary, in IIC- International Review of Industrial Property and Competition Law, 2009, p. 817 ss. Interessanteè altresì la ricostruzione storica operata dalla Commissione all’interno della sua Comunica-zione al Parlamento e al Consiglio del 3 aprile 2007, COM (2007)165 def., Migliorare il sistemadei brevetti in Europa.

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio, doc. COM(2007)165def., cit.

15 Il testo completo dell’accordo è reperibile online all’indirizzo internet http://www.e-po.org/law-practice/legislative-initiatives/epla.html .

16 Cfr. Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (Convenzione sul brevetto

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Il progetto EPLA prevedeva 17, sostanzialmente, l’istituzione diuna nuova giurisdizione internazionale, la Corte europea dei bre-vetti, aperta agli Stati contraenti della Convenzione di Monaco cheintendessero aderirvi (ergo, anche Stati non appartenenti all’Unioneeuropea). La Corte europea dei brevetti sarebbe stata composta dauna Corte di prima istanza, a sua volta divisa in Divisioni centrali eDivisioni regionali, da una Corte di appello (unica) e da una Cancel-leria, affiancate da un Comitato amministrativo; la Corte avrebbeavuto una competenza esclusiva per le azioni, anche riconvenzio-nali, di nullità e contraffazione dei brevetti europei. Il sistema EPLAera, in definitiva, un modello centralizzato di giurisdizione su titoli«centralizzati» solo quanto al rilascio (che, infatti, sarebbe spettatoall’EPO), non spingendosi il progetto de quo ad enucleare una disci-plina comune quanto agli aspetti materiali del titolo di proprietàintellettuale, che sarebbe rimasto un brevetto europeo, i.e. un fasciodi brevetti nazionali 18. Il progetto EPLA era quindi, strutturalmente,uno strumento di pura cooperazione interstatuale e perciò pocofunzionale al concetto di mercato interno 19, un progetto che noncreava brevetti unificati nella loro disciplina materiale né, ovvia-mente, realizzava un sistema di controllo che avrebbe potuto iusdicere su eventuali, futuri brevetti comunitari. D’altro canto, la Corteeuropea dei brevetti avrebbe garantito giudici altamente qualificatinell’ambito della proprietà intellettuale dal punto di vista tantogiuridico quanto tecnico, venendo questi ultimi nominati dall’EPOstesso e non dai singoli Stati membri — a differenza di quantoprevisto nel citato progetto di giurisdizione comunitaria (su cuiinfra) — grazie a requisiti decisi comunemente tra le Parti contra-enti. Quanto, poi, al regime linguistico, le lingue previste nel pro-

comunitario), 76/76/CEE, in GUCE L 17 del 26 gennaio 1976, p. 1; successivamente modificatacon l’ Accordo sul brevetto comunitario, 89/695/CEE, fatto in Lussemburgo il 15 dicembre 1989,in GUCE L 401 del 30 dicembre 1989, p. 1, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 26 luglio1993, n. 302, in GURI del 17 agosto 1993, n. 192, Suppl. Ord. n. 75. Si veda a proposito V.SCORDAMAGLIA, L’accordo sul brevetto comunitario, in Foro it., 1991, IV, c. 256.

17 Anche se la storia dei negoziati sul brevetto comunitario dovrebbe invitare allaprudenza, un ritorno a questo progetto tale e quale a quello siglato nel 2003, e modificato nel2005, appare improbabile, data la quantità e la qualità delle competenze devolute dagli Statimembri all’Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale (v. il diritto secondarioemanato da quest’ultima, quale citato infra, nel medesimo §).

18 Gli artt. 32-37 dell’EPLA, pur essendo un tentativo, ripreso per altro letteralmente daltesto della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario, di costituire un comunesubstantive patent law, non davano luogo ad una vera e propria disciplina materiale comunedei titoli di proprietà intellettuale; questi articoli rispondevano piuttosto all’esigenza per cui ungiudice comune (quale quello previsto appunto nell’EPLA) deve poter disporre di un nocciolominimo di definizioni comuni alle varie Parti contraenti.

19 H. ULLRICH, National, European and Community patent protection: time for reconside-ration, cit., p. 20.


getto EPLA sarebbero state le sole lingue ufficiali dell’EPO, ovverotedesco, inglese e francese.

Il progetto di una giurisdizione comunitaria in materia di bre-vetti, invece, è stato elaborato, in seguito all’insuccesso della Con-venzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario, principalmenteattraverso tre strumenti: la proposta di un regolamento relativo albrevetto comunitario presentata nel 2000 dalla Commissione 20, leimportanti e coeve modifiche introdotte dal Trattato di Nizza alsistema giurisdizionale comunitario 21 (previste anche in funzionedella suddetta proposta) e l’accordo politico raggiunto dal ConsiglioCompetitività del 3 marzo 2003 22 che sostanzialmente confermavala volontà politica (di allora) di procedere alla creazione di unsistema giurisdizionale in una direzione prevalentemente comunita-ria. I negoziati sul modello giurisdizionale sono sempre stati intrin-secamente connessi a quelli sulla disciplina materiale del brevettocomunitario; ma se è vero che questi ultimi non si sono mai incar-dinati in seno all’EPO, a differenza — come appena esaminato — diquanto accaduto per il meccanismo di risoluzione delle controversie,è altresì vero che sarebbe stato l’EPO l’organo preposto alla conces-sione (anche) dei brevetti comunitari 23.

Il giudice comunitario dei brevetti sarebbe stato istituito (se-condo quanto consentito dalle citate modifiche al TCE introdotte dalTrattato di Nizza) come camera specializzata affiancata al Tribunale(allora di primo grado) 24, e sarebbe stato competente per tutte le

20 Proposta della Commissione europea per l’adozione di un regolamento del Consigliorelativo al brevetto comunitario, 1 agosto 2000, COM(2000)412 def., in GUCE, C 337 E del 28novembre 2000, p. 278.

21 Tali modifiche possono sommariamente riassumersi nell’introduzione di due articoli,che costituiscono i pilastri per (l’eventuale) istituzione di un giudice comunitario in materia diproprietà intellettuale: 1) l’art. 229 A TCE (ora art. 262 TFUE), che prevede la possibilità diattribuire alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi sulle controversie legateall’applicazione dei futuri atti normativi comunitari che creano titoli di proprietà intellettuale;2) l’art. 225 A TCE (ora art. 257 TFUE) che consente l’istituzione di Tribunali specializzatiaffiancati al Tribunale (ex di primo grado). Per una trattazione dettagliata delle modifiche«strutturali» introdotte con il Trattato di Nizza al sistema giurisdizionale dell’Unione, M.CONDINANZI, Le innovazioni organizzative al sistema giudiziario comunitario, in B. NASCIMBENE (acura di), Il processo comunitario dopo Nizza, Milano, 2003, p. 53 ss.

22 Documento del Consiglio n. 6874/03 del 3 marzo 2003, reperibile online sul sito delConsiglio. Si veda, in particolare, il punto 2.3, dove si afferma che «al momento del rilascio delbrevetto il richiedente deve presentare una traduzione di tutte le rivendicazioni in tutte lelingue ufficiali della Comunità, eccetto se uno Stato membro rinuncia alla traduzione nella sualingua. Le traduzioni saranno presentate all’[Ufficio europeo dei brevetti] e i costi saranno acarico del richiedente».

23 Vedasi, ab initio, l’art. 1 par. 2 della Convenzione sul brevetto europeo per il Mercatocomune (Convenzione sul brevetto comunitario), 1975, cit.

24 Si noti che, come peraltro già accaduto con l’art. 168 A TCE introdotto dall’Atto UnicoEuropeo a proposito dell’affiancamento del Tribunale (allora) di primo grado alla Corte di

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azioni di nullità e contraffazione, ivi comprese quelle in materia dirisarcimento danni 25. Il Tribunale (di primo grado) sarebbe statocompetente per i giudizi di appello, senza possibilità di interventoulteriore della Corte di giustizia (fatto salvo, ovviamente, il caso diriesame). I giudici, tanto della camera specializzata quanto dellaconstituenda sezione ad hoc del Tribunale, avrebbero dovuto di-sporre di sufficiente esperienza in materia di brevetti 26 e sarebberostati nominati dagli Stati membri. Si delineava così un sistemagiurisdizionale fortemente e volutamente accentrato a livello comu-nitario 27, il cui ordinamento già conosceva alcune norme in materiadi proprietà intellettuale (si pensi alle disposizioni in merito conte-nute nel regolamento Bruxelles I 28, nonché alla direttiva sul rispettodei diritti di proprietà intellettuale 29, che sarebbe stata adottatanell’aprile 2004). Questo forte accentramento costituiva al tempostesso il tratto caratteristico ed il problema principale del sistemagiurisdizionale proposto: venuta meno la volontà politica che sor-reggeva una simile centralizzazione a livello comunitario, forseanche in seguito alla tendenza «contro-integrazionista» formatasidopo il fallimento del Trattato costituzionale, sono emersi i problemiche una simile concentrazione comportava in un’Unione che alloragià contava venticinque Paesi membri. Non di secondo piano eraaltresì il timore di alcuni Stati membri di istituire un giudice nonsufficientemente specializzato rispetto alla tematica della proprietàintellettuale 30, caratteristica, invece, fortemente richiesta dagli sta-

giustizia, anche per il Tribunale dei Brevetti Comunitari era previsto un Cancelliere ad hoc,vista la particolarità ed il numero delle controversie che sarebbero state introdotte dinanzi adesso (v. la proposta della Commissione del 23 dicembre 2003, COM(2003)828 def., p. 8).

25 Stranamente, la competenza non ricomprendeva le azioni riguardanti le licenzecontrattuali ed obbligatorie (come nota già H. ULLRICH, National, European and Communitypatent protection: time for reconsideration, cit., p. 13), segnando un’analogia con quantoprevisto dal sistema EPLA. È appena il caso di ricordare, tuttavia, che nel progetto digiurisdizione comunitaria la disciplina sulle ultime due materie sopra accennate sarebbecomunque stata uniforme, anche se la competenza in merito non veniva accentrata a livellocomunitario; pertanto i possibili svantaggi da ciò derivanti per il mercato unico sarebberorisultati molto più contenuti.

26 V. COM(2003)828 def., p. 8.27 È vero però che — essendo l’EPO l’organo preposto al rilascio dei titoli — il

contenzioso in materia di concessione dei brevetti, limitazioni e revoche rimaneva in senoall’organo suddetto.

28 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente lacompetenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale, in GUCE L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 ss.

29 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulrispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in GUUE L 157 del 30 aprile 2004, p. 45 ss.

30 Come riportato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consigliodel 3 aprile 2007, cit., p. 11.


keholders maggiormente interessati al progetto 31. In ultimo, ma nonper importanza, vi era la circostanza per cui una giurisdizionesquisitamente comunitaria non avrebbe potuto conoscere i conten-ziosi vertenti sui brevetti europei, che sarebbero quindi rimasti dicompetenza di altri organi giudicanti, con i conseguenti rischi didifformità giurisprudenziali, a meno ovviamente di un’adesione del-l’Unione alla Convenzione di Monaco.

III. Nel 2007 32 la Commissione propose, quindi, una «terza via»,una soluzione di compromesso che combinasse il meglio delle dueproposte sopra menzionate, e che al tempo stesso sapesse, concet-tualmente, coniugare la volontà politica di alcuni Stati membri afavore di un sistema di tipo internazionalistico che salvaguardasse esi ispirasse alla trentennale esperienza della Convenzione di Monacocon l’esigenza spiccatamente comunitaria di un titolo di proprietàintellettuale strumentale al progresso del mercato interno e che fossequindi collegato, quanto alla risoluzione delle controversie, allaCorte di giustizia. La Commissione suggerì di attribuire ad unorgano modellato sul progetto EPLA, quindi sostanzialmenteesterno all’ordinamento dell’Unione europea e competente per i solibrevetti europei, la giurisdizione anche sui futuri brevetti comuni-tari. Veniva così risolto l’impedimento strutturale del progettoEPLA, richiedendo però che quest’organo rispettasse la Corte digiustizia «come arbitro ultimo in materia di diritto comunitario,compreso nelle questioni relative all’acquis comunitario e alla vali-dità dei futuri brevetti comunitari» 33.

In seguito ai negoziati susseguitisi dopo la proposta appenaesaminata, si definì il modello giurisdizionale sottoposto al vagliodella Corte nel parere in oggetto 34, che era delineato come segue.

Attraverso un accordo internazionale misto tra Unione europea,

31 Un funzionario tedesco della DG IMCO della Commissione fa notare, seppur intermini forti, come ad oggi circa il 70% delle cause in materia di brevetto introdotte in tuttaEuropa siano sottoposte ai soli giudici tedeschi, «e non ai giudici di certi Stati membri, inteoria competenti a conoscere il contenzioso in materia di brevetti, ma che di fatto restanodisoccupati poiché non sono specializzati». In tal senso si esprime J. GASTER, Das Gutachten desEuGH zum Entwurf eines Übereinkommens zur Schaffung eines Europäischen Patentgerichts, inEuropäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2011, p. 396 (liberamente tradotto).

32 Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 3 aprile 2007, cit.33 Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 3 aprile 2007,

cit., p. 12.34 È il caso di sottolineare che i negoziati sono andati avanti anche dopo la richiesta di

parere alla Corte: il sistema di risoluzione delle controversie su cui si è espressa quest’ultima,quindi, ha subito delle modifiche, anche importanti (come ad esempio sul regime linguistico,vedi supra, nota 11).

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Stati membri e Stati terzi aderenti alla Convenzione di Monaco (subase facoltativa per questi ultimi due soggetti), si sarebbe istituito unTribunale dei brevetti europeo e comunitario (in seguito, il Tribu-nale dei brevetti) competente, come emerge già dal nome, sullecontroversie in materia di ambo i tipi di brevetto. Il Tribunale deibrevetti sarebbe stato composto da un Tribunale di primo grado,comprendente una Divisione centrale e Divisioni locali e regionali,da una Corte d’appello (unica) competente a conoscere gli appelliproposti contro le decisioni prese in primo grado, e da una Cancel-leria. I collegi giudicanti, dalla Divisione locale alla Corte d’appello,sarebbero sempre stati composti su base multinazionale 35. Gliorgani giudiziari sarebbero stati altresì affiancati da un comitatomisto e da un comitato del bilancio, entrambi composti da rappre-sentanti di tutte le parti contraenti all’accordo (per l’Unione europeaovviamente sarebbe stato un rappresentante scelto dalla Commis-sione, ai sensi dell’art. 17 TUE), e da un comitato consultivo cheavrebbe incluso esperti del settore rappresentanti ognuno una partecontraente. Compito di tali comitati sarebbe stato quello di assicu-rare l’efficace attuazione e funzionamento dell’accordo. In partico-lare, il comitato misto avrebbe svolto il ruolo di maggior rilievopolitico, intervenendo nella nomina dei giudici, nella definizione deicompensi spettanti al Tribunale dei brevetti, nelle modifiche allostatuto del medesimo, nella redazione delle regole di procedura enell’ipotesi di revisione dell’accordo per adeguarlo a trattati interna-zionali o alla normativa dell’Unione 36. La competenza giurisdizio-nale, di natura esclusiva, avrebbe investito un numero di azionimaggiore sia di quelle previste nel progetto EPLA (grazie all’allarga-mento della giurisdizione anche ai brevetti comunitari), sia (sor-prendentemente) di quelle del progetto di giurisdizione puramentecomunitaria, grazie all’inclusione delle azioni in materia di licenzeobbligatorie 37. L’adeguatezza tecnico-giuridica dei giudici sarebbestata garantita da un programma di formazione continua nellematerie del settore della proprietà intellettuale cui essi sarebbero

35 V. art. 6, par. 1, del progetto di accordo.36 V. art. 11, 12, 18, 21, 22 e 58 quinquies del progetto di accordo.37 L’elenco esaustivo delle azioni di competenza del Tribunale dei brevetti si trova al

par. 10 del parere in oggetto, che riprende l’art. 15 del progetto di accordo sottoposto allaCorte. L’esclusione delle azioni in materia di licenze obbligatorie dal progetto di giurisdizionecomunitaria delineato nei primi anni 2000 era, in effetti, qualcosa di imprevisto, e non è daescludersi che sarebbe stata oggetto di emendamento nel prosieguo dei negoziati. Unariflessione sul punto è contenuta in H. ULLRICH, National, European and Community patentprotection: time for reconsideration, cit., p. 13.


stati tenuti a partecipare nel corso del mandato 38. Il Tribunale deibrevetti, cui l’art. 14 bis del progetto di accordo avrebbe attribuito ilcompito di applicare ed interpretare il diritto dell’Unione diretta-mente applicabile e segnatamente il futuro regolamento istitutivodel brevetto comunitario, sarebbe stato connesso alla Corte di giu-stizia attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale, riprendendoil consueto schema dell’art. 267 TFUE. Qualora, infatti, si fosse postauna questione circa l’interpretazione dei Trattati o la validità el’interpretazione di atti delle istituzioni dell’Unione, il Tribunale diprimo grado avrebbe potuto, mentre la Corte di appello avrebbedovuto, rivolgersi alla Corte di giustizia. Entrambi gli organi rimet-tenti sarebbero stati evidentemente vincolati alla decisione emessada quest’ultima.

IV. Se l’idea di partenza del progetto di Tribunale dei brevettiera, dunque, di attribuire competenze giurisdizionali ad un organo«decentralizzato», esterno all’Unione europea, che riconosceva allaCorte di giustizia non tanto il suo ruolo usuale di garante dell’uni-forme interpretazione e applicazione dei Trattati, quanto piuttostoquello di «arbitro ultimo» 39 delle controversie sul futuro brevettocomunitario in qualità di giudice di terzo grado, la risposta delsupremo giudice dell’Unione alla domanda di parere appare comeuna netta presa di posizione contro questa «volontà decentraliz-zante», a favore invece della tenuta complessiva dell’ordinamentodell’Unione 40. Ma vediamo il parere più in dettaglio.

Anzitutto non hanno posto particolari difficoltà le questioni

38 Inoltre, i giudici sono nominati all’unanimità dal comitato misto, assicurando unacomposizione bilanciata su base geografica, dopo che il comitato consultivo ha redatto unalista contenente l’indicazione dei migliori candidati, in un numero pari almeno al doppio deiposti disponibili.

39 Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 3 aprile 2007,cit., p. 12.

40 È il caso di sottolineare che tecnicamente la richiesta di parere rivolta alla Corte dalConsiglio nel giugno 2009 si fondava, evidentemente, sui Trattati allora vigenti, vale a dire iTrattati UE e CE come modificati dal Trattato di Nizza. La Corte, tuttavia, valuta le questionisollevate dalla domanda di parere alla luce delle disposizioni dei Trattati sull’Unione e sulFunzionamento dell’Unione, entrati in vigore circa 5 mesi dopo la richiesta di parere, visto chel’accordo si inserirebbe nel nuovo contesto normativo (v. punto 58). Va altresì detto che nelparere in oggetto la Corte di giustizia continua ad usare l’espressione «brevetto comunitario»,coerentemente ai documenti presentati insieme alla richiesta di parere, e pertanto questoelaborato mantiene la medesima locuzione. Tuttavia, in seguito all’entrata in vigore delTrattato di Lisbona, e la successione dell’Unione alla Comunità, lo storico, pregnante, e percerti versi insostituibile, aggettivo comunitario non è più tecnicamente corretto; il titolobrevettuale dell’Unione Europea viene ora definito, in sede di negoziati, anche con l’espres-sione di brevetto unitario, brevetto UE e, recentemente, «brevetto europeo con effetto unita-rio».

Giurisprudenza376

relative alla ricevibilità 41 della richiesta di parere, nonostante ledivergenti posizioni espresse in merito da Spagna, Irlanda e Parla-mento europeo 42. Per essere sottoposto al vaglio della Corte tramitela procedura di cui all’art. 218, par. 11, TFUE, il contenuto delprogetto di accordo internazionale deve essere sufficientemente pre-ciso e delineato 43. Nel caso in esame, il Consiglio aveva trasmessoalla Corte, in allegato alla sua domanda, «il testo completo delprogetto di accordo contenente, in particolare, norme sull’organiz-zazione e sulle modalità di funzionamento del Tribunale dei brevetti,sulle sue competenze e sui vari tipi di ricorso, nonché sul dirittoapplicabile e sugli effetti delle pronunce di quest’organo giurisdizio-nale» 44, così come il documento contenente la bozza di regolamentosulla disciplina materiale del futuro brevetto comunitario. La do-manda di parere, oltre a vertere su di un progetto sufficientementepreciso, richiamava altresì il più ampio contesto normativo in cuidetto accordo si sarebbe dovuto inserire. Pertanto, la Corte haritenuto che tale presupposto di ricevibilità ricorresse nel caso dispecie. Il giudice di Lussemburgo ha ricordato inoltre come, ai finidella ricevibilità della richiesta di parere, non siano rilevanti lo statodi avanzamento dei negoziati, né l’unanimità dei consensi su tutti ipunti del progetto di accordo. Infatti, «la Corte può essere investitadi una domanda di parere [anche] prima che inizino i negoziati a

41 L’utilizzo del termine «ricevibilità», piuttosto che «ammissibilità», merita una breveriflessione. D. SIMON, Avis négatif sur le projet de création d’une juridiction des brevets, in Europe,maggio 2011, p. 4 sostiene che l’uso del secondo termine sia preferibile, in quanto non si trattadi un ricorso puramente contenzioso, ma di una domanda di avviso consultivo, per la qualesono previsti requisiti quanto alla proposizione della domanda e non alla ricevibilità dellamedesima. La Corte ha utilizzato più spesso il primo termine, tranne in alcuni casi (Cortegiust. 28 marzo 1996, parere 2/94, Adesione della Comunità alla Convenzione Europea per lasalvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, in Racc., p. I-1759; 24 marzo1995, parere 2/92, Partecipazione della Comunità o di una delle sue istituzioni alla terzadecisione modificata del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-mici relativa al trattamento nazionale, in Racc., p. I-521; 10 aprile 1992, parere 1/92, Progetto diaccordo tra la Comunità ed i paesi dell’Associazione europea di libero scambio relativo allacreazione dello Spazio economico europeo, in Racc., p. I-821). In alcuni casi (v. su tutti Corte digiustizia, 14 dicembre 1991, parere 1/91, Progetto di accordo tra la Comunità ed i paesidell’Associazione europea di libero scambio relativo alla creazione dello Spazio economicoeuropeo, in Racc., p. I-6079) sono utilizzati entrambi i termini nel medesimo parere, sì che parepotersi affermare che la Corte utilizzi le due espressioni indistintamente, come sinonimi. Nelpresente elaborato si utilizza pertanto il termine «ricevibilità», come utilizzato dalla Corte nelparere in esame.

42 Le osservazioni formulate per iscritto dai soggetti sopracitati sono (brevemente)riportate ai punti 17-18 del parere.

43 «Nei casi in cui la Corte debba pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni diun progetto di accordo con le norme del Trattato, è necessario che quest’ultima abbia adisposizione elementi sufficienti riguardo al contenuto stesso di detto accordo» (v. punto 49).La Corte rimanda qui alla posizione già espressa nel parere 2/94, cit., ai punti 20-22.

44 V. punti 50-52.


livello internazionale, quando l’oggetto del previsto accordo è cono-sciuto, anche qualora sussistano un certo numero di alternativeancora aperte e di divergenze relative alla redazione dei testi inquestione», purché «la documentazione sottoposta alla Corte con-senta a quest’ultima di elaborare un giudizio sufficientemente sicuroin merito alla questione sollevata» 45 (cioè, purché sia rispettato ilprincipio della sufficiente precisione del contenuto del progetto diaccordo). La posizione sancita dalla Corte 46 rispecchia, d’altronde,la ratio della procedura di parere di cui all’art. 218 TFUE, che miraa prevenire le conseguenze in termini di responsabilità internazio-nale che deriverebbero dall’accertamento dell’incompatibilità di unaccordo con il diritto primario qualora il relativo giudizio fosseposteriore all’entrata in vigore dell’accordo stesso.

Nel valutare la ricevibilità della richiesta, la Corte ha sottoline-ato, altresì, come la possibilità, concessa dal par. 11 del citato art.218, di richiedere un parere su un progetto di accordo internazionalespetti ugualmente ed individualmente tanto al Consiglio, quanto alParlamento europeo, alla Commissione e a ciascuno Stato membro,senza che tra tali soggetti sia necessaria alcuna concertazione pro-dromica alla richiesta stessa. Anzi, il fatto che il Consiglio, adesempio, formuli una richiesta di parere alla Corte, non incideminimamente sull’eguale legittimazione del Parlamento a procederenella medesima direzione. L’individualità della legittimazione di cuial par. 11 art. 218 TFUE vale a prescindere dal fatto che sia neces-saria l’approvazione del Parlamento per l’adozione di accordi inter-nazionali, come accade quando l’accordo internazionale necessiti diun ulteriore atto normativo per la cui adozione sia prescritta laprocedura legislativa ordinaria (come si verifica nel caso in esame).La Corte ha confutato così l’eccezione di ricevibilità formulata dalParlamento europeo, motivata da una presunta violazione da partedel Consiglio del principio dell’equilibrio istituzionale, per non es-sersi quest’ultimo accordato con il Parlamento circa l’opportunità eil merito della richiesta di parere 47.

V. Prima di addentrarsi nel cuore della questione di merito sullacompatibilità del progetto di accordo con il diritto dell’Unione, laCorte formula una precisazione tanto ovvia quanto importante elibera il campo da due ulteriori osservazioni relative ad una presunta

45 Per entrambe le citazioni, v. punto 53.46 Riprendendo, per altro, quanto già espresso in Corte giust., 4 ottobre 1979, parere

1/78, Accordo internazionale sulla gomma naturale, in Racc., p. 2871, punto 34.47 V. punti 55-56 del parere in esame.

Giurisprudenza378

incompatibilità del Tribunale dei brevetti con gli articoli 262 e 344TFUE.

La precisazione verte su quale sia l’esatta questione oggetto delladomanda di parere: non le competenze del Tribunale dei brevettiriguardo alle controversie relative al brevetto europeo, bensì quelleriguardo alle controversie inerenti al futuro brevetto comunitario.La reale portata di questa precisazione apparirà più chiaramenteinfra, quando si farà riferimento alla questione degli atti giuridiciche il Tribunale dei brevetti sarebbe stato chiamato ad applicare edinterpretare.

Circa la presunta incompatibilità dell’accordo con l’art. 262TFUE, la Corte ha osservato che tale disposizione, introdotta dalTrattato di Nizza (art. 229 A TCE), e posta a fondamento del progettodi giurisdizione puramente comunitaria in materia di brevetti, pre-vede la possibilità di attribuire alla Corte di giustizia la competenzaa pronunciarsi su controversie connesse ai futuri brevetti comuni-tari. La stessa formulazione letterale della disposizione non implicadunque alcun obbligo per il legislatore dell’Unione di attribuireeffettivamente detta competenza alla Corte di giustizia, o viceversadi conferirla ad altri organi giurisdizionali. L’articolo in esame,infatti, «non instaura un monopolio della Corte nella materia inquestione e non condiziona la scelta della cornice giurisdizionaleche possa essere realizzata per le controversie tra privati in materiadi titoli di proprietà intellettuale» 48.

Neanche l’art. 344 TFUE è di ostacolo al progetto di accordo: lecontroversie di competenza del Tribunale dei brevetti sono, infatti,solamente quelle tra privati. La previsione di cui all’articolo appenacitato, che sancisce che gli Stati membri dell’Unione non possonosottoporre una controversia relativa all’interpretazione o l’applica-zione dei Trattati (o degli atti adottati in base ad essi, quali adesempio il futuro regolamento sul brevetto comunitario) ad unaprocedura diversa da quelle previste nei Trattati stessi, non rilevaquindi nel caso di specie.

Entrando nel merito della compatibilità del progetto di accordocon i Trattati, per rispondere alla domanda sottopostale dal Consi-glio, la Corte ha delineato in primis «gli elementi fondamentalidell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione,quali concepiti dai Trattati istitutivi e sviluppati dalla giurispru-denza della Corte» 49. In particolare, vengono ricordati l’effetto

48 V. punto 62.49 V. punto 64.


diretto, la primauté del diritto dell’Unione europea e il principio delmonopolio della Corte di giustizia nell’interpretazione e nell’appli-cazione dei Trattati (quale sancito dall’art. 19 TUE) 50.

Accanto a queste considerazioni piuttosto «classiche», la Corte— con affermazioni tutt’altro che tradizionali — ha posto l’accentosul ruolo svolto dai giudici nazionali. Dall’art. 19, par. 1, TUE,afferma il giudice di Lussemburgo, si evince come sia «compito dellaCorte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare ilrispetto [dell’ordinamento giuridico] e del sistema giurisdizionaledell’Unione» 51. Tale affermazione pare avere una duplice, e per certiversi contrastante, portata innovativa.

Innanzitutto, la Corte sancisce il principio della condivisione 52

con gli organi giurisdizionali degli Stati membri della responsabilità«di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’appli-cazione dei Trattati» che — almeno esplicitamente — l’art. 19, par. 1,TUE, attribuisce alla sola Corte di giustizia. È vero che, nel pano-rama giurisprudenziale della Corte, non mancano pronunce in cui sisottolinea la partecipazione dei giudici nazionali alla responsabilitàdi assicurare una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti ga-rantiti ai singoli dall’ordinamento comunitario 53. Tale principio,infatti, è stato poi codificato con il Trattato di Lisbona nella secondafrase dell’art. 19, par. 1, TUE. Il parere in oggetto, tuttavia, va oltrea quanto asserito sinora dalla stessa Corte di giustizia, sancendo lacorresponsabilità dei giudici nazionali nel proteggere non solo idiritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, ma anche ilrispetto, e quindi la tenuta stessa, del medesimo. Alla base di questaaffermazione la Corte ha posto il principio di leale collaborazione(che nell’art. 19 TUE trova una specificazione): «spetta agli Statimembri, in particolare, in forza del principio di leale cooperazione,enunciato dall’art. 4, par. 3, primo comma, TUE, garantire, ciascunosul proprio territorio, l’applicazione e l’osservanza del diritto del-l’Unione» 54.

In secondo luogo, va notato come l’art. 19, par. 1, TUE, seampliato quanto ai soggetti ricompresi nel dettato normativo, vienecontemporaneamente ristretto nella sua portata dispositiva. La

50 V. punto 65.51 V. punto 66, corsivi aggiunti.52 Usa questa espressione già D. SIMON, Avis négatif sur le projet de création d’une

juridiction des brevets, cit., p. 6.53 Si veda, per tutte, Corte giust. 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, in Racc., p.

I-2271.54 V. punto 68.

Giurisprudenza380

Corte ha sancito infatti che il compito che l’art. 19, par. 1, TUE,attribuisce congiuntamente a sé medesima ed agli organi giurisdi-zionali degli Stati membri è quello di assicurare il rispetto dell’ordi-namento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione, mentre,come noto, il compito conferitole fin dai Trattati di Roma è diassicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applica-zione dei Trattati». È evidente come quest’ultimo concetto ricom-prenda un campo giuridico che trascende il solo ordinamento giu-ridico dell’Unione e che racchiude piuttosto l’insieme delle normegiuridiche che di volta in volta vengono in rilievo nell’interpretazionee nell’applicazione dei Trattati. Complessivamente considerata, l’af-fermazione della Corte circa la condivisione di responsabilità nonpare, quindi, avere come conseguenza quella di mettere sullo stessopiano sé stessa ed i giudici nazionali: la lettura restrittiva che vienedata dell’art. 19, par. 1, TUE, da applicarsi nell’ipotesi in cui l’eser-cizio dei compiti ivi contenuti sia esercitato dalla Corte congiunta-mente ai giudici nazionali, nonché la successiva affermazione percui spetta alla sola Corte «garantire il rispetto dell’autonomia del-l’ordinamento giuridico dell’Unione quale istituito dai Trattati» 55,conferma il ruolo comunque egemonico proprio di quest’ultima nelsistema giurisdizionale dell’Unione.

Da queste premesse la Corte muove ad analizzare le disposizionifondamentali del progetto di Tribunale dei brevetti. Quest’ultimo, siafferma, è situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizio-nale dell’Unione, godendo di personalità giuridica propria in forzadel diritto internazionale; inoltre, e qui sta il cuore del problema,«conformemente all’art. 14 bis del progetto di accordo 56, [...] ha ilcompito di interpretare e di applicare il diritto dell’Unione» 57.Infatti, il Tribunale dei brevetti, come istituito dal progetto di ac-cordo internazionale oggetto del parere, «è chiamato a interpretaree ad applicare non solo le disposizioni di detto accordo, ma anche ilfuturo regolamento sul brevetto comunitario nonché altri atti deldiritto dell’Unione 58, segnatamente regolamenti e direttive in com-binato disposto con i quali il citato regolamento dovrebbe eventual-mente essere letto, ossia norme riguardanti altri regimi di proprietàintellettuale, nonché norme del Trattato FUE concernenti il mercato

55 V. punto 67. In questo frangente la Corte cita la posizione da lei già espressa nelprimo parere a proposito dell’accordo internazionale per l’istituzione dello Spazio EconomicoEuropeo (Corte di giustizia, 14 dicembre 1991, parere 1/91, cit., punto 35).

56 Si vedano i documenti riportati alla nota 3.57 V. punto 73 del parere.58 Come ad esempio la direttiva 2004/48/CE, cit., e il regolamento (CE) 44/2001, cit.


interno e il diritto della concorrenza. Parimenti, il Tribunale deibrevetti può essere chiamato a risolvere una controversia dinanzi adesso pendente incentrata sui diritti fondamentali e sui principigenerali del diritto dell’Unione, se non a esaminare la validità di unatto dell’Unione» 59.

La circostanza per cui il Tribunale dei brevetti sarebbe chiamatoad interpretare ed applicare il diritto dell’Unione europea conduce adue ulteriori riflessioni.

In primis, va sottolineato che l’accordo internazionale in esamediverge sostanzialmente dai precedenti accordi sottoposti al vagliodella Corte attraverso la medesima procedura di parere. Il giudice diLussemburgo, citando la propria precedente giurisprudenza sulpunto, ha rammentato i precedenti dell’accordo di Porto per lacreazione di uno Spazio Economico Europeo 60 (SEE) e dell’accordoper la creazione di uno Spazio Aereo Comune Europeo 61. Adaccomunare i due casi citati con quello del Tribunale dei brevetti èla circostanza per cui, attraverso la stipulazione dell’accordo,l’Unione (la Comunità, al tempo dei due accordi menzionati) sisottoporrebbe ad una giurisdizione internazionale. Questa circo-stanza, ha ricordato la Corte, non costituisce, di per sé, un problema:«un accordo internazionale, che preveda l’istituzione di un giudiceincaricato dell’interpretazione delle sue disposizioni, [...] non è in-compatibile, in linea di principio, con il diritto dell’Unione. Infatti, lacompetenza dell’Unione in materia di relazioni internazionali e lasua capacità di concludere accordi internazionali implicano neces-sariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organogiurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, perquanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle loro dispo-sizioni» 62. Tuttavia, l’accordo in oggetto si distingue dai due appenacitati perché il Tribunale dei brevetti non interpreterebbe e appli-cherebbe solo le disposizioni dell’accordo internazionale che lo isti-tuisce, bensì anche il diritto dell’Unione direttamente applicabile,come già precisato supra.

A tal proposito, inoltre, non è condivisibile l’obiezione sollevatain dottrina per cui, ad una più attenta analisi, il Tribunale deibrevetti non applicherebbe il diritto dell’Unione europea 63. Tale

59 V. punto 78 del parere.60 Corte giust. 14 dicembre 1991, parere 1/91, cit.61 Corte giust. 18 aprile 2002, parere 1/00, Progetto di accordo sull’istituzione di uno

spazio aereo comune europeo tra la Comunità europea e taluni paesi terzi, in Racc., p. I-3493.62 V. punto 74 del parere, corsivi aggiunti.63 L’obiezione è mossa da M. MÜLLER, Die Errichtung des Europäischen Patentgerichts -

Giurisprudenza382

affermazione muove dalla constatazione per cui tutte le azioni ri-spetto alle quali sarebbe attribuita competenza al Tribunale deibrevetti vertono sul titolo brevettuale, che di per sé non è un attogiuridico dell’Unione, in quanto rilasciato dall’EPO, che è un orga-nismo internazionale e non un’agenzia né un organo dell’Unione.L’affermazione che il brevetto comunitario sia un atto completa-mente estraneo all’ordinamento giuridico dell’Unione meriterebbesenza dubbio un approfondimento in chiave critica, potendosi argo-mentare in senso opposto 64. Tuttavia, il punto focale della questionepare essere un altro. Il Tribunale dei brevetti conoscerebbe edinterpreterebbe il diritto dell’Unione, sia per espressa previsionenormativa (art. 14 bis progetto di accordo), sia per necessità legatealla sua prassi operativa, a prescindere dalla pur discutibile naturadel titolo brevettuale. Innanzitutto perché impugnando un brevettocomunitario — per invalidità, violazioni, licenze e quant’altro — sifinirebbe inevitabilmente per ius dicere sul regolamento che istitui-sce il titolo brevettuale e che ne contiene la disciplina materiale, ilquale avrà natura puramente comunitaria. In secondo luogo, perchépotranno venire in rilievo gli atti di diritto derivato dell’Unioneeuropea in materia di proprietà intellettuale che, ormai da anni,fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. In ultimo, manon per importanza, perché la materia della proprietà intellettuale èintimamente connessa con settori del mercato interno disciplinatistoricamente e naturalmente dal diritto dell’Unione europea, quali lelibertà fondamentali e il diritto della concorrenza. Il fatto che ilTribunale dei brevetti applicherebbe il diritto dell’Unione europeanon pare, quindi, confutabile.

Tornando alle osservazioni formulate nel merito dalla Corte, vasottolineato come, in assenza del Tribunale dei brevetti, la compe-

Herausforderung für die Autonomie des EU-Rechtssystems?, in Europäische Zeitschrift fürWirtschaftsrecht, 2010, p. 855; il concetto viene ripreso anche da J. GASTER, Das Gutachten desEuGH zum Entwurf eines Übereinkommens zur Schaffung eines Europäischen Patentgerichts,cit., p. 396.

64 La dottrina citata alla nota precedente si basa sulla regola per cui un atto giuridicodell’Unione è tale quando è emanato da un’istituzione dell’Unione. Ad ogni modo, anchemuovendosi interamente nel solco di detta dottrina, sarebbe necessario esaminare altresì ilrapporto che intercorrerebbe tra l’EPO e l’Unione nell’ambito del rilascio dei brevetti comu-nitari, in seguito all’adesione della seconda all’Organizzazione europea dei brevetti. Si po-trebbe infatti ricostruire una connessione tra Unione ed EPO, aggirando così il problema postodal fatto che il secondo non sia un’istituzione dell’Unione (sul punto, v. infra, par. 6). Inoltre,questo approccio sarebbe utile solo per rilevare le conseguenze che potrebbero derivare da unasimile delega di competenze di esecuzione ad un organo totalmente esterno all’ordinamentodell’Unione, quale appunto l’EPO, e non anche per confutare l’affermazione, centrale nelragionamento della Corte, che il Tribunale dei brevetti applica il diritto dell’Unione (v. infra,in questo stesso par.).


tenza a conoscere la normativa ricordata spetterebbe, «normal-mente [...], ai giudici nazionali, [...] insieme al compito di garantire,in detto ambito, la piena applicazione del diritto dell’Unione, nonchéla tutela in giudizio dei diritti che i soggetti dell’ordinamento rica-vano dal medesimo» 65. L’attribuzione di queste competenze alTribunale dei brevetti priverebbe così i giudici 66 degli Stati membridelle medesime, con rilevanti conseguenze sulle possibilità per laCorte di giustizia di esprimersi in materia.

Il Tribunale dei brevetti, dunque, subentrerebbe, nell’ambitodelle competenze ad esso attribuite a titolo esclusivo, ai giudicinazionali. Il fatto che gli Stati membri devolvano tale funzionegiurisdizionale ad un altro giudice — ad esempio comune ad essi,come nel caso della Corte di giustizia del Benelux — non è vietato,per principio, dal diritto dell’Unione. Sono, infatti, i giudici nazio-nali ad essere investiti in primis della competenza a pronunciarsisulle controversie sopra ricordate, e non direttamente la Corte digiustizia 67. L’amministrazione della giustizia, inoltre, è una compe-tenza degli Stati membri, che non è stata trasferita all’Unione; ilfatto, però, che si tratti di competenze giurisdizionali riguardanti ildiritto dell’Unione europea implica il rispetto degli elementi fonda-mentali di questo ordinamento giuridico, pena l’incompatibilità delsistema giurisdizionale con quanto delineato dai Trattati.

Resta, dunque, da chiedersi quali siano questi elementi fonda-mentali. Oltre a quelli già ricordati in apertura (su tutti, effettodiretto e primauté), la Corte enuclea le ulteriori «garanzie struttu-rali» poste a tenuta dell’ordinamento dell’Unione — per quanto

65 V. punto 73 del parere.66 A tal proposito, non pare condivisibile l’obiezione formulata da J. GASTER, Das

Gutachten des EuGH zum Entwurf eines Übereinkommens zur Schaffung eines EuropäischenPatentgerichts, cit., p. 396, secondo cui la Corte di giustizia non riconosce la circostanza per cuiin numerosi Stati membri gli organi competenti a conoscere i contenziosi in materia di nullitàdi brevetti non sono autorità giudiziarie, ma uffici appositi o comunque autorità amministra-tive, che quindi non sono collegati alla Corte di giustizia tramite il meccanismo del rinviopregiudiziale (la cui centralità nel ragionamento della Corte apparirà infra, in questo stesso §).Questo non è il caso dell’Italia, dove a conoscere le controversie in materia brevettuale sono lesezioni specializzate in proprietà intellettuale del giudice ordinario; né della Germania, dovecompetente per le azioni di nullità è il Bundespatentgericht, che per altro ha già dialogato conla Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. Ad ogni modo, anche qualora l’azione siaesercitata in primis davanti allo stesso Ufficio che ha rilasciato il brevetto, è sempre possibileimpugnare le decisioni di questi davanti ad un organo giurisdizionale (che potrebbe quindirivolgere quesiti alla Corte di giustizia in via pregiudiziale), rendendo, di fatto, gli organigiurisdizionali degli Stati membri i soggetti che vengono privati delle competenze attribuite inseguito al Tribunale dei brevetti. Per una panoramica comparata delle azioni esperibili inmateria di brevetti, si veda C. HEATH, L. PETIT (a cura di), Patent Enforcement Worldwide - Asurvey of 15 Countries, Oxford, 2005.

67 V. punto 80 del parere.

Giurisprudenza384

attiene, ovviamente, alla materia qui esaminata, cioè i meccanismidi controllo giurisdizionale.

In primis, viene ricordato il meccanismo del rinvio pregiudi-ziale 68, che, in un sistema come quello previsto nel progetto diaccordo all’esame della Corte di giustizia, i giudici nazionali nonpotrebbero più attivare, poiché privati della loro competenza inproposito a seguito dell’attribuzione della medesima al Tribunale deibrevetti. Anche a quest’ultimo, come si ricorderà, è attribuita — aseconda dei casi — la facoltà o l’obbligo di effettuare detto rinvio.Tuttavia, «la posizione del Tribunale dei brevetti delineata dal pro-getto di accordo sarebbe diversa da quella della Corte di giustizia delBenelux [...]. Infatti, dato che quest’ultima costituisce un organogiurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, èsituata nel sistema giurisdizionale dell’Unione, le sue pronunce sonosoggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia dellenorme dell’Unione 69.

Attraverso il parallelismo con la Corte di giustizia del Benelux, ilsupremo giudice dell’Unione europea ha ricordato gli ulteriori ele-menti fondamentali dell’ordinamento dell’Unione, che — a meno diuna revisione dei Trattati istitutivi — nessun accordo internazionalepuò pregiudicare, evidenziando come tali elementi non siano soddi-sfatti dall’Accordo istitutivo del Tribunale dei brevetti.

Tra questi elementi emergono le «procedure in grado di garan-tire la piena efficacia delle norme dell’Unione» 70. Si tratta, eviden-temente, del «principio per il quale uno Stato membro è obbligato arisarcire i danni arrecati ai soggetti dell’ordinamento per violazionidel diritto dell’Unione ad esso imputabili» 71, anche qualora l’azioneo l’omissione che ha dato origine alla trasgressione sia stata perpe-trata dal c.d. Stato-giudice, nonché della facoltà prevista dagli artt.258-260 TFUE di avviare procedure di infrazione, attraverso cui laCorte di giustizia è adita perché venga accertata una presuntaviolazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro (omeglio, per quanto qui rileva, da parte di un giudice di uno Statomembro) 72.

68 La centralità del meccanismo del rinvio pregiudiziale nell’ordinamento giuridicodell’Unione viene rievocata ai punti 83-85 attraverso la citazione delle sentenze Corte giust. 16gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, in Racc., p. 33, punti 2 e 3, nonché 12giugno 2008, causa C-458/06, Gourmet Classic, in Racc., p. I-4207, punto 20.

69 V. punto 82 del parere, dove viene citata Corte giust. 4 novembre 1997, causaC-337/95, Parfums Christian Dior, in Racc., p. I-6013.

70 V. punto 82 del parere.71 V. punto 86.72 Merita una breve riflessione il fatto che la Corte, in questo come in altri casi (Corte


Il giudice di Lussemburgo ha potuto così facilmente constatareche, a differenza di quanto avviene con la Corte di giustizia delBenelux, «una pronuncia del Tribunale dei brevetti che violasse ildiritto dell’Unione non potrebbe essere oggetto di un giudizio diviolazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimo-niale in capo a uno o più Stati membri» 73.

Il Tribunale dei brevetti, infatti, sarebbe — e qui è da indivi-duarsi l’ulteriore elemento fondamentale — un giudice esterno allacornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, essendo un giu-dice internazionale e non un organo comune degli Stati membri;tuttavia, assumendo rilievo rispetto ai diritti riconosciuti ai singolidall’ordinamento dell’Unione, potrebbe incidere su di essi, modifi-cando così di fatto la giurisprudenza «comunitaria» sui medesimi 74,senza nessuna possibilità di intervento post-violazione 75.

giust. 14 dicembre 1991, parere 1/91, Spazio Economico Europeo, cit.), utilizza l’importante edevocativo argomento delle «garanzie strutturali» dell’ordinamento dell’Unione, senza ricor-dare come vi siano stati e vi siano tutt’ora, seppur in misura minore, interi settori del dirittodell’Unione che non conoscono, o che hanno conosciuto solo in parte, le garanzie strutturalisopra esaminate. Ci si riferisce ovviamente alle diverse disposizioni, contenute per altro neglistessi Trattati, previste per gli atti del secondo e terzo pilastro, ora limitate al solo settore dellaPolitica Estera e di Sicurezza Comune. È evidente come il caso della risoluzione dellecontroversie in materia brevettuale, così intimamente connesso al mercato interno, nonpoteva che rientrare nei meccanismi giurisdizionali previsti a tutela di quest’ultimo; tuttaviapare interessate sottolineare come la logica della Corte rispecchi, seppur implicitamente, unaprecisa presa di posizione sul modello di integrazione europea da adottare in materiabrevettuale: quello comunitario, e non uno maggiormente intergovernativo, legato ad esempioall’esperienza dei «pilastri».

73 V. punto 88 del parere.74 Questa è altresì la differenza principale tra l’accordo internazionale oggetto di analisi

e quelli sottoposti in passato al vaglio della Corte. In questo contesto, non pare condivisibilel’osservazione formulata dalla dottrina che critica la Corte perché nell’accordo in esamerichiede, a differenza che in passato (si veda, ad esempio, l’accordo SEE), oltre al meccanismodel rinvio pregiudiziale anche le ulteriori «garanzie strutturali» sopra ricordate (J. GASTER, DasGutachten des EuGH zum Entwurf eines Übereinkommens zur Schaffung eines EuropäischenPatentgerichts, cit., p. 396). L’accordo SEE, come già visto per altri versi, è profondamentedifferente dall’accordo sul Tribunale dei brevetti, e pertanto valutare la compatibilità conl’ordinamento dell’Unione del secondo sulla base dei meccanismi studiati per il primo puòrisultare controproducente. Nell’accordo SEE, infatti, è prevista una Corte EFTA, cui parte-cipano Stati non membri dell’Unione (i cui giudici possono effettuare un rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia), e un comitato misto posto a dirimere le differenze giurisprudenzialiche possono sorgere tra questa e la Corte di giustizia. Le decisioni del comitato misto, cosìcome quelle della Corte EFTA — cui evidentemente non partecipano Paesi membri dell’Unione— non possono mai vincolare il giudice di Lussemburgo, né le altre istituzioni dell’Unione. Ilsistema EFTA, quindi, non può mai incidere sull’ordinamento giuridico dell’Unione, a diffe-renza del Tribunale dei brevetti, che potrebbe incidere sui diritti attribuiti ai singoli dal dirittodell’Unione e creare una giurisprudenza contrastante (per un’esauriente analisi dell’accordoSEE e dei due pareri cui è stato oggetto, v. A. LANG, L’accordo sullo Spazio Economico Europeoe la compatibilità col diritto comunitario, in Dir. comm. internaz., 1992, p. 575 ss.).

75 Naturalmente la Corte potrebbe sempre affermare la propria posizione, nel caso incui le venisse sottoposta una causa diversa ma riguardante il medesimo punto di diritto.Tuttavia, la posizione espressa dalla Corte non potrebbe più incidere direttamente sulla

Giurisprudenza386

Va sottolineato, pertanto, come nel ragionamento della Corteabbia un’importanza fondamentale la qualifica stessa di «giudicedegli Stati membri» (categoria in cui, significativamente, viene fattarientrare altresì la Corte di giustizia del Benelux, in quanto giudicecomune di alcuni Stati membri).

Il richiamo della Corte di giustizia a tale nozione viene espressoripetutamente, a contrario, con affermazioni per cui, ad esempio, gliStati membri «non possono [...] attribuire la competenza a decideresu siffatti litigi a un giudice istituito con un accordo internazionale,che priverebbe [i giudici nazionali] del loro compito di dare attua-zione al diritto dell’Unione» 76. Tale richiamo potrebbe risultarequasi tautologico nell’insieme del ragionamento della Corte, e percerti versi ancillare ai richiami espliciti al rinvio pregiudiziale ed allegià ricordate «procedure in grado di garantire la piena efficacia dellenorme dell’Unione». La qualifica di giudice di uno Stato membro,invece, è da leggersi in funzione di quegli altri elementi fondamentaliricordati in apertura dalla Corte di giustizia, quali il principio delriconoscimento dell’effetto diretto, della primauté del diritto del-l’Unione e del connesso obbligo di disapplicare una norma con essocontrastante. Sono, queste, caratteristiche tipiche del diritto del-l’Unione, che il giudice nazionale è tenuto a rispettare, a differenzadi un giudice internazionale, se non laddove sia esplicitamenteprevisto. Ma non era questo il caso del Tribunale dei brevetti: esso,infatti, sarebbe stato un giudice internazionale soggetto, quanto allefonti di diritto applicabili, ad una precisa gerarchia che non sarebbeincardinata attorno al già ricordato rapporto di primato e connessadisapplicazione 77. Il richiamo alla Corte di giustizia del Benelux va,quindi, letto nel senso che tale organo — nonostante la sua istitu-zione sia avvenuta inevitabilmente per via di un accordo internazio-nale — rientra nella nozione di organo giurisdizionale degli Statimembri, o meglio di organo giurisdizionale comune degli Statimembri, proprio perché non solo soddisfa le garanzie date dai treistituti già ricordati, ma anche assicura il rispetto degli obblighi,

situazione giuridica diversamente tutelata dal Tribunale dei brevetti; servirebbe per riaffer-mare la giurisprudenza «comunitaria» su quel diritto, che però rimarrebbe intaccato dallapronuncia del Tribunale dei brevetti.

76 V. punto 80 del parere; il concetto è espresso altresì al punto 89.77 Evidentemente non può considerarsi sufficiente il richiamo effettuato all’art. 14 bis

del progetto di accordo sottoposto al vaglio della Corte di giustizia, in apertura delle disposi-zioni in materia di diritto applicabile, al principio per cui «il Tribunale rispetta il dirittocomunitario», come per altro segnalato anche nella presa di posizione degli avvocati generali,cit., punti 82, 86, 87, 88 e 92.


appena menzionati, che tipicamente incombono agli organi giuri-sdizionali degli Stati membri 78.

Alla luce di quanto sinora esposto, può intendersi l’argomentofondamentale addotto dalla Corte, secondo cui l’accordo istitutivodel Tribunale dei brevetti priva i giudici nazionali «delle loro com-petenze in materia di interpretazione e di applicazione del dirittodell’Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, invia pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici» 79, attri-buendo la competenza a interpretare ed applicare il diritto del-l’Unione ad un giudice internazionale esterno all’Unione europea,rispetto a cui non sono state previste, né, data l’estraneità, potreb-bero essere applicate, le procedure ricordate idonee a garantire lapiena efficacia delle norme dell’Unione. L’accordo istitutivo del Tri-bunale dei brevetti risulta, pertanto, incompatibile con le disposi-zioni dei Trattati.

Come ultima obiezione, si potrebbe rilevare che, guardando allagiurisprudenza della Corte in materia di accordi internazionali, ilimiti posti all’Unione nella stipulazione di siffatti accordi risiedonounicamente nella sfera delle competenze delle istituzioni del-l’Unione, che possono essere modificate solo nei limiti in cui sianosoddisfatti i requisiti essenziali idonei a lasciare inalterata la naturadi tali competenze 80. Tuttavia, stricto sensu ed in prima battuta, nelcaso di specie non sono violate le competenze delle istituzionidell’Unione, ma quelle degli Stati membri. A non voler considerare lericadute sulle istituzioni dell’Unione dello snaturamento delle com-

78 È interessante sottolineare come l’«avversione» della Corte di giustizia ai giudici dimatrice internazionalistica sia stata recentemente confermata nella sentenza del 14 giugno2011, causa C-196/09, Paul Miles e a. c. Scuole europee, non ancora pubblicata in Racc., in cuila Corte nega alla Camera di ricorso delle Scuole europee, competente per i contenziosi inmateria di personale, la possibilità di esperire un rinvio pregiudiziale per l’interpretazione dideterminati principi di diritto dell’Unione applicabili alla fattispecie contrattuale di alcuniinsegnanti. Tale diniego viene motivato sulla base del fatto che la Camera di ricorso è unorgano di un’organizzazione internazionale creata dall’Unione e dagli Stati membri (le Scuoleeuropee, appunto) che, nonostante gli innegabili legami con questi ultimi, resta da loroformalmente distinta, e pertanto non soddisfa il requisito di cui all’art. 267 TFUE di essere un«organo giurisdizionale di uno Stato membro». Curiosamente, anche in tale frangente la Cortenon manca di ricordare come la posizione della Camera di ricorso sia diversa da quella dellaCorte di giustizia del Benelux, che è invece una giurisdizione comune degli Stati membri, aisensi degli argomenti già addotti nel testo. A proposito dell’intrinseca e difficile compatibilitàcon l’ordinamento dell’Unione di un conferimento di competenze giurisdizionali a vantaggiodi un organo internazionale, come per l’appunto il Tribunale dei brevetti, si rimanda a R.BARATTA, National Courts as “Guardians” and “Ordinary Courts” of EU Law: Opinion 1/09 of theECJ, in Legal Issues of Economic Integration, 2011, p. 317.

79 V. punto 89 del parere.80 Corte giust. 18 aprile 2002, parere 1/00, Progetto di accordo sull’istituzione di uno

spazio aereo comune europeo tra la Comunità europea e taluni paesi terzi, cit., punti 21, 23, 26,citato al punto 76 del parere in oggetto.

Giurisprudenza388

petenze spettanti agli Stati membri 81, si potrebbe quindi in ipotesiprospettare che, tecnicamente, un accordo internazionale ben po-trebbe incidere sulle competenze di questi ultimi, non essendo dettecompetenze ricomprese nei limiti posti all’Unione nella stipulazionedi accordi internazionali. La Corte di giustizia, tuttavia, in manieraancora una volta innovativa rispetto alle pronunce passate 82, haampliato i limiti anzidetti, affermando che neanche le competenzericonosciute dai Trattati agli Stati membri, «le quali sono essenzialialla salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione» 83,possono essere snaturate tramite la stipulazione di un accordointernazionale. Questa affermazione rappresenta il punto di arrivodel ragionamento della Corte, il «contraltare logico» di quanto asse-rito in apertura, vale a dire il principio della condivisione tra Cortee giudici nazionali della responsabilità di «assicurare il rispetto[dell’ordinamento giuridico] e del sistema giurisdizionale del-l’Unione» 84.

VI. La posizione espressa dalla Corte di giustizia nel parere 1/09non ha avuto un grandissimo impatto sui negoziati per la creazionedel brevetto comunitario, se considerati globalmente. Ha incisofortemente, invece, su quelli relativi al sistema giurisdizionale postoa tutela del medesimo, che costituisce un pilastro essenziale dellasfida brevettuale comunitaria.

Il 10 marzo 2011, a soli due giorni dall’emanazione del parere, esenza alcuna pausa di riflessione a seguito dell’esito negativo diquest’ultimo, il Consiglio Competitività ha adottato la decisione 85

che autorizza l’avvio di una cooperazione rafforzata per l’istituzionedel brevetto comunitario 86. Come noto, Italia e Spagna hanno votato

81 È appena il caso di ricordare, tuttavia, come invece la Corte di giustizia sottolinei piùvolte tali ricadute, tracciando di sovente un parallelo tra il ruolo dei giudici nazionali el’esperimento da parte di questi ultimi del rinvio pregiudiziale (v. punti 79, 80, 89 del parere).

82 Tra le tappe principali della giurisprudenza sul concetto di autonomia dell’ordina-mento giuridico dell’Unione europea si segnalano le seguenti: Corte giust. 15 luglio 1964,causa 6-64, Costa c. ENEL, in Racc., p. 1129; 14 dicembre 1991, parere 1/91, Spazio EconomicoEuropeo, cit.; 18 aprile 2002, parere 1/00, Progetto di accordo sull’istituzione di uno spazio aereocomune europeo tra la Comunità europea e taluni paesi terzi, cit.; 3 settembre 2008, causeriunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundationc. Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee, in Racc., p. I-6351. Perun’analisi accurata, ed aggiornata al parere in oggetto, dell’evoluzione del concetto di auto-nomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, v. T. LOCK, Walking on a tightrope: the draftaccession agreement and the autonomy of the EU legal order, in Common Market Law Rev., 2011,p. 1025 ss.

83 V. punto 89 del parere.84 V. punto 66, esaminato supra, in apertura di questo stesso §.85 Decisione 167/2011/UE, cit.86 È interessante notare come i negoziati sul regime linguistico e quelli sul sistema


contro l’adozione di detta decisione e hanno altresì presentato unricorso alla Corte di giustizia 87. La cooperazione rafforzata com-prende così venticinque Stati membri ed è finalizzata all’adozione didue distinti regolamenti 88: quello attuativo dell’art. 118, par. 1,TFUE, a proposito della disciplina materiale del titolo brevettuale, equello attuativo del par. 2 del medesimo articolo, che verte invece sulregime linguistico del brevetto 89.

Per quanto concerne, invece, i negoziati sul sistema di risolu-zione delle controversie, in seguito al parere negativo della Corte digiustizia il 14 giugno 2011 è stata presentata alle delegazioni delConsiglio, sotto forma di testo della Presidenza, una prima bozza 90

di accordo internazionale per la creazione di un sistema giurisdizio-nale in materia brevettuale, ora ribattezzato Tribunale dei brevettiunificato (in seguito: Tribunale unificato).

Quest’ultimo testo, seppur elaborato sulla base del documentosottoposto al vaglio della Corte, risente moltissimo della posizioneespressa da quest’ultima nel parere esaminato. Questo nuovo pro-getto di accordo internazionale non prevede più, né consente, lapartecipazione dell’Unione e degli Stati terzi aderenti alla Conven-zione di Monaco. Si tratta, infatti, di un accordo internazionaleaperto ai soli Stati membri dell’Unione, con l’obiettivo di creare unTribunale dei brevetti unificato, vale a dire comune per tutti gli Statimembri contraenti e competente tanto per le azioni relative al

giurisdizionale siano sempre andati di pari passo (come riporta A. JOHNSON, Advocates Generalsay preliminary “non” to a pan-European Patents Court, cit., p. 106). Tuttavia, dopo l’emana-zione del parere in oggetto, il Commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, MichelBarnier, al Consiglio Competitività del 10 marzo 2011 ha cambiato l’iter negoziale scindendonettamente le trattative sull’istituzione di un titolo brevettuale unitario (e sul suo regime ditraduzione) da quelle sull’istituzione di un sistema unico di risoluzione delle controversie.

87 V. supra, nota 11.88 I due regolamenti resteranno separati in quanto richiedono due procedure diverse

per l’emanazione: per il primo si tratta di una procedura legislativa ordinaria, mentre per ilsecondo di una procedura legislativa speciale: il Consiglio sarà, infatti, chiamato a decidereall’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

89 V. supra, nota 11.90 I negoziati sul sistema di risoluzione delle controversie, in seguito al parere della

Corte, sono proseguiti piuttosto rapidamente, sì che la nuova bozza di accordo internazionaleè in realtà il frutto di numerose ed importanti modifiche apportate a più riprese e contenutein diversi documenti. Il primo atto contenente una bozza di accordo internazionale per lacreazione di un Tribunale unificato dei brevetti è rinvenibile nel documento di lavoro delConsiglio del 14 giugno 2011, n. 11533/11; una seconda versione è stata pubblicata il 19ottobre 2011, nel documento di lavoro del Consiglio n. 15539/11; in ultimo, in data 11novembre 2011, è stata presentata alle delegazioni del Consiglio un’ulteriore modifica dellabozza di accordo, con il documento di lavoro del Consiglio n. 16741/11. Non sono da escludereulteriori modifiche a questo nuovo accordo successivo al parere negativo della Corte, accordoche — nonostante le modifiche appena menzionate — ha mantenuto una struttura di base benprecisa (su cui si veda infra, in questo §) sin dalla prima versione.

Giurisprudenza390

brevetto europeo, quanto per quelle relative al «brevetto europeo coneffetti unitari» (vale a dire, il c.d. brevetto comunitario di cui all’art.118, par. 1, TFUE 91). Se quest’ultimo brevetto, alla fine, verràistituito attraverso una cooperazione rafforzata, per gli Stati membriche non partecipano ad essa (ma cui sarebbe sempre consentitopartecipare all’accordo internazionale sul sistema giurisdizionale) ilTribunale unificato avrà giurisdizione per i soli brevetti europei. Aparte questa differenza, le disposizioni riguardanti l’architetturaistituzionale del nuovo Tribunale unificato sono ricalcate pedisse-quamente su quelle del progetto di accordo esaminato dalla Cortenel parere 1/09: è previsto un Tribunale di primo grado costituito daDivisioni centrali e Divisioni locali e regionali, e una Corte d’appellounica e comune a tutti gli Stati parti dell’accordo. Anche le disposi-zioni concernenti i tre comitati preposti all’efficace attuazione efunzionamento dell’accordo rimangono invariate, con la sola diffe-renza della modifica lessicale relativa al «comitato misto», che di-venta il «comitato amministrativo», cui l’Unione europea — per iltramite della Commissione — prende parte come membro osserva-tore.

In questa scelta di un accordo internazionale aperto ai soli Statimembri, è evidente il peso del richiamo fatto dal supremo giudicedell’Unione, nel parere esaminato, alla Corte di giustizia del Bene-lux 92. Il nuovo accordo prevede espressamente, infatti, che tutti gliStati membri contraenti siano responsabili congiuntamente e indi-vidualmente sia per i danni derivanti da una violazione del dirittodell’Unione incorsi alle parti di un giudizio davanti alla Corte d’ap-pello del Tribunale unificato 93, sia in caso di procedura di infrazioneai sensi degli artt. 258-260 TFUE per violazione del diritto del-l’Unione da parte di qualsiasi giudice del medesimo Tribunale 94. Ledisposizioni inerenti al rinvio pregiudiziale restano immutate. Èimportante, in ultimo, sottolineare come venga espressamente sta-tuito che il Tribunale unificato «shall be a court common to theContracting Member States and thus subject to the same obligationsunder Union law as any national court of the Contracting Member

91 Circa le modifiche accorse al «nome in codice» del futuro brevetto comunitario, sirimanda a quanto già precisato alla nota 40.

92 A tal proposito, si sottolinea come la fattispecie giuridica della Corte di giustizia delBenelux sia stata oggetto — in seguito all’emanazione del parere 1/09 — di particolareattenzione nel corso dei negoziati. Si veda, in particolare, il documento di lavoro del Consigliodel 9 settembre 2011, n. 13984/11.

93 Art. 14 c del documento 16741/11, cit.94 Ivi, art. 14 d.


States» 95; inoltre, più specificatamente, viene sancito che il Tribu-nale unificato «shall apply the entire body of Union law in its entiretyand respect its primacy» 96, disposizione che viene poi ripresanell’articolo contenente le norme sul diritto applicabile 97. In talmodo, evidentemente, si vuole definire la natura del futuro Tribu-nale unificato quale giudice comune degli Stati membri, «imbri-gliando» la sua inevitabile essenza di giudice internazionale all’in-terno degli obblighi che tipicamente incombono alle giurisdizioninazionali ai sensi del diritto dell’Unione.

Il successo di un tale sforzo, tuttavia, deriverà anche dal rap-porto che verrà a crearsi tra l’Unione e l’EPO, che sarà incaricato dirilasciare il titolo brevettuale, e, quindi, di dare esecuzione al futuroregolamento sul brevetto europeo con effetti unitari 98. Il Tribunaleunificato, infatti, sarebbe destinato a ius dicere su di un atto (ilbrevetto) dalla natura ibrida, in quanto non rilasciato direttamenteda istituzioni dell’Unione, ma al tempo stesso emanato in esecuzionedi un atto di chiara provenienza «comunitaria». In altre parole,dunque, l’acquiescenza del Tribunale unificato agli obblighi impostidal diritto dell’Unione — e, quindi, la compatibilità con i Trattati delfuturo accordo internazionale che lo potrebbe istituire — andràvalutata anche alla luce della disciplina dei rapporti tra l’Unione el’EPO, in quanto il rilascio da parte di quest’ultimo del titolo brevet-tuale costituisce un’evidente connessione al milieu internazionali-stico in cui lo stesso Tribunale unificato inevitabilmente si colloca,connessione che andrebbe invece ricondotta in una dimensione ilpiù possibile «comunitaria» 99.

Inoltre, va sottolineato come il rispetto da parte del Tribunaleunificato dell’ «entire body of Union law» implichi necessariamenteuna particolare attenzione a non violare l’acquis communautaire op-

95 Ivi, art. 1 par. 2.96 Ivi, art. 14 a.97 Ivi, art. 14 e par. 1.98 Una simile modalità di esecuzione costituirebbe sicuramente un precedente nella

storia comunitaria, rilevato che con il regolamento del Consiglio sul marchio comunitario(207/2009/CE del 26 febbraio 2009, in GUUE L 78 del 24 marzo 2009, p. 1), il compito diattuazione dello stesso (i.e. il rilascio del marchio) è stato attribuito ad un’agenzia dell’Unione(l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno), quindi ad un organo — seppur dotato diun elevato grado di indipendenza — comunque interno alla struttura istituzionale dell’Unione.Per delle proposte di inquadramento giuridico del rapporto tra l’Unione e l’EPO, v. la presa diposizione degli avvocati generali, cit., punti 68-70.

99 Per completezza, si rimanda sul punto a quanto già esaminato alla nota 64, ricor-dando tuttavia che la natura ibrida del futuro titolo brevettuale dell’Unione non pare poteressere interpretata come una condizione per sottrarre il Tribunale che in futuro sarà chiamatoa dirimere le controversie su di esso agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea(come già esposto supra, par. 5).

Giurisprudenza392

pure, se del caso, a modificare parzialmente alcuni atti normativi 100.Si tratta, in particolare, dei possibili contrasti che possono sorgere conil già citato regolamento Bruxelles I, con la Convenzione di Luganosul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile ecommerciale 101, nonché con altri atti di diritto derivato del-l’Unione 102. I principali profili problematici, riguardanti soprattuttole disposizioni del regolamento n. 44/2001 in materia di giurisdi-zione, nonché di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze delTribunale unificato in Stati membri non partecipanti all’accordo,sono stati affrontati nella nuova bozza di accordo 103. Rimane, tutta-via, ancora necessario operare un’armonizzazione dell’acquis esi-stente, nato per essere applicato ed interpretato dai giudici nazionali,con le specificità di cui è portatore il Tribunale unificato: altrimenti,per tornare al principio espresso dalla Corte nel parere 1/09, i giudicinazionali verrebbero privati di quella funzione di applicazione deldiritto dell’Unione che lo stesso acquis attribuisce loro.

Nella nuova bozza di accordo, così come in quella presentataqualche mese dopo l’emanazione del parere, vengono altresì presi inconsiderazione alcuni dei rilievi formulati dagli avvocati generalinella loro presa di posizione, su aspetti che la Corte aveva trala-sciato. In primis, il Tribunale unificato conserva la competenza sulleazioni già previste per il Tribunale dei brevetti, ma acquisisce l’ulte-riore competenza a conoscere le azioni promosse dai privati controi dinieghi di rilascio da parte dell’EPO del solo brevetto comunita-rio 104. Inoltre, nella nuova bozza di accordo è stato inserito l’obbligodi fornire al convenuto una traduzione dei documenti più rilevantidel processo 105, ad eccezione delle cause per violazione del brevetto,qualora il regime linguistico previsto non corrisponda ad una linguaufficiale dello Stato membro contraente in cui il convenuto è domi-ciliato o esercita la sua attività commerciale 106.

100 Una trattazione sintetica ma esauriente dei principali profili di incompatibilità tra labozza di accordo sul Tribunale unificato e l’acquis esistente è contenuta in un non-paper dellaCommissione, allegato al documento di lavoro del Consiglio del 20 settembre 2011, num.14191/11. Nei limiti in cui si dirà infra, tale documento è rilevante anche in seguito alla giàcitata pubblicazione, avvenuta in data 11 novembre 2011, della nuova bozza di accordo.

101 Convenzione di Lugano sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materiacivile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, in GUUE L 339 del 21 dicembre2007, p. 3.

102 Si tratta, soprattutto, della direttiva 2004/48/CE, cit.; per gli altri atti, si rimanda aldocumento citato alla nota 100.

103 Art. 15 b del documento 16741/11, cit.104 Ivi, art. 15 par. 1 lett. g); la posizione degli Avvocati generali in proposito è

rinvenibile ai punti 68-75 della presa di posizione citata.105 Ivi, art. 31 par. 3.106 Questa disposizione processuale, la cui mancanza è stata criticata dagli avvocati


Il progetto di accordo, qui brevemente descritto, sarà oggetto diintensi negoziati, per cui una sua analisi completa non potrà cheeffettuarsi al momento dell’adozione formale, quantomeno, di uncommon political approach. Sulla base dell’attuale stadio di evolu-zione dei negoziati, la direzione scelta pare compatibile con i Trat-tati. È appena il caso di sottolineare, tuttavia, come la natura diaccordo internazionale concluso tra i soli Stati membri, senza lapartecipazione dell’Unione, impedisca alla Corte di giustizia unulteriore controllo di compatibilità del nuovo Tribunale unificatocon il diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE. Sipotrebbe verificare, dunque, la situazione per cui, al primo rinviopregiudiziale esperito dal Tribunale unificato, la Corte di giustiziadichiari la propria incompetenza a risolvere la questione pregiudi-ziale sottopostale, a causa — ad esempio — dell’impossibilità diricondurre detto Tribunale nell’alveo della nozione di «organo giu-risdizionale di uno degli Stati membri» di cui all’art. 267 TFUE 107.Per quanto siano ipotizzabili dei rimedi, seppur forzati, per permet-tere alla Corte di pronunciarsi anche a proposito del nuovo ac-cordo 108, è evidente che la loro opportunità e necessità sono stret-tamente collegate all’andamento dei negoziati.

generali nella loro presa di posizione (v. punti 120-122) in quanto integrante una violazione deidiritti di difesa del singolo, si spiega come segue. Stante la regola di base per cui, a parte leazioni di violazione, il foro competente è quello del domicilio del convenuto, se lo Statomembro contraente in cui il convenuto è domiciliato o esercita la propria attività commercialenon partecipa in nessuna Divisione locale e regionale, il processo si svolge direttamentedavanti alla Divisione centrale. Tuttavia, mentre nelle Divisioni locali e regionali le lingueammesse in processo sono decise dagli Stati membri contraenti che partecipano alla Divi-sione, con la conseguenza di una probabile coincidenza tra lingua del convenuto e linguaprocessuale, nella Divisione centrale la regola vuole che la lingua sia quella in cui il brevettoviene rilasciato (ergo tedesco, francese o inglese). Il convenuto di uno Stato membro contra-ente che non partecipa ad una Divisione locale e regionale verrebbe quindi chiamato ingiudizio in una lingua che potrebbe essere a lui totalmente estranea, vedendo così violati ipropri diritti di difesa. La lingua processuale, infatti, potrebbe non essere quella dello Statomembro contraente di domicilio del convenuto, né quella del luogo dove il convenuto haesercitato la propria attività commerciale. Gli avvocati generali hanno suggerito pertanto chein questo caso fosse previsto l’obbligo di garantire, per lo meno, il diritto alla traduzione deidocumenti del processo più rilevanti; il legislatore dell’Unione ha inserito, nel nuovo accordo,una disposizione che va esattamente in tale direzione.

107 Come già fa notare R. BARATTA, National Courts as “Guardians” and “Ordinary Courts”of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ, cit., p. 317, tale situazione può essere ricondotta a quantogià accaduto ad un altro organo giurisdizionale, istituito però tramite accordo misto tra Statimembri ed Unione: è il caso, già esaminato alla nota 78, di cui alla sentenza della Corte digiustizia, 14 giugno 2011, causa C-196/09, Paul Miles e a. contro Scuole europee, cit.

108 Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare di sottoporre il progetto di accordo alla Corte digiustizia attraverso una procedura di infrazione nei confronti di tutti gli Stati membrifirmatari dell’accordo, per violazione, ad esempio, dell’art. 19 TUE o di altre disposizione didiritto primario che si dovessero assumere violate. Tale procedura potrebbe essere instauratao dalla Commissione, o da uno Stato membro che non firma subito l’accordo, e assume il ruolodi «garante dell’ordinamento dell’Unione». Va ancora una volta sottolineato, tuttavia, come la

Giurisprudenza394

Per concludere, si sottolinea come il parere esaminato, oltre adare insegnamenti utili per l’analisi dei negoziati in itinere, contengaanche indicazioni di carattere più generale.

Incardinando il parere 1/09 nella giurisprudenza in materia diautonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, si nota comequesto aggiunga elementi nuovi tanto alla dimensione «interna»dell’autonomia del diritto dell’Unione (derivante dal rapporto traordinamento dell’Unione e ordinamenti nazionali), quanto a quella«esterna» (derivante, invece, dal rapporto tra il primo ed il dirittointernazionale) 109. L’affermazione, da un lato, della condivisione traCorte di giustizia e giudici nazionali della responsabilità di assicu-rare il rispetto del diritto e del sistema giurisdizionale dell’Unione, e,dall’altro lato, del principio per cui un accordo internazionale nonpuò alterare le competenze attribuite dai Trattati agli Stati membri,sono pilastri su cui la Corte potrebbe poggiare, in futuro, il parereche eventualmente le fosse richiesto circa il progetto di adesionedell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 110.

Infine, il nuovo progetto di accordo internazionale aperto ai soliStati membri dell’Unione pare condurre ad una situazione parados-sale. Per rispondere al secco «no» pronunciato dalla Corte di giusti-zia in merito alla volontà di «delocalizzare» competenze giurisdizio-

necessità di trovare metodi alternativi all’art. 218, par. 11 TFUE, per sottoporre allo scrutiniodella Corte un nuovo progetto di accordo internazionale tra Stati membri sia da valutare allaluce degli eventuali problemi concreti che potrebbero emergere nel corso dei negoziati.

109 T. LOCK, Walking on a tightrope: the draft accession agreement and the autonomy of theEU legal order, cit., sottolinea la duplice dimensione dell’autonomia dell’ordinamento del-l’Unione europea. Il modus pensandi espresso dalla Corte nel parere in oggetto, inoltre, pareevidenziare come l’indicazione della duplice dimensione del concetto di autonomia sia utile aspiegare da dove provengano i caratteri dell’autonomia dell’ordinamento comunitario, se dalrapporto tra l’ordinamento comunitario e quello degli Stati membri o dal rapporto tra il primoed il diritto internazionale, piuttosto che individuare due sfere chiuse l’una all’altra. La«dimensione interna» dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione incide, infatti,anche sul rapporto tra quest’ultima e il diritto internazionale: i caratteri dell’ordinamentodell’Unione, che emergono nel rapporto tra questo e gli ordinamenti nazionali, hanno effettianche nel rapporto tra questo ed il diritto internazionale, in quanto quest’ultimo non puòmodificare detti caratteri.

110 Non è questa la sede per valutare l’incidenza del parere 1/09 sui negoziati circa lacitata, futura, adesione. In tema cfr., per tutti, R. BARATTA, National Courts as “Guardians” and“Ordinary Courts” of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ, cit., p. 310 ss.; A. TIZZANO, Les courseuropéennes et l’adhesion de l’Unione a la CEDH, in questa Rivista, 2011, p. 29 ss.; T. LOCK,Walking on a tightrope: the draft accession agreement and the autonomy of the EU legal order,cit.; L. DANIELE, La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea dopo il Trattato diLisbona: un quadro di insieme, in questa Rivista, 2009, p. 645 ss.; A. GIANELLI, L’adesionedell’Unione europea alla CEDU secondo il Trattato di Lisbona, ibidem, p. 678 ss. All’indirizzohttp://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/cddh-ue/cddh-ue_documents_EN.asp sonoaltresì reperibili numerosi documenti preparati dal gruppo di lavoro informale sull’adesionedell’Unione Europea alla CEDU, tra cui, inter alia, le bozze di accordo.


nali «comunitarie» al di fuori dell’Unione, è stato proposto diistituire un giudice «quasi-federale», che dialoga con la Corte digiustizia come se fosse un giudice comune a tutti gli Stati membri,senza alcuna divisione su base nazionale. Se i negoziati dovesseroevolversi mantenendo la direzione dettata dall’esaminata propostadi Tribunale unificato, verrebbe, così, creato un sistema di risolu-zione delle controversie che pare spingere l’integrazione europeamolto più avanti di quanto sarebbe accaduto con la creazione di unagiurisdizione puramente comunitaria, accentrata in Lussemburgo econ «radici» separate nel territorio dell’Unione.

Giurisprudenza396

il parere della corte di giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario

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