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Resolución: 3369-2014/CIN-INDECOPIComisión de Signos DistintivosVice Presidente de la CSD: Hugo Fernando González Coda

Lima, 27 de noviembre de 2014

EXPEDIENTE : 531851­2013

ACCIONANTE : CORPORACION MARA

S.A. EMPLAZADA : CAPOGU S.A.C.

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE

PRODUCTO

1. ANTECEDENTES

Con fecha 03 de mayo de 2013, CORPORACION MARA S.A., de Perú, solicitó lanulidad del registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformadopor la denominación TINTES AURORA escrita en letras características, debajo deesta se puede apreciar la figura de un rectángulo dentro del cual se observanlas letras HG escritas en forma característica; conforme al modelo adjunto:

Inscrita a favor de CAPOGU S.A.C., de Perú, el 27 de agosto de 2010, con certificadoNº 184688, vigente hasta el 27 de agosto de 2020, que distingue exclusivamentetintes de la clase 02 de la Clasificación Internacional.

La accionante CORPORACION MARA S.A., fundamentó su acción de nulidad en lossiguientes argumentos:

­ Es titular del nombre comercial PINTURAS AURORA el cual viene utilizandodesde el año 2001 para identificar actividades económicas vinculadas a lacomercialización de pinturas y demás productos de la clase 02 de la ClasificaciónInternacional.

­ Cuenta con derecho exclusivo y excluyente sobre su nombre comercial noregistrado.

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­ Es titular de la marca AURORA (certificado Nº 1529), que distingue productos dela clase 01 de la Clasificación Internacional.

­ La marca objeto de nulidad es confundible con su marca registrada y su nombrecomercial.

Adjuntó medios probatorios.Amparó su acción en lo establecido en los artículos 136 incisos a) y b) y 172 de laDecisión 486.

Mediante providencia de fecha 04 de junio de 2013, se corrió traslado de la acciónde nulidad a la emplazada y se dejó constancia de lo siguiente:

­ La Factura Nº 30714 de fecha 25 de enero de 2004, serie 002, no se haadjuntado.

­ Las Facturas Nºs 15885, 15896, 15903, 15912, 15934, 15956, 15959, 15976,15977, 15978, 15986 y 16001 correspondientes al periodo Junio 2005, serie002, son ilegibles.

­ Las Facturas Nºs 5370, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5386, 5388, 5389 y 5390correspondientes al periodo Enero 2005, serie 003, son ilegibles.

­ Las Facturas Nºs 5470 y 5484 correspondientes al periodo Febrero 2005, serie003, son ilegibles.

­ La Factura Nº 5547 de fecha 14 de marzo de 2005, serie 003, es ilegible.­ La Factura Nº 5703 de fecha 02 de mayo de 2005, serie 003, no se ha

adjuntado.­ La Factura Nº 5757 de fecha 09 de junio de 2005, serie 003, es ilegible.­ La Factura Nº 5909 de fecha 08 de setiembre de 2005, serie 003, es ilegible.­ Se ha adjuntado la Factura Nº 6536 de fecha 27 de julio de 2006, serie 003, que

no consta en el listado de referencia de su escrito.­ Se ha adjuntado la Factura Nº 21818 de fecha 17 de octubre de 2007, serie 002,

y no la factura N° 21718, tal y como señala la accionante en el escrito de lareferencia.

Mediante escrito de fecha 01 de julio de 2013, la accionante adjuntó mediosprobatorios.

Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2013, CAPOGU S.A.C., absolvió eltraslado de la acción de nulidad y señaló lo siguiente:

­ La Comisión deberá determinar si el término PINTURAS AURORA ha sidoutilizado como nombre comercial, tal como señala la accionante.

­ De los documentos adjuntados por la accionante se advierte que el nombrecomercial que utiliza es CORPORACIÓN MARA S.A. en tanto que los signosPINTURAS AURORA y logotipo y SIGMA COATINGS y logotipo, son empleadoscomo marcas, de allí que el signo alegado por la accionante ha sido utilizado atítulo de marca y no como nombre comercial.

­ La marca AURORA (certificado Nº 1529), fue materia de los argumentosexpuestos por la accionante en el proceso de oposición seguido medianteexpediente Nº 326544­2007, por lo que dicha marca no debe ser consideradapor la Comisión al momento de resolver.

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­ Los productos que distingue su marca no están relacionados con los productosde la clase 01 que distingue la marca de la accionante.

­ Si bien el signo utilizado por la accionante no es un nombre comercial, de ser elcaso deberá acreditar la zona de influencia económica, ya que es a dicha zona ala cual se restringe su protección.

­ Los documentos presentados por la accionante para acreditar el uso de sunombre comercial van desde el año 2004 hasta el 2011, en tanto que la acciónha sido presentada el año 2013, por lo que no resultan idóneas para acreditar lacontinuidad de uso en el tiempo del nombre comercial alegado por laaccionante.

­ Solicitó que se realice una diligencia de exhibición de las facturas originalespresentadas por la accionante.

­ En las publicaciones adjuntadas por la accionante no se emplea el signoPINTURAS AURORA como nombre comercial sino como marca, siendo elverdadero nombre comercial COMERCIAL MARA S.A. y las marcas queaparecen conjuntamente son AURORA y logotipo y SIGMA COATINGS ylogotipo.

­ Utiliza el nombre comercial TINTES AURORA desde hace muchos años por loque cuenta con un mejor derecho sobre dicho signo. Asimismo, solicitó que setengan en cuenta los medios probatorios que adjunta y que los mismos seandeclarados confidenciales.

Mediante escrito de fecha 09 de setiembre de 2013, la emplazada adjuntó mediosprobatorios y solicitó se declare reservada y confidencial la información que adjuntó.

Mediante providencia de fecha 05 de noviembre de 2013, se requirió a la emplazadaque cumpla con adjuntar un resumen no confidencial de la información cuyaconfidencialidad solicita, así como precisar el plazo durante el cual solicita semantenga la confidencialidad.

Mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2013, la emplazada adjuntó unresumen no confidencial de las facturas cuya confidencialidad solicitó.

Mediante providencia de fecha 15 de enero de 2014, se pone en conocimiento ladecisión de la Comisión de:1. DENEGAR la solicitud de confidencialidad de las siguientes facturas:

­ Las emitidas en los años 2002 y 2003.­ Año 2003: Facturas N° 3820, 3870, 3917, 3985 y 4000.­ Año 2004: Facturas N° 118 y 329.­ Año 2005: Facturas N° 385, 639, 696, 697, 735 y 736.­ Año 2006: Factura N° 1138.­ Año 2007: Facturas N°1596 y 1859.­ Año 2008: Factura N° 2225.­ Año 2009: Facturas N° 2786 y 3129.­ Año 2010: Factura N° 3506.­ Año 2011: Facturas N° 3609, 3650, 3687, 3795 y 3886.­ Año 2012: Facturas N° 4068, 4084 y 4141.En virtud a que el resumen no confidencial no coincide con la informacióncontenida en las referidas facturas.

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2. En relación a solicitud de confidencialidad de la factura N° 3841 del año 2003,no corresponde pronunciarse toda vez que no la misma no ha sido presentada

3. OTORGAR la solicitud de confidencialidad de las demás facturas, toda vez quecumple con los requisitos de la directiva.

Mediante providencia de fecha 15 de enero de 2014, se tuvo por contestada laacción de nulidad. Asimismo, se dispuso acceder a la audiencia solicitada, debiendoCORPORACIÓN MARA S.A. exhibir los documentos originales presentados enfotocopia mediante escritos de fechas 03/05/2013 y 01/07/2013, asimismo, respectoa las facturas adjuntadas deberá además presentar los libros de registro de ventasoriginales. En tal sentido, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2inciso a) y el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807, cítese a CORPORACIÓNMARA S.A. y CAPOGU S.A.C. a la AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN a llevarse a caboel día 22 de enero de 2014, a las 09:00 horas en el local del INDECOPI, SecretaríaTécnica de la Comisión de Signos Distintivos, sito en la Calle de La Prosa Nº 104 –San Borja. Asimismo, se deja constancia que la accionante deberá presentarse consus documentos personales y, en el caso de asistir el representante legal, deberáacreditar facultades suficientes para la representación en la mencionada audiencia.

Mediante escrito de fecha 21 de enero de 2014, la accionante solicitó la postergaciónde la audiencia de exhibición programada para el 22 de enero de 2014.

Mediante acta de audiencia de exhibición de fecha 22 de enero de 2014, se dejóconstancia que la audiencia programada no pudo llevarse a cabo debido a lainasistencia de la parte accionante CORPORACION MARA S.A.

Mediante providencia de fecha 22 de enero de 2014, se puso en conocimiento de laaccionante el acta de fecha 22 de enero de 2014. Asimismo, se dispuso reprogramarla audiencia de exhibición de pruebas para el 04 de febrero de 2014.

Mediante escrito de fecha 23 de enero de 2014, la emplazada reiteró el pedido deconfidencialidad de los documentos presentados para acreditar el uso de su nombrecomercial, incluyendo aquellos respecto de los cuales se denegó el pedido deconfidencialidad conforme a lo señalado en el proveído de fecha 15 de enero de2014.

Mediante acta de audiencia de exhibición de fecha 04 de febrero de 2014, se dejóconstancia que tras revisar a pedido de las partes los originales de las facturasrequeridas, así como del libro de registros de ventas correspondiente de formaaleatoria, se precisó que las copias presentadas coinciden con los originales y loslibros de venta exhibidos. Asimismo, respecto de los otros documentos que no sepresentaron en originales1 , las partes acordaron que los mismos serán exhibidos enla siguiente sesión, a realizarse el 12 de febrero de 2014.

Mediante acta de exhibición de fecha 12 de febrero de 2014, se dejó constancia quela accionante exhibió los originales de las facturas Nº 003­0007687 y Nº 003­0005386,advirtiéndose que en la primera factura se consigna el apellido del compradorcomo Rosales y en el libro de ventas como Gonzales (sic), en tanto que en lasegunda factura se consigna el monto de 130.29 dólares americanos en tanto queen el libro de ventas se advierte 130.31 dólares americanos. Respecto de los demás

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documentos que debía exhibir la accionante, las partes acordaron que la exhibiciónde los mismos se realizaría en la siguiente audiencia de exhibición a realizarse el 19de febrero de 2014.

Mediante acta de exhibición de fecha 19 de febrero de 2014, se dejó constancia quela accionante no exhibió los documentos que se señalan en el acta de fecha 12 defebrero de 2014.

Mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2014, la emplazada señaló que algunosde los documentos presentados por la accionante a saber:a. Factura Nº 3094 de Radio Colonial S.A. del 20 de mayo de 1948 (foja 2434).b. Comprobante de pago de imprenta Amauta de agosto de 1948 (foja 2435).c. Orden de publicidad de radio Central del 01 de junio de 1948 (foja 2436).d. Presupuesto de la imprenta Amauta S.A. del 23 de agosto de 1949 (foja 2437). e.Certificado de inscripción Nº 3902 emitido por el Ministerio de Fomento y Obras

Públicas el 02 de octubre de 1958 (foja 2438).f. Credencial de la Confederación Nacional de Comerciantes, del 17 de setiembre

de 2004 (foja 2439).Acreditan que su empresa usó el nombre comercial y marca TINTES AURORAdesde 1948, dado que cada uno de ellos fue emitido a favor de CARLOS PONCEGUTIERREZ y/o TINTES AURORA, siendo que el Señor CARLOS PONCEGUTIERREZ fundó Tintes Aurora y fue padre de los accionistas que conforman suempresa CAPOGU S.A.C., la misma que actualmente tiene como gerente general aHerminia Mercedes Ponce Díaz, hija de la persona antes citada y de cuyo nombrederiva el nombre de su empresa Carlos Ponce Gutierrez (CAPOGU). En ese sentido,reiteró que su empresa cuenta con mejor derecho sobre el nombre comercial y marcaTINTES AURORA.

Mediante providencia de fecha 21 de febrero de 2014, se requirió a la emplazadaque cumpla con presentar un resumen no confidencial respecto de los documentospresentados con fecha 23 de enero de 2014.

1Facturas Nº 003­0007687 y Nº 003­0005386; Horizonte minero 2012; Directorio de proveedoresde mineros 2012; Rumbo minero marzo 2012; Diplomas expedidos por AMCHAM, GREAT PLACETO WORK y BUREAU VERITAS; Avisos de Empresas & Empresarios de 01/07/2008; Contrato Nº2146923; Contrato Nº 2214586.

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Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2014, la emplazada presentó un resumenno confidencial de los documentos presentados con fecha 23 de enero de2014, conforme a lo requerido mediante providencia de fecha 21 de febrero de 2014.

Mediante providencia de fecha 29 de abril de 2014, se pone en conocimiento ladecisión de la Comisión de declarar reservada y confidencial los documentospresentados por CAPOGU S.A.C. mediante escrito de fecha 09 de setiembre 2013,respecto de las cuales se denegó la confidencialidad con fecha 15 de enero de2014; y los presentados mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2014, consistenteen noventa y nueve (99) facturas, por diez (10) años, tal como lo señala CAPOGUS.A.C.; ello de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 11 delDecreto Legislativo N° 1075. Asimismo, en relación a la factura N° 3841 del año2003: se dispuso estese a lo señalado en providencia de fecha 15 de enero de 2014,en el extremo que se indicó que no correspondía pronunciarse respecto a laconfidencialidad de dicha factura, toda vez que no fue presentada.

Mediante providencia de fecha 13 de noviembre de 2014, se dejó constancia que alhaberse verificado que CAPOGU S.A.C. no absolvió dentro del plazo otorgado elmandato de fecha 29 de abril de 2014, en cuanto a señalar si desea que le seandevueltas las facturas N° 3755 y 3767 del año 2002, la factura N° 1138 del año2006, factura N° 2786 del año 2009, la factura N° 3506 del año 2010 y la factura N°3609 del 2011 (06 facturas); en ese sentido, se dispuso incorporar al expediente lasmencionadas facturas, presentadas mediante escrito de 09 de septiembre de 2013,corriéndose traslado de las mismas a la otra parte.

Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2014 la accionante señaló que el resumenno confidencial adjuntado por la emplazada no debió ser aceptado puesto que en elmismo no se consigna si los productos comercializados presentan o no la marcaTINTES AURORA HG y logotipo (certificado Nª 184688). Asimismo, señaló que eluso o no uso de la marca objeto de nulidad no es confidencial ni puede ser objeto dereserva.

Mediante providencia de fecha 19 de noviembre de 2014, en atención al escrito defecha 14 de noviembre de 2014 presentado por la accionante, se precisó que se haverificado que CAPOGU S.A.C. ha cumplió con presentar “resúmenes noconfidenciales”, de conformidad con la directiva, toda vez que cuentan con los datoscorrespondientes a la cantidad de productos, el emitente de las facturas, la fecha deemisión, la numeración de la factura y los productos comercializados. Asimismo,conforme señaló la emplazada (fojas 2500 y 2518), las facturas fueron presentadascon el fin de acreditar el uso anterior del nombre comercial TINTES AURORA, locual se evaluará al momento de resolver. Además, se precisó que las declaratoriasde confidencialidad de fechas 15 de enero y 29 de abril de 2014, corresponden a lainformación contenida en determinadas facturas presentadas mediante escrito defecha 09 de septiembre de 2013, y no al uso o no uso de la marca, como señalóCORPORACION MARA S.A.

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2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si almomento de otorgarse el registro de la marca de producto TINTES AURORA HG ylogotipo, inscrita con certificado Nº 184688 se contravino lo dispuesto en las normasinvocadas por la accionante.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas.

­ Respectodelosfundamentosdelaaccióndenulidad

La emplazada señaló que la marca AURORA (certificado Nº 1529), en la que sesustenta la acción de nulidad, fue materia de los argumentos expuestos por laaccionante en el proceso de oposición seguido mediante expediente Nº326544­2007, por lo que dicha marca no debe ser considerada por la Comisión almomento de resolver.

Al respecto, de la revisión de los fundamentos de la oposición interpuesta porCORPORACION MARA S.A. en el expediente Nº 326544­2007, sobre registro de lamarca TINTES AURORA HG y logotipo, actualmente inscrita con certificado Nº184688, se advierte que la oposición se sustentó en el alegado carácter notoriamenteconocido de la marca AURORA y en el alegado riesgo de confusión entre el signosolicitado y la marca AURORA, inscrita a favor de CORPORACION MARA S.A. concertificado Nº 51771, para distinguir productos de la clase 02 de la ClasificaciónInternacional.

En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la emplazada, la marca AURORA(certificado Nº 1529), no fue sustento de la oposición formulada por CORPORACIONMARA S.A. contra la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, por lo quecorresponde declarar no ha lugar a lo señalado por la emplazada en este extremo.

­ Respecto de la acreditación de la zona de influencia económica del nombrecomercial

La emplazada al absolver el traslado de la acción de nulidad señaló que si bien elsigno utilizado por la accionante no es un nombre comercial, de ser el caso deberáacreditar la zona de influencia económica, ya que es a dicha zona a la cual serestringe su protección.

Al respecto, corresponde citar lo establecido en el Proceso 99­IP­2014, en el cual elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar los artículos 136 inciso b),190, 191 y 192 de la Decisión 486, señaló lo siguiente:

“(...) Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a laprotección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo ungran espacio para que el público consumidor en un momento determinado seaconfundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tengaun ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance

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gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoypermitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condicióngeográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedidoen cuanto a actor de consumo en el mercado. Eso de ninguna manera es lo quepretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual.

Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegidoen todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo.

Por último, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial conanterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse adicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación,teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial.”

En atención a lo señalado, contrariamente a lo manifestado por la emplazada, de serel caso que la accionante acredite el uso del nombre comercial en el que sustentasu acción, éste será protegido a nivel del territorio nacional, por lo que carece deobjeto que se acredite la zona de influencia económica de dicho nombre comercial.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente se ha verificado lo siguiente:

a) CAPOGU S.A.C., de Perú, es titular de la marca de producto constituida por ellogotipo conformado por la denominación TINTES AURORA escrita en letrascaracterísticas, debajo de esta se puede apreciar la figura de un rectángulodentro del cual se observan las letras HG escritas en forma característica;conforme al modelo adjunto:

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Inscrita el 27 de agosto de 2010, con certificado Nº 184688, vigente hasta el 27de agosto de 2020, que distingue exclusivamente tintes de la clase 02 de laClasificación Internacional.

Dicho registro fue solicitado con fecha 24 de agosto de 2007, medianteexpediente Nº 326544­2007 y otorgado por mandato de la Resolución Nº1880­2010/CSD­INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2010.

b) CORPORACION MARA S.A., de Perú, es titular de la marca de productoconstituida por la denominación AURORA inscrita el 23 de setiembre de 1993,con certificado Nº 1529, vigente hasta el 23 de setiembre de 2023, que distingueproductos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a laagricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto,materiales plásticos en estado bruto; abonos para las tierras, composicionesextintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productosquímicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes; adhesivos(pegamentos), destinados a la industria; de la clase 01 de la ClasificaciónInternacional.

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registrode una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que

2lo originó han tenido los efectos previstos por ley.

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar lanormatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registrocuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validezdel registro.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de productocuya nulidad se solicita (concedido en virtud de la ResoluciónNº1880­2010/CSD­INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2010), se encontrabanvigentes el Decreto Legislativo Nº 1075 y la Decisión 486 (actualmente vigentes), porlo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca, debe serrealizado a la luz de dichas disposiciones.

3.4. Análisis de las causales de nulidad:

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridadnacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidadrelativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lodispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado

2 BOTANA AGRA, Manuel. “Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas”, en Revista ADI Nº 13,1989­90, p. 28.

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de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha deconcesión del registro impugnado.

De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidadiniciada por CORPORACION MARA S.A., se sustenta en el hecho que el titular de lamarca de producto TINTES AURORA HG y logotipo, obtuvo el registro de la misma apesar que resulta confundible con su marca registrada AURORA (certificado Nº 1529)y su nombre comercial utilizado PINTURAS AURORA.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si el registro de la marcacuya nulidad se solicita se encontraría incurso en las prohibiciones establecidas en elartículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486 al momento de solicitar el registro desu marca.

3.4.1. Uso del nombrecomercial

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridadnacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidadrelativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención delo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Al respecto, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código3Procesal Civil , la autoridad puede aplicar la norma jurídica pertinente, aun cuando

esta no haya sido invocada tal como sucede en el presente caso. En ese sentido, se4determina que la disposición vigente que contempla el supuesto de hecho invocado

por la accionante es el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, por lo que el análisisde los argumentos invocados por ella se realizará únicamente a la luz de lo dispuestoen la Decisión 486 y del Decreto Legislativo 1075.

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarsecomo marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercialprotegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión de asociación.

Por su parte, el artículo 190 de la Decisión 486, Régimen Común sobre PropiedadIndustrial, en su primer párrafo señala que se entenderá como nombre comercialcualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o unestablecimiento mercantil.

Cabe agregar que respecto al derecho exclusivo al nombre comercial y sunacimiento en el mercado, el artículo 191 de la Decisión 486, señala que “el derechoexclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y

3 Articulo VII.­ Aplicación de norma pertinente por el juez:Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en lademanda.4 Incluso desde la fecha en que fue solicitada la marca objeto de la presente acción de nulidad.

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termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa oestablecimiento que lo usa…”, en virtud de ello la falta de uso del nombre comercialdetermina la pérdida de tal derecho exclusivo.

El artículo 86 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “En los casos que sepretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado,el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismoen el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividadeseconómicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motivael inicio de la acción legal.”

a. Nombrecomercialalegadoporlaaccionante

En el presente caso, a efectos de acreditar el uso de la denominación PINTURASAURORA, como nombre comercial, la accionante presentó los siguientesdocumentos:

1. Copias de diversas facturas emitidas entre el 07 de enero de 2004 y el 20 dediciembre de 2011 por CORPORACION MARA S.A. (fojas 79 a 2376).

2. Copias de publicaciones, publicidad impresa, diplomas de reconocimiento, avisospublicitarios y contratos de publicidad, obrantes de fojas 2377 a 2433,conforme al detalle siguiente:

­ Copias de la revista Horizonte Minero, correspondientes a abril y julio de 2011 y2012.

­ Copia de la revista Rumbo Minero correspondiente a marzo de 2012.­ Copias de diplomas expedidos por AMCHAM, GREAT PLACE TO WORK y

BUREAU VERITAS entre los años 2010 y 2013, otorgados a CORPORACIÓNMARA S.A., con excepción del diploma Great Place to Work otorgado por ElComercio a “PINTURAS AURORA” como una de las mejores empresas paratrabajar el año 2010.

­ Copia de una certificación ISO 9000:2008 otorgada a CORPORACIÓN MARAS.A.

­ Avisos en la páginas amarillas correspondientes a los años 2004 a 2012.­ Impresiones del diario El Comercio correspondientes a la sección empresas &

empresarios 01 de julio de 2008.­ Copias de contratos de publicidad celebrados por CORPORACIÓN MARA S.A.,

con Páginas Amarillas.­ Impresiones de las páginas web

http://paginasamarillas.com.pe/viewMore.do?advertiseId=274108 yhttp://guia.com.pe/Administracion/Impactos/consulta.asp?co_rub=01506, ambascapturadas con fecha 01 de marzo de 2011.

3. Copia de la factura Nº 3094 de fecha 20 de mayo de 1948 emitida por RadioColonial S.A. (foja 2434).

4. Copia de un recibo emitido por Imprenta Amauta con fecha 18 de agosto de1948 (foja 2435).

5. Copia de una orden de publicidad emitida por Radio Central a la orden de CarlosPonce con fecha 01 de junio de 1949 (foja 2436).

6. Copia de un presupuesto emitido por imprenta Amauta S.A. con fecha 20 denoviembre de 1949 (foja 2438).

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7. Copia de un certificado emitido por el Ministerio de Fomento y obras Públicas,con fecha 02 de octubre de 1958, en favor de Carlos Ponce Gutierrez (foja2438).

8. Copia de una credencial emitida por la Confederación Nacional de Comerciantes(CONACO), de fecha 17 de setiembre de 2004, en favor de TINTES AURORA(foja 2439).

Previamente cabe señalar que tratándose de una nulidad de registro de marca quetiene como sustento un supuesto mejor derecho sobre el uso de la denominaciónPINTURAS AURORA como nombre comercial, es necesario que la accionanteacredite el uso continuo de dicho nombre comercial con anterioridad a la solicitud deregistro de la marca cuya nulidad se pretende (24 de agosto de 2007) y que, por lomenos, a la fecha en que interpone la presente acción de nulidad, lo sigue utilizando.

Al respecto, analizados los medios probatorios presentados por la parte accionantetenemos lo siguiente:

­ De las copias de las facturas emitidas entre el 07 de enero de 2004 y el 20 dediciembre de 2011 por CORPORACION MARA S.A., obrantes de fojas 79 a2376, se advierte lo siguiente:

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En cada una de las facturas se advierte en la parte superior la denominaciónCORPORACIÓN MARA S.A. escrita en letras características y en la partesuperior los signos PINTURAS AURORA y logotipo, AURORA y logotipo ySIGMA COATINGS y logotipo. Asimismo, se advierte que las referidas facturashan sido emitidas en relación con la comercialización de anticorrosivos, masillas,esmaltes, disolventes para esmaltes, catalizadores, thinner, productos a basede zinc y pinturas.

­ De los artículos publicitarios, publicaciones, publicidad impresa, avisospublicitarios y contratos de publicidad, se advierte que los mismos se encuentranreferidos a publicidad respecto de productos tales como anticorrosivos,recubrimientos y pinturas identificados con los signos PINTURAS AURORA,AURORA y logotipo y SIGMA COATINGS y logotipo, conforme se advierte enlos cuadros adjuntos:

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­ Los diplomas expedidos por AMCHAM, GREAT PLACE TO WORK y BUREAUVERITAS entre los años 2010 y 2013, han sido otorgados a CORPORACIÓNMARA S.A., con excepción del diploma Great Place to Work otorgado por ElComercio a “PINTURAS AURORA” como una de las mejores empresas paratrabajar el año 2010; del mismo modo, la certificación ISO 9000:2008 ha sidootorgada a la empresa CORPORACIÓN MARA S.A.

­ De los documentos señalados en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se advierte quelos mismos se encuentran referidos a personas y empresas distintas de laempresa accionante, no advirtiendose además en ninguno de dichos documentos,el signo PINTURAS AURORA, cuyo uso como nombre comercial alegó laaccionante.

Ahora bien, del análisis conjunto de los medios probatorios presentados por laaccionante, se advierte que los mismos no acreditan el uso de la denominaciónPINTURAS AURORA como nombre comercial. En efecto, si bien la accionante hapresentado diversas facturas que acreditan la comercialización de productoscomprendidos en la clase 02 de la Clasificación Internacional, se advierte que dichasactividades económicas han sido realizadas bajo la identificación de la denominaciónCORPORACIÓN MARA S.A. escrita en letras características, siendo que la inclusiónen los documentos citados de los signos PINTURAS AURORA, AURORA y logotipoy SIGMA COATINGS y logotipo, ha sido realizada a título de marca, lo cual se vereforzado con el hecho que la publicidad y demás material publicitario consignadichos signos precisamente a título de marca en tanto que la empresa que loscomercializa es identificada en todos los casos como CORPORACIÓN MARA S.A.

De otro lado, si bien se advierte que el diario El Comercio otorgó un diplomadenominado Great Place to Work a “PINTURAS AURORA”, lo cual haría suponerque dicho signo identifica una empresa, dicho documento no especifica la naturalezade las actividades económicas que identifica dicha denominación. Sin perjuicio de locual cabe señalar que al tratarse de un documento emitido el año 2010, no resultaidóneo para acreditar el uso de dicho signo como nombre comercial con anterioridada la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad (24 de agosto de 2007).

En ese sentido, al no haberse acreditado el uso a título de nombre comercial delsigno alegado por la accionante, para identificar actividades económicas, la acciónde nulidad resulta improcedente en este extremo, por lo que no corresponde realizarel examen comparativo entre los signos en conflicto.

b. Nombrecomercialalegadoporlaemplazada

En el presente caso, la emplazada alegó que cuenta con derechos sobre el nombrecomercial TINTES AURORA desde hace muchos años por lo que le asiste un mejorderecho sobre dicho signo.

Al respecto, presentó los siguientes mediosprobatorios:­ Copias de diversas facturas emitidas por CARLOS PONCE GUTIERREZ y

CAPOGU S.A.C. entre el 31 de enero de 2002 y el 05 de diciembre de 2012,obrantes de fojas 2519 a 2991 (confidenciales).

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­ Copias de 05 facturas cuatro de ellas emitidas por CAPOGU S.A.C. y unaemitida por Carlos Ponce Gutierrez (fojas 2535 a 2909).

Analizados los medios probatorios, se advierte que las facturas emitidas porCARLOS PONCE GUTIERREZ, no resultan idóneas para acreditar el uso del nombrecomercial alegado por CAPOGU S.A.C., en tanto se trata de una persona distinta ala emplazada, asimismo, no obstante la emplazada señaló que CARLOS PONCEGUTIERREZ fundó Tintes Aurora y fue padre de los accionistas que conforman suempresa CAPOGU S.A.C., no se ha acreditado que CARLOS PONCE GUTIERREZhaya transferido en favor de CAPOGU S.A.C. la empresa o establecimiento con elcual se venía usando el nombre comercial alegado.

De otro lado, de las restantes facturas, se advierte que si bien en las mismas seconsigna el signo TINTES AURORA HG y logotipo, dicho signo ha sido colocado atítulo de marca y no para identificar actividades económicas, siendo que incluso enalgunas de las facturas, el signo se encuentra seguido por la expresión “MarcaRegistrada”. Adicionalmente, en la parte superior izquierda de las facturas se advierteel signo conformado por la denominación CAPOGU S.A.C. y logotipo, debajo de lacual se advierte la expresión “FABRICANTE EXCLUSIVO, FABRICA ­ VENTAS YDISTRIBUCIÓN”, lo que refuerza el hecho que dicho último signo es el queidentifica las actividades económicas relacionadas con la comercialización de lostintes consignados en las facturas.

En atención a lo expuesto, se determina que la emplazada no ha acreditado el uso atítulo de nombre comercial del signo TINTES AURORA para identificar actividadeseconómicas, tal como señaló al absolver el traslado de la acción de nulidad.

3.5. Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

CORPORACION MARA S.A., solicitó la nulidad del registro de la marca de productoTINTES AURORA HG y logotipo, inscrita con certificado Nº 184688, manifestandoque ésta resultaría confundible con su marca AURORA (certificado Nº 1529), quedistingue productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, señala que “no podrán registrarse comomarcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

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servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puededarse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos oservicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modotal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creenciaerrónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusiónindirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarialde los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente losproductos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberátener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de losproductos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por logeneral, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud oconexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.5.1. Productosalosqueserefierenlossignosenconflicto.

Con relación a los productos, cabe señalar que uno de los principios en los que sesustenta nuestro sistema marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limitacon carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registroo uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos osemejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a losproductos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también operaen relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusiónal público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos ono en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Serviciosde Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productoso servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en susegundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la

Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitudni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo quepuede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de laClasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o serviciosde clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberáanalizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similaressegún su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad,utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

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En el presente caso, la marca cuya nulidad se pretende distingue exclusivamentetintes de la clase 02 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca inscrita con certificado Nº 1529, distingue productos químicosdestinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura ysilvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materiales plásticos en estado bruto;abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple ysoldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos,materias curtientes; adhesivos (pegamentos), destinados a la industria; de la clase01 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los tintes que distingue la marca objeto de nulidad, seencuentran vinculados con algunos de los productos que distingue la marca de laaccionante, a saber, los productos químicos para la industria, toda vez que se tratade productos susceptibles de ser fabricados y comercializados por las mismaspersonas con la finalidad de cubrir las necesidades de construcción, reparación ymantenimiento de diversos bienes del público consumidor, utilizando para ellosimilares canales de comercialización, tales como talleres de construcción yreparación, ferreterías, entre otros.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que segenere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signosson, o no, semejantes en grado de confusión.

3.5.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer sidos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, laDirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y conmayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;b) El grado de percepción del consumidor medio;c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización oprestación, respectivamente;d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en elmercado; y,e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signosdenominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este DecretoLegislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico­fonética;b) La semejanza conceptual; y,c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisissobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

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El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signosfigurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este DecretoLegislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signosmixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a loscriterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, setendrá en cuenta lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;b) La semejanza conceptual; y,c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,

con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándosede un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanzaconceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuentalos criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo.Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criteriosseñalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en elartículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión deconjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que porlo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien elsigno que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con elrecuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de laimpresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el públicoconsumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez,sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a serconfrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellascaracterísticas que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndosetener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciaciónde los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de laatención que usualmente se preste para su adquisición o contratación.

Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que a efectos deestablecer las semejanzas o diferencias entre los signos confrontados, no serátomada en cuenta la denominación TINTES, en tanto corresponde al nombre delgénero de los productos que distingue la marca objeto de nulidad.

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Realizado el examen comparativo entre la marca cuya nulidad se solicita TINTESAURORA HG y logotipo y la marca registrada de la accionante AURORA, se advierteque ambos signos son semejantes.

Marca objeto de nulidad Marca de la accionante

AURORA

En efecto, ambos signos incluyen en su conformación la denominación AURORA,elemento denominativo relevante en la marca objeto de nulidad y único elementoque conforma la marca de la accionante.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que si bien la marca objeto de nulidadincluye en su conformación las siglas HG en el interior de un recuadro, la inclusiónde la denominación AURORA conjuntamente con los elementos señalados,generará que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto, al adquirirlos productos les atribuya un mismo origen empresarial o piense que existe unarelación o vinculación económica, entre los productores de los signos confrontados.

3.6. Conclusión

En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de productoTINTES AURORA HG y logotipo, inscrita con certificado Nº 184688, se encuentraincurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486,al haberse otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) de laDecisión 486.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antesmencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionadapor Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del DecretoLegislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento deOrganización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y dela Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por CORPORACION MARAS.A., de Perú y; en consecuencia, NULO el registro de la marca de productoconstituida por el logotipo conformado por la denominación TINTES AURORA escritaen letras características, debajo de esta se puede apreciar la figura de un rectángulodentro del cual se observan las letras HG escritas en forma característica; conformeal modelo adjunto, que distingue exclusivamente tintes de la clase 02 de la

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Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 184688, a favor de CAPOGUS.A.C., de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando GonzálezCoda, Sandra Patricia Li Carmelino y Teresa Stella Mera Gómez.

Regístrese y comuníquese

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODAVicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos