marka tescİlİnde ayirt edİcİlİk, tanimlayicilik ve...
TRANSCRIPT
T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MARKA TESCİLİNDE AYIRT EDİCİLİK, TANIMLAYICILIK VE
YANILTICILIK DEĞERLENDİRMELERİNİN TÜRKİYE VE YURT
DIŞINDAKİ UYGULAMALARI İLE BUNLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI
Uzmanlık Tezi
Başak KARADENİZLİ
Ankara-2008
i
ÖZET
.
Bugün dünyada sınai mülkiyet alanında gerekli yasal düzenlemelere sahip tüm
ülkeler marka tescilini belli koşullar çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. Bu koşulların
en önemlileri, marka olarak tescili istenen işaretin ayırt edici olması, tanımlayıcı ve
yanıltıcı olmamasıdır. Söz konusu koşulların incelenmesi sırasında tescili istenen işaret
bir bütün olarak değerlendirilmeli, işaretin üzerinde kullanılacağı mal veya hizmet, ilgili
tüketici kesimi ve somut olaya ait diğer tüm özellikler göz önüne alınmalıdır. Ticaret
alanında rakip işletmelerin kullanımına açık olması gereken işaretler, tüketici tarafından
marka olarak algılanamayacak işaretler, ilgili mal veya hizmet için tanımlayıcı olan
işaretler ayırt edicilikten yoksun olduğundan tescil edilmez. Ancak, ayırt edicilikten
yoksun bir işaretin, belirli mal veya hizmetlerde yeterli bir süre marka olarak
kullanılması ayırt edicilik kazanmasını mümkün kılabilmektedir. Diğer taraftan, tescilli
bir marka da çeşitli nedenlerle zaman içerisinde bir mal veya hizmetin yaygın ismi halini
alarak ayırt ediciliğini yitirebilir. Üzerinde kullanılacağı mal veya hizmeti tanımlayıcı
olabilecek işaretler incelenirken, işaretin ilgili mal veya hizmete üstünlük katıp
katmadığı, cins, çeşit, vasıf, kalite, coğrafi kaynak, miktar yönünden niteleyip
nitelemediği önemlidir. İşaret birkaç unsurdan oluşmuşsa unsurların bir araya gelişinin
günlük hayattaki kullanımı, bu kullanıma tüketicinin ne kadar aşina olduğu önem arz
etmelidir. Yanıltıcı nitelikte bulunan işaretlerde ise, yanılmanın gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğinin ve bu yanılgının tüketicinin alım kararına etkisinin iyi tespit
edilmesi gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra; yurt dışındaki uygulamaların, yasal
düzenlemelerin, mahkeme ve tescile yetkili kurumların kararlarının takibi markaların
tescil esaslarında paralelliği beraberinde getirecektir.
ii
ABSTRACT
Every country having the adequate legislations on industrial property grants trademark
registration under specified requirements. Of the most important of these requirements
are the sign sought to be registered as a trademark being distinctive, non-descriptive and
non-deceptive. While examining trademark applications with regards to the
aforementioned parameters, the sign for which the registration is sought should be
assessed as a whole and the goods or services for which the sign is used, the relevant
consumers and all other facts belonging to the actual case should be taken into account
as well. Signs which must be left available for the use of competitors in the relevant
trade, signs which are not capable of being perceived as trademarks by the consumers
and signs which are exclusively descriptive for the goods or services for which the
protection is sought shall not be registered on the ground that they are devoid of a
distinctive character. However, it is possible that a non-distinctive sign may acquire a
distinctive character for certain goods or services as a result of its use over a sufficient
period of time. On the other hand, a registered trademark may lose its distinctiveness
within time by becoming a customary name of a good or service for some reason.
Whether the sign adds superiority to the goods or services and whether it describes them
with respect of kind, type, quality, geographical origin, quantity are important while
examining the sign as to descriptiveness for the goods or services on which it is sought
to be used. If the sign consists of more than one element, the use of the combination of
those elements in trade and how familiar the consumers with that use are should be taken
into account. Regarding the deceptive signs, it is necessary to determine well whether
the deception really occurs and the effect of this deception, if any, on the purchasing
decision of the customers. Furthermore, the following of foreign practices, legislations
and decisions of the IP offices and the courts would bring the harmonization on the
Essentials of trademark registration procedures.
iii
İÇİNDEKİLER
ÖZET ________________________________________________________________ i
ABSTRACT __________________________________________________________ ii
İÇİNDEKİLER _______________________________________________________ iii
KISALTMALAR _______________________________________________________ vi
ŞEKİLLER DİZİNİ ___________________________________________________ viii
GİRİŞ ________________________________________________________________ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
MARKA
1.1 MARKANIN TARİHÇESİ _______________________________________________ 4
1.2 MARKA MEVZUATI __________________________________________________ 5 1.2.1 Uluslararası Düzenlemeler __________________________________________________ 5 1.2.2 Ulusal Düzenlemeler ______________________________________________________ 8
1.3 MARKA KAVRAMI __________________________________________________ 12 1.3.1 Markanın Unsurları ______________________________________________________ 12
1.3.1.1 İşaret _____________________________________________________________ 13 1.3.1.2 Ayırt Edici Nitelik __________________________________________________ 14
1.4 MARKANIN FONKSİYONLARI _________________________________________ 17 1.4.1 Ayırt Edicilik Fonksiyonu _________________________________________________ 17 1.4.2 Ticari Kaynak Gösterme Fonksiyonu _________________________________________ 17 1.4.3 Kaliteyi Garanti Etme Fonksiyonu ___________________________________________ 18 1.4.4 Reklam ve Yatırım Fonksiyonu _____________________________________________ 19
İKİNCİ BÖLÜM
MARKANIN AYIRT EDİCİLİK, TANIMLAYICILIK VE YANILTICILIK
AÇISINDAN İNCELENMESİ
2.1 AYIRT EDİCİLİK VE TANIMLAYICILIK AÇISINDAN MARKA ÇEŞİTLERİ _______ 21 2.1.1 Yaratılmış Markalar ______________________________________________________ 21 2.1.2 Rastgele Seçilmiş Markalar ________________________________________________ 21 2.1.3 İma Edici Markalar _______________________________________________________ 22 2.1.4 Tanımlayıcı Markalar _____________________________________________________ 23 2.1.5 Jenerik Markalar _________________________________________________________ 26
2.2 MARKA İNCELEMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN HUSUSLAR ________ 27 2.2.1 İşaretin Bütün Olarak Değerlendirilmesi ______________________________________ 27 2.2.2 İşaretin İlgili Mal veya Hizmet Göz Önüne Alınarak Değerlendirilmesi ______________ 29 2.2.3 İşaretin İlgili Tüketici Kesim Göz Önüne Alınarak Değerlendirilmesi _______________ 31 2.2.4 Her Somut Olayın Kendi Özellikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi _______________ 32
iv
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AYIRT EDİCİLİK
3.1 GENEL OLARAK ___________________________________________________ 34
3.2 MARKAYI OLUŞTURAN İŞARETLERE GÖRE AYIRT EDİCİLİK _______________ 36 3.2.1 Sözcükler ______________________________________________________________ 36 3.2.2 Kişi İsimleri ____________________________________________________________ 38 3.2.3 Coğrafi Yer Adları _______________________________________________________ 43 3.2.4 Sloganlar_______________________________________________________________ 45 3.2.5 Sayılar ve Harfler ________________________________________________________ 48 3.2.6 Sayı ve Sözcük Kombinasyonları ____________________________________________ 51 3.2.7 Şekiller ve Resimler ______________________________________________________ 53 3.2.8 Yeni Marka Türleri _______________________________________________________ 55
3.2.8.1 Üç Boyutlu Şekiller _________________________________________________ 56 3.2.8.2 Renkler ___________________________________________________________ 60 3.2.8.3 Sesler ____________________________________________________________ 66 3.2.8.4 Kokular ___________________________________________________________ 69
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TANIMLAYICILIK
4.1 GENEL OLARAK ___________________________________________________ 71
4.2 MARKAYI OLUŞTURAN İŞARETLERE GÖRE TANIMLAYICILIK ______________ 73 4.2.1 Sözcükler ______________________________________________________________ 73 4.2.2 Kişi İsimleri ____________________________________________________________ 81 4.2.3 Coğrafi Yer Adları _______________________________________________________ 82 4.2.4 Sloganlar_______________________________________________________________ 86 4.2.5 Sayılar ve Harfler ________________________________________________________ 88 4.2.6 Şekiller ve Resimler ______________________________________________________ 90 4.2.7 Yeni Marka Türleri _______________________________________________________ 92
4.2.7.1 Üç Boyutlu Şekiller _________________________________________________ 92 4.2.7.2 Renkler ___________________________________________________________ 94 4.2.7.3 Sesler ____________________________________________________________ 95 4.2.7.4 Kokular ___________________________________________________________ 96
4.2.8 Euro __________________________________________________________________ 97
BEŞİNCİ BÖLÜM
KULLANIMA BAĞLI AYIRT EDİCİLİK
5.1 KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMA ________________________ 100 5.1.1 Genel Olarak __________________________________________________________ 100 5.1.2 Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanıldığının Tespiti _____________________ 102
5.1.2.1 Ayırt Ediciliğin İlgili Mal veya Hizmet İçin Kazanılmış Olması ______________ 107 5.1.2.2 Ayırt Edici Nitelik Kazanacak İşaretin Marka Olarak Kullanımı ______________ 108 5.1.2.3 Ayırt Edici Niteliğin İlgili Çevrede Kazanılması __________________________ 110 5.1.2.4 Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması İçin Gerekli Süre _______________________ 111
v
5.2 KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİĞİN YİTİRİLMESİ _____________________ 111 5.2.1 Genel Olarak __________________________________________________________ 111 5.2.2 Bir Markanın Jenerik Hale Gelmesinin Tespiti ________________________________ 113 5.2.3 Marka Sahibinin Davranışları Nedeniyle Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi _______ 118
ALTINCI BÖLÜM
YANILTICILIK
6.1 GENEL OLARAK __________________________________________________ 120
6.2 MARKADA YER ALAN İŞARETLERE GÖRE YANILTICILIK _________________ 126 6.2.1 Sözcükler _____________________________________________________________ 126 6.2.2 Kişi İsimleri ___________________________________________________________ 132 6.2.3 Coğrafi Yer Adları ______________________________________________________ 134 6.2.4 Sloganlar______________________________________________________________ 141 6.2.5 Sayılar ve Harfler _______________________________________________________ 142 6.2.6 Şekil ve Resimler _______________________________________________________ 143
SONUÇ _____________________________________________________________ 145
KAYNAKÇA _________________________________________________________ 148
vi
KISALTMALAR
a.g.e. : Adı Geçen Eser
a.g.k. : Adı Geçen Kılavuz
AB : Avrupa Birliği
ABD : Amerika Birleşik Devletleri
ATAD : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Bkz. : Bakınız
C. : Cilt
CFI : The Court of First Instance of the European Communities (Avrupa
Toplulukları İlk Derece Mahkemesi)
DTÖ : Dış Ticaret Örgütü
E. : Esas Numarası
ECJ : The Court of Justice of the European Communities
(Avrupa Toplulukları Adalet Divanı)
FMR : Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GATT :General Agreement on Tariffs and Trade (Ticaret ve Tarifelere İlişkin
Genel Anlaşma)
GRUR : Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
(Alman Fikri Mülkiyetin Korunması Birliği)
HD : Hukuk Dairesi
INTA : International Trademark Association (Uluslararası Markalar Birliği)
K. : Karar Numarası
KHK : Kanun Hükmünde Kararname
OHIM : Office of Harmonization in the Internal Market (İç Piyasada
Uyumlaştırma Ofisi)
S. : Sayı
s. : Sayfa
T. : Tarih
vii
T.T.A.B. : Trademark Trial and Appeal Board (Marka Muhakeme ve Temyiz
Kurulu)
TPE : Türk Patent Enstitüsü
TRIPs : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)
UK : United Kingdom (Birleşik Krallık)
v : versus
vb. : ve benzeri
Vol. : Volume
WIPO :World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet
Teşkilatı)
viii
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 3.1: Stilize “a” harfinden oluşan marka örneği ....................................................... 49
Şekil 3.2: Stilize “v” harfinden oluşan marka örneği ....................................................... 49
Şekil 3.3: Standart "I" harfinden oluşan marka örneği .................................................... 49
Şekil 3.4: Sayı, sözcük ve şekilden oluşan marka örneği ................................................ 53
Şekil 3.5: Düzgün beşgen şeklinden oluşan marka örneği ............................................... 54
Şekil 3.6: Üzerinde paralel üç şerit bulunan ayakkabı şeklinden oluşan marka örneği ... 55
Şekil 3.7: Bulaşık yıkama tableti şeklinden oluşan marka örneği ................................... 58
Şekil 3.8: El feneri resminden oluşan marka örneği ........................................................ 59
Şekil 4.1: Tanımlayıcı markaya ilişkin örnek .................................................................. 80
Şekil 4.2: Şekil ve sözcükten oluşan tanımlayıcı markaya ilişkin örnek ......................... 81
Şekil 4.3: Sebze resimlerinden oluşan marka örneği ....................................................... 90
Şekil 4.4: Havlu deseninden oluşan marka örneği ........................................................... 91
Şekil 6.1: Tescile konu edilen mallara bağlı olarak yanıltıcı olabilecek marka örneği . 130
Şekil 6.2: Tescile konu edilen mallara bağlı olarak coğrafi kaynak hususunda yanıltıcı
olabilecek marka örneği ......................................................................................... 140
Şekil 6.3: Tescile konu edilen mallara bağlı olarak coğrafi kaynak hususunda yanıltıcı
olabilecek marka örneği-2 ...................................................................................... 140
Şekil 6.4: Sayı unsuru barındıran yanıltıcı marka örneği ............................................... 142
1
GİRİŞ
Marka, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını belirtmek amacıyla kullanılan
işaretlerin sahibi adına tescil edilmesini ve bu işaretlerin o mal veya hizmetlerde
kullanım hakkının sadece sahibinde olmasını sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Bu
anlamda sahibine, bir bakıma tekel hakkı veren markanın, haksız rekabet ortamı
yaratmaması ve tüketiciyi zarara uğratmaması, ayrıca ticari kaynak gösterme
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için belli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu
koşullar kanunlarda açıkça belirtilmiş olup tescile yetkili kurumlar tarafından re’sen
veya itiraz üzerine incelenmektedir.
Tezimiz kapsamında marka tesciline yetkili kurumlar tarafından marka
incelemesinde en çok sıkıntı duyulan, subjektif değerlendirmeler nedeniyle gerek
ülkelerarası gerekse ülkelerin kendi içinde farklı uygulamalara yol açan ayırt edicilik,
tanımlayıcılık ve yanıltıcılık ile ilgili şartlara değinilecektir.
Bu şartlar içerisinde en önemli olan, markayı oluşturan işaret veya işaretlerin
ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik markanın en önemli unsuru olup bir işletmeye ait mal
veya hizmetlerin başka işletmelere ait mal veya hizmetlerden ayrılmasını sağlar. Ayırt
edicilikten yoksun işaretler, tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacağından
marka fonksiyonu gerçekleşmemiş olacaktır.
İkinci önemli şart ise, markayı oluşturan işaretin veya işaretlerin üzerinde
kullanılacağı mal veya hizmetleri tanımlar nitelikte olmamasıdır. Tanımlayıcı işaret veya
işaretler, tescile konu edilen mal veya hizmetleri cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç,
değer, coğrafi kaynak açısından niteleyen, malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu
zamanı veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaretlerdir.
2
Bu işaretler de tek başına, marka olarak algılanmayacakları için ayırt edicilikten
yoksundurlar. Ayrıca, tanımlayıcı işaretler aynı mal veya hizmeti sunan rakip işletmeler
tarafından da serbestçe kullanılmak istenebileceğinden, söz konusu işaretlerin marka
tescili yoluyla tek bir işletmenin tekeline verilmesi haksız rekabete yol açacaktır.
Son olarak, markayı oluşturan işaret veya işaretlerden herhangi biri veya birkaçı
tescile konu olan mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı
gibi konularda halkı yanıltıcı nitelikte olmamalıdır. Zira, yanıltıcı işaret veya işaretlerin
marka olarak tescili durumunda, hem tüketici beklediğinden farklı nitelikte bir mal veya
hizmet almaya yönlenecek hem de gerçekten işaretin ifade ettiği nitelikteki malları veya
hizmetleri sunan üreticiler mağdur durumda kalacaktır.
İşte bu nedenlerle, ayırt edicilikten yoksun, tanımlayıcı ve yanıltıcı işaretlerin
marka olarak tescili mümkün değildir. Ancak, günümüzde marka bilincinin tam olarak
yerleşmemesi, marka yoluyla tüketiciye doğru olasun veya olmasın mesaj verme çabası,
yaygın kullanıma sahip işaretler üzerinde tekel hakkı elde etmek istenmesi gibi
nedenlerle bu tür işaretlerin marka olarak tescil talebi oldukça fazladır.
Bütün bu durumlar göz önüne alınarak tezimizde; gerek TPE’nin gerekse yurt
dışında marka tesciline yetkili kurumların uygulamalarına, ulusal ve uluslararası
mahkemelerin kararlarına, özellikle Türk doktrininde bu konularla ilgili görüşlere
değinilecektir. Tezimizde izlenen asıl amaç; Türkiye’de marka tescil başvurusu yapılmış
işaretlerin ayırt edicilik, tanımlayıcılık ve yanıltıcılık açısından değerlendirilmesinde
yurt dışı uygulamaları ve mahkeme kararları göz önüne alınarak geniş bir bakış açısının
kazandırılması, tüm dünyadaki marka tesciline yetkili kurumların eleştirilmesine neden
olan, karar istikrarsızlığının ülkemizde asgari düzeye indirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu bağlamda, tezimizin ilk bölümünde markanın tarihçesine, marka mevzuatına,
markanın unsurlarına ve fonksiyonlarına değinilecektir.
3
Tezimizin ikinci bölümü, marka incelemesi sırasında göz önünde bulundurulması
gereken hususlar, ayırt edicilik ve tanımlayıcılık açısından marka çeşitlerine ayrılmıştır.
Üçüncü bölümde ise, ayırt edicilik konusu gerek TPE’nin gerekse yurt dışında
marka tesciline yetkili kurumların uygulamaları ile beraber mahkeme kararları ışığında
markayı oluşturan unsurlara göre sınıflandırılarak değerlendirilecektir.
Dördüncü bölüm, tanımlayıcılık konusunun ele alındığı bölüm olup markayı
oluşturan unsurlara göre değerlendirmenin, ulusal ve uluslar arası uygulamalar ile
mahkeme kararları ışığında yapıldığı bir bölüm olacaktır.
Beşinci bölümde, kullanıma dayalı ayırt edicilik konusu ele alınacaktır. Bu
bağlamda, ayırt edicilikten yoksun işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması
için gerekli şartlar, doktrinde bu konuda yer alan görüşler ve örnek mahkeme kararlarına
değinilecektir. Ayrıca bölüm içerisinde, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kaybedilmesi;
yani markanın yaygın bir isim haline gelmesi konusu da aynı usulde ele alınacaktır.
Son bölümde ise, yanıltıcılık konusu ayrıntılarıyla ele alınacak, TPE ve farklı
ülkelerin uygulamaları, mahkeme kararları ve bilimsel yazında ileri sürülen görüşler
çerçevesinde markayı oluşturan unsurlar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır.
4
BİRİNCİ BÖLÜM
MARKA
1.1 MARKANIN TARİHÇESİ
Bir malı diğerlerinden ayırmak, malın aidiyetini göstermek amacıyla işaretler
kullanılması çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Önceleri mağara duvarlarında,
hayvanların veya çömleklerin üzerinde kullanılan işaretlerin, bazen hâkimiyet sınırlarını
belirtmek amacıyla bazense ürünün sahibini veya üreticisini göstermek amacıyla
kullanıldığı zamanla herkes tarafından bilinir hale gelmiş ve bir bakıma markalaşmanın
tohumları ekilmiştir.
Ticaret hayatında emtiayı, ticarethaneyi veya ticari faaliyetleri benzerlerinden
ayırt etme amacı ile marka veya diğer ayırt edici işaretlerin kullanılması fikri ve
uygulamasının yaygınlık kazanması ise, Avrupa’da özellikle orta çağlarda zanaat ve
ticaret erbabı ile sanatkârların örgütlendiği loncalar sayesinde olmuştur. Loncalar bu
dönemde kendilerini belirli sembollerle ifade etmiş, aynı loncaya mensup esnaf, tüccar
ya da zanaatkâr, üretimini veya ticaretini yaptığı mallarda üyesi olduğu loncaya ait
sembolleri ve/veya kendi faaliyetlerinin ticarethanesini gösterir ayırt edici işaretlerini
kullanmıştır.1 Bir süre sonra hangi malın hangi loncaya ait olduğunun anlaşılması için
her lonca tarafından marka kullanımı zorunlu hale gelmiş, markalar bu dönemde belli bir
ticarethaneye aidiyeti ifade etmeye başlamıştır.
Markaların korunması hakkındaki ilk düzenlemeler ise, 15. ve 16. yüzyılda silah,
kâğıt, deri, metal üretimi, matbaa ve dokuma faaliyetlerinde bulunan tacirlerin
birbirlerinin markalarını kopyalamalarını engellemek amacıyla yapılmıştır.2
1 Kaya, A.; “Marka Hukuku”, İstanbul, 2006, s. 4.
2 Pekdinçer, T. R.; “Marka Hakkı ve Korunması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Doktora Tezi, İstanbul, 2001, s. 6.
5
Sanayi devrimiyle beraber dağıtım kanallarının, üretimin, pazarlamanın
artmasıyla markalaşmanın daha da önemli hale geldiği müşahade edilebilirse de, 1789
yılındaki Fransız İhtilaliyle birlikte loncaların ellerindeki hakları kaybetmesi nedeniyle
marka kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış ve bilinen markaların taklitlerinin artması,
esas marka sahiplerini zor durumda bırakmaya başlamıştır. Bütün bu eksikliklerin
giderilmesi amacıyla Avrupa ve Amerika’da birçok yasal düzenleme yapılarak marka
korumasının temelleri atılmıştır.
1.2 MARKA MEVZUATI
1.2.1 Uluslararası Düzenlemeler
Marka korunmasına ilişkin ilk hukuksal düzenlemeler 19. yüzyılda yapılmıştır.
Fransa, Avusturya, İngiltere, Almanya bu dönemde marka kanunlarını yürürlüğe
sokmuştur. Diğer taraftan bugün hâlâ çeşitli değişikliklerle yürürlükte olan Paris
Anlaşması (1883) ile Madrid Anlaşması (1891) bu dönemde gerçekleşmiştir.
20. yüzyılda ise, marka hukuku konusunda günümüzde de çeşitli değişikliklerle
geçerliliğini koruyan ve birçok ülkenin de marka kanunlarına esas teşkil etmiş Lanham
Yasası (1946) Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe girmiştir.
Avrupa’da, 21 Aralık 1988’de Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler arasında
markalara ilişkin kanunların uyumlaştırılması amacıyla yürürlüğe konulan 89/104 Sayılı
Marka Yönergesi3 üye ülkelerin marka mevzuatlarını 1990’lı yılların başından itibaren
değişikliğe uğratmıştır. Önceleri üye devletlerin markalara ilişkin ulusal düzenlemeleri,
farklı olsa da, söz konusu yönerge ile marka tescil prosedürleri, marka olabilecek
işaretler, rüçhan hakkı, itiraz ve inceleme süreçleri gibi daha genel konular
düzenlenmiştir. Yönerge’nin amacı, ülkelerin marka kanunlarını birebir aynı yapmak
3 11/02/1989 tarih, L 40 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
6
değil, iç piyasanın iyi çalışmasını, rekabet ortamının bozulmamasını sağlamak olan
Yönerge, diğer hususlarda ise ülkeleri serbest bırakmıştır.
Marka kavramına ilişkin olarak Yönerge 2. maddesinde; bir işletmenin mal veya
hizmetini bir başka işletmenin mal veya hizmetinden ayırması koşuluyla grafikle ifade
edilebilen, kişi adları dahil özellikle kelimeleri, tasarımları, harfleri, numaraları, malın
veya paketinin şeklinin marka olabileceğini belirtmiştir.
Marka olarak tescil edilemeyecek işaretleri 3. maddesinin ilk paragrafında
belirten Yönerge bu işaretleri şu şekilde saymıştır:
a) Marka teşkil etmeyecek işaretler
b) Ayırt edici niteliği olmayan işaretler
c) Cins, vasıf, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak ve malların üretim anını ya da
hizmetlerin görüldüğü zamanı belirtmeye yarayan işaret ve ibarelerden oluşan
işaretler
d) Münhasıran ilgili ticaret alanında herkesçe kullanılan işaret veya ibareleri
kapsayan işaretler
e) Münhasıran, malın kendi doğal yapısından kaynaklanan, teknik bir sonuç için
zorunlu olan veya mala esaslı bir değer katan şekillerden oluşan işaretler
f) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler
g) Mal veya hizmetin türü, niteliği ya da coğrafi menşei bakımından halkı yanıltıcı
nitelikte işaretler
h) Sınai mülkiyetin korunması hakkında Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca
reddedilmesi veya hükümsüz kılınması gereken işaretler.
Aynı maddenin ikinci paragrafında ise,
a) Markanın kullanılması, üye devletin hukukuna ya da topluluk marka hukukuna
göre yasaklanmışsa,
7
b) Marka dini değer gibi, yüksek sembolik bir değer taşıyorsa,
c) Marka Paris sözleşmesi’nin 6. maddesinde işaret edilenler dışında bir işaret ,
amblem veya arma içeriyorsa,
d) Marka tescili kötü niyetle yapılmışsa, üye devletler markanın tescilini
reddedebilir denilmiştir.
Markalar konusunda Avrupa Birliği’nde gerçekleşmiş diğer önemli düzenleme ise;
40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü’dür4. “Böylece, Avrupa Birliği düzeyinde aynı
hukuki geçerliliğe sahip ve aynı şekilde korunan bir markanın yaratılması hususunda
büyük bir adım atılmıştır.”5 Üye ülkelerin ulusal hukuk düzenlemelerinden farklı olarak
markaların tek bir tescille tüm topluluk çapında korunmasını sağlayan bir sistem
oluşturulmuş ve gerekli marka inceleme işlemlerinin Office of Harmonization for the
Internal Market (OHIM) tarafından yapılması kararlaştırılmış, resmi dil olarak İngilizce,
Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca kabul edilmiştir.
“Bu bağlamda, Topluluk Markası olabilecek işaretlerin, bir teşebbüsün mal ya da
hizmetlerini, diğer teşebbüslerin mal ya da hizmetlerinden ayırt edici olmak şartıyla, kişi
adları dahil, sözcükler, tasarımlar, harfler, sayılar, malların veya ambalajların biçimi de
dahil olmak üzere çizimle ifade edilebilen her türlü işaretolması kabul edilmiştir. Tescili
istenen işaretin tüm üye devletlerde tescil edilebilir olması şarttır. Tek bir üye devlette
bile tescil edilmeyen bir işaret Topluluk Markası olamamaktadır.”6
Uluslararası düzenlemeler içerisinde karşımıza çıkan bir diğer gelişme ise, TRIPs
anlaşmasıdır. 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren bu anlaşma 1970’li yıllardan
itibaren özellikle ABD’de markaların taklit edilmesi nedeniyle yatırımcıların gelirindeki
düşüş üzerine ve bu konunun Uruguay Görüşmelerinde, GATT tarihinde ilk kez,
‘ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları’ kapsamında tartışılması sonucu DTÖ’nün
4 14/01/1994 tarihli, L 11 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
5 Arkan, S.; “Marka Hukuku”, C. I, Ankara, 1997, s. 5.
6 Özdal, Ş.; “556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek
İşaretler”, İstanbul, 2005, s. 25.
8
kuruluşuna dair sözleşmenin bir parçası olarak imzalanmıştır. Bu anlaşma fikri haklar
konusundaki en kapsamlı anlaşma olup fikir, sanat eserleri ile bağlantılı haklar,
markalar, coğrafi işaretler, endüstriyel tasarımlar, patent, yarı iletken topografyalar,
ticaret sırları gibi hususlarda minimum koruma standardı getirmiştir. 7
Bu anlamda üye
ülkeler TRIPs’den daha düşük bir koruma öngöremezken daha geniş bir koruma sağlama
da serbesttirler.
Anlaşmanın markalarla ilgili düzenlemeleri 15. ve 21. maddeleri arasında olup
marka tanımında sınırlayıcı bir sayım yapılmamış, renk ve renk kombinasyonlarının
tescil edilebileceği açıkça belirtilirken ses, koku, üç boyutlu şekil gibi yeni marka
türlerinin tescilinin de önü açılmıştır. Ancak, anlaşma tescil işleminin bir şartı olarak
işaretin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını üye devletlerin arayabileceğini de
belirtmiştir.
Ayrıca, üye devletler, bu anlaşmaya göre, markanın tescilini kullanım şartına
bağlayabilseler de (kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma) fiili kullanımı, tescil
başvurusunun şartı haline getiremeyeceklerdir.
1.2.2 Ulusal Düzenlemeler
Osmanlı döneminde ise, markalarla ilgili ilk yasal düzenleme, 1872 tarihli
Nizamname’dir. 1888 yılında ise, “Fabrikalar Mamulatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus
Alameti Farikalara Dair Nizamname” çıkartılarak bir önceki nizamname yürürlükten
kaldırılmıştır.
Dağılma aşamasında olan Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde batıdan oldukça
etkilenmiş, markalarla ilgili hukuksal düzenlemeler olan bu iki nizamnameyi de
Fransa’dan almıştır.
7 Yasaman, H.; “Marka Hukuku”, C.I., İstanbul, 2004, s. 37.
9
Alamet-i Farika Kanunu’na ilişkin olarak düzenlemeler yapılmış olsa da, bu
kanun 1950’li yıllara gelindiğinde yetersiz kalmış ve 1965 yılında “551 Sayılı Markalar
Kanunu” çıkartılmıştır. Bu kanun, “incelemeli tescil sistemini” getirmiş, ancak üçüncü
kişilerin tescile itirazına izin vermesini sağlayan, tescilli bir markanın bir başkası adına
tescilini engelleyen düzenlemelere yer vermemiş, mal ve hizmet sınıflandırmasını
içermemiş, marka hakkına tecavüz halleri ve çözümü ile ilgili etkin bir koruma
sağlamamıştır.8
1980 li yıllarda 551 Sayılı Kanun’un yetersizliği belirgin bir hal aldığından yeni
bir düzenleme için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu süreç AT- Türkiye Ortaklık
Konseyi’nin 06.03.1995 tarih ve 1/95 Sayılı Kararından sonra ivme kazanmıştır. Söz
konusu “kararda taraflar, fikri, sınai mülkiyet haklarının yeterli ve etkin biçimde
korunması ile uygulanmasının sağlanmasına verdikleri önemi ifade etmişler ve bu
alanda Türkiye tarafından yapılması gerekenleri sıralamışlardır. Buna göre, Türkiye
kararın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içerisinde TRIPs anlaşmasını
uygulamayı ve ayrıca fikri, sınai mülkiyet haklarının AT’da geçerli olan koruma
düzeyine denk biçimde korunmasını sağlayacak tedbirleri almayı taahhüt etmiştir.”9
Dolayısıyla, Türkiye başta 89/104 Sayılı Yönerge olmak üzere TRIPs, Paris
Konvansiyonu, Nice Anlaşması gibi düzenlemeler çerçevesinde 556 Sayılı KHK’yı
yürürlüğe sokmuş ve bu KHK günümüze kadar çeşitli değişikliklerle varlığını
sürdürmüştür.
Diğer bir deyişle, 89/104 Sayılı Yönerge sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler için
değil, üye olmayan ülkeler için de önemli bir yol gösterici olmuş, üye olmamasına
rağmen Türkiye de 1995 yılında çıkartılan 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
mevzuatını Yönerge ile uyumlu hale getirmiştir. “1995 sonrası neredeyse yeniden
yaratılan sınai mülkiyet sistemimizin itici gücü ya da bu sürecin katalizörü, 1963 Ankara
8 Arkan, S.; 1997, s. 14.
9 a.g.e., s. 15.
10
Anlaşması ile bugünkü adıyla Avrupa Birliği ile aramızda kurulan ortaklık ilişkisi ve bu
ilişkiyi düzenleyen kurallarla üstlendiğimiz, Topluluk müktesebatının, ekonomik
nitelikli olanlarına uyum yükümlülüğü olmuştur”.10
556 Sayılı KHK ile beraber hizmet markalarının tescil edilebileceği hükme
bağlandığı gibi malların üç boyutlu şekillerinin, yabancı sözcüklerin, beş kelimeden
uzun marka başvurularının da tescile uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu KHK,
kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma, üçüncü kişilerce ilana itiraz sistemi, marka
hükümsüzlüğü, tescilli marka sahibinin hakları, mal ve hizmet sınıflandırması, marka
hakkının tüketilmesi gibi konuları da düzenlenmiştir.11
556 Sayılı KHK markayı 5. maddesinde “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini
bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi
adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya
ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı
yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret” olarak tanımlamış ve 7.
maddesinde ise, tescil olamayacak markalar şu şekilde sıralamıştır:
a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler,
b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar
benzer markalar,
c) Ticaret alanında cins, çeşit. vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve
hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran
veya esas unsur olarak içeren markalar,
10
Kavlak, U.İ.; “Marka Tescilinde Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri: Avrupa Toplulukları
Düzenlemeleri Çerçevesinde Türkiye Düzenlemeleri”, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara, 2001, s. 2. 11
Arkan, S., C.I, 1997, s. 10.
11
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat
veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran
veya esas unsur olarak içeren markalar,
e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde
etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren
işaretler,
f) Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi
konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris
Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan
ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili
mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,
ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı
maddesine göre tanınmış markalar,
j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.
Tezimizin konusu gereğince yukarıda geçen ret nedenlerinden 7/1(a), 7/1(c) ve
7/1(f) bentlerinin kapsamına giren işaretler üzerinde durulacaktır.
Bu bağlamda ayırt edicilikten yoksunluk 7/1(a) bendi kapsamında bir ret
nedenidir. İlgili bent 5. madde kapsamına girmeyen işaretlerin tescil edilemeyeceğine
hükmetmekte ve böylece 5. maddede yer alan tanımın iki önemli unsuru “çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve
çoğaltılabilen her türlü işaret” ile “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka
teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etme”yi 7/1(a) gereğince marka başvurusunun
reddedilmemesi için gerekli iki koşul haline getirmektedir.
12
Öte yandan, 89/104 Sayılı Yönerge, ayırt edici nitelikten yoksun işaretlerle,
marka teşkil edemeyecek işaretleri farklı ret nedenlerine dayandırarak bu iki önemli
unsuru ayırmış ve ret kararının dayanağının daha net olmasını sağlamıştır.
1.3 MARKA KAVRAMI
Günümüze baktığımızda ise, marka kavramının, kısaca, bir işletmeye ait mal
ve/veya hizmeti başka bir işletmeye ait mal veya hizmetten ayırt etmeye yarayan her
türlü işaret olarak tanımlanabilmesi mümkündür.
Markanın yasal tanımını ise, Markaların Korunması Hakkındaki 556 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinde bulmamız mümkündür. Buna göre,
marka “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler,
şekiller, harfler, sayılar "malların biçimi veya "ambalajları"" gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve
çoğaltılabilen her türlü işaretler”dir. 556 Sayılı KHK’nın bu maddesi Avrupa Topluluğu
Marka Yönergesinde de aynen yer almıştır.
TRIPs’in 15. hükmü de benzer şekilde markayı “ Bir işletmenin ürün ya da
hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırabilen her türlü işaret veya işaretler birleşimi”
olarak nitelemiş ve bu işaretlerin “özellikle kişi isimlerini içermek üzere, harfler, sayılar,
renkler, çizimle görüntülenebilenler ve renk birleşimleri ile bu tür işaretlerin
bileşimlerinin” marka olarak tescil edilebileceğini belirtmiştir.
1.3.1 Markanın Unsurları
89/104 Sayılı Avrupa Topluluğu Marka Yönergesi’nin 2. maddesine ve ona
uyumlu olarak hazırlanmış 556 Sayılı KHK’nin 5. maddesi ile TRIPS’in ilgili hükmüne
13
bakıldığında markanın tescil edilebilirliği için iki unsura gerek olduğu görülür: 1.işaret
2.ayırt edici nitelik.
1.3.1.1 İşaret
Tanımdan da anlaşılacağı üzere marka her şeyden önce bir işarettir. Ancak bu
işaret çizimle görüntülenebilmeli veya benzer biçimde ifade edilebilmeli, baskı yoluyla
çoğaltılabilmelidir.
İşaret ifadesi, marka kavramını oldukça genelleştiren bir ifade halini almıştır.
Kelime ve logodan oluşan markalarda herhangi bir sorun yokken, işaret ibaresiyle
beraber- çizimle ifade edilebilme şartıyla- hareketli nesneler, renkler, sesler de markanın
konusu kapsamına girmiştir.
Tekinalp, marka tanımında yer alan işaret kavramına ilişkin olarak şu noktaların
altını çizmiştir:12
İşaretin, marka olarak tescil edilebilmesi için marka olarak tescil
edilemeyecek işaretleri belirten 556 Sayılı KHK’nın 7. ve 8.
maddelerinde yer alan işaretler arasında yer almaması gerekir.
İşaret sadece bir simgeyi veya şekli ifade etmez. İşaret, kişi adlarını,
tasarımı, harfleri, logoları, sesleri, renkleri, üç boyutlu cisimleri vb. de
kapsamaktadır. Bu durumda tayin edici unsur, ayırt edici niteliktir.
İşaret henüz marka olarak tescil edilmemiş işaretler için kullanılmıştır.
Diğer bir deyişle, bir işaret tescil edilmiş ise, marka adını alır.
Bir marka veya marka başvurusu KHK’da yer alan “işaret”lerden
birkaçını içerebilir.
Ayırt edici niteliği olan ve mutlak veya nisbi ret nedenlerine kapsamına
girmeyen işaretler kelime veya boyut sayısına, malın üzerine veya
12
Tekinalp, Ü., “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İstanbul, 2002, s. 309.
14
ambalajına koyulabilmeye elverişli olmasına, münferit bir rakam veya
ses, renk veya kokudan oluşmasına bakılmaksızın marka olarak tescil
edilebilir.
İşaretin yerine getirmesi gereken özellik, çizimle görüntülenebilmesi
veya benzer şekilde ifade edilebilmesi, baskı yoluyla yayınlanabilen ve
çoğaltılabilen nitelikte olmasıdır. Böylelikle 556 Sayılı KHK işareti
sadece çizimin ürünü olmaktan çıkarmış, üç boyutlu şekilleri, resmi, sesi,
rengi, kokuyu da işaretin kapsamına almıştır.
Sayılan işaretler sayı itibariyle sınırlı değildir. Hükümde yer alan “gibi”,
“benzer biçimde” ve “her türlü” kelimeleri bu yorumu doğurmaktadır.
1.3.1.2 Ayırt Edici Nitelik
“Ayırt edici nitelik, bir işaretin herhangi bir sebeple diğerlerinden farklı olmasını
sağlayan özellikleri ve öğeleri ifade eder.”13
Bu nitelik, sözcükler kadar şekil, resim,
logo vb. birçok unsurla bir bütün halinde de sağlanabilir.
“Ayırt edici nitelik sayesinde, “işaret” alıcı tanımasa da , malı veya hizmeti o
üreticiye bağlamakta, malın veya hizmetin o üreticiye ait olduğunu alıcıya
anlatmaktadır. Mal ile- kim olduğu bilinmese bile- üretici veya hizmet sunan arasındaki
bu bağlantı “ayırt etme” unsurunun açıklanmasına da olanak sağlayabilir.”14
Bir işaretin ayırt edici niteliğinin olması için, o işaretin çok farklı ve orijinal bir
ifade olması gerekmemektedir. Çünkü, marka, fikri ve sanat eserlerinde olduğu gibi
yaratılmış olma ve eser sahibinin özelliğini taşıma veya patent gibi yeni, tekniğinin
bilinen durumunu aşma sanayiye uygulanabilir olma özelliklerine de sahip olmak
zorunda değildir.
13
Tekinalp, Ü., 2002, s.332. 14
a.g.e., s. 338.
15
Tekinalp, bir işaretin ayırt edici nitelikte olup olmadığının belirlenmesinde dört
kriter üzerinde durmuştur:15
a. Kavramdan farklı olma: Bu kriterde üzerinde durulan husus, söz konusu
ibarenin ilgili mal veya hizmetler için tanımlayıcı ve dolayısıyla ayırt edicilikten
yoksun olmamasıdır. Üzerinde kullanıldığı malı veya hizmeti tanımlar nitelikte
olan veya sadece mal veya hizmetin isminden oluşan sözcük, resim vb. işaretler
ayırt edici nitelikte değildir.
Arabalar için “araba” resmi veya motorlar için “turbo” ibaresi ile deterjanlar için
“bembeyaz” ayırt edici nitelikte değildir.16
556 Sayılı KHK’nın 7/1 (c), (e) ve (f) bentlerinin de bir işaretin marka olabilmesi
için bu kriteri karşılaması amacıyla kanunda yer almaktadır.
Bu husus, tanımlayıcılık ve yanıltıcılık bölümlerinde ayrıntılarıyla
incelenecektir.17
b. Anlamsız olma: Hiçbir anlamı olmayan veya ilgili mal veya hizmet için
tamamen yabancı bir anlam taşıyan işaretlerin ayırt edici nitelikte olduğu bu
kriter çerçevesinde değerlendirilirken, “arko” yaratılmış olması, “apple” ve
“dizel” markaları ise, ilgili mal veya hizmetler için tamamen yabancı bir anlam
taşıması nedeniyle ayırt edici bulunmaktadır.
Bu husus da, markaların ayırt edicilik ve tanımlayıcılık açısından sınıflandırıldığı
alt başlığımızda daha detaylı bir biçimde yer alacaktır.18
15
Tekinalp, Ü., 2002, s. 315. 16
a.g.e., s. 315. 17
Bkz., s. 72, s.120. 18
Bkz., s. 21.
16
c. Uzun süreden beri kullanılma: Başlangıçta ayırt edici nitelikte olmayan
işaretler kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilir. Gerek TRIPs, gerekse 89/104
Sayılı Yönerge’de de belirtilen bu husus 556 Sayılı KHK’nın 7/son fıkrasında da
yer almıştır.
Bu anlamda bilgisayar markası olarak “gigabyte” sözcüğü, bilgisayar ticareti
alanında herkesin kullanımına açık olan bir sözcük olduğundan ayırt rdici
niteliğe haiz olmaması nedeniyle reddedilirken kullanım sonucu ayırt edicilik
kazanması halinde 7/son gereğince tescil edilebilir.
Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma başlığımız altında da
inceleyeceğimiz bu konu19
, işaretin sadece uzun süreden beri kullanılmasının
dışında ilgili mal veya hizmette marka olarak kullanması gibi birçok koşulu da
zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle Ağın’ın belirttiği bu kriter, kanımızca eksik
kalmıştır.
d. Diğer markalardan farklı olma: Son kriterde, tescili istenen işaretin diğer
markalardan farklı yani benzer olmaması halinde de ayırt edici nitelikte olacağı
belirtilmiş ve 556 Sayılı KHK’nın 7/1(b), 8/1 (a) ve 8/1 (b) bentlerinin bu amaçla
kanunda yer aldığını vurgulamıştır.
Ancak, bu husus markaların birbirine benzer olması ile ilgili olup işaretin ayırt
edici niteliğinden oldukça bağımsız bir durumdur. Çünkü, söz konusu olan
“iltibas”, “karıştırılma ihtimali”, “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olma”
kavramlarıdır. Bu anlamda ayırt edici bir işaret, tescilli veya daha önceden
başvurusu yapılmış ya da eskiden beri kullanılan bir markaya ayırt edilemeyecek
kadar benzer veya aynı olması nedeniyle tescil edilmeyebilir. Sonuç olarak,
Tekinalp’in, ortaya koyduğu kriter marka olarak tescili istenen işaretin ayırt edici
niteliğiyle alakalı değildir.
19
Bkz., s. 100.
17
1.4 MARKANIN FONKSİYONLARI
1.4.1 Ayırt Edicilik Fonksiyonu
Markanın ayırt etme işlevi, marka kavramına (tanımına) dahil olan, pazarda bir
malı veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye hizmet eden mal veya hizmete adeta kişilik
(hüviyet) kazandıran, o mal veya hizmete bir ad veren temel unsuru ifade eder.20
Bir işletmeye ait olan mal ya da hizmeti, diğer işletmelerin benzer mal veya
hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan ayırt edicilik fonksiyonu markanın temel ve en
önemli fonksiyonudur.21
Nitekim; 556 Sayılı KHK’da yer alan marka tanımı da, “markalı ürünü üreten
veya sunan teşebbüse atfen ve ayırt etme fonksiyonu öne çıkartılmak suretiyle
yapılmıştır.”22
1.4.2 Ticari Kaynak Gösterme Fonksiyonu
“Kaynak gösterme fonksiyonu markanın, kullanıldığı malı veya hizmeti kimin
ürettiğini veya sağladığını göstermesi olarak açıklanabilir. Malların veya hizmetlerin
taşıdığı markanın aynı olması müşterilere bu malların aynı işletmeden kaynaklandığı
hususunda garanti sağlar.”23
Geçmişte tüm dünyada markanın, en öncelikli olarak, malın hangi işletme
tarafından üretildiği ya da piyasaya sürüldüğünü göstermesi gerektiği belirtilerek ticari
kaynak gösterme fonksiyonu ön plana çıkarılmıştır. Sonradan gerek malların üretim ve
piyasaya sürüm yöntemlerinde meydana gelen değişiklikler, bu arada lisansa dayalı
20
Tekinalp, Ü., 2002, s. 322. 21
Özdal, Ş., 2005, s. 46. 22
Kaya, A., 1999, s. 13. 23
Ağın, E.; “Tescil Edilebilir Markalar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2005, s. 7.
18
üretim modelinin yaygınlaşması, gerek ortak markaların kabul edilmesi, markanın,
malları üreten ya da piyasaya süren işletmeyi göstermekten çok malları benzer diğer
mallardan ayırt etme fonksiyonunu kazanmaya başladığını göstermiştir.24
Bu anlamda markanın, malın hangi işletme tarafından üretildiğine ve piyasaya
sürüldüğüne veya hizmetin hangi işletme tarafından yüklenildiğine işaret etmesi, diğer
bir deyişle, malın ya da hizmetin kaynağını göstermesi, markanın tarihi fonksiyonu
haline gelmiştir.25
Artık tüketiciler üretici firma ile değil, malın veya hizmetin
markasıyla ilgilenmeye başlamışlardır. Bu süreçten sonra markanın ayırt edicilik
fonksiyonu ön plana çıkmaktadır.
Birçok kararında ticari kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonunu markanın
asli fonksiyonları olarak belirten ATAD, Sieckman kararında26
da markanın ayırt
edicilik ve kaynak gösterme fonksiyonlarını ön plana çıkararak markanın asıl işlevinin,
herhangi bir çelişkiye mahal bırakmadan üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin
kaynağını garanti etmek, başka kaynaklı mal veya hizmetlerden ayırt etmek olduğunu
belirtmiş, markanın Avrupa Birliği Anlaşması’nın kurmak istediği bozulmamış bir
rekabet ortamındaki başlıca görevini böylelikle yerine getirebileceğini vurgulamıştır.
1.4.3 Kaliteyi Garanti Etme Fonksiyonu
Markanın garanti fonksiyonu, malın, belli bir işletme tarafından sabit kalitede
üretilmesi, hizmetin hep aynı kalitede verilmesi yani markanın mal veya hizmetin sahip
oldukları nitelikleri ifade etmesi anlamına gelir. Garanti ile kastedilen, aynı markayı
taşıyan malın daha önceden alınandan bir farkı olmadığıdır.27
Böylelikle tüketici,
kalitesine inandığı bir mal veya hizmeti markasıyla tanıyarak alır.
24
Arkan, S., C.I., 1997, s. 38. 25
Arseven, H.; “Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku”, İstanbul, 1951, s. 47. 26
ECJ, Ralf Sieckmann v Alman Deutches Patent, C-273/00, 12/12/2002. 27
Öçal, A.; “Türk Hukunda Markaların Himayesi”, Ankara, 1967, s. 17.
19
Hukuk düzeni içerisinde marka sahibine aynı marka ile piyasaya sürdüğü
malların hep aynı kalitede olmasını, kaliteyi düşürmeme yükümlülüğü verilmemiştir. Bir
başka anlatımla markanın, hukuki açıdan markanın malın belli bir kalitede olduğunu
belirtme veya kaliteyi koruyacağını taahhüt etmeye dair bir fonksiyonu yoktur. Ancak
ekonomik açıdan baktığımızda, markanın tüketici üzerinde mal veya hizmetin alışmış
olduğu kalitede olduğunu garanti etmesi söz konusudur. Çünkü, ürünün belli bir ünü ve
bilinilirliği sağlamasında marka önemli bir araçtır ve tüketicinin alım kararında,
ödemeye razı olacağı fiyat konusunda belirleyici olacaktır. 28
Marka sayesinde üretici, malın standardını tespit edebilir ve genişletebilir.
Hukuki düzenlemeler sayesinde de bu kalitenin korunmasını sağlayabilir. Malın
piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişiler tarafından değiştirilmesini veya
kötüleştirilmesini önleme, lisans altında üretilen malın ya da sunulan hizmetin kalitesini
garanti edecek önlemler alma yetkileri bu çerçevede marka sahiplerine tanınmıştır. 29
ATAD, Sieckmann30
kararında, marka üzerinde bulunduğu ürünlerin veya
servislerin, onların kalitesinden sorumlu olan tek bir firmanın kontrolünde üretildiğini
ve sunulduğunun garantisini vermektir diyerek markanın “kaliteyi garanti etme
fonksiyonu”nun da altını çizmiştir.
1.4.4 Reklam ve Yatırım Fonksiyonu
Günümüzde malın ününün yaratılması ve yayılması öncelikle reklam sayesinde
olmaktadır. Tüketici malı reklamda marka aracılığıyla tanımakta ve marka sayesinde
malın müşteri çevresi genişlemektedir. Bir bakıma, marka, reklam ve promosyon
çalışmaları sonucunda tüketicide oluşan izlenimdir.
28
Arkan, S., 1997, C.I., s. 38. 29
a.g.e., s. 39. 30
ECJ, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt, C-273/00, 12/12/2002.
20
Marka, reklamın en ekonomik ve etkili aracı olduğundan malın tanıtımında
oldukça önemlidir. Malın tanıtılması sayesinde işletmenin geliri artacağından, büyük
miktarlarda para ve zaman, markaya yatırılmaktadır.
Gün geçtikçe markaların kullanıcılarını toplumsal ilişkilerinde temsil etmeye
başlamaları markanın reklam fonksiyonunun bir sonucu olarak kabul edilir. Müşteriler
için sahip oldukları ve sürekli aldıkları ürünlerin markaları kendileri için prestij
sağlamaktadır.31
Birçok insan için “Vakko” giyinmek, “BMW” arabaya binmek,
“Rolex” saat takmak ayrıcalıktır.32
Son zamanlarda firmalar açısından da oldukça önem arz eden bir kavram olan
“marka değeri”nin belirlenmesinde de markanın reklam fonksiyonu da önemli bir
etkendir. Markanın tanıtımı, tüketici kitlesi arttıkça da marka değeri artmakta ve bu
sayede firmalar da bilançolarında yer alabilecek artış sayesinde daha da
büyüyebilmektedir.
Markanın yukarıda açıklanan fonksiyonları ekonomik yaşamda fiilen
gerçekleşmeyebilir. Firma, mal veya hizmetin kalitesini düşürebilir, marka reklamlarda
kullanılmayabilir, herhangi bir nedenden dolayı markanın tüketici üzerinde yarattığı
izlenim farklılaşabilir. Ancak tüm bunlar markanın yerine getirebileceği fonksiyonları
ortadan kaldırmayacaktır.
31
Ar, A. A.; “Marka ve Marka Stratejileri”, Ankara 2004, s.7. 32
Ağın, E., 2005, s. 12.
21
İKİNCİ BÖLÜM
MARKANIN AYIRT EDİCİLİK, TANIMLAYICILIK VE
YANILTICILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
2.1 AYIRT EDİCİLİK VE TANIMLAYICILIK AÇISINDAN MARKA ÇEŞİTLERİ
Tescili istenen işaret veya işaretlerin ayırt edicilik, tanımlayıcılık ve yanıltıcılık
açısından incelenmesi sırasında yol gösterici olabilecek bir sınıflandırmayı 1976 yılında
ABD’de Hakim yapmış ve markaları 5 gruba ayırmıştır:33
2.1.1 Yaratılmış Markalar
Yaratılmış (fanciful) markalar, tamamen hayal ürünü işaret veya işaretlerden
oluşmuş markalardır. Başvuru sahibi kullanmadan önce kimsenin bilmediği, duymadığı,
sözlükte bulunmayan sözcükler bu markalara örnek teşkil edebilir. Kodak, Exxon birer
yaratılmış markadır.
Bu markaların herhangi bir anlamlarının bulunmaması tam anlamıyla ayırt edici
olmaları sonucunu doğurabilir.
2.1.2 Rastgele Seçilmiş Markalar
Bilinen, günlük hayatta kullanılan bir işaret, bir sözcük de marka olarak seçilmiş
olabilmektedir. “Üzerinde konulacağı malın veya hizmetin türünü göstermeye müsait
olmayan bir sözcük, bir başka malın ismi de olsa marka olarak tescil edilebilir.”34
Önemli olan, işaretin herhangi bir şekilde üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetle
33 Abercrombie & Fitch Company v Hunting World, Incorporated., 537 F.2d 4, 1976. 34
Arkan, S., C.I., 1997, s.78.
22
bağlantılı olmaması, onu çağrıştırmamasıdır. İngilizce’de deve anlamına gelen “Camel”
sözcüğünün ve deve resminin, canlı hayvanlar için ayırt edici niteliği bulunmazken
sigaralar üzerinde bir marka halini alması örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde,
“apple”ın bilgisayarlarda marka olabilmesi rastgele seçilmiş (arbitrary) marka çeşitlerine
örnek teşkil edebilir.
Bu markaların ilgili mal veya hizmet için herhangi bir tanımlayıcı anlamı, ilgili
sektördeki kişiler tarafından kullanılma ihtiyacı bulunmadığından ayırt edici niteliğe
sahip oldukları açıktır.
2.1.3 İma Edici Markalar
İma edici (suggestive) markalar, üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetin yapısı,
kalitesi veya özelliklerini ima etse de, birebir anlatmaz. Mal veya hizmetin özelliklerini
anlamak tüketicinin hayal ve ilişki kurma gücüne bırakılır. Bu tarz markalar mal veya
hizmetin bazı özelliklerini içinde saklar ancak onları açıkça tanımlamaz. Örneğin;
bağlantı kurmak, temas etmek anlamlarına gelen “contact”35
sözcüğü yapıştırıcılar için,
“uncola”36
ise kola olmayan içecekler için ima edici bulunarak, ABD Federal
Mahkemesi tarafından marka olarak kabul edilmiştir.
İma edici markalar da ayırt ediciliğe sahiptir ve bu nedenle tescil
edilebilmelerinde engel söz konusu değildir. Ancak özellikle tanımlayıcılık sınırına
yaklaşan sözcüklerde ayırt edicilik derecesi en alt seviyede yer aldığından bu
sözcüklerin tanımlayıcı veya ima edici niteliğinin tespiti de oldukça güç olacaktır.
35
Stix Prods. Incorporated. v United Mercahnts Mfrs. Incorporated 295 F. Supp. 497, 1968. 36
Coca-Cola Company v Seven Up Company , 497 F. 2d 1351, 1974.
23
2.1.4 Tanımlayıcı Markalar
Tanımlayıcı (descriptive) markalar; ilgili tüketici kesimine doğrudan ve anında
üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin kalitesini, özelliklerini, içeriğini, amacını,
fonksiyonunu, kullanımını, coğrafi kaynağını, ölçüsünü, niteliğini, değerini, niteliğini
belirten markalardır. Tüketicinin mal veya hizmetin özelliklerini anlamak için herhangi
bir çaba harcamasına gerek yoktur. Örneğin; krakerler için “Tuzlu” ibaresi eşyanın
niteliğini, elektronik ürünler üzerinde “Japan” ibaresi malın coğrafi kaynağını belirtmek
suretiyle tanımlayıcıdır.
Tanımlayıcı markalar kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadıkları müddetçe
tescil edilmezler. Bunun iki nedeni vardır:
İlk olarak; ilgili olduğu mal veya hizmet için cins, çeşit, vasıf, coğrafi kaynak
belirtmek suretiyle tanımlayıcı olan işaretler, tüketici tarafından mal veya hizmetin ticari
/hizmet sağlayıcı kaynağını belirten bir işaret olarak algılanmamakta, bu nedenle
markanın asli fonksiyonunu yerine getirememektedirler.
İkinci olarak ise; aynı ürünü veya hizmeti sağlayan diğer firmaların aynı işaretleri
kullanma ihtiyacı olduğundan tekel hakkının tek bir kişiye verilmesi nedeniyle ibarenin
kullanılmaması diğer rakipleri kısıtlayarak haksız rekabete yol açmaktadır.
Binaenaleyh, ima edici ibareler kullanıma bakılmaksızın tescil edilebilirken
tanımlayıcı markaların ancak kullanım sonucunda ayırt edicilik nitelik kazanarak tescil
edilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak bu bağlamda vurgulamak gerekirse, ilgili
ibarenin tanımlayıcı mı, ima edici mi olduğunu belirlemek önemli bir sorundur.
Bir markanın ima edici veya tanımlayıcı olduğunun belirlenmesi hususunda
OHIM birçok kararında, bir markanın ima edici kabul edilebilmesi için manalı veya
duygusal mesajları mantıklı bir değerlendirmeye dönüştürmesi beklenen tüketicinin özel
24
bir çaba gerektiren zihinsel süreci sonucunda dolaylı olarak mal veya hizmetlerin belli
özelliklerini anlayabilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
ABD’de mahkeme kararlarında bir işaretin ima edici olması için şu hususlara
dikkat edildiği görülmektedir:
İfadenin alışılmışın dışında bir kombinasyon oluşturması (örneğin; uncola)37
İfadenin çok genel veya açık olmaması nedeniyle tüketicinin malın niteliğiyle
ilgili kesin bir bilgiye varamaması (örneğin; “psychocalisthenics”38
ibaresinin
psikoloji (psycho) ve beden eğitiminden (calisthenics) oluşan bir faaliyeti ifade
ettiği tahmin edilse de, ifade tam olarak anlaşılamadığından ima edicidir)
Tüketici kesim tarafından ifadenin tanımlayıcı halinin bilinmemesi (örneğin;
“poly” ibaresi plastik anlamındaki “polipropilen”in kısaltması olsa da tüketici
kesimi tarafından fazla bilinmemesi nedeniyle ima edicidir.) 39
İfadenin tüketicide anlamsız bir izlenim bırakması ve ürün veya hizmetle
bağdaşmaması ( örneğin, “Roach Motel (Hamamböceği Moteli)” ibaresi böcek
tuzakları için ima edicidir.) 40
Bu hususlardan yola çıkarak ABD Federal Mahkemesi, güneş yağları için
“Coppertone”41
(bakır ton) marka başvurusunu ürünün kullanıcısına bakır tonunda bir
cilt sağlayacağını ima ettiği halde bu ilişkinin kurulmasının tüketicinin hayal gücüne
bağlı olduğu ve aynı sektördeki rakiplerin bu ibareyi kullanma olasılığının düşük olduğu
gerekçelerine dayanarak kabul etmiştir. Başka bir mahkeme kararında ise; ürünün
doğasıyla ilgili bir sonuca varmak için tüketicinin hayal gücüne, bağlantı kurma ve
idrak etme yeteneğine ihtiyaç varsa işaretin ima edici olduğu, ürünün içeriği, kalitesi ve
37
Coca-cola v Seven up Company., 497 F 2d 1351 ,1974. 38
West & Company v Arica Inst., Incorporated., 194 U.S.P.Q. 32, 1977. 39
Bliisscraft of Hollywood v United Plastics Company., 294 F.2d 694, 1961. 40
American Home Prods. Corporation. v Johnson Chem. Company., 589 F.2d 103, 1978. 41 Douglas Laboratories Corporation.v Copper Tan, Incorporated., 210 F.2d 453 1954.
25
nitelikleri ile ilgili kesin bir fikri hemen iletiyorsa tanımlayıcı nitelikte olduğu
vurgulanmıştır.42
Benzer şekilde İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında43
şöyle demiştir; mal ile
sadece uzaktan ilişkisi olan basit hatırlatmalar veya telmihler markaya tasviri bir
karakter vermez. Eğer marka bir şeyin adını ihtiva ediyorsa, herkes tarafından
kullanıldığının kabulü için onun mal ile öyle bir fikri yakınlığı olmalıdır ki, markanın
tasviri karakteri özel bir zihni çaba harcanmaksızın anlaşılabilsin.
Tüketici kesiminin hayal gücü, ibareyi nasıl algıladığı tespit edilirken
incelenmesi gereken temel gösterge ise, tüketici anketleridir. Ayrıca, ibarenin ürünün
niteliği olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti amacıyla yazılı ve görsel basının da
takibi yapılmalıdır. Bütün bunların yanında tabi ki, ibarenin sözlükteki karşılığının ne
olduğu, halk dilinde o zamana kadar nasıl kullanıldığının da dikkate alınması
gerekmektedir.44
İma edicilik ile tanımlayıcılık değerlendirmesinde rakip firmaların ibareyi
kullanma ihtiyacı da gözden kaçmaması gereken bir diğer husustur. Tüketicinin ürününü
anlatabilmesi için o ibareye ne kadar çok ihtiyacı varsa, ibare tanımlayıcılığa o kadar
yaklaşır, ima edicilikten o kadar uzaklaşır. Diğer bir deyişle, “gerekli olan hayal gücü
miktarı arttıkça, rakiplerin ürünü anlatmak için o ibareyi kullanma gereksinimi azalır.”45
Doktrin ve içtihatlarda çeşitli kıstaslar ortaya konmuş olmasına rağmen
tanımlayıcılık değerlendirmesi oldukça subjektif düzeyde kalmakta ve ülkelerarası
uygulamalar bir tarafa ülkelerin kendi içerisindeki uygulamalarında dahi oldukça
farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
42
Stix Products, Incorporated. v. United Mercahnts & Mfrs. Incorporated. 295 F. Supp. 479, S.D.N.Y,
1998. 43
Tekinay, S.; “Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dışı Bırakılan Markalar”, Prof. Dr. Yaşar
Karayalçın’a 65inci Yaş Armağanı, Ankara, 1988, s. 77. 44
Karen, B.T.; “Intellectual Property Law Review-2004”, New York, 2004, s. 292. 45
Miss World (UK) Ltd. v. Mrs. America Pageants, 856 F. 2d 1445, 1449 (9th Cir. 1988).
26
2.1.5 Jenerik Markalar
Jenerik markalar, üzerinde kullanılan mal veya hizmetin herkesçe bilinen ve
kullanılan adından oluşan markalardır. Ekmekler için “ekmek” sözcüğü bir malın ismidir
ve jenerik markalara örnek olarak gösterilebilir.
Jenerik markalar, ürünün ismi olduklarından ayırt edicilikten yoksundur. Bu tarz
markaların, bir kimsenin tekeline verilmesi yani tescil edilmesi mümkün değildir. Hiçbir
kullanım şekli, süresi vs. jenerik isimlerini ayırt edici kılmaz ve tescilini mümkün hale
getirmez.46
Zira, jenerik markaların otomatik olarak ürünü üreten veya hizmeti veren
firmayı çağrıştırması mümkün değildir. Bu bağlamda, markanın fonksiyonlarını
anlatırken üzerinde durduğumuz markanın “ticari kaynağını gösterme” fonksiyonunu
yerine getirmeleri mümkün değildir.
Jenerik ibareler, tanımlayıcı olmanın da ötesinde sadece ilgili ürün veya hizmetin
adı, cinsi konumundadır.
Jenerik markalara ilişkin farklı bir bakış açısı ortaya koyan ABD Patent ve
Marka Ofisi önüne yabancı bir ek getirilmiş “La yogurt” marka başvurusunu yoğurtlar
için önüne gelen “La” ekiyle bir bütün olarak “yeterli farklı etkiyi” uyandırdığı
gerekçesiyle tescile bağlamış ancak, ilgili markanın ekiyle beraber yabancı bir dilde
jenerik olması halinde kabul edilmeyeceğini de eklemiştir.47
Bununla birlikte, bu tarz
markaların koruma gücünün de çok zayıf olacağı hiç şüphe götürmez bir durumdur.
Çünkü, marka sahibinin yoğurtlar üzerinde “yogurt” kelimesinin kullanımını hiçbir
suretle engelleyemeyeceği açıktır.
Bu anlamda, yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde yaratılmış, rastgele
seçilmiş ve ima edici markalar herhangi bir ek kanıta gerek duyulmaksızın ayırt edici
46
Schechter, E. R.; Thomas, J. R.; “Intellectual Property The Law of Copyrights, Patents and
Trademarks”, Hornbook Series, 2003, s.592. 47
Johanna Farms Incorporated., 8 USPQ2d 1408 (T.T.A.B. 1988).
27
kabul edilmelidir. Jenerik markalar ise, hiçbir suretle marka korumasından
yararlanamamalıdır. Çünkü, açıktır ki, jenerik ibareler üzerinde bir üreticiye inhisari
haklar sağlanması diğer üreticilerin ürünlerini ifade etme haklarını kısıtlamakta ve
böylelikle rekabet ortamına zarar vermektedir. Marka tesciline sahip olacak üretici tek
başına ürettiği ürünün herkesçe bilinen, genel adını kullanabilme hakkını elde tutarak
aynı ürünün diğer üreticilerine karşı haksız avantaj elde edecektir. Markaların ima edici
mi, tanımlayıcı mı olduğu hususunda ise, marka tesciline yetkili kurumların derin bir
araştırma yapması gerekmektedir.
2.2 MARKA İNCELEMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN HUSUSLAR
Hiçbir ülkenin hukuku olası her işareti marka olarak tescil etmemektedir. Bu
nedenle tescil başurusu yapılmış her işaret marka tesciline yetkil kurumlarca
incelenmektedir.
Her ne kadar kanuni düzenlemeler marka olamayacak işaretleri belirtse de
kanunların uygulanması sırasında farklı bakış açıları karşımıza çıkabilmekte, farklı
uygulamalar olabilmektedir. Özellikle tezimizde inceleyeceğimiz ayırt edicilik,
tanımlayıcılık ve yanıltıcılık değerlendirmeleri tüm dünyada bu farklılıkların kendini en
çok gösterdiği ret nedenleri içerisindedir.
Bu nedenle, tezimizde bu konuda verilmiş mahkeme kararlarına ve ülke
uygulamaları çerçevesinde marka incelemesinde göz önünde bulundurulması gereken
önemli birkaç hususa değineceğiz.
2.2.1 İşaretin Bütün Olarak Değerlendirilmesi
Marka başvurusu yapılmış bir işaretin değerlendirmesinde ATAD birçok
kararında markanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine değinmiştir. Bu
28
kararların en önemlisi, “Biomild”48
kararıdır. Benelüks Marka ve Patent Ofisi “Biomild”
ibareli ve eşya listesinde gıda ve süt ürünleri bulunan marka başvurusunu İngilizce
biological (biyolojik) sözcüğünün yaygın bir kısaltması olan bio ile hafif anlamına gelen
mild sözcüklerinin organik ve hafif olabilecek ürünler üzerinde tanımlayıcı ve
dolayısıyla ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Ancak ATAD’a
giden karar üzerine, mahkeme her bir ifadenin tek başına tanımlayıcı olmasının ret için
yeterli olmadığını, bir bütün olarak da ifadenin tanımlayıcı olması gerektiğini
vurgulamıştır.
Yargıtay da verdiği bir kararda49
bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka
markalardan ayırt edilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs.den oluşan şekil olup marka
birden fazla unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı
izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak
lazımdır” demiş, ayrıca şekil ve kelimelerden oluşan bir başvuruda cins belirten bir
sözcüğün kalın ve büyük yazılmış olmasının sözcüğün asıl unsur olduğu anlamına
gelmeyeceğini, markanın özel ve özgün renk ve şekil kompozisyonuyla bir bütün olarak
değerlendirmesi gerektiğini belirtmiştir.
Doktrinde de birçok yazar; işaretin ayrım gücüne sahip, orijinal nitelikte bir
işaret olup olmadığının, münferit unsurlara göre değil işaretin bütünü dikkate alınarak
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.50
Sonuç olarak, katıldığımız bu uygulama, günümüzde de birçok ülkenin tescile
yetkili kurumu tarafından kabul edilmiştir. Çünkü ortalama tüketici de markayı küçük
parçalarıyla değil, bir bütün olarak algılamaktadır ve markayı bölmek tüketicinin
markayı algılama biçiminden uzaklaşmaya neden olmaktadır.
48
ECJ, Campina Melkunie BV v Benelux Merkenbureau, C-265/00,12/02/2004. 49
Yargıtay, 11. HD E. 2001/1399, K. 2001/1718, T. 27.02.2001 (Yasaman, H., “Marka Hukuku”, C.I.,
2004, s. 104). 50
Arkan, S., C.I., 1997, s. 73.
29
2.2.2 İşaretin İlgili Mal veya Hizmet Göz önüne Alınarak Değerlendirilmesi
Birtakım işaretler bazı mal veya hizmetler için oldukça ayırt edici bir marka
olabilirken bazı mal veya hizmetler için marka niteliğine sahip olmayabilir. “Bu
anlamda markanın ayırt ediciliği tespit edilirken başvuruda yer alan mal veya hizmet
doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.”51
Bunun yanında bazı işaretler de
vardır ki, hiçbir mal veya hizmet için marka olabilir nitelikte olmazken, bazı işaretler de
her mal veya hizmet için marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.
Buradan yola çıkarak işaretleri dört gruba ayırmamız mümkün olabilir:
İşaret çok orijinal, daha önce hiç görülmemiş/duyulmamış olduğundan tüm
mal veya hizmetler için tescil edilebilir nitelikte olabilir. Kodak gibi...
İşaret kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip olmasa da ilgili mal veya hizmet
üzerinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olabilir.
İşaret bazı mal ve/veya hizmetler için ayırt edici olmasa da ilgili mal vveya
hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olabilir. Örneğin; “Apple” ibaresi taze
meyveler için marka niteliğinde olmazken bilgisayarlar için bir marka olarak
tescili mümkündür.
İşaret hiçbir mal veya hizmet için ayırt edici olmayabilir. Örneğin; “marka”
kelimesinin hiçbir mal ve/veya hizmette tek başına tescili mümkün değildir.
Ayrıca vurgulamak gerekirse, belli bir anlamı olan bir sözcüğün bir ürün
üzerinde o anlamından sıyrılıp başka bir anlamın algılanmasına yol açması da
mümkündür. Bu bağlamda, Yargıtay’ın “Tere”52
markasıyla ilgili olarak vermiş olduğu
karara karşı Tekinay’ın sunmuş olduğu görüşe iştirak edilmektedir. Söz konusu olayda
“Tere” sözcüğü “yağlar” için TPE tarafından reddedilmiştir. Yargıtay’ önüne gelen bu
ihtilafta, yağ paketlerinin üstünde tere sözcüğünün yaygın olarak kullanılmadığını,
51
ECJ, Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux Merkenbureau, C-363/99, 12/02/2004. 52
Yargıtay, 11. HD, E. 1984/3747, K. 1984/ 4395, T.04/10/1984 (www. kazanci.com.tr)
30
sözcüğün yaprakları salata olarak kullanılan bazı baharatlı bitkilere verilen bir addan
ibaret olduğunu ve dava konusu tere markasının bu cinsten değil, margarin yağı
markası olarak kullanılması nedeniyle bir malın cinsini, niteliğini, vasfını belirten bir
kelime olarak kabul edilemeyeceğini karara bağlamıştır.
Tekinay ise, bu kararla ilgili olarak şu görüşü savunmaktadır: “Yağ paketlerinin
üzerine konan Tere sözcüğünün bu bitkiyi değil doğrudan doğruya tereyağını ifade ettiği
şüphe götürmez gerçektir. Yağ paketlerinin üstünde yer alan Tere markası “malı
anlatıcı” nitelikte sözcüktür ve herkes, özel bir zihni çaba harcamaksızın, paketin içinde
tereyağı bulunduğu düşüncesine ve zannına kolayca kapılabilir. Kısaca burada Tere
sözcüğü “tereyağı” adı ile anılan yağdan başka birşeyi ifade etmez.”53
Tescili istenen işaretin ilgili mal veya hizmetler göz önüne yapılarak
değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili olarak ATAD vermiş olduğu bir kararda54
söz
konusu değerlendirmeyi daha da detaylandırmıştır. Kararda, bir işaretin ret kararı
verilirken nasıl bir eşya listesi olursa olsun her bir mal veya hizmete ilişkin ret
nedeninin açıkça belirtilmesi gerektiği, ancak aynı sınıftaki tüm mallar veya hizmetler
için aynı ret gerekçesi olması durumunda tescile yetkili kurumun genel bir
gerekçelendirme yapabileceğini belirtmiştir.
Zira, OHIM de, birçok ürün veya hizmeti kapsayan karmaşık bir faaliyeti içeren
bir tanımlayıcılık varsa, ret kararının ilgili sınıfta yer alan tüm mal veya hizmetler için
olacağını vurgularken “Tele Aid”55
kararına gönderme yapmıştır. İlgili karar, “konuşma
ve bilgi transferini sağlayan elektrik ve elektronik cihazlar” “otomobiller ve parçaları”,
“otomobiller için tamir hizmetleri”, “kaza sonrası ve kurtarma hizmetlerinin
koordinasyonu ve mobilizasyonu”, “çekme ve kurtarma hizmetleri”, “aracın yerinin
tespiti için bilgisayar hizmetleri” için Topluluk Markası olarak tescili istenen “Tele Aid”
markasının OHIM tarafından reddedilmesi üzerine Avrupa Toplulukları İlk Derece
53
Tekinay, S. S., 1988, s.77. 54
ECJ, BVBA Management, Training en Consultancy v Benelüks Merkenbureau, C-239/05, 15/02/2007. 55
CFI, DaimlerChrysler AG v OHIM, T-355/00, 20/03/2002.
31
Mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkeme, “Tele Aid” ibaresinin İngilizce’nin
dilbilgisi kurallarına uygun alışılmışın dışına çıkmayan bir ifade olduğunu, bu ibarenin
kolayca “uzaktan yardım” anlamına geleceğinin anlaşılacağını vurgulanmıştır. Bu
ibarenin başvuruda yer alan tüm mal ve hizmetler için reddedilip edilmemesi hususunda
mahkeme, yardımın uzaktan yapılıyor olmasının hizmetin kalitesi olarak algılandığını,
mal ve hizmetin hitap ettiği tüketici kesiminin karar aşamasında bunu dikkate alma
eğiliminde olduğunu savunmuştur. Ancak mahkeme, buna rağmen çok katı bir
değerlendirmeye gitmemiş sadece “otomobiller için tamir hizmetleriyle” “çekme,
kurtarma hizmetlerini” tescil dışında bırakmış ve bu hizmetler dışındaki hizmetler için
ilgili tüketici kesiminin ibareyle sıkı bir bağ kuramayacağını belirtmiştir.
Yine bununla paralel olarak Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi “Euro
Health”56
kararında bir marka tescil başvurusunun eşya listesinde birbiriyle bağlantılı
hizmetlerin yer alması ve marka başvurusu yapılan sözcüğün bir kısım mal veya hizmet
için tanımlayıcı olması durumunda başvurunun reddedilebileceğini belirtmiştir. Sonuç
olarak, söz konusu kararda “Euro Health (Euro Sağlık)” ibaresi sadece sağlık sigortası
hizmetleri için değil tüm sigortacılık hizmetleri için reddedilmiştir.
2.2.3 İşaretin İlgili Tüketici Kesim Göz önüne Alınarak Değerlendirilmesi
Markanın hitap ettiği ilgili kişiler de işaretin tescil edilebilirliğinin
değerlendirilmesi sırasında önemli bir unsurdur. Bir işaretin marka olabilirliğinin
değerlendirilmesinde sadece o işaretin o mal veya hizmetler için ayırt edici olup
olmadığının değil, o mal veya hizmetlerde tüketicilerin dikkat seviyesinin tespit edilmesi
de oldukça önemlidir. Başka bir anlatımla, bir işaretin marka olabilirliğinin olmazsa
olmaz koşulu “ayırt edicilik niteliğinin” değerlendirilmesinde, söz konusu işaretin, hitap
ettiği “ilgili kesimin” en azından çok önemli bir kısmı için, “ticari kaynak” göstergesi
olarak algılanıp algılanmadığının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü, işaret ancak
bu şekilde marka olabilecektir.
56
CFI, Deutsche Krankenversicherung AG (DKV) v OHIM, T-359/99, 07/06/2001.
32
Burada bahsedilen “ilgili kesim” kavramı, ATAD tarafından, makul düzeyde
bilgili ve ortalama bir dikkat ve gözlem seviyesine sahip ortalama tüketici57
olarak
tanımlanmaktadır ve “ilgili tüketici kesiminin, dikkat seviyesi söz konusu mal veya
hizmetlerin bulunduğu sınıfa göre farklılık gösterebilir.”58
Diğer bir deyişle, aynı tüketicinin her mal ve/veya hizmet için aynı dikkat ve
özene sahip bir tüketici olmayacağı açıktır. Örneğin, bütün tüketicilerin gıda alanındaki
tüketimde karar verme hızı, otomotiv alanındaki karar verme hızından çok daha
yüksektir. Kişi otomobil alırken gösterdiği dikkati, makarna veya salça alırken
göstermeyecektir. Bu nedenle, kıyafet ve gıda gibi hızlı tüketim malları arasında yer alan
ve toplumdaki her kesimin tüketimine açık olan ürünlere, genel olarak, daha az dikkat
harcanacağından bu ürünler üzerindeki markaların ayırt ediciliğinin yüksek olması daha
doğru bir tutum olacaktır.
Yakın tarihte, ATAD “kalem biçimli bir hoparlörün üç boyutlu şeklinin”59
tesciline karar verirken de, söz konusu malın doğası gereği ilgili tüketici kesiminin alım
kararı verirken oldukça yüksek seviyede bir dikkat gösterdiği ve çok özenli bir inceleme
yaptığını göz önünde tutmuştur.
2.2.4 Her Somut Olayın Kendi Özellikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Son olarak da markanın incelenmesi sırasında marka tesciline yetkili kurum,
somut olayla ilgili tüm gerçekleri ve durumları göz önüne almak zorundadır.
57
ECJ, Mag Instrument Incorporated. v OHIM, C-136/02 P, 2004. 58
ECJ, Bang & Olufsen A/S v OHIM, T-460/05, 10/10/2007. 59
ECJ, Bang & Olufsen A/S v OHIM, T-460/05, 10/10/2007.
33
Hatta söz konusu incelemenin mahkeme tarafından yapılacak olması durumunda,
ATAD mahkemenin, tescile yetkili kurum karar aldıktan sonra ortaya çıkan durum ve
gerçekleri de değerlendirmesi gerektiğini belirtmiştir.60
Bütün bu hususlar dikkate alınarak yapılan bir marka incelemesinin sonucunda
belirlenecek ret nedenleri birbirinden bağımsız olduğundan, her birinin ayrı ayrı
değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmelerin hepsinde de “kamu yararı”
gözetilmelidir.
60
ECJ, BVBA Management, Training en Consultancy v Benelüks Merkenbureau, C-239/05, 15/02/2007.
34
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AYIRT EDİCİLİK
3.1 GENEL OLARAK
Günümüzde ayırt ediciliğin tespit edilmesi, ayırt edici olmayan veya ayırt
ediciliği düşük olan marka başvuru sayısının artmış olması nedeniyle daha da önem
kazanmıştır. Bu artışın en önemli nedeni ise, marka bombardımanı altındaki tüketiciye
üreticinin mesajını –vasıf, cins, çeşit, kalite, coğrafi kaynak belirtse de- bir an önce
vermek istemesi, aynı zamanda da bu tanımlayıcı ibareyi kimsenin kullanmasını
istememesi olarak gösterilebilir
Ayırt edici niteliği olan ve 556 Sayılı KHK’nın m. 7 ve 8’in kapsamına girmeyen
“her” veya “herhangi bir” işaret marka olarak tescil edilebilir. Ne sözcük veya boyut
sayısı, ne malın üzerine ve ambalajına koyulabilmeye elverişli olmama, ne münferit bir
harf veya rakam, ne markanın ayırt edici vasfını rengin veya kokunun ya da sesin
oluşturması, söz konusu işaretin tesciline engeldir.61
“Bir işaretin ayırt edici gücünün olabilmesi için, kullanılacağı ürün veya hizmetin
cinsine ve niteliğine yakın olmaması gerekir. Bunlar arasındaki uzaklık ne kadar fazla
ise, marka o kadar kuvvetli kabul edilir.”62
Öte yandan marka ürünün ismini, niteliğini
ne kadar işaret ediyorsa o kadar zayıf bir markadır.
İşaretin ilgili mal veya hizmet için tanımlayıcı olmasıyla ayırt ediciliği arasında
sıkı bir bağlantı olduğu açıktır. Diğer bir deyişle, bir mal üzerinde cins, çeşit, vasıf,
kalite, coğrafi kaynak belirten bir işaretin o mal veya hizmeti başka teşebbüslere ait mal
61
Tekinalp, Ü., 2002, s. 310. 62
Yasaman, H.; “Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları” , 2.
Cilt, İstanbul, 2005.
35
veya hizmetlerden ayırt etmeyeceği açıktır. Bu konu tanımlayıcılık başlığımız altında
ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
İşaretin ayırt edicilikten yoksun olduğu diğer bir durum ise; söz konusu işaretin
“ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret
grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan” bir işaret olmasıdır. Gerek AB
ülkelerinde gerekse diğer pek çok ülkenin kanunlarında yer alan bu hüküm, belli bir
sektörde herkes tarafından kullanılan işaretlerin bir teşebbüsün tekeline verilmesini
engellemenin yanı sıra söz konusu hizmetler veya mallar için ayırt edici bulunmayan ve
kaynak gösterme fonksiyonunu da yerine getirmeyen işaretlerin marka olmasını
önlemektedir. Örneğin, “Butcher (Kasap)” ibaresi “et satılan dükkan” anlamına gelen bir
kelime olması nedeniyle ilgili sektörde herkes tarafından kullanılmaktadır ve et, et
ürünleri üzerinde tüketici tarafından ayırt edici bir ibare olarak kabul edilmeyecektir.
Ayırt edici karakterin değerlendirilmesi kesin bir bilim değildir, konuyla ilgili
olarak her durumun kendi gerçekleriyle değerlendirilmesi gerekir.63
Öte yandan ne kadar
ayırt ediciliğin de marka tescili için gerekli olduğuna dair de kesin sonuçlara varmak
neredeyse imkansızdır.
Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, Eurocool kararında64
minimum ayırt
ediciliğin yeterli olduğunu belirtse de, ayırt edicilikten yoksunluk ile minimum ayırt
edicilik arasında belirgin bir çizgi koymak oldukça güç olabilir.
Ayırt edicilik probleminin üstesinden gelmek için getirilmiş bir diğer öneri ise,
markaların ayırt ediciliklerinin sıralanması şeklindedir. 0-100 arası verilecek puanlarda
en ayırt edici ibare 100 olurken ayırt edicicilikten yoksun ibare 0 puan alacaktır. Bu
derecelendirmede esas, mal veya hizmetin birebir tanımının ortalama tüketiciye verilip
verilmediği veya bu mesajın zaman içerisinde başka anlam kazanıp artık ürün
63
Kıtchın, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., Keeling, D.; “Kerly’s Law of
Trademarks and Trade names”, Londra, 2005, s. 168. 64
CFI, Eurocool Logistic GmbH v OHIM, T-34/00, 27/02/02.
36
tanımından çok ayırt edici bir marka halini alıp almadığı olacaktır. Bu doğrultuda,
mahkemeler gerekli olan minimum ayırt edicilik sınırını belirtecekler ve kararlar bu sınır
çerçevesinde alınacaktır. Ancak bunun çok doğru sonuç vermeyeceği açıktır. Çünkü
marka sahipleri markalarının halkın küçük bir kesimi için “istenen sınırın üzerinde ayırt
edici” olduğunu savunacaktır. Öte yandan, elbette ki, ayırt edicilik değerlendirmesi
ortalama tüketici gözünden yapılmalıdır ve önemli olan onlar için markanın ne kadar
ayırt edici olduğudur.65
Doktrinde ise, “bir işaret, bir anlam taşımakla birlikte, bu anlam o mal veya
hizmet için yabancı ise, ayırt edicilik niteliğinin varlığının kabul edileceği
benimsenmektedir.”66
3.2 MARKAYI OLUŞTURAN İŞARETLERE GÖRE AYIRT EDİCİLİK
3.2.1 Sözcükler
Günümüzde birçok marka türü (renk, ses, koku, şekil, hareket vb.) kendini
göstermiş olsa da hâlâ yapılan marka başvurularının büyük bir kısmı sözcüklerden
oluşmaktadır. Elbette ki bu başvuruların marka fonksiyonunu yerine getirip getirmemesi
öncelikle sözcüğün anlamına göre belirlenmektedir. “Markanın incelenmesi sırasında
tescil yetkisine sahip kurum, markanın mutlak ret nedenlerince reddedilip
reddedilmeyeceğini belirlemek amacıyla markanın türünü (kelime, şekil vb.) ve sözcük
olması durumunda ise, o sözcüğün anlamını dikkate almalıdır.”67
Diğer bir deyişle,
sözcüğün anlamının ilgili mal veya hizmetlerde tanımlayıcı olması durumunda marka
aynı zamanda ayırt edicilikten yoksun olacaktır.
Bunun yanı sıra marka başvurusunda, sözcükle beraber, resim, şekil de yer
alabilir. Böyle bir durumda, sözcüğün marka örneğindeki yan unsurlarla tertip biçimine
65
Kıtchın, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., Keeling, D., 2005, s. 171. 66
Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İstanbul, 1999, s. 339. 67
ECJ, Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux Merkenbureau, C-363/99, 12/02/2004.
37
ve ilgili olduğu mal veya hizmetlerle beraber yöneldiği tüketici kesiminde uyandırdığı
izlenime de bakmak lazımdır. Zira, ayırt edici olmayan bir sözcük, yanına ayırt edici
olan başka bir kelime, şekil, harf veya sayı gelmesi halinde marka olarak tescil edilebilir
niteliğe sahip olabilir.
Yargıtay da vermiş olduğu “İnteraktif”68
kararında tek başına tescili olmayan
sözcüklerin yanına ayırt edici nitelikte sözcüklerin ilavesi ile genelde ya isim tamlaması
ya da sıfat tamlaması şeklinde ortaya çıkan ve yeni bir anlam ifade eden sözcükler
grubunun marka olarak tescil edilebilmesinin yasal düzenlemenin amacına daha uygun
olacağı sonucuna varmıştır.
Ancak bu herhangi bir işaretle (şekil, sözcük, resim vb.) bir arada bulunan
sözcükten oluşan marka başvurusunun kesinlikle ayırt edici bulunacağı anlamına
gelmemektedir. Çünkü burada dikkat edilmesi gereken husus, işaretin tek başına veya
ayırt edici olmayan sözcükle beraber bütün olarak ayırt edicilik kazanıp kazanmadığıdır.
Şekil ve sözcüklerden oluşan başvurularda unsurlarından en az biri kendi başına ayırt
edici olabildiği sürece marka ayırt edicidir.69
Bu nedenle, kanımızca, tek başına ayırt
edici olan bir şeklin ayırt edici olmayan bir sözcükle bir araya gelmesi durumunda şeklin
esas veya yan unsur olmasına bakılmaksızın oluşan bir marka tescil edilebilir nitelikte
kabul edilebilse de, bir bütün halde başvurunun değerlendirilmesi, ilgili tüketicinin şekli
marka olarak algılayıp algılamadığı da oldukça önem arz etmektedir.
Sözcükle beraber yer alan işaretin tek başına ayırt edici olmadığı durumlarda ise,
ayırt edicilik kazandıran herhangi bir unsur olmadığından markanın tescil edilebilirliği
yoktur. Örneğin; ayırt ediciliği bulunmayan bir sözcüğün yuvarlak ve kare gibi
geometrik şekiller içine alınması, altının çizilmesi, yanına nokta konması veya aslında
ayırt edici olabilecek bir şeklin zor seçilecek biçimde küçük veya silik olarak marka
68
Yargıtay 11. HD E.2000/11-1804, K.2000/1814, T. 20.12.2000 (Yasaman, H., C.I., 2004, s. 108). 69
Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market
(Trademarks and Designs), OHIM Trademark Examination Guideline, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu,
2007, s.32, (http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/Examination-EN-12-12-2007.pdf.)
38
başvurusunda yer alması başvurunun ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle
reddedilmesini engellemez. Elbette ki, örnekler bunlarla sınırlı değildir ve her başvuruda
işaretin, esas veya yan unsur olarak kullanımının markaya bir bütün olarak ayırt edicilik
katıp katmadığı ilgili uzman tarafından durumun gerektirdiği koşullar dikkate alınmak
suretiyle değerlendirilmelidir.
Öte yandan, katıldığımız ve birçok ülkede geçerli olan bir uygulama ayırt
ediciliği olmayan sözcüklerin yanına gelen .com, .net gibi alan uzantılarının veya www.,
http. gibi öneklerin de markaya ayırt edicilik katmadığıdır.
Günümüzde yine sıklıkla kullanılan markalar olarak karşımıza çıkan ve mal veya
hizmet isimlerinin yanına “dünyası”, “diyarı”, “world”, “land” gibi sözcükler getirmek
suretiyle oluşturulmuş marka başvuruları ülkemizde çok zayıf markalar olmalarına
rağmen ayırt edici bulunmakta ve mutlak ret nedenlerine göre reddedilmemektedir.70
Ancak OHIM yayınladığı marka inceleme kılavuzunda, bu tarz ibarelerin bir mal veya
hizmetin değişik çeşitlerinin aynı yerde bulunduğunu belirttiğini ve ayırt edici
olmayacağını vurgulamıştır.71
3.2.2 Kişi İsimleri
İsimler kişileri diğer kişilerden ayıran, toplum içerisinde onları tanıtan
sözcüklerdir. Bir işletme sahibinin mal veya hizmetini diğer mal veya hizmetlerden
ayırmak amacıyla kendi ismini, soyadını veya her ikisini birden kullanmak istemesi
doğaldır. Ancak açıktır ki, kişilerin tek başına isimlerinin ayırt ediciliği düşükken, tek
başına soyadlarının veya bir arada bulunan isim ve soyadlarının ayırt ediciliği
yüksektir.72
70
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s.20 (Yayınlanmamıştır). 71
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.36. 72
Yasaman, H., C.I., 2004, s.64.
39
Ancak tescil edildiğinde artık mal veya hizmeti ayırt etmeye yarayan ticari bir
unsur halini alan tek başına isim, tek başına soyadı veya her ikisinden oluşan markaların
tescilinde birçok sorunla karşılaşılması mümkündür. Ailevi ve manevi niteliği
dolayısıyla her türlü spekülasyona kapalı olan ve kişiye devredilemez ve feragat
edilemez haklar tanıyan “ad”ın markaya tahsisi, ticari gerekler karşısında kırılmasını
(özüne dokunulmasını) gerektirmektedir. Marka ticari işletmeden ayrı olarak
devredildiği için, şahsiyet hakları alanında önemli sorunlar doğurur.73
Öte yandan yaygın olan isim ve soyadlarının marka olarak tescil edilerek tek bir
kişi ya da işletmenin tekeline verilmesi aynı isme sahip olan ve aynı mal veya hizmetler
için ismini kullanmak isteyen birçok kimseyi de zor durumda bırakacaktır.
Bütün bunların yanında, yaygın isimlerin marka olarak tesciline karşı olan görüş
sahipleri, yaygın olan bir ismin bir mal veya hizmet için kullanıldığını gören bir
tüketicinin bunu marka olarak algılamak yerine ilgili işletmenin sahibinin ismi gibi
algılama eğilimine girebileceği ve hatta aynı ismi aynı tür başka bir mal veya hizmet için
gördüğünde bir öncekiyle aynı ticari kaynaktan geldiğini düşünmeyeceğini
savunmaktadır.
Kısa zaman öncesine kadar, bu görüşü destekler nitelikte uygulamaları bulunan
İngiltere Sınai Mülkiyet Ofisi tek başına isimden oluşan marka başvurularını, söz
konusu isimlerin restoran hizmetleri, kuaförler ve güzellik salonları için ilişkili olmayan
işletmeler tarafından, aynı zamanda, kullanıldığını öne sürerek reddetmişti.”74
Benzer şekilde Ofis, soyadının ayırt edicilik değerlendirmesinde de;
a. soyadının yaygınlığını,
b. ilgili sektörde bu ismi kullanan tahmini kişi sayısını,
73
a.g.e, s. 63. 74
UK Intellectual Property Office, Manual of Trade Marks Practice, (İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka
İnceleme Kılavuzu), Mart 2008, s.62; ayrıca bkz. http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf.
40
c. ilgili mal veya hizmeti sunan teşebbüs (imalatçı, tasarımcı ve
malın perakendecisi ile hizmetin alıcısı) sayısını dikkate almaktaydı.75
Ancak bu konuda ATAD’ın verdiği “Nichols”76
kararının ardından İngiltere de
uygulamalarında yumuşamaya gitmiştir. Dava konusu olayda; Ağustos 2000’de Nichols
şirketi otomatik satış makineleri ve meyve likörü için ‘Nichols” ibaresini tescil ettirmek
amacıyla İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvuruda bulunmuş, ancak Ofis tarafından
markanın sadece satış makineleri üzerinde tesciline onay verilmiştir. Ofis karar
gerekçesinde ise, Nichols’ın çok yaygın bir soyadı olduğunu belirtmiş hatta Londra
telefon rehberinde 483 kez Nichols soyadının geçtiğini eklemiştir. Ayrıca yiyecek ve
içecek sektörünün çok geniş bir piyasa olduğunu ve tüketicilerin rahatlıkla malın
Nichols şirketine ait olduğunu anlayamayacağını savunmuştur. Öte yandan satış
makinelerinin hitap ettiği ilgili tüketici kesiminin uzmanlaşmış olduğunu ve bu nedenle
tüketicilerinin mal sahibinin Nichols şirketi olduğunu anlayacaklarını belirtmiştir.
Nichols şirketi bu karar üzerine, ATAD’a başvurarak sunduğu gerekçede, her durumun
kendine özgü koşullar içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış ve başvurusu
yapılan isme sahip tahmini kişi sayısına, ilgili ticari alanlarda bu ismin kullanım
sıklığına veya ismin üzerinde kullanılacağı mal veya hizmeti sunan firmaların sayısına
dayanan katı bir değerlendirmenin bu tür markalara uygulanamayacağını belirtmiştir.
Buna göre; mahkeme, isimlerin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinin sıradan sözcük
markalarının ayırt edicilik değerlendirmesiyle aynı olması gerektiğini ve 89/104 Sayılı
Yönerge’de soyadlarının farklı bir değerlendirmeye tabii tutulabileceğine ilişkin bir
madde olmadığını savunarak kararı bozmuş ve markanın tesciline karar vermiştir.
Nichols kararı sonrasında, bu tarz markaların da, sadece soyadlarında olduğu
gibi, tüketici tarafından aynı işletmeye ait olarak algılanmayacağına dair açık bir delil
bulunmadığı sürece reddedilmemesi gereğinden yola çıkan İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi
katı tutumunu değiştirmiştir.
75
Out-Law News; “Treat Surnames Like Other Trademarks”, 20/01/2004, s.1, (http://www.out-
law.com/page-4920). 76
ECJ, Nichols plc v Registrar of Trademarks, C- 404/02, 16/09/2004.
41
Öte yandan Yeni Zelanda Patent Ofisi ise, soyadlarının ayırt ediciliğini her
duruma göre ayrı değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Örneğin, elektrik veya sıhhi tesisat
işinde çalışan kişilerin soyadlarını “ticari kaynağın ismi” olarak kullanması çok yaygın
olduğundan Smith gibi çok kullanılan bir soyadının bu hizmetler için ayırt edici
olmayacağını kabul etmektedir.77
Tek başına isimlerin tescillerinde ise Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi, ürünler
üzerinde isimler kullanılabilen ve ilgili sektördeki firmaların da aynı biçimde kullanmak
isteyecekleri isimlerin tesciline izin vermemektedir. Örneğin, kupalar, kolyeler, künyeler
genellikle üzerinde isim yazılabilen ürün olduklarından isimlerin bu ürünler üzerinde,
tüketici tarafından marka olarak değil, dekoratif amaçlı yazı olarak algılanabileceği ve
benzer alanda faaliyet gösteren bir firmanın, aynı ibareyi aynı şekilde kullanmak
isteyeceği belirtilerek söz konusu ürünler üzerinde isimlerin tescili yapılmamaktadır.
ABD Marka Kanunu ise, kişi soyadlarının tek başlarına veya marka olamayacak
herhangi bir sözcükle birlikte tesciline, ikincil anlam kazanmadıkları sürece, izin
vermemektedir. Buna göre, ABD Marka Kanunun 2. maddesinin (e) bendi “anlamı
sadece soyadından oluşan markalar”ın reddedilmesi gerektiğini, (f) bendi ise, soyadının
ayırt edicilik kazandığı takdirde tescil edilebileceğini belirtmiştir. Ayırt edicilik kazanma
ise, sözcüğün soyadı olmaktan çıkıp mal veya hizmetin ticari kaynağını belirten ikincil
anlam kazanmasıyla gerçekleşir. ABD Patent ve Marka Ofisi bir kararında “bir marka
ticarette kullanıldığında tüketici üzerinde bir etki bırakır ve markanın ayırt edicilik
kazanarak soyadından sıyrılıp sıyrılmadığının tespiti bu etkinin iyi değerlendirilmesi ile
mümkündür. Eğer tüketici bu kelimenin sadece soyadı olduğunu düşünüyorsa, bu kelime
asıl olarak sadece bir soyadıdır.”78
demiştir. “Bu hükme göre, bir kelime hem
77
New Zealand Intellectual Property Office Trademark Manual, Absolute Grounds for Refusal,
Distinctiveness; Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Mutlak Red Nedenleri-
Ayırt Edicilik, 2007, ayrıca bkz.
http://www.iponz.govt.nz/pls/web/DBSSITEN.main?p_access_no=EC9D06B349E2F4F4D52FA5EC3739
C548&p_option=LIB , s. 27. 78
Rivera Watch Corporation, 106 USPQ 145 (Comm’r Pat. 1955).
42
İngilizce’de normal bir terim hem de bir soyadı ise, ibarenin yalnızca bir soyadı olduğu
söylenemez” ve bu nedenle ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilmez.
Örneğin, King hem İngilizce bir soyadı hem İngilizce kral anlamına gelen sözcük olduğu
için tescil edilmektedir. Ancak, McCarthy, Gonzalez veya Gandhi gibi kelimeler başka
bir anlam barındırmaksızın soyadı olarak kabul edildiklerinden tescil edilmemektedir.
Bir sözcüğün soyadı olup olmadığının değerlendirmesi sırasında Ofis telefon
rehberlerini, bilgisayardaki ilgili bilgileri, markanın nasıl kullanıldığını gösteren
evrakları ve şirketin yöneticilerinin soyadlarını araştırmaktadır.79
Öte yandan, ABD Patent ve Marka Ofisi soyadlarının yanına marka olabilecek,
jenerik olmayan, bir sözcük gelmesi halinde markayı tescil etmektedir. Örneğin,
Hutchinson technology ibaresi disk sürücüleri ve diğer elektronik ürünler için Federal
Mahkeme tarafından tescil edilebilir nitelikte bulunmuştur.80
Ancak, kanımızca, burada
tescil engelini kaldıran neden, “teknoloji” ibaresinin ayırt edici bir sözcük olarak
görülmesinden öte, markanın bir bütün olarak bıraktığı izlenimin hem tek başına
Hutchinson soyadının hem de tek başına “teknoloji” terimin bıraktığı izlenimden çok
daha farklı olmasıdır.
Öte yandan Kanada Patent Ofisi kişi isminden, soyadından veya her ikisinden
oluşan başvuruları reddederken81
, Avustralya ise yaygın olan isim ve soyadları
kullanıma dair bir kanıt sunulmadan da tescile bağlamaktadır.82
79
Schechter, E. R., Thomas, J. R., 2003, s.583. 80
Hutchinson Technology Incorporated., 852 F. 2d 552 (Fed. Mah. 1988). 81
Canadian Intellectual Property Office Trademark Examination Manual, Name- Surname, Kanada Fikri
Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, İsim-Soyadı, 2000, s.1,
(http://www.cipo.ic.gc.ca/epic/site/cipointernet-internetopic.nsf/en/wr00655e.html) 82
Australian Government IP Australia Trademark Manual, Part 22, Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi
Marka İnceleme Kılavuzu Bölüm 22, 2007, s. 37
43
Türkiye’de de hem isimler hem soyadları veya her ikisi beraber kullanım
yaygınlığına veya hizmetin veya malın ne olduğuna bakılmaksızın ayırt edici nitelikte
bulunmaktadır.83
3.2.3 Coğrafi Yer Adları
Birçok tacir ürünü ürettiği veya hizmeti yerine getirdiği bölgenin, şehrin,
kasabanın ismini tescil ettirmek isteyebilmektedir. Ancak, tüketiciler ilgili coğrafi yer
adını ticari kaynağı işaret eden bir ibare olarak görmekten çok, ürünün nerden geldiğini,
hangi bölgenin özelliğini taşıdığını veya asıl üretici firmanın nerede olduğunu belirten
bir sözcük olarak görebilmektedir. Buradan yola çıkan tüketiciler, ürünün niteliği,
kalitesi konusunda alım kararlarını etkileyebilecek sonuçlara ulaşabilmektedir. Aynı
zamanda söz konusu coğrafi alanda yaşayan tacirler de coğrafi yerin ismini haklı olarak
kullanmak isteyeceklerdir. İşte bu nedenlerle coğrafi yer adlarının gerek ayırt edicilik,
gerek tanımlayıcılık, gerekse yanıltıcılık değerlendirmeleri ülkelerin marka tesciline
yetkili kurumları için oldukça sıkıntı duyulan ve birçok düzenlemenin yapıldığı bir
husustur.
Gerekli düzenlemelerin yapılması ve doğru kararların verilmesi için hangi
ibarelerin “coğrafi” olarak kabul edildiğinin, “coğrafi ibarelerin” ne zaman mallar
üzerinde tanımlayıcı olduğunun iyi tespit edilmesi gerekir.84
İlk soruya ilişkin olarak, ABD Federal Mahkemesi dünya üzerinde bilinir
herhangi bir yer isminin coğrafi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten geniş bir
yaklaşım sunmuştur.85
Buna göre, ülke, şehir, kasaba, eyalet adlarının yanı sıra, dağ,
ova, nehir, deniz, okyanus isimlerinin de bu kapsamda olduğu sonucuna varmak yanlış
olmayacaktır.
83
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 2. 84
Schechter, E. R., Thomas, J. R., 2003, s. 580. 85
Schechter, E. R., Thomas, J. R., 2003, s.581.
44
İkinci önemli husussa, coğrafi ibarenin ne zaman tanımlayıcı olduğuna ilişkindir.
Bu noktada, diğer konularda da üzerinde önemle durduğumuz “ilgili mal veya hizmetin”
iyi değerlendirilmesi gerekir. Çünkü coğrafi yer adının üzerinde kullanıldığı ürün için
özel bir anlam taşıyabilecek olması, tüketicinin ürün ile üzerinde bulunan yer arasındaki
ilişkiden yola çıkarak ürünün menşeini, dolayısıyla kalitesi ve niteliğini tahmin etme
sonucunu doğuracaktır. Örneğin, bal üzerinde “Zara” ibaresini gören tüketici, Sivas’ın
Zara ilçesinin bal üretimindeki ününün sonucu olarak, balın menşeinin Zara olduğunu
düşünebilecektir. Öte yandan aynı ibare bir giysi üzerinde aynı etkiyi doğurmayacaktır.
Türkiye’deki uygulamaya baktığımızda da, bu konuda Yargıtay’ın verdiği
“Pendik” 86
kararı karşımıza çıkmaktadır. Yargıtay verdiği kararda, ülkemizdeki şehir,
bölge veya maruf mahal isimlerinin tek bir sözcük olarak bir kişi lehine marka olarak
tesciline olanak tanımanın, bu isimlerin artık başkaları tarafından markalarında
kullanılamayacağı sonucunu ortaya çıkaracağı gerekçesine dayanarak coğrafi yer
adlarının tek başına tescil edilmesine cevaz vermemiştir. Kararda "İstanbul" ve "Ankara"
gibi adlar coğrafi işaretlerle karışmaya meydan vermeyecek şekilde, "İstanbul Şarabı",
"Restoran İstanbul" "Ankara Pazarları" gibi kullanılacağı mamul veya hizmetin nevi ile
birlikte ancak işaret olarak kullanılabileceği ve bunun sonucu, marka olarak tescil
edilebileceği belirtilmektedir. Ancak, kanımızca böyle bir kullanım, bir bütün olarak
tüketici üzerinde, malın menşeini daha çok vurgulayıcı etkisi olacak ve ortalama tüketici
tarafından marka olarak algılanmayacaktır.
TPE de 2005 yılında belirlediği karar kriterlerinde Türkiye’deki il isimlerinin tek
başına ayırt edici vasfa sahip olmadıkları için 556 Sayılı KHK’nın 7/1(a) gereğince
reddedileceğini belirtmiştir.87
Ancak il ismiyle beraber marka örneğinde yer alan ayırt
edici ibarelerin, harflerin, logoların markaya bütün olarak ayırt edici değer katarak tescil
yolunu açabileceği de açıktır.
86
Yargıtay 11. HD. E. 1999/5790, K. 1999/9590, 26/11/1999 (Yasaman, H., C.I., 2004, s.118). 87
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 19.
45
Enstitü, yabancı ülkelerdeki şehir isimlerinin marka olarak tescili talep
edildiğinde ise, o şehir ile tescil talebinde yer alan ürünlerin arasındaki bağlantıyı
dikkate alarak, markanın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığına karar vermektedir.
Aynı durum Türkiye’de yer alan ilçe, belde adlarında da geçerlidir.
Öte yandan gerek Yeni Zelanda, gerekse İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisleri ülke
sınırları içinde yer alan şehir ve bölgeleri tescil etmemektedir. Yeni Zelanda Fikri
Mülkiyet Ofisi’de ülke isimleri, bölgesel isimler- Asya Pasifik, Okyanusya gibi- ülkenin
sınırları içinde yer alan önemli şehir, kasaba isimleri, yurtdışında yer alan önemli şehir,
eyalet isimleri tescil edilmemektedir. Benzer şekilde millet isimlerinin, kısaltmalarının,
o ülkenin yabancı dildeki karşılığını da Ofis, ayırt edicilikten yoksun bulmaktadır.88
3.2.4 Sloganlar
Slogan, mal veya hizmet tanıtımında kullanılan genellikle kısa ve hatırlanabilir
cümle olarak tanımlanabilir. Günümüzde sloganların marka olarak tescili de oldukça
gerek duyulan bir husustur. Sloganlar güçlü pazarlama araçları iken marka tescili, güçlü
yasal araçlardır ve her tacir sloganlarını marka olarak tescil ettirmek suretiyle hem güçlü
pazarlama aracını hem de güçlü yasal aracı elde etmek ister.
551 Sayılı Markalar Kanunu’nda tescil edilecek markaların beş kelime ile
sınırlandırması söz konusu iken, günümüzde yürürlükte olan 556 Sayılı KHK buna
benzer bir hüküm içermediğinden sloganların tescil yolu daha da açılmıştır. Ancak, bu,
her sloganın kesinlikle tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Sloganların da diğer
markalar gibi ayırt edici olması gerekir.
Ülkemizde, “İyiler Mutlaka Kazanır”, “We Never Forget Who We Are Working
For (Kimin İçin Çalıştığımızı Hiçbir Zaman Unutmayız)”, “Her Damla Değer Katar”
88
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.20.
46
gibi birçok slogan tescil edilmiştir. Buna karşın, “Bizde Herşey İyidir ve Ucuzdur” ile
“Türkiye’nin Teknoloji Perakendecisi” sloganları ayırt edicilikten yoksun bulunmuştur.
Ayırt edicilik değerlendirmesi sırasında ürün ve markanın bir bütün olarak
değerlendirme hususunda hassas davranan İngiltere ve Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet
Ofisleri, “I Love My Boyfriend (Erkek Arkadaşımı Seviyorum)”, “Here Comes Trouble
(İşte Bela Geliyor)” gibi sloganları özellikle, T-shirt, kazak ve şapka gibi giysiler
üzerinde tüketici tarafından dekoratif baskı olarak algılanmaları nedeniyle ayırt
edicilikten yoksun bulmaktadır. Benzer bir şekilde, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi
“You’re Special Today (Bugün Özelsin)” sloganını tabaklar için tescil etmemiş, buna
karşın, “I Can’t Believe It’s Yogurt (Bunun Yoğurt Olduğuna İnanamıyorum)” sloganı
ayırt edici bulmuştur.89
Öte yandan, Yeni Zelanda eğitim hizmetlerinde “Do Your Best
(Elinden Gelenin En İyisini Yap)” sloganını ilgili hizmetle ilişki kurulduğundan ayırt
edici bulmamıştır.
ABD’de ise, günlük hayatta sıklıkla kullanılan ‘We Put Customers First
(Müşterilerimiz İlk Sırada Gelir)” cümlesi ve herkes tarafından iyi dileklerin
belirtilmesinde kullanılan “Happy Christmas (Mutlu Noeller)” ibareleri reddedilirken
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından, yine herkes tarafından söylenebilecek
“Drive Safely (Dikkatli Sür)” ibaresi ayırt edicilikten yoksun bulunmuştur..90
Sloganlar konusunda farklı bir yaklaşımı karşımıza çıkaran karar ise, “Think
Green (Yeşil Düşün)” sloganından oluşan ve kağıtlar üzerinde tescili talep edilen marka
başvurusunun bir marka olarak algılanmaktan çok çevreci bir slogan olduğu izlenimini
doğurması gerekçesiyle ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilmesidir.91
Öte
yandan, yine aynı Ofis tarafından iç giysiler için “Underneath it all (Hepsi Onun
89
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s.87 90
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 35. 91
United States Patent and Trademark Office, Substantive Examination of Applications, ABD Patent ve
Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.180,
(http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120203d).
47
Altında)”92
sloganı malın doğasıyla ilgili sonuca varmak için hayal gücü ve düşünce
gerektirdiğinden tanımlayıcı değil, ima edici bulunmuş ve tescil edilmiştir.
OHIM ise, yayınladığı karar kriterlerinde, sloganların yaratıcı bir unsur taşıması
-kelimelerle oynanması gibi- veya ironi barındırması -uyak veya ses tekrarı gibi- halinde
ayırt edici olacağını vurgulamıştır.93
Ülkemizde bu konuda verilmiş yargı kararlarından en önemlisi, Yargıtay’ın TPE
Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu tarafından “Become What You Are ( Neysen
O Ol )” 94
marka başvurusunun ‘ayırt edici olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmesi üzerine
açılan dava sonucunda verdiği karardır. Söz konusu kararda, markanın KHK’nın 7 ve 8.
maddelerinde düzenlenen tescil engellerinden herhangi birisine girmediği, tescili talep
edilen temizlik ürünleri, elektronik ürünlerle, kuyumculuk eşyaları için anılan sloganın
hiçbir bağlantısı bulunmadığı, baskı yoluyla çoğaltılıp, çizimle görüntülenebilme
özelliğine sahip olduğu, işaretin marka olarak tescili anında kullanıldığı emtia ile
bütünleşmesinin, emtiayı çağrıştırmasının aranmayacağı, tanıtıldıkça ayırt edici nitelik
kazanacağı, davacının işaretinin ayırt edicilik vasfını taşıdığı, emir kipi taşıyan
sözcüklerin marka olabileceği, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde de tescilli olması
gerekçesiyle Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararı bozulmuştur.
Sloganların ayırt edicilik niteliğiyle ilgili yargı kararlarından biri de, OHIM’e
yapılan “Das Prinzip Der Bequemlichkeit ( Rahatlık İlkesi) ibareli Topluluk Marka
başvurusunun Ofis tarafından reddedilmesi sonucu Avrupa Toplulukları İlk Derece
Mahkemesi ile ATAD’ın verdiği kararlardır. Avrupa İlk Derece Mahkemesi verdiği
kararda ayırt edicilikten yoksunluktan bahsedilmesi için sloganın iş yaşamında, özellikle
tanıtım faaliyetlerinde, herkes tarafından yaygın olarak kullanımının gerekli olduğuna,
ürünü veya niteliklerini içermesi gerektiğine değinmiş ancak somut ihtilafta bu yönde bir
kanıtın bulunmadığını belirterek kararı uygun bulmamıştır. OHIM’in ATAD’a
92
Maidenform Incorporated. v Munsingwear, Incorporated., 195 USPQ 297 (1977) 93
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 30. 94
Yargıtay 11 HD., E. 2000/9346, T. 20/11/2000 (Oytaç, K., 2002, s.408)
48
başvurması üzerine ise, Yüksek Mahkeme slogan markalarının tescil başvurularının da
diğer marka başvurularındaki gibi değerlendirilmesi gerektiğini, sloganların malın veya
hizmetin kalitesini çağrıştırmak ve tüketiciyi satın almaya yönlendirme özelliklerinin
varolduğunu vurgulamış ancak sloganların bu nedenle tescil dışında
tutulamayacaklarını belirterek markanın reddedilemeyeceği kararına varmıştır.95
3.2.5 Sayılar ve Harfler
Sayılar ve harfler de marka olarak tescil edilebilecek “işaret”lerdendir. Ancak
diğer işaretlerde olduğu gibi tescil edilebilirlikleri ayırt edici olmalarına bağlıdır.
Gerek doktrinde, gerekse ülkelerin karar kriterlerinde de belirtildiği üzere, tek
harflerin ve tek başına rakamların özel olarak tasarlanmış olmadıkları müddetçe ayırt
edici olmaları ve dolayısıyla tescil edilmeleri mümkün değildir. Diğer bir deyişle, bir tek
harfin veya sayının ayırt edici niteliği yoktur.96
Örneğin, arabalar için “7” rakamı ayırt
edici değildir.97
Ancak üzerinde ufak bir değişiklik yapılmış olması, tescili mümkün olmayan tek
başına harf veya sayının “ayırt edici olacak biçimde tasarlanmış” hale geldiği anlamına
gelmemektedir. Örneğin, sıradan ve yaygın kullanımı olan bir çizginin konulması veya
belli bir belirsiz bir noktalama işaretinin varlığı markanın tescil yolunu açmamaktadır.
Aşağıda yer alan marka örnekleri OHIM tarafından ayırt edici bulunmuştur:98
95
Erpo Mobelwork GmbH v. OHIM C-64/P, 21/10/2004 . 96
Yasaman, H., C.I ,2004, s. 74. 97
OHIM Temyiz Kurulu Kararı, R69/99-3, OJ, 208, 2000. 98
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 35.
49
Şekil 3.1: Stilize “a” harfinden oluşan marka örneği
Şekil 3.2:Stilize “v” harfinden oluşan marka örneği
Diğer taraftan, bu konuda farklı bir bakış açısı sunan İngiltere Fikri Mülkiyet
Ofisi bazı tek harflerin belli ürün veya hizmetler için ayırt edici olabileceğini ve her
durumun kendine özgü ayrıntılarıyla değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur.
Örneğin, Ofis “K” harfini ayakkabılarda ayırt edici bulurken, İngiltere’de ayakkabıların
genişliğini gösteren “H” harfinin aynı ürünlerde ayırt edici olmadığını, ancak içkiler için
tescil edilebilir olduğunu belirtmiştir. Benzer bir şekilde tek başına rakamların da
genellikle markanın kendine özgü durumu dikkate alındığında tescil edilebileceğini
belirterek “9” rakamının işe alım hizmetleri için ayırt edici olduğunu vurgulamıştır.99
Şekil 3.3: Standart "I" harfinden oluşan marka örneği
99
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 51.
50
Öte yandan OHIM’in “danışmanlık, inşaat, emlakçılık hizmetleri ve finansal
hizmetler için” ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddettiği beyaz zemin üzerinde mavi
renkte standart karakterde yazılmış “I” harfinden oluşan marka başvurusu (Şekil 3.3)
Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi tarafından tescil edilebilir nitelikte
bulunmuştur. Mahkeme kararında, ilgili tüketici kesimi ve sunulan hizmetler dikkate
alındığında harfin ayırt edici olacağını belirtmiştir.100
Kanımızca, böyle bir kararın, tek
harflerin tescili konusunda emsal bir karar halini alabilmesi ve birçok ülkede tek
harflerin tescil edilmeyeceği hususundaki genel kriteri değiştirebilmesi mümkündür.
Doktrinde ise münferit bir harf veya rakam özel bir şekil içinde verilmediği
sürece ayırt etme gücüne sahip olmadığından marka olarak tescil edilemeyeceği101
yönündeki görüş ağırlıktadır.
Öte yandan “genellikle birden çok harf veya sayı ayırt edici nitelik verir.”102
İki
veya daha fazla basamaklı sayılar ile iki veya daha fazla harften oluşan marka
başvuruları ise, mal veya hizmetle ilişkili olmadığı sürece ülkemizde de bu nedenle
tescil edilebilmektedir.
Bu anlamda istisna olabilecek Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi ise, iki veya
daha fazla harften oluşan başvurularda ülkemizdekiyle paralel bir uygulama izlerken,
sayılarda daha katı bir yaklaşımla karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin, Ofis, iki
basamaklı sayıları da ayırt edicilikten yoksun bulurken, üç basamaklı ve dört basamaklı
sayıları ayırt edici kabul etmekle beraber piyasada model veya ürün koduyla satılan
ürünler için 100, 120 veya 1000 gibi yuvarlak sayıları ayırt edici bulunmamaktadır.103
Kanımızca, günümüzde birçok ürün için ürün kodu kullanılmakta olduğundan böyle bir
ayrıma gidilmesi, uzmanın her ürünü kodla birlikte satılıp satılmadığını araştırma
100
CFI, IVG Immobilien AG v OHIM T-441/05 13/06/07. 101
Arkan, S., 1997, C.I, s.73. 102
Yasaman H., C.I., 2004, s.74. 103
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.45.
51
durumunda bırakacak ve uzmanlar arasında farklı bilgi düzeyi ve bakış açısından
kaynaklanan karar istikrarsızlığı yaratabilecektir.
İngiltere ve Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofislerinde harflerin ayırt ediciliğiyle
ilgili farklı bir uygulama da tanımlayıcı bir ifadenin baş harflerinden oluşan harf
kombinasyonlarıyla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Ofisler, “M.G.S.
Missile Guidance System” ibaresini elektronik kılavuz sistemleri için ayırt edici kabul
etmemektedir. Bunun gerekçesi ise, halkın M.G.S.’nin tek başına anlamını bilmese de,
bir kez ibareyi ürün ismiyle beraber gördüğünde, artık harflerin ürünün teknik isminin
kısaltmasından başka bir anlam taşımayacağını düşünmesi yönündedir.104
Öte yandan, söz konusu iki Ofis belli bir çeşit mal veya hizmetin ismi olmayıp
tanımlayıcı kelimelerden oluşan bir ifadenin baş harflerinden oluşan bir harf
kombinasyonunun marka olarak tesciline izin verilmektedir. Örneğin; “BBFB Best Bank
For Business” marka başvurusunda “BBFB” ayırt edici bulunmaktadır.
Sadece sayılar, sadece sözcükler marka olarak tescil edilebildiği gibi hem sayı
hem de sözcüklerden oluşan işaretler de marka olarak tescil edilebilir. Örneğin, Y2, T1
ilgili mal veya hizmet için tanımlayıcı olmadıkları müddetçe ayırt edici bulunur.
Öte yandan harf ve sayı kombinasyonunun bir kelime olarak algılanabilmesi
durumunda kelime olarak değerlendirilmekte ve ilgili mal veya hizmet için ayırt edici
bulunmamaktadır. Örneğin, K1W1 ibaresi “kiwi” olarak algılanacağından ilgili mal veya
hizmet için ayırt edici kabul edilmemektedir.105
3.2.6 Sayı ve Sözcük Kombinasyonları
104
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s.57. 105
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 46.
52
Sayı ve sözcüklerden oluşan işaretlerin de tescili mümkündür. Böyle
kombinasyondan oluşan başvurularda -diğer markalarda olduğu gibi- işaretin bir bütün
olarak bıraktığı izlenime bakılmalıdır.
Kanımızca, bu konuda verilmiş en farklı karar 2001 yılında İngiltere Fikri
Mülkiyet Ofisi’ne yapılan “800 Flowers”106
başvurusuna ilişkindir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1-800-356-9377 numarasıyla telefondan sipariş üzerine çiçek satışı yapan
1-800 Flowers Inc isimli işletme 2001 yılında İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’ne “çiçek
siparişi alma ve iletme hizmetleri” için başvuruda bulunmuş ve marka basvurusu tescile
bağlanmıştır. Ancak, daha sonra Phononames Ltd. isimli şirket markanın iptali için dava
açmıştır. Şiket açtığı davada, “800-flowers”ın aslında kodlanmış bir telefon numarası
olduğunu, “800”den sonra gelen “Flowers” sözcüğünün her bir harfinin telefonların tuş
takımındaki karşılığının firmanın telefon numarasını oluşturduğunu belirtmiştir. Bu
nedenle de, markanın mal veya hizmetleri ayırt etmeye yaramayacak jenerik bir isim
olduğunu savunarak kısa zaman içerisinde de bu tarz uygulamaların İngiltere’de de
yaygın olarak kullanılacağını öne sürmüştür. Sonunda İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne
kadar giden davada mahkeme, 800, 1-800 sayılarının ülke sınırları içerisinde ücretsiz
telefon hatlarının ilk sayıları olması, “flowers”ın ise ayırt edici olmasından çok hizmete
ilişkin bir öneme sahip olması nedeniyle kullanıldığını öne sürerek markanın tescil
edilmeyeceğine karar vermiştir.
Öte yandan Avustralya, her ne kadar bu tür marka başvurularını reddetse de bu
konuda da markanın bir bütün olarak değerlendirmesi halinde tescil edilebilir nitelik
kazanabileceğini savunduğundan “1800 Rabbit” ibaresini beraberindeki tavşan resmiyle
(Şekil 3.4) beraber tescil etmiştir.107
106
1-800 lowers Incorporated v. Phonenames Ltd., 2001. 107
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Bölüm 22, 2007, s. 37
53
Şekil 3.4: Sayı, sözcük ve şekilden oluşan marka örneği
ABD’de ise genellikle ücretsiz olan ve ürünlerin promosyonunda kullanılan 1-
800- lawyer veya 1-800-Mattress gibi işaretlerden oluşan marka başvuruları, koruması
oldukça zayıf olsa da tescil edilmektedir.108
3.2.7 Şekiller ve Resimler
Resimler, fotoğraflar, logolar, geometrik şekiller de tescili mümkün olan
işaretlerdendir. Bu bağlamda herhangi bir cismin, kişinin, yerin resmi veya fotoğrafının,
bir logonun, şeklin tescili mümkündür.
Ancak, kişilerin, cisimlerin, hayvanların fotoğraflarını, resimlerini tescil
kapsamında tutan OHIM, ürünlerin satıldığı veya hizmetin yapıldığı yeri gösteren bir
fotoğrafın veya resmin ayırt edici olmadığını savunmakta ve örnek olarak da, restoran
hizmetleri için restorantın fotoğrafının tescil edilemeyeceğini belirtmektedir.109
Öte yandan, birçok ülkede genel uygulamanın sıradan geometrik şekillerin (daire,
üçgen, kare, dikdörtgen gibi), bir noktanın tescile bağlanmaması yönünde olduğu
görülmektedir. Çünkü, bu tarz şekiller ilgili ürünler üzerinde etiket biçimi olarak kabul
108
Schechter, E. R., Thomas, J. R., 2003, s. 593. 109
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 34.
54
edilebilecekleri gibi bu sıradan şekillerin bir kimsenin tekeline verilmesi başka
kimselerin markalarında figüratif amaçlı kullanmalarına da engel teşkil edebilecektir.
Şekil 3.5: Düzgün beşgen şeklinden oluşan marka örneği
Bu nedenle (Şekil 3.5)’de yer alan beşgen şekli de şaraplar için “şarap
tüketicilerinin ilgili malı etiketindeki kelime/kelimeler veya başka isimler sayesinde
ayırt etmeye alışık olduğu ve tületicilerin bu şekil sayesinde malı ayırt edemeyecekleri”
gerekçelerine dayanarak OHIM tarafından reddedilmiş, Avrupa İlk Derece Mahkemesi
de kararı aynı gerekçelerle devam ettirmiştir.110
Diğer taraftan yine ilgili sektörde veya ticaret alanında herkes tarafından
kullanıma açık olabilecek işaretler, para birimlerini temsil eden simgeler de tescil
kapsamının dışında bırakılmaktadır. Örneğin, e-mail adreslerinin değişmez parçası @
veya doların simgesi $ tescili mümkün olmayan işaretlerdir.
Bu konuda üzerinde durulacak diğer bir husus ise, ayırt edici olmayan bir resmin
her durumda üzerinde yer alan sözcük, logo, sembol vb. işaretler vasıtasıyla ayırt edici
nitelik kazanıp kazanmadığıdır. Haliyle böyle bir durumda marka koruması resim için
değil, üzerinde yer alacak şekil için olacaktır.
110
CFI, Cain Cellars Incorporated. v OHIM, T- 304/05 , 12/09/2007.
55
Şekil 3.6: Üzerinde paralel üç şerit bulunan ayakkabı şeklinden oluşan marka
örneği
Bu hususta örnek teşkil edilebilecek ve üzerinde üç şerit bulunan standart bir
spor ayakkabısının kara kalemle çizilmiş resminden oluşan marka başvurusuna (Şekil
3.6.) ilişkin vermiş olduğu kararda Yargıtay, paralel üç şeritten oluşan markanın,
sahibine, tescil kapsamında bulunan emtia üzerinde tekel hakkı tanımayacağını, bu
nedenle böyle bir başvurunun tescilinin spor ayakkabısının şeklini de kapsamayacağını
belirterek markanın tescil edilebileceğine karar vermiştir.111
Öte yandan yine kendi alanında herkes tarafından kullanılabilecek şekiller,
semboller de ayırt edicilikten yoksundur. Örneğin, Otel hizmetleri için üç yıldız şekli,
restoran hizmetleri için sıradan bir aşçı resmi112
, hastane hizmetlerinde hemşire resmi113
ayırt edici değildir.
3.2.8 Yeni Marka Türleri
556 Sayılı KHK’nın 5. maddesinde ifade edilen, işaretin “çizimle
görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilmesi baskı yoluyla yayınlanabilme
ve çoğaltılabilmesi” koşulu ile beraber yine aynı maddede sıralanan marka olabilecek
111
Yargıtay, 11. HD. E. 2001/5627, K.2001/8669, T. 5.11.2001. (Yasaman, H., C.I., 2004, s. 114) 112
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 26. 113
Yasaman, H., C.I., 2004, s.240.
56
işaretlerin sonrasındaki “gibi” ifadesi üç boyutlu şekil, renk, ses, koku, tat vb. yeni
marka türlerinin de tescil edilebilme olanağını yaratmıştır. Ancak tabi ki, bu marka
türlerinin ayırt edicilik açısından değerlendirilme kriterleri de birçok ülkede farklı
olabilmektedir.
3.2.8.1 Üç Boyutlu Şekiller
Üç boyutlu şekillerden oluşan markalar, başvurularına son yıllarda sıkça
rastladığımız ve birçok kez dava konusu da olmuş markalardır. Bu nedenle birçok ülke
uygulamalarında belli kriterleri belirleyerek üç boyutlu şekil markalarının tescilini
mümkün kılmakta, ancak belli bir şekil üzerinde tekel hakkı sağlayarak haksız rekabet
ortamı yaratmaktan da kaçınmaktadır.
Üç boyutlu şekilleri üç gruba ayırmak mümkündür:
mal veya hizmetten bağımsız üç boyutlu şekiller
malın paketinin üç boyutlu şekli
malın kendisinin üç boyutlu şekli
Genellikle, ilk maddeye ait başvurularda herhangi bir sorunla
karşılaşılmamaktadır. Örneğin, Mercedes’ in yıldız amblemi, Rolls Roys otomobillerde
kadın figürü tescil edilebilen üç boyutlu şekillerdir.114
Malın paketinin ve kendisinin üç boyutlu şeklinin tescili talep edildiğinde ise, iki
durum karşımıza çıkmaktadır. İlk olasılık, söz konusu üç boyutlu şekil üzerinde yazı,
kabartma, farklı renk ve desen, şekil gibi işaretlerin bulunmasıdır. Böyle bir başvuruda
üç boyutlu şeklin ayırt edicilikten yoksun olması halinde, markaya ayırt ediciliği katan
üzerindeki şekiller, desenler, harfler, kabartmalar olacağından üç boyutlu şekil tescil
elde edebilecek ancak marka korumasından üç boyutlu şeklin üzerindeki ayırt ediciliği
114
Yasaman, H., C.I., 2004, s.78.
57
katan unsurlar yararlanacaktır. Diğer bir deyişle, üç boyutlu şekil ayırt edici nitelikte
olmadığından, cins, vasıf belirten bir nitelikte olduğundan marka korumasından
yararlanamayacaktır. Zira üç boyutlu şekil ayırt edici nitelikte ise, isim, harf ile birlikte
tescil ettirildiğinde hem şeklin üzerindeki isim, harf hem de üç boyutlu şekil birlikte
marka korumasından yararlanabilecektir.115
Ancak bu konuda farklı bir görüşe sahip
olan Suluk’a göre ise, kanun koyucu mal veya ambalajının üç boyutlu tasarımının tek
başına marka olabileceğini hükme bağlayarak tasarımının tek başına marka olarak
tescilinin yapılmasını şart koşmuştur ve hak sahibinin malı veya ambalaj biçimini bir
isim, harf ya da logo gibi başka bir işaretle birlikte tescil ettirmesi halinde marka
koruması sadece söz konusu isim, harf ya da logoyu münhasırdır ve üç boyutlu tasarım
marka korumasından faydalanamamaktadır.116
Esas sorun yaşanan ikinci durum ise, “bizzat malın kendisinin” ve “üç boyutlu
ambalaj şeklinin” tescilinde yaşanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; söz
konusu şeklin “malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya teknik bir
sonucu elde etmek için zorunlu olan, malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli
içeren işaretleri” kapsayıp kapsamadığıdır. Söz konusu şeklin malın asli şekli, belli bir
teknik sonuç ürünü olması halinde marka ayırt edicilikten yoksun olacaktır.
OHIM üç boyutlu şekil başvurularının değerlendirilmesi sırasında şu kriterleri
izlemektedir:117
1) İlgili ürünün şeklinin sıradan bir geometrik şekil olması
durumunda marka reddedilmektedir.
2) Basit ve yaygın, bilindik şekiller ayırt edici bulunmamaktadır.
3) Tescili istenen şekil, ürünün genel şekline ne kadar çok benziyorsa
ayırt edicilik o kadar az kabul edilmektedir.
4) Tescili istenen şekil sektördeki norm ve kurallardan ayrılmalıdır.
115
a.g.e, s. 79. 116
Suluk, C., Tasarım Hukuku”, Ankara, 2003, s. 573. 117
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.38
58
5) Tasarımların oldukça farklılık gösterdiği alanlarda ürünün sıradan
bir şeklinin veya birçok şeklinin değiştirilmesi suretiyle elde edilen şekiller
ayırt edici değildir.
6) Fonksiyonel şekiller veya özellikler tüketiciler tarafından belirli
bir amaçla hazırlanmış olarak kabul edilir ve marka olarak algılanmaz.
Şekil 3.7: Bulaşık yıkama tableti şeklinden oluşan marka örneği
Üç boyutlu şekillere ilişkin önemli bir karar ATAD tarafından bulaşık makinesi
yıkama tabletlerinin (Şekil 3.7.) tescili için yapılan marka başvurusunun OHIM
tarafından reddedilmesi üzerine verilmiştir. Kararda, mahkeme kırmızı ve beyaz iki
tabakadan oluşan ve kırmızı tabakanın ortasında mavi bir yuvarlak bulunan bir bulaşık
tableti şeklinin tüketicide, bulaşık yıkamada kullanılan etken maddelerin tablet şeklinde
bir araya getirilmesinden başka bir etki bırakmayacağını gerekçe göstererek OHIM’in
kararını tasdik etmiştir.118
118
ECJ, Henkel v OHIM C-144/06, 04/10/07.
59
Şekil 3.8: El feneri resminden oluşan marka örneği
Konuyla ilgili bir diğer ATAD kararıysa, “El feneri şeklinin”119
(Şekil 3.8.)
tescili için yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine verilmiştir. Söz konusu kararda,
şekil markalarının daha katı bir değerlendirmeye tabi tutulmasının doğru bir yaklaşım
olmadığı belirtilmiş, ancak sonrasında, ortalama tüketicilerin şekilleri algılama
biçiminin, kelime veya figüratif işaretlerden oluşan markaları algılama biçimlerinden
çok farklı olduğu, tüketicinin bir ürünün şeklini o ürünün üretici kaynağının göstergesi
olarak algılamayacağı belirtilmiştir. Başka bir anlatımla, ürünlerin şekillerini tüketicinin
marka olarak algılama eğilimi oldukça düşüktür. Ayrıca, şekillerin ayırt edicilik
kazanmasının oldukça güç olduğu, marka başvurusunda yer alan üç boyutlu şeklin ilgili
sektördeki ürünlerin genel şekline benzerliği arttıkça ayırt ediciliğinin düşeceği
vurgulanmıştır. Sonuç olarak dava konusu üç boyutlu şekil ayırt edicilikten yoksun
bulunarak reddedilmiştir.
Üçboyutlu şekil markalarına ilişkin olarak Yargıtay da vermiş olduğu bir
kararda120
, küresel (tombul) tüp kullanımının standardizasyon ve teknik zorunluluktan
kaynaklandığını ve bu nedenle küresel tüp şeklinin tescilinin inhisari hak
sağlamayacağını belirtmiştir.
119
ECJ, Mag Instrument Incorporated. v. OHIM, C-136/02 , 07/10/2004. 120
Yargıtay, 11. HD. E. 1997/9672, K. 1998/2127, T. 24.03.1998 (Yasaman, H., C.I., 2004, s. 95).
60
3.2.8.2 Renkler
Renk markaları, başka hiçbir işaret ya da unsur barındırmaksızın tek bir renk
veya birden fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalardır. Renk markaları,
tüketicilerin mal veya hizmeti piyasada daha rahat ayırt etmelerinde, marka imajının ve
etkisinin güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Rengin marka olarak algılanması
ancak marka sahibinin, ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt etmek için o
rengi kullanmasıyla öte yandan da tüketici kitlesinin de markayı o renk sayesinde
tanımasıyla gerçekleşir.
Bugün işletmeler yalnızca sözcük, resim, harf, sayı veya şekilden oluşan
markalarla yetinmemekte, daha ziyade farklı ton veya karışımlardan oluşan renkli
işaretler de kullanmaktadırlar. Bu işaretler ya bizzat malın üzerine veya ambalajına
işlenmekte veyahut da bu renk işaretleri ürün reklamlarında (örneğin prospektüslerde,
ilanlarda, televizyonlarda) kullanılmaktadır. Hatta bu renk işaretleri ürünün satıldığı
mağazalarda satış kısmının veya tabela veya afişlerin aynı şekilde boyanmasıyla da
kullanılmaktadır. Bu şekildeki renk kullanımıyla yapılan tanıtımların amacı tüketici
gözünde bir bütün halinde farklılık ve kimlik veya görünüm kazanmaktır. Renk
kullanımlarının amacı, tüketicilerde belli ürünlerle belli renkler arasında düşünsel bir
bağlantı kurdurmaya yol çalışmaktır.
Tek renkler veya kombinasyonları “ortalama tüketici tarafından ticari kaynak
göstergesi olarak algılanmayacağından” ayırt ediciliğiyle ilgili olarak küresel platformda
farklı düşünceler bulunmakta, bu nedenle de uygulama ve mevzuat açısından tekdüzelik
sağlanamadığından farklı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır.
Ülkelerin marka tesciline yetkili kurumlarının uygulamalarına baktığımızda,
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’nin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması halinde
renkleri marka olarak tescil ettiğini görmekteyiz. Ancak Ofis, bir mal veya hizmette tek
başına bir rengin tescilini talep eden kişinin bu rengin söz konusu mal veya hizmet için
61
olağandışı olduğunu ispatlamakla yükümlü tutmuştur. 121
Örneğin, zincirler için
kırmızı122
, raketler için üç kırmızı bant123
ve binaların dış cephe kaplamaları için yeşil
rengi124
İngiltere’de tescillidir.
Ancak İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi renklerin tesciline ilişkin birkaç hususun da
altını çizmektedir. Buna göre; Ofis; bir marka örneğinde yer alan renk sayısı arttıkça,
ayırt ediciliğin o kadar düştüğünü, çünkü tüketicilerin bu markayı hatırlamasının o kadar
zorlaştığını belirtmektedir. Ayrıca, Ofis iki veya daha fazla renkli marka başvurularında
ayırt ediciliği değerlendirirken ise, renklerin sunumuna dikkat etmekte, kare veya
yuvarlak bir şekil içinde sunulan bir rengi ve ilgili mal veya hizmette olağandışı olan
ürün paketindeki renk kombinasyonları ayırt edici bulunmaktadır. Ayrıca Ofis
tarafından, bazı durumlarda ürün paketinden ziyade ürünün kendisinin rengi taşıması
çok daha ayırt edici bulunmaktadır. Örneğin, yeşil bir bira şişesi ayırt edici bulunmazken
yeşil bira çok daha ayırt edicidir.
Almanya Patent Ofisi ise, renk ve renk kombinasyonlarını herhangi bir önceki
kullanıma dayandırmadan ancak çok spesifik bir piyasada sınırlı sayıda mal için tescil
edilebilir nitelikte bulmaktadır. Bunun dışında, tek başına rengi ikincil anlam
kazanmadığı müddetçe Alman Patent Ofisi de reddetmektedir.125
Japonya Patent Ofisi ise ne tek rengin ne de renk kombinasyonlarının tescilini
başka bir ayırt edici veya farklılaştırıcı bir ibare olmadığı sürece tescil etmektedir.126
121
UK Intellectual Property Office, Practice Amendment Notice, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi, Uygulama
Değişikliği Bildirimi, 12/04/2006, ayrıca bkz. http://www.ipo.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-law/t-law-
pan/t-law-pan-pan206.htm, s. 2. 122
UK Reg. No. 1526441, The Crosby Group Incorporated.,10/02/1993. 123
UK Reg. No. B1087349, Dunlop Sports Company Ltd , 29/10/1977. 124
International Trademark Association Bulletin (Uluslararası Marka Birliği Bülteni), 02/10/1995, s. 13. 125
WIPO Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Kanunları Daimi Komitesi’nin (SCT) 17.
toplantısına ilişkin olarak Almanya Delegasyonu tarafından gönderilen katkı dokümanı. Ayrıca bkz.
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/de_1.pdf, s.1, 01/04/2008. 126
Trademarks: Sounds, Colors and Scents, s. 1,
http://www.ladas.com/Trademarks/MakingSenseTM.html#color erişim tarihi 01/04/2008.
62
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi ise, günümüzdeki
uygulamaları çerçevesinde tek başına renkleri ikincil anlam kazanmaları halinde tescil
etmektedir.127
Ülkemizde ise, Türk Patent Enstitüsü iki veya daha fazla renkten oluşan
kombinasyonları marka olarak tescil etmekte ancak tek renkten oluşan marka
başvurularını kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ispat etmediği sürece ayırt edici
olmadığı gerekçesiyle reddetmektedir. Zira, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı
tespit edildiğinden milkanın lila rengi TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
tarafından ilan edilmiştir.128
Bu konuda karşımıza çıkan en önemli yargı kararı Hollanda Temyiz
Mahkemesi’nin görüş sorması üzerinde ATAD’ın vermiş olduğu “Libertel”129
kararıdır.
Telekomünikasyon ürünleri ve hizmetleri için “Portakal renginin” tescil başvurusunda
bulunan Libertel Grup isimli şirket, Benelüks Marka Ofisi’nden markanın ayırt edici
olmadığı gerekçesiyle aldığı ret kararının ardından kararı temyiz etmiştir. Davaya bakan
üst mahkeme ATAD’dan önkarar oluşturması amacıyla görüş sormuştur. ATAD
kararında nesnelerin bir özelliği olan rengin tek başına işaret olamayacağı tahmin edilse
de rengin üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetlerle beraber, onlara bağlı olarak
işaret teşkil edebileceğini ve istisnai hallerde ayırt edici nitelik kazanabileceğini
belirtmiştir. Marka olma koşullarını yerine getirebilmesi için renk veya renk
kombinasyonlarının belli bir kontekstte (bağlamda) sunulması gerektiğinin altını çizen
mahkeme, bu gereklilik sayesinde haksız rekabet yoluyla avantaj elde etmek amacıyla
marka hukukunun suistimal edilmesinin de önleneceğini belirtmiştir.
ATAD’ ın renklerin ayırt ediciliğiyle ilgili olarak vermiş olduğu diğer bir karar
ise, “Heidelberger”130
Bauchemie şirketinin Alman Patent Ofisi’ne inşaat malzemeleri
127
ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 83. 128
TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, 2008-M-1454 sayılı kararı (yayınlanmamıştır). 129
ECJ, Libertel Groep BV v Benelüks Ticaret Markaları Ofisi C-104/1 06/05/2003. 130
ECJ, Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02, 24/06/2004.
63
için yapmış olduğu mavi ve sarı renk kombinasyonlarından oluşan marka başvurusu ile
ilgilidir. Söz konusu başvuru Ofis tarafından grafiksel olarak sunulamayacağı ve ayırt
edici karakterden yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Görüş almak için, ATAD’a
başvurulması üzerine, mahkeme karar aşamasında renk veya renk kombinasyonlarının
marka olabilmesi için işaret olabilme, grafiksel olarak gösterilebilme ve bir işletmenin
mal veya hizmetlerini başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden farklılaştırma (ayırt
etme) özelliklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtmiş, ayrıca başta tek başına ayırt
edici olmayan renk kombinasyonunu ayırt edici kılanın onun mal veya hizmetlerle
kullanımı olduğunu söylemiştir. Zira, mahkemeye göre, böylelikle renkler fikirleri,
hisleri iletebilme, belli mesajları gönderme ve mal ve hizmetleri pazarlama görevini
yerine getirmiş olmaktadır. Kısaca, marka bu şekilde ayırt edicilik kazanmaktadır.
Ayrıca mahkeme “herhangi bir oran” veya “olası herhangi bir kombinasyon” şeklinde
sunulan renk kombinasyonlarının da ayırt edicilikten yoksun olduğunu vurgulamıştır.
Bununla birlikte, söz konusu renklerin ilgili mal veya hizmetler için değerlendirilmesi,
işaretin kamu yararı gözetilerek ve aynı mal veya hizmeti sunan işletmelerin bu renkleri
kullanma ihtiyacı dikkate alınarak marka olabilirliğinin belirlenmesi gerektiği
söylenmiştir.
ABD Federal Mahkemesi de, cam izolasyon maddeleri için pembe rengin
reddedilmesine karşı açılan davayı ilgili eşya üzerinde pembe rengin kullanımının
üreticiye artı bir faydası olmayacağı ve bu kullanımın rekabete zarar vermeyeceğinden
bahisle kabul etmiştir. Mahkeme, anılan markanın kullanım sonucu ayırt edicilik
kazandığına da hükmederek pembe rengin marka olabileceğine karar vermiştir.131
ABD
Yüksek Mahkemesi’nin 1995 tarihinde verdiği bir kararın gerekçesinde ise, tek rengin
veya renk kombinasyonlarının tek başına ayırt ediciliği olmasa da, tanımlayıcı sözcük ve
şekillerde olduğu gibi, kullanım sonucu ikinci bir anlam kazanabileceği ve marka
olabileceğini belirterek kuru temizleme makineleri pedleri üzerinde yeşil-sarı rengin
131
Owens-Corning Fiberglass Corporation., 774 F 2d, 1116, 227 USPQ 417 (Fed. Cir.) (1985).
64
kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması nedeniyle tescil edilebileceğine karar
vermiştir.132
Tek başına bir rengin marka olması hususunda ise, Yargıtay da bir kararında133
556 sayılı KHK’nın 5.maddesine göre renklerin bağımsız marka olarak tescilinin
mümkün olmayacağını, rengi diğer unsurlarıyla birlikte tescil ettiren ve kullanan marka
hakkı sahibinin aynı rengi kullanan kimseye ileri sürülebileceği bir öncelik ve inhisar
hakkı yasaca olmadığını belirterek münferit bir rengin tescilinin mümkün olmadığı
görüşünü benimsemiştir Yüksek mahkeme tüpler üzerinde gümüş alüminyum rengine
ilişkin bir kararında ise134
, renklerin bağımsız olarak marka konusu yapılamayacağını,
gökkuşağında 7 ana renk bulunması nedeniyle bir firmaya renkler üzerinde tekel hakkı
tanınması halinde diğer firmalara renk kalmayacağını belirtmiştir.
Başka bir kararında ise, Yargıtay dikdörtgen biçiminde üst yarıdan sonra
kapaklı, kızıl kahverengi karışımı rengi de içeren bir sigara kutusunu bir bütün olarak
kabul ederek ayırt edici niteliğe sahip bulmuştur.135
Türk Doktrininde ise, renk kombinasyonlarının tescili konusunda fikir birliği olsa
da tek başına bir rengin tescil edilip edilmeyeceği konusu tartışmalıdır. Bazı yazarlar,
münferit renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğini, renklerin ayırt edicilik şartını
gerçekleştirmesi için ancak kendi aralarında özel bir kompozisyon yaratmaları veya
başka sözcük, şekil veya işaretlerle birlikte kombinasyonlar oluşturmaları gerektiğini,
sınırlı sayıda olan renklerin bir kişinin tekeline verilmemesini belirtirken, bir kısım
yazarlar ise, rengin de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabileceğini ve bu nedenle
tescil edilebileceğini savunmuştur.
132
Qualitex Company. v Jacobsan Products Company. , Incorporated. , 514 US, 159, 34 USPQ 1161
(1995). 133
Yargıtay, 11.HD. E. 1996/8650, K. 1997/1586, T. 10.03.1997 (Yasaman, H., C.I., 2004, s. 90). 134
Yargıtay 11. HD E. 1997/3559 K. 1997/5453 T. 07.07.1997 (www.kazanci.com.tr). 135
Yargıtay, 11.HD. E. 1999/6866, K. 1999/9075, T. 12.11.1999 (Yasaman, H., C.I., 2004, s. 103).
65
Arkan’a göre136
sırf muayyen bir renk, ayrım gücüne sahip olmadığından marka
olarak tescil edilemezken özel birer şekil içerisinde verilen tek renk ayırt etme gücüne
sahip olduğundan tescil edilebilmektedir.
Tekinalp’e137
göre de; “renk bir şekil oluşturmuşsa (mesela mavi bir martı gibi)
“işaretin” şekle bağlanması sebebiyle zaten sorun yoktur. Sorun rengin, şekilde
somutlaşmaması (mesela, kırmızı beyaz diş macunu) veya hiçbir ayırıcı niteliği olmayan
bir şekille birlikte bulunması halinde kendini gösterir. Mesela kırmızı aspirin veya iki ya
da üç renkli ilaç kapsülleri gibi. Burada da ayırıcı nitelik tayin edici rol oynar. Bir şekille
somutlaşmamış renk de bir mal veya hizmette özdeşleşmiş veya onu çağrıştırır hale
gelmişse ayırt edici nitelik kazandığından marka olarak tescil edilebilir. Nitekim, sümbül
rengi bazı ülkelerde Milka çikolataları için tescil edilmiştir. Somut olayda, herhangi bir
ayırt edici nitelik varsa renk de bağımsız olarak marka olarak tescil edilebilir.”
Yasaman’a göre,138
bilinen ana renklerin tek başlarına kullanılması ayırt edici
değildir. Bir rengin, marka olarak kullanılabilmesi için bu rengin klasik renklerden farklı
olması, nüansın ve ton farkının açıkça görülmesi gerekir. Dolayısıyla bu nüans ve ton
farkı oluşturulursa tek renkler de marka olarak tescil edilebilir.
Ünal139
ise, renklerin kendi aralarındaki kombinasyonlarının marka olarak
tescilini savunurken, ayırt edicilik değerlendirmesi dışında, münferit renklerin sınırlı
sayıda olduğunu ve bir rengin bir kişi adına marka olarak tescil edilerek ona tekel hakkı
verilmesinin piyasa rekabetini sınırlayacağını düşünmektedir.
Şenocak140
ise, soyut renklerin ayırt edicilik gücü bulunması halinde tescil
edilebileceğini, bu nev’i markaların değerlendirilmesinde, diğer marka türlerinden farklı
136
Arkan, S., C.I., 1997, s. 73. 137
Tekinalp, Ü., 1999, s. 336. 138
Yasaman, H., C.I, 2004, s. 83. 139
Ünal, M. ;“556 Sayılı KHK’ya göre Marka Olarak Tescil edilebilecek İşaretler”, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C.13, S.2005/2, 2005 , s. 23. 140
Şenocak, K.; “Soyut Renk Markaları”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara, 2003, s. 121.
66
kıstaslar aramak ve onlara oranla daha katı davranmak için hiçbir haklı hukuki sebep
olmadığını savunmaktadır. Rengin ayırt edici olması içinse, gerçekten marka olarak
seçilen rengin tescili istenilen mal veya hizmet için orijinal ve alışagelmemiş olması,
fonksiyonel açıdan zorunlu unsuru olmaması gerekmektedir.
3.2.8.3 Sesler
Tezimizde incelenecek olan diğer yeni marka türlerinin aksine ses ve koku
markaları görsel olarak algılanabilen işaretlerden oluşmamaktadır. Bu nedenle söz
konusu işaretlerin, çizimle gösterilebilme özellikleri konusunda oldukça sorun
yaşanabilmektedir. Ses markalarıyla ilgili dava kararları genellikle bu hususlar üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Ancak konumuz itibariyle, aşağıda sadece ayırt edici nitelik açısından
bir değerlendirme yapılacak; çizimle görüntülenebilme şartı incelenmeyecektir.
Günümüzde ürün tanıtımlarında sadece görsel değil, işitsel markalara da ihtiyaç
duyulmaya başlanmış ve bu anlamda ürün reklamlarında da ürünü çağrıştıracak orijinal
melodiler veya günlük hayatta yaygın olarak duyulabilecek sesler kullanılmaya
başlanmıştır. Bu durum özgün sesler yaratan veya bilindik bir sesi ürünleri üzerinde
sıklıkla kullanan işletmeleri, bu sesleri başkalarının kullanmasını engelleme ihtiyacında
bırakmıştır.
Ancak, karmaşık bir süreç olması nedeniyle ses markalarının birçok ülkede
tescili kabul edilmese de, bazı ülkeler hem böyle bir tescile olan ihtiyaçtan hem de yasal
düzenlemelerin buna mani olmamasından yola çıkarak yavaş yavaş kriterlerini
oluşturarak ses markalarının tescil yolunu açmaktadır.
İlk ses markası tescili Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950 yılında
yapılmıştır.141
Ses markalarının ayırt ediciliğine ilişkin ilk karar ise, 1978 yılında ABD
141
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi, Marka Arama Sistemi, 0523616 tescil numaralı
marka, ayrıca bkz. http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=6sevsf.3.1, erişim tarihi:18/03/2008.
67
Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu tarafından “dört saatlik süre içinde her yarım
saatte birer tane artarak çalan çan sesinin” “radyo programları yapımcılığında” tescil
edilmek istenmesi üzerine verilmiştir. Kurul kararında,142
ses markalarının da
değerlendirilmesinin sözcük markalarındaki gibi olduğunu, özgün (eşsiz) ve farklı olan
seslerle, yaygın ve bilindik olan sesler arasında bir ayrım yapılması gerektiğini
belirtmiştir. Buna göre, başvurusu yapılan sesin ikinci kategoride yer aldığını
vurgulayan kurul, sesin yaygın ve bilindik olması nedeniyle başvuru sahibinin, sesin
potansiyel alıcılar veya dinleyiciler tarafından tanındığını ve sunulan hizmetle üretici
kaynağı arasında bağlantı kurduğunu ispatlaması gerektiğini söylemiştir. Buradan yola
çıkarak Ofis günümüzde de sürdürdüğü kriterini belirlemiş ve bilindik, yaygın olan
seslerin tescil başvurusunda sesin ikincil anlam kazanarak kullanım sonucu ayırt edicilik
elde ettiğinin güçlü ispatlarını istemeye başlamıştır. Öte yandan, özgün ve farklı seslerde
böyle bir ispata gerek duymayan Ofis bu şekilde birçok sesi tescil etmiştir.
Alman Patent Ofisi ise, ses markası başvurularına ilişkin olarak belirlediği
kriterlerde 30 saniyeden uzun olan ses markası başvurularının reddedileceğini
belirtmiştir.143
TPE’nin belirlediği ses markaları inceleme kriterlerine göre144
ise; başvuru
aşamasında, tescili talep edilen sesin uzunluğu konusunda herhangi bir alt ya da üst sınır
yoktur. Bununla birlikte; ses kaydı, grafiksel gösterim ve tarifname esas alınarak
yapılacak inceleme sonucunda, ses markası başvurusunun bir müzik eserinin bütününü
veya marka olarak algılanamayacak derecede uzun bir bölümünü içerdiği kanaatine
varılması halinde başvuru “ayırt edici niteliğe sahip olmadığı” gerekçesiyle, 556 Sayılı
KHK’nın 7/1-(a) bendi uyarınca reddedilecektir.
142
General Electric Broadcasting Company., Incorporated., 199 USPQ 560-1978, (O’Donnell, M.J.,
“Unusual trademarks: Sounds, scents, colors”, Massachusets Bar Association, Lawyers Journal, 2001,
s. 1., http://www.massbar.org/for-attorneys/publications/lawyers-journal/2001/december/unusual-
trademarks-sounds-scents-colors ) 143
Karasu, R. ;“Ses Markaları”; FMR, Yıl:7, Cilt:7, Sayı:2007/2, s. 36. 144
TPE Ses Markaları İnceleme Kriterleri, 2007, s. 2 (Yayınlanmamıştır).
68
Ayrıca, ses markası başvurularının ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının
değerlendirilmesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik şartı aranmayacak,
geleneksel marka başvurularının değerlendirilmesinde olduğu gibi, sesin ayırt edicilik
potansiyelinin bulunup bulunmadığı konusu değerlendirmeye esas olacaktır. Söz konusu
kriterde ayrıca, motosikletler için motor sesinin, gazlı içecekler için şişe/kutu kapağı
açılması sesi ayırt edici bulunmayacak seslere örnek olarak verilmiştir.
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi de, sesin ayırt edici olup olmadığını veya ayırt
edicilik kazanıp kazanmadığını tespit ederken, diğer ülkeler gibi, ortalama tüketicinin
söz konusu sesin üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin tek bir firmaya ait olduğunu
düşünüp düşünmemesine bakmaktadır. Ayrıca Ofis, söz konusu sesi aynı sektördeki
başka firmaların da kullanma ihtiyacı duyup duymayacaklarını da incelelemektedir.
Ofis, bu çerçevede verdiği örneklerde; bir veya iki notadan oluşan başvuruların hiçbir
mal veya hizmet için, çok iyi bilinen popüler bir şarkının eğlence hizmetleri için ayırt
edici bulunmayacağını belirtmiştir.145
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi ise, seslerin ayırt ediciliğinin
değerlendirilmesinde sesin karmaşıklığına bakarak bir sesin karmaşıklığı arttıkça tescil
edilebilirliğinin de o kadar arttığını vurgulamıştır. Diğer yandan, mal veya hizmetle ürün
arasındaki bağlantıyı dikkate alan Yeni Zelanda mantar patlatma sesinin şampanyalar
için ayırt edici olmayacağını belirtmiştir. Yine herkesin kullanımına açık olması gereken
milli marş gibi sesleri de Ofis tescil edilebilir bulmamaktadır. Öte yandan Yeni Zelanda
Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından ses ile beraber sözcüklerin de yer aldığı bir ses markası
tescil başvurusu, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığına dair delilleri sunulduğundan
tescile bağlanmıştır.146
145
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 44. 146
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.51.
69
Doktrinde ise, katıldığımız görüş Şenocak147
’a göre, banal bip sesinin ile alarm
zilinin, teneffüs zili gibi üç sesli akortlar, uzun melodiler marka himayesinden
faydalanamaz. Kamunun kullanımına açık akustik işaretler (örneğin, polis, cankurtaran,
itfaiye siren sesi) de marka olarak tescil edilemez.
3.2.8.4 Kokular
Kokular da marka olarak tescil edilebilir. Ancak burada da, ses markalarına
paralel biçimde, önemli olan kokunun “çizimle ifade edilebilmesi” ve “ayırt edici”
olmasıdır.
Kokuların tesciline iişkin olarak, çizimle ifade edilebilme hususunda birçok
belirsizlik olması nedeniyle ATAD kendisine gelen davalarda daha çok bu özellik
üzerine görüşler serdetmiştir. Koku markalarıyla ilgili olarak en çok bilinen örnek,
OHIM Temyiz Kurulu’nun tescilini uygun bulduğu “taze kesilmiş çimen kokusu”dur.
Kurul, verdiği kararda taze kesilmiş çimen kokusunun herkesin deneyimleri sonucunda
zihninde canlandırabileceği, tanıyabileceği bir koku olması nedeniyle ayırt edici
olduğunu belirtmiştir.148
Kokunun tesciline ilişkin bir diğer karar ise, ABD Patent ve Marka Ofisi Temyiz
Kurulu tarafından verilmiştir. “Plumeria çiçeğini anımsatan etkili, floral bir kokunun”
dikiş, nakış iplikleri üzerinde tescilinin talep edilmesi üzerine kurul, kokunun işlevsel
olup olmadığının ve ticari kaynağı gösterme fonksiyonunu yerine getirip getirmediğinin
incelenmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu belirtmiş, söz konusu mallar üzerinde
kokunun kendiliğinden varolan bir nitelik veya doğal bir özellik olmadığını, tam tersine
başvuru sahibi tarafından malların tanıtımında, satışında sunulan bir özellik olduğuna
ileri sürerek koku markasının tescilini uygun bulmuştur.149
147
Şenocak, K.; Hanedan, R.C.; “Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından
Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, 2006, s. 503. 148
OHIM Temyiz Kurulu, R 156/1998-2, 11/02/1999. 149
Clarke, 17 USPQ 2d 1238,1990.
70
Söz konusu karardan yola çıkarak ABD Patent ve Marka Ofisi günümüzde de
kokunun ilgili mal veya hizmet için işlevsel olup olmadığını araştırmakta ve işlevsel
olmadığı durumlarda kokuyu tescil etmektedir. “İşlevsellik, hukuki anlamda bir ürünün
öteki ürünlerle yarışabilmesi için içermekte olduğu, ürünün kullanımı ya da amacı için
zorunlu olan bir özellik olarak tanımlanır ya da bir ürün için öne çıkan bazı üstün
tasarımlardan birini oluşturur.”150
Kokunun işlevselliği ise, o kokunun malın kullanımına
veya kullanım amacına hizmet etmesi, malın maliyet veya kalitesini arttırır nitelikte
olmasıyla ilişkilidir.
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi de kullanımı sonucu çekici ve hoş koku yaratan
temizlik malzemeleri, kozmetikler, yumuşatıcılar gibi ürünler için kokuları tescil
edilebilir bulmamaktadır. Benzer şekilde koku uygulanabilen kalem, kağıt, silgi gibi
malzemelerde de kokunun tek bir üretici kaynağı işaret etmeyeceğini vurgulayarak bu
ürünler üzerinde de kokuyu ayırt edici bulmamaktadır.151
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
150
Oytaç, K.; “Karşılaştırmalı Markalar Hukuku”, İkinci Baskı, İstanbul, 2002, s. 113. 151
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 42.
71
TANIMLAYICILIK
4.1 GENEL OLARAK
Tanımlayıcı marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmet üzerinde cins, çeşit,
vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği,
hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren yahutta malların ve hizmetlerin diğer karakteristik
özelliklerini belirten işaretlerdir. Tanımlayıcı markalar, ilgili ürünler üzerinde ürünün
veya hizmetin üretici kaynağını gösterme fonksiyonunu yerine getiremediklerinden aynı
zamanda ayırt edicilikten yoksundurlar. Bu nedenle kullanım sonucu ayırt edicilik
kazanmadıkları sürece tescil edilmeleri mümkün değildir.
Ayrıca, rakiplerin, herhangi bir engele takılmadan ilgili malların doğasıyla ilgili
olan ibareleri, tarif amacıyla kullanma konusunda kanuni hakları olduğundan bu
ibarelerin genel kullanıma açık olması gerekmektedir.
Tanımlayıcı markaların tescili 89/104 Sayılı Yönerge ve daha birçok uluslararası
düzenlemede olduğu gibi, Türkiye’de de mümkün değildir. 556 Sayılı KHK’nın mutlak
tescil engellerini düzenleyen 7’nci maddesinin (c) bendine göre; Ticaret alanında cins,
çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği,
hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik
özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren
işaretler marka olamayacaktır.
Bir işaretin mal veya hizmetlerin bu maddede yer alan özelliklerine ilişkin olarak
şunları belirtmesi mümkündür:
72
Cins, çeşit, vasıf: Mal veya hizmetin ismini veya türünü içeren işaretler bu
kavramlar çerçevesinde reddedilmektedir. Bilgisayarlar için “dizüstü”,
tütünler için “ultra light” ibareleri bu bağlamda örnek olarak gösterilebilir.
Kalite: Ürünler üzerinde övücü, abartıcı niteliği olan ibareler bu kapsamda
değerlendirilerek reddedilmektedir. “Süper”, “en iyi” anlamlarına gelen
ibareler birçok ülkede bu kapsamda reddedilmektedir.
Miktar: Tüketici tarafından mal üzerinde miktar olarak algılanabilecek veya
üreticilerin miktar göstermesi amacıyla mal üzerinde kullanabileceği sayılar
mutlak ret sebebidir. Örneğin, “20” sayısı sigaralar üzerinde miktar
gösterebilmektedir.
Amaç: Üzerinde bulunduğu ürünün kullanım amacını, ürün veya hizmetin
sonuçlarını belirten ibareler tescil kapsamı dışındadır. Örneğin, “mutfak”
ibaresi temizlik ürünleri üzerinde veya “Terapi” sözcüğü masaj ürünleri için
amaç belirtmektedir.
Değer: Ürün veya hizmetin fiyatını, kıymetini, derecesini belirten ibareler
tescil edilmemektedir. Örneğin, “Kelepir”, “Ucuz” ibareleri.
Coğrafi kaynak: Ürünün üretildiği, hizmetin yapıldığı yeri belirten ibareler
tescil kapsamında bulunmamaktadır. Bu konuya “coğrafi yer adları”
başlığında ayrıntılarıyla değinilecektir.152
Malların üretildiği, hizmetin yapıldığı zamanı gösteren ibareler: Örneğin,
şaraplar için 1980, fotoğrafçılık hizmetleri için “Ready in one hour (1 saatte
hazır)” ya da bankacılık hizmetleri için “24 saat” tescil edilebilir nitelikte
değildir. Ayrıca Arkan’a göre; şaraplar için sonbahar sözcüğü de şarabın
152
Bkz. s. 82.
73
sonbaharda toplanan üzümlerden yapılmış olduğunu belirtmekte ve
dolayısıyla malın hem üretildiği zamanı hem de karakteristik özelliğini
göstermektedir.153
Malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özellikleri: Mal veya hizmetin
kullanım şekli, kullanım sıklığı gibi hususlar da tescil kapsamı dışındadır.
Örneğin, ilaçlar için “günde 1” gibi bir ifade marka olarak tescil
edilmeyecektir.
Genellikle ayırt edicilik ve tanımlayıcılık bir arada kullanılsa da ayrıldıkları
noktalar da tabi ki mevcuttur. Daha farklı deyişle, bir işaretin tanımlayıcı olması
nedeniyle ayırt edicilikten yoksun, tanımlayıcı olmayan bir işaretin ayırt edici olduğunu
söylemek de doğru olmayacaktır. “Bir işaret mal ve hizmetlerin bir veya birkaç
özelliğini belirtmiyorsa tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedilemez. Ancak, bu işaret
hala ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedilebilir”154
4.2 MARKAYI OLUŞTURAN İŞARETLERE GÖRE TANIMLAYICILIK
4.2.1 Sözcükler
Markada yer alan sözcükler kendine has, özgün, anlamsız olabileceği gibi, tasviri
de olabilir ki bu tarz sözcüklerin tescili kullanım sonucu ayırt edici nitelik
kazanmadıkları müddetçe mümkün değildir. Tamamen tanımlayıcı sözcüklerin marka
olarak tescilinin yasaklanmasındaki amaç, ilgili mal veya hizmeti ya da bunların
özelliklerini göstermenin yaygın bir şekli olan ve bu nedenle de malı piyasaya süren
müteşebbisin ayırt edilmesini sağlamayan işaretlerin tescilinin engellenmesidir.
153
Arkan, S., C.I., 1997, s. 80. 154
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 11.
74
Bir sözcüğün ilgili mal veya hizmet üzerinde tanımlayıcı olması, onun anlamıyla
doğrudan alakalı olduğu gibi, birkaç sözcükten oluşmuş markalarda sözcük öbeğinin bir
bütün olarak ilgili tüketici kesiminde bıraktığı anlama bakılmalıdır.
Bu anlamda, bir mal veya hizmetin niteliğini belirten iki veya daha fazla kelime
yan yana geldiğinde oluşan bütün, bilindik, günlük dilde kullanılmıyor ve yaratıcı hal
alıyorsa işaret, tanımlayıcılıktan kurtularak ayırt edici olarak değerlendirilebilmektedir.
Çünkü, böylelikle markadaki her kelime kendi anlamından kurtulmakta ve bir bütün
olarak, tanımlayıcı anlamlarından bağımsızlaşmaktadırlar.
ATAD vermiş olduğu “Postkantoor (Posthane)”155
kararında, iki tanımlayıcı
kelimenin yan yana gelmesi durumunda, iki kelimenin birleşiminin alışılmışın dışında
olması, bıraktığı izlenimin ilgili kelimelerin anlamlarının toplamından uzak olması veya
beraber kullanım sonucu bambaşka bir anlam kazanması durumunda tescil
edilebileceğini vurgulamıştır.
Bu karara paralel olan ve en çok bilinen bir diğer ATAD kararı ise, “Baby-
Dry”156
marka başvurusuna ilişkindir. Söz konusu olayda, Baby (Bebek) ile Dry (Kuru)
ibarelerinden oluşan markanın çocuk bezleri için tescil başvurusu OHIM’e yapılmış ve
başvuru reddedilmiştir. Açılan davada Topluluk Mahkemesi, bebek bezleri için emicilik
fonksiyonunun asıl amaç olduğunu vurgulayarak söz konusu amacın bezlerinin
karakteristik bir özelliğini işaret ettiğini ve bu bütünün tüketiciye bilgi vermekten öteye
gitmediğini belirterek söz konusu ibareyi ayırt edici bulmamıştır. İlgili karara karşı
ATAD’a başvurulmuştur. ATAD öncelikle İngilizce konuşan insanlar açısından
bakıldığında “Baby-Dry” ibaresinin bebek bezini tanımlarken kullanılan sıradan bir
anlatım yolu olmadığının üzerinde durmuştur. Ayrıca, mahkeme tescil başvurusu yapılan
sözcük öbeği ile tüketicilerin ilgili mal veya hizmetin asıl özelliğini göstermek için
yaygın olarak kullandıkları sözcükler arasındaki algılanabilir herhangi bir farklılığın
155
ECJ, Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux Merkenbureau, C-363/99, 12/02/2004. 156
ECJ, Procter & Gamble v OHIM, C-383/99, 20/09/2001.
75
sözcük öbeğini marka olarak tescil edilmeye uygun hale getirirdiğini ve markayı
oluşturan her iki kelimenin de tek başına bebek bezi için karakteristik özellik belirtse de
bir araya getirilişlerinin alışılmışın dışında olduğunu, söz konusu sözcük öbeğinin
“sözcüksel bir buluş (lexical invention)”, “alışılmışın dışında bir araya geliş (unusual
juxtaposition)”, “İngilizce’de bilindik ifadenin dışında (not a familiar expression in
English language)” bir ifade oluşturduğunu ileri sürmüştür. Davanın sonunucunda,
Yüksek Mahkeme sözcük öbeğinin bir yaratmanın sonucu olduğuna hükmederek bütün
halde markanın ayırt edici güç elde ettiğine karar vermiştir .
OHIM de yayınladığı karar kriterlerinde bir mal veya hizmet için tanımlayıcı
olan iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan markalarda, kelimelerin yan yana gelme
şeklinin alışılmışın dışında olması ve yalnızca terimlerin anlamlarının bir araya
gelmesinden öte bambaşka bir birliktelik oluşturması halinde markanın tescil
edilebileceğini, aksi takdirde bu tarz markaların da tanımlayıcı kabul edilerek
reddedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu kararın alınması sırasında ise, uzmanın iki
soruya cevap araması gerekmektedir. Kelimelerin alışılmışın dışında bir araya gelişi var
mı? İfade günlük konuşma dilinde kullanılıyor mu? Bu iki soruya evet cevabı verilmesi
halinde marka bir bütün olarak tanımlayıcı kabul edilmekte ve başvuru
reddedilmektedir.157
Öte yandan yine iki tanımlayıcı sözcükten meydana gelen “Twist & Pour”158
marka başvurusuna ilişkin olarak Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (CFI), bir
bütün olarak bakıldığında, ‘Twist & Pour’un, kabın dönen başlığıyla açılıp içeriğindeki
sıvının boşaltılması işlemini doğrudan anlattığını, ilgili malın kullanım şeklini en açık
anlatma yolunun bu iki kelime olduğunu, tüketiciye kapağı çevirmesini ve kabın
içindekini dökmesini söylemenin daha doğrudan bir yolu olmadığını belirterek
başvuruyu reddetmiştir.
157
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 27. 158
CFI, The Sherwin Williams Company v OHIM, T-190/05, 12/06/2007.
76
ABD’ de ise, restoran hizmetleri için başvurusu yapılan “Steak and Brew” 159
(Biftek ve Bira) ibaresi rakip firmaların da biftek ve bira servisi yaptıklarını belirtmek
amacıyla kullanabilecekleri kelime öbeği oldukları gerekçesiyle reddedilmiştir.
Ülkemizde ise, Yargıtay “Duşakabin”160
markasıyla ilgili olarak verdiği kararda
Türkçe’de Duşakabin sözcüğü bulunmamasına rağmen, söz konusu sözcüğün zorunlu ve
jenerik sözcüklerden oluşması nedeniyle ayırt edici özelliğinin zayıf olduğu, marka
sahibinin bu nedenle “duşkabini”, “duş için kabin”, “duş ve kabin” gibi sözcüklerin
başkaları tarafından kullanımına engel olamayacağını belirtmiştir.
“Media Vision”161
marka başvurusunun tanımlayıcı olması nedeniyle
reddedilmesi sonucu görülen davaya Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi bakmış
ve mahkeme kararında tescili istenen “Media vision” sözcük öbeğinin İngiliz dilinde
mevcut iki sözcüğün birleştirilmesiyle oluşan yeni bir sözcük öbeği olduğuna,
kullanıldığı lisanda herhangi bir anlamı bulunmadığına, linguistik açıdan herhangi bir
anlam oluşturmayan bu tür işaretin bir imayı içerdiği söylenebilir ise de doğrudan
doğruya bir bilgiyi iletmediğinden marka niteliğini kazanabilecek bir işaret olarak
değerlendirilebileceğine kanaat getirerek idarenin ret kararının iptaline karar vermiştir.
Diğer taraftan Yargıtay, “televizyon ve radyo program ve yayın hizmetleri” için
“multi canal”162
başvurusuna ilişkin verdiği kararda; İngilizce “çok, çeşit çeşit”
anlamlarına gelen multi sözcüğüyle yine aynı dilde “bilgi veya haberin yayılma yolu”
anlamına gelen “canal” sözcüğünün yan yana gelmesiyle oluşan bu ibarenin “çok
kanallı TV veya radyo hattı” anlamına geldiğini belirtmiş ve ayrı bir anlam içermediğini
vurgulayarak cins, çeşit ve miktar belirtmesi nedeniyle TPE’nin ret kararını onamıştır.
159
Longchamps, Incorporated. v Eig., 315 F. Supp.456 (S.D.N.Y. 1970). 160
Yargıtay 11. HD, E.1999/5835, K. 1999/7830, T.14/10/1999 (Oytaç, K., 2002, s.455) 161
Yargıtay 11. HD, E.2004/11243, K. 2005/8322, 25/05/2004 (www.kazanci.com.tr) 162
Yargıtay 11. HD, E.6135/ K. 8767 T.09/11/2000 (Oytaç, K., 2002, s.409)
77
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, ülkemizde de ATAD kararlarıyla
paralel bir uygulama vardır ve başvuruda yer alan sözcük öbeklerinin ilgili olduğu
dildeki bir bütün olarak anlamları üzerinde durulmaktadır.
Ayrıca sözcüklerin tanımlayıcılığına ilişkin olarak üzerinde durulması gereken
bir diğer husus tescili istenen sözcüğün tescil talep edilen ülke sınırları içerisinde çok
bilinmeyen bir dilden olması ve ilgili tüketici kesimi tarafından ayırt edici bulunup
bulunmayacağının tespitinin güç olmasıdır. Bu nedenle, ülkelerin marka tesciline yetkili
kurumları genellikle kendi ülkelerinde halk tarafından çoğunlukla bilinen diller
üzerinden inceleme yapmaktadır. Ancak uzman kendi inisiyatifini kullanarak sakınca
gördüğü zaman farklı dillerdeki başvuruyu da tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle
reddetmektedir.
Türkiye’ de “İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca” dillerinde
anlam araştırması yapılmaktadır. Ancak “yapılan inceleme sonucunda uzmanın ulaştığı
sonuçlar başvurunun reddini gerektirecek doğruluk ve netlikte ve söz konusu ibarenin
marka olarak kullanımı problem yaratabilecek nitelikteyse uzman başvuruyu herhangi
bir başka dilde yaptığı inceleme sonucuna göre de reddedebilecektir”163
Örneğin,
Latince bir ilaç katkı maddesi ilaçlar için yapılan bir başvuruda yer alıyorsa başvuru
uzman tarafından reddedilebilmektedir.
İsviçre Federal Mahkemesi de “Yeni Rakı”164
markasıyla ilgili olarak vermiş
olduğu kararda “rakı” sözcüğünün salt tasviri bir anlamının bulunması, “yeni”
sözcüğünün ise, farklı mal veya hizmetleri ayırt etmeye yaramayan bir sıfat olması ve
sözcük öbeğinin bir bütün halinde İsviçre’de yaşayan Türk topluluğuna ait orta seviyeli
bir bireyin üzerinde bıraktığı izlenimin tasviri olacağı kanaatiyle ibarenin marka
olamayacağına hükmetmiştir.
163
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 10. 164
İsviçre Federal Mahkemesi, ATF 120 II 144 ,07/04/1994.
78
Öte yandan, yakın coğrafi konuma ve kültüre sahip sayılabilecek ülkeler arasında
bile bir ülke için tanımlayıcı hatta jenerik olabilecek bir kelimenin başka bir ülke için
ayırt edici bulunarak tescil edildiği örnekler de karşımıza çıkmaktadır.
Almanca yataklar, döşekler anlamlarına gelen “Matratzen”165
ibaresinin İspanyol
Patent Ofisi’nde tescillenmesi bu bağlamda şaşırtıcı bir durumdur. Hatta konunun
ATAD’a taşınması üzerine mahkeme vermiş olduğu kararda da “Matratzen” ibaresinin
İspanya’da yatakları da kapsayan mobilyalar için tescil edilmesinde sakınca
görülmediği ve markanın tescili istenen ülkede ilgili tüketicilerin kelimenin anlamını
ayırt edemediği sürece, yönergenin üye devletlerin birinde tanımlayıcı olması nedeniyle
tescil edilmeyen bir ibarenin diğer bir üye devlette de tescil edilmesini yasaklamadığını
belirtmiştir.
Öte yandan, Fransız Mahkemesi “Hollywood Story”166
ibaresinin gazete, dergi
ve kitaplarda kullanımına izin vermemiş “story” kelimesinin bir çok film ve roman
sayesinde Fransa’da halk tarafından bilinir hale geldiğini savunmuş, Paris Temyiz
Mahkemesi de kararı onamıştır.
OHIM ise, karar kriterlerinde bir markanın, üye devletlerin herhangi birinin
resmi dilinde tanımlayıcı veya jenerik isim olması durumunda ilgili ülkenin büyüklüğü
veya nüfus sayısı dikkate alınmaksızın Topluluk Markası olarak markanın tescil
edilmediğini belirtmiştir. Ayrıca, yanıltıcılık ve diğer mutlak ret nedenleri için de aynı
kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapıldığı da belirtilmektedir.
İsviçre Federal Mahkemesi de İsviçre Patent ve Marka Ofisi’nin “Brico+
şekil”167
marka başvurusunun ibarenin, Fransızca “kendin yap” anlamına gelen
Bricolage için ortak bir kısaltma olması nedeniyle verdiği ret kararını onamıştır.
165
Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA, C- 421/04. 166
CA Paris, 24 Ocak 1977/3, s. 69. 167
İsviçre Federal Mahkemesi: 2/2001, Brico, INTA The Trademark Reporter, Mart-Nisan 2002, Vol. 92,
No.2 p. 209.
79
Mahkeme, sözcüğün, İsviçre’nin sadece Fransız kesiminde bilinip tanımlayıcı kabul
edilse de tescil edilemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, mahkeme marka olabilmek için
aranan ikincil anlam kazanmanın tüm İsviçre bölgeleri için gerekli olduğunu
kararlaştırmıştır.
Tanımlayıcı nitelikteki yabancı sözcüklerin değerlendirilmesi konusunda Türk
Doktrini uygulamayla benzer sonuçlara varmaktadır.
Arkan bu konuda “yabancı dilde tasviri anlam taşıyan bir sözcüğün marka olarak
kullanılıp kullanılmayacağına, bu lisanın Türkçe’de yaygın biçimde bilinip
bilinmediğine ve buna bağlı olarak Türk insanının o sözcüğü ayırt edici bir işaret mi,
yoksa eşya ismi, vasfı olarak mı algılayacağına bakılarak karar verilmesi gerektiği”168
görüşünü savunmuştur.
Benzer şekilde Karahan da, “ülkemizle yakın irtibat halinde bulunan bir yabancı
ülkede veya ülkemizde yaygın bilinen bir yabancı dilde tasviri işaret olarak kabul edilen
bir işaretin ülkemizde de yasak kapsamında mütalaa edilmesi gerektiğini” ileri
sürmüştür.169
Sözcüklerin tesciliyle ilgili bir diğer husus da, ilgili mal veya hizmetler için
tanımlayıcı olacak kelimelerin içerisindeki harflerin tekrarlanması, değiştirilmesi veya
çıkartılması suretiyle oluşturulmuş sözcük veya sözcük öbeklerinin tesciline ilişkindir.
Konuyla ilgili olarak da ülkelerin marka tesciline yetkili kurumları karar kriteri
belirleyerek bu tarz başvuruların da tanımlayıcı ve dolayısıyla ayırt edicilikten yoksun
olduğu gerekçesiyle reddedilmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin; diyet ürünleri,
gıda maddeleri ve içecekler için “Lite”170
ibaresi OHIM’den sonra Avrupa Toplulukları
İlk Derece Mahkemesi tarafından da ilgili sektörde İngilizce Light kelimesinin yaygın bir
transkripsiyonu olarak kullanıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
168
Arkan, S., C.I., 1997, s. 80. 169
Karahan, S. ; “Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”, Konya, 2002, s. 63. 170
Zewe Zentral AG v. OHIM, T-79/00, 27/02/2002.
80
Öte yandan, OHIM karar kriterlerinde171
söz konusu yazım farklılaştırmasının
yaratıcı olması ve haliyle genel bir kullanımının bulunmaması durumunda veya yapılan
değişiklikle anlamının değişmesi halinde marka olabileceğini belirterek “Minute made”
yerine “minute maid” ibaresinin anlam değişikliğine neden olmasından dolayı marka
olarak tescil edilebileceğini söylemiştir.
Ayırt edicilik değerlendirmesine paralel olarak tanımlayıcı sözcüklerin
değerlendirilmesinde de söz konusu marka başvurusunun başka şekil, logo veya
sözcüklerle yapılmış olup olmadığına, eğer başka unsurları da barındırıyorsa bu
unsurların ne kadar ayırt edici olduğuna bakılmaktadır.
Şekil 4.1: Tanımlayıcı markaya ilişkin örnek
Örneğin; (Şekil 4.1)’de yer alan “Top Quality (En İyi Kalite)” ibaresi her türlü
mal veya hizmet için açıkça tanımlayıcı olan ve dolayısıyla ayırt edicilikten yoksun bir
sözcüktür. Söz konusu sözcüğün etrafında bulunan şekil ise, birçok üreticinin
kullanabileceği ve sözcüğün esaslı unsur olma niteliğini ortadan kaldırmayan bir
şekildir. Bu nedenle marka bir bütün olarak da tanımlayıcı niteliğin baskınlığından
kurtulamadığından ayırt edicilikten yoksun bulunmaktadır.172
171
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 29. 172
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 81.
81
Şekil 4.2: Şekil ve sözcükten oluşan tanımlayıcı markaya ilişkin örnek
(Şekil 4.2)’de yer alan markada ise, “Control (kontrol)” sözcüğü malın amacını
belirttiğinden ayırt edici olmayacaktır. Anılan sözcük “zararlı bitkileri, hayvanları ve
mantarları imha edici maddeler” için üzerine konulmuş böcek benzeri işaretle beraber
yine tanımlayıcılıktan kurtulamayacak, ayırt edicilik elde etmeyecektir.173
4.2.2 Kişi İsimleri
Soyadları veya isimler sadece yaygın kullanımdan dolayı değil tanımlayıcı
olmaları nedeniyle de ayırt edicilikten yoksun olabilirler. Örneğin; “Taze” gıdalar için,
“Koç” ise, canlı hayvanlar için “Kırmızı” boyalar için tescil edilmeyecek soyadlarıdır.
Benzer şekilde İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi yayınladığı kriterlerinde
İngiltere’de sıklıkla karşılaşılan “Brown (Kahverengi)” soyadının “soslar” veya
“boyalar” için tescil edilemeyeceğini belirtmiştir.174
İngiltere’de kişi isimlerinin tanımlayıcılığına ilişkin verilmiş bir karar da, “Jeryl
Lynn” ismine ilişkindir.175
1960 yılında bulunan bir virüs çeşidine araştırmacının kızının
ismi “Jeryl Lynn” verilmiştir. Sonraları söz konusu virüse ve bu virüsten kaynaklanan
173
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 82. 174
a.g.k., 2007, s.61 175
İngiltere Yüksek Mahkemesi, IIC 942, 04/12/1998.
82
başka virüslere karşı aşılar geliştirilmiştir. 1995 yılında tıbbi malzemeler, insan ve
hayvan sağlığı için ilaçlar üzerinde markayı tescil ettiren Merck isimli firmanın SKB
isimli diğer bir firmaya markasını kullanma hakkını vermemesi üzerine açılan davada
İngiliz Yüksek Mahkemesi “Jerry Lynn” in Merck tarafından aşıyı değil içerisindeki
virüsü tanımlamak amacıyla kullanıldığını, aşının 20 yıllık kullanımı boyunca firmanın
hiçbir zaman “Jerry Lynn” ibaresinin ürünün üretici kaynağını göstermek amacıyla
kullanmadığını, birçok medikal kuruluşun da “Jerry Lynn”i belli bir işletmeden çok
belli bir virüs çeşidiyle ilişkilendirdiğine dair kanıtların bulunduğunu öne sürerek
markanın tescilini iptal etmiştir. Burada, önemle vurgulanması gereken husus, Jerry
Lynn isim ve soyadının kullanıma dayalı tanımlayıcı bir hal alarak ayırt edicilikten
yoksun hale geldiğidir.
4.2.3 Coğrafi Yer Adları
Coğrafi yer adları ürünün menşeini göstermediği müddetçe tescil edilebilir.
Örneğin, muzlar için “North Pole (Kuzey Kutbu)”, dondurmalar için Ekvator coğrafi yer
adından oluşan markalara iyi birer örnek olabilir.
Mal veya hizmetler üzerinde yer alan coğrafi adların tescilindeki sorun, o
ibarelerin ilgili mal veya hizmet üzerinde tanımlayıcı olması durumudur. Çünkü
özellikle gıda alanında belli yörelerin belli ürünlerinin diğer bölgelerde yetişmiş aynı
ürünlerden çok daha güzel, tercih edilir oldukları ya da belli karakteristik özellikleri
taşıdıkları herkesçe bilinmektedir. Örneğin, Amasya’nın elması, Şirince’nin üzümü,
Malatya’nın kayısısı diğer bölgelerde yetişen aynı ürünlere oranla daha çok tercih
edilmektedir. Bu nedenle, anılan ürünlerin markasının yetiştirildikleri yerlerin
isimlerinden oluşması ürünlerin, ticari kaynağının değil, coğrafi kaynağının
gösterilmesine neden olmaktadır. Ayrıca, bu tarz isimlerin tek bir kişi tekeline verilmesi
rekabet ortamını zedeleyecektir.
83
Mal üzerinde coğrafi kaynak belirten yani tanımlayıcı olan ibareler tescil
edilmemektedir. Tanımlayıcılık ise, başvuruda yer alan mal veya hizmet ile ibarede yer
alan coğrafi yer arasında ilişkilendirme kurulması suretiyle gerçekleşir.
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi, mal veya hizmetle coğrafi kaynak arasında
ilişkilendirmeyi kururken, Yeni Zelanda’da bulunan ilgili tüketici grubunun söz konusu
coğrafi bölgeyi bilip bilmediği, ilgili coğrafi bölge ile tescili istenen mal veya hizmetin
arasında bağlantı kurma potansiyelini dikkate almaktadır. Hatta daha da ötesinde sokak,
cadde, meydan isimlerinin bile tescilinde ilişki kurularak ibarenin tanımlayıcılık
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Örneğin, “Covent Garden” ibaresi meyve ve sebzeler
için, “Wall Street” ise, yatırım hizmetleri için tescil edilmemektedir. Benzer şekilde
okyanus, deniz isimleri de deniz ürünleri için, dağ isimleri ise, zirai ürünlerde ve
dağcılık malzemeleri üzerinde tanımlayıcı bulunarak reddedilmektedir.176
Coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin verilmiş en önemli karar, ATAD’ın vermiş
olduğu “Windsurfing Chimsee”177
kararıdır. Chimsee, Almanya’nın Bavyera bölgesinde
bulunan sörf aktivitelerinin sıklıkla yapıldığı bir göldür. Windsurfing Chimsee ise,
tasarımlarını Chimsee’de, üretimini ise, başka bir bölgede yapan üzerinde “Chimsee”
yazan spor malzemelerini satan bir şirket olup Almanya’da çeşitli şekil unsurlarıyla
beraber “Chimsee” ismi ile “Windsurfing Chimsee”, “Chimsee Active Jeans”i de tescil
ettirmiştir. Huber ve Attenberg ise, Chimsee kıyılarında bir kasabada spor kıyafetler
üreten ve üzerlerinde “Windsurfing Chimsee” nin kullandığından farklı şekillerle
beraber “Chimsee” sözcüğünü kullanan iki şirkettir. Bu iki şirketin söz konusu
kullanımının iltibas yaratacak olması nedeniyle engellenmesi için “Windsurfing
Chimsee” firması dava açmış, davalılar ise, söz konusu sözcüğün coğrafi kaynak
gösterdiğini, koruma kapsamına alınmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Alman
176
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 22. 177
ECJ, Windsurfing Chimsee Produktions- und Verriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter
Huber davası, C-108/97 ve C-109/97, 04/05/1999.
84
Mahkemesi, bunun üzerine ATAD’dan görüş sorma yolunu seçmiş ve ATAD verdiği
görüşte coğrafi yer adlarının tescili hususunda şu noktaları vurgulamıştır.
Yönergenin 7/1 (c) bendi, yalnızca ilgili kesimin zihninde söz konusu mal ile
markada yer alan coğrafi yer adı arasında ilişki kurulduğu durumlarda değil,
aynı zamanda ilgili işletmelerce gelecekte bu kategorideki ürünlerin coğrafi
kaynağını işaret etmek için kullanılacağı düşünülen coğrafi isimlerin de tescilini
yasaklamaktadır.
Söz konusu mal ile coğrafi yer adı arasında ilgili kesimin zihninde henüz bir
ilişki bulunmaması durumunda tescile yetkili kurum, böyle bir coğrafi yerin ilgili
tüketici kesiminin zihninde bu mallara ilişkin coğrafi menşei gösterdiğini
varsaymanın makul olup olmadığı hususunda bir belirleme yapmalıdır.
Bu belirlemenin yapılması sırasında, ilgili kesimin söz konusu coğrafi isme, bu
isim ile işaret edilen yerin özelliklerine ve ilgili mal gruplarına aşinalığına
önem verilmelidir;
Mal ile coğrafi yer arasında ilişki kurulması için ilgili malların o yerde üretilmiş
olmasına gerek yoktur.
Buradan da anlaşılacağı gibi, elbette ki, içerisinde menşei belirten bir ibarenin
yer aldığı her başvuru coğrafi kaynak konusunda tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle
reddedilmemektedir. Örneğin; ABD’de verilmiş önemli bir karar “Dutch Boy”178
kararıdır. Kararda, mahkeme “Dutch” (Hollandalı) ile “Dutch boy”(Hollandalı çocuk)
arasında büyük bir benzerlik olmadığını, malı satın alanların malın veya içeriğindeki
maddelerin Hollanda’da üretilmiş veya orada üretilmiş olanlarla aynı kalitede ve
özellikte olduğunu düşünmeyeceklerini belirterek “Dutch boy” un tescil edilebileceğini
178
National Lead Company. v. Wolfe, 223 F. 2d 199 (9th Cir. 1955).
85
belirtilmiştir. Kanımızca da, böyle bir kullanım coğrafi kaynak belirtmekten çok bir
bütün halinde ayırt edici bir sıfat tamlamasıdır.
Öte yandan, tanımlayıcı veya jenerik ibarelerle beraber kullanılan coğrafi yer
adlarının da tescil edilemeyeceği açıktır. Örneğin, “Minnesota Cigar (Minnesota
Purosu)” purolar için, “California Pizza Kitchen” restoran hizmetleri için coğrafi olarak
tanımlayıcıdır. 179
İsviçre’de de ancak halk tarafından çok bilinmeyen veya ürünün üreticisini işaret
etmeye başlayan şehir ve bölge adlarının marka olarak tescili yapılmaktadır. Örneğin,
İsviçre’nin başkenti Cenevre saatler için marka olarak tescil edilmezken, çok da
bilinmeyen bir şehrin adı olan Tavanne kelimesi, ürün ve ismin özdeşleştiği gerekçesiyle
saat markası olarak tescil edilmiştir. “İsviçre’de genellikle, coğrafi adın markaya
verilmesi ile o ürünün o bölgeden geldiği fikrinin tüketicinin zihninde uyanması halinde
ibarenin marka olarak tesciline cevaz verilmemekte; il, ilçe veya köy adları ticaret
hayatının gerekleri sonucu seçilmiş ve daha çok fantezi nitelikte bir işaret olarak kalmış
ise, marka olarak alınması kabul edilmektedir.”180
Türkiye’deki il isimleri, ayırt edicilikten yoksun bulunmakla beraber Türk Patent
Enstitüsünce coğrafi kaynak belirtmeleri nedeniyle 556 Sayılı KHK’nın 7/1( c) hükmü
gereğince de reddedilebilmektedir. Örneğin, Malatya ibaresinden oluşan bir marka
başvurusu ayırt edicilikten yoksun olmasının yanı sıra “kayısı”lar için coğrafi kaynak
belirtmektedir. Aynı durum “elma” için Amasya, “leblebi” için “Çorum” ibarelerinde de
geçerlidir.
Yabancı şehir isimlerinde ise, söz konusu şehrin iyi bilinen ürünleri ile tescil
başvurusunda yer alan ürünlerin ilişkili olup olmadığına bakılmaktadır. “Yabancı
başkentlerin, eyaletlerin, şehirlerin adları yalnızca meşhur, bilinir oldukları ve doğrudan
179
ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.180. 180
Yasaman, H., C.I., 2004, s. 67.
86
çağrışıma neden olabilecekleri mallar/hizmetler için başvuruda bulunulması halinde
reddedilecek, diğer her türlü başvuru için tescil edilecektir.”181
Örneğin; Solingen Çatal/
bıçak vb ürünlerde, Paris parfümeri ürünlerinde tescil edilemeyecektir.
Türkiye’deki ilçe isimleri için de yabancı şehir adlarıyla paralel uygulamalara
gidilmektedir ve meşhur oldukları mal üzerinde tescil başvurusu yapılmışsa ilçe, köy
isimleri tescil edilmemektedir. Ancak meşhur, bilinen ürün haricindeki ürünler için
yapılan tescil başvurusu kabul edilmektedir. Örneğin, Ezine peynirler için coğrafi
kaynak belirtmesi nedeniyle tescil edilmezken, giysiler için tescile bağlanabilmektedir.
Coğrafi yer isimlerinde dünya çapındaki birçok uygulamaya bakıldığında bir
yerin marka olarak tescilinin mümkün olmaması halinde o ibarenin çeşitli türevlerinin de
marka olarak verilmemesi uygun bulunmaktadır. Örneğin, “Japonya”nın marka
olmayacağı elektronik ürünler için “Japon” veya “Japanese” markası veya ülkenin
kısaltmasının da tescil edilmemesi uygun bulunmaktadır. Litvanya Temyiz Mahkemesi
de “Birzai bölgesinin sakinleri” anlamına gelen “Birzieciu”182
markasının biralar için
tesciline o tip biranın üretici kaynağını ve onun özelliklerinin gösterdiği için izin
vermemiştir. Mahkeme verdiği kararda, kanunda geçen ürünlerin “üretim kaynağı”
ifadesinin belli bir yerin isminin yanı sıra, o ismin türevlerini de kapsayacağını
vurgulamıştır. Ayrıca “Birzieciu” ibaresinin, biralar üzerinde ürünün belli bir bölgede
yaşayan insanlar tarafından hazırlanmış özel bir bira olduğunu belirteceği ve bu
ibarenin tüketici tarafından belli bir üretici firma ile değil, o bölgede üretilmiş bir bira
tipiyle özdeşleştirileceği de belirtilmiştir.
4.2.4 Sloganlar
Sloganların tescil edilebilirlikleri tanımlayıcılıklarıyla paralel olarak da
değerlendirilmektedir. Her ne kadar birçok slogan ayırt edici bulunarak çoğu ülkede
181
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s.20. 182
AB Zalsvytis v AB Ragutis Supreme Court of Lithuania, 14/03/ 2000
87
tescili mümkün görülse de, vasıf belirten, ürünler üzerinde üstünlük katıcı sloganların
tescil edilemeyeceği açıktır.
Gıda sektöründeki ürünleri kapsayan “Çiftlikten Sofraya”183
sloganından oluşan
marka başvurusunun TPE tarafından reddedilmesi üzerine, öncelikle Ankara Fikri Sınai
Haklar Mahkemesin’in önüne gelen davada her ne kadar ibarenin 556 Sayılı KHK’nın 5.
maddesine girerek marka olabileceği belirtilse de, ibarenin toplumdaki herkes
tarafından bilinen anlamı itibariyle tarım, hayvancılık, bahçecilik gibi faaliyet yoluyla
elde edilip, doğal veya işlenmiş olarak tüketiciye sunulan ürünleri tasvir ettiği,
dolayısıyla 7/(c) maddesinde yazılı coğrafi kaynak belirten veya malların ve hizmetlerin
diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmalardan olduğu, bu
mahiyetteki sözcüklerin münhasıran veya esas unsur olarak yer aldığı tasviri işaretlerin
marka olarak tescilinin mümkün olmadığı belirtmiş, Yargıtay ise kararı onamıştır.
İngiltere’de temizlik ürünlerinin bulunduğu sınıfla ilgili olarak “Never Clean
Shower Again (Duşu Asla Tekrar Temizlemeyin)” ibareli marka başvurusu üstünlük
katıcı, basılı evraklar için yapılan “How Technology Shaped The World (Teknoloji
Dünyayı Nasıl Şekillendirdi)” ibareli marka başvurusu ise içerik belirtir nitelikte olduğu
gerekçesiyle reddedilmiştir.184
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi’nde de benzer şekilde “The Leading Hotels Of
The World (Dünyanın Önde Gelen Otelleri)”185
ibareli marka başvurusu açıkça
tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedilirken ima edici niteliği ağır basan, “It Doesn’t
Have To Cost The Earth To Save It (Onu Kurtarmak İçin Dünyayı Ödemeye Gerek
Yok)” marka başvurusu temizlik ürünleri için tescil edilmiştir. Bunun yanında “Discover
A New Driving Experience (Yeni Bir Sürüş Deneyimi Keşfedin)” sloganını tam olarak
183
Yargıtay 11. HD E.2004/11198 K.2005/8258 T.14/07/2004 (www. kazanci.com.tr) 184
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s.78. 185
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Kararı , T49/2000, 18/10/2000.
88
tanımlayıcı olmasa da, tanıtımlarda herkes tarafından yaygın olarak
kullanılabileceğinden araba lastikleri için tescil edilmemiştir.186
OHIM ise, övücü niteliği de oldukça baskın olan “The World’s Best Way to Pay
and Be Paid (Ödeme ve Ödenme İçin Dünyadaki En İyi Yol)” sloganın marka olarak
tescilini, verilen hizmetle ilgili olarak sıradan konuşma dilinde kullanılan bir cümle
olarak kabul ederek tanımlayıcı ve dolayısıyla ayırt edicilikten yoksun olduğu
gerekçesiyle reddetmiştir. Yayınladığı karar kriterlerinde ise tanımlayıcı sloganların
“tüketiciyi alıma yönlendiren genel bir davet”, “abartılı bir ifade” veya “daha iyi bir
haberin, müşteri dostluğunun, ekonomik başarının tanıtımını yapan bir cümle” olması
halinde tanımlayıcı olacağını belirtmiştir.187
Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi de “The Best Beer in America
(Amerika’daki En İyi Bira)” sloganını övücü olması nedeniyle reddetmiştir.188
Fransa’da ise, alkolizme karşı kullanılan “bir bardak iyi, ikincisi kötülüklere
merhaba”, “L’avenir au present (Günümüzden Geleceğe)” sloganları tescil edilmiştir.189
4.2.5 Sayılar ve Harfler
Birçok ülkede sayılar ve harflerin stilize oldukları müddetçe tek başlarına veya
aksi takdirde ikili veya daha fazla şekilde bir araya geldiklerinde ayırt edici kabul
edildiklerine değinmiştik. Ancak, ayırt edici kabul edilseler de ibarelerin tanımlayıcılık
değerlendirmelerinin yapılması gerektiği çok açıktır ve tanımlayıcı oldukları takdirde
ibarenin tescil edilmeyeceği de bütün marka tesciline yetkili kurumlarda geçerli bir
kuraldır.
186
Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 33. 187
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 80. 188
ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 75. 189
Yasaman, H., C.I., 2004, s. 106.
89
Sayılar veya harfler şu nitelikleri belirttiklerinden tanımlayıcı olabilirler:190
Miktar ve hacim: Gıda ürünlerinde 350 gr, sigaralarda 20, alkollü
içeceklerde %8 gibi...
Ürünün üretim tarihi: 2005, 1999 gibi...
Hizmetin süresi: 24/7, 09-18 gibi...
Güç: Arabalarda 1600 gibi…
Beden: Kıyafetlerde XL gibi...
Telefon numaraları: 0800, 444 0 gibi...
Kalite: AA veya A+ gibi...
Birçok ülkenin kriterlerinde de yer almış bu tablonun dışında her başvurunun da
ayrıca kendi içerisinde değerlendirilmesi ve sayı veya harfin ürün ve hizmet için
kullanılması durumunda tüketicinin bunu marka olarak algılayıp algılamayacağının iyi
tespit edilmesi gerekir.
Ülkemizde, iki veya daha fazla sayı veya harften oluşan başvuruların
tanımlayıcılığında, sayının veya harfin ilgili ürün veya hizmetle bağlantısı olabilecek
herhangi bir şehri veya ülkeyi çağrıştırması durumu da dikkate alınmaktadır. Örneğin,
Malatya’nın plaka kodu 44 kayısılar için, 63 kebaplar için, TM veya TR hiçbir mal veya
hizmet için, İsviçre’nin ülke kodu CH saatler için tescil edilmemektedir.191
OHIM yayınladığı karar kriterlerinde, harflerden oluşan kısaltmaların
reddedilebilmesi için uzmanın ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan ve ürünü
niteleyen ibarelerden oluşan bir kısaltma olduğunu ispatlamasının gerektiğini
belirtilmiştir. Bu doğrultuda ise, Audi’nin yapmış olduğu “TDI” harflerinden oluşan ve
190
İngiltere Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 49; Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme
Kılavuzu, 2007, s. 44. 191
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 2.
90
“Turbo Direct Injection” ve “Turbo Diesel Injection” ın kısaltması olan marka başvurusu
reddedilmiş ve kararı Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi de onamıştır.192
ABD Patent ve Marka Ofisi’nde, plastik malzemeler için “FM4910”193
ibareli
marka başvurusu FM4910 ibaresinin plastik malzemelerin yanabilirliğini ölçen iyi
bilinen bir test olduğundan ve bu ibarenin ilgili mallar üzerinde kullanımının bu testin bu
mallara uygulandığı veya bu ürünlerin bu testin gerektirdiği özellikleri veya nitelikleri
karşıladığını belirttiği göz önüne alınarak tüketicinin alım kararını etkileyecek bu ibare
reddedilmiştir.
4.2.6 Şekiller ve Resimler
Resimlerin, şekillerin değerlendirilmesi aşamasında da diğer marka
başvurularında olduğu gibi tanımlayıcılık kriterleri de aranmaktadır.
Şekil 4.3: Sebze resimlerinden oluşan marka örneği
Ülkemizde (Şekil 4.3)’de marka örneği bulunan mavi zemin üzerine havuç,
soğan, domates resimleri yerleştirmek suretiyle yapılmış ve eşya listesinde sebze, çorba,
çorba için kullanılan preparatlar, bulyonlar, baharatlar, sebze karışımları bulunan marka
başvurusunun ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olması nedeniyle TPE tarafından
reddedilmiştir. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne giden dosyada, mahkeme
192
CFI, Audi AG v OHIM, C-82/04P, 19/01/2006. 193
Westlake plastics Company 79 USPQ2d 1151 (2006).
91
ilgili resmin başlı başına marka olabilecek bir işaret olsa da eşya listesinde yer alan
mallarla marka olarak tescili istenen resimdeki ürünlerin aynı veya benzer olması
nedeniyle başvurunun tanımlayıcı olduğuna kanaat getirerek davayı reddetmiştir.194
Kararın temyize gitmesi üzerine Yargıtay tanımlayıcılık açısından markayı
değerlendirmiş ve karar gerekçesinde şunları belirtmiştir: Davaya konu işaret (şekil)
markası incelendiğinde, mavi zemin üzerine havuç, domates, soğan gibi sebzelerin farklı
ve özgün biçimde kompoze edilerek oluşturduğu bu işaretin pek çok ülkede bu haliyle
tescilli olduğu ve üretilip pazarlanan ürünlerde marka olarak kullanıldığı
görülmektedir. Böyle bir işaret genel olarak tüm sebzeleri ima ve ifade etmediğine,
sadece markanın kompozisyonunda somut olarak resmedilen sebzelerin çok ötesinde
sebzeleri ve sebze mahreçli işlenmiş yiyecekleri tescilli marka korumasına almayı
amaçlamasına, genel olarak tüm sebzelerin cins ve niteliğini veya kompozisyonda yer
alan sebzeleri tekil olarak belirtme amacından çok, ilişkin bulunduğu iştigal sektörünü
ifade etme anlamı ve işlevini taşıdığını belirterek davanın reddini isabetsiz bulmuştur.195
Şekil 4.4: Havlu deseninden oluşan marka örneği
Öte yandan bu konuda Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi’nin vermiş
olduğu bir karar196
da, kağıt mutfak havlularının üzerinde yer alan desenlerin resmine
ilişkindir. Mahkeme, bu kararında, öncelikle malın görünümüyle ilgili olan marka
başvurularının da diğer marka başvuruları gibi değerlendirilmesi gerektiğini, ancak bu
194
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi E.2004/370, K. 2004/83, T. 2004. 195
Yargıtay 11. HD E: 2004/9139, K: 2005/7005, T.30/06/2005 (www.kazanci.com.tr). 196
CFI, Georgia-Pacific Sarl v OHIM, T-283/04, 17/01/2007
92
tarz markaları tüketicinin algılama biçiminin daha farklı olduğunu, bu nedenle de bu
markaların ticari kaynak gösterme fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için ilgili
sektördeki diğer malların görünümünden belirgin bir biçimde ayrılması gerektiğini
belirtmiştir. Söz konusu marka başvurusunun incelenmesi sonucunda ise, mahkeme,
kağıt havlu üzerinde bulunan kabartmaların tüketici tarafından malın, ticari kaynağının
değil, emiş gücünün göstergesi olarak algılanacağını, teknik olarak kağıt havlunun emiş
gücünün göstergesi havlunun kalınlığı olsa da burada önemli olanın tüketicinin
algılama biçimi olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, mahkeme, söz konusu şeklin estetik ve
dekoratif amaçlı olduğunu, bu tür mallar üzerinde kullanılan bir biçim olduğunu bu
nedenle de ortalama tüketicinin bu malı diğerlerinden ayırmak için yeterli unsurların
bulunmadığını belirtmiş ve marka başvurusunu reddetmiştir. Kararın yorumlanmasıyla,
söz konusu desenlerin kağıt havlunun amacına yönelik olarak algılandığı ve dolayısıyla
tanımlayıcı olması nedeniyle ayırt edicilikten yoksun bulunduğu sonucuna varmak
oldukça kolaydır.
4.2.7 Yeni Marka Türleri
4.2.7.1 Üç Boyutlu Şekiller
Üç boyutlu şekillerde tek başına ayırt edicilik ve tanımlayıcılık adeta bir bütün
halindedir. Zira açıktır ki, üç boyutlu şekil malın ta kendisinin şekli ise, zaten ilgili mal
için açıkça tanımlayıcı nitelikte olacaktır.
Bu doğrultuda ATAD tarafından verilmiş bir karar karşımıza çıkmaktadır. Söz
konusu olayda, Philips şirketi, ürettiği ve patentini aldığı üç başlıklı tıraş makinesinin
şeklini kapsayan bir marka başvurusunda bulunarak 1985 yılında tescilini almıştır. 1995
yılında ise, Remington şirketi tarafından da üçgen şeklindeki üç döner başlıklı tıraş
makinesinin üretilmesi üzerine Philips şirketi marka ihlali gerekçesiyle dava açmıştır.
Davada İngiltere Temyiz Mahkemesi, söz konusu işaretin ayırt edicilikten yoksun, malın
amacını belirtir, belli bir teknik sonucu gerektiren ve mala artı değer kazandıran bir şekil
93
olduğuna karar vererek davayı reddetmiştir. Kararın temyize gitmesi üzerine ATAD’dan
görüş istenmiştir.
ATAD söz konusu davayı değerlendirirken Remington şirketi sunmuş olduğu
savunmada, davaya konu üç boyutlu şeklin sadece fonksiyonel bir şekil olduğunu,
davacı şirketin bu şekle malın ticari kaynağını gösterir nitelikte herhangi değişik bir
katkısı bulunmadığını belirtmiş ve tamamıyla tanımlayıcı bir işaretin ayırt edici
niteliğinin bulunmasının imkansızlığına dikkat çekmiştir. ATAD verdiği kararda ise, üç
boyutlu şekillerin tanımlayıcılık ve ayırt edicilik değerlendirmelerinin diğerlerinden
farklı olması gerektiğini belirten herhangi bir Yönerge maddesi bulunmadığını ayrıca,
üç boyutlu şekillerin de tanımlayıcılıktan kurtulup ayırt edici olmaları için ilgili şirket
tarafından değişik bir katkı yapılmasına gerek olduğu yönünde bir maddenin yer
almadığını belirtmiştir.
Sonuç olarak, ATAD yaptığı değerlendirmede üç boyutlu şekillerle ilgili olarak
tanımlayıcılık değerlendirilmesinden çok işaretin ilgili mala özgün şeklini veren bir
işaret olup olmadığı, dolayısıyla ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığı üzerinde
durmuştur.197
Üç boyutlu şekillerin tanımlayıcılık açısından değerlendirilmesi hususunda
verilmiş bir diğer önemli karar da “üç boyutlu bir araç şeklinin”198
“kara taşıtları ve
motorları” için tescili ile ilgili olarak ATAD’dan görüş istenmesi üzerine verilmiştir.
ATAD verdiği görüşte, üç boyutlu şekilden oluşan marka başvurularında katı bir
değerlendirmenin Yönerge’ye uygun olmayacağını, Yönerge’nin 7/1 (c) bendinin 7/1 (e)
bendinden bağımsız olarak, kamu yararı gözetilerek, mal veya hizmetlerin özelliklerini
gösteren ve herkesin kullanımına açık olması gereken işaretlerden oluşan tüm üç
boyutlu şekillere de uygulanması gerektiğini vurgulamıştır.
197
ECJ, Koninkle Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd., C-299/99, 18/06/2002. 198
ECJ, Linde AG, Winward Industries Incorporated. ve Rado Uhren AG, C-53/01, C-54/01, C-55/01,
08/04/2003.
94
4.2.7.2 Renkler
“Tescili talep edilen renk bizzat malın kendi rengi ise veya malın kavramsal
unsurları arasında yer alıyorsa veya ürünün özelliklerini göstermek amacıyla seçilmiş bir
renk tonuysa”199
cins, çeşit, vasıf, kalite vb. özellikleri belirtmesi nedeniyle
reddedilebilir. Ayrıca böyle bir kullanımın tescil edilmesi aynı sektörde söz konusu
ürünün doğası gereği var olan rengini başkalarının da kullanmasını engellemektedir.
Örneğin, sarı limon tadını, pembe ise çilek tadını çağrıştırabildiğinden gıda
maddelerinde içerik belirtebilir200
ve ilgi sektörde herkes tarafından kullanılmak
istenecektir. Benzer biçimde, lensler için mavi, boyalar için kırmızı da aynı mallar
üzerinde tüm üreticilerin kullanmak isteyecekleri renklerdir.201
“Bir malın belli bir şekilde kullanılması pratik açıdan sadece belli bir renk tonu
ile mümkünse ve diğer alternatif renklerin kullanılması ile mümkün olmuyorsa veya
rengin teknik ve estetik değeri maldan esaslı bir şekilde yararlanmayı mümkün kılıyorsa,
bu durum bu renk tonunun seçiminin zorunluluktan kaynaklandığını gösterir ve marka
olarak tescil edilemez.”202
Örneğin, ekolojik ürünler için yeşil renk veya itfaiye araçları
için kırmızı renk ilgili ürünler için olmazsa olmaz bir semboldür. Benzer şekilde
buzdolaplarının dış renkleri için beyaz renk soğutucu ürünler sahasında mutaden
kullanılan bir renktir. Aynı şekilde mavi renk soğutucu serinletici içinde saklanan
ürünlerin tazeliğini koruyacağı hissini uyandırır. Dolayısıyla bu iki rengin buzdolabı için
tescili mümkün değildir.203
“Ayrıca, renk tonunun malın kullanımı ve tahsis edildiği amaç dikkate
alındığında esaslı nitelik arz etmemesi veya malın kalite ve değerini arttırıcı bir etkiye
sahip olmaması, malın kullanımı açısından avantaj sağlamaması, malın üretimi ve
199
Doğan, B. F.; “Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği”, FMR Ankara Barosu Fikri
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:5, Cilt:5, 2005/4, s. 59. 200
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 52. 201
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 5. 202
Doğan, B.F., 2005/4, s. 60. 203
Şenocak, K., 2003, s. 121.
95
kullanımı bakımından yapılacak masraflarda bir avantaj sağlamaması, işletme lehine
monopol durumu yaratmaması gerekmektedir.”204
Bu anlamda, kanımızca, iştah açıcı ve
dikkat çekici bir renk olan kırmızının özellikle çocuklara hitap eden çikolata vb. gıda
maddeleri üzerinde tescil edilmesi mala üstünlük katacağından hiçbir işletme adına tescil
edilmemelidir. Benzer şekilde, sarı ve portakal rengi ankesörlü telefonlarda ve telefon
kulübelerinde acil bir durumda her ışık miktarında görünebilecek renkler olmaları
nedeniyle tek bir firma tekeline verilmemesi gerektiğinden reddedilmiştir. Bahçe bakım
aletleri için de yeşil renk benzer nedenlerle tescil edilmemiştir.205
4.2.7.3 Sesler
Ses markaları da diğer markalarda olduğu gibi cins, çeşit, vasıf, coğrafi kaynak,
kalite, miktar, amaç belirtmesi nedeniyle reddedilebilir. “Bir sesin tescil edilebileceği
mal veya hizmetin karakteristik özelliklerinden birini taşıyıp taşımadığı veya coğrafi
kaynak belirtip belirtmediği hususları belirlenirken markanın genel görünümü esas
alınmalıdır. Zira, marka bir bütün olarak piyasaya sunulmaktadır. Tescil edilebileceği
mal veya hizmetin kendisini veya karakteristik özelliklerinden birini özel bir zihni çaba
harcamaya gerek kalmadan anlatan seslerin marka olarak tescili mümkün değildir.”206
Bu anlamda, diğer marka türlerinde olduğu gibi, başvurusu yapılan sesin hangi
mal veya hizmet için kullanılacağı oldukça önem arz eden bir husustur. Özellikle doğada
varolan ve gündelik hayatta sıklıkla duyduğumuz seslerin veya benzerlerinin tescili talep
edildiğinde mal veya hizmetle söz konusu ses arasındaki bağlantı dikkate alınmalıdır.
Örneğin, “uçağın motor takımının çıkardığı ses, gezi düzenleme hizmetleri için, koyun
melemesi ise, koyun sütü için tür ve nitelik belirttiğinden marka olamaz.”207
Benzer
şekilde, çocuk oyuncakları için çocuk gülmesi, spor etkinlikleri için sevinç nidası etki ve
sonuca işaret eder nitelikte olduğundan, su damlası sesi, yağmurluk ve şemsiye için satın
204
Doğan, B. F., 2005/4, s. 60. 205
Viking Umwelttechnik GmbH v. OHIM, T-316/00, 25/09/2002. 206
Karasu, R. ;“Ses Markaları” FMR, Yıl:7, Cilt:7, Sayı:2007/2, s. 47. 207
a.g.e., s. 48.
96
alma nedenini belirlediği için, ülke sınırlarında bilinen başka bir ülkeye ait milli marş
coğrafi kaynak belirttiğinden tescil edilemez niteliktedir.208
Öte yandan, başvurusu yapılan ses duyulduğunda, söz konusu mal veya hizmetin
bir karakteristik özelliği herhangi özel bir zihni çaba gerektirmeden anlaşılmıyorsa söz
konusu sesin o mal veya hizmetler için tescili yapılabilmektedir. Örneğin “özel bir güç
veya kuvvet telkin eden gürültülü sesten oluşan bir ses markası temizlik malzemeleri
için karakteristik nitelik belirtmemektedir. ”209
4.2.7.4 Kokular
Her malın kendine özel bir kokusu olması veya o ürünün çeşitli kokularla
pazarlanması oldukça sık rastlanabilecek bir durum olduğundan ve herhangi bir mal için
bir kokunun tescil edilmesi başkalarının aynı mal üzerinde aynı kokuyu kullanmasını
engelleyeceğinden kokudan oluşan marka başvuruları birçok ülkede tescil
edilmemektedir.
Öte yandan, bazı mallar da vardır ki onların varlığı zaten kokularına bağlıdır ve
kokularının tescili mümkün değildir. Parfümler, oda kokuları, deodorantlar bunlardan
birkaçıdır. Dolayısıyla, söz konusu ürünler için kokuların tescil edilmemesi gerektiği
yönünde birçok ülkede görüşler bulunmaktadır ve desteklediğimiz uygulama da bu
yöndedir. Ancak bu konuda istisnalar da mevcuttur. Örneğin, Hollanda mahkemesi
parfüm kokusunun tescilini 2004 yılında kabul etmiştir.210
208
Kortbein, C. ;“Markenschutz für Hörzeichen, Franfurt am Main”, 2005, s. 198. (Karasu, R., 2007,
s. 47’den naklen) 209
a.g.e., s. 198 (Karasu, R., 2007, s. 47’den naklen). 210
Lancôme Parfums et Beauté et Cie v Kecofa, 2004.
97
4.2.8 Euro
Tanımlayıcılık kapsamında bulunan ve birçok ülkede değişik şekillerde
başvurusu sıklıkla yapılan Euro ibaresi de tek başına veya yanında marka olamayacak
ibare ile tescili mümkün olmayacak bir sözcüktür.
OHIM ile Ulusal Ofis uzmanları arasında yapılan toplantı sonucu hazırlanan
belgede211
“Euro” ile beraber tanımlayıcı ibarelerden oluşan marka başvurularının ayırt
edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olmaları nedenleriyle reddedilmesi gerektiği aşağıdaki
nedenler dayanak gösterilerek açıklanmıştır.
Tanımlayıcılık gereğince ret nedenleri şunlardır:
“Euro” ürün veya hizmetin Avrupa norm ve standartlarının uygun olduğu
izlenimini bırakmaktadır.
Hizmetin yapıldığı veya ürünün üretildiği yeri belirtmektedir.
Yatırım fonları için “Euro” coğrafi bölge veya hisse senedi veya tahvilin
yatırıldığı bölgeyi göstermektedir.
Ayrıca, finansal hizmetler için Avrupa Birliği para birimini
belirtmektedir.
Ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle ret nedenleri ise şunlardır:
“Euro” ibaresi malın veya hizmetin bütün Avrupa çapında sunulduğuna
dair gönderme yapmaktadır.
211
13th Liasion Meeting Between The Office For Harmonization in the Internal Market and Experts from
National Offices Procedure and Practice, Agenda Item 5e: Absolute Ground for Refusal, Trademark
containing the term “Euro”, OHIM, 20-21/02/2003.
98
Avrupa’da önem taşıyacak bir şirket büyüklüğüne sahip olduğunu veya
bütün Avrupa’da ticari olarak faaliyet gösterdiği anlamına gelmektedir.
OHIM söz konusu belgede verdiği örnekte, “Euro mudanzas” ibaresinin taşımacılık
hizmetleri için firmanın Avrupa’nın herhangi bir ülkesine nakliye hizmeti verdiğini,
yahut Avrupa’nın en büyük nakliye firması olduğunu yahut da bütün Avrupa çapında
iletişim noktaları veya ortak şirketleri bulunduğu anlamlarını taşıyabileceğini
belirtmiştir.
Benelüks Marka Ofisi de hem Benelüks ülkelerinde de geçerli para biriminin ismi
hem de Avrupa, Avrupalı sözcüklerinin İngilizce karşılığı olan Europe, European
ibarelerinin bilindik kısaltılmış hali olan “Euro” ifadesi ile Flemekçede (Hollanda
dilinde) sigorta poliçesi anlamına gelen “Polis” ifadesinin birleşmesinden oluşan
“Europolis”212
ibaresinin, sigortacılık ve bankacılık hizmetleri için hizmetin Avrupa
kalitesinde, Avrupa menşeli olduğunu belirtmesi nedeniyle ayırt edici olmadığını öne
sürerek başvuruyu reddetmiştir.
İngiltere’de 1997 yılında “Eurolamb”213
ibaresi ilgili malın coğrafi kaynağını
belirttiği gerekçesiyle reddedilmiştir. Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi de
2001 yılında “Eurohealth”214
ibareli marka başvurusunu sigortacılık hizmetlerinde
tescile uygun bulmamıştır.
Öte yandan, OHIM Temyiz Kurulu da “Eurocool”215
ibaresinden oluşan marka
başvurusunu, “Euro”nun yanında kullanılan cool ibaresinin ‘serin, soğuk’ anlamı olması
ve eşya listesinde “dondurulmuş gıdaların nakil ve depolama hizmetleri” bulunması
nedeniyle reddetmiştir. Avrupa İlk Derece Mahkemesi’ne giden kararın incelendiği
davada, Avrupa ve Avrupa Birliği anlamlarında kullanılan “Euro” kelimesi ile ‘hoş,
212
ECJ, Bovemij Verzekeringen NV v Benelux Merkenbureau, C-108/05, 07/09/2006. 213
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 76. 214
CFI, Deutsche Krankenversicherung AG v OHIM, T 359/99, 07/06/2001. 215
OHIM Temyiz Kurulu, R-233/1999-1, 09/12/1999.
99
taze’ anlamlarına da gelen “cool” ibaresinin bir arada kullanımının bir bütün olarak
değerlendirilmesi gerektiği, ilgili tüketici kesimi tarafından “Eurocool”216
un ayırt edici
olarak algılanacağı ve başvurunun yapıldığı sınıflarda “Eurocool”un jenerik veya sıradan
bir isim olarak kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtilmiş ve OHIM
Temyiz Kurulu’nun kararı bozulmuştur.
Ülkemizde de benzer şekilde “Euro” ibaresini kapsayan başvurularda, “Euro”nun
yanına gelen ibarenin ilgili mal veya hizmet için ayırt edici niteliği yoksa ret kararı
alınmaktadır. Aynı şekilde Türk, Turca, Turka gibi ibarelerin de tek başına marka
olamayacağı, ancak yanına gelen ibareyle beraber, mal ve hizmet listesi de dikkate
alınarak, ayırt edicilik kazanması halinde yayınlanabileceği karar kriterlerinde yer
almıştır.217
216
ECJ, Eurocool Logistik GmbH v OHIM, T-34/00, 27/02/2002. 217
TPE Marka İnceleme Kriterleri, 2005, s. 21.
100
BEŞİNCİ BÖLÜM
KULLANIMA BAĞLI AYIRT EDİCİLİK
5.1 KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMA
5.1.1 Genel Olarak
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere bir işaretin marka olabilmesi için
gerekli en önemli husus; ayırt ediciliktir. Bir işaret tek başına hiçbir mal veya hizmet
için ayırt edici olmayacağı gibi sadece bir kısım mal veya hizmetler için ayırt edicilikten
yoksun olabilir. Diğer bir deyişle, ayırt edicilikten yoksunluk işaretin tanımlayıcı olması
veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılmasından kaynaklanabildiği gibi, bir
işaretin başlı başına da ayırt edicilikten yoksun olması da mümkündür. Örneğin, stilize
olmayan 7 sayısı hiçbir mal ve hizmet için ayırt edici değildir.
Ancak gerek ülkemiz gerekse birçok ülke marka kanunlarında ayırt edici
olmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmaları halinde tescil edilmeleri
mümkün kılınmıştır. 556 Sayılı KHK’nın 7 son bendi de “Bir marka tescil tarihinden
önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu
ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (a), (c) ve (d) bendlerine göre reddedilemez.”
hükmünü içermektedir. Bu hüküm, 89/104 sayılı Yönerge’nin 3.3 maddesinden
alınmıştır.218
Benzer şekilde TRIPs’in 15. maddesine göre de “İşaretlerin ilgili mal veya
hizmetleri ayırt edememeleri durumunda üyeler tescili, kullanım sonucu edinilen ayırt
ediciliğe bağlı kılabilmektedir.”
218
Arkan, S., C.I.,1997, s. 82.
101
Açıktır ki, bu hükümler sadece 7/1(a), 7/1(c) ve 7/1(d) bentleri için geçerlidir ve
başka bir bent gerekçe gösterilerek reddedilmiş marka başvurularında ayırt edicilik
kazanıldığının ispatı tescil engelini kaldırmayacaktır. Ayrıca, kullanım sonucu kazanılan
ayırt edici güç, işarete tescil edilme imkanı vermesinin yanında hakkında ayırt edici
olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlük davası açılmasını da engellemektedir.219
Buna göre şu sonuca ulaşmak mümkündür: Tanımlayıcı veya ilgili ticaret
alanında herkes tarafından kullanılan işaretlerin ilk başta ayırt edici olmasa da, marka
sahibi tarafından doğru kullanıldığı takdirde ayırt edicilik kazanmaları mümkündür.
Ancak Arkan’a göre, herkesin kullanımına açık tutulması gereken, jenerik olan, cins
ismi niteliğindeki “elbise”, “yün”, “ayakkabı” gibi sözcüklerin böyle bir dönüşümü
mümkün değildir.220
Sadece ilgili mal veya hizmet için değil, tüm mal veya hizmetler için tanımlayıcı
olacak, doğası gereği tanımlayıcı olan ve dolayısıyla hiçbir mal veya hizmet için
herhangi bir ayrım gücü olmayan bir işaret bile tüketici nezdinde mal veya hizmeti
diğerlerinden ayırt etmeye yarar hale gelecek kadar tanınırlığa ulaştığında tanımlayıcılık
kimliğinden uzaklaşarak ayırt edicilik kazanabilir.221
Bu duruma, örnek olarak, Migros
tarafından kullanılan “M” harfi gösterilebilir.222
Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bir işaret de aynı koşulları sağlamak
şartıyla tescil edilebilir konuma gelebilmektedir. Buna bir örnek olarak da, “Florist
(çiçekçi)” ibaresinin ilgili piyasada herkes tarafından kullanılmasına rağmen ayırt edici
nitelik kazanması sonucu tesciline karar verilmesini örnek olarak gösterebiliriz.223
219
556 Sayılı KHK’nın 42. maddesi son fıkrası “Bir marka tescil tarahinden önce kullanılmış ve tescile
konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise 7. maddenin
birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz.” 220
Arkan, S., C.I.,1997, s.83. 221
a.g.e., 1997, s. 83. 222
Gürzümar, O.B.; “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen
Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, 1994, C.20, S.4, s. 501. 223
Yargıtay 11. HD, 22.11.2002, E. 5352, K . 10729, T. 22/11/2002. (Yasaman, H., 2004, s.331).
102
Doktrin’e baktığımızda ise, bazı yazarların ayırt edici niteliğe sahip olmayan her
işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamayacağını savunduklarını görmekteyiz.
Bu görüşe göre; ayırt edicilik soyut ayırt edicilik ve somut ayırt edicilik olarak ikiye
ayrılmaktadır. Soyut ayırt edici nitelik; mal veya hizmetlerden bağımsız soyut olarak
tespit edilir.224
Bu nitelik, bir işaretin marka olabilirliğiyle doğrudan alakalıdır ve soyut
ayırt edici niteliği olmayan bir işaret hiçbir mal veya hizmet için marka olarak tescil
edilmeyecektir.
Somut ayırt edicilik ise, tescili talep edilen işaretin hangi mal veya hizmet için
tescili talep ediliyorsa o mal veya hizmetleri o grupta yer alan diğer mal veya
hizmetlerden somut olarak ayırt edebilmesidir.225
Söz konusu görüşe göre; soyut ayırt edici nitelik marka olabilmenin şartı iken,
somut ayırt edicilik mutlak tescil engellerinden biridir. Dolayısıyla bir işaret soyut ayırt
edici niteliğe sahipken, somut ayırt ediciliğe sahip olmayabilir. Somut ayırt ediciliğe
sahip işaretler kullanım sonucu ayırt edicilik kazanarak tescil edilebilirken soyut ayırt
ediciliğe sahip olmayan işaretler tescil edilemez.226
Bu düşüncenin aksine, katıldığımız görüşü ileri süren Arkan’a göre227
ise,
başlangıçta ayırım gücü olmayan bir işaretin (özel bir şekil verilmemiş A harfi)
kullanım sonucunda ayırım gücü kazanması da mümkündür.
5.1.2 Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanıldığının Tespiti
Ayırt edicilikten yoksun markaların kullanım sonucu ayırt edici nitelik
kazanmaları “ikincil anlam” yüklenmeleri sayesinde gerçekleşir. Bir işletme, bir işaretin
uzun bir dönem boyunca tek kullanıcısıysa markanın zamanla tanımlayıcılığından
224
Fezer, K. H.; “Was macht ein Zeichen zur Marke?”, WRP 2000, s. 2. 225
Doğan, B. F., 2005/4, s. 50. 226
a.g.e., s. 51. 227
Arkan, S., C.I., 1997, s. 83.
103
sıyrılarak ticari kaynağını gösterir hale gelmesini sağlayabilir. Ayrıca, ilgili markayı tek
kullananın o işletme olması başka firmaların bu ibareye ihtiyacı olmadığını göstermekte
ve tek bir firmanın uzun zaman boyunca bu ibareyi ilgili ürün üzerinde kullanması
sonucu tüketiciler o ibareyi gördüklerinde ürünün ilgili üretici firmaya ait olduğunu
anlamaktadır.
“İkincil anlamdan, tanımlayıcı anlamının ötesinde, satın almakta olan ya da olası
tüketiciler tarafından markanın belirli kaynakla çağrıştırılan anlam edinmiş olması
anlaşılır.”228
ABD Temyiz Mahkemesine göre; “ikincil anlam, ürün şeklinin veya
üzerindeki kelimenin halkın zihnindeki esas anlamının ürünün kendisinden çok üretici
kaynağı olması” ile gerçekleşir ve ikincil anlam kazanmanın ispatı “tüketici grubunun
zihninde ürünün kendisinden ziyade, üreticinin belirmesi”nin kanıtlanmasıyla
mümkündür. 229
Ancak, açıktır ki, ikincil anlam kazanmanın belirlenmesi tüm dünya çapında çok
kolay çözülebilir bir sorun değildir. “Genel kural olarak, bir kelime ne kadar çok
tanımlayıcıysa, ikincil anlamın ispatı için marka tesciline yetkili kurum veya mahkeme
tarafından o kadar çok delil istenmektedir.”230
Bu delillerin en başında ilgili kelimenin
veya şeklin tüketici zihnindeki biçimini yansıtacak tüketici anketleri gelmektedir. Bunun
yanı sıra üreticinin ürünü uzun zamandır kullandığına dair belgeler sunulması, satış
hasılatıyla, reklam ve diğer promosyon faaliyetleriyle ilgili bilgiler de ikincil anlamın
ispatı için ihtiyaç duyulan deliller arasında yer almaktadır.
Alman Hukukunda ise, ayırt edicilik niteliğinin tespiti için yine piyasa
araştırmalarına önem verilmekte ve işaretin ayırt edicilik kazandığının kabul edilmesi
için kural olarak ilgili piyasanın en az %50’si tarafından marka olarak algılanır hale
228
Oytaç., K., 2002, s. 75. 229
Inwood Laboratories , Incorporated. ,456 U.S. 844, 851 n.11, 102 S.Ct 2182, 72L.d.2d 606 (1982). 230
Schechter, E.R., Thomas, J.R., 2003, s. 588.
104
gelmiş olması şartı aranmaktadır. Sadece istisnai hallerde daha az oranda kazanılmış
ayırt edici güç yeterli görülmektedir.231
ATAD kararlarında ise, böyle bir orandan bahsedilmemiş, her durumun kendi
gerçeklerine göre değerlendirilmesi yolunda bir yöntem izlenmiştir. Örneğin, ATAD
tanınmış bir yerin isminin, kullanım sonucu ayırt edici güç kazanıp kazanmadığı
hususunda oldukça katı bir değerlendirme yapılması ve ilgili piyasada kelimenin coğrafi
kaynak belirttiği kanaatinin ortadan kalkmış olmasının aranması gerektiğini
belirtmiştir.232
Türk Hukukunda ise, kamuoyu yoklaması oldukça yabancıdır ve bunun yerini
bilirkişi incelemeleri almıştır. Bilirkişi incelemesinde de mahkemenin kamuoyu
yoklamasına benzer bir araştırmayı bilirkişilere görev olarak vermesinin yanında, ilgili
odaların, meslek kuruluşlarının bu konuda görüşünün alınması daha sıklıkla rastlanan bir
durumdur.233
OHIM ise, kullanıma dayalı ayırt edici nitelik kazanıldığına dair kanıtlar
içerisinde öncelikle anketleri dikkate almakta ve bu anketlerde olması gereken
özellikleri de belirtmektedir. Buna göre anketin kabul edilebilir olması için; anketin
bağımsız bir kurum tarafından cevap veren kişi sayısını, bu kişilerin hangi kategoriye
girdiğini gösterecek biçimde yapılması ve anketin hangi yöntemle yapıldığının,
sorunların ne olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.234
Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere; ikincil anlam kazanmada,
bir işaret ayırt edici olmayan gerçek anlamından sıyrılarak bambaşka bir anlam
231
Doğan, B.F.; “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, Banka Ticaret
Hukuku Dergisi, Cilt XXIV, Sayı-1, 2007, s. 227. 232
a.g.e, s. 234. 233
Tekinalp, Ü.; “Ayırt Edici Nitelik Kazanma”, Prof. Dr. Famihan Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul,
2003, s. 185. 234
CFI, Ampafrance v OHIM, C-164/03, 21/04/2005.
105
kazanmamakta, gerçek anlamıyla beraber ilgili tüketici tarafından ikinci bir anlam
kazanarak mal veya hizmetin ticari kaynağını gösterir niteliğe bürünmektedir.
“İkincil anlam” kavramının yanında birçok yazarın ortaya attığı bir diğer kavram
“soyutlanma/ bağımsızlaşma”dır. “Soyutlanma/bağımsızlaşma, bir malın bir hizmetin
adının, cinsinin, bazı özelliklerinin, miktarının, çeşidinin, işaretin veya coğrafi kaynağın
herkes tarafından bilinen, kullanılan gerçek anlamından sıyrılarak orta seviyede
tüketiciler nezdinde farklı ve bağımsız bir anlam kazanarak bağımsız bir kavram olarak
bir işletmeye ait belli bir mal veya hizmete bağlanmasıdır.”235
Tekinalp de soyutlanma/ bağımsızlaşmayı şu şekilde açıklamıştır: “ticaret
alanında cins, çeşit, vasıf, coğrafi ad vs. belirten veya diğer karakteristik özellikleri ifade
eden; malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren; belirli meslek, sanat
veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan bu sebeple herkesin
kullanımına açık tutulması icap eden, yani mutlak ret nedeni ile korunan, serbest alana
giren bir işaret ayırt edici nitelik kazanınca, herkese açık bir işaret olma özelliğinden
soyutlanır, kullanıldığı belli bir işletmeye ait mal veya hizmet bağlamında genel olma
niteliğini yitirerek bir malın cinsini, vasfını vs.yi akla getirmekten çıkar, bir işletmeye ait
bir mal veya hizmete özgülenmiş bir tarzda kazandığı anlam ile bağımsız yeni bir
kavrama dönüşür.”236
Kısaca, burada ilgili tüketici söz konusu işareti duyduğunda veya
gördüğünde işaretin herkes tarafından bilinen, kullanılan anlamını hiç hatırlamamakta,
kazandığı bağımsız anlamı algılar. Bir anlamda soyutlanma, kazanılmış bir ayırt
ediciliğin en yüksek seviyesidir.237
Soyutlanma ve ayırt edicilik kazanmaya ilişkin olarak doktrinde farklı iki görüş
karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda değindiğimiz ilk görüş, ayırt edici nitelik kazanmanın
“ikincil anlam” elde etme veya “soyutlanma/bağımsızlaşma” yoluyla olabileceğini,
soyutlanmanın kazanılmış bir ayırt ediciliğin en yüksek seviyesini ifade ettiğini
235
Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İstanbul, 2004, s. 377. 236
Tekinalp, Ü., 2003, s. 183. 237
Doğan, B.F., 2007, s. 236.
106
savunurken, ikinci görüş soyutlanmayı ayırt edici nitelik kazanmanın bir şartı olarak
kabul etmektedir.
İkinci görüşü savunan Tekinalp bir işaretin ayırt edici nitelik kazanması için ilk
unsurun soyutlanma/bağımsızlaşma, ikinci unsurun ise, bağlanma olduğunu
vurgulamıştır. Tekinalp’e göre, soyutlanma ile beraber gelişen bağlanma, ilgili ticari
çevrenin ortak belleğinin bir serbest işareti, bir işletmenin veya şahsın mal veya
hizmetlerinin simgesi kabul etmesi o mal veya hizmetleri diğer işletmelerin mal veya
hizmetlerinden o işaret aracılığıyla ayırması ile başlar ve işaretin söz konusu mal veya
hizmetlerle özdeşleşmesiyle son bulur.238
Soyutlanmaya örnek olarak Yargıtay’ın vermiş olduğu “Çırağan”239
kararı
verilmektedir. İlgili kararda, Yargıtay, “Çırağan” kelimesinin “kandiller ile
aydınlatılarak yapılan şenlik, donanma” ve bu şenliklerin yapıldığı bir yerleşim yeri
anlamından bağımsızlaşarak/soyutlanarak tüketiciler için bir saray adı haline geldiğini
ve onunla özdeşleştiğini belirtmiştir.
Sonuç olarak, oldukça soyut kalan bu kavramların daha somut verilere
bağlanması ve böylelikle kazanılan ayırt ediciliğin daha istikrarlı değerlendirilmesi
marka tesciline yetkili kurumların tüm arzu edebileceği bir husustur. Ayrıca, bir işaretin
kullanım sonucunda ilgili piyasada belli bir işletmeyi ve üzerinde kullanıldığı mal veya
hizmeti işaret eden bağımsız bir güç kazanmış olup olmadığının tespitinin objektif
kriterlere göre yapılması gerekmektedir.240
Bu bağlamda ATAD bir kararında; kullanıma
dayalı ayırt edicilik kazanmanın değerlendirilmesi sırasında
markanın piyasa payı,
238
Tekinalp, Ü., 2003, s. 184. 239
Yargıtay 11. HD, E. 2127, K. 5561 , T. 25/06/2000 (Oytaç, K., 2002, s.109). 240
Doğan, B.F., 2007, s. 224.
107
markanın ne kadarlık bir coğrafi alanda ne yoğunlukta ve ne
süreyle kullanıldığı,
markanın tanıtımı için işletmenin ne kadar yatırım yaptığı,
ilgili tüketici kesiminin ne kadarının ürün veya hizmetin ticari
kaynağını bu marka sayesinde algıladığı,
sanayi, ticaret ve diğer ticari ve profesyonel odaların görüşlerinin
ne yönde olduğunun tespitinin gerektiğini belirtmiştir.241
Arkan’a göre de “bu konuda esas alınacak ölçü, hiçbir şekilde bir markanın
tanınmış olup olmadığının belirlenmesinde kullanılandan daha hafif olmamalıdır. Zira,
herkesin kullanımına açık tutulması gereken tasviri bir işaretin marka olarak tescil
edilerek bir kişinin tekeline bırakılması, önceden tescil edilmiş olması itibariyle esasen
tekel atına alınmış bir markanın tanınmış marka sayılmasından daha önemli sonuçları
olan bir durumdur.”242
Kullanıma dayalı ayırt edicilik kazanıldığının ispatı taraflara aittir ve gerekli
evraklar Ofislere sunulmadan bunun Ofisler tarafından re’sen incelenmesi söz konusu
olmamaktadır.
5.1.2.1 Ayırt Ediciliğin İlgili Mal veya Hizmet İçin Kazanılmış Olması
İlgili hükümlerden de anlaşılacağı üzere, ayırt edicilik kazanması için bir işaretin
tescil tarihinden önce ilgili mal veya hizmetlerde kullanılmış olması ve bu mal veya
hizmetler üzerinde tanınır hale gelmiş olması gerekmektedir.
Ayırt ediciliğin kazanılması her şeyden önce işaretin tescili istenen mal veya
hizmetler için kullanılmasına ve bunlar için ayırt edicilik kazanmasına bağlıdır. Örneğin,
241
Windsurfing Chimsee Produktions- und Verriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber,
C-108/97 ve C-109/97, 04/05/1999. 242
Arkan, S., C.I, 1997, s. 84.
108
kıyafetler üzerinde ayırt edici olamayan bir işareti kullanarak ayırt edicilik kazandıran
bir işletmenin, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını belirterek gıda sektöründe
tescil istemesi yerinde olmayacaktır.
Öte yandan tescili talep edilen mal veya hizmetlerden sadece bir kısmı için ayırt
edicilikten yoksun olan işaretlerin, o mal veya hizmetler için ayırt edicilik kazandığını
ispatlaması gerekmektedir. Ancak, tescili talep edilen işaretin kullanım sonucu ayırt
edici nitelik kazandığı mal veya hizmetlere benzer mal veya hizmetler bakımından da
ayırt edici nitelik kazandığı yönünde ilgili piyasada güçlü bir kanaat oluşmuşsa işaret o
mal veya hizmetler için de marka olarak tescil edilebilir.243
5.1.2.2 Ayırt Edici Nitelik Kazanacak İşaretin Marka Olarak Kullanımı
İşaretin ayırt edici nitelik kazanabilmesi için ayırt edicilik kazanma amacıyla
kullanılmış olması şart değildir.244
Ancak kullanımın tam olarak nasıl olacağı önemli bir
sorundur. Çünkü açıktır ki, işletmenin markasında yan unsur olarak kullandığı ya da
malı veya hizmeti tanımlamak amacıyla kullandığı şekil, resim, kelime, slogan kısaca
işaret marka olarak kullanılmış olmayacak ve işletmeye tekel hakkı sağlamayacaktır. Öte
yandan markasını tamamlayan ve beraber kullanımla tüketici zihninde ayırt edicilik
kazandıran şekil ve slogan gibi unsurlar da kullanım sonucu ayırt edicilikten
yararlanabilecektir.
Bu anlamda ayırt edicilik kazanması için bir işaretin marka olarak kullanılması
gerekmektedir. Böyle bir kullanımı “markasal kullanım” olarak belirten Doğan, bu
kavramı “bir işaretin bu işareti taşıyan mal veya hizmetin işletmesel kökeni itibariyle
diğerlerinden ayırt edilmesine yönelik olarak kullanımı” olarak tanımlamıştır.245
243
Doğan, B.F., 2007, s. 227. 244
a.g.e., s. 223. 245
a.g.e., s. 237.
109
Bu konuya ilişkin verilmiş önemli bir karar, “Have a Break (Mola Ver)”246
sloganına aittir. Söz konusu olayda, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’nde “Have a Break,
Have a Kitkat” tescilli markası bulunan Nestle tek başına “Have a Break” sloganını
tescil ettirmek için aynı Ofise başvurmuş ancak, markanın tesciline Mars Ltd. ayırt
edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle itiraz etmiştir. İngiltere Temyiz Mahkemesi ise,
“Have a Break” sloganının tek başına ayırt edici olmadığını, ancak kullanıma dayalı
ayırt edicilik kazanması koşuluyla tescil edilebileceğini, “Have a Break, Have a Kitkat”
kullanımında ise, “Have a Break” in tescilli bir markanın bir parçası olduğu ve bağımsız
bir marka olarak tek başına kullanılmadığını belirtmiştir. Savunmasında Nestle’nin
sloganların genellikle bu şekilde kullanıldığını belirtmesi üzerine İngiltere Temyiz
Mahkemesi ATAD’dan görüş alma yoluna gitmiştir. ATAD verdiği görüşte, “işaretin
marka olarak kullanımı” değerlendirilirken ilgili mal veya hizmetin ticari kaynağının
ilgili tüketici kesimi tarafından anlaşılıp anlaşılmadığına bakılması gerektiğinden ve,
“bir işaretin, hem tescilli bir markanın bir birleşeni olarak hem de tescilli bir marka ile
birlikte kullanılan ayrı bir marka olarak kullanılmasının” ayırt edici nitelik kazanması
için yeterli olduğundan bahisle “Have a Break, Have a Kitkat” kullanımından dolayı
“Have a Break” sloganının ayırt edicilik kazandığına karar vermiştir.
Marka olarak kullanım ile ilgili önemli diğer bir nokta, söz konusu işaretin
nerede kullanıldığıdır. Bu bağlamda, söz konusu işaretlerin, malların, şişelerin, torba,
karton gibi ambalajların üzerinde kullanılması markasal kullanım sayılırken işletmelerin
markalarını tek başına kataloglarda, faturalarda, iş evraklarında, reklamlarda kullanması
marka olarak kullanım kabul edilmemektedir.247
Ülkemizde de Yargıtay’ın vermiş olduğu “Balsüt”248
marka başvurusuna ilişkin
kararda “markayı tescil ettirmek isteyen kişinin markayı uzun süre kesintisiz ürünün
246
ECJ, Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd, C-353/03, 07/07/2005. 247
Tekinalp, Ü; “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”,
Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997, s. 467. 248
Yargıtay 11. HD E. 2002/9506 K. 2002/9693 T.31/10/2002 (Yasaman, H., C.I., 2004, s. 351)
110
ambalajı ve çeşitli evraklar üzerinde kullanması” nedeniyle ayırt edicilik elde ettiği
kanaatine varmıştır.
Öte yandan, bir işaret bir kişinin lakabı ise ve yıllardan beri onu tanımlıyorsa da,
ilgili mal veya hizmetle beraber kullanılmadığı için o işaretin marka olarak kullanımı
yoktur. Örneğin, Türkiye çapında “Kayakçı” lakabıyla tanınan bir milli kayakçı bir süre
sonra açtığı kayak okulu için “kayakçı” markasını ilgili hizmetlerde tescil ettirmek
istediğinde bir mesleği ifade ettiği için ret kararıyla karşılaştığında kullanıma dayalı ayırt
edicilik kazandığını iddia edemeyecektir. Çünkü, “kayakçı” işareti milli kayakçı
tarafından marka olarak kullanılmış olmayacaktır.249
5.1.2.3 Ayırt Edici Niteliğin İlgili Çevrede Kazanılması
Bir işaretin ayırt edicilik kazanması tüm toplum tarafından değil, ilgili çevre
tarafından ayırt edilmesiyle sağlanır. İlgili çevre söz konusu mal veya hizmetlerin
potansiyel tüketicileri ile bu sektörde mal veya hizmet üreten, alım, satım veya dağıtım
yapan tüketicilerdir.250
Bu bağlamda, günlük ve temel tüketimde yer tutan bir malın (örn.
Çikolata) üzerinde kullanılacak bir işaretin ayırt edicilik kazanması gereken kesim, ara
mal veya lüks tüketim mallarının üzerinde kullanılacak bir işaretin ayırt edicilik
kazanması gereken kesimden çok daha geniştir.
Öte yandan kullanıma bağlı elde edilen ayırt edicilik sonucu verilecek tescil,
ilgili kurumunun yetkisinin sınırları içerisinde olacağından ayırt edici niteliğin yetki
sınırları içindeki tüm ilgili tüketiciler için kazanılması gerekmektedir. Örneğin,
Türkiye’de belli bir bölge veya şehirde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan bir
işaretin 556 sayılı KHK’nın 7/son bendi gereğince tescil olunarak tekel altına alınmasına
izin verilmemelidir.251
249
Tekinalp,Ü., 2003, s. 184. 250
Doğan, B.F., 2007, s. 228. 251
Arkan, S., C.I, 1997, s. 85.
111
5.1.2.4 Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması İçin Gerekli Süre
Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması için Türk hukukunda herhangi bir
süre şartı yoktur. Bu konuda somut olaya göre bir değerlendirme yapılmalıdır.
Gerçekten de, ayırt edici niteliği olmayan bir işarete kısa sürede de yoğun ve etkin
reklam sayesinde kısa sürede ayırt edici nitelik kazandırabileceği gibi bu süre oldukça
uzun da olabilir. Ancak, ayırt edici niteliğin kazanılması için bir-iki yıl gibi kısa bir
sürenin yetmeyeceğini beş-yedi yıl gibi göreceli uzun bir süreye ihtiyaç olduğu
söylenebilir.252
İstisnai olarak, ABD Marka ve Patent Ofisi ayırt edicilik kazanabilmesi için bir
işaretin “başvuru tarihine kadar beş yıl boyunca yalnızca başvuru sahibi tarafından
kesintisiz olarak kullanılması” gerektiğini belirterek süre kısıtı da koyduğunu belirtmek
gerekir.253
İsviçre de kural olarak on yılı uygun görmektedir.254
Ancak bu noktada önemli olan husus, ilgili işaretin tescil tarihinden önce ayırt
edici nitelik kazanmış olmasıdır. Bir başka anlatımla, söz konusu işaretin ayırt
ediciliğinin başvuru tarihine göre değil, tescile ilişkin kararın verildiği zamana göre
değerlendirilmesi gerekir.
5.2 KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİĞİN YİTİRİLMESİ
5.2.1 Genel Olarak
İşaretler, kullanım sonucu ayırt edici olabileceği gibi kullanım sonucu ayırt
ediciliğini de kaybedebilir. Böyle durumlarda, tanımlayıcı işaretlerin ayırt edicilik
kazanması durumunun aksine, tescil edilen markalar zaman içerisinde ürün ismi halini
alarak jenerikleşmekte tanımlayıcı ve ayırt edicilikten yoksun hale gelebilmektedir.
252
Tekinalp, Ü., 2003, s. 185. 253
ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.207. 254
Tekinalp, Ü, 2003, s. 185.
112
Örneğin; “teflon” tescilli bir marka iken günümüz Türkiye’sinde genellikle tencere ve
tavaların yanmasını önlemek için kullanılan bir kaplama maddesi olarak
bilinmektedir.255
Jenerik halini alan bir markanın ilgili taraflarca açılan bir dava sonucunda
mahkeme kararıyla tescilinin iptali mümkündür. Bir markanın, marka sahibinin
davranışları nedeniyle ilgili mal veya hizmetler için yaygın ad hale gelmesi nedeniyle
hükümsüz sayılabileceği 556 Sayılı KHK’nın 42. maddesinin d bendinde belirtilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde, marka sahibinin davranışları nedeniyle marka mal veya
hizmetler için yaygın ad haline gelmişse markanın hükümsüz sayılmasına yetkili
mahkeme tarafından karar verilir. Aynı hüküm, 89/104 Sayılı Yönerge’nin 12.
maddesinin 2(a) bendinde yer almaktadır.
Varolan bir markanın hükümsüz sayılmasının yanı sıra, geçmişte markasını tescil
ettiren bir marka sahibi ilerleyen dönemde, aynı ibareden oluşan yeni bir marka
başvurusu yaptığında markanın jenerik hale gelmesi nedeniyle ret kararıyla
karşılaşabilir. Ancak, markanın bu nedenle reddedilmesi için tescil başvurusunun karara
bağlanması aşamasında bu dönüşümün fiilen tamamlanmış ya da çok yakın bir gelecekte
kesinlikle tamamlanacak olması gerekir. Bu yönde bir ihtimalin varlığı yeterli
görülmez.256
Burada iki unsur oldukça önemlidir. İlk olarak, tescilli markanın ilgili mal veya
hizmette cins ismi, yaygın isim (jenerik) haline gelmesi, ikinci olarak, bu durumun
marka sahibinin davranışlarından kaynaklanması gerekir.
255
Yasaman, H., C.I., 2004, s. 874. 256
Berlit, W.; “Das Neue Markenrecht” , Münih, 1995, s. 34.
113
5.2.2 Markanın Jenerik Hale Gelmesinin Tespiti
Bir ibarenin yaygın yani jenerik hale gelip gelmediğinin tespitinde;257
İbarenin sözlükteki karşılığına,
Üçüncü kişilerin söz konusu ibareyi ürünlerinin genel adı olarak
kullanmasına,
Marka sahibinin ibareyi ürünlerinin genel adı olarak kullanmasına,
İbarenin metinlerde, patentlerde, gazetelerde ve diğer yazılı
evraklarda mal veya hizmetin genel adı olarak kullanılmasına,
İlgili ürünlerin genel adı olarak başka ibarelerin uygunluğuna,
Tüketici anketlerine bakmak gerekmektedir.
Ancak bu kriterlerin her zaman doğru sonuçlar vereceğinden emin olmak doğru
bir yaklaşım olmayacaktır. Özellikle, söz konusu markanın üzerinde kullanıldığı ürünün
tek bir firma tarafından üretilmesi ve satılması ile markanın jenerikleşmesinin tespiti çok
daha karmaşık bir hal alabilir. Böyle bir durumda tespitte en yardımcı unsur tüketici
anketleri bile doğru sonuç vermeyebilir. Çünkü, tüketici markanın, ilgili üretici firmayı
mı, yoksa ürünü mü işaret ettiği konusunda büyük yanılgıya düşebilir. Başka bir
anlatımla, marka jenerikleşse bile, hem ürün adını hem de üretici firmayı işaret etme
fonksiyonlarına bir arada sahip olabilir.258
Markanın “jenerikleşmesi” söz konusu markanın ürünün ilk ismi olmasından
kaynaklanabilir. Diğer bir deyişle, üreticinin piyasada bulunmayan bir ürünü belli bir
isimle piyasaya sürmesi halinde zaman içerisinde aynı ürünü üretmeye başlayacak olan
rakipler doğal olarak aynı ismi kullanmak zorunda kalabilir. Çünkü, halk o ürünü ilk
üreticisinin verdiği isimle tanımıştır, yani marka ürün ismi halini almıştır.
257
Kane, S. D.; “Trademark Law: Practitioner’s Guide”, Practising Law Institute, 2002, s. 24. 258
Oytaç, K., 2002, s. 357.
114
Bu duruma ilişkin en belirgin örnek de ABD’de karşımıza çıkmaktadır.
Kullanılmadığı zaman duvarda saklanabilen bir yatak yapan ve bunun patentini alarak
ilk kez piyasaya süren William Murphy 1925 yılında “Murphy Door Bed Co.” olarak
tescil ettirdiği firması vasıtasıyla yatakları “Murphy yatağı” olarak satmaya başlamıştır.
Bu dönemde diğer firmalar, aynı yatağı “kaybolan yatak”, “duvar yatakları”, “saklanmış
yatak” gibi adlar altında satmaktayken, 1982 yılında Murphy Door Bed Co. bu sefer de
“Murphy Yatak” olarak tescil başvurusunda bulunmuş ancak ABD Patent ve Marka
Ofisi markayı jenerik olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Bu sırada başka bir firmanın da
aynı ismi kullanmaya başlaması üzerine “Murphy Door Bed Co.”diğer firma aleyhine
dava açmış ve ilk mahkemenin davacı lehine karar vermesi üzerine konu temyize
gitmiştir. Temyizde mahkeme, yukarıda jenerik ismin tespiti için değerlendirilebilecek
kriterlerde de belirttiğimiz gibi öncelikle murphy yatağının sözlüklerde yer alıp
almadığını incelemiş ve “katlanıp duvarda saklanan yatak” olarak sözlüklerde karşılık
bulan “murphy yatağı” ibaresinin, birçok gazete ve dergide de belli bir yatak tipini
göstermek amacıyla kullanılmaya başlandığını tespit etmiştir. Mahkeme, bu delillerden
yola çıkarak tüketicilerin anılan ibareyi Murphy şirketinin ürünü olarak değil, herhangi
bir şirketin ürettiği bir tip yatak olarak görmesine neden olduğu gerekçesiyle markanın
jenerik isim olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye sunulan deliller arasında diğer
firmaların bu ibareyi yatak tipi olduğunu göstermek amacıyla kullandığına dair herhangi
bir belge bulunmasa da mahkeme, bunun nedeninin Murphy Şiketinin markayı
kullanmamaları için şikayete hazır beklemesi olarak görmüştür.259
Ürünün ilk ismi olması nedeniyle, markanın jenerikleşmesiyle ilgili olarak
verilebilecek örneklerden bir diğeri de, “Aspirin”260
markasıdır. Alman Bayer firması
Asprin markasını, “asetil”in a harfi, “ispirya bitkisinin İngilizce karşılığı olan “spireae”
nın “spr” harfleri ile ilaç isimlerinde yaygın kullanılan –in ekini birleştirerek oluşturmuş
ve yarattığı markayı 1899’da tescil ettirmiştir. Ancak zamanla birçok firmanın
259
Oytaç, K., 2002, s. 115. 260
Bayer Company. v. United Drug Company., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921).
115
“asetilsalisilik asit” anlamına gelmesi nedeniyle bu markayı kullanması üzerine açılan
davada ABD Temyiz Mahkemesi öncelikle Aspirin ibaresinin ilgili tüketicinin zihninde
ticari kaynağından ziyade, ilgili malın kendisini uyandırdığını ileri sürerek ibareyi
jenerik bulmuştur.
Bu konuda verilmiş diğer bir önemli karar Avusturya Temyiz Mahkemesi’ne
aittir. Sony firmasının, kendisi adına tescilli “Walkman” 261
markasını başka firmanın
ürün tanıtım katalogunda kullanması üzerine, açtığı dava ile ilgili olarak verdiği
kararında, Mahkeme, “Walkman”in cins isim haline dönüştüğünün vurgusunu yapmıştır.
Kararda, “Walkman”in anlamının Alman sözlüğünde “kulaklıklı portatif kayıt
kaydedici” olarak yer aldığını, dolayısıyla artık herkesçe kullanılan ortak bir sözcük
haline geldiği belirtilmiştir. Diğer taraftan bu süreç zarfında Walkman markasının sahibi
Sony firmasının da bu sözcüğün sözlükte yer almasına herhangi bir tepki göstermediğini
ve Alman dilinde “walkman”a karşılık gelen herhangi bir sözcüğün de bulunmadığını
vurgulayarak “walkman”in “cins ismi” halini aldığına hükmetmiştir.
Jenerikleşme, bir markanın oldukça tanınmış hale gelmesi neticesinde ilgili
ürünler için bir eş anlamlı sözcük halini almasıyla da gerçekleşebilir. Kâğıt mendiller
için “selpak” markasının tanınmışlığı sonucu sıklıkla “kağıt mendil” anlamına gelecek
biçimde kullanılması, “gillette”in bir marka olmasına rağmen Türkiye’de ve diğer bazı
ülkelerde tıraş bıçağının adı haline gelmesi örnek teşkil etmektedir.262
ABD Temyiz Mahkemesi “Kellog”263
kararında bir firmanın jenerikleşmeden
kurtulmak için ilgili terimin tüketicinin zihnindeki anlamının ürün değil üretici olduğunu
ispatlaması gerektiğini belirtmiştir. Yüksek mahkeme, bununla ilgili olarak da, söz
konusu markanın belli bir ürünü kapsayan geniş anlamda bir cins haline mi
dönüştüğünü, yoksa geniş bir ürün kategorisi içinde sadece bir tür mü olduğunu tespiti
yoluna gitmiştir. Bu çerçevede, mahkemeye göre, belli bir cinsi kastediyorsa markanın
261
INTA, Uluslararası Marka Bülteni, Vol. 57, No. 15, 15/08/2002. 262
Tekinalp, Ü., 2002, s. 409. 263
Kellog Company v National Biscuits Company. 305 U.S. 111, 59 S.Ct, 109 (1938).
116
artık jenerikleştiğini, aksi takdirde hala marka olarak korunabilir olduğunun kabulü
gerekir.
Bazı durumlarda tescil edilmiş bir marka zamanla ürünün özelliğini dolaylı
olarak belirtmek amacıyla da kullanılabilir. Böyle durumlarda markanın başka firmalar
tarafından ürünü tanımlamak amacıyla mı, yoksa marka ihlali için mi kullanıldığının iyi
tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda “Spirit Sun” ve “Contex Cut” ibareli tescilli markaların sahibinin
ATAD’ da açmış olduğu davayı zikretmek gerekir.264
Söz konusu davaya konu teşkil
eden olayda Almanya’da “Spirit Sun” ve “Context Cut” ibareli markaları değerli taşlar
ve pırlantalar için tescil ettiren Ulrich Freiesleben “Spirit Sun” markasını güneş
şeklinde kesilmiş ve ortasından ışık yayan değerli taşlar üzerinde; “Context Cut”
markasını ise, köşegen ve gittikçe incelen taşlar üzerinde kullanmaya başlamıştır.
Michael Höltehoff ise, ticari görüşmeleri sırasında, “Spirit Sun” ve “Context Cut”
kesiminde taşlarının satışını duyurmuş ve bunlarla beraber herhangi bir marka
kullanmamıştır. Freiesleben’ in dava açması üzerinde Alman Mahkemesi ibarelerin
ürünün ticari kaynağının Freiesleben olduğu konusunda tüketiciyi yanıltmak amacıyla
değil, ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak tüketiciye bilgi vermek amacıyla kullanıldığını
düşünmekle beraber ATAD’ın da bu konudaki görüşüne başvurmuştur. ATAD verdiği
kararda Höltehorff’un ticari görüşmelerde bulunduğu üçüncü kişilerin profesyonel
kuyumcular olması, göndermenin tamamen ürünün özelliğini belirtmek amacıyla
yapılması ve potansiyel tüketiciler tarafından bu kullanımın ürünün ticari kaynağını
göstermek amacıyla yapıldığının zannedilmeyeceği gerekçelerine dayanarak markanın
bu şekilde kullanımının bir marka ihlali olmayacağını savunmuştur.
Türk hukunda, Arkan’a göre265
, “Başlangıçta ayırt etme gücü bulunan bir işaretin
sonradan tasviri işaret haline dönüşmesi ve özellikle cins ismi olarak algılanmaya
264
ECJ, Michael Holterhorff v Ulrich Friesleben, C-2/00, 14/06/2002. 265
Arkan, S., C.I.,1997, s. 81.
117
başlaması mümkündür. (serbest işaret) Bu durum, marka sahibinin haklarını korumada
ihmal göstermesi nedeniyle markanın başkaları tarafından da kullanılması ya da
yürütülen yoğun reklam kampanyası sonucunda markanın, eşya ile özdeşleşmesi
şeklinde ortaya çıkabilir. Örneğin, artık fırın ve ızgaradan oluşan bir eşya adı halini
almış “fırızga” sözcüğünün, “Vaselin”, “Perlon” ve “Walkman” gibi eşya adını almış
sözcüklerin marka olarak tescili mümkün değildir. Markanın tescilli olması bu
dönüşümü engellemez; her ne kadar tasviri işaret haline gelmiş marka sonradan bir
başka kişi adına tescil edilmezse de, markanın ilk sahibi, markasının, bir başka kişi
tarafından kendi markası yanında cins, kalite, miktar açıklaması olarak kullanılmasına
karşı çıkamaz.”
Ayrıca yine bu yazara göre, bir markanın jenerik hale geldiğinin kabul edilmesi,
çok değer kazanmış bir markanın sahibinin haklarını olumsuz yönde
etkileyebileceğinden çok sıkı şartlar konmalı , sadece tüketici görüşlerine, sözlük, ders
kitabı veya diğer eserlerde cins ismi olarak kullanılmasına dayanarak markanın jenerik
hale geldiği kanaatine varılmamalıdır.266
ATAD da “Bostongurka”267
kararında, “tüm tüketiciler ve son kullanıcılardan
oluşan ticaret alanında bir markanın jenerik hale gelip gelmediğinin tespitinin
yapılmasında, söz konusu markanın ilgili olduğu malın tüketicisi veya son kullanıcısına
kadar her aracının bakış açısı dikkate alınmalı” diyerek jenerikleşmenin gerçekleşmesi
için gerekli kesimi daha genişletmiştir.
266
Arkan, S., C.I.,1997 , s. 82. 267
ECJ, Björnekulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB, C-371/02, 29/04/2004.
118
5.2.3 Marka Sahibinin Davranışları Nedeniyle Markanın Yaygın Ad Haline
Gelmesi
Bir markanın yaygın isim haline gelmesi sonucu hükümsüzlük davası
açılabilmesi için bir diğer husus da, bu jenerikleşmenin marka sahibinin
davranışlarından kaynaklanmasıdır.
Arslan268
, bir markanın jenerik halini almasının marka hakkı sahibinin
davranışları neticesinde gerçekleştiğine de vurgu yapmış ve markanın jenerik hale
gelmesi durumunda, marka hakkı sahibinin markasını korumak veya serbest işaret
hüviyetini almasını engellemek için; (örneğin markayı korumak için) aktif davranması
gerekirken bunu yapmadığını, markanın farkını vurgulamak için gerekli önlemleri
almadığını belirtmiştir. Bu anlamda Arslan, markanın jenerikleşmesini engellemede
önemli bir aracın reklam olduğunu vurgulamış “Pimapen bir pencere markasıdır”
şeklindeki bir sloganının reklamlarda kullanımının olumlu bir çaba olduğunu
belirtmiştir.
Yasaman269
da “markanın, kullanıldığı mal veya hizmetler için yaygın ad haline
gelmesi marka sahibinin olumlu veya olumsuz bir davranışı sonucu oluşmamışsa söz
konusu markanın sicilden silinmesi veya iptaline karar verilmesinin talep
edilemeyeceğini” belirtmiştir. Bu doğrultuda Hollanda’da “Teflon” markasının yaygın
hale gelmesi nedeniyle açılan iptal davasında ilk derece mahkemesinin markanın
terkinine dair kararını inceleyen İstinaf Mahkemesi, marka sahibinin markanın ayırt
edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli önlemleri aldığını ve pasif kalmadığını,
ibarenin bir ürün cinsi olarak algılanması için bir harekette bulunmadığını belirterek
davayı reddetmiştir.
268
Kaya, A., 2006, s. 329. 269
Yasaman, H., C.II., 2004, s. 875.
119
Fransız Hukuku’nda ise, “Pina Colada” markasının yaygın ad hale gelmesi
nedeniyle iptal edilmesine karar verilirken, marka sahibinin, ibarenin gece kulüplerinde
meyve suyu bazlı kokteylin adı olarak kullanılmasına, internet sitelerinde ve sözlüklerde
kokteyl için kullanılan bir ad olarak yer almasına karşı çıkmadığı, tüketicilerin
bilinçlenmesi için herhangi bir reklam kampanyası yürütmediği gerekçelerine
dayanılmıştır.270
Öte yandan birçok marka avukatı müşterilerine markalarını fiil veya isim
şeklinde ya da çoğul eklerle beraber kullanmamalarını, her zaman markalarını bir cins
isminin önünde sıfat şeklinde kullanmalarını tavsiye etmektedir.271
Bunların yanı sıra
tescil edilen markaların ® sembolüyle beraber kullanılması da söz konusu ibarenin
tescilli bir marka olduğunu göstermenin ve jenerik (cins ismi) olarak kullanılmasını
engellemede tavsiye edilen diğer bir yöntemdir.272
Ancak bu önlemler de bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. Örneğin, ABD’de
“IM”273
harflerinin fiil veya isim halinde kullanılmasına marka sahibinin karşı çıkmış
olmasına rağmen şirketlerde çalışan personelin bu harfleri “instant message (anında
mesaj)” olarak kullanması ve ibarenin, sözlüklerde anında mesaj ifadesinin kısaltması
olarak yer alması nedeniyle Bölge Mahkemesi markanın jenerikleştiğine hükmetmiştir.
270
Yasaman, H., C.II., 2004, s. 875. 271
Hagan, R., “The Myths of Generizide”, Intellectual Property Laws Newsletters, 2004, s.1. 272
Karen, B.T., 2004, s. 298. 273
America Online, Incorporated. v. AT&T Corporation., 64 F. Supp. 2d 549 (1999).
120
ALTINCI BÖLÜM
YANILTICILIK
6.1 GENEL OLARAK
Yanıltıcı markalar; bir mal veya hizmetin doğası veya coğrafi kaynağına ilişkin
olarak tüketiciye yanlış bilgi vererek tüketicinin yanılmasına neden olan markalardır.
556 sayılı KHK’nın 7/1 (f) bendi “Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim
yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar” ın tescil
edilemeyeceğini belirtmiştir. Avrupa Topluluğu Marka Direktifinin 3(g) bendinde yer
alan bu hüküm malın veya hizmetin yapısında olmayan ama tüketicide varmış izlenimi
yaratan bir özelliği belirten ibare ve/veya şekillerin tescilini engellemeyi
amaçlamaktadır.
Ancak, yanıltıcılık bendinin uygulanması hususunda oldukça farklı görüşler
ortaya çıkabilmektedir. Zira, tüketiciyi korumayı amaçlayan bu bendin uygulanması
sırasında tescile yetkili kurum söz konusu işaret nedeniyle ilgili tüketicinin yanılıp
yanılmayacağını iyi tespit etmek zorunda kalmaktadır. Burada da tabi ki mal veya
hizmetin niteliği, satış noktası ve olası tüketici kesiminin özellikleri de göz önüne
alınmalıdır. Ayrıca, başvurunun reddi için işaretin halkı yanıltıcı nitelikte olması yeterli
olup başvuru sahibinin yanıltma, aldatma kastıyla hareket edip etmediğine
bakılmamaktadır.274
274
Arkan, S., C.I., 1997, s. 86.
121
Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi bir kararında275
marka
başvurusunun yanıltıcı unsuru içerip içermediğinin belirlenmesinde şu soruların
sorulması gerektiğini belirtmiştir.
1. Marka, ürünün herhangi bir özelliği, kalitesi, görevi, bileşimi veya kullanımı
konusunda yanlış bir tanımlayıcılık yapıyor mu?
2. Eğer öyleyse, ilgili tüketiciler bu yanlış tanımlamaya gerçekten inanabilir mi?
3. Eğer öyleyse, bu yanlış tanımlama alım kararını etkiler mi?
Diğer yandan, OHIM de bir marka başvurusunun yanıltıcı olması için eşya
listesinde yer alan mal veya hizmetlerin özellikleriyle markada belirtilen işaret arasında
açık, belirgin bir zıtlık olması gerektiğini belirtmektedir. Bu çerçevede OHIM, “iyi olanı
düşünmekte” ve başvuru sahibinin söz konusu ibareyi gerçekten o özellikleri taşıyan
ürünler üzerinde kullanacağını varsaymaktadır. Bu anlamda “John Miller’s Genuine
Leather Shoes (Jonh Miller’ın Hakiki Deri Ayakkabısı)” başvurusunun eşya listesinde
ayakkabı olması halinde bu markanın “hakiki deri ayakkabılar” üzerinde kullanılacağını
düşünerek başvuruyu yanıltıcı bulmazken, eşya listesinde “plastik ayakkabılar”
bulunması halinde yanıltıcılık gereğince ret kararı vermektedir.276
Benzer şekilde İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’nde de “Hartley’s Çilek Reçeli”
ibareli bir marka başvurusunun eşya listesinde reçel olması halinde, üreticinin ticari
ahlak gereğince ve müşteriyi kaybetmemek adına bu markayı zaten sadece çilek
reçellerinde kullanacağı ve bu nedenle tüketici için yanıltıcı bir husus olmayacağı
düşünülmektedir.277
275
Budge Mfg. Company Incorporated., 857 F.2d 773, 775, 8 USPQ2d 1259, 1260 (Federal Mahkeme
1988). 276
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 51. 277
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 113.
122
Ancak yanıltıcılık değerlendirmesinde tüketicinin yanlış tanımlamaya
inanmaması durumu da göz önüne alınarak, ima edici nitelikteki “Metal Jacket (Metal
ceket)” ibaresinin reddedilemeyeceği de OHIM tarafından belirtilmiştir.278
Diğer taraftan Japon Patent Ofisi yanıltıcılık konusunda daha çok malın kalitesi
konusunda tüketiciye yanlış bilgi verildiği takdirde işareti yanıltıcı bulduğunu
kriterlerinde belirtmiştir. Ancak coğrafi yer ile mal arasında ilişki kurulduğu
durumlarda, mal üzerinde yer alan coğrafi yer adının yanıltıcılığa sebep olmasının da
malın kalitesi hususunda bir yanıltıcılık sayılabileceğini savunan Ofis diğer pekçok
ülkeye paralel olarak “yanıltıcılık uygulamasını” coğrafi kaynak ve kalite üzerine
yoğunlaştırmıştır.279
Öte yandan, yanıltıcılığı daha geniş bir yelpazede uygulayan Ofisler de
mevcuttur. Bunlarda biri olan Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi, mal veya hizmetin
doğası, bileşenleri veya diğer özellikleri, niteliği veya niceliği, coğrafi kaynağı, kullanım
amacı konusunda yanıltıcı olan ve mal veya hizmetle bir organizasyon ya da kişi
arasında gerçekte olmayan bir bağlantıyı belirten ibareleri yanıltıcı bulmaktadır. Ofis
yanıltıcılık hususunda şu kriterlere dikkat etmektedir. 280
Söz konusu işaretin, alıcı kitleyi yanıltmasının gerçek ve açık bir tehlike olması
gerekmektedir. “Tüketicilerin yanılacağı hususunda küçük bir olasılık yeterli
değildir. Gerçek ve elle tutulur bir nedenin varlığı gerekir ve bunun sonucunda
sıradan bir tüketici ciddi bir şüpheye düşmelidir”281
278
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 51. 279
Japan Patent Office Trademark Manual, Japonya Patent Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2001, s.2,
(http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1308-029.htm). 280
Australian Government IP Australia Trademark Manual, Part 29, Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi
Marka İnceleme Kılavuzu, Bölüm 29, 2007, s.3,
(http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/whgdata/whlstt30.htm). 281
Southern Cros Refrigirating Company v Toowoomba Foundry Pty Ltd 91 CLR 592 1954.
123
İlgili tüketici kesiminin yanılma ihtimali, başvurunun değerlendirildiği döneme
göre karara bağlanmalıdır. Diğer bir deyişle; gelecekte oluşabilecek durumlar
değerlendirilme sırasında göze alınmamalıdır. Benzer şekilde geçmişte anlamsız
olan bir ifadenin günümüzde anlam kazanması halinde yanıltıcılık
değerlendirilmesi günümüze göre yapılmalıdır.
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi’nin yanıltıcılık hususundaki bu kriterine aykırı
bir görüş ATAD’ın verdiği bir kararda karşımıza çıkmaktadır. Karara göre;
marka tesciline yetkili kurumun ilgili sektörde veya ticaret ortamında ortaya
çıkan benzer ifadelerden yola çıkarak tüketicinin kafasında oluşabilecek gerçek,
elle tutulur, mantıklı bir yanılgıya ulaşabilmesi halinde marka başvurusunun
yanıltıcı olduğuna karar verebilmesi mümkündür. Ayrıca, tescile yetkili kurumun,
markanın ilgili mal veya hizmetlerin özelliklerini ilgili kesimin zihninde
canlandırıp canlandırmadığını veya gelecekte canlandıracağını varsaymanın
haklı olup olmayacağını belirlemesi gerekmektedir.282
Kanımızca, ATAD’ın bu
görüşü yanıltıcılık değerlendirmesinde çok daha doğru bir yaklaşımın oluşmasına
neden olacaktır.
Bir marka başvurusunun yanıltıcılık gereğince reddedilmesi o markanın kendi
başına yanıltıcı olmasıyla gerçekleşir. Burada kastedilen iki marka arasındaki
çatışmadan/benzerlikten kaynaklanan bir durumun markanın yanıltıcılık hükmü
gereğince reddedilmesini mümkün kılmamasıdır. Çünkü iki markanın
benzerliğinden kaynaklanan hususlar zaten ilgili bendlerde ayrıca
değerlendirilmektedir.283
Avustralya’nın belirlediği bu kriterlerin yanında, yanıltıcılık hususunda farklı
uygulama ve kriterlerle karşımıza çıkan bir diğer ülke ABD’dir.
282
ECJ, Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux Merkenbureau, C-363/99, 12/02/2004. 283
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Bölüm 29, 2007, s. 4.
124
ABD, yanıltıcı veya hatalı tanımlayıcı işaretler hususunda daha detaylı bir ayrıma
başvurmuş ve bu doğrultuda mal veya hizmetin niteliği hususunda yanlış bilgi veren
işaretleri; hatalı tanımlayıcı (misdescriptive), yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı
(deceptively misdescriptive marks) ve yanıltıcı (deceptive marks) olarak 3’e ayırmıştır.
a. Hatalı tanımlayıcı işaretler: Bu işaretler mal veya hizmetin niteliği ile
ilgili olarak yanlış bir bilgi verse de ilgili tüketici kesimi bu bilgiden
dolayı herhangi bir yanılgıya düşmeyecektir. Örneğin, viskiler için
“Black & White” markası doğru tanımlayıcı bir marka değildir, çünkü,
viski siyah ve beyaz değildir. Ancak bu nevi bir markanın ilgili tüketici
kesimi üzerinde yanıltıcılığı olmayacaktır, çünkü sadece çok az sayıdaki
tüketici bu ibare nedeniyle yanılabilir. Bu nedenle hatalı tanımlayıcı
işaretlerin ikincil anlam kazanmasına gerek olmadan tescil edilmeleri
mümkündür.284
b. Yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı işaretler: Bir işaretin
“yanıltıcı olacak şekilde hatalı tanımlayıcı” olabilmesi için ilk koşul,
işaretin söz konusu mallar üzerinde yanlış bir tanımlama yapmasıdır.
İkinci ve yanıltıcılık değerlendirmesini gerektirecek en önemli koşul ise,
ürün üzerinde yer alan ve doğru olmayan bir biçimde ürünün kalitesini,
cinsini, çeşidini, vasfını belirtebilecek bu işaretin tüketicinin
inanabileceği “yanlış bir inanış” meydana getirip getirmeyeceğidir. Bu tür
markalarda söz konusu yanlış bilgi tüketicinin inanabileceği bir bilgidir.
Örneğin, işlemeli akik anlamına gelen “Cameo”285
sözcüğü takılar
üzerinde yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcıdır. Yanıltıcı olacak
biçimde hatalı tanımlayıcı markalar da ikincil anlam kazandıkları takdirde
tescil edilebilirler.
284
Schechter, E.R., Thomas, J.R., 2003, s. 579. 285
Woodward & Lothrop Incorporated, 4 USPQ2d 1412 (T.T.A.B. 1987).
125
c. Yanıltıcı işaretler: Yanıltıcı işaretlerde de, işaret mal veya hizmete
ilişkin yanlış bilgi sunmakta ve bu yanlış bilgi halkı yanıltabilmektedir.
Yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı ve yanıltıcı işaretler
arasındaki fark ise; malın yapıldığı malzemeyle alakalıdır.286
ABD Patent
ve Marka Ofisi ise; yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı işaretlerle
yanıltıcı işaretler arasındaki farkı, söz konusu yanıltıcılığın tüketicinin
alım kararının esas nedenini oluşturup oluşturmamasından hareketle
belirlemektedir. Yanıltıcı olacak şekilde hatalı tanımlayıcı markalarla
yanıltıcı markalar arasındaki fark söz konusu yanılmanın, tüketicinin
satın alım kararını önemli ölçüde etkiler nitelikte olup olmamasıdır.287
“Bu anlamda, yanlış tanımlamanın bir tüketicinin alım kararına etkisi
tespit edilirken, marka tescil yetkisine sahip kurum, yanlış belirtilen
niteliklerin ilgili mal veya hizmetleri daha çekici ve arzu edilir hale
dönüştürüp dönüştürmediğini tespit etmelidir.”288
Bir tüketicinin alım kararını ve ödemeye razı olacağı fiyatı
belirleyen, bir anlamda bir ürünü çekici ve arzu edilir kılan en önemli
faktör de malın yapıldığı malzeme olduğundan malın malzemesi için
yanılgıya neden olabilecek işaretler marka olarak tescil edilmemektedir.
Örneğin, “Silkease (İpeksi)”289
markası polister bluzlar için sadece yanlış
anlaşılabilir değildir. Aynı zamanda, sözcük tüketicinin ürünün
malzemesi olarak değerlendireceği bir materyale de gönderme
yapmaktadır. Bluzu satın alan kimse, bluzun ipek yerine bir petrol
ürününden yapıldığını öğrendiğinde şüphesiz ki, kendini kandırılmış
hissedecektir. Bu nedenle, ibare ürünün yapıldığı malzeme konusunda
286
Shapely, Incorporated, 231 USPQ 72 (T.T.A.B.)1986. 287
House of Windsor, Incorporated, 221 USPQ 53 (T.T.A.B. 1983). 288
ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 110. 289
Shapely, Incorporated 231 USPQ 72 (T.T.A.B. 1986).
126
tüketiciyi alım kararını etkileyecek biçimde yanılttığından yanıltıcı
bulunmaktadır.290
ABD’de “yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı işaretlerle”
“yanıltıcı işaretler” arasındaki tescil edilebilirlik açısından en önemli
unsur “yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı” işaretlerin ikincil
anlam kazandıkları takdirde tescil edilebilmesidir. Öte yandan, yanıltıcı
markaların ikincil anlam kazanmaları mümkün değildir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanıltıcılık değerlendirmesi sırasında
markayı tescil etmeye yetkili kurumun marka başvurularını reddetmesinin yanı sıra eşya
listesinde düzenleme, değişiklik yapabilme, mal veya hizmet sınırlandırmasına
gidebilme yetkisi de mevcuttur.
6.2 MARKADA YER ALAN İŞARETLERE GÖRE YANILTICILIK
6.2.1 Sözcükler
Bazen marka içerisinde esas veya yan unsur olarak yer alan tek başına bir sözcük
veya sözcük dizini ilgili mal veya hizmetler için yanıltıcı mahiyet taşıyor olabilmektedir.
Sözcüklerin yanıltıcılık değerlendirmesi tanımlayıcılık değerlendirmesinden daha
farklı olduğundan böyle durumlarda sözcük veya sözcük dizininin esas veya yan unsur
olmasına bakılmaksızın başvuru reddedilebilir. Diğer bir deyişle, daha önce de
belirttildiği gibi tanımlayıcı bir işaretin yanına gelebilecek tanımlayıcı olmayan- yani
ayırt edici- bir işaret markanın tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedilmesini
engellerken aynı durum yanıltıcılık değerlendirmesinde uygulanmayabilir. Çünkü
tanımlayıcılık değerlendirmesinden farklı olarak yanıltıcılıkta esas sorun tescili talep
edilen işaretin ilgili tüketici kesimi tarafından marka olarak algılanıp algılanmaması
290
Schechter, E.R., Thomas, J.R., 2003, s. 580.
127
değil, o markada yer alan herhangi bir unsur nedeniyle tüketicinin söz konusu mal veya
hizmetle ilgili olarak yanılgıya düşüp düşmemesidir.
Bu nedenle, yanıltıcı olarak nitelenebilecek bir marka başvurusu yanıltıcı bir
sözcüğü tek başına veya yanıltıcı olmayacak bir sözcükle beraber içerebilir.
Bir firmanın “boya” markasını “vernik”ler için tescil ettirmek istemesi durumunu
ele alalım. Açıktır ki, böyle bir olay, tanımlayıcı nitelikte olan bir sözcükten oluşan ve
başka bir ibareyi barındırmayan bir marka başvurusunun ilgili mal veya hizmet için
yanıltıcı olması durumudur. Bu tarz bir değerlendirmede, tescile yetkili kurumu bu
marka başvurusunu tescil etmekten uzak tutan ilk etken, tanımlayıcılık bölümünde de
değindiğimiz gibi, aynı sektörde yer alan tüm rakiplerin “vernik” ibaresini, ilgili ürünü
tarif etmesi amacıyla kullanmaya ihtiyaç duymalarıdır. Bu sözcüğün tek bir firma
tekeline verilmesi ise, firmaları bu zorunluluktan alıkoyarak haksız rekabet ortamı
sağlayacaktır. İkinci etken, halkın hiçbir suretle bu ibarenin üretici firmayı işaret ettiğini
yani marka olduğunu düşünmemesi, ibareyi paketin içindeki ürünün ismi olarak
algılamasıdır. Tanımlayıcı sözcüklerin tescil edilmeme nedenleriyle aynı olan bu iki
etken haricinde, üçüncü ve asıl problematik olansa, tüketicilerin bu konumda ürünün
içeriğiyle ilgili olarak yanılgıya düşüyor olmasıdır. Ancak, ilgili tüketici kesiminin her
yanlış yönlendirmeyle yanılıp yanılmayacağının tespiti oldukça güç olduğundan tescile
yetkili kurumun bu etken üzerinde oldukça çaba sarfetmesi, ilgili tüketici kesimini ve
işaretin üzerinde kullanılacağı mal veya hizmeti iyi değerlendirmesi gerekmektedir.
Örneğin, yukarıda değindiğimiz örneğimize bakarsak; “boya” ibaresi vernik veya
benzeri sıvı kıvamlı mallar üzerinde yanıltıcı iken, giysiler için yanıltıcı mahiyette
olmayacaktır.
Nitekim, OHIM’de de “Wine oh! (Şarap)”291
ibareli ve eşya listesinde
“bilgisayarlar, kıyafetler, alkolsüz içecekler ve yiyecek içecek hizmetleri” bulunan bir
291
OHIM Temyiz Kurulu Kararı, R-1074/ 2005-4, 07/03/2006.
128
marka başvurusu sadece alkolsüz içecekler için yanıltıcı olduğu gerekçesiyle
reddedilmiş, buna karşılık; diğer mal veya hizmetlerde yanıltıcı nitelikte bulunmamıştır.
Elbette sadece mal veya hizmetin birebir isminden oluşan değil, mal veya
hizmetin niteliğini, doğasını belirten sözcükler de benzer şekilde yanıltıcı bulunabilir.
Örneğin, ABD’de tek başına “Organik”292
sözcüğünden oluşan marka başvurusu
“organik biçimde yetiştirilmiş bitkilerden veya kimyasal işlem yapılmadan üretilmiş
olmayan kumaş veya giysiler” için yanıltıcı bulunmuştur.
Tek başına yanıltıcı bir sözcüğü içeren marka başvurularının yanı sıra, başka
sözcüklerle beraber yanıltıcı sözcükleri içeren başvurular da oldukça fazladır.
ABD’de, “Lovee Lamb”293
ibaresi deriler üzerinde “Lamb (Kuzu)” sözcüğü
nedeniyle, “kuzu derisi olmayan koltuk kılıfları için” yanıltıcı bulunurken, “Copy Calf
(Kopya Dana)”294
ibaresi “deri taklidi cüzdanlar” için ibarenin İngilizce taklitçi
anlamına gelen “copycat” sözcüğünü fazlasıyla çağrıştırması nedeniyle tüketici
tarafından malın, dana derisi taklidi olarak algılanacağı belirtilerek tescil edilebilir kabul
edilmiştir.
İngiltere’de ise, “China-Therm”295
ibareli marka başvurusunun “China”nın
porselen anlamı olması nedeniyle “plastik termostatlar” için reddedilmesi kararı da
yapılan malzeme konusunda yanıltıcı, birden fazla sözcükten oluşan marka
başvurularına örnek sayılabilir.
292
Organik Technologies, Incorporated., 41 USPQ2d 1690 (T.T.A.B. 1997). 293
Budge Mfg. Company. Incorporated., 857 F.2d 773, 8 USPQ2d 1259 (Federal Mahkeme 1988). 294
A. F. Gallun & Sons Corporation v. Aristocrat Leather Products, Incorporated., 135 USPQ 459
(T.T.A.B. 1962). 295
Tekinalp, Ü., 1999, s. 382.
129
Benzer şekilde İngiltere’de “Orlwoola” ibaresi, “all wool (hepsi yün)” olarak
algılanabilecek bir ibare olduğundan yün olmayan elbiseler için, “moonsilk (ay ipek)”
ipek olmayan çamaşırlar için yanıltıcı bulunmuştur.296
OHIM ise, “Hotel Beds”297
marka başvurusunda yer alan “Hotel” ibaresi
nedeniyle, gezi acentalığı hizmetleri için markanın tescil edilme istemini yanıltıcı
olacağı gerekçesiyle reddetmiştir.
İsveç Federal Mahkemesi de, “Bioclinique” markasının güzellik ürünlerinde
sanki tedavi niteliği varmış veya bir klinikte kullanılmaları mümkünmüş gibi halkı
yanıltıcı etki yapabileceği gerekçesiyle, “Diamalt” sözcüğünü kullanılacağı malda malt
bulunmaması nedeniyle tescilini reddetmiştir. 298
Ülkemizde de tek başına yanıltıcı olan sözcüklerden oluşan başvurular
yanıltıcılık gereği tamamen reddedilmektedir. Bunun yanı sıra, yanıltıcılık niteliği
itibariyle tehlikeli ve sakıncalı ürünler açısından değerlendirilmektedir. Buna göre;
“Ahmet Çocuk Ürünleri” başvurusunda silahların yer alması durumunda 556 Sayılı
KHK’nın 7/f hükmü uygulanmaktadır.299
Yukarıdaki örneklerde verilen marka başvurularında yanıltıcı unsur başka bir
sözcükle aynı baskınlıkta yer almakta ve markanın esas unsurunun bir parçası
olmaktadır. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi söz konusu yanıltıcı sözcüğün veya
sözcük dizininin yan unsur olarak yer alması da marka başvurusunun yanıltıcılık
gereğince reddedilmesini engellememektedir.
296
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 113. 297
OHIM Temyiz Kurulu Kararı R- 683/2003-2, 04/10/2004. 298
Yasaman, H., C.I., 2004, s. 241. 299
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 13.
130
Şekil 6.1: Tescile konu edilen mallara bağlı olarak yanıltıcı olabilecek marka örneği
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi’nin marka inceleme kılavuzundan alınmış olan
örnekte (Şekil 6.1.) “Platypus” ibaresi marka olarak tescil edilebilir bir ibaredir.
Markanın yan unsurunda yer alan ve oldukça küçük yazılmış olan “anti dandruff
shampoo (kepeğe karşı şampuan)” ibaresi ürünün içeriğiyle ilgili olarak açıkça bilgi
vermektedir. Söz konusu marka başvurusunun eşya listesinde “bulaşık yıkama
malzemeleri” bulunması durumunda markanın yanıltıcı olacağı kesindir ve yanıltıcılık
bendi uygulanmalıdır.
Öte yandan aynı marka başvurusunun eşya listesinde “sabunlar, şampuanlar,
kozmetikler” yer aldığında ise, genellikle marka sahibinin ticari ahlak gereği markayı
şampuanlar üzerinde kullanacağı varsayılarak herhangi bir şekilde eşya kısıtlamasına
gidilmemektedir. 300
Ancak bu durum yine de somut olayın özelliklerine ilişkin olarak ilgili mal veya
hizmet için markanın bütün olarak değerlendirilmesi gerçeğini de değiştirmemektedir.
Bu konuda karşımıza çıkan İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisine başvurusu yapılan ve
yayınlanmasından sonra itiraz gelen “Ecofix”301
ibaresine ilişkindir. Medikal ürünler
için yapılmış olan bu başvuruya ilişkin olarak, gelen itirazda “Eco” ibaresinin
“ekolojik”, “doğa dostu” mallar üzerinde kullanılması nedeniyle bu ürünlerin ortalama
tüketici tarafından ekolojik ürünler olarak algılanacağından bahisle reddedilmesi
300
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Bölüm 29, 2007, s. 14-15. 301
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu Kararı, 0/093/98, T.30/04/98.
131
gerektiği belirtilmiştir. Bunun üzerine, İngiltere Sınai Mülkiyet Ofisi Temyiz
Kurulu’nun vermiş olduğu kararda “eco” önekinin “ekoloji”, “ekolojik”, “doğayla
ilgili”, “doğa dostu” anlamları bulunsa da, kırık kemikleri tutturma ve benzeri amaçla
kullanılacak çivi, vida gibi ürünler için bu önekin yaratıcı olduğu, herhangi bir kimsenin
ilgili ürünler üzerinde bu ibareyi gördüğünde ürünlerin ekolojik olduğunu
düşünmeyeceği, zaten malın hitap ettiği kesimin de-ortalama tüketicisinin- tıp alanında
profesyonel kişiler oldukları belirtilerek itiraz reddedilmiştir.
Yanıltıcılık ile ilgili bir diğer husus da, yabancı sözcüklerin kullanımına
ilişkindir. TPE de dahil olmak üzere marka tesciline yetkili pekçok kurum yabancı
sözcüklerin yanıltıcılık açısından değerlendirilmesi sırasında da tanımlayıcılıkta olduğu
gibi anlam araştırması yapmakta ve ülke genelinde birçok kişi tarafından bilinebilecek
sözcükleri yanıltıcı oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil etmemektedir. Ülkemizde
de özellikle ihracata yönelik ürünler üzerinde yabancı sözcükler bir hayli
kullanılmaktadır. Ancak geçmişte var olan halen de doktrinde tartışılan bir konu ise,
Türkiye’de üretilen bir mal üzerinde yabancı sözcüklerin kullanılmasının malın menşei
konusunda yanıltıcı olup olmayacağıdır.
Katıldığımız görüşü sunan Arkan’a göre; “yabancı sözcüklerin marka olarak
tescil edilip edilmeyecekleri sorusuna genel bir cevap aranmamalı, bu hususta, yabancı
sözcüklerin o tür mal veya hizmetler için yaygın biçimde marka olarak kullanılıp
kullanılmadığına böylece o alan için yabancı kaynak gösterme özelliğini yitirip
yitirmediklerine bakılarak, somut olaya göre karar verilmelidir. Örneğin, Türkiye’de
üretilen ve ucuz bir fiyatla piyasaya sürülen Green Valley markalı tişörtler veya Best
markalı sigaralar ilgili tüketicilerin bu malların yurt dışından ithal edildikleri şeklinde bir
izlenime kapılmalarına neden olmayacaktır.”302
302
Arkan, S., C.I., 1997, s. 90.
132
Arslan’a göre de, “yabancı sözcüklerin kullanılabileceği yönündeki bütüncül bir
yaklaşım yerine seçiliş ve kullanış tarzına bakmak icap eder”303
6.2.2 Kişi İsimleri
Tek başına isim veya tek başına soyadı veya isim ve soyadının birlikte birçok
ülkede tescillenebileceğini daha önce belirtmiştik. Ancak burada karşılaşılabilen
sorunlardan biri de söz konusu marka başvurusunda yer alan isim sahibinin gerçekten
markanın sahibi olmaması durumunda başvurunun yanıltıcı olup olmayacağı
yönündedir.
Böyle bir marka başvurusuyla ilgili son dönemde karşımıza çıkan en önemli
karar ATAD’ın vermiş olduğu Elizabeth Emanuel304
kararıdır. Birçok modacının yaptığı
gibi dünyada oldukça tanınan Elizabeth Emanuel, ismini 1997’de kurduğu “Elizabeth
Emanuel PLC” adına tescil ettirmiştir. 1997 yılında Elizabeth Emanuel Plc tüm
malvarlığıyla Frostprint Ltd. ‘e devrolmuş, Elizabeth Emanuel de bu firmada çalışmaya
başlamıştır. Ancak 1 ay sonra Elizabeth Emanuel’in buradaki görevinden ayrılmasının
ardından firma tescilli markayı başka bir firmaya devretmiştir. İlgili firma, devraldığı
markaya da dayanarak, 1998 yılında Elizabeth Emanuel markasının tescili için İngiltere
Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurmuştur. Markada ismi geçen ünlü tasarımcı Elizabeth
Emanuel bu başvuru üzerine Ofis’e itirazda bulunarak ayrıca daha önceki markanın
tescilinin iptalini talep etmiştir. Fikri Mülkiyet Ofisi’nin hem iptal talebini hem de itirazı
reddetmesi üzerine ATAD’dan “marka başvurusunun halkı yanıltması nedeniyle
yönerge gereğince tescili ve varolan markanın aynı nedenle iptali” konusunda görüş
talep edilmiştir. Tarafların sunduğu görüşlerde ise, Elizabeth Emanuel, kamu yararının
gözetilerek ortalama tüketicinin mal veya hizmetin kaynağı konusunda yanılmasının ve
alım kararının bundan etkilenmesinin engellenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca böyle
bir durumunun gerçekleşmiş olmasa bile, gerçekleşme ihtimalinin göz önünde tutulması
303
Kaya, A., 2006, s. 108. 304
ECJ, Elizabeth Florance Emanuel v Continental Shelf 128 Ltd, C-259/04, 30/03/2006.
133
gerektiğini savunmuştur. Marka başvurusunda bulunan ve daha önceki tescilli markayı
da devralmış olan işletme ise, özellikle moda alanında tüketicilerin bir markanın bir
işletme tarafından üretilen/ sunulan mal veya hizmeti simgelediğini ve devredilebilir
olduğunun bilincinde olduğunu, aksi takdirde markaların devredilmesinin imkansız
olacağını söylemiştir.
Görüşleri değerlendiren ATAD kararında şunları ileri sürmüştür: “mevcut
olayda, ortalama tüketici Elizabeth Emanuel markasını taşıyan giysiyi satın alırken
itiraz sahibinin giysinin tasarımına dahil olduğunu düşünmüş olsa dahi, söz konusu
giysinin özellikleri ve kalitesi marka sahibi işletme tarafından garanti edilmektedir. Öte
yandan, tescil başvurusunda bulunan işletmenin, halkı Elizabeth Emanuel’in markanın
üzerinde yer aldığı ürünlerin tasarımcısı veya tasarımında yer alan biri olarak tanıtma
suretiyle yanıltma niyetinde olup olmadığının tespiti ulusal mahkemeye aittir.
Yukarıda değinilen tescil sonrası marka devrinden kaynaklanan sorunların yanı
sıra kişi isimlerinin tescilinde diğer bir sorun başvuru aşamasında karşımıza
çıkabilmektedir. Zira, birçok ülkede kişilerin kendi isim ve soyadları dışında
başkalarının isim ve soyadlarını da tescil ettirme hakları mevcuttur. Böyle başvuruların -
ünlü kişilerin isimlerinden oluşsa bile-, ülkemizde dahil pek çok ülkede tescile yetkili
mercii tarafından, ürünün menşei konusunda halkı yanılttığı veya başvuru sahibinin,
isim sahibi kişinin ününden faydalanma amacı güttüğü gerekçesiyle re’sen reddedilmesi
söz konusu değildir. Ancak ismin sahibi kişinin veya onun mirasçılarının itiraz etme
hakkı bulunmaktadır.
Öte yandan bu konuda istisna bir uygulama Avustralya’da karşımıza
çıkmaktadır. Buna göre, ünlü kişilerin isimlerinden oluşan marka başvurularında, tescili
talep edilen mal veya hizmetle marka başvurusunda yer alan ünlü kişi arasında bir
bağlantı olması durumunda Fikri Mülkiyet Ofisi başvuruyu yanıltıcı olması nedeniyle
reddedebilmektedir. Örneğin; Avustralyalı ünlü yüzücü “Ian Thorpe”in adından oluşan
bir marka başvurusu mayolar için tescil ettirilmek istendiğinde Ofis, ya söz konusu
134
başvurunun Ian Thorpe tarafından yapılmış olmasını ya da başvuru sahibinin ismi
kullanma izninin olduğunu belirten güçlü deliller sunmasını istemektedir. Bu iki şartında
gerçekleşmemesi durumunda başvuru yanıltıcı olduğu gerekçesiyle reddedilmemektedir.
Öte yandan, aynı isimden oluşan bir başvurunun eşya listesinde kişiyle ilgili olmayan
“danışmanlık hizmeti” gibi bir hizmetin bulunması durumunda başvurunun tescil
edilebileceği belirtilmiştir.305
6.2.3 Coğrafi Yer Adları
Bilindiği üzere bir malın satışının o malın coğrafi kaynağıyla oldukça yakın bir
alakası olabilir. “Örneğin, alıcılar belirli bir yerin peynirinin daha lezzetli ya da yabancı
menşeli elektronik cihazların daha dayanıklı olduğunu düşünebilirler.”306
Bu nedenle,
söz konusu adın ürünün üretildiği yer konusunda karışıklığa, yanılgıya neden olup
olmadığı oldukça önemli bir husustur. Eğer coğrafi yer adını içeren bir başvuru
tüketicileri yanıltacak nitelikte değilse, yani ibarede yer alan coğrafi yer adıyla ilgili
ürün arasında tüketici herhangi bir bağlantı kuramıyorsa veya gerçekten söz konusu mal
veya hizmet o coğrafi kaynaktan geliyorsa yanıltıcılık değerlendirmesi açısından
herhangi bir sorunla karşılaşılmayabilir.
Öte yandan, tüketicilerin ürünün üzerinde yazan coğrafi yerden kaynaklandığını
düşünebileceği, ancak ürünün kaynağının söz konusu yer olmadığı durumlar da
olabilmektedir. Böyle bir durumda hem tüketici malın niteliği konusunda yanılgıya
düşmekte hem de bu ibarenin birinin tekeline verilmesi gerçekten ilgili yerde o ürünü
üreten firmayı zor durumda bırakmaktadır.
Bir markanın üretim yeri konusunda yanıltıcı olup olmadığının belirlenmesi için,
üretim yerinin üretilen ürün ile birlikte ünlü olup olmadığı veya o üretim yerinin
305
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Bölüm 29, 2007, s. 10. 306
Arkan, S., C.I., 1997, s. 87.
135
hammadde veya üretim süreçleri açısından ürüne üstünlük sağlayıp sağlamadığının
araştırılması gerekir.307
ABD Patent ve Marka Ofisi, sözcüklerde olduğu gibi, coğrafi yer adlarını da
“coğrafi olarak yanıltıcı olacak şekilde hatalı tanımlayıcı” ( geographically deceptively
misdescriptive) markalar ve “coğrafi olarak yanıltıcı”(geographically deceptive)
markalar olarak ikiye ayırmıştır. Sözcüklerde olduğu gibi coğrafi olarak yanıltıcı olacak
biçimde yanıltıcı markalar ikincil anlam kazanmak suretiyle tescil edilebilirken, coğrafi
olarak yanıltıcı markalar tescil edilmemektedir.
Bir markanın “coğrafi olarak yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı” veya
“coğrafi olarak yanıltıcı” sayılabilmesi için şu kriterlere dikkate edilmektedir.308
1) Markanın ilgili tüketicinin zihninde oluşturduğu asıl anlamının bir coğrafi yer
olması gerekmektedir. Örneğin, reklamcılık, tanıtım hizmetleri için “Sydney
2000”309
ibaresi bir coğrafi yer isminden çok olimpiyat oyunlarını,
“Hollywood”310
ibaresi film endüstrisini çağrıştırdığından “coğrafi olarak
yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı” veya “yanıltıcı” bulunmamıştır.
Nitekim, 1993 yılında verilmiş “Hamilton”311
kararında da Hamilton’ın bir yer
ismi olmasının yanında, söz konusu ibarenin bir soyadı olması nedeniyle coğrafi
yer adı niteliğinden sıyrıldığı belirtilmiştir. Buna karşılık, 1977 yılındaki
“Fairbanks”312
kararında ise, ibarenin coğrafi yer çağrışımının soyadı
çağrışımından çok daha baskın olduğu vurgulanarak ibare bu doğrultuda
değerlendirilmiştir.
307
Karaahmet, E; Yalçıner, U. G., “Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları” , 1999, s. 38. 308
Les Halles De Paris J.V., 334 F. 3d 1371, 67 USPQ2d 1539 ( Federal Mahkeme 2003). 309
Urbano, 51 USPQ2d 1776, 1780 ( T.T.A.B. 1999). 310
International Taste Incorporated., 53 USPQ2d 1604 1605-06 (T.T.A.B. 2000). 311
Hamilton Pharmaceuticals Ltd., 27 USPQ2d 1939, 1943 (T.T.A.B. 1993). 312
Colt Industries Operating Corporation., 195 USPQ 75 ( T.T.A.B. 1977).
136
Öte yandan aynı isme sahip coğrafi yerlerin bulunması, yanıltıcılık
değerlendirilmesinin değişmesini beraberinde getirmemektedir.313
Federal
Mahkeme de “Durango”314
kararında söz konusu ibareyi Meksika’da bulunan
Durango bölgesinden olmayan tütünler için “coğrafi olarak yanıltıcı olacak
şekilde hatalı tanımlayıcı” bulmuş, malın gerçekten ismi Durango olan başka bir
bölgede üretildiğine dair sunulan belgeleri kabul etmemiştir.
2) İlgili mal veya hizmetlerin o coğrafi yerden kaynaklanmıyor olması
gerekmektedir.
Elbette ki, tescile yetkili merciin böyle bir gerçeği sınaması oldukça zordur.
Ancak ilgili eşya listesinde mal kısıtlamasına gidilmesi veya markayı inceleyen
kurumun ret niyetini (objection) bildirerek- ki bu uygulama ülkemizde yoktur-
başvuru sahibinden eşya listesini düzenlemesini istemesi sayesinde tescil işlemi
zaten, sadece coğrafi yer adının yanıltıcı olmayacağı mal veya hizmetler için
gerçekleşmiş olacaktır.
3) Tüketicilerin ilgili mal veya hizmetin o yerden kaynaklandığını düşünme
ihtimalinin çok yüksek olması gerekmektedir.
Böyle bir ihtimalin varlığı ilgili mal veya hizmetle coğrafi yer arasında ilişki
kurulmasıyla alakalıdır. Bu konudaki tespitlerin yapılması sırasında, ilgili
internet sitelerinden, gazetelerden, sözlüklerden yardım alınmaktadır.
4) Tüketicilerin o mal veya hizmeti satın almalarının asıl nedeninin söz konusu
yanlış tanımlama olması gerekmektedir. Tespiti oldukça zor olsa da bir coğrafi
yer adının yanıltıcı sayılabilmesi için tespit edilmesi gereken husus budur.
313
ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.118. 314
Loew’s Theatres, Incorporated., 769 F. 2d 764, 226 USPQ 865 (Federal Mahkeme 1985).
137
Burada önemli olan söz konusu mal veya hizmet için o coğrafi yer adının
tüketicinin malı alım kararına oldukça fazla bir katkısı olup olmadığıdır. ABD bu
anlamda elbiseler için “London London”315
marka başvurusunu Londra’nın
geleneksel olduğu kadar sıradışı kıyafetlerle de tanınmış olması nedeniyle,
“Perry New York”316
başvurusunu ise, yine kıyafet konusunda New York’un ünlü
olması nedeniyle, purolar için “Bahia” ibaresini, bölgenin eşsiz tütün
üretimindeki şöhreti nedeniyle yanıltıcı bulmuştur.
ABD Federal Mahkemesi verdiği bir kararda317
da bu koşulları destekler biçimde,
bir markanın “coğrafi olarak yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı marka”
olabilmesini ilk olarak, insan zihninde oluşturduğu esas anlamının genellikle bilinen bir
coğrafi yer olmasına, ikinci olaraksa, tüketicilerin o coğrafi yer ile bağlantı kurmak
suretiyle yanılgıya kapılabileceği bir ürün üzerinde kullanılmasına bağlamıştır.
Japonya Patent Ofisi’nin bu konudaki uygulamalarına bakıldığında, tüketicide
malın üretildiği veya satıldığı yer dışındaki herhangi bir yeri, hizmetlerin ilişkili
olmadığı bir bölgeyi belirten herhangi bir ülke, şehir, eyalet ismini kapsayan marka
başvurularının, mal veya hizmetin kalitesi konusunda yanıltıcılık yaratacağı düşünülerek
reddedildiği görülmektedir. Ancak, başvuruda yer alan mal veya hizmetler, kalite
konusunda yanılmaya mahal vermeyecek şekilde düzenlendiği takdirde Japonya Patent
Ofisi marka başvurusunu tescile bağlamaktadır. Örneğin, Fransa sözcüğü ancak “Fransız
yiyecek ve içeceklerinin sağlanması hizmetlerinde”, “Britanya” ise, “Britanya’da
üretilmiş giyecekler” için tescil edilmektedir.318
İsveç Patent Ofisi’ nin “Asia-med” kararı319
da bir kısaltmayla beraber kullanılan
coğrafi yer adının değerlendirilmesine örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Alman Asia-
315
Juleigh Jeans Sportswear Incorporated., 24 USPQ2d 1694 (T.T.A.B. 1992). 316
Perry Mfg. Company., 12 USPQ2d 1751 (T.T.A.B. 1989). 317
Wada, 194 F. 3d 1297 ( Federal Mahkeme 1999). 318
Japonya Patent Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2001, s. 3. 319
İsveç Patent İstinaf Mahkemesi, Dava No. 00-028, IR679 685, (22/12/2000).
138
med şirketi Madrid Protokolü aracılığıyla İsveç de dahil olmak üzere birçok ülkeye
markasının tescili için başvuruda bulunmuş, ancak İsveç Patent Ofisi “Asya tıp”
anlamına gelen bu markayı başvurunun Almanya’ dan olması nedeniyle reddetmiştir.
İsveç Patent İstinaf Mahkemesi önünde dava konusu olan bu kararla ilgili olarak,
markanın bütünü olarak ele alındığında ilgili mal veya hizmetlerin Çin’ de tıbbi amaçla
uygulanan akupunkturu akla getirdiğini, Asia veya markanın başka unsurlarının malın
kaynağına ilişkin herhangi bir coğrafyayı vurgulamadığı gerekçelerine dayanarak
markanın tescil edilebilirliğine hükmetmiştir. Kanımızca da, başvuru sahibinin Asya
ülkelerinde uygulanan yöntemleri eğitimli veya Asya kökenli kimselerle, Asya’ dan
getirtilmiş ürünlerle Almanya’da gerçekleştirebilecek olabilmesi nedeniyle başvuru
sahibi firma veya kişinin uyruğu dikkate alınarak yanıltıcılık bendinin uygulanması
doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
İngiltere’ de ise, yanıltıcılık değerlendirmelerinde yine coğrafi bölgenin ilgili mal
veya hizmette ünlü olup olmamasına bakılmaktadır. Örneğin, İngiltere Fikri Mülkiyet
Ofisi’nin uygulamalarında “Piazza D’Italia” İtalya menşeli olmayan giysiler için,
“Somerset Gold” elma suyu ile meşhur bir yer olduğundan Somerset menşeli olmayan
elma suları için ve “Swisstex” İsviçre menşeli olmayan saatler için yanıltıcıdır.320
Daha önce de belirtildiği üzere, yanıltıcılık değerlendirmesi başka unsurları da
kapsayan bir marka başvurusunda da kendini gösterir. Örneğin, “The Vennice Collection
(Viyana Koleksiyonu)”321
ibaresi pek çok mal için, “New York Ways Gallery”322
el
çantaları için, “Old Havana”, “Havana Select”, “Havana Clasico”323
rom için ABD’de “
coğrafi olarak yanıltıcı olacak biçimde hatalı tanımlayıcı” bulunmuştur.
320
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2008, s. 150. 321
Save Venice New York Incorporated., 259 F.3d 1346, 59 USPQ2d 1778 ( Federal Mahkeme 2001). 322
Wada, 194 F.3d 1297, 52 USPQ2d 1539 (Federal Mahkeme 1999). 323
Bacardi & Company. Ltd. 48 USPQ2d 1031 (T.T.A.B. 1997).
139
Geçmişteki yanıltıcılık değerlendirmelerine baktığımız zaman da birçok ülkede,
coğrafi kaynak açısından yanıltıcılığın başvuruyu yapan kişi veya işletmenin
ikametgahına göre değerlendirildiği görülmektedir. Ancak zaman içerisinde
işletmelerinin merkezi ile üretim yerinin farklı olabilmesi, başka ülkelerden ürün veya
hammadde alımının kolaylaşması göz önüne alınarak bu uygulamalara son verilmiştir.
OHIM de karar kriterlerinde “ hiçbir durumda başvuru sahibinin bulunduğu coğrafi yere
göre yanıltıcılık değerlendirmesi yapılmamalıdır”324
demiştir.
Ülkemizde de, coğrafi kaynak belirten sözcükler, marka olabilecek başka bir
ibareyle birlikte marka örneğinde yer aldığında, başvurunun eşya listesinde ilgili malın
belirtilmiş olması veya uzmanın mal kısıtlaması yapması veya itiraz dilekçesinde mal
kısıtlamasının yapılması halinde marka tescile bağlanabilmektedir.325
Kanımızca da,
marka örneğinde yer alan coğrafi yer ile eşya listesinde yer alan mal arasında ilişki
kurulduğu durumlarda markayı incelemeye yetkili kurum tarafından bu yetkinin
kullanılması yerinde olacaktır. Örneğin, kayısıları kapsayan ve “Başak Malatya Kayısı”
ibaresinden oluşan başvurunun eşya listesinde “Malatya Kayısısı” yazması durumunda
yayın kararı verilmesi gerekirken, sadece kayısı yer alması durumunda eşya listesinin
“Malatya menşeli kayısılar” biçiminde kısıtlanması gerekmektedir.
Öte yandan mal ile coğrafi yer arasında herhangi bir ilişki bulunmadığında veya
eşya listesiyle marka örneğindeki ifade arasında çok açık bir yanıltıcılık olmadığında ise,
yanıltıcılık gereğince markanın reddedilmesine veya mal kısıtlamasına gidilmesine
gerek yoktur.
324
OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s.44 325
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s.13
140
Şekil 6.2: Tescile konu edilen mallara bağlı olarak coğrafi kaynak hususunda
yanıltıcı olabilecek marka örneği
Bu konuda da paralel bir uygulama izleyen Avustralya Şekil 6.2.’de verilmiş
marka başvurusunu, üzerinde yer alan “Australian dried herb (Avustralya menşeli
kurutulmuş ot)” ibaresi nedeniyle eşya listesinde “Arjantin menşeli kurutulmuş ot” gibi
açık bir aldatma olmadığı sürece yanıltıcı bulmamakta, eşya listesinde kurutulmuş ot
bulunması durumunda da ilgili malların gerçekten Avustralya menşeli olacağını
varsaymaktadır.326
Şekil 6.3: Tescile konu edilen mallara bağlı olarak coğrafi kaynak hususunda
yanıltıcı olabilecek marka örneği-2
Nitekim, OHIM de (Şekil 6.3)’de yer alan hologram başvurusunun iplik, kumaş,
giysi gibi mallardan oluşan eşya listesini West Indian Sea Island Cotton (Batı Hindistan
Deniz Adası Pamuğu) ibaresi nedeniyle kısıtlayarak sadece Batı Hindistan’da yetişen
Deniz Adası Pamuğundan yapılmış mallar için tescil etmiştir.
326
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, 2007, s. 16.
141
Coğrafi yer isimlerinde yanıltıcılık hususunda üzerinde durulacak diğer bir sorun
da, söz konusu coğrafi yerin türevlerinin de yanıltıcı olup olmayacağı sorunudur.
Kanımızca, tanımlayıcılık konusunda da belirttildiği üzere, ürünler veya hizmetler
üzerinde yanıltıcı olacak yer adlarının türevlerinin de yanıltıcılık değerlendirmesinde
aynı şekilde ele alınması gerekir. Ancak bu konuda Litvanya Temyiz Mahkemesi
tarafından verilmiş “Birzieciu”327
kararında yukarıda değindiğimiz düşüncelerimizin
tersine bir hüküm bulunmaktadır. Litvanya Temyiz Mahkemesi söz konusu kararda,
“Birzai bölgesinin sakinleri” anlamına gelen ilgili ibareyi taşıyan bir biranın o
bölgeden kaynaklı herhangi bir içeriğe ihtiyaç duymadığını, bu nedenle de bu ibareli bir
biranın herhangi bir yerde üretilebileceğini ve halkın böyle bir durumda da yanılgıya
düşmeyeceğini savunmuştur.
6.2.4 Sloganlar
Sloganların da çok nadir olsa da yanıltıcı olması nedeniyle reddedilmesi söz
konusu olabilmektedir.
Sloganların içerisinde bazı sıfatların kullanılması halkın yanılmasına neden
olabilir. Ancak, “süper”, “meşhur”, “en iyi”, “ünlü” gibi unsurların sloganlarda
kullanılması olağan bir abartı olarak kabul edilmektedir. Övme ve üstünlük belirten
ifadeler zararsız ve alışagelen övünmeler ölçüsünde kaldığı sürece, tüketicilerin
yanılmayacağı; reklamlarda zararsız alışagelmiş ibarelerin kullanılabileceği ve gerçek,
haklı nedenlerle kullanılan söz ve sloganların haksız rekabet teşkil etmeyeceği kabul
edilmektedir.328
327
AB Zalsvytis v AB Ragutis Supreme Court of Lithuania, 14/03/2000. 328
Karahan, S.;“Süper Lüks, Süper, Ekstra ve Lüks İşaretlerinin Gıda Markalarında Kullanılması
Mümkün müdür?”, FMR 2001, C.I., S.3, s. 39.
142
OHIM Temyiz Kurulu vermiş olduğu bir kararda “International Star Registry
(Uluslararası Yıldız Tescili)”329
ibaresini “yıldızlara isim verme” biçimindeki özel bir
hizmet için hatalı bir resmi statü belirttiği gerekçesiyle reddetmiştir.
6.2.5 Sayılar ve Harfler
Sayı ve harften oluşan işaretlerin de bazı ürün veya hizmetler için yanıltıcı
olması mümkün olabilmektedir. Uygulamada çok fazla karşımıza çıkmasa da, doktrinde
harflerin de mallar üzerinde yanıltıcı olarak değerlendirilebileceği hususunda görüş
birliğine varıldığı görülmektedir. Örneğin, Türkiye’de üretilen votkalar üzerinde kiril
harfleri330
, elektronik eşyalarda da Japonca harflerin yanıltıcı olacağı konusunda çok
sayıda görüş bulunmaktadır.
Şekil 6.4: Sayı unsuru barındıran yanıltıcı marka örneği
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi (Şekil 6.4.)’de yer alan marka örneğinde ise, esas
unsur konumunda bulunan %100 ibaresi, sonrasında gelen yan unsur Cafe de Colombia
(Kolombiya Kahvesi) ifadesini daha da güçlendirmiş ve bu başvurunun eşya listesinden
yapay kahveler, kahve katkıları çıkartılmıştır.331
Sayıların yanıltıcılığına ilişkin Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi oldukça farklı bir
bakış açısı ve uygulamayla karşımıza çıkmaktadır. Ofis, kendi ülkesindeki telefon
başlangıcı olan 1800’ün yanına, malın veya hizmetin ilgili olduğu kelimeyi telefonun tuş
329
OHIM Temyiz Kurulu Kararı, R468/99-1, 2002. 330
Arkan, S., C.I.,1997, s. 87. 331
İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka Veri Tabanı, 2329776 tescil numaralı marka.
143
takımındaki karşılığıyla vererek numarayı belirten marka başvurularında marka
başvurusunun sahibi ile markada verilen telefon numarasının aynı kişi ya da kurum
olmaması durumunda ret kararı vermektedir.332
6.2.6 Şekil ve Resimler
Marka başvurusunun resimden oluştuğu durumlarda da başvuru yanıltıcı olduğu
gerekçesiyle reddedilebilmektedir. Gerçekten de kişi, hayvan veya cisim fotoğrafı ya da
resmi ilgili ürünler üzerinde içerik, kalite, konusunda yanıltıcı olabilmektedir. Örneğin,
eşya listesinde köpek mamaları bulunan bir başvurunun kedi resmi veya fotoğrafından
oluşması kanaatimizce yanıltıcı olacaktır. Benzer şekilde “sentetik iplikten yapılan bir
kazağın üzerinde koyun resmi içeren bir markanın bulunması triko kazağın niteliği
konusunda halkı yanıltabilir.”333
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi’nin bu konudaki kriteri uyarınca ünlü bir
kimsenin resmi veya fotoğrafının o kişiyle bağlantılı olabilecek ürünler üzerinde tescili
talep ediliyorsa başvuru yanıltıcı olduğu gerekçesiyle reddedilir. Özellikle, kişilerin
önem arz ettiği alanlarda (müzik, moda, spor gibi), haber değeri olan kişilerin
fotoğraflarının kullanıldığı durumlarda bu konuda katı uygulamalara gidilmektedir.334
Öte yandan Arkan’a göre, Türkiye’de üretilen parfümler üzerinde Eyfel kulesinin
resmi de coğrafi kaynak hususunda yanıltıcı olacağından tescil edilmemelidir.335
Diğer taraftan malın kendi resminin veya fotoğrafının yanıltıcılık
değerlendirmesi hususunda farklı yaklaşımlardan biri, Hırvatistan Fikri Mülkiyet
Ofisi’ne aittir. Ofis, kurabiye resimlerinden oluşan bir başvurunun kurabiyeler için
332
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Bölüm 29, 2007, s. 10. 333
Gürsoy, S.; “Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 49 334
Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Bölüm 29, 2007, s. 10. 335
Arkan, S., C.I., 1997, s.87.
144
olmasa da aynı sınıfta yer alan diğer ürünler için tüketiciyi yanıltmayacağını öne sürerek
tescil edilebileceğini belirtmiştir.336
Kanımızca, böyle bir uygulama gıda alanında
ambalajla satılan ürünlerin fazla olması ve birbirine nitelik olarak yakın ürünlerin
fazlalığı nedeniyle tüketicinin yanılmasına neden olabilecektir.
TPE’nin karar kriterleri çerçevesinde ambalaj şekliyle birlikte yapılan marka
başvurularında ambalajın üzerinde yazılı olan ürün çerçevesinde mal kısıtlamasına
gidilmesi gerektiği belirtilmiştir. Örneğin, ambalajın üzerinde “Mustafa Çamaşır
Deterjanı” yazılı bir başvuruda “çamaşır deterjanı” dışındaki ürünler çıkartılmaktadır.337
Buradan yola çıkarak ambalajlar üzerinde içindeki malı belirten herhangi bir işaretin
yanıltıcılığa konu olabileceğini anlamamız mümkündür.
336
Croatia Intellectual Property Office Trademark Guideline, Hırvatistan Fikri Mülkiyet Ofisi Marka
İnceleme Kılavuzu; 2007, s. 34, ayrıca bkz. http://www.dziv.hr/prirucnici/hr_guidelines/hr/guidelines-
mrk-en.pdf . 337
TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 13.
145
SONUÇ
Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için gerekli olan şartlar gerek
uluslararası gerekse ulusal düzenlemeler ile belirlenmiştir. Tüm dünyada marka hukuku
alanında geçerli olan bu şartların en önemlisi, işaretin ayırt edici olmasıdır.
Ayırt edicilik tespitinde, işaretin üzerinde kullanılacağı mal veya hizmet, bu mal
veya hizmetin ilgili olduğu sektör ve hitap ettiği tüketici kesimi başta olmak üzere
birçok husus önemlidir. İşaretin, üzerinde kullanılacağı mal veya hizmet için tanımlayıcı
olması, o sektörde herkesin kullanımına açık olma zorunluluğunun bulunması veya
işaretin başlı başına hiçbir mal veya hizmet için marka olarak algılanmaması marka
olarak tescil edilmesine engel teşkil eder.
Bunların yanı sıra, mal veya hizmeti tanımlamakla beraber bu tanımlamanın
doğru olmadığı işaretlerden oluşan marka başvurularının da tüketiciyi yanıltacağı
gerekçesiyle tescili de birçok ülkede yasaklanmıştır.
Ancak, her ne kadar bu hükümler marka kanunlarında açıkça yer alsa da, kesin
sınırlar koymanın ve subjektif değerlendirmelerden arınmanın mümkün olmadığı marka
incelemelerinde ülkeler arası hatta ülkelerin kendi içerisinde bile farklı bakış açıları ve
yorumlar karşımıza çıkmaktadır. Uygulamalar arasında da uçurumlara yol açan bu
farklılıklar globalleşmenin etkisiyle markasını birçok ülkede tescil ettirmek isteyen
marka sahiplerini, markayı tescile yetkili kurumlarda çalışan uzmanları ve yetkili
mahkemeleri de kararsızlık içerisine sokmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra, günümüzde, üreticilerin, marka bombardımanı altındaki
tüketiciye, sundukları mal veya hizmetin özelliklerini doğrudan veya dolaylı olarak
belirten, mal veya hizmetlere üstünlük katan işaretleri kullanmak istemeleri ve bu
işaretlerin marka olarak tescilini talep etmeleri ayırt edicilikten yoksun, tanımlayıcı,
yanıltıcı işaretlerden oluşan başvuruları arttırmıştır. Bu nedenlerle, ülkeler artık
146
uygulamalarında uyum sağlamak, karşılaşılan sorunları paylaşmak amacıyla birçok
toplantı, seminer, eğitim vb. organizasyonlarla paralel uygulamalar geliştirmeye
çalışmaktadır.
Elbette ki, dünyada her ülkenin marka incelemesinin aynı olması, her marka için
alınacak kararın birbirine uyumlu olması mümkün değildir. Ayrıca her ülkenin
konuştuğu dilin, kültürününün, eğitim düzeyinin farklı oluşu marka başvurularının
inceleme kriterlerini de etkileyecek farklı kararların alınmasının önüne geçilemeyecektir.
Hatta, aynı ülkede yaşayan kişiler arasındaki bilgi birikimi, tecrübe, ilgi alanı, eğitim
gördüğü alan gibi konularda var olan farklılıklar bile marka algılamasını değiştirecektir.
Ancak, bu konuda ülkelerin marka tesciline yetkili kurumlarının ve ilgili
mahkemelerinin üzerlerine düşen en önemli görev, gelişen bir alan olan marka tescili
konusunda her türlü yeniliğin takip edilmesidir. Ayrıca yurt dışındaki uygulamaların,
yasal düzenlemelerin, kararların takibinin yanı sıra, marka tesciline yetkili kurum, marka
davalarına bakan mahkemeler ve marka vekilleri arasında bilgi akışı sağlanması da,
şüphesiz ki, oldukça yararlı olacaktır.
Markaların incelenmesi sırasında, markanın mal veya hizmet listesine öncelikle
dikkat edilmesi, ilgili tüketici kesiminin niteliklerinin, markayı tüketicinin algılama
biçiminin ve her markanın kendine has özelliklerinin tümüyle değerlendirilmesi
gerekmektdir.
Tanımlayıcı nitelikte olabilecek marka başvurularında, işaretin bir bütün olarak
değerlendirilmesi, birkaç unsurdan oluşan işaretlerde sözcüklerin bir araya gelişinin
günlük hayattaki kullanımı, bu kullanıma tüketicinin ne kadar aşina olduğu önem arz
etmelidir. Yabancı dildeki sözcüklerin başvurusunda ise, yine ilgili tüketici kesiminin
sözcüğü anlamayıp anlamadığı üzerinde durulmalıdır.
147
Yanıltıcı nitelikte bulunan işaretlerde, yanılmanın gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğinin veya bu yanılgının tüketicinin alım kararına etkisinin iyi tespit
edilmesi gerekmektedir. Genellikle üreticinin ticari ahlak kurallarına uyacağı
varsayılmakla beraber mal veya hizmetin ilgili olabileceği coğrafi kaynak veya
kalitesiyle ilgili olarak tüketicinin alım kararını etkileyecek ve daha yüksek fiyata razı
olmasını sağlayacak işaretlerin tescil edilmemesi gerekir. Yanıltıcı işaretin yan unsur
olarak bulunması halinde, mal listesinde yapılacak kısıtlama işaretin doğru mal veya
hizmetlerde tescil edilmesini sağlayacaktır.
148
KAYNAKÇA
Ağın, E.; “Tescil Edilebilir Markalar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005
Ar, A. A.; “Marka ve Marka Stratejileri”, Ankara, 2004
Arkan, S.; “Marka Hukuku”, C. I.-II, Ankara, 1997
Arseven, H.; “Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku”, İstanbul, 1951
Berlit, W.; “Das Neue Markenrecht” , Münih, 1995
Colston, C; Middleton K.; “Modern Intellectual Property Law”, New York, 2006
Cornish, W.R.; “Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks”,
Londra, 1996
Doğan, B. F.; “Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği”, FMR
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:5, Cilt:5, 2005/4
Doğan, B. F.; “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç
Kazanma”, Banka Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XXIV, Sayı-1, 2007
Fezer, K. H.; “Was macht ein Zeichen zur Marke?”, Wettbewerb in Recht und
Praxis, 2000
Gürsoy, S.; “Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri”, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2005
149
Gürzümar, O. B.; “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda
Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, C.20, S.4, 1994
Hagan, R., “The Myths of Generizide”, Intellectual Property Law Newsletters,
2004
Kane, S. D.; “Trademark Law: Practitioner’s Guide”, Practising Law Institute,
2002
Karaahmet,E; Yalçıner,U.G.; “Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları”,
Ankara, 1999
Karahan, S.; “Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”, Konya, 2002
Karahan, S.; “Süper Lüks, Süper, Ekstra ve Lüks İşaretlerinin Gıda
Markalarında Kullanılması Mümkün müdür?”, FMR 2001 C.I., S.3
Karasu, R. ; “Ses Markaları” FMR, Yıl:7, Cilt:7, Sayı:2007/2, s:47
Karen, B.T.; “Intellectual Property Law Review-2004”, New York, 2004
Kavlak, U.İ.; “Marka Tescilinde Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri: Avrupa
Toplulukları Düzenlemeleri Çerçevesinde Türkiye Düzenlemeleri”, TPE
Uzmanlık Tezi, Ankara, 2001
Kaya, A.; “Marka Hukuku”, İstanbul, 2006
Kıtchın, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., Keeling, D.;
“Kerly’s Law of Trademarks and Trade names”, Londra, 2005
Kortbein, C. ; “Markenschutz für Hörzeichen, Franfurt am Main”, Bern, 2005
150
Kutlu, O.; “Karşılaştırmalı Markalar Hukuku”, İstanbul, 2002
O’Donnell, M.J.; “Unusual Trademarks: Sounds, Scents, Colors”, Massachusets
Bar Association, Lawyers Journal, 2001
Öçal, A.; “Türk Hukunda Markaların Himayesi”, Ankara, 1967
Özdal, Ş.; “556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil
Edilebilecek İşaretler”, İstanbul, 2005
Pekdinçer, T. R.; “Marka Hakkı ve Korunması”, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2001
Schechter, E. R., Thomas, J. R.; “Intellectual Property The Law of Copyrights,
Patents and Trademarks”, Hornbook Series, 2003
Suluk, C.; “Tasarım Hukuku”, Ankara, 2003
Şenocak, K.; “Soyut Renk Markaları”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan,
Ankara, 2003
Şenocak, K., Hanedan, R.C.; “Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku
Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, 2006
Tekinalp, Ü.; “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin
Hukuki Durumu”, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul,1997
Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İstanbul, 1999
Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İkinci Bası, İstanbul, 2002
151
Tekinalp, Ü.; “Ayırt Edici Nitelik Kazanma”, Prof. Dr. Famihan Tekil’in Anısına
Armağan, İstanbul, 2003
Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Üçüncü Bası, İstanbul, 2004
Tekinay, S.; “Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dışı Bırakılan Markalar”,
Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65inci Yaş Armağanı, Ankara, 1988
Ünal, M. ; “556 Sayılı KHK’ya göre Marka Olarak Tescil Edilebilecek
İşaretler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C.13, S.2005/2, 2005
www.cipo.ic.gc.ca: “Canadian Intellectual Property Office Trademark
Examination Manual, Name- Surname”, (Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi Marka
İnceleme Kılavuzu Adlar-Soyadlar), 2000
www.curia.europa.eu/: “ECJ&CFI Desicions”, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
ve İlk Derece Mahkemesi Kararları
www.dziv.hr: “Croatia Intellectual Property Office Trademark Guideline”
(Hırvatistan Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu), 2007
www.inta.org: “INTA The Trademark Reporter”, Mart-Nisan 2002, Vol. 92, No.2
www.ipaustralia.gov.au: “Australian Government IP Australia Trademark
Manual, Part 22-29”, (Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu
Bölüm 22-29), 2000.
www.ipo.gov.uk: “UK Intellectual Property Office, Manual of Trade Marks
Practice”, (İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu), 2008
152
www.iponz.govt.nz: “New Zealand Intellectual Property Office Trademark
Manual/Absolute Grounds for Refusal, Distinctiveness”; (Yeni Zelanda Fikri
Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu, Mutlak Red Nedenleri-Ayırt Edicilik),
2007
www.jpo.go.jp: “Japan Patent Office Trademark Manual”, (Japonya Patent Ofisi
Marka İnceleme Kılavuzu), 2001
www.kazanci.com.tr: Yargıtay Kararları
www.massbar.org: O’Donnell, M.J., “Unusual trademarks: Sounds, scents,
colors”, Massachusets Bar Association, Lawyers Journal, 2001
www.oami.europa.eu/: “Guidelines Concerning Proceedings before the Office for
Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), OHIM
Trademark Examination Guideline”, (OHIM Marka İnceleme Kılavuzu), 2007
www.out-law.com: Out-Law News; “Treat Surnames Like Other Trademarks”,
20/01/2004
www.uspto.gov/: “United States Patent and Trademark Office, Substantive
Examination of Applications”, (ABD Patent ve Marka Ofisi Marka İnceleme
Kılavuzu), 2007
www. tpe.gov.tr: Türk Patent Enstitüsü Marka İncelemesi Karar Kriterleri,
2005
www.wipo.int : “Submission by the Delegation of Germany”, (WIPO Markalar,
Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Kanunları Daimi Komitesi’nin (SCT) 17.
toplantısına ilişkin olarak Almanya Delegasyonu tarafından gönderilen katkı
dokümanı), 2007
153
Yasaman H.; “Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi
Raporları” , 2. Cilt, İstanbul, 2005
Yasaman H.; “Marka Hukuku”, C.I.-II, İstanbul, 2004