publicidad comparativa - pierino stucchi en indecopi - 10 dic 2015

El uso de la marca ajena en publicidad comparativa

Límites a un derecho de uso exclusivo y a la libre comparación

Pierino Stucchi López Raygada10 de diciembre de 2015

I.- Régimen común sobre Propiedad Industrial

STUCCHI, 2015

Comunidad Andina

- Miembros: BO, CO, EC y PE

- Esquema de integración jurídica.

- Zona de Libre Comercio (2005).

- Intento de negociaciones

en bloque.

- Unión Aduanera suspendida.

- ¿Mercado Común?

- ¿Se necesita un régimen común de propiedad intelectual?

Derecho comunitario

• Comunidad Andina

– Tratado / Derecho originario: Acuerdo de Cartagena:• “Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre

tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.”

– Derecho derivado: • Decisiones: 486 (632 y 689) y 351, entre otras.

• El Derecho comunitario andino posee aplicación preeminente, directa e inmediata en la jurisdicción de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que son los Estados miembros de la Comunidad Andina.

STUCCHI, 2015

II.- El derecho de uso exclusivo sobre una marca

Denominativas

• COCA COLA

• L’BEL

• VISA

• TOYOTA

• TELEFONICA

STUCCHI, 2015

Figurativas

STUCCHI, 2015

Mixtas

STUCCHI, 2015

Tridimensionales

STUCCHI, 2015

El uso exclusivo de la marca

• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

• “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

STUCCHI, 2015

III.- Límites al derecho de uso exclusivo

STUCCHI, 2015

Factoría Carranza Hermanos

STUCCHI, 2015

Límites al derecho de uso exclusivo

• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

• “Artículo 157.- (…)• El registro de la marca no confiere a su titular, el

derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…) siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

STUCCHI, 2015

IV.- Límites a la libre comparación

Límites

• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

• “Artículo 157.- (…)• El registro de la marca no confiere a su titular, el

derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…) siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

STUCCHI, 2015

Límites

• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

• “Artículo 157.- (…)• El registro de la marca no confiere a su titular, el

derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…) siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

STUCCHI, 2015

Límites

• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

• “Artículo 157.- (…)• El registro de la marca no confiere a su titular, el

derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…) siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

STUCCHI, 2015

Uso válido de la marca ajena

V.- Derechos nacionales

Perú

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación indebida.-

• 12.1.- Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. (…).”

• (…)” 

STUCCHI, 2015

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación indebida.-

• 12.1.- (…) Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. ”

• (…)” 

STUCCHI, 2015

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación indebida.-

• (…) • 12.2.- Estos actos se reputan lícitos siempre que

cumplan con lo indicado en el párrafo 11.2 de la presente Ley, caso contrario configurarán actos de competencia desleal.”

STUCCHI, 2015

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 11º.- Actos de denigración.-• 11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan

como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.

(…).” 

STUCCHI, 2015

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 11º.- Actos de denigración.- (…)• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior,

estos actos se reputan lícitos siempre que:• a) Constituyan información verdadera por su condición

objetiva, verificable y ajustada a la realidad;• (…)” 

STUCCHI, 2015

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 11º.- Actos de denigración.- (…)• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se

reputan lícitos siempre que:• (…)• b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual,

presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta;

• (…)” 

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 11º.- Actos de denigración.- (…)• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos

se reputan lícitos siempre que:• (…)• c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros,

la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y,

• (…)” 

STUCCHI, 2015

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 11º.- Actos de denigración.- (…)• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos

se reputan lícitos siempre que:• (…)• d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones

sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales (…).”

• (…)” 

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Decreto Legislativo 1044 - LRCD

• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación indebida.-

• 12.1.- Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. (…).”

• (…)” 

STUCCHI, 2015

Colombia

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Ley 256 (1996) - normas sobre competencia desleal

• “ARTÍCULO 13. ACTOS DE COMPARACIÓN. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos, ni comprobables.”

Actos vinculados con la reputación de otro agente económico

• Ley 256 (1996) - normas sobre competencia desleal

• “ARTÍCULO 13. ACTOS DE COMPARACIÓN. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos, ni comprobables.”

Un caso para analizar

https://www.youtube.com/watch?v=87Pkohp_qFI

Respuestas compartidas

• ¿Vale la pena realizar publicidad comparativa?– Es una decisión de negocio. Actualmente tenemos una regulación clara.

• ¿Si deseo realizar publicidad comparativa es más seguro no mostrar la marca de mi competidor?– En términos regulatorios es indiferente. La evaluación debe considerar

la eficacia de la comunicación y el mensaje integral.

• ¿Debo mostrar solamente información objetiva? ¿Puedo usar el humor?– Información objetiva, exacta y veraz. – Humor sí. Ironía, sátira, burla o sarcasmo “depende de las

circunstancias”.

STUCCHI, 2015

Ideas finales

• Fin de la oscilación del requisito de “objetividad”.

• Consolidación del modelo social de competencia.

• ¿Es momento de pensar en la instancia única?

• Fortalecimiento de la autorregulación.

• Necesario retorno del procedimiento trilaterlal.

STUCCHI, 2015

El uso de la marca ajena en publicidad comparativa

Límites a un derecho de uso exclusivo y a la libre comparación

Pierino Stucchi López Raygada10 de diciembre de 2015