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Proceso 102-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a losolicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primeradel Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno Nº2001-00337 (7530). Actor: MOTOROLA, INC. Marca: TIMEPORT ............

Proceso 104-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presen-tada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad NUSKIN INTERNATIONAL, INC. Caso: marca “NUTRISKIN (mixta)”. Expe-diente: N° 2002-00160 (7940) .....................................................................

Proceso 109-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00185 (7991).Actor: AZTRA ZENECA AB. Marca: “LOC PAIN”.......................................

Proceso 117-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literales a),d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, confundamento en la consulta formulada por el Tribunal, Distrito N° 1, de loContencioso Administrativo, Primera Sala, de la República del Ecuador.Expediente interno N° 7676-LR. Actor: FERNANDO SEPULVEDA JARA-MILLO. Marca denominativa “BIGBOSS” ....................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIII - Número 1306

Lima, 10 de marzo de 2006

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PROCESO Nº 102-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estadode la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2001-00337 (7530).

Actor: MOTOROLA, INC. Marca: TIMEPORT.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta yun días del mes de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de losartículos 81 y 82 literal e) de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 134 y135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina, de fecha 23 de

GACETA OFICIAL 10/03/2006 2.40

mayo de 2005, remitida por el Consejo de Esta-do, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, de la República de Colombia, conmotivo del proceso interno Nº 2001-00337 (7530).

Que la mencionada solicitud cumple con todoslos requisitos de admisibilidad establecidos enlos artículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 27 de julio de 2005.

1. Las partes.

La actora es MOTOROLA, INC.

Se demanda a la Superintendencia de Industriay Comercio.

1. Determinación de los hechos relevantes

2.1 Hechos.

El 2 de septiembre de 1999, la sociedad MotorolaInc, por intermedio de apoderado solicitó el re-gistro de la marca TIMEPORT para identificarproductos de la clase 9 de la Clasificación Inter-nacional. (aparatos e instrumentos científicos,náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos,cinematográficos ópticos de pesar, de medida,de señalización, de control (inspección), de so-corro (salvamento) y de enseñanza; aparatospara el registro, transmisión, reproducción delsonido o imágenes; soportes de registro magné-tico, discos acústicos; distribuidores automáti-cos y mecanismos para aparatos de previo pago;cajas registradoras, máquinas calculadoras,equipos para el tratamiento de la información yordenadores; extintores). Posteriormente, el 26de octubre de 1999, fue publicado el extracto dela solicitud en la Gaceta de Propiedad Indus-trial, presentando observación la sociedad Bell-south Colombia S.A. el 7 de diciembre de 1999,en base a prohibiciones absolutas de registro.

Mediante Resolución Nº 11551 de 31 de mayode 2000, la Jefa de la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio decidió declarar fundada la observaciónpresentada por Bellsouth Colombia S.A. y portanto, denegar el registro de la marca TIMEPORT.

El 31 de julio de 2000, Motorola Inc, interpusorecurso de reposición y en subsidio de apela-ción; mediante Resolución Nº 31005 de 29 de

noviembre de 2000, se decidió el recurso de re-posición interpuesto por la parte actora, confir-mando la Resolución impugnada y remitiendo elexpediente al Superintendente Delegado para laPropiedad Industrial, para decidir el recurso deapelación, el cual fue resuelto mediante Resolu-ción Nº 12507 de 20 de abril de 2001, confirman-do la decisión contenida en la Resolución Nº11551 y declarando agotada la vía gubernativa.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante manifiesta que “no se examinóde manera rigurosa si la situación planteada porel opositor, tenía la magnitud para que la expre-sión TIMEPORT resultara ser un signo genéri-co, descriptivo o usual respecto de los produc-tos de la clase 9 internacional, para los cualesse solicitó su registro. Lo único que se examinópara expedir estas resoluciones fue que existíauna utilización remota y eventual de la expre-sión TIMEPORT en una fase de elaboración deprogramas de computador, una actividad tecno-lógica cuya relación con los productos para losque se solicitó el registro de la marca TIMEPORTno existe para que implique que la misma seagenérica, descriptiva o usual”.

Arguye además que TIMEPORT es una expre-sión caprichosa o de fantasía idónea para cons-tituirse en marca de los productos de la clase 9internacional, por cuanto no es una palabra queexista en ningún idioma ni en ningún lenguajetécnico, por lo que concluye que “resulta equi-vocado considerar que un término usado enprogramación de computadores pueda ser ge-nérico o descriptivo en el comercio de los pro-ductos de la clase 9 utilizados en actividadestecnológicas y de comunicaciones”.

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.1. De la Superintendencia de Industria yComercio.

La Superintendencia señala que: “en la expre-sión ‘TIMEPORT’ no existe elemento algunoque aporte distintividad que la haga susceptiblede registro marcario, habida cuenta que estaexpresión consiste en un puerto de tiempo opuede referirse también al tiempo que dura enaparecer un portal de internet; presentando esaexpresión significado propio dentro de los pro-ductos relacionados con las comunicaciones, locual implica la no apropiación de la misma comomarca por parte de un solo empresario”.


Y agrega que además de no reunir los requisitosdel artículo 81 de la Decisión 344, también seencuentra incursa en la causal de irregistrabilidadprescrita en el literal d) del artículo 82 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

2.3.2. Del tercero interesado. Sociedad Bell-south Colombia S.A.

La sociedad Bellsouth Colombia S.A., manifies-ta que “al negar el registro como marca de laexpresión TIMEPORT, la Superintendencia deIndustria y Comercio está evitando que uno delos actores del mercado, se apropie de un voca-blo de uso común”.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que si bien en la consulta prejudicial se solicitóla interpretación de los artículos 81, 82 literal d)de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena; y de los artículos 134 y 135literales e) y f) de la Decisión 486; dado que losartículos 134 y 135 literales e) y f) de la De-cisión 486 no son aplicables al caso concreto,no se interpretarán; sin embargo, se interpretaráde oficio el literal e) del artículo 82 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena y la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 486, por corresponder al caso submateria.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas las signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que, en el lenguaje corriente oen el uso comercial del país, sea unadesignación común o usual de los produc-tos o servicios de que se trate;

(…)”.

DECISIÓN 486

“(…)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.


Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO

En principio, y con el fin de garantizar el respe-to a las exigencias de seguridad jurídica y deconfianza legítima, la norma comunitaria de ca-rácter sustancial no surte efectos retroactivos;por tanto, las situaciones jurídicas disciplina-das en ella se encuentran sometidas, en sí y ensus efectos, a la norma vigente al tiempo de suconstitución. Y si bien la nueva norma comuni-taria no es aplicable, salvo previsión expresa, alas situaciones jurídicas nacidas con anteriori-dad a su entrada en vigencia, procede su apli-cación inmediata a los efectos futuros de lasituación nacida bajo el imperio de la normaanterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigenteal momento de la presentación de la solicitud deregistro de un signo como marca, será la apli-cable para resolver sobre la concesión o dene-gatoria del mismo; y, en caso de impugnación—tanto en sede administrativa como judicial—de la resolución interna que exprese la voluntadde la Oficina Nacional Competente sobre laregistra-bilidad del signo, será aplicable parajuzgar sobre su legalidad, la misma norma sus-tancial del ordenamiento comunitario, que seencontraba vigente al momento de haber sidosolicitado el registro marcario.” (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C.Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

El régimen común de propiedad industrial sebasa en la irretroactividad de la norma sustan-cial, disponiendo que todo derecho de propie-dad industrial, válidamente otorgado de confor-midad con la normativa anterior, subsistirá porel tiempo en que fue concedido. Sin embargo,las disposiciones han contemplado, además, laaplicabilidad inmediata de la norma sustancialposterior a los efectos futuros del derecho naci-do bajo la vigencia de la norma anterior, pues

han dispuesto que, en cambio, se aplicará lanueva Decisión comunitaria al uso, goce, obli-gaciones, licencias, renovaciones y prórrogasde tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si elius superveniens se halla constituido por unanorma de carácter procesal, ésta se aplicará, apartir de su entrada en vigencia, a los procedi-mientos por iniciarse o en curso. De hallarse encurso el procedimiento, la nueva norma se apli-cará inmediatamente a las actividades procesa-les pendientes, y no, salvo previsión expresa, alas ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, mar-cas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PRE-PAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 deoctubre de 2002).

En el caso de autos, la solicitud de registro delsigno “TIMEPORT” fue presentada el 2 de se-tiembre de 1999, es decir, cuando se encontra-ba en vigencia la Decisión 344. Por tanto, es deaplicación al caso concreto dicha norma Andinapara determinar los requisitos de registrabilidaddel signo y las prohibiciones tanto absolutascomo relativas del mismo.

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISI-TOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SERREGISTRADO COMO MARCA

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define el concepto demarca. Sobre la base de esta definición legal, elTribunal ha interpretado que la marca constituyeun bien inmaterial representado por un signoque, perceptible a través de medios sensorialesy susceptible de representación gráfica, sirvepara identificar y distinguir en el mercado losproductos o servicios producidos o comerciali-zados por una persona de otros idénticos osimilares, a fin de que el consumidor o usuariomedio los valore, diferencie, identifique y selec-cione, sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio co-rrespondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos, sin riesgo de error o confusión, elorigen y la calidad del producto o servicio que el


signo distingue. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además elregistro de un signo como marca al cumplimien-to de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los sentidos,a fin de ser captado, retenido y asimilado poréste. La percepción se realiza, por lo general, através del sentido de la vista. Por ello, se consi-deran signos perceptibles, entre otros, los queconsisten en letras, palabras, formas, figuras,dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar el origen empresarial y lacalidad del producto o servicio. La distintividad,además, debe ser suficiente, es decir, de talmagnitud que no haya razón para temer que elsigno induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar cons-tituidas por letras, palabras, figuras, dibujos ocifras, por separado o en conjunto. Este requisi-to guarda correspondencia con el previsto en elartículo 88, literal d, de la Decisión 344, en elcual se exige que la solicitud de registro seaacompañada por la reproducción de la marcacuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de unsigno como marca si éste no cumple los requi-sitos acumulativos que la citada disposiciónprevé en forma expresa.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉ-RICOS Y DESCRIPTIVOS.

La distintividad, es un requisito fundamental parael registro marcario y la falta de tal calidadpuede darse por razones inherentes a su es-

tructura, es decir, cuando se trata de circuns-tancias referentes al signo en sí mismo o que sedesprenden de la relación existente entre éste ylos productos o servicios que aspira designar,tal como sucede en el caso de los signos gené-ricos y descriptivos.

Desde el punto de vista marcario, un término esgenérico cuando es necesario utilizarlo en algu-na forma para designar el producto o servicioque desea proteger, o cuando por sí solo puedaservir para identificarlo.

Por otro lado, los términos descriptivos son losque informan de manera directa y exclusiva alos consumidores sobre las características, ca-lidad, cantidad, funciones, ingredientes, tama-ño, valor, destino, etc. y otras propiedades delos productos o servicios, que se quiere distin-guir con la marca.

La doctrina ha definido a la denominación gené-rica de la manera siguiente:

“Se trata, como su nombre lo indica, de desig-naciones que definen no directamente el objetoen causa, sino la categoría, la especie o el gé-nero, a los que pertenece ese objeto”. (OTAMEN-DI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta EdiciónActualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002.Pág. 71).

“(...) la que originariamente designa o con pos-terioridad llega a designar el género de los pro-ductos o servicios al que pertenece, como unade sus especies, el producto o servicio que sepretende diferenciar a través de la denomina-ción (...) una denominación es genérica precisa-mente porque es usual: La denominación quese utiliza usualmente para designar un productoo servicio, es la denominación que designa eseproducto o servicio (...) si se permitiese el regis-tro de signos genéricos se otorgaría al titular unmonopolio sobre ese género de productos”. (Co-mentarios a los Reglamentos sobre la marcacomunitaria. Artículo de Carlos LEMA Ledesma.Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70).

La genericidad o la descriptividad de un signodeben ser apreciadas en relación directa conlos productos o servicios de que se trate, porcuanto una palabra no tiene el carácter de gené-rica o descriptiva por el solo hecho de serlo ensentido gramatical; en lo que a marcas se refie-re, la expresión genérica puede identificarse


cuando al formular la pregunta ¿qué es?, enrelación con el producto o servicio designado,se responde empleando la denominación gené-rica. De igual modo, se identifica a la denomina-ción descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?,y en relación con el producto o servicio de quese trate, se contesta haciendo uso justamentede la denominación considerada descriptiva.

Los signos descriptivos son aquellos que sirveno pueden servir en el mercado, para designarexclusivamente las propiedades o característi-cas de los productos o servicios y, en particularlas referidas a la especie, la calidad, la canti-dad, el destino, el valor, la procedencia geográfi-ca, época de producción del producto o de laprestación del servicio u otras de sus caracte-rísticas.

Es indudable que una expresión que es genéri-ca o descriptiva respecto de unos productos oservicios, puede utilizarse en un sentido distintoal de su significado inicial o propio, de modoque el resultado será novedoso cuando se usapara distinguir determinados productos o servi-cios, que no tengan relación directa con la ex-presión que se utiliza.

La marca denominativa, formada por uno o másvocablos genéricos o descriptivos, tiene la posi-bilidad de ser registrada siempre que forme unconjunto marcario suficientemente distintivo; deigual forma podría ser registrable el signo quese usa para designar productos o servicios dis-tintos de aquéllos para los cuales constituyedenominación genérica o descriptiva.

IV. DESIGNACIONES COMUNES, USUALES OHABITUALES DE PRODUCTOS O SERVI-CIOS.

En el marco del artículo 82, literal e), de laDecisión 344, se entiende por signo común ousual aquel que se encuentra integrado exclusi-vamente por uno o más vocablos o indicacionesde los que se utilizan en el lenguaje corriente oen el uso comercial del país en que se hasolicitado el registro del signo, para identificar odescribir los productos o servicios de que setrate.

En este caso, el signo no será suficientementedistintivo y no podrá otorgarse a su titular elderecho al uso exclusivo de las indicacionescomunes o usuales que lo integren.

El signo puede ser habitual ab initio, según lascostumbres del comercio, o sobrevenida a con-secuencia de su uso según esas mismas cos-tumbres unido a circunstancias tales como lafalta de una actividad idónea por parte de sutitular para evitarlo, caso en el cual se sueledesignar con el término “vulgarizado”.

En la doctrina, se entiende al fenómeno por elmedio del cual un signo pasa de ser plenamentedistintivo a ser de uso común, como vulgariza-ción, y en este sentido, se entiende por “signovulgarizado”, a “aquel que si bien en sus iniciosno era el nombre original del producto, ha que-dado por virtud de su uso, y con el paso deltiempo, consagrada como apelativo obligado delos productos o servicios identificados”. (ALE-MÁN, Marco Matías: “Marcas: NormatividadSubregional sobre Marcas de Productos y Ser-vicios”; Editorial Top Management International,Bogotá, p. 84)

Sin embargo, si bien la norma actual (Decisión486) contempla la prohibición de la vulgariza-ción, la Decisión en análisis (Decisión 344) nolo hace, y por tanto, sólo se tendrá en cuentapara el análisis del presente caso la condiciónde signo habitual ab initio.

En este sentido, lo que haya de reputarse habi-tual no deberá ser identificado o valorado conarreglo a los diccionarios de la Real Academiade la Lengua, sino al lenguaje común, y lascostumbres constantes del comercio. La cons-tancia implica permanencia o arraigo en el usodel signo como medio de uso común en elsector profesional o de mercado para designaruna concreta clase de producto o servicio.

La prohibición alcanza tanto a los signos deno-minativos como a los gráficos: en efecto, cuan-do la disposición alude a la indicación que seutiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretarque se refiere al signo denominativo; y cuandotrata de la indicación común en el uso comer-cial, cabe considerar que la prohibición se refie-re también al signo gráfico.

La circunstancia de que la prohibición de regis-tro haya de configurarse cuando el signo seencuentre compuesto “exclusivamente” por indi-caciones que hayan devenido en habituales,hace que, si una indicación distintiva forma par-te de dicho signo, éste pueda ser registradocomo marca, lo que no significa que el solicitan-


te pueda reivindicar el uso exclusivo de la in-dicación habitual.

La autoridad nacional competente debe realizarun examen del signo en controversia a fin dedeterminar si es genérico, descriptivo o habitualy si por lo tanto es registrable o no.

Asimismo, el juez nacional competente al apli-car las normas pertinentes del OrdenamientoJurídico Andino, deberá analizar en el presentecaso, si el signo solicitado cumple con los re-quisitos señalados en la norma andina citada y,debe determinar, luego, si está incurso en algu-na de las causales de irregistrabilidad, particu-larmente, en la que se cita como violada en laresolución impugnada en la consulta.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. De acuerdo con el principio de irretroactividad,con el fin de garantizar la seguridad jurídica yla confianza legítima, la norma comunitariasustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigen-te al momento de presentarse la solicitud deregistro de un signo como marca, será laaplicable para resolver sobre la concesión odenegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha dela solicitud de registro de una marca fuerederogada y reemplazada por otra antes dehaberse concluido el procedimiento corres-pondiente a dicha solicitud, será aquella laaplicable para determinar si se han cumplidoo no los requisitos de concesión del registro,mientras que la norma procesal posterior serála aplicable al procedimiento en curso.

2. Un signo puede ser registrado como marca,si reúne los requisitos de distintividad, per-ceptibilidad y posibilidad de ser representadográficamente, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena. Esa aptitud se confirmará,por cierto, si la denominación cuyo registrose solicita no se encuentra comprendida enninguna de las causales de irregistrabilidaddeterminadas por los artículos 82 y 83 de lamencionada Decisión.

3. Son irregistrables por carecer de distintividadlos signos genéricos, entendiéndose por ta-les a los términos que exclusivamente desig-nen a los productos o servicios que se pre-tende distinguir.

4. No son registrables las denominaciones des-criptivas, es decir, aquellas que comunican alconsumidor de manera directa y exclusivalas características esenciales de los produc-tos y/o servicios que se pretenden distinguircon el signo solicitado, como se menciono,desde el punto de vista marcario, un términoes genérico cuando es necesario utilizarlo enalguna forma para designar el producto o ser-vicio que desea proteger, o cuando por sí solopueda servir para identificarlo.

5. Un signo no será registrable si se encuentraintegrado en forma exclusiva por una o másindicaciones de las que se utilizan común-mente, en el uso comercial del País Miembroen que se ha solicitado su registro, paraidentificar o describir los productos o servi-cios que constituyan su objeto. En caso con-trario, será registrable.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.

Moisés Troconis VillarrealPRESIDENTE

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Rubén Herdoíza MeraMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO


PROCESO Nº 104-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83,literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Parte actora: sociedad NU SKIN INTERNATIONAL, INC.Caso: marca “NUTRISKIN (mixta)”. Expediente: N° 2002-00160 (7940).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agostodel año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de ladisposición prevista en el “literal a) del artículo136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andi-na”, formulada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, por órgano desu Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Men-doza Martelo, y recibida en este Tribunal en fe-cha 23 de junio de 2005; así como el informe delos hechos que el solicitante considera relevan-tes para la interpretación, y que, junto con losque derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Según el consultante, la parte actora alegaque “la sociedad AGENCIA (sic) MOTTA S.A.,presentó una solicitud para el registro de lamarca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’ …”; que “esta soli-citud fue publicada en la Gaceta de la PropiedadIndustrial, presentándole observaciones la so-ciedad NU SKIN INTERNATIONAL INC”; que “laDivisión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio, declaró fundadala observación presentada por la sociedad NU

SKIN INTERNATIONAL INC, y se negó el regis-tro de la marca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’, por consi-derarla incursa en la causal de irregistrabilidadcontemplada en el literal a) del artículo 136 de laDecisión 486 …”; que “la sociedad AGENCIASMOTTA S.A., presentó recurso de reposición ysubsidiario de apelación en contra de la anteriorresolución …”; que “Mediante Resolución núm.32203 de 28 de septiembre de 2001 se resolvióel recurso de reposición interpuesto por la so-ciedad AGENCIAS MOTTA S.A., en contra de laanterior resolución, confirmándola en todas suspartes”; y que “Mediante Resolución 39495 de28 de noviembre de 2001, la SuperintendenciaDelegada para la Propiedad resolvió el Recursode apelación interpuesto en subsidio, revocandoen todas sus partes la Resolución núm. 18033,o sea aquella que declaraba fundada la observa-ción presentada por la sociedad UN (sic) SKININTERNATIONAL INC., quedando agotada así lavía gubernativa”.

Observa el Tribunal que, según el texto de lademanda, “La sociedad AGENCIAS MOTTA S.A.presentó el día 18 de Febrero de 1997, una soli-citud para el registro de la marca ‘NUTRISKIN(MIXTA)’, para distinguir productos de la clase 3de la Clasificación Internacional …”.

1.2. Cuestión de derecho

Informa el consultante que la actora denunciala violación del artículo 136, literal a, de la De-

Mónica Rosell MedinaSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica RosellSECRETARIA


cisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, argumentando al efecto que “… el error dela administración consistió en concluir que en-tre la marca solicitada a registro NUTRISKIN(Mixta) de la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A.,y la marca registrada NUSKIN (sic), no existensemejanzas susceptibles de inducir al público aerror, la confusión se acentúa si tenemos encuenta que las dos marcas además de ser casiidénticas, se destinan a distinguir los mismosproductos, es decir, los de la clase tercera dela Clasificación Internacional de Niza, lo cualsin lugar a dudas incrementa las posibilidadesde confusión para el publico (sic) consumidor”;que “… en efecto la marca solicitada a registro‘NUTRISKIN’ (MIXTA), pretende distinguir ‘Cre-mas para limpiar, cuidar y embellecer el rostro,las manos y el cuerpo’ comprendidos en laclase 3 internacional y que por su parte la mar-ca registrada ‘NU SKIN’ distingue: ‘Cosméticosy productos de perfumería a saber: preparacio-nes y lociones para el cuidado de la piel y elcabello, lociones limpiadoras para la piel, lim-piadores faciales, composiciones y mascarillasde barro para revitalizar la piel, tónicos para lapiel, cremas humectantes para la piel, cremasrejuvenecedoras para la piel, composiciones parael estiramiento facial, geles limpiadores para elcuerpo, exfoliadores, lociones para las manos,lubricantes para la afeitada, lociones para des-pués de la afeitada, protectores de sol para lapiel …’ dentro de los cuales evidentemente se en-cuentran los productos que se pretenden distin-guir con la marca solicitada, entonces podemosconcluir que la marca solicitada ‘NUTRISKIN(MIXTA)’ se encuentra incursa dentro de la cau-sal de irregistrabilidad señalada en literal a) delartículo 136 de la Decisión 486 …”.

El consultante también informa que, según elactor, “de acuerdo con lo anterior la expresión‘NUTRISKIN’ no es susceptible de registrarsecomo marca ya que esta (sic) imita y reproducela marca ‘NU SKIN’ lo que crearía confusión enel publico (sic) consumidor, en cuanto a susproductos y en cuanto al origen empresarial delos mismos”; que “la expresión NUTRISKIN (Mix-ta), carece de distintividad elemento este indis-pensable para ser admitido su registro comomarca, ya que su similitud con la marca NUSKIN puede inducir al público a error”; y que“ambas marcas comparten de manera idénticaseis letras en el mismo orden, esto ocasionaque para el oído humano suenen de forma muyparecida además que tienen los mismos golpes

de voz, por otro lado ante la gran similitud exis-tente el público consumidor podría pensar queambas marcas pertenecen al mismo empresariocuando en realidad estas provienen de dos fabri-cantes diferentes sin ningún vínculo entre sí,agravando la situación anterior el hecho de queambas marcas se destinan a distinguir los mis-mos productos …’ “.

El Tribunal observa además que, según lademanda, “no se puede desconocer que la ex-presión ‘NUTRISKIN’ a pesar de estar acompa-ñada de un elemento gráfico, este no es lo sufi-cientemente distintivo como para que pueda ac-ceder a registro, pues es la palabra NUTRISKINescrita en un tipo de letra especial …”; que “alhacer el análisis de registrabilidad se debe pres-cindir de dicho elemento ya que según la doctri-na actual, al comparar una marca denominativacon una mixta suele prevalecer el elementodenominativo sobre el gráfico …”; que “las ex-presiones ‘NUTRISKIN’ y ‘NU SKIN’ … son prác-ticamente idénticas desde el punto de vista or-tográfico y fonético …”; que “La marca solicita-da por la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A. estácompuesta por nueve (9) letras, de las cualesseis (6) componen la marca previamente regis-trada, las cuales se encuentran colocadas en elmismo orden y posición, lo que evidentementereafirma la confundibilidad existente entre di-chas marcas”; que “no podemos desconocer quela sociedad NU SKIN INTERNATIONAL, INC., eslegítima titular en Colombia de los siguientesRegistros de marca … ‘NU SKIN’ para distinguirproductos de la clase 3ª … ‘NU SKIN’ paradistinguir productos de la clase 16 …”; que “Enel presente caso es evidente que las expresio-nes NU y NUTRI, contrario a lo afirmado por elseñor Delegado, no son suficientemente distin-tas como para hacer de cada una de las marcasen pugna, un conjunto inconfundible, pues saltaa la vista que la expresión NUTRI reproduce laprimera parte de la marca ya registrada NU, lacual forma un conjunto suficientemente distinti-vo con la palabra SKIN”; y que “es obvio que lacoexistencia de las marcas NUTRISKIN y NUSKIN en cabeza de dos propietarios diferentespara distinguir los mismos productos de la cla-se 3 Internacional, diluiría la fuerza distintiva dela marca primeramente registrada en perjuiciode mi representada ya que esta situación haríaque el signo registrado NU SKIN pierda su capa-cidad de identificar al empresario así como tam-bién de distinguir los productos que se vendenen el mercado”.


2. Contestación a la demanda

2.1. En el escrito de contestación a la deman-da, presentado por el apoderado de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, se argumen-ta que “… en lo relativo a la solicitud de registrode la marca ‘NUTRISKIN’ para distinguir los pro-ductos de la clase 3 … se concluye que la Su-perintendencia de Industria y Comercio como Ofi-cina Nacional Competente se ajustó plenamen-te al trámite administrativo previsto en materiamarcaria, garantizando el debido proceso y elderecho de defensa”; y que “el fundamento legaldel acto administrativo acusado … se ajusta ple-namente a derecho y a lo establecido en las nor-mas legales vigentes en materia marcaria …”.

En el citado escrito se alega además, al mis-mo tiempo, que “Efectuado el examen sucesivoy comparativo entre las marca (sic) registrada‘NU SKIN’ clase 3 frente a la marca registrada‘NUTRISKIN’ para la clase 3, se concluye queexisten similitudes entre las mismas en los as-pectos fonéticos, ideológicos y gráficos y por lotanto, su coexistencia en el mercado conllevan(sic) a error al público consumidor”; y que “Enconsecuencia (sic), la marca ‘NUTRISKIN’ soli-citada por la parte demandante, para la clase 3es registrable y cumple todos los requisitosestablecidos en la norma comunitaria y se dantodos los presupuestos señalados en el artículo81 de la Decisión 486 (sic) … y no se encuadradentro de las causales de irregistrabilidad”.

2.2. La apoderada del tercero interesado, lasociedad AGENCIAS MOTTA S.A., sostiene ensu escrito de contestación a la demanda que“No es cierto, como se demostró ante la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, que las marcas NUSKIN de la opositora y NUTRISKIN de mi repre-sentada sean similares y menos aun que sepresente error o confusión por parte de los con-sumidores …”; que “las marcas aquí discutidasestán compuestas por una palabra genérica quees SKIN la cual segun (sic) el DICCIONARIOAPPLETON’S. INGLÉS-ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLES … SKIN: PIEL, DERMIS, EPIDERMIS… Y como estas marcas distinguen productosde la clase 3, dentro de los cuales encontramoscosméticos y productos para la piel, esta expre-sión es genérica para este tipo de productos…”; que “Es tan evidente que la expresión SKINes genérica para este tipo de productos, que laDivisión de Signos Distintivos … ha concedido a

diferentes titulares de marcas registros que lle-van en su composición la expresión SKIN todospara distinguir productos de la clase 3 …”; que“estas marcas han coexistido por mucho tiempoen el mercado sin inducir a asociación a losconsumidores. Por lo tanto si coexisten estasmarcas en el mercado, no hay motivo para pen-sar que no puedan coexistir también las marcasNUTRISKIN y NUSKIN para distinguir igualmen-te productos de la clase 3 …”; que “De otraparte debe recordarse que existen prefijos y su-fijos que son usados frecuentemente en el mer-cado, los cuales se vuelven de uso común …”;que “… se concluye que efectivamente la expre-sión SKIN es genérica para los productos de laclase 3, y que la comparación entre las expre-siones se debe hacer únicamente entre los ele-mentos de las marcas que no sean genéricos,ya que las palabras genéricas no son apropiablespor ninguna persona en particular, sino que sepueden usar por cualquier persona”; que “al ha-cer la comparación de las marcas mirándolascomo un todo, se establece que efectivamentelas mismas son completamente diferentes entresí … las marcas desde el punto de vista de suconjunto son completamente diferentes, hastael punto que ni el más profano en asuntos mar-carios podría confundirlas entre sí”; que “… que-da demostrado que las marcas efectivamenteson muy diferentes entre sí, gráfica, visual yortográficamente, al igual que teniendo en cuen-ta la visión de conjunto, lo que nos lleva a con-cluir que no se cumple el primer parámetro esti-pulado en el artículo 136 literal a) de la Decisión486 … Ahora bien en cuanto a los productosque distinguen una y otra marca, éstos tambiénson muy diferentes … por encontrarse la marcade mi representada limitada a distinguir determi-nados productos, se crea mayor dis-tintividadentre las mismas, de tal forma que las marcasaquí discutidas pueden coexistir en el mercadosin inducir a asociación a los consumidores”; yque “la expresión NUTRISKIN (MIXTA) clase 3,solicitada por mi representada para registro demarca es una invención fantástica de caracte-rísticas especiales dentro de las cuales encon-tramos la de distintividad frente a las demásmarcas registradas para esta clase de produc-tos …”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicitacorresponde al “literal a) del artículo 136 de laDecisión 486 de la Comunidad Andina”;


Que, de conformidad con la disposición pre-vista en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal, la norma cuya interpreta-ción se pide forma parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo dispuesto en losartículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía prejudi-cial las normas que integran el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en el auto que obra al folio 143 delexpediente, la presente solicitud de interpreta-ción prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la vigencia de lanorma sometida a consulta, así como los ele-mentos documentales remitidos junto con la so-licitud, el Tribunal encuentra pertinente, en ejer-cicio de la potestad que deriva del artículo 34 desu Tratado de Creación, la interpretación deoficio de las disposiciones integrantes del orde-namiento jurídico de la Comunidad que se en-cuentran previstas en los artículos 81 y 83,literal a), de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, en lugar de la disposi-ción solicitada, toda vez que la solicitud de re-gistro como marca del signo “NUTRISKIN (mix-to)” fue presentada el 18 de febrero de 1997, esdecir, en vigencia de la citada Decisión 344. ElTribunal encuentra que también procede inter-pretar de oficio la Disposición Transitoria Prime-ra de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretarson del tenor siguiente:

Decisión 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(...)”.

Decisión 486

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.



I. De la aplicación del ordenamiento comu-nitario en el tiempo

En principio, y con el fin de garantizar el respetoa las exigencias de seguridad jurídica y confian-za legítima, la norma comunitaria de caráctersustancial no surte efectos retroactivos, lo quesignifica que las situaciones jurídicas discipli-nadas en ella se encuentran sometidas, en sí yen sus efectos, a la norma vigente al tiempo desu constitución. Por tanto, la norma comunitariaposterior no es aplicable, salvo previsión expre-sa, a las situaciones jurídicas nacidas con ante-rioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo,en materia de propiedad industrial, procede su


aplicación inmediata a los efectos futuros de lasituación nacida bajo el imperio de la normaanterior.

En efecto, el régimen común en materia de pro-piedad industrial se ha apoyado en la irretroac-tividad de la norma sustancial, pues desde lavigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a tra-vés de las Decisiones 311 (Disposición Transi-toria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar-ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tie-ne establecido que todo derecho de propiedadindustrial, válidamente otorgado de conformidadcon la normativa anterior, debe subsistir por eltiempo de su concesión. La Disposición Transi-toria Primera de la Decisión 486 se apoya asi-mismo en el respeto de los derechos válidamen-te concedidos conforme a “las disposicionesaplicables en la fecha de su otorgamiento”, cua-les son las vigentes para la fecha de presenta-ción de la solicitud de registro, pero añade, atítulo de excepción, que los plazos de vigenciade los derechos preexistentes deberán adecuar-se a lo previsto en dicha Decisión.

No obstante, las disposiciones citadas han con-templado la aplicabilidad inmediata de la normasustancial posterior a los efectos futuros delderecho nacido bajo la vigencia de la normaanterior, pues han dispuesto que se aplicará lanueva Decisión al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas del derechoválidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla consti-tuido por una norma de carácter procesal, éstase aplicará, a partir de su entrada en vigencia, alos procedimientos por iniciarse o en curso. Dehallarse en curso el procedimiento, la nuevanorma se aplicará inmediatamente a la actividadprocesal pendiente, y no, salvo previsión expre-sa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela delprincipio de seguridad jurídica, si la norma sus-tancial, vigente para la fecha de la solicitud deregistro de un signo como marca, ha sido dero-gada y reemplazada por otra en el curso delprocedimiento correspondiente a tal solicitud,aquella norma será la aplicable a los efectos dedeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el otorgamientodel derecho, mientras que la norma procesalposterior será la aplicable al procedimiento encurso, en aquellas de sus etapas que aún no sehubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requi-sitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define el concepto demarca. Sobre la base de esta definición legal, elTribunal ha interpretado que la marca constituyeun bien inmaterial representado por un signoque, perceptible a través de medios sensorialesy susceptible de representación gráfica, sirvepara identificar y distinguir en el mercado losproductos o servicios producidos o comerciali-zados por una persona de otros idénticos osimilares, a fin de que el consumidor o usuariomedio los valore, diferencie, identifique y selec-cione, sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio co-rrespondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos, sin riesgo de error o confusión, el ori-gen y la calidad del producto o servicio que elsigno distingue. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además elregistro de un signo como marca al cumplimien-to de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los senti-dos, a fin de ser captado, retenido y asimiladopor éste. La percepción se realiza, por lo gene-ral, a través del sentido de la vista. Por ello, seconsideran signos perceptibles, entre otros, losque consisten en letras, palabras, formas, figu-ras, dibujos o cifras, por separado o en con-junto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar el origen empresarial y lacalidad del producto o servicio. La distintividad,además, debe ser suficiente, es decir, de tal


magnitud que no haya razón para temer que elsigno induzca a error o confusión en el mer-cado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que“… la distintividad o capacidad de la marca paradistinguir un producto o servicio de otro es labase fundamental para identificar un bien y dife-renciarlo de los demás, hasta el punto de que lamarca llega a considerarse como sinónimo designo distintivo. La distintividad es la razón deser del derecho a la exclusividad de la marcaque, desde el punto de vista del empresario, lepermite individualizar los productos o serviciosque elabora para participar en un mercado delibre competencia. Desde el punto de vista delos consumidores el carácter distintivo de lamarca hace posible identificar el origen, proce-dencia y calidad del bien que desean adquirir,sin que se vean sujetos a confusión o engaño”(Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 231, del 17 de octubre de1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar cons-tituidas por las expresiones ya citadas. Esterequisito guarda correspondencia con el previs-to en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344,en el cual se exige que la solicitud de registrosea acompañada por la reproducción de la mar-ca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del citado artículo 81 se desprende pues, porinterpretación a contrario, la prohibición de re-gistro de un signo como marca si no cumple losrequisitos acumulativos que la citada disposi-ción prevé en forma expresa.

III. De los signos denominativos y mixtos.

En lo que concierne a la estructura del signoutilizado, y a propósito del caso en estudio, elTribunal estima necesario hacer referencia a lasmarcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales overbales, utilizan un signo acústico o fonético yestán formadas por una o varias letras, escritasen grafía ordinaria o especial, que, integradas

en un todo pronunciable, pueden hallarse provis-tas o no de significado conceptual. A la vez, eneste tipo de marcas se distinguen las sugesti-vas —provistas de una connotación conceptualrelativa a la evocación de las cualidades o fun-ciones del producto designado por la marca— ylas arbitrarias, desprovistas de conexión entresu significado y la naturaleza, cualidades o fun-ciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuen-tran integradas por dos elementos que formanparte del conjunto: una denominación, semejan-te a la clase de marcas ya descrita, y un gráfi-co, definido como un signo visual que evoca unafigura con una forma externa característica.

IV. De la comparación entre signos. Del riesgode confusión. De la confusión directa eindirecta. De la identidad y semejanza.De las reglas de comparación.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 contem-plan las prohibiciones que impiden directamen-te el registro de un signo como marca. Según laprevista en el artículo 83, literal a, no podráregistrarse como marca el signo que, en rela-ción con derechos de terceros, sea idéntico ose asemeje, de forma que pueda inducir al públi-co a error, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para elmismo producto o servicio, o para un producto oservicio respecto del cual el uso de la marcapueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la dispo-sición citada tiene por objeto la marca que, deconformidad con el artículo 93 de la Decisión enreferencia, haya sido solicitada anteriormentepara registro o registrada por un tercero en unoo varios de los Países Miembros de la Comuni-dad.

Del texto de la disposición del artículo 83, literala, se desprende que la prohibición no exige queel signo pendiente de registro induzca a error alos consumidores o usuarios, sino que basta laexistencia de este riesgo para que se configureaquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión del signo pendiente de registro respectode una marca ya registrada, o ya solicitada pararegistro, será necesario determinar si existerelación de identidad o de semejanza entre los


signos en disputa, tanto entre sí como entre losproductos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores ousuarios, la cual variará en función de los pro-ductos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al consumidor o al usuario asolicitar un producto o un servicio determinadoen la creencia de que obtendrá otro; y la indirec-ta, caracterizada porque el citado vínculo haceque el consumidor atribuya, en contra de larealidad de los hechos, a dos productos o servi-cios que se le ofrecen, un origen empresarialcomún.

En consecuencia, los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión, entre variossignos y los productos o servicios que cada unode ellos ampara, serían los siguientes: que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; o semejanzaentre los signos e identidad entre los productosy servicios; o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre lossignos habrá de hacerse desde sus elementosgráfico, fonético y conceptual. Sin embargo,dicha comparación deberá ser conducida por laimpresión unitaria que el signo habrá de produ-cir en la sensorialidad igualmente unitaria delconsumidor o del usuario medio a que estádestinado. Por tanto, la valoración deberá lle-varse a cabo sin descomponer la unidad decada signo, de modo que, en el conjunto de loselementos que lo integran, el todo prevalezcasobre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, se cons-tituya en factor determinante de la valoración.

Este Tribunal ha declarado a este propósito que“La regla esencial para determinar la confusiónes el examen mediante una visión en conjuntodel signo, para desprender cuál es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor, enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-

ma detallada las diferencias entre un signo yotro. La labor de la determinación de la confun-dibilidad depende del criterio subjetivo del admi-nistrador o del juez, el que deberá atender a lasreglas que la doctrina y la jurisprudencia deeste Tribunal han establecido para el efecto”(Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en laG.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso“US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitosde la confusión, el Tribunal ha señalado lossiguientes criterios: “El primero, la confusiónvisual, la cual radica en poner de manifiesto losaspectos ortográficos, los meramente gráficosy los de forma. El segundo, la confusión auditiva,en donde juega un papel determinante la per-cepción sonora que pueda tener el consumidorrespecto de la denominación, aunque en algu-nos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de lamisma denominación o marca. El tercer y últi-mo criterio, es la confusión ideológica, que con-lleva a la persona a relacionar el signo o deno-minación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tienen encuenta los aspectos materiales o auditivos, sinoque se atiende a la comprensión, o al significa-do que contiene la expresión, ya sea denomi-nativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expe-diente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998,publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de mar-zo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido quela similitud visual y ortográfica se presenta porel parecido entre las letras de los signos objetode comparación, toda vez que el orden de talesletras, su longitud, o la identidad de sus raíceso terminaciones, pudieran incrementar el riesgode confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, haseñalado que, si bien la misma depende, entreotros factores, de la identidad de la sílaba tóni-ca de las palabras, así como de sus raíces oterminaciones, deberán tomarse en cuenta lasparticularidades de cada caso, pues la percep-ción por los consumidores de las letras que in-tegran los signos, al ser pronunciadas, variarásegún su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológi-ca, ha indicado que la misma se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.


Por lo demás, la doctrina advierte que “cuandolos signos sean idénticos o muy semejantes,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los productos o servicios a los que se apli-can. Y a la inversa, esto es, cuando los produc-tos o servicios sean idénticos o muy similares,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los signos enfrentados (STJCE, de 22 dejunio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ,Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Edi-torial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p.475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que laconfusión puede manifestarse cuando, al perci-bir la marca, el consumidor supone que se tratade la misma a que está habituado, o cuando, sibien reconoce cierta diferencia entre las marcasen conflicto, cree, por su similitud, que provie-nen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia delriesgo de confusión, el examinador deberá to-mar en cuenta los criterios que, elaborados porla doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Trata-do de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en formasucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas yno las diferencias que existan entre las mar-cas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa.

V. De los signos en idioma extranjero

En el caso del signo integrado por una o máspalabras en idioma extranjero, es de presumirque el significado de éstas no forma parte delconocimiento común, por lo que cabe conside-rarlas como de fantasía y, en consecuencia,procede el registro como marca de la denomina-ción en referencia.

A contrario, la denominación no será registrablesi el significado conceptual de las palabras enidioma extranjero que la integran se ha hechodel conocimiento de la mayoría del público con-sumidor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y si se trata de vocablos genéricos o des-criptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en lostérminos siguientes: “... cuando la denomina-ción se exprese en idioma que sirva de raíz alvocablo equivalente en la lengua española al dela marca examinada, su grado de genericidad odescriptividad deberá medirse como si se trata-ra de una expresión local … Al tenor de loestablecido en el art. 82 literal d) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,el carácter genérico o descriptivo de una marcano está referido a su denominación en cualquieridioma. Sin embargo, no pueden ser registradasexpresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en los Paí-ses de la Comunidad Andina, o son comprensi-bles para el consumidor medio de esta Subre-gión debido a su raíz común, a su similitudfonética o al hecho de haber sido adoptadas porun órgano oficial de la lengua en cualquiera delos Países Miembros …” (Criterio vertido en lasentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 defebrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presenteen las sentencias dictadas en los expedientesN° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y15-IP-2002).

VI. De la marca débil

Todo signo registrado como marca puede hacer-se débil en el mercado de productos o serviciosde que se trate. En efecto, si uno de los elemen-tos que integran el signo es de carácter genéri-co o de uso común, o si evoca una cualidad delproducto o servicio, el signo se hará débil frentea otros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades, inapropiables en exclusi-va. Según la doctrina, “la presencia de una locu-ción genérica no monopolizable resta fuerza alconjunto en que aparece; nadie, en efecto, pue-de monopolizar una raíz genérica, debiendo to-lerar que otras marcas la incluyan, aunque po-drán exigir que las desinencias u otros compo-nentes del conjunto marcario sirvan para distin-guirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduar-do; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo:“Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).


Otamendi, por su parte, destaca que el titular deuna marca débil, al contener ésta “una partículade uso común no puede impedir su inclusión enmarcas de terceros, y fundar en esa sola cir-cunstancia la existencia de confundibilidad, yaque entonces se estaría otorgando al oponenteun privilegio inusitado sobre una raíz de uso ge-neral o necesario ... Esto necesariamente ten-drá efectos sobre el criterio que se aplique en elcotejo. Y, por ello se ha dicho que esos ele-mentos de uso común son marcariamente débi-les, y que los cotejos entre marcas que los con-tengan deben ser efectuados con criterio bene-volente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Mar-cas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abe-ledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192).

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1º Si la norma sustancial, vigente para la fechade la solicitud de registro de un signo comomarca, ha sido derogada y reemplazada por otraen el curso del procedimiento correspondiente atal solicitud, aquella norma será la aplicablepara determinar si se encuentran cumplidos ono los requisitos que se exigen para el otorga-miento del registro del signo, mientras que lanorma procesal posterior será la aplicable alprocedimiento en curso.

2º Será registrable como marca el signo quecumpla con los requisitos previstos en el artícu-lo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en lasprohibiciones establecidas en los artículos 82 y83 eiusdem.

3° De solicitarse el registro de un signo mixtocomo marca, el elemento predominante en elconjunto marcario será el denominativo, vista surelevancia para que el público consumidor iden-tifique el signo y distinga el producto, lo que noobsta para que, por su tamaño, color y ubica-ción, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

4° Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre el signo solicitado para registro comomarca y una marca que, de conformidad con elartículo 93 de la Decisión en referencia, hayasido previamente registrada en el territorio deuno o más de los Países Miembros de la Comu-nidad, será necesario determinar si existe rela-

ción de identidad o semejanza entre los signosen disputa, tanto entre sí como entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos, y con-siderar la situación del consumidor o del usua-rio, la cual variará en función de tales productoso servicios.

5º En el caso de autos, la comparación entrelos signos habrá de hacerse desde sus elemen-tos gráfico, fonético y conceptual, pero conduci-da por la impresión unitaria que cada signo endisputa habrá de producir en la sensorialidadigualmente unitaria del destinatario de los pro-ductos o servicios correspondientes. Por tanto,la valoración deberá hacerse sin descomponerla unidad de cada signo, de modo que, en elconjunto de los elementos que lo integran, eltodo prevalezca sobre sus partes, a menos queaquél se halle provisto de un elemento dotadode tal aptitud distintiva que, por esta razón es-pecial, se constituya en factor determinante dela valoración.

6° En el caso del signo integrado por una omás palabras en idioma extranjero, si el signifi-cado de éstas no forma parte del conocimientocomún, corresponde considerarlas como de fan-tasía, por lo que procede el registro del signo.En cambio, si su significado se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario, o se trata de vocablos genéri-cos, descriptivos o de uso común, la denomina-ción no será registrable.

7º Si uno de los elementos que integran un sig-no es de carácter genérico o de uso común, o sievoca una cualidad del producto o servicio deque se trate, el signo se hará débil frente a otrosque también incluyan uno de tales elementos ocualidades, inapropiables en exclusiva.

De conformidad con la disposición prevista en elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal,el Consejo de Estado de la República de Colom-bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, deberá adoptar la presente inter-pretación en la sentencia que pronuncie y, atenor de la disposición prevista en el artículo128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal,deberá remitir dicha sentencia a este órganojurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la Comunidad


Andina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.





PROCESO 109-IP-2005

Interpretación prejudicial de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 81, 82, literal a)

y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera. Expediente Interno Nº 2002-00185 (7991). Actor:AZTRA ZENECA AB. Marca: “LOC PAIN”.

Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un díasdel mes de agosto del año dos mil cinco, proce-de a resolver la solicitud de Interpretación Preju-dicial formulada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los elemen-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente en el auto emitidoel 27 de julio de 2005.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

A. LAS PARTES:

Demandante: AZTRA ZENECA AB.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DEINDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: TECNOFARMA S.A.

B. HECHOS RELEVANTES.

1. Los hechos.

Entre los hechos principales relatados en la de-manda, se encuentran los siguientes:

La sociedad ASTRA AKTIEBOLAG solicitó el20 de marzo de 1998 ante la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria yComercio el registro del signo “LOC PAIN” (no-minativa) para distinguir sustancias y prepara-ciones farmacéuticas, productos de la clase 5Internacional.


El 19 de junio de 1998, se publicó el extractodel signo en la Gaceta de Propiedad IndustrialN° 461, sin que se hubiera presentado observa-ciones por parte de terceros.

La División de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio, medianteResolución N° 16325 del 21 de septiembre de1998, negó el registro de la expresión “LOCPAIN” a la sociedad ASTRA AKTIEBOLAG paradistinguir los productos de la clase 5 de laClasificación Internacional de Niza, con funda-mento en la marca “PAIN” (certificado 199656),para distinguir productos de la clase 5 de laClasificación Internacional de Niza.

Contra esta decisión la sociedad ASTRA AK-TIEBOLAG interpuso los recursos de reposicióny apelación.

La División de Signos Distintivos, mediante Re-solución N° 04469 de 17 de marzo de 1999,confirmó su decisión y concedió el recurso deapelación. Mediante Resolución N° 39656 de 28de noviembre de 2001 se confirmó en todas suspartes la Resolución N° 16325 del 21 de sep-tiembre de 1998.

C. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

La actora manifiesta que se violaron los artícu-los 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, por lassiguientes razones:

El signo solicitado “LOC PAIN” posee elemen-tos adicionales que le otorgan suficiente distinti-vidad frente a la marca “PAIN”, y que permitiráal consumidor diferenciarlas a simple vista. Enefecto, el elemento LOC permite diferenciarlo dePAIN, desde los puntos de vista gráfico, fonéti-co, visual y conceptual, ya que este prefijo alaparecer escrito en primera posición antes de laexpresión PAIN, constituye un elemento princi-pal y distintivo de la marca que el público con-sumidor retiene en su mente.

La expresión LOC es una expresión de fantasíaque le otorga características especiales al sig-no solicititado frente a “PAIN”.

La palabra PAIN significa en español dolor y,hoy en día, esta palabra ha devenido en untérmino genérico que carece de distintividad enel mercado de los productos de la clase 5 y, enespecial, los farmacéuticos.

En consecuencia, si se reconociera un derechoexclusivo sobre la expresión PAIN o DOLOR,se estaría permitiendo la creación de un mono-polio sobre esta palabra y la prohibición de serutilizada por los consumidores, así como porlos competidores de productos farmacéuticos,cuyo objetivo es aliviar el dolor de un paciente.

Por último, hay otras marcas registradas a nom-bre de diferentes particulares, que contienen elprefijo PAIN, y que coexisten pacíficamente conla marca “PAIN” de Tecnofarma S.A., como lassiguientes: “BACKPAIN” y “DOLOPAIN”.

D. LA CONTESTACION A LA DEMANDA.

1. La Superintendencia de Industria y Comerciocontestó la demanda con los siguientes argu-mentos:

La marca “LOC PAIN” es similar y confundiblecon la marca “PAIN”, registrada con anteriori-dad, por las siguientes razones:

a. Las dos marcas presentan similitudes orto-gráficas y gramaticales, ya que el signo soli-citado reproduce la marca “PAIN” limitándo-se a agregarle la expresión LOC, lo que no leotorga suficiente distintividad y, por lo tanto,induciría al público a error sobre la proceden-cia del producto.

b. El signo solicitado “LOC PAIN” comprendeproductos idénticos a los amparados por lamarca registrada “PAIN”, lo cual generaríaconfusión para el consumidor frente al origenempresarial de los mismos, ya que podríacreerse que se trata de la misma marca o demarcas de un mismo titular que distinguenuna nueva línea de productos.

c. Con base en la jurisprudencia que el TribunalAndino de Justicia ha sentado sobre el temao1,se encuentra que, en principio, los productoso servicios que se destinan a finalidades igua-les, idénticas o afines y que circulen en unmismo mercado, presentan similitud real parael consumidor, quien podrá confundirse.

d. El consumidor se ve expuesto a confusiónindirecta, ya que las semejanzas de los sig-

1 La Superintendencia de Industria y Comercio de Colom-bia cita la Interpretación prejudicial del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina N° 03-IP-98, del 11 demarzo de 1998.


nos confrontados generan en el mercado laidea de que provienen del mismo empresarioo que, de no ser así, existe vinculación jurídi-ca o económica entre los titulares, o que setrata de una nueva gama de productos dedeterminada empresa, lo que efectivamenteno sucede en el caso particular.

2. El tercero interesado, Tecnofarma S.A., se-gún el informe del Juez consultante, no sepronunció sobre la demanda.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía prejudi-cial las normas que conforman el OrdenamientoJurídico de la Comunidad Andina, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación solicitó el JuezConsultante fueron los artículos 134 y 136, lite-ral a) de la Decisión 486. No obstante lo ante-rior, la interpretación prejudicial versará sobrelos artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, ya que la solicitud de registro de lamarca “LOC PAIN” fue presentada el 20 demarzo de 1998, fecha en la cual se encontrabavigente esta norma. Así mismo, se interpretarála Disposición Transitoria Primera de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,como quiera que cuando entró en vigencia estaúltima Decisión se encontraba en trámite laactuación administrativa que culminó con la ex-pedición de los actos que concedieron el regis-tro de la marca impugnada.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DESICION 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente distin-tivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-

ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

(...)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que”:

“a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior”,

(…)

Artículo 83

“Así mismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos”:

“a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públi-co a error.”

Decisión 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.




IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos: aplicación de la normacomunitaria en el tiempo, requisitos para el re-gistro de marcas, irregistrabilidad de signos poridentidad o similitud, confusión directa y confu-sión indirecta, reglas para el cotejo marcario,comparación entre marcas denominativas, sig-nos en idioma extranjero, palabras de uso co-mún en marcas farmacéuticas y signos com-puestos.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITA-RIA EN EL TIEMPO.

En el caso planteado, del examen de los he-chos y de los anexos correspondientes al pro-ceso interno N° 2002-00185 (7991), se despren-de que la solicitud de registro de marca fuepresentada el 20 de mazo de 1998, es decir, envigencia de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, mientras que las Reso-luciones de la Superintendencia de Industria yComercio que resolvieron tal solicitud fueronproferidas cuando la Decisión 486 ya se encon-traba vigente.

De manera que a fin de determinar la normaaplicable el juez nacional debe acoger los si-guientes criterios:

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir que la ley rige para lo veniderosegún lo establece el principio de irretroactivi-dad. Pero es claro que no constituye aplicaciónretroactiva de la ley, el hecho de que una normaposterior se utilice para regular los efectos futu-ros de una situación planteada bajo el imperiode la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquellos de naturaleza proce-dimental contenidos en las normas, para seña-lar de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva, puesel principio de irretroactividad establece que al

expedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-activo, a menos que por excepción se le hayaconferido tal calidad; este principio constituyeuna garantía de estabilidad de los derechosadquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa so-bre este particular que:

“Sería contrario a toda idea de justicia queuna regla jurídica nueva, modificara las con-secuencias de los hechos ya realizados, oprivara a una persona de las ventajas conse-guidas bajo el régimen anterior”. (MOUCHET,Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Edi-tado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág.278.)

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribu-nal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situaciónjurídica anterior.” 2

Por ello, y en razón de la ultra actividad de laley, la norma anterior, aunque derogada, conti-núa regulando los hechos ocurridos cuando seencontraba en vigor; lo que quiere decir que laeficacia de la ley derogada continúa hacia elfuturo para regular situaciones jurídicas anterio-res que tuvieron lugar bajo su imperio, aunquelos efectos de tal situación como lo relacionadocon el uso, renovación o cancelación se rigenpor la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivoo procedimental se caracterizan por tener efec-to general inmediato, es decir, que su aplica-ción procede exclusivamente sobre los hechosproducidos posteriormente a su entrada en vi-gencia, rigiendo las etapas de procedimientoque se inicien a partir de ese momento.

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. ProcesoNº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 deenero del 2004.


En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto deprofundo y copioso análisis por el Tribunal, es-pecialmente por razón de las frecuentes modifi-caciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras las dictadas dentrode los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“…toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente al mo-mento de haber sido planteada dicha circuns-tancia, bajo los parámetros por aquélla disci-plinados. Sin embargo, y salvo previsión expre-sa, no constituye aplicación retroactiva cuan-do la norma sustancial posterior debe ser apli-cada inmediatamente para regular los efec-tos futuros de una situación nacida bajo elimperio de una norma anterior. En ese caso,la norma comunitaria posterior viene a reco-nocer todo derecho de propiedad industrialválidamente otorgado de conformidad con unanormativa anterior, señalando que el mismosubsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“...la norma sustancial que se encontrare vi-gente al momento de presentarse la solicitudde registro de un signo como marca, será laaplicable para resolver sobre la concesión odenegatoria del mismo; y, en caso de impug-nación —tanto en sede administrativa comojudicial— de la resolución interna que expre-se la voluntad de la Oficina Nacional Compe-tente sobre la registrabilidad del signo, seráaplicable para juzgar sobre su legalidad, lamisma norma sustancial del ordenamientocomunitario que se encontraba vigente al mo-mento de haber sido solicitado el registromarcario. Lo anterior se confirma con lo queel Tribunal ha manifestado a efectos de de-terminar la normativa vigente al momento dela emisión del acto administrativo, para locual se deberá observar, “...tanto a la conce-sión del registro como a sus correspondien-tes declaratorias de … anulación, la normati-va comunitaria vigente para el momento enque fueron introducidas las respectivas soli-citudes de concesión del registro, o … denulidad del mismo, a través de los recursos yacciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso

“CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332,del 30 de marzo de 1998)”. 3

A manera de conclusión, y de acuerdo con loanteriormente anotado, si la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de registrode marca ha sido derogada y reemplazada porotra en el curso del procedimiento correspon-diente, aquella norma será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el registro de lamarca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayanya sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectaran por las nuevas regulaciones de talcarácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-nes de carácter procesal tendrán aplicación in-mediata respecto de las etapas del trámite ad-ministrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de lasiguiente manera:

“De manera que sólo las regulaciones de ca-rácter adjetivo contenidas en la Decisión 486para asuntos nacidos con anterioridad a suvigencia, pero que aún se encontraban entrámite para el 1 de diciembre de 2000, seaplicarán inmediatamente a las etapas noculminadas, es decir, la aplicación de la De-cisión 486 se refiere a las actividades proce-sales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Prime-ra de la Decisión 486, todo derecho de pro-piedad industrial válidamente concedido deconformidad con la legislación comunitariaanterior se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento, peroen lo relativo a:

1) Plazos de vigencia: los derechos de pro-piedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en la Decisión 486.

2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, re-novaciones y prórrogas: se aplicarán lasnormas de la Decisión 486.

(…)

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003.


Dicho régimen, aún en vigencia de la Deci-sión 486 es el que regula el registro de lasmarcas, en razón de la ultractividad de la ley;sólo lo relativo a las previsiones de índoleprocedimental que contiene la Decisión 486es aplicable al procedimiento que se encon-traba en trámite a su entrada en vigenciarespecto de las etapas que aún no se habíancumplido.” (Proceso 22-IP-2005. Interpreta-ción Prejudicial del 28 de abril de 2005)

En conclusión, de la solicitud de interpretaciónprejudicial remitida por el Consultante y de losdocumentos anexos, se desprende que la soli-citud de registro del signo “LOC PAIN” serealizó en vigencia de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, y esta dis-posición comunitaria contenía las normas quefijaban lo concerniente a los requisitos para elregistro de las marcas, así como las causalesde irregistrabilidad de los signos, y por tanto, esla que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LASMARCAS.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario, otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo ya la vez precautela el derecho de los consumi-dores evitando que sean engañados o que incu-rran en confusión sobre el origen empresarial,calidad, condiciones, etc., de los productos oservicios.

La marca se define como un bien inmaterial quepermite identificar o distinguir a los diversosproductos y servicios que se ofertan en el mer-cado. Marco Matías Alemán expresa que lasmarcas son:

“...signos utilizados por los empresarios enla identificación de sus productos o servi-cios, a través de los cuales busca su diferen-ciación e individualización de los restantesempresarios que se dediquen a actividadesafines.” 4

Las funciones de la marca es tema que ha sidoelaborado en la doctrina de la siguiente manera:

“La primera función de las marcas y la másimportante es la función indicadora de laprocedencia empresarial de los productosque la incorporan…

(…)

La segunda función que cumplen las marcases la función indicadora de la calidad…

(…)

La tercera función de las marcas es la fun-ción condensadora del goodwill…

(…)

La cuarta y más controvertida función de lasmarcas es la función publicitaria, la cualpresenta dos vertientes: información de losconsumidores y persuasión. En relación conla primera de ellas, los empresarios utilizanlas marcas con el fin de que los consumido-res las asocien con una información lo máscompleta y precisa posible sobre los precios,el origen, la calidad y las características desus respectivos productos. Por esta vía losempresarios consiguen atraer a los consumi-dores a través de una publicidad informativay sugestiva…”. 5

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha tratado el tema de las funciones de la marcaen varias de sus providencias, así:

Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría el

4 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBRE-GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI-CIOS”. Editado por Top Management International. Co-lombia. Pág. 73.

5 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DEPROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48,49 y 50. Madrid, España, 2002.


signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpre-tación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos.” (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del28 de julio de 2004)

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de lasiguiente forma:

“…función de identificación: …la verdadera yúnica función esencial de la marca es distin-guir un producto o servicio, de otros. Si bienel saber quién es el fabricante del productoserá para muchos un factor esencial paraefectuar su elección, este dato lo encontraráfuera de la marca que distingue el producto.La marca permite la distinción entre produc-tos o servicios de una misma especie. Si elsigno en cuestión no es apto para distinguirun producto o un servicio de otros, entoncesno podrá ser marca en los términos señala-dos”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis.Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002).

“A la marca se le atribuye también la funciónde indicar el origen de las mercancías, y unafunción de garantía; a través de la primera, lamarca permite al consumidor atribuirle un mis-mo origen empresarial al producto, y por me-dio de la segunda, la marca le “garantiza” alconsumidor que todos los productos que éladquiere con la marca tienen calidad unifor-me, esto significa que quien vuelve a adquirirun producto o a solicitar la prestación de unservicio lo hace porque desea encontrar lamisma o mejor calidad, que el producto o elservicio tenían cuando los adquirió con ante-rioridad”.

“Por último la marca cumple una función depublicidad, a través de la cual el titular de lamarca promociona el producto que la identifi-

ca”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 deabril de 2003).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que los re-quisitos para el registro de marcas son: la per-ceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidadde representación gráfica.

1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es lacapacidad intrínseca que debe tener el signopara que sea capaz de distinguir unos produc-tos o servicios de otros. Es el requisito principalque debe reunir todo signo para ser registradocomo marca y hace posible identificar unosproductos o servicios de otros que se encuen-tran en el mercado; el carácter distintivo de lamarca le permite al consumidor realizar la elec-ción de los bienes que desea adquirir, pues elsigno marcario le da a la mercadería su indivi-dualidad y posibilita que un producto sea reco-nocido de entre otros similares que se ofertanen el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter dis-tintivo “viene impuesto por la propia naturaleza yfunción esencial de la marca. Así, si la marcaes un signo que tiene como función distinguirlos propios productos y servicios de los de lacompetencia, un signo que no fuera capaz decumplir esta misión, nunca podría constituirseen marca, ya que no es apto para cumplir lafunción esencial que el ordenamiento jurídicoprevé para las marcas.” 6

La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se haregistrado, haciendo viable que el consumidorlos diferencie e individualice; esto le ayuda arealizar una adecuada e informada elección delos bienes y servicios que desea adquirir, y talelección depende de ciertas características quese encuentran en productos o servicios identifi-cados con determinadas marcas, lo que motivaa que el consumidor prefiera determinada marcay reitere la elección de los bienes identificadoscon ella.

6 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA-RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.


2. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado o percibido por algunode los sentidos debe necesariamente exteriori-zarse o adquirir forma material por medio delempleo de toda clase de elementos que trans-formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-tible o identificable por los sentidos.

Unicamente un signo que es perceptible es aptopara constituir marca, ya que deja en quien lo ob-serva una imagen o impresión que permite dis-tinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha ex-presado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos.” 7

Carlos Fernández Novoa respecto de la percep-tibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangible;para que los demás perciban el signo, espreciso que éste adquiera forma sensible:que se materialice en un envase o en el pro-pio producto, o bien en las correspondientesexpresiones publicitarias.” 8

3. La susceptibilidad de representación grá-fica.

Este requisito exige que un signo para ser re-gistrable debe tener la posibilidad de ser repre-

sentado mediante palabras, gráficos, signos,colores, figuras etc., de tal manera que sus com-ponentes puedan ser apreciados por quien loobserve. Esta característica es importante aefectos de la publicación o de las solicitudes deregistro en los medios oficiales o Gacetas dePropiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario,el signo solicitado debe cumplir con los requisi-tos de distintividad, perceptibilidad y suceptibili-dad de representación gráfica exigidos por elartículo 81 de la Decisión 344. La ley comunita-ria exige además que el signo solicitado no seencuadre en ninguna de las causales de irregis-trabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca cuyo registro sepretende, cumple con los requisitos del referidoartículo 81, y determinar luego, si el signo enca-ja o no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad señaladas en la normativa co-munitaria.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-TIDAD O SIMILITUD.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena expresaque no son susceptibles de ser registrados comomarcas los signos que en relación con el dere-cho de terceros sean idénticos o similares aotros antes registrados o previamente solicita-dos, de manera que puedan inducir al público aerror, respecto de una marca anteriormente soli-citada para su registro, o ya registrada a favorde un tercero, que identifique los mismos pro-ductos o servicios, o respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivos y,en consecuencia, no deben generar confusióncon otras marcas debidamente inscritas quegozan de la protección legal concedida a travésdel registro y del derecho que de él se despren-de, consistente en hacer uso de ellas con ex-clusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva y de permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N°132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 dediciembre de 2004.

8 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.Págs. 21 y SS.


sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado de pro-ductos y servicios se desarrolle con transparen-cia, para que el consumidor no sea objeto de en-gaños que le lleven a incurrir en error al realizarla elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividadde un signo, en relación con una marca yaexistente con anterioridad en el mercado, o conun signo previamente solicitado, puede provocarerror entre los consumidores; por tal circunstan-cia la norma comunitaria ha determinado que lasola posibilidad de confusión basta para negarel registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competenciadel examinador observar y establecer de acuer-do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, sientre los signos que se confrontan existe identi-dad o semejanza, para determinar si las identi-dades o semejanzas encontradas por sus ca-racterísticas son capaces de generar confusiónentre los consumidores. De la conclusión a quese arribe dependerá la calificación de distintivoo de no distintivo que merezca el signo exami-nado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitudpara el registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistiren el mercado en cabeza de dos o más perso-nas para identificar productos o servicios idénti-cos o de igual naturaleza, ya que ello generaríaun verdadero riesgo de confusión entre los con-sumidores, y el público quedaría en incapacidadde distinguir el origen empresarial de los pro-ductos o servicios, y escoger entre ellos conentera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado losiguiente:

“...es necesario establecer que en términosgenerales la confusión se origina en la seme-janza entre los signos distintivos y la mayor omenor similitud de los productos que estasmarcas protejan, factores que llevan a losconsumidores a error o confusión en cuantoal origen de los productos vendidos con la

marca similar, sin tomar en cuenta que estosproductos pueden provenir de empresas dife-rentes”.

“...se le otorga a la administración la facultadde determinar cuándo un signo tiene por finprovocar un riesgo de confusión, aprovechan-do del conocimiento o prestigio de otra mar-ca, para beneficiarse de la venta de produc-tos similares, pero que obedecen a una líneanueva que quizás no cumpla con las mismasexigencias de calidad y cualidad de un pro-ducto reconocido en el mercado, disfrazán-dose una actitud defraudatoria que al serdetectada debe causar la denegación del re-gistro en aras de la protección general de losconsumidores.” 9

La similitud entre dos marcas puede ser: ortográ-fica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, existe por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se, en los que la sucesión de vocales, la longi-tud de la palabra o palabras, el número desílabas, las raíces o las terminaciones iguales,pueden incrementar la confusión. La semejanzaentre los signos existe si las vocales idénticasse hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabeañadir que a fin de determinar la existencia deuna posible confusión, deben tomarse en cuen-ta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre sig-nos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es lade distinguir o identificar un producto o servicioen el mercado, se procura que las marcas queaspiran registrarse no sean similares o idénti-cas a otras registradas o previamente solicita-das, con el fin de evitar la confusión entre losconsumidores y de precautelar el derecho deuso exclusivo de los titulares marcarios.

9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175de 15 de marzo de 2005.


D. CONFUSION DIRECTA Y CONFUSIÓN INDI-RECTA.

Una vez abordado el tema de la irregistrabilidadde signos por identidad o similitud, es conve-niente complementarlo ahondando en las formasen que puede presentarse la confusión entressignos.

La confusión se puede darse de dos maneras:

1. De forma directa: se presenta cuando elconsumidor adquiere un producto asumiendoque está comprando otro.

2. De forma indirecta: se presenta cuando demanera errada el consumidor le otorga alproducto o servicio que adquiere un origenempresarial distinto al que tiene en realidad.

Esta segunda forma de confusión requiere unanálisis minucioso por parte de la oficina deregistro marcario o del juez nacional, en su ca-so, ya que puede provocar distorsión en el posi-cionamiento de un producto determinado en elmercado.

E. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el caso de presentarse conflicto entre unamarca ya registrada y un signo que se pretenderegistrar, corresponde a la Autoridad NacionalCompetente proceder al cotejo entre los signos,para luego determinar si existe o no riesgo deconfusión, considerando para ello las reglasdoctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compara-ción entre dos signos el examinador debe tomaren cuenta los criterios que, elaborados por la doc-trina 10, han sido acogidos por la jurisprudenciade este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

“1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión deconjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, auditivae ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse elmétodo del cotejo sucesivo, ya que no es proce-dente realizar un análisis simultáneo dado queel consumidor no observa al mismo tiempo lasmarcas sino que lo hace en una forma indivi-dualizada. A efectos de determinar la similitudgeneral entre dos marcas no se observan loselementos diferentes existentes en ellas, sinoque se debe enfatizar en señalar cuáles son sussemejanzas pues es allí donde mayormente sepercibe el riesgo de que se genere confusión

F. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMI-NATIVAS.

Las marcas denominativas se conforman poruna o más palabras que forman un todo pronun-ciable, dotado o no de significado conceptual;las palabras pueden provenir del idioma españolo de uno extranjero, como de la inventiva de sucreador, es decir, de la fantasía; cabe indicarque la denominación permite al consumidor so-licitar el producto o servicio a través de la pala-bra, que impacta y permanece en la mente delconsumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguien-tes criterios, elaborados respecto a la compara-ción de marcas denominativas:

“...ha de ser realizada una visión de conjuntoo sintética, operando con la totalidad de loselementos integrantes, sin descomponer suunidad fonética y gráfica en fonemas o vocesparciales, teniendo en cuenta, por lo tanto,en el juicio comparativo la totalidad de lassílabas y letras que forman los vocablos delas marcas en pugna, sin perjuicio de desta-car aquellos elementos dotados de especialeficacia caracterizante, atribuyendo menos

10 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


valor a los que ofrezcan atenuada función di-ferenciadora.”

“...han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“...la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“... en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 11

El examen de los signos es competencia exclu-siva de la oficina de registro marcario o jueznacional, en su caso, quienes deben aplicar loscriterios elaborados por la doctrina y recogidospor la jurisprudencia comunitaria para la compa-ración de todo tipo de marcas.

G. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

Los signos formados por una o más palabras enidioma extranjero, que no forman parte del cono-cimiento común, cabe considerarlos como sig-nos de fantasía y, en consecuencia, procederegistrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el signi-ficado conceptual de las palabras en idiomaextranjero que los integran se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y tampoco si se trata de vocablos genéri-cos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo si-guiente:

“...cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equivalen-te en la lengua española al de la marca exa-

minada, su grado de genericidad o descriptivi-dad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local. …Al tenor de lo estable-cido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, elcarácter genérico o descriptivo de una marcano está referido a su denominación en cual-quier idioma. Sin embargo, no pueden serregistradas expresiones que a pesar de per-tenecer a un idioma extranjero, son de usocomún en los Países de la Comunidad Andina,o son comprensibles para el consumidor me-dio de esta Subregión debido a su raíz co-mún, a su similitud fonética o al hecho dehaber sido adoptadas por un órgano oficial dela lengua en cualquiera de los Países Miem-bros…”. (Proceso N° 69-IP-2001, publicadaen la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de2002, marca OLYMPUS).

El Tribunal asimismo dice que

“...cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equivalen-te en la lengua española al de la marca exa-minada, su grado de genericidad o descriptivi-dad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local, lo cual sucede frecuen-temente con las expresiones en idiomas lati-nos como el Italiano o el Francés que porhablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tenersimilitud fonética, son de fácil comprensiónpara el ciudadano común”. (Proceso Nº 3-IP-95, Interpretación Prejudicial del 7 de agostode 1995).

H. PALABRAS DE USO COMUN EN MARCASFARMACEUTICAS.

Al conformar una marca su creador puede haceruso de una gran cantidad de elementos talescomo: prefijos o sufijos de uso común, que porser tales no pueden ser monopolizados por per-sona alguna, por lo que su titular no está facul-tado por la ley para oponerse a que otros losutilicen en el diseño de signos marcarios, siem-pre que el nuevo signo tenga suficiente calidaddistintiva, a fin de no generar la posibilidad deconfusión.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente seconfeccionan con la conjunción de elementos(prefijos, sufijos o palabras) de uso general ycorriente que le dan al signo algún poder evoca-11 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.


tivo, ya que ofrecen al consumidor una ideaacerca de las propiedades del producto, susprincipios activos, su uso terapéutico, etc.

Las partículas de uso común que forman partede una marca farmacéutica no deben ser teni-das en cuenta al realizar el examen comparativode los signos; ésta es una excepción al princi-pio doctrinario de que el cotejo de las marcas sedebe realizar atendiendo a una simple visión delos signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes, ya que en estoscasos es importante recalcar que la distintividaddebe buscarse en el elemento diferente queintegra el signo y en la condición de signo defantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El examen de los signos destinados a distinguirproductos farmacéuticos merece mayor aten-ción, en procura de evitar la posibilidad de con-fusión entre los consumidores por razón de laidentidad o la similitud de las marcas; en estoscasos es necesario que el examinador apliqueun criterio más riguroso. El Tribunal reitera conlas palabras de Fernández Novoa que:

“El Interés de la ley en evitar todo error en elmercado no sólo se refiere al respeto quemerece toda marca anterior que ha ganadocon su esfuerzo un crédito, sino tambiéndefender a los posibles clientes, que en ma-teria tan delicada y peligrosa como la farma-céutica pudiera acarrearles perjuicios unaequivocación”

“...al confrontar las marcas que distinguenproductos farmacéuticos hay que atender alconsumidor medio que solicita el correspon-diente producto. De poco sirve que el expen-dedor de los productos sea personal especia-lizado, si el consumidor incurre en error alsolicitar el producto”. 12

I. SIGNOS COMPUESTOS.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrar-se adopten palabras compuestas, el Tribunal hamanifestado lo siguiente:

El Tribunal ha establecido que: “No existeprohibición alguna para que los signos a re-gistrarse adopten, entre otros, cualquiera de

estas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con osin significación conceptual, con o sin elacompañamiento de un gráfico... La otra po-sibilidad, es que de las palabras contenidasen la solicitud posterior, la una forme partede una marca ya registrada...” (Proceso N°13-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 2de mayo de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridadnacional deberá analizar el grado de distintividadde los elementos que lo componen y así proce-der al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo compuesto, caso que ha-ya de juzgarse sobre su registrabilidad, ha-brá de examinarse especialmente la relevan-cia y distintividad de los vocablos que loconforman. Existen vocablos que dotan alsigno de “… la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial…”(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, yacitada). Por tanto, si existe un nuevo vocabloque pueda claramente dar suficiente distintivi-dad al signo, podrá ser objeto de registro.”(Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicialdel 11 de mayo de 2005).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente parala fecha de la solicitud de registrode marca ha sido derogada y re-emplazada por otra en el curso delprocedimiento correspondiente,aquella norma, la derogada, serála aplicable para determinar si seencuentran cumplidos o no los re-quisitos que se exigen para el re-gistro de la marca. Cosa distintaocurre con la norma procesal, cuyaaplicación es de carácter inmedia-to, es decir, procede exclusivamentesobre los hechos producidos pos-teriormente a su entrada en vigen-12 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 265 y 266.


cia, rigiendo las etapas de proce-dimiento que se inicien o que aúnno se hayan cumplido, a partir deese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo81 de la Decisión 344 y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregistra-bilidad señaladas en los artículos82 y 83 de la norma comunitariacitada.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos que en relación con elderecho de terceros, sean idénti-cos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada o regis-trada para los mismos productos oservicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el usode la marca pueda inducir al públi-co a error, de donde resulta que noes necesario que el signo solicita-do para el registro efectivamenteinduzca a error o confusión a losconsumidores, sino que es sufi-ciente la existencia del riesgo deconfusión para que se configure laprohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El examinador deberá al momentode evaluar la solicitud del registrode una marca, seguir las reglasestablecidas para el cotejo de lossignos que la doctrina y la juris-prudencia han establecido y, deesta manera, evitar cualquier ries-go de confusión.

QUINTO: El juez nacional habrá de determi-nar si existe o no riesgo de confu-sión, teniendo en cuenta las orien-taciones referidas en esta interpre-tación para el cotejo de las mar-cas, de acuerdo a la naturaleza delas que en el caso se confrontan.

SEXTO: Cuando un signo sea integrado poruna o más palabras en idioma ex-tranjero, si el significado de ellas

no forma parte del conocimientocomún, corresponde considerarlascomo de fantasía, por lo que pro-cede su registro. Sin embargo, sise trata de vocablos genéricos,descriptivos o de uso común, y susignificado se ha hecho del cono-cimiento de la mayoría del públicoconsumidor o usuario, la denomi-nación no podría ser registrada.

SÉPTIMO: En el caso de marcas de produc-tos farmacéuticos que contenganpartículas de uso común, al hacerel examen comparativo, éstas nodeben considerarse a efecto dedeterminar si existe confusión, cons-tituyéndose tal circunstancia en unaexcepción a la regla de que el co-tejo de las marcas debe realizarseatendiendo a una simple visión deconjunto de los signos que se en-frentan, donde el todo prevalecesobre sus componentes.

OCTAVO: El examen de marcas farmacéuti-cas debe ser riguroso, a fin deevitar que los consumidores incu-rran en confusión entre diferentesproductos, por la similitud existen-te entre las marcas que los desig-nan, ya que de generarse error,éste podría tener consecuenciasgraves y hasta fatales en la saludde las personas y, por lo tanto, serecomienda al examinador aplicarun criterio riguroso.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2002 -00185 (7991), deberá adoptar la presente inter-pretación. Así mismo deberá dar cumplimientoa las prescripciones contenidas en el párrafotercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.







PROCESO 117-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literales a), d) y e)de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento

en la consulta formulada por el Tribunal, Distrito N° 1, de lo ContenciosoAdministrativo, Primera Sala, de La República del Ecuador. Expediente

interno N° 7676-LR. Actor: FERNANDO SEPULVEDA JARAMILLO.Marca denominativa “BIGBOSS”.




EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un díasdel mes de agosto del año dos mil cinco, proce-de a resolver la solicitud de Interpretación Preju-dicial formulada por el Tribunal, Distrito N° 1, delo Contencioso Administrativo, Primera Sala, dela República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los elemen-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente en el auto emitidoel 10 de agosto de 2005.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

A. LAS PARTES:

Demandante: FERNANDO SEPULVEDAJARAMILLO.

Demandados: PRESIDENTE DEL INS-TITUTO DE PROPIEDADINTELECTUAL (IEPI), DI-RECTOR NACIONAL DEPROPIEDAD INDUS-TRIAL, PROCURADORGENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: HUGO BOSS A.G.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de la so-licitud de interpretación prejudicial y de los an-tecedentes administrativos de los actos acusa-dos, se encuentran los siguientes:

a. FERNANDO JARAMILLO SEPULVEDA soli-citó el 30 de diciembre de 1999 ante el Insti-tuto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI, el registro del signo denominativo “BIG-BOSS” para amparar productos comprendi-dos en la clase 25 de la Clasificación Interna-cional de Niza; solicitud a la cual le correspon-dió el Expediente Administrativo N° 99508/99.


b. El 30 de diciembre de 1999 la sociedad HUGOBOSS A.G. presentó observaciones al regis-tro del signo denominativo “BIGBOSS”, conbase en la marca denominativa “BOSS” paraamparar productos comprendidos en la clase25 Clasificación Internacional y registrada enEcuador bajo el N° 818-94.

c. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Indus-trial expidió la Resolución N° 977817 del 22de agosto de 2000, mediante el cual resolvióaceptar la observación presentada, denegarel registro de la marca solicitada y archivar elexpediente.

2. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

El actor sostiene como fundamento de su de-manda las siguientes razones:

a. El signo “BIGBOSS” es un signo percepti-ble, suficientemente distintivo y susceptiblede representación gráfica, capaz de distinguiren el mercado los productos que protege, deconformidad con lo establecido en el artículo81 de la Decisión 344 del Régimen Comúnsobre Propiedad Industrial y el artículo 194de la Ley de Propiedad Intelectual.

b. La Dirección Nacional de Propiedad Industrialha debido observar el siguiente criterio: Lasmarcas deben ser analizadas en conjunto yno fraccionadamente, en forma sucesiva ydesde la óptica del consumidor común, te-niendo en cuenta la estructura gramatical,fonética y la acentuación prosódica de lasmismas. De haber observado dicho criteriose hubiera concluido que entre los signos enlitigio existen elementos diferenciadores, puesel signo “BIGBOSS” no sólo se encuentraconformado por término BOSS, sino por BIG,que están unidos y se pronuncian en conjun-to y no en forma separada, como lo afirmó laDirección de Propiedad Industrial.

C. LA CONTESTACION A LA DEMANDA.

1. El Director Nacional de Propiedad Industrialcontestó la demanda con los siguientes argu-mentos:

a. Realizado un cotejo marcario de la formarecomendada por la doctrina, atendiendo a

las semejanzas y no a las diferenciasy desde la óptica del consumidor medio,se concluyó que las denominaciones “BIG-BOSS” y “BOSS” son semejantes a sim-ple vista, ya que se trata de una tras-cripción de la referida marca registrada, locual podría producir confusión en el públi-co consumidor así como en los medioscomerciales respecto del origen empresa-rial de los productos; además, las dosestán destinadas a proteger productos dela clase 25 Clasificación Internacional, loque hace que el riesgo de confusión seamayor.

b. El signo “BIGBOSS” carece de fuerzadistintiva para distinguir los productos quepretende amparar con los que comerciali-za la marca registrada, y, por lo tanto, nocumple los requisitos del artículo 81 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

2. La sociedad HUGO BOSS AG, tercera intere-sada en las resultas del proceso, se opuso alas pretensiones de la demanda, con los si-guientes argumentos:

a. El análisis de la Dirección Nacional dePropiedad Industrial, se hizo conforme acriterios legales y doctrinarios y siguiendoreglas unánimemente aceptadas, como larelativa a que los signos sean vistos de unmodo sucesivo, no simultáneo, en conjun-to y sin fraccionarlos, atendiendo a lassemejanzas y no a las diferencias, y des-de la óptica del consumidor medio.

b. El signo “BIGBOSS” no es suficientemen-te distintivo frente a la marca previamenteregistrada “BOSS”.

c. Los productos a los que hacen relacióntanto “BIGBOSS” como “BOSS” perte-necen a la misma clase y, por lo tanto, elconsumidor podría ser llevado irremedia-blemente a una confusión al pensar quetienen el mismo origen empresarial.

d. La marca “BOSS” ha sido varias vecesconsiderada por la Dirección Nacional dePropiedad Industrial como una marca no-toria y, por lo tanto, merece una protec-ción especial.


II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía preju-dicial las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita yque serán objeto de interpretación prejudicialson: artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d)y e) de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, a excepción del literal h)del artículo 82 de la misma Decisión, vigente almomento en que se presentó la solicitud deregistro del signo denominativo “BIGBOSS” paraamparar productos comprendidos en la clase 25de la Clasificación Internacional de Niza.

Advierte el Tribunal que la interpretación delliteral i) del artículo 82 1 no se realizará, ya queel caso bajo estudio no tiene relación con lasdenominaciones de origen tratadas por la normacitada.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DESICION 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente distin-tivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-

ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

(...)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior,

(…)

Artículo 83

“Así mismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públi-co a error.”

(…)

“d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signose destine a los mismos productos o ser-vicios amparados por la marca notoria-mente conocida, como en aquellos en losque el uso se destine a productos o servi-cios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuan-do el peticionario sea el legítimo titular dela marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente

1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha establecido el siguiente ámbito de interpretación enrelación con el literal i) del artículo 82: “persigue evitara los consumidores ser engañados, por medio del usofraudulento de denominaciones de origen protegidaso una imitación de las mismas, o con falsas indica-ciones de procedencia, de tal forma que el público enatención al origen de los productos o servicios leatribuya unas cualidades que no tienen, siempre quehaya relación entre el lugar geográfico señalado y lacalidad de los bienes producidos y los servicios pres-tados realmente en este sitio.” (Proceso 18-IP-2005.Sentencia del 25 de agosto de 1999).


conocida, independientemente de la clasede los productos o servicios para los cua-les se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuan-do el peticionario sea el legítimo titular dela marca notoriamente conocida;”

(…)

IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos: requisitos para el re-gistro de marcas, irregistrabilidad de signos poridentidad o similitud, reglas para el cotejo mar-cario, confusión directa y confusión indirectaentre signos, comparación entre marcas denomi-nativas, y de la marca notoriamente conocida yde la prueba de la notoriedad.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LASMARCAS.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario, otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo ya la vez precautela el derecho de los consumi-dores evitando que sean engañados o que incu-rran en confusión sobre el origen empresarial, lacalidad, condiciones, etc., de los productos oservicios.

La marca se define como el medio sensible quepermite identificar o distinguir a los diversosproductos y servicios que se ofertan en el mer-cado. Marco Matías Alemán expresa que lasmarcas son:

“...signos utilizados por los empresarios enla identificación de sus productos o servi-cios, a través de los cuales busca su diferen-ciación e individualización de los restantesempresarios que se dediquen a actividadesafines.” 2

El tema de las funciones que cumple la marcaha sido propuesto por la doctrina así:

“La primera función de las marcas y la másimportante es la función indicadora de laprocedencia empresarial de los productosque la incorporan…

(…)

La segunda función que cumplen las marcases la función indicadora de la calidad…

(…)

La tercera función de las marcas es la fun-ción condensadora del goodwill…

(…)

La cuarta y más controvertida función de lasmarcas es la función publicitaria, la cualpresenta dos vertientes: información de losconsumidores y persuasión. En relación conla primera de ellas, los empresarios utilizanlas marcas con el fin de que los consumido-res las asocien con una información lo máscompleta y precisa posible sobre los precios,el origen, la calidad y las características desus respectivos productos. Por esta vía losempresarios consiguen atraer a los consumi-dores a través de una publicidad informativay sugestiva…”. 3

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha tratado el tema de las funciones de la marcaen varias de sus providencias, así:

Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, seencuentran subordinadas a la capacidad dis-tintiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpre-tación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).

2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBRE-GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI-CIOS”. Editado por Top Management International. Co-lombia. Pág. 73.

3 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DEPROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48,49 y 50. Madrid, España, 2002.


Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos.” (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del28 de julio de 2004).

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de lasiguiente forma:

“…función de identificación: …la verdadera yúnica función esencial de la marca es distin-guir un producto o servicio, de otros. Si bienel saber quién es el fabricante del productoserá para muchos un factor esencial paraefectuar su elección, este dato lo encontraráfuera de la marca que distingue el producto.La marca permite la distinción entre produc-tos o servicios de una misma especie. Si elsigno en cuestión no es apto para distinguirun producto o un servicio de otros, entoncesno podrá ser marca en los términos señala-dos”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis.Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002).

“A la marca se le atribuye también la funciónde indicar el origen de las mercancías, y unafunción de garantía; a través de la primera, lamarca permite al consumidor atribuirle unmismo origen empresarial al producto, y pormedio de la segunda, la marca le “garantiza”al consumidor que todos los productos que éladquiere con la marca tienen calidad unifor-me, esto significa que quien vuelve a adquirirun producto o a solicitar la prestación de unservicio lo hace porque desea encontrar lamisma o mejor calidad, que el producto o elservicio tenían cuando los adquirió con ante-rioridad”.

“Por último la marca cumple una función depublicidad, a través de la cual el titular de lamarca promociona el producto que la identifi-ca”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 demarzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 deabril de 2003).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que losrequisitos para el registro de marcas son: laperceptibilidad, la distintividad y la susceptibili-dad de representación gráfica.

1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es lacapacidad intrínseca que debe tener el signo afin de que pueda distinguir unos productos oservicios de otros. Es el requisito principal quedebe reunir todo signo para ser registrado comomarca y hace posible identificar unos productoso servicios de otros que se encuentran en elmercado; el carácter distintivo de la marca lepermite al consumidor realizar la elección de losbienes que desea adquirir, pues el signo marcariole da a la mercadería su individualidad y posibili-ta que un producto sea reconocido de entreotros similares que se ofertan en el mercado porsus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter dis-tintivo:

“…viene impuesto por la propia naturaleza yfunción esencial de la marca. Así, si la marcaes un signo que tiene como función distinguirlos propios productos y servicios de los de lacompetencia, un signo que no fuera capaz decumplir esta misión, nunca podría constituir-se en marca, ya que no es apto para cumplirla función esencial que el ordenamiento jurí-dico prevé para las marcas.” 4

La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se ha re-gistrado, haciendo viable que el consumidor losdiferencie e individualice; esto le ayuda a reali-zar una adecuada e informada elección de losbienes y servicios que desea adquirir, y tal elec-ción depende de ciertas características que seencuentran en productos o servicios identifica-dos con determinadas marcas, lo que motiva aque el consumidor prefiera determinada marca yreitere la elección de los bienes identificadoscon ella.

2. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado o percibido por alguno

4 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA-RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.


de los sentidos debe necesariamente exteriori-zarse o adquirir forma material por medio delempleo de toda clase de elementos que trans-formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-tible o identificable por los sentidos.

Unicamente un signo que es perceptible es aptopara constituir marca, ya que deja en quien lo ob-serva una imagen o impresión que permite dis-tinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto haexpresado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos.” 5

Carlos Fernández Novoa respecto de la percep-tibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangible;para que los demás perciban el signo, espreciso que éste adquiera forma sensible:que se materialice en un envase o en elpropio producto, o bien en las correspondien-tes expresiones publicitarias.” 6

3. La susceptibilidad de representación grá-fica.

Este requisito exige que un signo para serregistrable debe tener la posibilidad de ser ex-presado mediante palabras, gráficos, signos,colores, figuras etc., de tal manera que suscomponentes puedan ser apreciados por quienlo observe. Esta característica es importante a

efectos de la publicación o de las solicitudes deregistro en los medios oficiales o Gacetas dePropiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario,el signo solicitado debe cumplir con los requisi-tos de distintividad, perceptibilidad y suceptibili-dad de representación gráfica exigidos por el ar-tículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitariaexige además que el signo solicitado no se en-cuadre en ninguna de las causales de irregistra-bilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si el signo cuyo registro se pre-tende, cumple con los requisitos del referido ar-tículo 81, y determinar luego, si el signo encajao no dentro de alguna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-TIDAD O SIMILITUD.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena expresaque no son susceptibles de ser registrados comomarcas los signos que en relación con el dere-cho de terceros sean idénticos o similares aotros antes registrados o previamente solicita-dos, de manera que puedan inducir al público aerror, respecto de una marca anteriormente soli-citada para su registro, o ya registrada a favorde un tercero, que identifique los mismos pro-ductos o servicios, o productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marca puedainducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivos y,en consecuencia, no deben generar confusióncon otras marcas debidamente inscritas quegozan de la protección legal concedida a travésdel registro y del derecho que de él se despren-de, consistente en hacer uso de ellas con ex-clusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva y de permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con transpa-rencia, para que el consumidor no sea objeto de

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N°132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 dediciembre de 2004.

6 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.Págs. 21 y SS.


engaños que le lleven a incurrir en error al reali-zar la elección de los productos que deseaadquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividadde un signo, en relación con una marca yaexistente con anterioridad en el mercado, o conun signo previamente solicitado, puede provocarerror entre los consumidores; por tal circunstan-cia la norma comunitaria ha determinado que lasola posibilidad de confusión basta para negarel registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competenciadel examinador observar y establecer de acuer-do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, sientre los signos que se confrontan existe identi-dad o semejanza, para determinar si las identi-dades o semejanzas encontradas por sus ca-racterísticas son capaces de generar confusiónentre los consumidores. De la conclusión a quese arribe dependerá la calificación de distintivoo de no distintivo que merezca el signo exami-nado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitudpara el registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistiren el mercado en cabeza de dos o más perso-nas para identificar productos o servicios idénti-cos o de igual naturaleza, ya que ello generaríaun verdadero riesgo de confusión entre los con-sumidores, y el público quedaría en incapacidadde distinguir el origen empresarial de los pro-ductos o servicios, y escoger entre ellos conentera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se hapronunciado sobe los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión entre variossignos y los productos o servicios que cada unode ellos ampara, de la siguiente manera:

“Los supuestos que pueden dar lugar al ries-go de confusión entre varios signos y losproductos o servicios que cada uno de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tam-bién entre los productos o servicios distingui-dos por ellos; (ii) o identidad entre los signosy semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o seme-janza entre aquellos y también semejanzaentre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Doc. Cit.).

Concretando el tema, el Tribunal también hamanifestado lo siguiente:

“...es necesario establecer que en términosgenerales la confusión se origina en la seme-janza entre los signos distintivos y la mayor omenor similitud de los productos que estasmarcas protejan, factores que llevan a los con-sumidores a error o confusión en cuanto alorigen de los productos vendidos con la mar-ca similar, sin tomar en cuenta que estos pro-ductos pueden provenir de empresas diferen-tes”.

“...se le otorga a la administración la facultadde determinar cuándo un signo tiene por finprovocar un riesgo de confusión, aprovechan-do del conocimiento o prestigio de otra mar-ca, para beneficiarse de la venta de produc-tos similares, pero que obedecen a una líneanueva que quizás no cumpla con las mismasexigencias de calidad y cualidad de un produc-to reconocido en el mercado, disfrazándoseuna actitud defraudatoria que al ser detecta-da debe causar la denegación del registro enaras de la protección general de los consumi-dores.” 7

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica, existe por la semejanzade las letras entre los signos a compararse, enlos que la sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión. La semejanza entre lossignos existe si las vocales idénticas se hallansituadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidenciaen las raíces o terminaciones, y cuando la síla-ba tónica en las denominaciones comparadases idéntica o muy difícil de distinguir. Cabeañadir que a fin de determinar la existencia de

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175de 15 de marzo de 2005.


una posible confusión, deben tomarse en cuen-ta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre sig-nos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es lade distinguir o identificar un producto o servicioen el mercado, se procura que las marcas queaspiran registrarse no sean similares o idénti-cas a otras registradas o previamente solicita-das, con el fin de evitar la confusión entre losconsumidores y de precautelar el derecho deuso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el caso de presentarse conflicto entre unamarca ya registrada y un signo que se pretenderegistrar, corresponde a la Autoridad NacionalCompetente proceder al cotejo entre los signos,para luego determinar si existe o no riesgo deconfusión, considerando para ello las reglasdoctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compara-ción entre dos signos el examinador debe tomaren cuenta los criterios que, elaborados por ladoctrina 8, han sido acogidos por la jurispruden-cia de esta Corporación, y que son del siguientetenor:

“1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión de

conjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, auditivae ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse elmétodo del cotejo sucesivo, ya que no es proce-dente realizar un análisis simultáneo dado queel consumidor no observa al mismo tiempo lasmarcas sino que lo hace en una forma indivi-dualizada. A efectos de determinar la similitudgeneral entre dos marcas no se observan loselementos diferentes existentes en ellas, sinoque se debe enfatizar en señalar cuáles son sussemejanzas, pues es allí donde mayormente sepercibe el riesgo de que se genere confusión.

D. CONFUSION DIRECTA Y CONFUSION INDI-RECTA.

Una vez abordado el tema de la irregistrabilidadde signos por identidad o similitud, es conve-niente complementarlo ahondando en las for-mas en que puede presentarse la confusiónentre signos.

La confusión puede darse de dos maneras:

1. De forma directa: se presenta cuando elconsumidor adquiere un producto asumiendoque está comprando otro.

2. De forma indirecta: se presenta cuando demanera errada el consumidor le otorga alproducto o servicio que adquiere un origenempresarial distinto al que tiene en realidad.

Esta segunda forma de confusión requiere de unanálisis minucioso por parte de la oficina de re-gistro marcario y del juez nacional, en su caso,ya que puede provocar distorsión en el posicio-namiento de un producto determinado en el mer-cado.

E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENO-MINATIVAS.

Como quiera que los signos en conflicto sondenominativos, el Tribunal debe precisar que lasmarcas denominativas se conforman por una omás palabras que forman un todo pronunciable,dotado o no de significado conceptual; las pala-bras pueden provenir del idioma español o deuno extranjero, como de la inventiva de su crea-dor, es decir, de la fantasía; cabe indicar que ladenominación permite al consumidor solicitar elproducto o servicio a través de la palabra, que

8 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


impacta y permanece en la mente del consumi-dor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguien-tes criterios, elaborados en torno a la compara-ción de marcas denominativas:

“...ha de ser realizada una visión de conjuntoo sintética, operando con la totalidad de loselementos integrantes, sin descomponer suunidad fonética y gráfica en fonemas o vocesparciales, teniendo en cuenta, por lo tanto,en el juicio comparativo la totalidad de lassílabas y letras que forman los vocablos delas marcas en pugna, sin perjuicio de desta-car aquellos elementos dotados de especialeficacia caracterizante, atribuyendo menosvalor a los que ofrezcan atenuada funcióndiferenciadora.”

“...han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“...la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“...en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente del con-sumidor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.” 9

El examen de los signos es competencia exclu-siva de la oficina de registro marcario o jueznacional, en su caso, quienes deben aplicar loscriterios elaborados por la doctrina y recogidospor la jurisprudencia comunitaria para la compa-ración de todo tipo de marcas.

F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCI-DA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.

La marca notoriamente conocida, o simplemen-te marca notoria, es aquélla difundida en unacolectividad de individuos pertenecientes a un

grupo determinado de consumidores de ciertotipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo si-guiente:

“La marca notoria es la que goza de difusión,es decir que es conocida por los consumido-res o usuarios del tipo de productos o servi-cios que la marca ampara, la marca no esnotoria desde su nacimiento y alcanzar estacalidad dependerá de circunstancias de de-sarrollo comercial, de tal modo que con eltranscurso del tiempo y el cumplimiento deciertas condiciones una marca común puedellegar a convertirse en notoria”. (Proceso N°114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19de noviembre de 2003).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa:

“La marca notoria que nació única y se man-tuvo así debe ser protegida, ese vínculo mar-ca–producto no puede ser manchado, no puedeser diluido. No significa esto el crear un mo-nopolio, como señala Schechter, todo lo queel demandante pide en esos casos es lapreservación de un valioso aunque posible-mente invisible eslabón entre él y su consu-midor, que ha sido creado por su ingenio y elmérito de sus productos o servicios”. 10

La Normativa Comunitaria protege a la marcanotoriamente conocida; este tipo de marca gozade protección especial, que va más allá de losprincipios de territorialidad y especialidad, alpunto de establecer que no pueden ser registra-das como marcas los signos que sean unaimitación, literal d), del artículo 83, o que tengansemejanzas que conlleve confusión con marcasnotoriamente conocidas, literal e) del mismoartículo, de la Decisión 344.

Sobre la clase de protección a la marca notoria-mente conocida a que se refieren los literales d)y e) del artículo 83 de la Decisión mencionadaha dicho el Tribunal:

“El literal d) del artículo 83 de la Decisión344, establece una amplia protección paralos signos distintivos que posean la caracte-rística de notoriedad. Lo hace estableciendola prohibición para la inscripción de signos

9 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 10 OTAMENDI Jorge, Ob. Cit. Pág. 255.


que reproduzcan, imiten o transcriban, total oparcialmente, un signo distintivo notoriamen-te conocido en el país en el que se solicita elregistro o, en el comercio subregional o inter-nacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protecciónpara los signos distintivos que reúnan condi-ciones de notorios; no obstante, la notorie-dad es un hecho que como se ha dicho debeser probado. Así lo establece el artículo 84de esa Decisión cuando señala los elemen-tos que sirven para medir tal circunstancia.Ello porque “...la marca común, para elevarseal estado de marca notoria, debe contar conuna serie de factores tales como: ... difusiónde la marca, imagen en el mercado, comer-cialización del producto, etc. La carga de laprueba corresponde al titular de la marca,pues ésta puede ser desconocida inclusivepor la autoridad administrativa o judicial y laprueba precisamente pretende convencer aljuzgador de que la marca alegada como noto-ria reúne características especiales que noposeen las marcas comunes”. 11

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión344 se prevé una protección especial a lamarca notoriamente conocida, independien-temente de la clase de servicios y productossolicitados para el registro, considerando quesi existe similitud puede producirse confu-sión con otra marca”. 12

Una marca no es notoria desde su aparición enel mercado y tal condición constituye un estatussuperior al que han llegado ciertas marcas envirtud de la calidad de los productos que distin-gue, permanencia en el mercado, aceptación yconocimiento entre los consumidores.

La doctrina hace las siguientes consideracio-nes sobre el tema:

“... la marca notoria es la que goza de difu-sión - o lo que es lo mismo – es conocida por

los consumidores de la clase de productos alos que se aplica la marca”. 13

“... la que es conocida por la mayor parte delos consumidores que usualmente adquiereno contratan la clase de productos o serviciosen relación con los cuales la marca es usa-da...”. 14

La notoriedad de la marca se construye a travésdel esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular,que la ha difundido en el mercado y ha estable-cido ciertos parámetros de calidad en sus pro-ductos, por esto requiere una protección espe-cial a fin de evitar que terceros pretendan apro-vechar maliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema:

“Las llamadas marcas notorias han merecidotradicionalmente, una protección especial, enla medida en que respecto de ellas resultafactible el aprovechamiento del prestigio aje-no. La notoriedad debe beneficiar a quien laha obtenido con su esfuerzo o ingenio, perono a quienes la utilizan parasitariamente enproductos o servicios que no pertenecen almismo fabricante o prestador que consiguióla notoriedad.” 15

El reconocimiento de la notoriedad de la marca,es un hecho que debe ser probado por quien loalega, a través de prueba hábil ante el Juez o elAdministrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para quese pueda determinar si una marca es notoria-mente conocida, se debe tener en cuenta:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-

NA. Sentencia de 21 de abril de 1998. Proceso N° 23-IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 dejulio de 1998.

12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 27 de abril de 2001. Proceso N° 16-IP-2001. Marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO“. Publi-cada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº674 de 31 de mayo de 2001.

13 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32.14 AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MAR-

CA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo Gene-ral del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268.

15 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN ELGATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y131.


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca.”

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomar-ca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 y, además, si elsigno no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidadseñaladas en los artículos 82 y 83de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcaslos signos que en relación con elderecho de terceros, sean idénti-cos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada o registra-da para los mismos productos oservicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el usode la marca pueda inducir al públi-co a error, de donde resulta que noes necesario que el signo solicita-do para el registro efectivamenteinduzca a error o confusión a losconsumidores, sino que es suficientela existencia del riesgo de confu-sión para que se configure la prohi-bición de irregistrabilidad.

TERCERO: La autoridad nacional habrá de de-terminar si existe o no riesgo deconfusión, teniendo en cuenta lasorientaciones referidas en esta in-terpretación para el cotejo de lasmarcas, y de acuerdo a la naturale-za denominativa de las que en elcaso se confrontan.

CUARTO: La protección a la marca notoria-mente conocida otorga un tratamientoespecial que no tienen las marcascomunes, pero esto no significa quela notoriedad surja del signo por sísola, o que para su reconocimientolegal no tengan que probarse las

circunstancias que, precisamente,le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una mar-ca como obstáculo para el registrode un signo, la prueba de tal cir-cunstancia corresponde a quien laalega. Este dispondrá, para eseobjeto, de los medios probatoriosprevistos en la legislación interna yel reconocimiento corresponde otor-garlo, según el caso, a la OficinaNacional Competente o a la Autori-dad Nacional Competente, con baseen las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el expediente interno Nº 7676-LR, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









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