sentenza n. 3225/2018 pubbl. il 21/03/2018 rg n. 41699 ... · il tribunale, in composizione...

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SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. R.G. 41699/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni Presidente

dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore

dott. Pierluigi Perrotti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41699/2015 promossa da:

CAPRICORN S.A.S. DI PATRIZIO ROSSI & C. (C.F.05650210965), con il patrocinio dell’avv.

DE LIGUORI GIUSEPPE e dell’avv. , elettivamente domiciliat in VIA LATTUADA, 20 20135

MILANO, presso

attore

contro

RC MODEL STORE DI IULIUCCI PASQUALE (C.F. LCCPQL84D23F839A), con il patrocinio

dell’avv. GAGLIANO DARIO e dell’avv. SAVINO FABIO (SVNFBA76H19F839M) VIA DEI

FIORENTINI, 21 80133 NAPOLI; , elettivamente domiciliat in PIAZZA GIULIO RODINO’, 18

80121 NAPOLI, presso

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati di precisazione delle conclusioni depositati

telematicamente

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Sentenza n. 3225/2018 pubbl. il 21/03/2018RG n. 41699/2015

Repert. n. 2261/2018 del 21/03/2018

http://bit.ly/2CgdaSz


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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Capricorn s.a.s. Patrizio Rossi & C. (“Capricorn”) ha convenuto in giudizio la RC Model Store di

Iuliucci Pasquale (“RC”) al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza di atti di concorrenza

sleale e di violazione di diritti di proprietà intellettuale dell’attrice1 e, per l’effetto, condannare la

convenuta: al ritiro dal mercato dell’automodello BmT984 e dei suoi singoli componenti venduti come

ricambio, oltre al ristoro dei relativi danni quantificati in euro 100.000; al risarcimento del danno di

immagine arrecato a Capricorn, da quantificarsi in via equitativa; alla pubblicazione della sentenza,

secondo le modalità indicate in atti.

A fondamento delle proprie pretese, Capricorn ha dedotto che:

- la società attrice è un’azienda italiana leader nella produzione di auto modelli radiocomandati,

di micromotori e parti speciali;

- nel 2011 ha introdotto sul mercato un auto modello denominato Capricorn LAB C801, il cui

lancio sarebbe stato preceduto da circa 11 mesi di progettazione, realizzazione di prototipi e

stampi, i cui costi complessivi a monte della produzione ammonterebbero a circa euro 250.000;

- nel mese di luglio 2014 la RC avrebbe introdotto sul mercato un proprio modello denominato

BmT 984, asseritamente copia pedissequa del LAB C801, con l’unica differenza in punto colore

delle parti in metallo, laddove il modello Capricorn è rosso e quello RC è grigio;

- lo stesso titolare della società convenuta avrebbe dichiarato, su un forum di automobili, che il

modello BmT 984 presentato al pubblico sarebbe stato ideato a partire da un LAB C801

decolorato dal suo pigmento rosso;

- il costo dei due modelli al pubblico sarebbe nettamente differente, quello di RC essendo offerto

ad euro 589.000 mentre quello della Capricorn ad euro 650.000. Quanto ai pezzi di ricambio, la

società convenuta manterrebbe un prezzo inferiore del 20% a quello tenuto da parte attrice.

In diritto ha sostenuto che

a) la condotta di BmT costituirebbe concorrenza sleale tramite imitazione servile (il prodotto

BmT 984 sarebbe imitativo di tutti gli elementi distintivi dell’automodello dell’attrice, ad

eccezione della colorazione di alcune parti del metallo) nonché tramite concorrenza

parassitaria (la convenuta: (i) si sarebbe appropriata di quanto sviluppato e realizzato dalla

Capricorn per riprodurlo in modo identico; (ii) avrebbe usato parti prodotte dalla Capricorn per

presentare il suo Bmt 984 ad una fiera, spacciandolo come di produzione propria; (iii) avrebbe

riprodotto il manuale di istruzioni del prodotto attoreo);

b) il prodotto Capricorn godrebbe dell’ulteriore tutela quale opera dell’ingegno, per il carattere

originale delle soluzioni tecniche adottate nella ingegnerizzazione e produzione dello stesso

1 Accertare e dichiarare la sussistenza di atti di concorrenza sleale da parte di Rc Model Store di Iuliucci Pasquale;

2. Accertare e dichiarare la sussistenza della violazione dei diritti di proprietà intellettuale della CAPRICORN S.a.s. Patrizio Rossi & C

da parte di RcModel Store di Iuliucci Pasquale

3. Per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale al ritiro dal mercato dell’automodello BmT 984;

4. Sempre per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale al ritiro dal mercato di tutti i singoli componenti

dell’automodello BmT 984 venduti come ricambi;

5. Sempre per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale al ristoro dei danni dalla CAPRICORN S.a.s. Patrizio Rossi &

C. e quantificati in Euro 100.000,00;

6. Sempre per l’effetto condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale per il danno di immagine arrecato a parte attrice da

quantificarsi in via equitativa;

7.Condannare la Rc Model Store di Iuliucci Pasquale alla pubblicazione della sentenza sulle principali riviste del settore modellistico,

sia cartacee che internet.

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sicchè la condotta della convenuta costituirebbe anche violazione del diritto di autore

relativo a disegno industriale.

I danni subiti dalla Capricorn ammonterebbero a 100.000 euro (avendo speso la stessa 250.000

euro per la progettazione, prototipazione e collaudo della macchina). L’utilizzo di tale know

how sarebbe quantificabile in euro 50.000 l’anno, cui andrebbero aggiunti i danni da lucro

cessante, quantificabili in euro 50.000.

*

La convenuta ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in

favore del Tribunale di Napoli (in applicazione degli artt. 18 e 19 c.p.c. la competenza per territorio

spetterebbe al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza e, dunque, Napoli, vertendo la

controversia su obbligazioni extracontrattuali).

Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate deducendo in

particolare che:

- il modello di cui controparte invoca la paternità non sarebbe mai stato dalla stessa registrato e,

inoltre, quest’ultima non avrebbe fornito alcuna prova della paternità dello stesso;

- le discussioni sui forum, di cui parte attrice ha prodotto copia, sarebbero state erroneamente

attribuite al sig. Iuliucci, che le disconosce integralmente;

- gli automodelli quali quelli di cui è causa – aderendo alla federazione e ai regolamenti dalla

stessa predisposti, che impongono requisiti stringenti per la partecipazione alle competizioni –

dovrebbero presentare caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto similari e proprio per questa

ragione nessuno degli stessi modelli risulterebbe registrato;

- come emergerebbe anche dalle fatture emesse dalla Team Magic model Industrial co. Ltd (doc.

6 RC), quest’ultima, su incarico della convenuta stessa, avrebbe realizzato i disegni e la

prototipizzazione del modello Bmt 984, per complessivi euro 52.645,65;

- trattandosi di prodotti di nicchia, ogni appassionato consumatore avrebbe conoscenze tali da

poter distinguere, cogliere ed individuare anche il minimo dettaglio caratterizzante il singolo

automodello, il che renderebbe perfettamente distinguibili i modelli di cui si discute;

- ai fini della differenziazione, in particolare i due modelli avrebbero:

packaging, scatola e imballaggio diversi, al pari del manuale di istruzioni (quello della

Capricorn fornito su chiavetta USB; quello della convenuta stampato e rilegato con

grafica Bmt e contemplante i codici e i disegni dei relativi marchi);

l’aspetto cromatico dei due modelli differirebbe completamente;

notevoli diversità sarebbero riscontrabili tra le componenti dei due modelli;

*

L’istruttoria è proseguita con l’effettuazione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, a mezzo dell’Ing.

Fabio Ciceri dello studio Perani, cui è stato posto il seguente quesito: “Dica il CTU, visti gli atti,

sentite le parti e i loro eventuali CC.TT.PP., svolte le opportune indagini: se il modello di parte attrice

abbia efficacia individualizzante e possa essere confuso con quello della convenuta; se i prodotti di

parte convenuta rappresentino, in tutto o in parte, una imitazione parassitaria del prodotto attoreo non

necessitato da esigenze tecniche, ciò anche in relazione a prodotti analoghi di altre imprese presenti

sul mercato”.

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Motivi della decisione

1. L’eccezione di incompetenza

L’eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile e infondata: infatti non solo parte convenuta

nel sollevare l’eccezione non ha esaminato tutti i criteri alternativi di collegamento onde contestare la

sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito, ma non ha tento conto del fatto che detta

competenza si fonda sul fatto che il danno e, quindi, un elemento costituivo dell’illecito fonte di

obbligazione, si è prodotto nel territorio ove ha sede l’attrice; sicchè ex art. 20 c.p.c. sussiste il criterio

facoltativo di collegamento del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio.

2. L’oggetto della decisione.

La pretesa imitazione fedele dell’automodello di Capricorn viene in rilievo in questa sede unicamente

in termini di asserita commissione di atti in concorrenza sleale, dal momento che l’attrice non invoca

alcuna privativa. La decisione riguarda perciò la possibilità o meno di qualificare come illecita la

concorrenza che BMT pone in essere nei confronti dell’attrice mediante la commercializzazione

dell’automodello BmT984, e quindi se sussistono o meno i presupposti della lamentata condotta di

imitazione servile e/o parassitaria dell’automodello LAB C80.

Né nella specie si ravvisano i presupposti per una tutela autorale del disegno industriale dell’

automodello Capricorn. Nella comparsa conclusionale l’attrice insiste nel ritenere che tale tutela sia

applicabile al prodotto realizzato da Capricorn per il “carattere originale delle soluzioni tecniche

adottate da parte attrice nella ingegnerizzazione e produzione dell’automodello LAB 801” che

sarebbero “universalmente riconosciute e riconosciute anche dal CTU nella propria relazione.

Tuttavia, premesso che il modello in parola non è stato registrato e che l’allegazione relativa

all’originalità dello stesso è del tutto generica e non riscontrata quanto al giudizio del CTU, va rilevato

che l'art. 2 comma 1 n. 10 L.A. pur riconoscendo che un disegno industriale – da intendersi come la

combinazione degli elementi che compongono l’aspetto esteriore di un prodotto destinato ad essere

fabbricato e replicato in serie – possa accedere alla protezione per diritto d’autore ha stabilito che sono

proteggibili tutte le opere che presentino per sé carattere creativo e valore artistico, ovvero siano

“idonee a suscitare emozioni estetiche”, e sia caratterizzata da “creatività e originalità delle forme

rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono

dalla funzionalità pratica del bene per assumere una propria autonoma e distinta rilevanza” (cass.13

novembre 2015 n. 23292), requisiti che non concorrono evidentemente nella fattispecie.

Sotto il profilo della illecita concorrenza, dunque, parte attrice ha sostenuto che l’automodello

BmT984 di parte Convenuta sia “un esatto clone” di quello della Capricon dato che la “quasi totalità

dei più di 600 pezzi che compongono il modello è esattamente intercambiabile con quelli di

Capricorn”: l’automodello di Capricorn LAB C801 sarebbe stato “clonato” in ogni più piccolo

dettaglio “anche quelli la cui funzione è meramente estetica e non funzionale alla dinamica del

modello”; “ogni più piccolo particolare potrebbe essere smontato da una macchina e montato

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sull’altra” e, ad eccezione dei “pezzi caratterizzati dalla pigmentazione rossa o grigia”, ogni altro

pezzo potrebbe “essere scambiato senza che sia più possibile identificarne l’origine”.

Ha proposto in corso di CTU una tabella in cui sono elencati tutti i componenti necessari per

assemblare gli auto modelli oggetto della presente vertenza, osservando che l’auto modello di BmT984

replica, su “un totale di 417 pezzi”, 204 pezzi, dato che sono “identici”, 179 pezzi che sarebbero

“compatibili” e 34 pezzi che non sarebbero compatibili.

Reputa, dunque, l’attrice (cfr memoria CTP e scritti conclusionali) che “controparte abbia applicato un

processo di retro- ingegnerizzazione del modello Capricorn,” per mezzo di un’azienda taiwanese, la

Team Magic e sostenuto che, replicando gli stessi criteri applicativi la BMT non si sarebbe neppure

sforzata “di conferire alle varie componentistiche un aspetto estetico caratterizzante”.

La Convenuta, invece, reputa non sia configurabile alcun atto di concorrenza sleale per imitazione

servile in danno dell’Attrice, in quanto: a) gli automodelli in contestazione devono “rispettare forme e

requisiti tecnici imposti dai regolamenti delle federazioni”; b) nel settore in cui si collocano i due

automodelli oggetto della presente vertenza, i potenziali consumatori e utilizzatori dovrebbero essere

“altamente qualificati” e quindi pienamente in grado di distinguere ogni prodotto, ogni auto modello

ed ogni singolo particolare tanto estetico, quanto tecnico” e che quindi, è “impossibile che l’acquirente

di un auto modello da competizione possa essere confuso nella scelta” dato che chi sceglie un auto

modello da competizione conosce alla perfezione il modello che intende acquistare e le relative

caratteristiche e non potrà essere tratto in confusione”.

In ogni caso ha sostenuto che i due modelli in discorso LAB C 801 e BMT 984 hanno caratteristiche del

tutto differenti e pienamente distinguibili “anche all’occhio dell’utilizzatore informato e non solo

esperto ed appassionato di auto-modelli” (in particolare, ha posto a confronto a sostegno di questa

affermazione vari elementi dei due automodelli evidenziandone le differenze che ne impedirebbero

l’intercambiabilità, che deriverebbe, comunque, “da una inconsapevole standardizzazione delle

dimensioni di alcuni componenti dettata da esigenze di ingombro e dal layout ormai identico per tutti

gli automodelli”.

3. I presupposti dell’imitazione servile confusoria ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ.

Premesso che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato

tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, il principio che regola la

materia è che la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta

costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per

associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico

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di riferimento, della destinazione d'uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di

due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).

Oggetto della valutazione del Tribunale è, quindi, la sussistenza del presupposto del requisito di

“confondibilità” dei prodotti oggetto di causa.

Reputa il Collegio che, anche all’esito della CTU, la prospettazione dell’attrice sia infondata:

anzitutto - come afferma il CTU – per effettuare una valutazione di confondibilità è necessario che

la comparazione tra i prodotti delle parti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei

singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro

complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e, quindi, facendo riferimento alla sola

forma esteriore del bene che si asserisce esser stato imitato (ossia ciò che è visibile da parte del

consumatore);

inoltre è necessario accertare:

(a) se le caratteristiche esteriori del prodotto che si assume imitato servilmente abbiano efficacia

individualizzante, e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità distintiva, a ricollegare un

prodotto ad una determinata impresa;

(b) se l’imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un’impresa concorrente sia idonea ad

indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.

In sintesi la confondibilità non si identifica con la mera riproduzione di qualsiasi forma del prodotto

altrui, ma solo di quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e

cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata

impresa.

3.a) - Gli automodelli oggetto di causa

I prodotti in oggetto sono degli automodelli realizzati in scala 1:8 che appartengono alla cosiddetta

categoria “Automodelli 1:8 PISTA IC”, come identificata dal regolamento Federazione AMSCI,

edizione 2015, dotati di motore a scoppio (o elettrico) ed azionati mediante un radiocomando; essi sono

venduti in confezioni contenenti un kit di montaggio e corredati da un manuale di istruzioni che guida

passo-passo l’utente nell’assemblaggio dell’automodello.

Tali automodelli, una volta assemblati, risultano proporre soluzioni meccaniche di telaio, sospensioni,

trasmissioni e freni che, nel loro complesso, sono in grado di garantire elevate prestazioni e sono

normalmente utilizzati in apposti mini autodromi dove i piloti, per mezzo del suddetto radio comando,

si sfidano in gare.

Stanti le elevate prestazioni raggiungibili da tali automodelli, il loro utilizzo è orientato ad un

consumatore adulto ed esperto dotato, cioè delle necessarie conoscenze tecniche per preparare

l’automodello alle gare, per manutenerlo e/o per elaborarlo (aspetto valutativo questo condiviso,

peraltro, dalle parti in causa).

Come sottolinea il CTU dalla lettura del suddetto regolamento, si evince quale sia il livello di dettaglio

della norme prescritte, le disposizioni tecniche e le costrizioni cui devono sottostare coloro che

progettano e costruiscono tali automodelli; sicchè – conclude il CTU – è evidente che tali automodelli

presentino una certa analogia strutturale, dal momento che sia l’automodello di parte attrice che

l’automodello di parte convenuta sono utilizzabili nei campionati normati dal succitato regolamento

“Automodelli 1:8 PISTA IC”

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Sicchè se ad un esame visivo e sintetico l’automodello di BmT risulta molto simile all’automodello di

Capricorn, riproducendone l'aspetto generale e le forme; tuttavia tale somiglianza di forme non produce

- come conclude condivisibilmente il CTU - un effetto confusorio nel consumatore esperto:

a) innanzitutto per la differente scelta tra i vari accostamenti cromatici, laddove Capricorn utilizza

come combinazione cromatica rosso/nero mentre BmT utilizza il solo colore nero come combinazione

cromatica;

capricorn LAB C801 RC Model BMT 984

b) poi per la presenza sul mercato di altri automodelli del tutto simili prodotti da altre aziende

concorrenti, quali Mugen, Velox, XRAY, (doc.9 attrice);

La pacifica la presenza sul mercato di automodelli, prodotti da altre aziende, aventi il medesimo layout

dei componenti dell’automodello di Capricorn, sostanzialmente riproducenti la medesima forma, lo

stesso tipo di prestazioni e lo stesso tipo di utilizzo, e quindi, un aspetto tanto simile nelle forme, ad

uno sguardo complessivo, da non poter essere alla sola vista attribuiti ad uno o all’altro fabbricante se

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non sulla scorta di un esame dei singoli elementi che li costituiscono, esclude che si possa parlare di un

effetto confusorio nel consumatore a danno di Capricorn per effetto dell’automodello BmT.

Tanto più che, come afferma il CTU, un consumatore con le caratteristiche sopra individuate (persona

particolarmente esperta ed avveduta) è in grado di non lasciarsi confondere dalla sola somiglianza

estetica dei prodotti, e di cogliere le differenze, anche con riguardo ai minimi particolari, tra i vari

automodelli, e di rilevare che una somiglianza dell’aspetto e di caratteristiche formali può anche non

comportare una corrispondente equivalenza di funzionalità e prestazioni, “dato che, modifiche anche

formalmente minime hanno un riflesso importante sulle prestazioni che gli automodelli stessi possono

ottenere”.

Peraltro come indicato nella accurata relazione di consulenza tecnica sussistono alcune differenze

riscontrabili tra l’automodello di RC Model Store e quello di Capricorn LabC801 rilevanti per un

consumatore esperto ed appassionato:

- paraurti anteriore:

il paraurti anteriore di BmT984 presenta cinque bassorilievi e due scassi laterali mentre il paraurti

anteriore di Capricorn presenta invece tre bassorilievi e due scassi laterali di forma differenti. Inoltre il

profilo perimetrale del paraurti anteriore Capricorn è differente da quello di BmT.

- piastra radio, telaio superiore in materiale composito:

la piastra radio BmT prevede il montaggio di entrambi i servomeccanismi del gas e dello sterzo in

posizione orizzontale, mentre quella Capricorn presenta il servomeccanismo del gas in posizione

verticale e il servomeccanismo dello sterzo orizzontale. Inoltre, BmT prevede uno chassis comune ad

entrambi i servomeccanismi e al box dell’apparato radio ricevente, mentre l’apparato radioricevente di

Capricorn non prevede alcuna copertura rigida.

infine la porzione centrale del telaio superiore di BmT presenta un profilo differente da quello di

Capricorn.

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- telaio inferiore, porzione anteriore

la porzione anteriore dei rispettivi telai presenta le seguenti differenze:

scasso alleggerimento centrale (cerchio blu);

scasso alleggerimento anteriore (cerchio verde);

fresatura servo sterzo (cerchio rosso).

- telaio inferiore, porzione centrale:

la porzione centrale dei rispettivi telai differisce per i seguenti aspetti:

fresatura trasversale (rispetto asse veicolo) che è presente sul telaio di Capricorn mentre è assente sul

telaio di BmT;

scassi longitudinali (rispetto asse veicolo), laddove il telaio di BmT presenta degli scassi simmetrici

rispetto all'asse longitudinale del veicolo, mentre il telaio di Capricorn presenta un unico scasso

longitudinale;

fori passaggio motore, che sono più centrali nel telaio di Bmt rispetto a quello di Capricorn;

scassi posteriori, laddove il telaio di Capricorn presenta ulteriori feritoie nella parte posteriore (cerchio

rosso), non presenti sul telaio di BmT.

- vano batteria:

il vano batteria di BmT è fissato al telaio con quattro viti le cui filettature sono ricavate direttamente

nello chassis, mentre il vano batteria Capricorn è fissato con tre viti. Si nota inoltre che la mostrina di

chiusura del vano batteria di Capricorn ha un profilo differente da quella di BmT;

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c) infine per il fatto che (1) le rispettive confezioni contenti il kit di montaggio sono caratterizzate

ciascuna da una propria grafica, da una propria combinazione cromatica e dal rispettivo marchio:

come si nota, le confezioni hanno - una differente colorazione (dato che per Capricorn è rossa mentre

per RC Model è nera) una differente grafica dato che quella di Capricorn presenta uno sfondo rosso su

cui è stilizzato un capricorno di colore nero e scritta Capricorn in rosso, mentre quella di RC Model è

su sfondo nero e scritte in colore oro o bianche; inoltre ciascuna confezione riporta il rispettivo marchio

nonché la sigla identificativa dell’automodello; (2) anche il manuale delle istruzioni, è differente sia

nella forma che nella sostanza: Capricorn lo fornisce su una chiavetta usb, mentre quello della RC è

stampato e rilegato con grafica BMT e contempla i codici e i disegni del marchi BMT.

Si deve concludere pertanto che non sussiste nella specie il requisito della confondibilità dei prodotti,

poiché ad un esame visivo e sintetico l’automodello Capricorn non ha carattere inividualizzante ed un

consumatore esperto non sarebbe tratto in inganno circa la provenienza del prodotto Bmt stanti le

caratteristiche cromatiche nettamente distinte e il fatto che le rispettive confezioni contenti il kit di

montaggio sono caratterizzate ciascuna da una propria grafica, da una propria combinazione cromatica

e dal rispettivo marchio.

*

4. La scorrettezza professionale e la concorrenza parassitaria (art.2598 n.3 c.c.)

Reputa l’attrice che il consumatore ben informato del mercato degli automodelli che ben comprende

che la BMT non è la Capricorn, e tuttavia è in grado di riconoscere perfettamente che si tratta di un

modello identico, aventi medesime geometrie e pezzi addirittura compatibili e pertanto è portato a

scegliere il ‘contraffattore’ in quanto offre a prezzo molto inferiore un oggetto che avrà le stesse

caratteristiche dinamiche, vincenti, della Capricorn; e sottolinea che a tale risultato la Rc Model Store

arriva con un investimento di 7.500 euro di re- ingenerizzazione a fronte dei 250.000 spesi da

Capricorn in anni di ricerca, sviluppo ed industrializzazione.

Insiste, quindi, su argomenti che all’evidenza rimandano all’aspetto parassitario della concorrenza

illecita contestata.

Anche questa tesi dell’attrice è però infondata sotto diversi profili:

a) la concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme

dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione, non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti

iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardando “comportamenti idonei a danneggiare

l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale”

onde “si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1

e 2 delle medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso il centro dell'attività

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imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello

stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e

durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di

ogni sua iniziativa, studio o ricerca,” 2.

Secondo orientamento consolidato del Tribunale deve anzitutto tenersi conto del fatto che si può

ravvisare illecita concorrenza parassitaria soltanto se il “plagio” sia “effettuato a breve distanza di

tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o

dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi

quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di

attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità,

ovvero fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro

attenzione nella scelta del prodotto”.

E cio’ in quanto “la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato,

fino a quando, cioè, può considerarsi originale, nel senso che, quando l'originalità si sia esaurita,

ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio

ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore, essendosi così

ammortizzato (almeno secondo l'"id quod plerumque accidit") da parte del primitivo imprenditore

il capitale impiegato nello sforzo creativo, imitare quell'attività che, originale al suo nascere e nel

suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla

correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.” 3

Tanto più tale discorso vale a fronte dell’imitazione di prodotti (o di sue componenti) che non

abbiano mai goduto del crisma dell’originalità, perché mai protette da privative, come nel caso di

specie.

b) Nella specie non sono stati dimostrati ( e neanche allegati) siffatti comportamenti imitativi o di

plagio dell’altrui iniziativa imprenditoriale ripetuti o sistematici; inoltre il fatto che gli automodelli

del tipo di cui è causa sono costruiti tutti secondo un analogo schema costruttivo con l’effetto di

rispondere ad un medesimo layout (come accertato dal CTU attraverso una analisi scrupolosa ed

ampiamente argomentata) fa ritenere ormai standardizzato quanto adottato da numerosi operatori

commerciali e produttori presenti sul mercato italiano da anni; per cui la valutazione della

sussistenza di una concorrenza parassitaria, non può prescindere dalla situazione di mercato

c) Peraltro il CTU ha posto a confronto anche i singoli elementi costitutivi dell’automodello di

Capricorn con i rispettivi singoli elementi costitutivi dell’automodello di RC Model onde verificare

quanto affermato dall’attrice circa l’identità della stragrande maggioranza degli stessi in funzione

della valutazione di una riproduzione “parassitaria” di detti singoli elementi costituenti che sono

vendibili separatamente, come ad esempio accessori o parti di ricambio dell’automodello. L’analisi

del CTU - giustamente limitata ai soli elementi già ritenuti identici da parte attrice (dato che gli

elementi ritenuti compatibili o non compatibili sono già stati ritenuti non identici, e non

confondibili), ha permesso di far emergere:

2 Cass n. 22118 del 29 ottobre 2015.

3 Cass. n. 13423 del 20 luglio 2004.

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a. che la stragrande maggioranza (cfr pag. 33-42 della CTU) degli elementi impiegati da BmT

effettivamente identici a quelli utilizzati da Capricorn non sono altro che elementi meccanici

(quali ad esempio cuscinetti, molle, bussole, distanziali, flange, pivot ball, perni, ghiere, tiranti,

pulegge, distanziali, seeger, semiassi, ecc.) disegnati in quella foggia, in quello forma esteriore

per assolvere alla loro specifica funzione tecnica, privi di efficacia individualizzante e inidonei

a ricollegare il prodotto alla sola Capricorn;

b. alcuni elementi indicati dall’attrice come identici che in realtà non siano affatto identici tra

loro ( cfr pag. 43-50 CTU) il che testimonia come parte convenuta abbia attutato una propria

autonoma progettazione su tali elementi;

c. pochissimi elementi (solo 10) risultano ripresi in maniera identica nell’automodello di BmT

(compreso il colore) senza che ve ne fosse alcuna necessità sul piano funzionale.

Risultato che esclude di per sé che si possa ravvisare alcuna condotta di pedissequa riproduzione

parassitaria, tanto più in quanto è la stessa Capricorn ad affermare che l’automodello di Bmt

sarebbe frutto di un processo di reverse engineering per sottolineare che la convenuta avrebbe

conseguito illecito profitto “ appropriandosi” dei costi di sperimentazione e progettazione della

controparte: invero il fatto stesso che vi sarebbe stata un’operazione di reverse engeenering4,

quindi uno sforzo progettuale autonomo di ricostruzione di elementi meccanici privi di qualunque

protezione, escluderebbe di per sé alcuna violazione di regole di condotta concorrenziale.

Né il fatto dell’intercambiabilità di elementi meccanici vendibili separatamente come accessori o

parti di ricambio dell’automodello rileva agli effetti della fondatezza della pretesa di parte attrice,

poiché – anche nell’ipotesi in cui l’automodello nel suo complesso godesse di protezione

industriale – chiunque potrebbe liberamente produrne parti di ricambio, come affermato con

giurisprudenza costante da questo Tribunale (Trib. Milano 27.10.1991; Trib. Milano 11.10.2001;

Trib. Milano n. 8339, 13.6.2013). Sicchè è evidente che se la mera produzione di parti di ricambio

dell’ automodello Capricorn da parte di BmT sarebbe lecita non si vede come possa ravvisarsi

un’illiceità nella condotta della convenuta volta alla produzione di un automodello proprio che

presenta parti ricambiabili del tutto compatibili con quelli della concorrente.

Alla luce di quanto precede appare, infine, non pertinente ed irrilevante il richiamo

giurisprudenziale dell’attrice alla giurisprudenza di questo Tribunale in materia di elementi

modulari compatibili (c.d. caso “Lego”): invero il Tribunale ha ritenuto conforme la fattispecie del

mercato dei sistemi modulari e quello dei pezzi di ricambio (la cui apertura a produttori diversi da

quelli dei prodotti di cui sono componenti risponde all’esigenza di impedire che i monopoli

esistenti in un mercato possano riproporsi nell’altro ed esclude che la compatibilità tra sistemi

modulari di produzione diversi sia, di per sé, idonea a determinare una confusione che rende illecita

la concorrenza invero la compatibilità produce effetti benefici per la concorrenza perché permette al

consumatore di scegliere fra più prodotti offerti da imprenditori diversi e favorisce aumento di

efficienza del mercato e diminuzione dei prezzi (da ultimo in questo senso anche Cass..29.2.2008

n. 5437).

4 E’ stato provato attraverso le fatture versate in atti come la Team Magic Model Industrial co. LTD abbia su incarico della convenuta

proceduto alla realizzazione dei disegni e alla prototipizzazione del modello, degli stampi delle scatole e del manuale e che la stessa ha

sostenuto il complessivo costo di produzione di € 52.645,65, ed in particolare: a) realizzazione del disegno € 2.500,00; b) realizzazione

del prototipo del modello € 5.000,65; c) realizzazione degli stampi delle scatole e del manuale € 40.100,00; d) realizzazione degli stampi

dei serbatoi € 5.045,00.

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Spese. Il rigetto della domanda induce il Tribunale a condannare parte attrice a rifondere le spese di lite

e a sopportare quelle della CTU già liquidate con decreto in data 22.9.2016 in complessivi euro

11.250,00 oltre CP e IVA.

Le spese di lite si liquidano in euro 12.00,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese

forfettarie, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede, respinta ogni

altra domanda ed eccezione:

1) respinge le domande formulate da Capricorn s.a.s. di Patrizio Rossi & C nei confronti di RC

Model Store di Iuliucci Pasquale in quanto infondate per le ragioni esposte in motivazione;

2) condanna Capricorn s.a.s. di Patrizio Rossi & C a rifondere in favore di RC Model Store di

Iuliucci Pasquale, le spese di lite liquidate in euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% su

compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;

3) pone definitivamente a carico dell’attrice le spese della CTU già liquidate in euro 11.250,00

oltre CP e IVA come per legge.

Milano, così deciso nella camera di Consiglio del 11.1.2018.

Il Giudice Relatore Il Presidente

dott. Alessandra Dal Moro dott. Claudio Marangoni

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sentenza n. 3225/2018 pubbl. il 21/03/2018 rg n. 41699 ... · il tribunale, in composizione...

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