brevetto, aic e rimborsabilità, potenza e atto dell'innovazione farmaceutica

Rimborsabilità dei medicinali

Brevetto, AIC e rimborsabilità,potenza e atto dell’innovazionefarmaceuticaConsiglio di Stato, Sez. III, 27 agosto 2014, n. 4394 - Pres. Lignani - Est. Ungari - Agenzia Ita-liana del Farmaco (AIFA) ed altri c. Astrazeneca S.p.a. ed altri

I. Anche dopo che l’art. 48, comma 31, del D.L. 269/2003, ha modificato l’art. 7, comma 1, del D.L. 347/2001,

abrogando l’ultimo alinea (“tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio atti-

vo”), posto che il riferimento al principio attivo come unico elemento rilevante ai fini dell’individuazione dei

costi che il S.S.N. è chiamato a sopportare è la logica conseguenza del carattere innovativo che è proprio ed

esclusivo del principio attivo, nonché della necessità di evitare intenti speculativi intesi a prolungare la vigen-

za del brevetto sul principio attivo, ai fini del rimborso della spesa farmaceutica non soltanto rileva la coper-

tura dal brevetto sul principio attivo, ma può assumere rilevanza anche il brevetto di formulazione, qualora

garantisca un’efficacia diversa e ulteriore rispetto al medicinale con lo stesso principio attivo e una differente

formulazione.

II. Il D.L. 158/2012 è contrario all’ordinamento europeo, nella misura in cui introduce un legame tra disciplina

privatistica brevettuale e disciplina pubblicistica regolatoria, poiché, al contrario, deve essere garantita la se-

parazione, in quanto le istituzioni nazionali devono essere liberate da preoccupazioni di natura commerciale

estranee alle finalità pubbliche da perseguire, e poste al riparo dai conflitti privatistici tra imprese produttrici

di farmaci originatori e generici aventi ad oggetto la validità dei brevetti, tenuto conto che l’AGO può effet-

tuare quella verifica intrinseca di validità e contraffazione dei brevetti, con ogni tutela risarcitoria ed inibitoria,

che l’AIFA non può compiere.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme T.A.R. Lazio Sent. n. 12925/2002; Consiglio di Stato, sent. n. 3997/2004

Parzialmente dif-forme

T.A.R. Lazio Sent. n. 10110/2002; Consiglio di Stato, sent. n. 8363/2003 e n. 3997/2004

Il Consiglio (omissis).

1. AstraZeneca S.p.a. (d’ora in avanti: AZ), per quantoqui interessa, ha due brevetti per farmaci (appartenentialla classe degli antipsicotici atipici) basati sul medesi-mo principio attivo: uno sul principio attivo “quetiapi-na”, farmaco Seroquel RI, a rilascio immediato, brevet-to Europeo EP 240 228, scaduto il 24 marzo 2007, eprorogato grazie al certificato complementare di prote-zione (d’ora in avanti: CCP) fino al 24 marzo 2012; l’al-tro, per il farmaco Seroquel RP, a rilascio prolungato,brevetto Europeo EP 0 907 364 B1, che scadrebbe il 27maggio 2017 (sulla validità di questo secondo brevettopende giudizio civile dinanzi al Tribunale di Roma).Nella c.d. lista di trasparenza (elenco dei farmaci equi-valenti disponibili sul mercato con i relativi prezzi di ri-ferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.L. n.347 del 2011, conv. in L. n. 405 del 2001, e s.m.i.),pubblicata dall’AIFA sul proprio sito web istituzionale

in data 15 novembre 2012, tra i medicinali a base delprincipio attivo “quetiapina”, risultano inseriti il Sero-quel RP ed il farmaco Quetiapina Teva Italia (d’ora inavanti: QTI) prodotto da Teva Italia S.p.a. (d’ora inavanti: Teva), anch’esso nella formulazione per uso ora-le a rilascio prolungato, in diversi dosaggi.2. Col ricorso introduttivo, AZ ha impugnato dinanzi alT.A.R. Lazio detta lista in parte qua, unitamente all’au-torizzazione all’immissione in commercio per QTI rila-sciata a Teva dall’AIFA con Det. n. 592 del 1 ottobre2012 (G.U. n. 89 dell’11 ottobre 2012), ed al comuni-cato AIFA in data 31 luglio 2012 (G.U. n. 183 del 7agosto 2012) relativo alle procedure di pay back 5% peril 2012, lamentando che:- l’inserimento in lista di QTI, rende Seroquel RP sosti-tuibile dal farmacista con il generico avente un prezzoal pubblico inferiore e lo esclude dal regime di piena

GiurisprudenzaBrevetti

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rimborsabilità di cui avrebbe diritto a godere sino allascadenza del brevetto Europeo EP 364;- a partire dalla data di inserimento, secondo quanto af-fermato nel comunicato AIFA in data 31 luglio 2012,AZ non può più avvalersi della facoltà di mantenere in-variato il prezzo al pubblico del farmaco, sottraendoloalla riduzione del 5% imposta con determinazione AI-FA del 27 settembre 2009 (mediante ricorso allo stru-mento del pay back in favore della Regione, ex art. 1,comma 796, della L. n. 296 del 2006).A dire della ricorrente AZ, l’esistenza della coperturabrevettuale avrebbe dovuto precludere sia l’autorizzazio-ne all’immissione in commercio del farmaco copia diquello brevettato nella medesima classe di rimborsabili-tà (classe A), sia la successiva inclusione dei due pro-dotti nella lista dei medicinali c.d. equivalenti. Infatti:- il D.L. n. 158 del 2012, convertito dalla L. n. 189 del2012, all’art. 11, comma 1, ha introdotto il divieto diclassificare i medicinali, equivalenti a quelli di cui è inscadenza la copertura brevettuale, come farmaci a caricodel S.S.N. con decorrenza anteriore alla scadenza delbrevetto o del certificato di protezione complementare;- dal combinato disposto dell’art. 11, e del successivoart. 12, commi 2 e 6, si evince che le aziende farmaceu-tiche possono presentare domanda di classificazione aifini della rimborsabilità e di avvio della contrattazionedel prezzo solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione al-l’immissione in commercio (col comma 2 si è inteso se-parare il procedimento di autorizzazione da quello diclassificazione, rinviando quest’ultimo ad un momentosuccessivo); e che, a tutela delle coperture brevettualinon ancora scadute ed in deroga all’ordinario colloca-mento automatico del generico nella stessa classe dirimborso della specialità di riferimento (previsto dalcomma 6, che però fa espressamente salvo l’art. 11,comma 1), si è imposto un divieto di inserimento delgenerico in classe A tra i farmaci a carico del S.S.N.prima della scadenza del brevetto (cosicché, fino a quel-la data, il generico è iscritto in classe di non rimborsabi-lità C).Con motivi aggiunti, AZ ha impugnato anche il Comu-nicato AIFA pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27 no-vembre 2012, concernente l’integrazione dell’elenco deimedicinali non coperti da brevetto, nella parte in cuiha incluso il principio attivo “quetiapina”, nei farmacicon formulazione a rilascio prolungato commercializzatida AZ e Teva; nonché i d.m. del Ministero dello svilup-po economico in data 15 luglio 2011 e 14 luglio 2010,con gli allegati elenchi dei brevetti con CCP in scaden-za a partire dal 1 gennaio 2011, nella parte in cui hannoindicato il brevetto relativo al Seroquel RI e non ancheil brevetto relativo al Seroquel RP.Ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivantidall’autorizzazione all’immissione in commercio del far-maco generico QTI.3. Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza appellata (III-quater, n. 6359/2013):3.1. ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevatada Teva per omessa impugnazione del D.M. 14 gennaio2013, posto che detto provvedimento non riguarda i

brevetti in scadenza ma i CCP, e che per il SeroquelRP non è stato ancora chiesto il rilascio del CCP; daqui, per lo stesso motivo, il difetto di interesse di AZ ri-guardo all’impugnazione dei D.M. 14 luglio 2010 e 15luglio 2011;3.2. ha considerato irrilevanti le eccezioni di Teva sul-l’inapplicabilità ratione temporis del D.L. n. 158 del2012 e sull’invalidità del brevetto sul procedimento arilascio prolungato per mancanza del requisito della“novità” industriale da tutelare, ed ha respinto le censu-re sull’inserimento in classe A del farmaco QTI nono-stante la vigenza del brevetto per il Seroquel RP, affer-mando che:(a) secondo costante giurisprudenza, ai fini del rimborsodella spesa farmaceutica rileva soltanto la copertura dalbrevetto sul principio attivo e non anche il brevetto sulprocedimento; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n.347 del 2001, la regola della rimborsabilità dei medici-nali aventi uguali composizione in principi attivi finoalla concorrenza del prezzo più basso del corrispondentefarmaco generico è derogata solo in caso di brevetto diprodotto, e non nel caso di brevetto di procedimento(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2003, n. 8363;vedi anche IV, 15 giugno 2004, n. 3397; 25 agosto2006, n. 4995; III, 2 agosto 2011, n. 4606 - tutte peròantecedenti al D.L. 158/2012 - nonché T.A.R. Lazio,III, 19 luglio 2012, n. 6669, 12 aprile 2012, n. 3355);(b) le motivazioni di detto orientamento mantengonovalidità anche dopo che l’art. 48, comma 31, del D.L.n. 269 del 2003, ha modificato l’art. 7, comma 1, delD.L. n. 347 del 2001, abrogando l’ultimo alinea (“taledisposizione non si applica ai medicinali coperti da bre-vetto sul principio attivo”), posto che il riferimento alprincipio attivo come unico elemento rilevante ai finidell’individuazione dei costi che il S.S.N. è chiamato asopportare è la logica conseguenza del carattere innova-tivo che è proprio ed esclusivo del principio attivo,nonché della necessità di evitare intenti speculativi in-tesi a prolungare la vigenza del brevetto sul principioattivo, criticità che, presupponendo un esame nel meri-to del brevetto, l’AIFA non potrebbe verificare;(c) il D.L. n. 158 del 2012 non contiene indicazioniche impongano di ripensare detto orientamento.3.3. ha invece ritenuto fondata l’impugnazione dellasoppressione della possibilità di godere del beneficio delpay back del 5%; infatti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 29novembre 2011, n. 9347) la preclusione del beneficiodisposta dall’AIFA per i medicinali non più coperti dalbrevetto e confluiti nelle liste di trasparenza non ha co-pertura normativa, posto che l’art. 1, comma 796, lette-ra g), della L. n. 296 del 2006 ha espressamente estesoil beneficio a tutti i farmaci;3.4. ha respinto l’impugnazione del Comunicato AIFAn. 277/2012, affermando che non comporta alcun disco-noscimento del brevetto sul procedimento, ma solo ladecisione di considerarlo non utile agli effetti della co-pertura dell’originator da parte del S.S.N.;3.5. ha respinto anche la domanda di risarcimento, inquanto AZ (mentre ha fornito un principio di prova inordine all’erosione dei volumi di vendita e del prezzo da


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essa praticato nelle politiche commerciali) non ha of-ferto alcuna prova dei danni direttamente collegabili al-l’esclusione dal beneficio del pay back del 5%.4. La sentenza è stata appellata sia da AIFA, unitamen-te a Ministero della salute e Ministero dello sviluppoeconomico, che da AZ.5. Col ricorso principale, le Amministrazioni lamentanol’accoglimento del ricorso sul punto dell’esclusione dalpay back del farmaco inserito in lista di trasparenza, so-stenendo che:5.1 benché la ricostruzione del T.A.R. potesse apparireragionevole con riferimento alla sola disciplina dell’art.7, del D.L. n. 347 del 2001, ormai la lista di trasparenzanon ha natura meramente ricognitiva di quanto avvie-ne sul mercato dei generici, ed invece, ai sensi dell’art.11, comma 9, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n.122 del 2010, il prezzo massimo di rimborso a carico delS.S.N., cui le aziende sono tenute ad allinearsi, è fissatodall’AIFA; pertanto tale prezzo è da intendersi come ilprezzo più basso, sia relativamente alle altre confezioni,sia in assoluto al netto di ogni riduzione di legge, com-presa quella del 5% disposta dalla determinazione AIFAn. 26 del 27 settembre 2006;5.2. l’art. 1, comma 796, lettera h), della L. n. 296 del2006, nel richiamare detta Det. n. 26 del 2006, ha so-stanzialmente conferito “forza di legge” alla misureadottate dall’AIFA in base ad essa; così, le limitazionidella facoltà di avvalersi della sospensione della riduzio-ne del prezzo del 5%, non sono solo quelle indicate allalettera g) della predetta disposizione, ma tutte quelle in-dicate nella Det. n. 25 del 2006; in definitiva, la normanon dettaglia tutti gli aspetti del procedimento di so-spensione della riduzione del prezzo del 5%, ma conferi-sce all’AIFA la facoltà di definirli;5.3. l’applicazione della sospensione della riduzione del5% ai medicinali inclusi nella lista di trasparenza com-porterebbe un corrispondente aumento del prezzo alpubblico del medicinale che graverebbe direttamentesul cittadino, vanificando l’obiettivo della lista di tra-sparenza, che è appunto quello di rendere evidente alcittadino l’entità della compartecipazione a suo carico;e vanificando l’altro obiettivo, di evitare le distorsionidella concorrenza che si creerebbero a fronte dell’incre-mento del consumo di farmaci a brevetto scaduto am-messi al pay back 5% nei confronti di farmaci di aziendeche non hanno aderito al sistema.6. AZ controdeduce puntualmente, anche eccependo:6.1. che il Ministero della salute è carente di legittima-zione ad appellare, non avendo adottato alcuno deiprovvedimenti impugnati, non essendo stato evocato ingiudizio in primo grado, né comunque avendovi parteci-pato;6.2. che il Ministero dello sviluppo economico mancadi interesse ad appellare, posto che il capo della senten-za appellato non ha determinato la sua soccombenza.7. L’eccezione di difetto di legittimazione dei due Mini-steri è per un verso irrilevante, per altro verso infonda-ta.E’ irrilevante, perché è pacifico che l’appello sia comun-que validamente ed efficacemente proposto dall’AIFA,

ed il fatto che a tale appello si siano associati i due Mi-nisteri nulla aggiunge e nulla toglie alla materia delcontendere ed al possibile esito del giudizio.È infondata per una ragione formale: i due Ministeri so-no stati evocati in giudizio in primo grado, ad iniziativadell’allora ricorrente, attuale appellata, Astrazeneca;hanno dunque acquisito la qualità di parte almeno insenso formale. E per una ragione sostanziale: attese le ri-spettive attribuzioni istituzionali (proprio in considera-zione delle quali verosimilmente Astrazeneca li avevaconsiderati controparti nel giudizio di primo grado) nonsi può certo negare che ciascuno dei due Ministeri siatitolare di interessi qualificati rispetto all’oggetto delgiudizio.Si potrebbe discutere, semmai, se l’appello sarebbe statougualmente ammissibile ove proposto “solo” dall’unoe/o dall’altro dei due Ministeri e non anche dall’AIFA;ma trattasi di questione non rilevante nel presente giu-dizio ed il Collegio non ha motivo di approfondirla.8. Nel merito, l’appello di AIFA è infondato e deve es-sere respinto.L’art. 1, comma 796, lettera g), della L. n. 296 del 2006dispone, per quanto qui interessa, che le aziende farma-ceutiche possono chiedere all’AIFA la sospensione, “neiconfronti di tutti i propri farmaci”, della misura dell’ul-teriore riduzione del 5 % dei prezzi. La disposizione nonprevede dunque che tale facoltà delle aziende farmaceu-tiche possa essere esercitata solo per taluni farmaci e siaesclusa per altri (salvo, s’intende, il rispetto delle moda-lità e condizioni analiticamente indicati dalla disposi-zione in esame).La lettera g) prevede altresì, come unico caso di deca-denza dal sistema del pay-back, la mancata corresponsio-ne, nei termini previsti, a ciascuna Regione di una rata.La limitazione disposta dall’AIFA con l’esclusione dellapossibilità di chiedere il beneficio in relazione ai medi-cinali che, non coperti più dal brevetto, sono confluitinelle liste di trasparenza, risulta priva di copertura nor-mativa.Infatti, non può individuarsi nella determinazione AI-FA n. 26/2006 la fonte del potere di definire l’ambito dioperatività di un meccanismo, quello del pay back 5%,introdotto dopo la sua adozione. L’individuazione, daparte della Det. n. 26 del 2006, dei farmaci cui non èapplicabile la riduzione del prezzo al pubblico del 5%(emoderivati di origine estrattiva e da DNA ricombi-nante, vaccini, medicinali non inclusi nelle liste di tra-sparenza e con prezzo non superiore a 5 Euro), e chevengono per ciò stesso esclusi dal meccanismo alternati-vo del pay back, non significa anche che ad AIFA siastato attribuito il potere di incidere ulteriormente sul-l’ambito di operatività del meccanismo. La disposizionedella lettera h) del citato comma 796, invocata a tal fi-ne dall’appellante, concerne la rideterminazione dellequote di spettanza dovute al farmacista e al grossista peri farmaci oggetto delle misure indicate nella lettera g),e quindi interviene a valle dell’individuazione dei far-maci cui si applica il meccanismo del pay back 5%.Anche la ricostruzione della ratio giustificativa della li-mitazione proposta in giudizio dall’AIFA (dare chiarezza



ai prezzi, evitare la sopportazione da parte del cittadinodel differenziale di prezzo per il prodotto già coperto dabrevetto e incluso in lista di trasparenza, e le distorsionidella concorrenza legate al differenziale di prezzo) nonconvince.Le liste di trasparenza indicano in termini inequivocisia il prezzo al pubblico che il prezzo di riferimento (ovediverso) di ciascun medicinale, così che sia il medicoprescrittore, sia l’utente assistito sono in grado di cono-scere le eventuali quote di compartecipazione a caricodi quest’ultimo.Per quanto concerne l’aggravio di costi a carico dell’as-sistito, va ricordato che dagli artt. 85, comma 26, dellaL. n. 388 del 2000, e 7, del D.L. n. 347 del 2001, con-vertito dalla L. n. 405 del 2001, discende che il prezzodel farmaco generico più economico costituisce l’impor-to del rimborso garantito, con la conseguenza che è affi-data all’utente, rivelandosi quindi neutra sul piano fi-nanziario per il servizio sanitario, la scelta di optare peril farmaco, generico o ex brevettato, più dispendioso,compartecipando alla spesa. La scelta di usufruire dellasospensione della riduzione del 5% per i farmaci a bre-vetto scaduto appare dunque suscettibile di danneggiaregli interessi economici delle aziende che li commercia-lizzano, trovandosi a competere con medicinali genericidal prezzo più basso ed interamente rimborsabili, manon lede gli interessi degli utenti, i quali sono adeguata-mente tutelati dalla possibilità di scelta.Va infine negato che l’esclusione dal pay back 5% possaessere giustificata dall’esigenza di evitare l’incrementodei consumi dei farmaci ammessi al beneficio rispetto aquello degli altri farmaci, posto che un simile effetto sa-rebbe pur sempre legato ad una libera scelta commercia-le delle aziende, e quindi denoterebbe non una distor-sione ma una modalità attuativa della concorrenza.9. AZ propone appello incidentale avverso la parte del-la sentenza con cui è stata respinta l’impugnazione del-l’inserimento del proprio medicinale nella lista di tra-sparenza.9.1. L’appellante incidentale premette che: la giurispru-denza escludeva che l’Autorità sanitaria potesse effet-tuare verifiche sulla esistenza di copertura brevettualied adottare provvedimenti a tutela dei diritti di privati-va industriale delle aziende farmaceutiche (dovendoogni lesione di tali diritti essere fatta valere esclusiva-mente dinanzi al giudice competente); l’art. 68, comma1-bis, del D.Lgs. n. 30 del 2005, introdotto dal D.Lgs. n.131 del 2010, che introduceva la possibilità di avviarela registrazione dei farmaci equivalenti anticipatamenterispetto alla scadenza della copertura brevettuale, è sta-to abrogato (dopo l’avvio della procedura di infrazionecomunitaria n. 2010/4188) dal D.L. n. 1 del 2012,conv. dalla L. n. 27 del 2012); poi, l’art. 11 del D.L. n.158 del 2012, ha introdotto in capo ad AIFA il divietodi classificare i medicinali equivalenti come farmaci acarico del S.S.N. con decorrenza anteriore alla scadenzadel brevetto o del certificato di protezione complemen-tare.9.2. L’appellante incidentale quindi osserva che ilT.A.R. ha escluso la violazione del divieto sottolinean-

do che la sua portata applicativa è (ancora oggi) limita-ta al brevetto sul principio attivo, e non assume pari ri-levanza il brevetto sul procedimento; ma aggiunge checosì non è, in quanto:(a) l’obbligo di tutela della proprietà industriale e com-merciale discende direttamente dalla normativa comu-nitaria, ed in particolare dall’art. 10 della Direttiva2001/83/CE, recepito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 219 del2006; la validità di un brevetto non può essere inficiatao esclusa con atto amministrativo, ma solo dall’AGOcon un’eventuale sentenza di nullità del brevetto stesso;(b) il brevetto in questione (EP 364) non è un brevettodi procedimento ma un brevetto di prodotto, in quantotutela una composizione farmaceutica (formulazione) arilascio prolungato contenente quetiapina, o un suo salefarmaceuticamente accettabile, oltre ad un agente gela-tinizzante e ad uno o più eccipienti; e consente di rag-giungere rilevantissimi vantaggi terapeutici nel tratta-mento degli stati psicotici (ad esempio, rispetto alla for-mulazione a rilascio immediato, ha effetti secondari piùtollerabili, e soprattutto ha indicazioni terapeutiche ag-giuntive, essendo il Seroquel RP l’unico farmaco almondo approvato per il trattamento sia della depressio-ne bipolare, come monoterapia, sia dei disturbi depressi-vi maggiori, quale terapia aggiuntiva con gli antidepres-sivi, oltre ad essere approvato per il trattamento dellaschizofrenia e degli episodi maniacali o misti associaticon il disturbo bipolare);(c) di ciò, AIFA sembrava pienamente consapevole, al-lorché, dopo la scadenza del brevetto EP 228 (a partiredal 15 maggio 2012 e fino all’ottobre 2012, data diautorizzazione di QTI) aveva inserito in lista di traspa-renza solo la formulazione a rilascio immediato;(d) l’interpretazione che circoscrive l’applicabilità deldivieto di cui all’art. 11 del D.L. n. 158 del 2012 ai solibrevetti sul principio attivo, di fatto costringe AIFA afare proprio ciò che essa ritiene, condivisibilmente, esu-lare dalle proprie competenze, cioè verificare se si trattidi brevetto di principio attivo ovvero di procedimento,e sindacare i profili di effettiva innovatività;(e) l’art. 11 del D.L. n. 158 del 2012 non consente inalcun modo di distinguere tra una tipologia e l’altra dibrevetto; il rinvio, contenuto nella disposizione, alle da-te di scadenza dei brevetti o CCP pubblicate dal MiSE“ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”, non può es-sere inteso come riferimento esclusivo all’art. 9, comma2-bis, del D.L. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del2008 (lista dei diritti di brevetto dei medicinali in com-mercio, con indicazione della scadenza, da aggiornarealla fine di ogni anno), ma invece deve essere inteso co-me riferimento generale a tutte le scadenze di tutti ibrevetti e CCP, quali risultano, ad esempio, dai databa-se dell’ufficio brevetti - UIBM; tant’è vero, che, per at-tuare completamente la L. n. 31 del 2008, nel mese diluglio 2013 ha visto la luce un elenco ministeriale dellescadenze dei brevetti non coperti da CCP, che com-prende anche il brevetto EP 346;(f) il T.A.R. ha ignorato il principio, ribadito dalla giu-risprudenza in riferimento all’art. 7 del D.L. n. 347 del2001 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 3997/2004 e



4004/2004), secondo il quale la norma elenca una seriedi condizioni di equivalenza in mancanza delle quali ilrimborso sarebbe dovuto per intero, individuandole inconcreto nella possibile diversa efficacia terapeutica, ein particolare nella rispondenza esclusiva di un medici-nale alle esigenze della patologia diagnosticata;9.3. Quanto al risarcimento, AZ ribadisce la sussistenzadella colpa e del nesso di causalità, riservandosi ulteriorideduzioni, sottolinea che l’onere probatorio circa l’am-montare del danno può ritenersi assolto indicando i cri-teri di quantificazione, salvo il potere del giudice di va-gliarli (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n.1271; 2 dicembre 2011, n. 6369) e richiama in tal sensola documentazione depositata in primo grado.10. Teva controdeduce puntualmente, sostenendo inparticolare che:10.1. EP 364 è un mero brevetto di formulazione, noncompare né nelle liste impugnate da AZ, né nelle listeallegate ai d.m., adottati in attuazione dell’art. 11 delD.L. n. 158 del 2012, in data 14 gennaio 2013 e 31gennaio 2014; nel giudizio instaurato da AZ a tutela delbrevetto dinanzi al Tribunale di Roma, dopo l’accogli-mento della domanda cautelare e a seguito di reclamodi Teva, con ordinanza in data 18 settembre 2013, ilTribunale l’ha revocata affermando che EP 364 “nonpossiede i requisiti di validità di legge per mancanza diattività inventiva”, e AZ ha notificato l’atto di citazio-ne solo in data 31 marzo 2014; il medesimo brevetto èstato dichiarato nullo in Inghilterra, Spagna, Belgio eGermania; da ciò deriva il difetto di interesse di AZ, ri-sultando l’azione civile di merito meramente dilatoria, ameno di non voler sostenere che possa ricevere tutelal’interesse ad impedire che il S.S.N. possa beneficiaredei risparmi attesi dalla presenza sul mercato del farma-co generico QTI, avente un costo inferiore di oltre il55% rispetto a quello dell’originatore;10.2. il comportamento di AIFA è in linea con quantola normativa Europea dispone in materia di divieto delc.d. patent linkage; il D.L. n. 158 del 2012 è contrario al-l’ordinamento Europeo, nella misura in cui introduceun legame tra disciplina privatistica brevettuale e disci-plina pubblicistica regolatoria, poiché, al contrario, de-ve essere garantita la separazione, in quanto le istituzio-ni nazionali devono essere liberate da preoccupazioni dinatura commerciale estranee alle finalità pubbliche daperseguire, e poste al riparo dai conflitti privatistici traimprese produttrici di farmaci originatori e genericiaventi ad oggetto la validità dei brevetti, tenuto contoche l’AGO può effettuare quella verifica intrinseca divalidità e contraffazione dei brevetti, con ogni tutela ri-sarcitoria ed inibitoria, che l’AIFA non può compiere;10.3. l’art. 11 (e l’art. 12, comma 2) del D.L. n. 158 del2012, sono contrari alla normativa Europea e devonoessere disapplicati; infatti, l’art. 6 della Direttiva89/105/CEE prevede che gli Stati membri devono adot-tare una decisione sull’inclusione dei medicinali neglielenchi entro termini brevi e perentori, che devono co-municare i criteri di inclusione, che la non inclusionedeve essere motivata e basata su criteri obiettivi e veri-ficabili; la Corte di Giustizia ha più volte sottolineato

la rilevanza degli obiettivi generali della Direttiva, pre-cisando che non può essere interpretata restrittivamen-te, in quanto mira a perseguire la libera circolazionedelle merci (art. 26 Trattato), id est dei prodotti farma-ceutici, nell’interesse fondamentale della salute dei cit-tadini; la Commissione ha identificato alcune prassi aciò contrarie, quale il patent linkage (cfr. Comunicazionedel 2009, sintesi dell’indagine sul settore farmaceutico);c’è una proposta di Direttiva della Commissione delmarzo 2012, nel senso di chiarire che i diritti di proprie-tà intellettuale non devono interferire con le proceduredi fissazione dei prezzi e di rimborso; l’art. 11 del D.L. n.158 del 2012 è stato oggetto di critiche da parte dellaCommissione (cfr. lettera del 17 ottobre 2012) e del-l’A.G.C.M. (cfr. decisione del 28 settembre 2012), e lecriticità non sono state sanate dal collegamento dell’esi-stenza dei diritti di proprietà industriale alla sola partedel procedimento relativa alla classificazione ai fini del-la rimborsabilità e del prezzo, poiché le concrete chancedi ingresso sul mercato dipendono da quella, e così taleprevisione, si riduce ad un escamotage formalistico chemira ad eludere il divieto di patent linkage;10.4 in ogni caso, l’appello incidentale è infondato an-che secondo l’impostazione di AZ, in quanto:(a) il brevetto EP 364 è di mera formulazione; per esso(come per gli altri brevetti successivi basati sullo stessoprincipio attivo: di nuova formulazione, di nuovo pro-cesso, di nuova indicazione, ecc.) , ex Reg. CE469/2009, non è consentito ottenere un CCP laddovequesto sia già stato rilasciato per il brevetto sul princi-pio attivo;(b) le indicazioni terapeutiche aggiuntive che segnereb-bero le differenze tra Seroquel RP e RI, non sono men-zionate nelle rivendicazioni del brevetto EP 364 e nongodono quindi di protezione brevettuale; sono state in-cluse nell’autorizzazione solo nel 2010 e 2011, dopo 13e 14 anni dal deposito della domanda di brevetto; e co-munque il brevetto non può estendersi anche ad altrisviluppi successivi, pena la nullità, ex art. 76, comma 1,lettera c), c.p.i.;(c) la lista internet ministeriale non ha alcuna valenzaai fini degli artt. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 248 del2007, non è a questa lista che si può fare riferimento,ma solo a quelle dei CCP in scadenza; se si dovesse te-nere conto anche dei brevetti di mera formulazione,etc., il meccanismo di programmazione e contenimentodella spesa farmaceutica ex art. 5 della L. n. 222 del2007 non sarebbe di fatto mai attuabile;(d) correttamente il Seroquel RP è stato lasciato inclasse A dopo la scadenza del brevetto sul principio at-tivo, in quanto non era equivalente al Seroquel RI (es-sendo diverse le modalità di rilascio); lo è diventato do-po l’immissione in commercio di QTI ed è stato corret-tamente inserito con esso nella lista trasparenza;(e) in via subordinata, l’art. 11, comma 1, del D.L. n.185 del 2012 è inapplicabile ratione temporis, poiché ilprocedimento sfociato negli atti impugnati ha conclusol’istruttoria prima dell’entrata in vigore della norma, ecomunque mancano i due presupposti per l’applicabilitàdella disposizione (attuazione della revisione straordina-



ria del Prontuario Farmaceutico entro il 30 giugno2013; inclusione del brevetto EP 364 nella lista pubbli-cata dal MiSE).11. Il Collegio ritiene anzitutto opportune alcune preci-sazioni.11.1. La sentenza appellata sviluppa le proprie argomen-tazioni partendo dalla qualificazione del brevetto EP364 come brevetto di procedimento (anziché come bre-vetto di prodotto).In realtà, premesso che i brevetti ed i certificati di pro-tezione complementare possono essere concessi sia perinvenzioni di prodotto, sia per invenzioni di procedi-mento, sia per invenzioni di uso (cfr. art. 1 (c) Regola-mento 469/2009/CE), il brevetto, ad oggi ancora in cor-so di validità, EP 364, in quanto si distingue per la for-mulazione (essendo relativo alla modalità di rilascioprolungato del principio attivo, vale a dire graduale an-ziché immediato), non sembra ascrivibile alla categoriadei brevetti di procedimento (quello che realizza nuovie più convenienti o razionali metodi di produzione, ecopre, appunto, il procedimento utilizzato per ottenerela sostanza o la composizione di sostanze contenute nel-la specialità medicinale).11.2. La contrapposizione concretamente rilevante sem-bra invece quella tra brevetti (di prodotto) sul principioattivo, e brevetti (definibili anch’essi di prodotto) suc-cessivi basati sullo stesso principio attivo, tra i quali ilbrevetto sulla formulazione.In questo senso, del resto, al di là delle strategie di dife-sa, le prospettazioni di AZ e di Teva sostanzialmentecoincidono, divergendo in ordine agli effetti che da taledistinzione fanno discendere.11.3. Il Collegio ritiene poi opportuno anticipare che èpossibile che il farmaco coperto da brevetto di formula-zione, come appresso approfondito, presenti una diversaefficacia terapeutica rispetto a quella del farmaco coper-to dal brevetto sul principio attivo: e che detta eventua-lità può incidere anche sul regime di rimborsabilità acarico del S.S.N.11.4 Va inoltre precisato che nel presente giudizio nonpuò assumere rilevanza la sorte (che è stata, o che ver-rà) riservata al brevetto EP 364 dal giudice ordinario.Al riguardo, AZ ha richiamato (soprattutto nel ricorsodi primo grado) le sentenze di giudici esteri ad essa fa-vorevoli; mentre Teva ha richiamato quelle di giudiciesteri che hanno invece concluso per la nullità del bre-vetto, ed inoltre l’attuale stato del processo dinanzi alTribunale di Roma.Ma detto ultimo giudizio (dopo che il reclamo presenta-to da Teva in sede cautelare, ex art. 669-terdecies, c.p.c.,avverso il provvedimento di inibizione del commerciodi QTI, era stato accolto con ordinanza in data 18 set-tembre 2013, sulla base del rilievo della mancanza deirequisiti di validità sotto il profilo dell’attività inventi-va, soltanto in data 31 marzo 2014 AZ ha notificatol’atto di citazione che introduce il giudizio di merito) ètuttora pendente.Teva prospetta, in relazione all’esito che si starebbe pro-filando per tale giudizio (nel senso di una pronuncia dinullità), un difetto di interesse all’appello da parte di

AZ. Ma, essendo il giudizio civile la sede esclusiva incui possono essere affrontate le questioni di validità/in-validità (contraffazione/non contraffazione) dei brevet-ti, la circostanza che quel giudizio non sia ancora defini-to nel merito impone di tener conto della perduranteattuale validità del brevetto. E conseguentemente di ri-conoscere l’attualità dell’interesse di AZ.12. Ciò premesso, non sembra che possa negarsi l’appli-cabilità ratione temporis del D.L. n. 185 del 2012, allaluce del principio tempus regit actum, posto che l’inseri-mento del Seroquel RP nella lista di trasparenza è avve-nuto allorché la disposizione era già entrata in vigore.Peraltro, la linea ricostruttiva seguita dal T.A.R. merita,con le precisazioni che seguono, di essere condivisa.Tale linea ricostruttiva conduce a non affrontare, inquanto non concretamente rilevanti, sia le questioni dicompatibilità comunitaria degli artt. 11 e 12 del D.L. n.158 del 2012, alla luce del divieto di patent linkage; siale questioni legate alla individuazione di quali forme dipubblicazione - liste - siano utili ai fini dell’applicazionedel divieto di inserire nelle liste di trasparenza i farmacicoperti da brevetto disposto dall’art. 11.13. Il T.A.R. ha ritenuto la perdurante validità, anchea seguito dell’entrata in vigore degli artt. 11 e 12 delD.L. n. 158 del 2012, dell’orientamento espresso dalgiudice amministrativo in ordine alla portata applicati-va dell’art. 7 del D.L. n. 347 del 2001.È opportuno ricordare che:13.1 ai sensi dell’art. 7, comma 1, predetto, nel testo at-tualmente vigente, “I medicinali, aventi uguale compo-sizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica,via di somministrazione, modalità di rilascio, numero diunità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsatial farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino allaconcorrenza del prezzo più basso del corrispondente pro-dotto disponibile nel normale ciclo distributivo regiona-le, sulla base di apposite direttive definite dalla regio-ne.”.13.2 nella formulazione del comma 1, figurava un ulti-ma proposizione, introdotta dall’art. 9, comma 5, delD.L. n. 138 del 2002, conv. in L. n. 178 del 2002, “taledisposizione non si applica ai medicinali coperti da bre-vetto sul principio attivo”, che tuttavia è stata abrogatadal comma 31 dell’art. 48, del D.L. n. 269 del 2003,conv. in L. n. 326 del 2003;13.3. l’art. 11, comma 1, del D.L. n. 158 del 2012, con-vertito dalla legge, prevede che “... i medicinali equiva-lenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenzail brevetto o il certificato di protezione complementarenon possono essere classificati come farmaci a caricodel Servizio sanitario nazionale con decorrenza anterio-re alla data di scadenza del brevetto o del certificato diprotezione complementare, pubblicata dal Ministerodello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposi-zioni di legge.”;13.4 il successivo art. 12, prevede che “ ... l’azienda far-maceutica interessata può presentare all’AIFA la do-manda di classificazione di cui al comma 1 e di avviodella procedura di contrattazione del prezzo soltanto do-po aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in com-



mercio del medicinale ...” (comma 2) e che “Fatto inogni caso salvo il disposto dell’ultimo periodo del com-ma 1 dell’articolo 11 (...)ciascun medicinale che abbiale caratteristiche di medicinale generico (...)o di medi-cinale biosimilare (...) è automaticamente collocato,senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborsoa cui appartiene il medicinale di riferimento qualora l’a-zienda titolare proponga un prezzo di vendita di eviden-te convenienza per il Servizio sanitario nazionale ... “(comma 6).Secondo la giurisprudenza, citata anche dalla sentenzaappellata (e, come si è detto, antecedente alla predettaabrogazione disposta dal D.L. n. 269 del 2003), la regolafissata dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 347 del 2001,conv. dalla L. n. 405 del 2001, secondo la quale le spe-cialità medicinali aventi eguale composizione in princi-pi attivi sono rimborsate al farmacista che le ha erogatenell’ambito del S.S.N. fino alla concorrenza del prezzopiù basso del corrispondente farmaco generico, è dero-gata nel caso in cui il principio attivo sia tutelato dabrevetto di prodotto e non da brevetto di procedimen-to; di tal che il farmaco generico, ossia non esclusivoma intercambiabile, rappresenta il fattore di compara-zione dei prezzi dei medicinali, in quanto tale forma disostituibilità non fisica ma finanziaria, può riguardaresoltanto i farmaci che non godono della esclusiva sulprincipio attivo adeguato: ne consegue che la previsionenormativa deve essere interpretata nel senso che, ai finidel rimborso della spesa farmaceutica, rileva di per sésoltanto la copertura data dal brevetto su principio atti-vo, restando del tutto indifferente che il medicinale siaprotetto da altro brevetto di processo, atteso che dettaimpostazione non viola la tutela brevettuale, che non ètoccata dalle disposizioni relative al rimborso della spesafarmaceutica e che consiste nel poter produrre e com-mercializzare in esclusiva il medicinale, ma rappresentainvece una insindacabile scelta di politica legislativache rimane legata alle esigenze di contenimento dellaspesa pubblica e non intacca la tutela costituzionaledella salute, ma diviene solo uno strumento per incenti-vare l’uso appropriato dei farmaci (cfr. Cons. Stato, sez.IV, 19 dicembre 2003, n. 8363, 15 giugno 2004 n.3997, 25 agosto 2006, n. 499; sez. III, 2 agosto 2011, n.4606 - occorre sottolineare che le prime due sono inter-venute in controversie nelle quali si faceva questionedella rilevanza, ai fini della rimborsabilità, proprio di unbrevetto concernente le modalità di rilascio del princi-pio attivo).Peraltro, all’integrazione disposta dal D.L. n. 138 del2002, è stato attribuito carattere indubbiamente inter-pretativo, alla luce degli interventi effettuati dalla CUFe dall’amministrazione sanitaria nel periodo tra l’entratain vigore del D.L. n. 138 del 2002 e quella dell’ultimamodifica dell’art. 7, comma 1 (cfr., IV, n. 3997/2004,cit.).Correttamente, dunque, il T.A.R. ha concluso nel sensoche il principio interpretativo elaborato da questo Con-siglio in ordine alla portata dell’art. 7, possa considerarsiattuale anche dopo la novella del 2003, che non ha in-ciso sul substrato motivazionale del principio, nonché

dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 158 del 2012, i cuiartt. 11 e 12 non contengono alcuno spunto dal qualepossa desumersi che la tutela assicurata al brevetto sulprincipio attivo possa essere stata estesa (automatica-mente) anche agli altri tipi di brevetto.14. Tuttavia, occorre anche tener conto che, parte dellagiurisprudenza sopra richiamata, ha evidenziato comenon sia sostenibile che tutti i medicinali diversi daquelli protetti dal brevetto sul principio attivo debbanoessere necessariamente soggetti al regime del rimborsoparziale, posto che l’articolo 7 elenca una serie di condi-zioni di equivalenza in mancanza delle quali il rimborsoè dovuto per intero, e che esse, se non possono essereidentificate col mero possesso di un brevetto di proces-so, debbono però essere valutate in relazione al singolofarmaco non solo in se stesse, ma con riferimento aduna possibile diversa efficacia terapeutica. Nella pro-spettiva di un’interpretazione dell’art. 7 secondo ragio-nevolezza e alla luce dei principi costituzionali che pre-siedono alla tutela della salute, non può essere impeditoil pieno rimborso di un medicinale a lento rilascio lad-dove questo è l’unico che risponda pienamente alle esi-genze derivanti dalla patologia diagnosticata. Ne conse-gue che le equivalenze individuate dal comma 1 dell’art.7 debbono sempre essere rapportate alla patologia speci-fica e che lo stesso farmaco può essere rimborsato inte-gralmente o meno a seconda che, rispetto a certe pato-logie, si atteggi come farmaco indispensabile o comefarmaco fungibile con altri (cfr., IV, n. 3997/2004, cit.);15. Con riferimento a detta ultima giurisprudenza, puòpertanto condividersi la sentenza appellata anche doveprecisa che AIFA, se non può disconoscere l’esistenzadi un brevetto che è stato rilasciato e che risulta in cor-so di validità (potendo esso essere annullato in autotu-tela dal soggetto che lo ha rilasciato, o dichiarato nullocon sentenza del giudice ordinario), può (deve) tuttaviadecidere se tenerne conto o meno agli effetti della co-pertura dell’originatore da parte del S.S.N.Ai fini dell’inclusione o meno nella lista di trasparenza,detta valutazione non comporta che AIFA entri nelmerito dell’innovatività sottesa al brevetto, ma richiedesoltanto che verifichi l’ambito coperto dal brevetto, e,alla luce dei contenuti del brevetto, se si possa o menoriconoscere al farmaco una efficacia terapeutica diversae ulteriore rispetto a quella degli altri farmaci disponibi-li sul mercato (del farmaco generico al quale dovrebbeessere rapportato).16. A tale proposito, AZ sostiene che Seroquel RP sa-rebbe un farmaco innovativo rispetto al Seroquel RI,dato che la formulazione a rilascio prolungato:16.1 consente di raggiungere rilevantissimi vantaggi te-rapeutici nel trattamento degli stati psicotici (ad esem-pio, rispetto al rilascio immediato, ha effetti secondaripiù tollerabili);16.2 presenta alcune indicazioni terapeutiche aggiunti-ve; infatti, sarebbe l’unico farmaco al mondo approvatosia per il trattamento della depressione bipolare (comeionoterapia) sia dei disturbi depressivi maggiori - MDD(quale terapia aggiuntiva con gli antidepressivi), oltread essere approvato per il trattamento della schizofrenia



e degli episodi maniacali o misti associati con il distur-bo bipolare;Tuttavia, sottolinea Teva (richiamando la documenta-zione depositata nel giudizio), se è vero che dette indi-cazioni terapeutiche aggiuntive rivendicate da AZ sonostate autorizzate per il Seroquel RP (peraltro, a seguitodi modificazioni richieste ed ottenute nel marzo 2010 enel luglio 2011, a distanza di tredici/quattordici annidal deposito del brevetto, avvenuto nel 1997) e non peril Seroquel RI, non è vero che esse siano coperte dalbrevetto di formulazione EP 364. E, una volta che ladomanda di brevetto sia stata presentata per una certainvenzione (quella descritta e rivendicata nella doman-da) il monopolio di quel brevetto non può estendersianche ad altri sviluppi successivi, pena la nullità delbrevetto, come disposto dall’art. 76, comma 1, letterac), del Codice della proprietà industriale.Risulta invece che, nella rivendicazione 18 del brevettoEP 364, che cita solo il trattamento degli “stati psicoti-ci” e della “iperattività”, non vi è menzione del tratta-mento degli episodi maniacali da moderati a gravi asso-ciati al disturbo bipolare, né degli episodi depressivimaggiori nei pazienti con disturbo depressivo maggiore.Le sole due indicazioni terapeutiche effettivamente ri-

vendicate nel brevetto EP 364, sarebbero dunque lestesse già rivendicate nel brevetto EP 228 (“trattamentodell’iperattività” e “cura degli stati psicotici”).Tali argomentazioni di Teva non sembra siano smentitedagli atti acquisiti al giudizio, e comunque non hannotrovato specifica confutazione nelle difese di contropar-te.Deve pertanto ritenersi non adeguatamente dimostrato,nel modo rilevante ai fini del sindacato della valutazio-ne demandata ad AIFA (che, si ripete, esclude ogni ap-prezzamento sulla validità del brevetto ma presupponela considerazione delle indicazioni terapeutiche copertedal brevetto stesso), che Seroquel RP abbia una effica-cia terapeutica significativamente diversa ed ulteriorerispetto a Seroquel RI, tale, secondo la giurisprudenzasopra richiamata al punto 14, da far assimilare il brevet-to EP 364 ad un brevetto sul principio attivo, ai finidell’inserimento in lista di trasparenza.17. In conclusione, anche l’appello di AZ deve essererespinto.18. Considerata la complessità delle questioni tratte, siravvisano giustificati motivi per disporre l’integralecompensazione tra le parti delle spese di giudizio.…omissis…

IL COMMENTOdi Fausto Massimino (*)

Dopo una sintesi relativa alla tematica della rimborsabilità dei medicinali generici (o equivalenti), l’Autoreanalizza la sentenza del Consiglio di Stato dell’agosto 2014, evidenziandone i profili di continuità e novitàrispetto alla precedente giurisprudenza amministrativa, che già aveva affrontato la questione della rela-zione tra brevetto, AIC e rimborso del prezzo del medicinale. Sotto questo profilo, è interessante notarecome per il Consiglio di Stato la piena rimborsabilità del prezzo non sia limitata alla vigenza del brevettodi principio attivo, ma possa essere concessa anche in presenza di un brevetto di formulazione a cui sia-no riconducibili efficacia ed innovazione terapeutica.

Premessa

La sentenza in commento è particolarmente in-teressante perché, nell’ambito della valutazionesulla legittimità della rimborsabilità concessa dal-l’AIFA a favore di un medicinale generico, con-sente al Consiglio di Stato di esprimere il proprioorientamento in relazione ad una materia giàesplorata in precedenza dalla giustizia amministra-tiva, ma che la pronuncia in questione affronta oracon contenuti in parte innovativi.In particolare, la decisione del Consiglio di Sta-

to va ad indagare l’area di intersezione tra l’autoriz-zazione all’immissione in commercio (“AIC”), la

rimborsabilità dei medicinali e le prerogative deri-vanti dal brevetto, con una prospettiva che delineagli ambiti in cui la complessiva interferenza può es-sere ritenuta legittima, alla luce della recente evo-luzione normativa e, in particolare, delle previsionidel D.L. 158/2012 (“decreto Balduzzi”).Per questo motivo, al fine di chiarire i contorni

dell’intervento giudiziario, è opportuno, in via pre-liminare, riassumere brevemente il pregresso qua-dro legislativo, relativo alla tematica del rimborsodel prezzo dei medicinali generici o equivalenti, ele pronunce interpretative emanate in precedenzadai giudici amministrativi.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anoni-ma, alla valutazione di un referee.



La normativa ed i precedentigiurisprudenziali

A questo proposito, la prima norma da richiama-re è l’art.1 D.L. 323/1996, convertito nella L.425/1996, che ha sostituito il comma 130 dell’art.3 della L. 549/1995: quest’ultimo, infatti, avevaformalmente introdotto nel sistema farmaceuticoitaliano il concetto di farmaco generico, ma nonaveva in alcun modo disciplinato la tematica deirelativi prezzi, la cui determinazione veniva rimessaad una successiva decisione del CIPE, da pubbli-carsi sulla Gazzetta Ufficiale.In assenza di una chiara indicazione operativa

sulla metodologia dei prezzi da applicare e delle dif-ferenziazioni discriminanti rispetto alle corrispon-denti specialità medicinali, si delineava quindi unadisciplina monca ed inidonea a garantire al merca-to dei generici qualsiasi prospettiva di sviluppo, pe-raltro implicitamente auspicato dal legislatore perle croniche esigenze di risparmio.La norma del 1996 ha pertanto innovato profon-

damente la complessiva regolamentazione, introdu-cendo un criterio preciso, in ragione del quale l’of-ferta di un prezzo che sia almeno inferiore del 20%a quello della corrispondente specialità medicinalea base dello stesso principio attivo con uguale do-saggio e via di somministrazione che sia classificatain classe A (o in classe B, fino alla L. 388/2000)comporta automaticamente la medesima classifica-zione anche per il farmaco generico, sulla base del-la sola dimostrazione della sua bioequivalenza ri-spetto all’originale.La riduzione minima del 20% costituisce quindi

tuttora il criterio distintivo tra le due tipologie diprodotti, nonché l’elemento di convenienza identi-ficato dal legislatore come requisito minimo indi-spensabile per giustificare la concessione del regi-me di autorizzazione e classificazione certamentepiù agevolato previsto in favore del farmaco gene-rico (1).Le aspettative di risparmio nutrite dal legislatore

nazionale sono tuttavia rimaste in gran parte in-

soddisfatte anche dopo il D.L. 323/1996, perché losviluppo dei generici in Italia ha inizialmente in-contrato un forte motivo di remora - oltre che nel-la protratta durata del periodo di esclusiva brevet-tuale di alcuni farmaci derivante dal certificato na-zionale complementare di protezione ex L. 19 otto-bre 1991, n. 349 che aveva introdotto nel R.D.1127/1939 l’art. 4 bis - anche in una serie di osta-coli derivanti da abitudini prescrittive dei medici,diffidenze o attitudini dei pazienti, o ancora daproblematiche produttive e distributive.Per questo motivo, alcuni anni dopo è interve-

nuta un’ulteriore modifica legislativa, che ha ri-guardato la materia dei prezzi dei medicinali prividi copertura brevettuale e quella relativa ai farmacigenerici, stabilendo per le prime una soglia massi-ma di rimborsabilità determinata sulla base delprezzo dei secondi (L. 388/2000, art.85 commi 26,27 e 28).In particolare, il comma 26 aveva stabilito che i

medicinali in questione, aventi uguale composizio-ne in principi attivi, nonché forma farmaceutica,via di somministrazione, modalità di rilascio, nu-mero di unità posologiche e dosi unitarie uguali,potessero essere rimborsati dal S.S.N. al farmacistafino alla concorrenza del prezzo medio ponderato -cioè calcolato sulla base della ponderazione dei vo-lumi realmente venduti - dei medicinali aventiprezzo non superiore a quello massimo attribuibileal generico secondo la legislazione vigente, essendoa carico del paziente la differenza tra il massimoonere riconosciuto come rimborsabile ed il prezzoeffettivo del farmaco; tuttavia, qualora il medicointendesse orientarsi verso il prodotto più costoso,al fine di evitare equivoci o abusi la medesima di-sposizione si asteneva dal prevedere divieti pregiu-diziali, e poneva a suo carico l’obbligo di informareil paziente in merito alla disponibilità di medicinaliintegralmente rimborsabili dal S.S.N. ed alla lorobioequivalenza con la specialità prescritta.Sia pure senza un’espressa definizione, con la L.

388/2000 aveva quindi fatto il suo ingresso nel si-

(1) Più recentemente, anche il decreto Balduzzi è tornato suimeccanismi di prezzo del generico, questa volta prevedendoun criterio di automatismo tra l’applicazione di una riduzionedi prezzo predeterminata e la classificazione del medicinale inA. In particolare, l’art.12, comma 6, della legge Balduzzi hastabilito che il generico ed il biosimilare possano essere auto-maticamente collocati nella classe di rimborso a cui appartieneil medicinale di riferimento, senza contrattazione del prezzo,qualora l'azienda titolare proponga un prezzo che si possa con-siderare di evidente convenienza per il S.S.N.: a questo fine, sipuò reputare tale un prezzo che presenti un ribasso almenopari a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della

salute, su proposta dell'AIFA, in rapporto ai volumi di venditaprevisti. Allo scopo di dare attuazione alla normativa primaria,il Ministero della salute ha stabilito i “Criteri di individuazionedegli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici ebiosimilari” con il d. m. del 4 aprile 2013. Tuttavia tale decreto,così come i relativi provvedimenti applicativi dell’AIFA, è statoannullato con sentenza n. 3803/2014 del TAR Lazio, nella parteche identificava come criterio di calcolo della riduzione di prez-zo il valore medio della spesa sostenuta dal SSN per il medici-nale coperto da tutela brevettuale, senza fare distinzione tra lespecifiche confezioni.



stema farmaceutico nazionale, ai fini della comple-ta rimborsabilità da parte del S.S.N., il “prezzo diriferimento”, già adottato in altri paesi europei, co-me la Germania, sin dal 1989.La metodica applicativa si è però profondamente

modificata per effetto del D.L. 347/2001, converti-to con modifiche nella L. 405/2001, che, all’art.7,ha fissato, quale prezzo di riferimento della specia-lità non coperta da alcun brevetto, avente ugualecomposizione in principio attivo, nonché formafarmaceutica, via di somministrazione, modalità dirilascio, numero di unità posologiche e dosi unita-rie uguali, “il prezzo più basso del corrispondentegenerico disponibile nel normale ciclo distributivoregionale, sulla base di apposite direttive definitedalla regione”, attribuendo al farmacista, con ilconsenso del paziente, la facoltà di procedere allasostituzione della prescrizione in favore del medici-nale dal prezzo più basso, sempre che il medicoprescrittore abbia omesso di menzionare espressa-mente sulla ricetta la non sostituibilità del prodot-to.Secondo questa disposizione, qualora il medici-

nale sia indicato come non sostituibile, l’eventualeonere addizionale rispetto al prezzo al costo del ge-nerico è rimesso a carico del paziente, cui competeil medesimo obbligo di pagamento anche laddoveil generico risulti formalmente presente nel cicloregionale, in quanto contemplato negli elenchi ap-positamente recepiti dalle delibere regionali, ma ri-sulti poi, di fatto, irreperibile nelle farmacie: pro-prio quest’ultima ipotesi, concretamente realizzata-si in talune circostanze, ha dato luogo a consistentiperplessità, perché, in assenza di verifiche sull’atti-vità di accertamento e compilazione degli elenchida parte delle regioni, si è talora tradotta in un’in-diretta legittimazione della facoltà di imporre aicittadini il pagamento di ticket anche su farmaciessenziali.Nell’esplicita prospettiva di contenere la spesa

farmaceutica, il prezzo di riferimento è stato quindicollocato dal D.L. 347/2001 ad un livello certa-mente più basso di quanto previsto dal regime dellaL. 388/2000, posto che nel decreto è scomparso

ogni riferimento alla media ponderata. Attraversoapprossimazioni successive, il legislatore è cosìgiunto a sancire il limite di rimborsabilità dellaspecialità medicinale fuori brevetto nella misuradel prezzo più basso del generico disponibile sulmercato regionale, introducendo quindi un ele-mento di forte pressione verso un omogeneo livel-lamento verso il basso dei prezzi dei farmaci conuno stesso principio attivo, nel caso in cui esso siaprivo di copertura brevettuale.L’applicazione della norma contenuta nella L.

405/2001 aveva però determinato un contenziosotra alcune imprese e la Commissione Unica delFarmaco, che sino alla L. 326/2003 svolgeva le fun-zioni assimilabili a quelle successivamente ascritteall’AIFA. In particolare, nel febbraio 2002 il Mini-stero della Salute aveva pubblicato sul proprio sitoweb l’elenco dei principi attivi e dei medicinalinon coperti da brevetto, suscettibili quindi di subi-re una limitazione della rimborsabilità del prezzonella misura del prezzo del corrispondente generi-co: in tale occasione, tuttavia, nell’elenco in que-stione erano stati inseriti anche medicinali ancoracoperti da brevetto di somministrazione, formula-zione, rilascio, o addirittura da brevetto di princi-pio attivo, accanto a farmaci totalmente privi diqualsiasi tutela brevettuale. Contro questa determi-nazione erano quindi insorte numerose imprese far-maceutiche, asserendo che doveva considerarsi il-legittima l’inclusione nell’elenco dei propri farma-ci, in quanto ancora coperti da brevetti di formula-zione o di processo, e pertanto estranei alle previ-sioni di cui all’art.7, comma 1, del D.L. 347/2001.Pressoché contestualmente, il Ministero della Salu-te aveva provveduto a chiarire la ratio della propriadecisione, pubblicando sul proprio sito web un co-municato nel quale venivano indicati i criteriadottati nella compilazione della lista in questione,in base ai quali veniva identificato un originaleconcetto di “prodotto innovatore”, coincidenteesclusivamente con il farmaco coperto da brevettodi principio attivo, ed unico a sottrarsi a quel limi-te di rimborsabilità parametrato sul prezzo più bas-so del corrispondente farmaco generico (2).

(2) Occorre precisare che, nel corso della vertenza, in data8 luglio 2002 il Governo aveva emanato il D.L. 138/2002, con-vertito nella L. 178/2002, per effetto del quale, all’art. 9, com-ma 5, il comma 1 dell’art. 7 del D.L. 347/2001 veniva sostituitodal seguente: «i medicinali, aventi uguale composizione inprincipi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministra-zione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosiunitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio Sani-tario Nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso delcorrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distribu-

tivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla re-gione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti dabrevetto sul principio attivo». È probabile che la volontà ispira-trice della più recente disposizione fosse quella di correggere,in senso restrittivo, il generalizzato riconoscimento dei diritti diesclusiva contenuto nell’originale art. 7, il quale, proprio per-ché nel suo tenore letterale sembrava consentire ancora la pie-na rimborsabilità delle specialità medicinali che fossero coper-te da qualsiasi brevetto, non aveva garantito i risultati auspicatiin termini di contenimento della spesa farmaceutica.



In questo contesto, il T.A.R. del Lazio avevaespresso il proprio orientamento in merito all’am-b i t o d i app l i c a z i one de l l ’ a r t . 7 d e l l a L .405/2001 (3), evidenziando l’esigenza di contempe-rare il diritto alla salute ex art. 32 Cost., con gli al-tri valori costituzionalmente protetti e con le risor-se finanziarie pubbliche disponibili, in una prospet-tiva di razionalizzazione ed ottimizzazione (4). Sullabase di queste premesse, il Tribunale amministrati-vo del Lazio aveva rilevato l’assoluta coerenza trale disposizioni dell’art. 7 del D.L. 347/2001 e l’in-terpretazione datane dal Ministero della Salute conl’elenco del febbraio 2001, ed aveva sottolineatocome - più in generale - sia ravvisabile nell’ordina-mento giuridico la medesima gerarchia tra brevettidi prodotto e di procedimento che il provvedimen-to amministrativo aveva specificamente declinatonel differente privilegio accordato ai brevetti diprincipio attivo rispetto a tutte le altre tipologiebrevettuali. Al fine di attestare la legittimità del-l’inserimento di un farmaco coperto da brevetto dirilascio all’interno di una lista dichiaratamente ri-volta ad elencare i medicinali privi di qualsiasi tu-tela brevettuale, il giudice amministrativo si fonda-va sulla distinzione - prevista dagli artt. 2585 e2586 c.c., e dall’art. 1 bis R.D. 1127/1939 - tra lecosiddette invenzioni di prodotto, cioè riferite alprincipio attivo, e quelle di procedimento, allequali venivano accomunati anche i brevetti d’uso,introdotti dall’ultimo comma dell’art. 14 del R.D.1127/1939 (5). A giudizio del Tribunale ammini-strativo del Lazio soltanto nelle prime, da cui sca-turirebbe un bene strumentale o un bene di consu-mo, è infatti individuabile un’autentica attività in-ventiva, «frutto di ricerche ed intuizioni effettiva-mente originali» e suscettibili di ampliare l’orizzon-te della scienza, mentre tutte le altre sarebbero ri-dotte ad una funzione e ad un ruolo marginale oresiduale, in quanto inidonee «ad apportare alcunaseria modificazione innovativa dello stato della co-noscenza»; nel più specifico ambito farmaceutico,infatti, queste ultime si risolverebbero semplice-mente in trovati di «perfezionamento di un princi-pio attivo già esistente, … per definizione fungibilicon altri farmaci che usano il medesimo principio

attivo, consentendo d’effettuare un intervento te-rapeutico d’intensità e durata sostanzialmente simi-le e con un’efficacia clinica pressoché sovrapponi-bile». Secondo questa ricostruzione, pertanto, erapienamente legittimo che il Ministero della Saluteavesse individuato una piena coincidenza tra ilconcetto di “prodotto innovativo” ed il farmacoprotetto da brevetto di principio attivo, conceden-do solo a questo la piena rimborsabilità.Occorre però rilevare che, all’interno delle mol-

teplici sentenze con cui il T.A.R. Lazio affermavail principio sopra esposto, erano rilevabili anche al-cune precisazioni, che meritano di essere eviden-ziate, anche per l’impatto che hanno avuto in rela-zione alla più recente sentenza del Consiglio diStato. In particolare, è significativa la sentenza 19dicembre 2002, n.12925 che, con una sorta di obi-ter dictum, ha ribadito l’irrilevanza dei brevetti rela-tivi alle modalità di rilascio ai fini dell’applicazionedell’art.7 della l.405/2001, sempre che non vi sia«una seria ed inoppugnabile dimostrazione sull’irri-ducibile differenza in ordine alla durata ed all’effi-cacia dell’intervento terapeutico». In altri termini,nel confermare l’applicazione della regola generale,che prevede essenzialmente la tutela dei brevetti diprincipio attivo, il T.A.R. Lazio ha dischiuso lapossibilità di una valorizzazione anche dei brevettidi formulazione, laddove essi rappresentino unareale innovazione, suscettibile di garantire al medi-cinale un effettivo valore aggiunto di carattere te-rapeutico e di renderlo così infungibile rispetto adaltri con lo stesso principio attivo (6).

Il decreto Balduzzi e la sentenza delConsiglio di Stato

All’interno di questo quadro normativo sono daultimo intervenute le disposizioni di cui all’art. 11,comma 1, del D.L. 158/2012 (“decreto Balduzzi”),convertito nella L. 189/2012, nella parte in cui si èprevisto che i farmaci generici non possono essereclassificati a carico del S.S.N. con decorrenza ante-riore alla data di scadenza del brevetto o del certifi-cato di protezione complementare pubblicata dalMinistero dello Sviluppo Economico (7), e devono

(3) A questo proposito, cfr. sent. T.A.R. Lazio 18 novembre2002, n. 10110, con nota di F. Massimino, Prodotto, procedi-menti e uso come invenzioni farmaceutiche secondo il giudiceamministrativo, in questa Rivista, 2003, 2, 108. Le conclusionidi questa e delle altre sentenze che hanno affrontato la temati-ca sono state confermate dal Consiglio di Stato, inter alia dallasent. n.8363/2003 e dalla sent. n.3997/2004.

(4) A questo proposito, nell’ambito di una giurisprudenzaconsolidata, cfr. Corte Cost., sent., 28 luglio 1993, n.355; id.,

sent., 17 luglio 1998, n. 267; id., sent., 20 novembre 2000,n.509; Cons. Stato, sez. IV, sent., 7 ottobre 1997, n.1100.

(5) Relativamente ai brevetti d’uso, cfr. G. Floridia, L’inven-zione farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti, Milano,1985, 158. A seguito dell’introduzione del c.p.i., le disposizioniqui citate sono ora contenute all’art.66.

(6) In questo senso, cfr. Consiglio di Stato, sent. n.3997/2004.

(7) Di seguito il testo della norma: «Entro il 30 giugno 2013



quindi essere collocati nella classe Cnn di cui al-l’art. 12, comma 5 (8), applicando a tal fine la me-todologia pubblicata sul proprio sito da AIFA il 7maggio 2013. Allo scopo di correlare la pubblicitàbrevettuale e la rimborsabilità dei generici, si è cosìvalorizzato esplicitamente l’elenco di scadenze ela-borato dal Ministero dello Sviluppo Economico eprevisto dal l ’art . 9 , comma 2 b i s , del D.L.248/2007, convertito con la L. 31/2008, originaria-mente introdotto con la finalità di facilitare l’AI-FA nella predisposizione dei budget farmaceuticinazionale e aziendali, mediante il calcolo preventi-vo dell’ammontare delle risorse incrementali deri-vanti dalle prossime scadenze brevettuali dei far-maci (9).La logica sottostante al decreto Balduzzi è indi-

viduabile nella volontà del Legislatore di evitareche il titolare del brevetto possa essere penalizzatodalla commercializzazione del generico classificatoin A, e dal suo conseguente inserimento nella listadi trasparenza ex L. 78/2002 prima della scadenzadel diritto di proprietà industriale, posto che taleinserimento determinerebbe comunque un abbatti-mento della rimborsabilità del prezzo dell’origina-tor, originando così un danno difficilmente rime-diabile anche in caso di soccombenza del generici-sta in un eventuale giudizio brevettuale.La disposizione del decreto Balduzzi lambisce

quindi la nozione di patent linkage, cioè il possibilenesso causale tra l’approvazione del generico e lostatus brevettuale del medicinale di riferimento,ovvero tra disciplina pubblicistica regolatoria e di-sciplina privatistica brevettuale, nesso che la giuri-sprudenza amministrativa (10) e la stessa Commis-sione Europea (11), nella propria “Indagine sullaconcorrenza nel settore farmaceutico” del luglio2009, hanno inteso escludere.

La stessa Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato ha rilevato nell’art. 11, comma 1, delD.L. 158/2012 un possibile vulnus competitivo e,per questo motivo, con la segnalazione inviata alParlamento ex artt. 21 e 22 della L. 287/1990, trale proposte di riforme concorrenziali per il 2014 haindicato anche la richiesta di «abrogare l’art. 11del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito inlegge con modificazioni dall’art. 1 della L. 8 no-vembre 2012, n. 189» (12). Secondo l’AutoritàAntitrust, infatti, l’assenza di rimborsabilità del ge-nerico per motivazioni brevettuali determina un ef-fetto di pregiudizio per il suo impatto concorrenzia-le nei confronti dell’originator che è analogo aquello derivante dal mancato rilascio dell’AIC.In ogni caso - forse anche a causa delle perplessi-

tà qui succintamente esposte - le disposizioni deldecreto Balduzzi sono state applicate in senso re-strittivo dall’AIFA, che, in particolare ha ricondot-to la nozione di brevetto ivi prevista nell’alveo del-la sola invenzione di principio attivo, ripercorren-do così la medesima interpretazione che nel 2002era stata proposta dal Ministero della Salute e, suc-cessivamente, avallata dal T.A.R. Lazio con la giu-risprudenza riassunta nel precedente paragrafo.E, non a caso, anche in questa circostanza l’ap-

plicazione di una normativa che persegue una cor-relazione tra diritti brevettuali e rimborsabilità delgenerico ha dato luogo ad un contenzioso, sul qua-le è opportuno soffermarsi.In particolare, la vicenda in questione scaturisce

da una decisione di AIFA, che nel novembre 2012- e dunque dopo l’entrata in vigore della disposizio-ne de qua del decreto Balduzzi - aveva inserito nel-la lista di trasparenza dei farmaci rimborsabili, dicui all’art. 7 della L. 405/2001, un medicinale ge-nerico a base del principio attivo quetapina, nella

l’AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consulti-va tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provve-de ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceuticonazionale, collocando nella classe di cui all’art. 8, comma 10,lettera c), della L. 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeu-ticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi(del precedente periodo) e, successivamente, in sede di perio-dico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, imedicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui èin scadenza il brevetto o il certificato di protezione comple-mentare non possono essere classificati come farmaci a caricodel Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alladata di scadenza del brevetto o del certificato di protezionecomplementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Eco-nomico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

(8) La disposizione stabilisce che i medicinali autorizzati pervia centralizzata in sede comunitaria, ovvero ai sensi delD.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, devono essere automaticamentecollocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancoravalutati ai fini della rimborsabilità, della classe C, cioè a carico

del paziente, nelle more della presentazione, da parte dell'a-zienda interessata, di un'eventuale domanda di rimborso daparte del S.S.N.

(9) La norma in questione prevede che «al fine di agevolarel’applicazione della disciplina prevista dall’art. 5 del D.L.159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/207, il Mi-nistero dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni dalla da-ta di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto deimedicinali in commercio alla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa li-sta».

(10) Cfr. sent. T.A.R. Lazio n. 1830/2003, a sua volta confer-mata dal Consiglio di Stato con la sent. n. 3993/2004.

(11) L’indagine è reperibile in http://ec.europa.eu/competi-tion/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html.

(12) Il testo completo della segnalazione è reperibile inhttp://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4364-s2025.html.



formulazione per uso orale a rilascio prolungato,nonostante quest’ultima formulazione fosse ancoracoperta da un brevetto europeo, la cui scadenza èprevista per il maggio 2017.L’impresa titolare della quetapina originator sot-

toponeva quindi ricorso al T.A.R. Lazio, sollevan-do molteplici vizi di legittimità anche in relazionead altri profili del provvedimento dell’AIFA ma,per quanto più rileva nel presente contesto temati-co, evidenziando soprattutto la violazione del de-creto Balduzzi, che ha introdotto il divieto di clas-sificare a carico del S.S.N. i medicinali equivalentiin data anteriore alla scadenza della protezione bre-vettuale del prodotto originator.Con la sentenza n. 6359/2013 il T.A.R. Lazio re-

spingeva il ricorso dell’impresa originator, basato suuna molteplicità di motivi di doglianza. Per quantopiù rileva in relazione alla problematica qui affron-tata, il giudice di primo grado si è attestato sostan-zialmente su una conferma dei principi giurispru-denziali già esposti nel 2002, ed ha pertanto preci-sato che il D.L. 158/2012 non contiene precettiche impongano di ripensare l’orientamento conso-lidato di tutela del “brevetto di prodotto”, secondocui la regola della rimborsabilità dei medicinaliaventi lo stesso principio attivo fino alla concor-renza del prezzo più basso può essere derogata sol-tanto in presenza di un invenzione di principio at-tivo, e non anche in caso di brevetto di procedi-mento. Secondo il T.A.R. Lazio - che, peraltro,non sembra aver colto che la vertenza riguardavala rilevanza di un’invenzione di formulazione far-maceutica, e non di procedimento - i maggiori co-sti che il S.S.N. dovrebbe sostenere a fronte dellamancata rimborsabilità di un generico sarebberogiustificati soltanto a fronte del carattere innovati-vo che è peculiare ed esclusivo del principio attivo,e non anche proprio di altre tipologie brevettuali.Nella sentenza di primo grado si è così ripropo-

sta una concezione quasi idealizzata dell’invenzionedi prodotto, che relega gli altri brevetti su un pianosecondario, con un orientamento che appare in-congruo in relazione ad un contesto scientificoquale quello farmaceutico, dove, ai fini della soddi-sfazione di un bisogno terapeutico, l’invenzione diuna nuova sostanza non rappresenta, in quanto ta-le, un punto di arrivo, e non può essere dissociatadalle successive fasi di ricerca e sviluppo sperimen-tale per una nuova indicazione o formulazione, so-vrapponibili - sotto il profilo del rigore metodologi-co, dell’impegno e dell’onerosità degli investimentirichiesti - a quelle che vengono condotte su unnuovo medicinale che sia invece derivato da un

brevetto di principio attivo. In altri termini, ilT.A.R. Lazio sembra trascurare il concetto stessodi “innovazione incrementale” peculiare dei bre-vetti di formulazione, che costituisce una compo-nente indispensabile del progresso farmaceutico,proprio perché consente di sviluppare le prerogati-ve del principio attivo verso soluzioni terapeuticheulteriori rispetto a quelle assicurate dalla sommini-strazione del medicinale elaborato all’atto del rila-scio della prima AIC.L’impresa originator, pertanto, ha presentato ri-

corso in appello, lamentando che la decisione del-l’AIFA aveva sortito l’effetto di svuotare un bre-vetto ancora valido, in violazione del principio se-condo cui la validità del brevetto non può essereinficiata da un atto amministrativo, ma soltanto dauna sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.Inoltre, essa rilevava che il T.A.R. Lazio è incorsoin errore qualificando il brevetto in questione co-me di procedimento, dovendosi invece considerarecome un brevetto di prodotto, in quanto tutelauna formulazione intrinseca al medicinale stesso esuscettibile di garantire vantaggi terapeutici ulte-riori rispetto al differente medicinale a base dellostesso principio attivo, ma con una diversa formu-lazione: in particolare, l’impresa ricorrente motiva-va che la quetapina a rilascio prolungato causa mi-nori effetti secondari ed ha conseguito indicazionidi cui il farmaco a rilascio immediato non dispone,quale il trattamento della depressione bipolare o laterapia dei disturbi depressivi maggiori. Infine, il ri-corso evidenziava che, ai fini dell’applicazione del-l’art. 11 del decreto Balduzzi, il vaglio da parte del-l’AIFA sulla tipologia dell’invenzione è arbitrarioed estraneo alle competenze dell’agenzia regolato-ria che, in questo modo, ha dato essa stessa luogoad una fattispecie di patent linkage, nella misura incui ha subordinato la rimborsabilità del medicinalead una valutazione di merito del brevetto.Con la sentenza 27 agosto 2014, n. 4394 il Con-

siglio di Stato si è discostato parzialmente dall’im-postazione adottata sino ad allora dalla giurispru-denza amministrativa, sviluppando quei principiche erano stati solo abbozzati nelle decisioni men-zionate in chiusura del precedente paragrafo.Al di là delle valutazioni espresse in merito agli

altri motivi del ricorso, in relazione alla tematicaqui trattata i giudici dell’appello hanno chiarito, inprimo luogo, che l’invenzione di formulazione nonè ascrivibile alla categoria dei brevetti di procedi-mento, ma è essa stessa riconducibile alla tipologiadei brevetti di prodotto: in questa prospettiva, per-tanto la tradizionale nozione di “brevetto di pro-



dotto” è salvaguardata e non smentita, ma al suointerno viene individuata una distinzione tra prin-cipio attivo e successivi brevetti che, fondandosisullo stesso principio attivo, lo elaborano, e tra iquesti è annoverabile il brevetto di formulazione.Seguendo questa traiettoria argomentativa, pertan-to, il Consiglio di Stato amplia l’ambito potenzialeentro cui il medicinale originator può ottenere unatutela del proprio prezzo rimborsabile, prevenendole conseguenze negative conseguenti all’inserimen-to del generico rimborsabile all’interno della listadi trasparenza ex art. 7 della L. 405/2001: secondoi giudici di appello, infatti, anche la nuova formu-lazione può essere viatico per meritare un similevantaggio, a condizione che una valutazione speci-fica sul medicinale consenta di concludere che essapuò garantire una maggiore efficacia terapeutica esoddisfare bisogni di cura che la diversa ed antece-dente formulazione aveva lasciato inevasi.La sentenza in argomento, quindi, oltre a ridefi-

nire il concetto di brevetto di prodotto, supera l’in-terpretazione schematica che aveva caratterizzatole precedenti sentenze su analoghe tematiche, an-corate ad un privilegio esclusivo verso il principioattivo, riconoscendo anche ad una nuova formula-zione un potenziale impatto positivo per la salute,meritevole di tutela da parte dell’ordinamento an-che ai fini del mantenimento della piena rimborsa-bilità del prezzo da parte del S.S.N. Alla visionepiuttosto arcaica di innovazione, legata necessaria-mente ad un nuovo medicinale, se ne sostituisceuna più attuale e realistica, che tiene conto deigraduali progressi della ricerca scientifica, che sipossono tradurre in quell’innovazione incrementaleche, anche attraverso una diversa formulazione diuno stesso principio attivo, può assicurare al pa-ziente un valore aggiunto.Sulla base di tali presupposti, allora, ci si potreb-

be attendere che, nel caso di specie, il Consiglio diStato giunga a concludere che, ai sensi dell’art. 11del decreto Balduzzi, il generico della quetapina arilascio prolungato non possa essere rimborsato dalS.S.N. sino alla scadenza del relativo brevetto, at-teso che, come si è già anticipato, la formulazionein questione garantisce vantaggi terapeutici, qualila maggiore tollerabilità degli effetti collaterali, esoprattutto significative indicazioni terapeuticheaggiuntive (cura del disturbo e degli episodi depres-sivi maggiori) rispetto a quella rilascio a immedia-to.E invece, anche sulla base delle argomentazioni

dell’impresa genericista controinteressata, nella sua

conclusione la sentenza sembra deviare dal percor-so logico seguito sino all’ultimo.Il Consiglio di Stato, infatti, rileva che le riven-

dicazioni descritte nel brevetto di formulazionenon fanno riferimento alle indicazioni terapeutichedel disturbo bipolare, né agli episodi depressivimaggiori, limitandosi ad indicare “il trattamentodell’iperattività” e “la cura degli stati psicotici”.Per questo motivo, a parere dei giudici di appellonon risulta adeguatamente dimostrato che la que-tapina a rilascio prolungato abbia davvero un’effi-cacia terapeutica sostanzialmente diversa da quellaa rilascio immediato, tale da renderne il relativobrevetto assimilabile ad uno di principio attivo, aifini dell’esclusione del corrispondente generico dal-la lista di trasparenza.Così facendo, il Consiglio di Stato introduce

una nozione di sovrapposizione necessaria tra le ri-vendicazioni descritte nel brevetto e le indicazioniterapeutiche autorizzate dall’agenzia regolatoria, ta-le per cui la maggiore efficacia può essere ricono-sciuta al brevetto di formulazione soltanto nellamisura in cui quest’ultimo già riflette esplicitamen-te gli utilizzi curativi innovativi che può originare,e che lo distinguono dalla precedente formulazio-ne.Una simile argomentazione, però, sembra non

considerare che la ricerca farmacologica procedeinevitabilmente in modo graduale, e che quell’in-tuizione che ha condotto al deposito del brevettoesige poi di essere approfondita e sviluppata attra-verso successivi studi clinici che ne valorizzino lepotenzialità, sino al conseguimento di nuove indi-cazioni oggetto di AIC.Provando ad utilizzare una “metafora alta”, quin-

di, si può ricorrere per analogia alla distinzione ari-stotelica tra “potenza” e “atto”, in base alla quale ilbrevetto contiene in nuce già quelle potenzialitàcurative che necessitano poi di essere rese attualiattraverso gli studi clinici, da cui scaturiscono lenuove indicazioni terapeutiche, quand’anche nonespressamente descritte nelle rivendicazioni.Ciò è vero, in generale, per tutta la ricerca far-

macologica, che in gran parte progredisce attraver-so un’innovazione progressiva, con un divario tem-porale inevitabilmente ampio tra il deposito delbrevetto di formulazione ed il successivo sviluppoclinico, che permette di conseguire risultati che sifondano sulle prerogative intrinseche al trovato,ma che non possono essere dettagliatamente de-scritte già nelle rivendicazioni iniziali. Ma ciò ètanto più vero, a maggior ragione, nel caso di spe-cie, non solo perché il deposito del brevetto della



formulazione di quetapina a rilascio prolungato ri-sale al 1997 ed il conseguimento dell’AIC del nuo-vo medicinale è avvenuto nel 2009, ma anche per-ché l’area curativa di riferimento è quella psichia-trica: in questo ambito, infatti, la ricerca clinica haprogressivamente enucleato e classificato nuovepatologie che, in precedenza, venivano ricondottenella nebulosa indistinta dei disturbi psicotici, ed èquindi inevitabile che vi possa essere uno iato trauna certa genericità onnicomprensiva delle riven-dicazioni originarie (“il trattamento dell’iperattivi-tà” e “la cura degli stati psicotici”) e la maggioreprecisione delle successive indicazioni terapeuti-

che, che riflettono il progresso analitico della clini-ca medica, e che vengono da ultimo recepite nel-l’AIC.Se, dunque, la sentenza in questione contiene

elementi di novità nella valutazione dei brevettida parte dei giudici amministrativi, essa rischia in-direttamente di consacrare proprio quel patent lin-kage che intende prevenire, laddove sembra esigereuna compenetrazione totale tra brevetto di formu-lazione e AIC, ai fini del mantenimento della pie-na rimborsabilità del medicinale originator, ai sensidelle disposizioni del decreto Balduzzi.



brevetto, aic e rimborsabilità, potenza e atto dell'innovazione farmaceutica

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