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DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: PATENTES Y MARCAS

INTRODUCCIÓN

1. La protección jurídica de los derechos sobre bienes inmateriales en comparación con la protección jurídica de los derechos sobre bienes materiales

La principal diferencia entre la propiedad de bienes materiales (una bicicleta) y la propiedad de bienes inmateriales (como las ideas, las expresiones, las formas, los procedimientos) es que respecto de los bienes materiales hay rivalidad en el consumo, es decir, si Antonio utiliza una bicicleta, Bernabé no puede utilizarla simultáneamente. Por el contrario, no hay rivalidad en el consumo de ideas, creaciones o formas. Antonio puede utilizar el procedimiento para fabricar DVD y Bernabé puede utilizarlo al mismo tiempo. Si pensamos en el derecho sobre una canción o una película, es posible que, con los medios actuales, todos los habitantes del mundo estén oyendo la canción o viendo la película simultáneamente sin que el hecho de que uno la esté oyendo reduzca en lo más mínimo la utilidad que extrae cualquier otro de la escucha de la canción. Por tanto, si prohibimos al segundo o al tercero escuchar la canción porque asignamos al primero un derecho de propiedad sobre la canción o sobre el procedimiento de fabricación de DVD, estamos reduciendo el bienestar de algunos (los que no pueden pero querrían fabricar DVD, oír la canción o ver la película) sin aumentar el bienestar de otros (los que tienen el derecho exclusivo a usar el procedimiento, a la reproducción de la canción o de la película), es decir, estamos adoptando una decisión ineficiente que reduce la riqueza global. En otros términos, desde una perspectiva meramente estática, no hay buenos argumentos para conceder derechos de propiedad sobre creaciones inmateriales por la sencilla razón de que la reproducción o utilización de un bien inmaterial (no el bien inmaterial en sí, que sí que es escaso), no son bienes escasos. Naturalmente, la respuesta puede ser muy diferente si tenemos en cuenta los efectos dinámicos que provocaría la falta de reconocimiento de derechos de propiedad industrial o intelectual: desde el punto de vista de la eficiencia productiva o dinámica, la falta de derechos de exclusiva sobre las ideas puede provocar una infraproducción de ideas. En efecto, si el inventor se hace con la exclusiva de los rendimientos de una idea, es obvio que sus incentivos para producir “nuevas” ideas se multiplican. En este sentido se ha dicho gráficamente que otorgar monopolios sobre bienes inmateriales no sólo no reduce la producción de dichos bienes, sino que la aumenta1. Pero, ¡cuidado! si el mercado proporciona “naturalmente” el volumen de ideas socialmente deseable, no hace falta incentivar a la gente

1 R. POSNER, “Antitrust in the New Economy”, manuscrito disponible en www.ssrn.com en enero de 2001.

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para que las produzca otorgándole un derecho de exclusiva sobre ellas. Es probable, sin embargo, que sin un sistema de derechos de propiedad industrial e intelectual, el volumen y calidad de las ideas producidas sería muy inferior al actual. En otros términos, los derechos inmateriales tienen carácter de bien público precisamente porque el autor o creador de la idea no está en condiciones de evitar su uso por parte de otros por vía de exclusión física como en el caso de los derechos sobre bienes materiales2. Los derechos sobre bienes inmateriales son más difíciles de definir y, por tanto, de proteger. Es relativamente fácil identificar y establecer los límites físicos de un bien material como un reloj, un libro o un automóvil y, por tanto, es fácil delimitar el derecho de propiedad sobre un reloj. Por el contrario, resulta muy difícil o incluso, en ocasiones, imposible delimitar los contornos de una idea. Difícil pero imprescindible si se pretende afirmar que alguien tiene el derecho exclusivo a explotar esa idea. No es de extrañar, pues que, a menudo, no sea sensato atribuir derechos de propiedad sobre una idea, aunque sólo sea porque si no está claramente delimitado el objeto del derecho, será difícil correspondientemente afirmar que un tercero ha infringido dicho derecho, se ha apoderado injustificadamente del objeto del derecho o no ha respetado las facultades del titular del derecho sobre el objeto inmaterial3. Además, la protección y circulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual generan elevados costes de transacción a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales, cuyo uso por terceros está limitado por la imposibilidad de posesión física simultánea del bien por más de una persona. Es costosa su transferencia (hay que encontrar un substitutivo de la traditio o entrega material); hay competencia para obtener el monopolio sobre el mismo (rent seeking), y como no es necesaria la posesión para utilizarlo, es mucho más costoso protegerlos y asegurar su respeto o restringir su uso. De ahí que las normas jurídicas que los configuran limiten las posibilidades de adquirir derechos de este tipo.

EL DERECHO DE MARCAS

2. Función económica de la marca

La función económica de las marcas es reducir los costes de búsqueda de los consumidores. Una vez que han seleccionado un producto, las siguientes veces pueden guiarse por sus experiencias pasadas con dicho producto que pueden identificar fácilmente gracias a la marca. Por ejemplo, una vez que he probado la cerveza Heineken, puedo estar razonablemente seguro de que si compro otra cerveza que lleva la misma marca, el nivel de satisfacción que obtendré será semejante al que obtuve en el consumo anterior. En la medida en que el Derecho de Marcas otorga el monopolio (y lo protege) en el uso de esa marca, proporciona los incentivos adecuados al titular de la marca para que invierta en

2 V., con más indicaciones, A. PERDICES, “La muerte juega al gin rummy (La parodia en el derecho de autor y de marcas), Pe.i. revista de propiedad intelectual, 3(1999) p 9 ss. 3 Lo que sigue, está sacado de D. FRIEDMAN, “Standard As Intellectual Property: An Economic Approach”, 1996.

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ella. Esta inversión le incentiva, a su vez, para mantener la calidad del producto, porque las inversiones -publicidad- realizadas en la marca se pierden si el fabricante trata de "explotar" a los consumidores "liquidando la marca" (haciéndoles pagar el precio más elevado pero disminuyendo la calidad del producto). El empresario que actúe así acabará por perder el premium cuando un suficiente número de consumidores se dé cuenta de que el producto marcado ya no tiene la calidad que tenía y, al mismo tiempo, las inversiones que hubiera realizado en publicitar y potenciar la marca.

3. El Derecho español de marcas: introducción El Derecho español recoge dos clases de signos distintivos4 del empresario (art. 1.1 LM): la marca o signo que distingue los productos o servicios de un empresario en relación con los de los competidores; el nombre comercial que distingue a la empresa, es decir, la actividad global de un empresario individual, frente a las demás, por lo que quizá sea más correcto afirmar que el nombre comercial identifica a un empresario en relación con otros empresarios. Según el significante, se habla de marcas denominativas, cuando están formadas por "varias letras pronunciables" (“Coca-cola” “Marlboro”); gráficas cuando se trata de una figura, una forma (el toro de Osborne, la botella con sombrero de Tío Pepe, el swoop de Nike), números, colores (sólo si van unidos a una forma), letras … Se denominan mixtas cuando combinan una forma y un conjunto de letras pronunciables (la botella de Coca-cola junto a la leyenda Coca-cola) y tridimensionales cuando el signo tiene tres dimensiones, como la botella de Coca-cola. Según su conocimiento por el público se distingue entre marca meramente usada, para referirse a la que no goza de un conocimiento particular entre los consumidores; marca notoria5 para referirse la que "es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” y de marca renombrada6 cuando la marca es conocida por todos los consumidores y, además, lleva asociado un halo o reputación de calidad aunque, en realidad, la distinción entre marca notoria y marca renombrada no hace referencia a dos realidades distintas sino a la técnica de protección. Mientras que la marca notoria hace referencia a la protección que otorga el Derecho de marcas, la marca renombrada hace referencia a la protección que otorgaba, en nuestro país, el Derecho de la competencia desleal al titular de una marca reputada frente al riesgo de dilución provocado por el uso de dicha marca, para cualquier otro producto o servicio. Pero hoy, dicha protección es innecesaria porque la

4 Hasta la aprobación de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, los signos distintivos regulados por la LM 32/1988, de 10 noviembre, eran las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento mercantil. Sin embargo, con la nueva ley de marcas, la protección de los rótulos de establecimiento mercantil, en tanto que signo que distingue los establecimientos fijos de un empresario de los de sus competidores, ha pasado al ámbito de la competencia desleal, (v. DT 3ª y 4ª). 5 El art. 8.2 define la marca notoria como aquélla que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca. 6 Art. 8.3 LM.

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Ley de Marcas protege al titular de una marca renombrada (google) frente al riesgo de dilución (utilización de la marca para productos distintos de aquellos para los que lo tiene registrado google).

4. Función jurídica de la marca La marca tiene una función diferenciadora de determinados productos o servicios indicando la procedencia del producto o servicio, es decir, quién es el empresario que produce el producto o presta el servicio (art. 4 LM). Esta seguridad proviene del hecho de que el derecho de marca atribuye a su titular el derecho a usar en exclusiva la marca, de forma que incluso en el caso de que el producto haya sido fabricado efectivamente por un empresario distinto del titular de la marca, habrá de haberlo sido con autorización del titular de la marca. La función distintiva de la marca se proyecta exclusivamente sobre los productos de la misma clase. Se dice entonces que, en materia de marcas, rige el principio de especialidad. De acuerdo con este principio, las marcas se solicitan y se otorgan para una determinada clase de productos, de forma que el hecho de que alguien sea titular de la marca Movistar para telefonía móvil no le otorga ningún derecho de exclusiva para usar ese signo, por ejemplo, para distinguir sus zapatos de los fabricados por otros competidores. Del mismo modo, no infringe el derecho de marca de Camel -marca de cigarrillos- el que utiliza la marca Kamel para productos de perfumería. Excepto, como veremos, para las marcas renombradas. Las marcas no denotan jurídicamente hablando calidad.

5. Adquisición del derecho sobre la marca El derecho a usar en exclusiva una marca se adquiere, en nuestro Derecho por su "registro válidamente efectuado" (adquisición registral), frente a la otra posibilidad que consiste en admitir su adquisición por uso en el tráfico (adquisición extrarregistral). El legislador ha optado por un sistema de registros corregido mediante la institución de la caducidad de la marca por falta de uso para evitar el "atesoramiento" de marcas (que alguien reserve para luego venderlos, signos distintivos que crea que pueden ser buenos como marcas). Además, el sistema de registro, permite a cualquiera que desee invertir en desarrollar una marca comprobar previamente que la marca no está ya inscrita, lo cual es mucho más barato que comprobar que no está siendo ya utilizada. El art. 2 de la Ley de Marcas regula la cuestión sentando el principio de adquisición registral (es decir, adquisición del derecho sobre la marca por su registro), con dos excepciones. La primera se refiere a las marcas notorias. El titular de una marca notoriamente conocida en España (es decir, normalmente, un extranjero que tiene su marca registrada en el extranjero pero no en España y que, aunque no usa la marca en España, ésta es bien conocida por el público), goza de la misma protección que el titular registral de acuerdo con los arts. 6.2 d), 19.1, 34.5 y 52 LM. Así, se faculta al titular de una marca notoria no

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registrada tanto para el ejercicio de la acción de nulidad, como para presentar oposición a que cualquier otro la registre.

6. Signos distintivos registrables como marcas Para que un signo sea registrable como marca es necesario que tenga valor distintivo sin inducir a confusión a los consumidores. Por valor distintivo se entiende la capacidad de un signo para posibilitar la diferenciación de los productos o servicios de una persona respecto de los productos idénticos o semejantes ofrecidos por otra en el mercado. Por ejemplo, un zapato de marca “zapato” no distingue al producto zapato de otros zapatos. Un zapato de marca “Camper” distingue al zapato que porta esa marca de otro zapato que porta una marca distinta o ninguna. El sistema se basa en la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas. No pueden inscribirse como marcas los signos genéricos o descriptivos. Genéricos son aquellos que designan el género de los productos o servicios. Así, por ejemplo, no puede inscribirse como marca la palabra “sandalia” para distinguir los zapatos de un empresario de los de sus competidores. La razón se encuentra en que los signos genéricos carecen de aptitud distintiva. Casos reales son los de telecopiadora, chiclitos, o patata chip. El fundamento económico de la prohibición se encuentra en que si permitimos que se inscriba una marca genérica, estaríamos atribuyendo a su titular un monopolio que obligaría a los que deseen lanzar productos incluidos en dicho género a usar una perífrasis para describir sus propios productos. Se distinguen signos genéricos per se (art. 5.1 a y b LM) (por ejemplo, water para aguas embotelladas) y aquellos signos que en su día constituyeron una marca (tenían fuerza distintiva), pero que posteriormente adquirieron significado genérico para designar productos y servicios, es decir, se convirtieron en marcas vulgarizadas (art. 5.1 d LM). Así, por ejemplo, aspirina, vaselina, celofán, tirantes, fibra, termo son, en realidad, marcas que tuvieron demasiado éxito. Tampoco pueden registrarse los signos o indicaciones descriptivos. Descriptivo es un signo cuando hace referencia o proporciona información respecto de las cualidades del producto, (materiales empleados en la fabricación del producto, signos que sirvan para designar la calidad o la cantidad, el destino del producto, el origen -cigarro habano-, finalidad de uso -humidificante-, el valor, la época de obtención del producto etc). Si se permitiera la inscripción de signos descriptivos, se estaría concediendo un monopolio al titular sobre elementos que todos los productores de ese bien o servicio necesitan emplear en su comunicación con los consumidores. La única diferencia con el anterior es que excepcionalmente (art. 5.2 LM) las prohibiciones contenidas en el art. 5, letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplican si la marca hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. Es el caso del llamado secondary meaning que significa, precisamente, significado añadido al propio de un signo. Así, signos que, en abstracto, carecen de fuerza distintiva por ser descriptivos pueden obtenerla como consecuencia de un uso continuado y conocido en relación con los productos de un determinado fabricante. Como se ve, la doctrina del secondary meaning constituye un fenómeno inverso al de la vulgarización de la marca.

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Por ejemplo, no puede registrarse el signo “Cigarro Habano” para puros. La razón es que “habano” hace referencia a la zona geográfica de donde procede el tabaco que se utiliza para elaborar el puro, es decir, “habano” describe la zona de origen de la materia prima. Nuevamente, no debe extenderse el monopolio del titular de la marca hasta extremos que eleven los costes de los rivales para designar sus propios productos, lo que sucede si otro productor de cigarros habanos no puede denominarlos así en su publicidad y envasado. Sin embargo, si un empresario denomina durante años a sus cigarros puros “Havana Cigar” y el consumidor asocia dicho signo con los puros fabricados por dicho empresario, la marca “deviene” válida. Lógicamente, cuanto más conocido sea el signo por el público y cuanto más esté asociado por éste a una zona geográfica determinada, por ejemplo, más intenso y más prolongado habrá de ser el uso que una empresa individual haya hecho para que consideremos que ha adquirido un secondary meaning ahora asociado exclusivamente a los productos de esa empresa. En tal caso, es aceptable el monopolio porque parece que los beneficios que obtiene el consumidor supera a los costes que sufren los competidores al no poder usar tales palabras. Las indicaciones geográficas pueden ser protegidas como denominación de origen, o como marca colectiva (art. 62.3 LM), pero no como marca individual. También pesa una prohibición absoluta de registro de las formas impuestas por la técnica, naturaleza o que afecten al valor intrínseco de los productos (art. 5.e LM). Con la primera de estas prohibiciones se pretende evitar que se registren como marcas lo que podrían constituir modelos de utilidad o patentes de manera que el nuevo titular conseguiría un monopolio eterno en lugar del monopolio temporalmente limitado que, si su aportación reúne todos los requisitos de patentabilidad, podría obtener si registrase su producto como patente o como modelo de utilidad. Tampoco puede otorgarse un derecho de marca sobre una forma que tiene valor en sí misma. Esta “plusvalía” puede proceder, en primer lugar, de que la forma constituya o genere una mejora técnica (por ejemplo, un envase para leche que permite fácilmente su apertura y cierre sucesivas veces), porque, en tal caso, no estamos en el ámbito del Derecho de marcas sino en el del Derecho de las invenciones. Debe impedirse que se recurra al Derecho de marcas para proteger invenciones por la sencilla razón de que haríamos eternos los monopolios: la marca es para siempre mientras que el Derecho sobre una patente o modelo de utilidad tiene una duración determinada. En segundo lugar, la prohibición de registro de formas que proporcionen un valor sustancial al producto incluye las formas estéticas que aumenten su atractivo para los consumidores (el diseño de un envase) y, con ello el valor del producto vendido con tal diseño. Aquí, de lo que se trata es de la delimitación entre derecho de los signos distintivos y protección del diseño industrial. Se trata de evitar que se registren como marcas lo que debe registrarse como diseño industrial. El art. 6 LM prohíbe registrar las marcas que generen riesgo de confusión o asociación con otra marca ya registrada. El riesgo se produce por la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca registrada para productos idénticos o similares. Es decir, rige el principio de especialidad. El riesgo de confusión debe entenderse en sentido amplio incluyendo el llamado riesgo de asociación esto es, el denominado riesgo de confusión indirecta o

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supuesto en que a pesar de diferenciar las marcas contrapuestas, el público puede creer equivocadamente que ambas marcas pertenecen al mismo empresario y, por otro, los casos de confusión lato sensu consistente en que el público cree equivocadamente que existen lazos económicos u organizativos entre los titulares de ambas marcas. Según el art. 9 a) LM una persona puede registrar como marca su nombre, apellidos o seudónimo, salvo que provoque confusión con una marca ya registrada o salvo que dicho nombre o apellidos sean identificados por la generalidad del público con una persona distinta del solicitante. Se trata de evitar que alguien que se llama Julio Iglesias pueda registrar como marca el nombre de Julio Iglesias aprovechando así el conocimiento general del cantante de dicho nombre. Al margen, y como regla general, no puede solicitarse como marca el nombre de otra persona sin autorización de ésta (art. 9.1 a y b).

7. El contenido del derecho de marca La concesión de una marca otorga a su titular el derecho a ser el único que puede utilizarla en el tráfico para distinguir bienes o servicios de esa clase (art. 34.1 LM). Por ejemplo, para designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que se hubiere concedido y usar la marca a efectos publicitarios. En sentido contrario, la titularidad de la marca legitima al titular, como cualquier propietario para prohibir a otros que usen la marca, lo que incluye el derecho a impedir que cualquier otra persona utilice la marca para identificar productos similares (art. 34.2 LM ).

8. El agotamiento del derecho sobre la marca Se hace referencia al agotamiento de un derecho de marca para indicar que "el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso" (art. 36 LM). El principio de agotamiento de la marca (y de las patentes), implica que si el titular o un tercero con su consentimiento comercializa un producto bajo la marca, agota su derecho sobre la marca y no puede impedir que otros la utilicen para vender esos productos. Es decir, su derecho de marca “se ha agotado” en el momento en que autorizó la puesta en circulación del producto. Por tanto, no puede impedir que otros utilicen dicha marca para publicitar los productos que han adquirido y que están comercializando. Un caso famoso es el de "Maja" en el que una empresa española que fabricaba perfumes había otorgado licencia exclusiva para Alemania a una empresa alemana, la cual, observó que otra empresa alemana estaba distribuyendo productos bajo dicha marca en Alemania, productos que había adquirido en España. El agotamiento es comunitario lo que significa que el titular de la marca (Maja), no puede oponerse a que se vendan en cualquier país de la Unión productos bajo su marca si él autorizó su distribución en cualquier otro país de la Unión. Por ejemplo, si Maja vendió sus productos a alguien en

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Francia, y tiene un distribuidor exclusivo en Alemania, no puede impedir, si los precios son más bajos en Francia, que alguien adquiera productos Maja en Francia y los revenda en Alemania7. Por el contrario, no hay agotamiento internacional, es decir, Loewe puede oponerse a que productos vendidos a un boliviano con la prohibición expresa de que sean reimportados a Europa, puedan ser vendidos en cualquier país europeo tras haber sido adquiridos, por un distribuidor danés en Bolivia (Caso Yves St Laurent). El problema del agotamiento comunitario del derecho de marca es el envés del problema que se analiza en el ámbito del Derecho antimonopolio de las importaciones paralelas. El fabricante titular de la marca prohíbe a su distribuidor, mediante la correspondiente cláusula en el contrato, que exporte las mercancías objeto de la distribución a otros estados comunitarios. Tal prohibición es legítima en la medida en que se limite a lo que se conoce como ventas activas, es decir, el fabricante puede prohibir al distribuidor que realice actividades de marketing y venta fuera de su territorio. Pero la prohibición se considera restrictiva de la competencia e inaceptable si se extiende a las ventas pasivas, es decir, si consiste en prohibir al distribuidor que venda los productos objeto del contrato a clientes residentes fuera del territorio asignado pero que, tomando la iniciativa, se dirigen al distribuidor solicitándole comprar los productos. El objetivo de las autoridades comunitarias es asegurar que toda Europa constituye un único mercado y, por tanto, que no existen diferencias de precios significativas para un mismo producto en los diferentes Estados miembro en la esperanza, naturalmente, de que el precio idéntico será el más bajo posible gracias a la lucha competitiva. En definitiva, -se afirma- podemos bajar los precios (al nivel en el que estén más bajos de toda Europa) si afirmamos la doctrina del agotamiento y si prohibimos las cláusulas que, en los contratos de distribución prohíben las importaciones paralelas. El resultado de tal “política” puede ser el contrario al pretendido: ante el temor de tener que vender en toda Europa a los precios del país donde son más bajos, los fabricantes pueden optar por no extender su distribución a toda Europa, es decir, por renunciar a los países en los que los consumidores tengan una menor propensión a pagar (“los letones no aprecian las Montblanc como para pagar lo que pagan los españoles por ellas”) y no vender en tales países. Y es que los fabricantes pueden conseguir mantener precios diferentes en cada territorio si mantiene compartimentados los distintos mercados nacionales impidiendo que fluyan productos distribuidos en uno de ellos a otro. Esta compartimentación beneficia al fabricante de productos de marca porque le permite explotar la distinta sensibilidad al precio de los consumidores en los distintos países cobrando en cada uno el máximo que los consumidores de dicho país están dispuestos a pagar (precio de reserva del consumidor). Naturalmente, esto presupone que los consumidores de los distintos países están dispuestos a pagar precios distintos por un mismo bien. Por ejemplo, es probable que los españoles estén dispuestos a pagar más por las prendas de Loewe que los daneses. Por tanto, Loewe se comportaría irracionalmente si no tratase de cobrar más a los españoles por sus productos que a los daneses. Los

7 V., la STJCE 1-VII-1999 Sebago donde los zapatos vendidos por el importador habían sido fabricados por Sebago y puestos en circulación con su autorización en El Salvador. En la sentencia se aclara igualmente que el consentimiento del titular de la marca debe producirse respecto de cada unidad del producto.

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economistas dicen que la discriminación en los precios de productos de marca está justificada por los costes fijos de marketing y desarrollo en los que incurren los fabricantes de productos de marca8. Son costes fijos porque no dependen del volumen de ventas del producto. “De acuerdo con la teoría económica y con el sentido común, la mejor forma de recuperar estos costes fijos es cobrar más a los que están más dispuestos a soportarlos (lo que a su vez depende) del número de consumidores, del nivel de renta de los clientes, de la disponibilidad de bienes substitutivos en ese mercado y de la transparencia en el mercado. Todos estos factores hacen que la demanda sea más o menos elástica. Si la demanda es menos elástica para los productos de marca (los consumidores no cambian de marca cuando el precio del mismo sube), el fabricante tiene poder de mercado y puede subir los precios sin perder clientela. En contra se afirma que permitir las importaciones paralelas y ampliar el agotamiento (hasta que sea internacional o mundial) no asegura que se vayan a reducir los precios del producto de marca al nivel más bajo en el que pueda comprarse en cualquier punto del mundo. Esperar tal cosa sería “como esperar que los comerciantes comiencen a realizar las rebajas de fin de temporada al principio de ésta o que las agencias de viaje ofrezcan ofertas de última hora durante todo el año. La respuesta natural del fabricante de marca frente a las importaciones paralelas es, o bien cobrar un precio intermedio entre el más bajo y el más alto o, simplemente dejar de vender sus productos en los mercados donde el precio es más bajo”9. Por tanto, la sentencia Bacardí del Tribunal Supremo español en la que parece afirmar el carácter internacional del agotamiento es contraria, tanto a la ley de marcas como al Derecho Comunitario10. A la primera, porque, como hemos visto, el artículo 32 limita el derecho del titular al caso de que la mercancía se haya puesto en circulación por el titular o con su consentimiento en España. Al segundo porque la decisión acerca de si el agotamiento debe o puede ser internacional es una decisión que corresponde tomar a los órganos comunitarios ya que afecta a la política comercial común y una cuestión de interpretación uniforme del artículo 7 de la Directiva, interpretación uniforme que corresponde al TJCE11. Para que haya agotamiento internacional se requiere, por tanto, que el titular de la marca hubiera dado su consentimiento al distribuidor (de Bolivia en nuestro ejemplo) para reexportar la mercancía a cualquier otro país del mundo. Decidir si el fabricante ha otorgado tal consentimiento es una cuestión de hecho y una cuestión que ha de resolverse

8 Lo que sigue está sacado de NERA, Competition Brief, nº 14 sept. 2000, p 1 ss. “Silhouette - Shedding Light on Grey Import” disponible, en noviembre de 2000 en www.nera.com. Esta consultora elaboró en febrero de 1999 un informe para la Comisión Europea sobre la conveniencia de extender el agotamiento comunitario al internacional. El informe está disponible en la misma página web bajo el título de “The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks”. 9 NERA, Silhouette, p 2. 10 Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de septiembre de 2001 El Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de Bacardí y Compañía, S.A., licenciataria exclusiva de la marca de ron «Bacardí» en España, cuando ésta invocó sus derechos sobre dicha marca para oponerse a la importación al mercado español de ron designado por dicha marca que había sido fabricado y comercializado inicialmente en México con el consentimiento del titular de la marca. 11 STJCE 20-XI-2001.

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uniformemente para toda Europa como exigencia de la Directiva de marcas12. El TJCE ha señalado, no obstante, que tal consentimiento – que puede ser tácito – no puede deducirse simplemente del hecho de que el fabricante no haya impuesto expresamente una prohibición de reexportar al distribuidor. El consentimiento constituye una “renuncia” al derecho que otorga al titular de una marca el art. 5 de la Directiva a “prohibir a cualquier tercero... importar (al Espacio económico europeo) productos designados con la marca”. Por lo tanto, el consentimiento que expresa tal renuncia “debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar”, para lo que no es suficiente, simplemente, el hecho de no haber introducido en el contrato con el distribuidor una prohibición expresa de reexportar hacia el espacio económico europeo o del hecho de no haber indicado a todos los adquirentes del producto su oposición a que se comercialicen en la CEE o haberlo indicado en el producto. Por el contrario, “corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento (en este caso, al importador europeo) aportar la prueba correspondiente, y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento” . Un segundo límite al principio de agotamiento son los "motivos legítimos" que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización. En la concreción de cuáles sean los motivos legítimos, el TJCE ha afirmado repetidamente que éstos han de determinarse a la luz del principio de libre circulación de mercancías13, de manera que los titulares de las marcas no pueden utilizar esta norma para compartimentar el mercado europeo. El titular de una marca puede oponerse a que un distribuidor infiel comercialice productos con su marca si dicho distribuidor se había comprometido a no hacerlo e incumple su promesa y vende a un tercero no autorizado por el fabricante. En la medida en que dicha infracción provoque una lesión grave de la imagen y prestigio de la marca, podría alegarse la excepción de “motivos legítimos” por parte del titular, frente al tercero distribuidor. Pero tales casos constituirían, probablemente, un supuesto de denigración del art. 8 LCD. Un caso alemán refleja bien los problemas de coordinación entre el Derecho de marcas y derechos de propiedad intelectual. Una empresa de distribución de café vendía en sus tiendas perfume de la marca Poison de Christian Dior. La mercancía era auténtica aunque la empresa de café la había adquirido fuera de los canales de distribución selectiva que Dior tenía organizados para la

12 Así expresamente, el TJCE en la sentencia de 20-XI-2001, Asuntos acumulados C 414/99 a C 419/99, Zino Davidoff SA. Nº 37 ss. V., la sentencia y un comentario a la misma en P. JIMÉNEZ BLANCO, “Restricciones expresas a la exportación y agotamiento comunitario de las marcas”, LA LEY 31-XII-2001, p 1 ss 13 El principio de la libre circulación de mercancías a lo largo y ancho de toda la Unión Europea supone que los Estados no pueden restringir ésta. Activamente significa la supresión de las medidas que imponen restricciones a los intercambios, es decir, se prohíbe a los Estados que introduzcan aranceles o derechos de aduanas o que pongan “cupos” -restricciones cuantitativas- o que impongan cualquier medida de efecto equivalente a estas restricciones. Por tanto, si Alemania pone en vigor una regulación que obliga a que todos los aguardientes tengan un mínimo de graduación alcohólica de 40 %, está restringiendo, de hecho, la venta en Alemania de un aguardiente francés que tiene una graduación inferior (jurisprudencia "Cassis de Dijon"). Y tal restricción, salvo que esté justificada por razones de salud y seguridad de los consumidores etc., está prohibida.

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distribución del producto. Dado que los botes de perfume se habían puesto en el mercado con el consentimiento de Dior, éste no podía alegar su derecho de marca para oponerse a la venta del mismo en las tiendas de café. Pero resultaba que la botella del perfume tenía una forma muy particular y había sido diseñada por un artista del cristal que disfrutaba, consecuentemente, de un derecho de propiedad intelectual sobre la misma. El cristalero demandó a la cadena de tiendas de café por infracción de su derecho de propiedad intelectual por haber reproducido la botella de perfume en el catálogo publicitario que la cadena de tiendas distribuía entre sus clientes. Si se valora el caso desde el punto de vista exclusivo del derecho de propiedad intelectual, “la cadena de tiendas de café podía vender el perfume pero no podía reproducir la imagen de la botella en su publicidad”. Hay acuerdo en la doctrina alemana de que, en estos casos, hay que limitar el derecho de propiedad intelectual (es decir, que se debía rechazar la demanda interpuesta por el autor del diseño de la botella), porque también debe aplicarse la doctrina del agotamiento a los derechos de propiedad intelectual. El Tribunal Supremo alemán desestimó la demanda del cristalero diciendo que su derecho debía ceder frente al interés en que puedan ser distribuidas sin dificultades las mercancías que, siendo auténticas, hayan llegado legítimamente al mercado14. Obsérvese que cuando el cristalero recibe el encargo de diseñar la botella de perfume no puede sino dar su consentimiento para que la imagen del mismo se utilice siempre que se trate de vender el auténtico perfume en el mercado y con consentimiento del dueño de la marca. Tampoco juega el principio de agotamiento si, tras su introducción el mercado por el titular, los productos son modificados. La razón es evidente: la marca no identificaría ya al producto de su titular y éste debe tener derecho a que se comercialicen productos manipulados con su marca. Es en este ámbito en el que se plantean los problemas de reenvasado y reetiquetado de los productos. La jurisprudencia comunitaria se ha ocupado de casos de este tipo. Así, respecto a la conducta del importador paralelo consistente en sustituir la marca, el leading case es American Home Products (STJCE 10-X-1978, C 3/1978 Rec. p 1823). “El grupo American Home Products comercializaba respectivamente en el Reino Unido y en los Países Bajos comprimidos con idéntica efectividad terapéutica pero con gusto distinto, bajo marcas diferentes. Esta práctica dificultaba notablemente las importaciones paralelas, por cuanto que... los medicamentos son conocidos y prescritos bajo su nombre de marca. Enfrentado a la situación descrita, el importador paralelo optó por sustituir la marca utilizada en el país de exportación por la marca utilizada en el país de importación. El TJCE resolvió que el titular de la marca goza, en principio, del derecho a oponerse a semejante sustitución, en tanto que atentatoria contra la función de la marca, cual es la garantía del origen del producto. Ello implica que, en principio, únicamente el titular de la marca puede utilizar su marca al objeto de identificar el producto. No obstante, el TJCE precisó esta afirmación de principio, al establecer que este derecho exclusivo del titular de la marca queda limitado en la hipótesis de que el juez nacional adquiera la convicción de que las prácticas del titular

14 V., A. OHLY, “Geistiges Eigentum?”, JZ 2003, p 552 quien propone un límite general a los derechos de exclusiva fundado en el modelo norteamericano de la excepción de fair use. La cuestión de cuál sea “la función social” de los derechos de propiedad industrial o intelectual está por elaborar.

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(comercialización del producto bajo marcas diferentes) tengan por objeto la compartimentación artificial de los mercados nacionales”15. En el asunto Hoffmann-La Roche, el TJCE consideró lícito el reenvasado por el importador paralelo utilizando la marca del fabricante del producto original cuando el efecto de la conducta del fabricante fuera la compartimentación del mercado siempre que, naturalmente, el reenvasador no alterase el estado original del producto; informase previamente al titular de la marca y se identificase, en el nuevo envase, como responsable del reenvasado. En tales circunstancias, prevalece la libre circulación de mercancías sobre el derecho de marcas. El TJCE confirmó esta doctrina en el asunto Bristol- Myers Squibb. En el caso Loendersloot16, el TJCE abordó el problema del reetiquetado. La práctica consistía en comprar whisky Ballantines y sustituir las etiquetas originales que tenían un número de serie de cada botella y la indicación del importador autorizado por otras, idénticas a las originales pero que omitían tales indicaciones. El TJCE consideró protegida la práctica por la libre circulación de mercancías siempre que “la utilización del derecho de marca por parte de su titular par oponerse a la comercialización de los productos reetiquetados con esta marca contribuyese a compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros”. En el caso, la mención del importador autorizado por Ballantine para cada país comunitario tenía, claramente, dicho efecto compartimentador en cuanto que permitía identificar con claridad las botellas que no habían sido importadas a un país determinado por “el importador autorizado” sino por un importador paralelo. Además, naturalmente de que se pueda demostrar que el reetiquetado no puede afectar al estado original del producto; que el reetiquetado no perjudique la reputación de la marca y que la persona que reetiqueta informe de ello al titular de la marca antes de la comercialización de los productos facilitándole un ejemplar del producto reetiquetado y, por fin, que indique la identidad del responsable de la operación de reetiquetado en el producto.

9. Los límites al derecho de marca Ser titular de una marca no da derecho a impedir que un particular use su propio nombre. Que el nombre del poeta Rafael Alberti esté registrado como marca no impide a quien se llama Rafael Alberti utilizar su propio nombre. El tercero que utiliza su propio nombre (de buena fe y no a título de marca), no infringe el derecho de marca.

10. Tampoco puede impedir que los terceros utilicen la marca para indicar el destino de un producto o servicio, particularmente en el caso de accesorios o piezas sueltas. Se trata de evitar que el monopolio sobre la marca se extienda a la fabricación de productos accesorios (es decir, IBM no puede impedir que un tercero diga de su ordenador que es “compatible IBM”, ni SEAT puede impedir que un tercero fabricante diga “pastillas de freno adaptadas para SEAT” etc., art. 37.c LM).

15 J.A. PÉREZ RIVARES, “El reetiquetado de productos motivado por el comercio paralelo: libre circulación de mercancías vs. propiedad industrial”, RGD, 675(2000) 15145 ss., 15147-8. 16 STJCE 11-XII-1997, Asunto C-349/1995, publicada en RGD 6421998) pp 2405 ss. Comentada por Pérez Rivares, v., nota anterior.

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11. La marca como objeto de derecho de propiedad

La marca es objeto de un derecho de propiedad, por lo que, con las especialidades derivadas de su carácter inmaterial, le son aplicables muchos de los institutos propios de los derechos reales. Es decir, una marca, como un coche o una joya puede ser “vendido” -cedido-; puede ser “arrendado” -licenciado-; puede ser titularidad de varias personas a la vez -cotitularidad-; puede ser objeto de hipoteca mobiliaria (no puede ser objeto de prenda porque no es susceptible de posesión, se inscribe en el registro de hipotecas y se comunica a la Oficina de Patentes y Marcas), y embargo (art. 46). La regulación se caracteriza pues, por la indivisibilidad de la marca y la autonomía, es decir, en la consideración de la marca como un bien unitario y distinto de los demás bienes que conforman el patrimonio de su titular. La cesión de la marca es el negocio por el cual se transmite la titularidad de un derecho incorporal. Por tanto, mientras que un automóvil se vende, una marca se cede. Pero el negocio de “cesión” -si se quiere hablar de negocio y no de efecto jurídico- es un negocio abstracto, en el sentido de fungible causalmente porque la “causa” de la cesión es variable. Con esto se quiere decir que A puede ceder una marca de su propiedad a B por razones muy diferentes: porque se la vende (la marca se transmite a otra persona a título de compraventa), porque se la dona (donación), o porque se la cambia por otra cosa (permuta), etc. La licencia es el contrato por el que el titular cede el uso de la marca al licenciatario durante un período de tiempo determinado a cambio de un canon o renta periódica. Se clasifican en simples (o no exclusivas), y exclusivas. En el primer caso, el licenciante se reserva el derecho de utilizar la marca licenciada o conceder ulteriores licencias. A falta de pacto, será cuestión de interpretación del contrato y si no se deduce nada, se aplicará por analogía la presunción del art. 75 LP que prevé que en tal caso la licencia se entiende como no exclusiva. Si la licencia es exclusiva, el licenciante se compromete a no conceder otras licencias en la zona geográfica reservada y prohibir a los otros licenciatarios de otras zonas que utilicen la marca licenciada en zonas ajenas. Si además, el licenciante se obliga a no usarla él tampoco, estamos ante una licencia exclusiva reforzada.

12. El uso obligatorio de la marca y la caducidad: el caso Nike Las marcas tienen duración indefinida. La razón de este carácter ilimitado se debe, como ya se ha explicado, a que los signos distintivos no son un bien escaso y, por tanto, no hay razón alguna para tratar de limitar los derechos sobre las mismas. Además, limitar la duración de las marcas perjudica a los consumidores elevando los costes de distinguir los productos y servicios porque el fabricante tendría que cambiar de marca -e informar a los consumidores de dicho cambio- cada vez que caducara su derecho de marcas. Pero que las marcas no caduquen no significa que no sea una buena idea imponer el uso obligatorio de una marca (directo o indirecto). Con ello se trata de evitar toda una serie de prácticas abusivas y fraudulentas que consistían en

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el registro de marcas con la esperanza de convertirlos en bienes de alto valor económico simplemente por su efecto de impedir a un tercero el uso de dicha marca, pero sin valor indicativo para el titular ("atesoramiento" de marcas). Los principios fundamentales se recogen en el art. 39 LM: si en un plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que ha sido registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca no podrá renovarse y, sobre todo, caducará (art. 55 c LM). Caducidad que se declara por sentencia que ordenará la cancelación del registro. El caso Nike ha planteado el problema17. Los hechos fueron los siguientes18: “En 1932, fue registrada por la entidad Rosell S.A. la marca 88.222, consistente en una imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia, con el subtítulo del nombre de la diosa en lengua griega (NIKE, que en griego clásico significaba Victoria; fonéticamente en castellano niqué), para diversos tipos de prendas de vestir… Esta marca fue adquirida por D. Juan Amigó… en 1982 y no había sido usada en modo alguno… El propio año 1982, el titular de la marca… cede su explotación temporal a la mercantil Cidesport, y grava el dominio de la marca en 1985 con un usufructo en favor de Dª Flora Bertrand… madre de los principales accionistas y consejeros de Cidesport. La empresa - aunque con otro nombre - mantenía relaciones comerciales desde 1979 con la firma americana titular de la marca NIKE (en castellano, naiki) de productos deportivos, por las cuales Cidesport distribuía en exclusiva en España diferentes productos de la marca americana. Cidesport continuó como distribuidora y, a partir de 1985, también licenciataria para fabricar las prendas deportivas, hasta finales de 1989. En consecuencia, Cidesport era al tiempo licenciataria de la marca 88.222 y de las marcas de Nike International Ltd. Consta probado que desde 1982 hasta finales de 1989 Cidesport no utilizó en modo alguno la marca 88.222 - totalmente desconocida en el mercado - sino las marcas de Nike International en la forma característica y hoy consagrada en el mercado mundial y español. Algunas de las marcas americanas estaban registradas igualmente en España a favor de Nike International Ltd., pero otras - sobre las que versará el proceso - no. Cuando se rompen las relaciones comerciales con la firma americana, Cidesport utiliza a partir de enero de 1990 la marca <<constituida por el vocablo NIKE en letras mayúsculas de color blanco y enmarcadas en un cuadrado de fondo rojo, pero sin el swoosh>>19. Desde febrero o marzo de 1991, Cidesport utiliza una etiqueta con forma de librillo de dos hojas, cuya cara externa está constituida por un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra NIKE, con letras blancas inclinadas a la derecha, mientras en la cara interna del librillo de la etiqueta se contiene una

17 V., para lo que sigue, C. FERNÁNDEZ-NOVOA, “Uso ficticio de la merca propia y uso ilícito de la marca ajena”, LA LEY, 28.1.2000, p 1 ss. 18 A. CARRASCO, “Mala fe, prescripción e incongruencias en el caso Nike, LA LEY 30.3.2000 p 1 ss. 19 La Audiencia de Barcelona declara que estos signos usados por Cidesport son <<completamente distintos>> de la marca mixta 88.222, ya que <<la utilización del vocablo Nike por Cidesport, sin la estatua de la diosa griega, con una inclinación de letras y sobre unos fondos idénticos a los empleados por Nike International Ltd., significa un cambio esencial de los elementos identificadores de la marca núm. 88.222 y la utilización de otras distintas, en concreto, de aquellas que con apoyo en el registro o sin él ha usado como propias Nike International Ltd.>>.

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versión modernizada de la estatua de la diosa griega. Esta etiqueta es exterior a las prendas que se comercializan y en el estampado de la grafía NIKE en dichas prendas no aparece nunca la imagen de la Victoria de Samotracia. Aunque dispone de otras marcas inscritas en España y no discutidas en este proceso, Nike International obtiene en España los registros de marcas 1.156.105 y 106, el día 2 de julio de 1990 (publicación 16 de enero de 1991) para productos de las clases 18 y 25 del Nomenclátor. La marca cuyo registro se obtiene es la ya conocida marca mixta NIKE con letras mayúsculas inclinadas a la derecha y flanqueadas por el swoosh. D. Juan Amigó Freixas y Dª Flora Bertrand solicitan el 22 de enero de 1991 la nulidad de estas marcas y demandan a tal fin a Nike International y a American Nike. El 31 de julio de 1991 Nike International formuló demanda contra los titulares de la marca 88.222 y contra Cidesport solicitando declaración de caducidad de la marca 88.222 por falta de uso. Ambas demandas se acumularon”. Por tanto, la cuestión discutida fue básicamente si Cidesport -titular de la marca Nike con la victoria de Samotracia- había perdido su derecho de marca, porque éste había caducado como consecuencia de la falta de uso. Si, efectivamente, la marca había caducado, entonces la concesión de la marca Nike a Nike International Ltd., había sido correcta y no era nula20. Si, por el contrario, la marca no había caducado, la concesión a Nike International Ltd., no procedía porque se trata de marcas, si no idénticas, sí confundibles. “Juzgado de Primera Instancia y Audiencia Provincial de Barcelona estimaron la demanda de caducidad por falta de uso por lo que no entraron a conocer la pretensión de nulidad acumulada. El Tribunal Supremo casa la sentencia de instancia, declara que la marca 88.222 no está caducada y que son nulas las marcas de Nike International, por considerarlas confundibles con aquélla; obliga a los demandados a cesar en el uso de tales marcas aunque no les condena a indemnizar a los actores por considerar el TS que Nike International y American Nike no procedieron de mala fe”. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 9 de febrero de 2004, resuelve dos recursos de amparo presentados por Nike International LTD y American Nike, S.A. En el fallo se otorga el amparo solicitado por estas sociedades, declarándose que se ha vulnerado el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); al mismo tiempo, se acuerda restablecer a las recurrentes en su derecho y, a tal fin, anular la sentencia núm. 779/99, de la Sala de lo Civil del TS de 22 Sep. 1999, dictada en el recurso de casación núm. 1.172/95, así como el auto de 4 Nov. 1999 por el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la referida sentencia, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse la sentencia, a fin de que por la Sala de lo Civil del TS se dicte nueva sentencia debidamente motivada y acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Supremo dicta de nuevo sentencia el 28 de marzo de 2005, en la que confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictaminando la caducidad de la marca 88. 222 y fallando a favor de Nike International LTD y American Nike, S.A. En la misma se establece que, “de la apreciación comparativa expuesta se deduce, --tanto por la semi-ocultación y relegación a la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y más significativo, como

20 Este asunto queda resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005, (Sala 1ª, ponente Sr. Corbal Fernández, publicada en el Diario La Ley del 16 de agosto de 2005).

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por la grafía del elemento denominativo y su colocación en la primera, en donde viene a resaltar respecto del conjunto, a cuya expresión Nike se añaden además unas palabras en lengua inglesa y en relación con el deporte--, que la conclusión de las sentencias de instancia (la de la primera en cuanto asumida por la de la apelación) es coherente y razonable”, (FJ 11º). La cuestión capital en el caso Nike era si Cidesport, que tenía registrada la marca Nike como marca mixta, esto es, formada por la palabra Nike junto con el dibujo de la Victoria de Samotracia, al utilizarla en la forma que hemos reproducido más arriba (en un cuadernillo de dos hojas en cuya hoja exterior sólo aparecía la palabra Nike y en la cara interior la victoria modernizada) había utilizado real y efectivamente la marca o no, porque, en caso negativo, había que concluir que la marca mixta había caducado por falta de uso ya que habían pasado más de cinco años desde que se utilizara por primera vez y la caducidad no habría quedado sanada porque el titular no habría empezado a usarla tres meses antes de que se interpusiera la acción de caducidad. La Audiencia consideró que tal uso por parte de Cidesport no constituía uso de la marca registrada porque “los signos real y efectivamente utilizados (por Cidesport son) completamente distintos” (a los registrados). El Tribunal Supremo, por el contrario, en Sentencia de 22 de septiembre de 1999 (LA LEY 15.11.1999, nº 11763) sostuvo lo contrario, que “configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra Nike -exactamente como se registró- como segunda hoja de un cuadernillo en el que la primera figura la palabra Nike en blanco sobre fondo rojo no se puede estimar como un cambio sustancial y sí correcto o normal”. Fernández Novoa sostiene que, atendiendo a lo que percibiría un consumidor medio atento y perspicaz, “pensará razonablemente que el signo reproducido en la hoja externa del librillo es la marca de tales productos; y que en la hoja interna de tal librillo se contiene bien una información complementaria (precio, composición, instrucciones de uso etc) o bien un signo ulterior que identifica una gama concreta dentro del conjunto de los correspondientes productos. En efecto, la hoja o cara externa del citado librillo debe considerarse… como la parte captatoria de la atención del consumidor: al adoptar la decisión de comprar el producto portador de este librillo, un consumidor… se guiará por el signo reproducido en la hoja o cara externa y no fijará su atención en la cara interna”. Nuestra conclusión sería que Cidesport tenía razón respecto a que había vuelto a usar la marca más de tres meses antes de la demanda de caducidad). Exigir la buena fe subjetiva (ignorar que va a ser demandado) para este período parece contrario a la Directiva. Cuestión distinta es que la rehabilitación deba producirse también en el caso de que el titular vuelva a usar la marca cuando un tercero esté usando una marca idéntica o confundible con la marca caducada. La aplicación de las reglas sobre la marca notoria y renombrada, llevarían a concluir que la rehabilitación -mediante la reanudación del uso- no puede producirse cuando hay un tercero que la ha convertido en una marca notoria o renombrada. Como decíamos antes, el legislador no tiene interés en impedir que se rehabilite la marca caducada cuando no hay intereses de terceros afectados. Pero tal juicio debe ser diferente cuando, como en este caso, hay un tercero -Nike International- que viene usándola. En tal supuesto, permitir la rehabilitación no parece compadecerse con la exigencia del art. 53.1 a) de que no se haya ejercitado, por un tercero, la

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acción de caducidad. Si la presentación de una demanda de caducidad impide la rehabilitación, con más razón debe impedirla el uso por un tercero de la marca caducada. Además, el uso concreto de la marca -escondiendo la Victoria de Samotracia- constituye un uso real y efectivo pero contrario a las exigencias de la buena fe objetiva porque, en la forma concreta en que se usó constituye un aprovechamiento de la reputación ajena y un acto de confusión. Por tanto, Nike International debería haber obtenido una declaración judicial que impidiera a Cidesport utilizar su marca en una forma nueva (nunca había separado la palabra de la Victoria de Samotracia) que tenía como objetivo hacer creer a los consumidores que los productos marcados procedían de la reputada firma norteamericana.

13. El nombre comercial21

Un empresario puede utilizar un nombre distinto de su nombre propio para ejercer su actividad. A ese nombre se le denomina nombre comercial. Con ello, los empresarios conseguían objetivar o separar el ámbito de la actividad empresarial que realizaban, del ámbito de su actividad personal . Además, al tratarse de nombres de carácter permanente, si se producía un cambio de titularidad del negocio, no era necesario cambiarlo. Su régimen es prácticamente idéntico al de la marca pero el derecho se adquiere, como hemos explicado, no sólo por el registro, sino también por el uso.

DERECHO DE PATENTES

14. Función económica del derecho de patentes: costes del monopolio y competencia ineficiente por inventar

El fundamento del derecho de patente es que la sociedad se beneficia de las innovaciones obteniendo, a menudo, beneficios que superan notablemente los costes de desarrollo del inventor. La diferencia entre los costes de desarrollo y el beneficio para la sociedad (en forma de lo que la sociedad estaría dispuesta a pagar por la innovación), es decir, la renta de la invención se le atribuye al inventor concediéndole un derecho de monopolio. De no ser así, la competencia de los imitadores desalentaría la innovación haciéndola irrentable. Esta es la doctrina tradicional que justifica la patente como una recompensa. Los autores neoclásicos pensaban que un monopolio temporal limitado otorgado a un inventor era una buena forma de recompensar los riesgos y gastos asumidos por el inventor.

15. Patentes y modelos de utilidad

La ley regula las patentes y los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son "patentes menores", esto es, invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación" (art. 143.1 LP). Pueden

21 Arts. 87 a 91 de la LM 17/2001, de 7 de diciembre.

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distinguirse los modelos de utilidad de los diseños industriales. La regulación de éstos se articula en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y, a través de ellos, se protege la forma nueva dada a un producto. Es decir, no es un producto técnicamente nuevo, sino estéticamente nuevo. Si de la nueva forma se deduce una ventaja práctica para su uso o fabricación, la protección se dará por modelos de utilidad. Ejemplos de modelos de utilidad, la resolución del problema del combado de los tubos de los toldos (STS 19.12.88 R 9993)

16. Requisitos de patentabilidad

Se denominan requisitos de patentabilidad a las características que ha reunir un producto o proceso o idea para merecer una patente. Según el art. 4.1 LP, son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por invención se entiende un problema técnico planteado y resuelto. Sólo se cumplen tales características si un tercero, aplicando las instrucciones contenidas en la solicitud de patente, puede obtener el resultado previsto en ella (ejecutabilidad v., art. 83 CPE). No son invenciones los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos (art. 4.4 LP). Los descubrimientos porque no son invenciones. Conceder una patente al descubridor provocaría un bloqueo del progreso técnico. El ejemplo más famoso es el intento de Morse de registrar como patente el electromagnetismo aplicado a las telecomunicaciones. Teorías científicas son la explicación comprobada o hipotética de un fenómeno y los métodos matemáticos se alejan de cualquier técnica concreta. Tampoco lo son las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética. No porque no sean susceptibles de aplicación industrial (v. diseño) sino porque están protegidas por las normas de propiedad intelectual. Tampoco los métodos de aprendizaje o de ejercicio de actividades intelectuales, económicas o juegos ni la forma de presentar las informaciones (señales de tráfico, bandas magnéticas, símbolos informativos...). Algunas invenciones no son patentables. Son las llamadas excepciones a la patentabilidad (art. 5 LP), que incluyen las que sean contrarias a la moral o al orden público y las que realizadas en el campo de la naturaleza animada. Del primer tipo seria la patente de una máquina de tortura. Las invenciones han de ser novedosas (art. 6 LP), mundialmente. Desde la teoría de la recompensa (aún en sentido débil), sería absurdo que se concediese un "premio" a alguien que no ha aportado nada nuevo al acervo común y, mucho menos, un derecho de monopolio. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, los conocimientos que en ese sector existen en el momento de la solicitud incluyendo todo lo hecho público hasta ese momento y los conocimientos representados por las solicitudes de patentes de fecha anterior (art. 6.2 LP). Esta norma tiene el objeto económico de incentivar el registro lo más pronto posible con lo que se eliminan los costes (que al final son costes sociales), que para el inventor supone mantener en secreto el invento para evitar que otros lo

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copien. Negando el derecho a patentar si se divulga el invento, se incentiva a registrar pronto y se evitan los costes de mantenimiento en secreto. Tampoco se considera que excluye la novedad el hecho de tratarse de una sustancia conocida si lo que se reivindica es una determinada utilización terapéutica. La función económica de esta norma es evitar el despilfarro (disipación de rentas), en la búsqueda de nuevas sustancias terapéuticas. Al parecer hay suficientes sustancias y el problema (y lo más caro), es comprobar los efectos terapéuticos. Permitiendo registrar el efecto de una determinada sustancia, se incentiva la comprobación de dichos efectos. El segundo requisito de patentabilidad es que haya existido actividad inventiva, lo que significa que en la invención que se pretende patentar ha de haber existido un "proceso intelectual" que merezca la recompensa. Desde este punto de vista, a las pequeñas mejoras no hay que darles el premio de la patente, porque dichas mejoras se producen igualmente sin patente, mientras que si les concede patente se dejaría sin sentido a las patentes pioneras. Un argumento mejor para negar la patente en estos casos es que si se concediera patente estaríamos promoviendo "una carrera entre abogados pioneros y no entre inventores pioneros”. La articulación jurídica de este requisito la formula el art. 8 LP, diciendo que no hay patente si la invención deriva de manera evidente del estado de la técnica para un experto. Es decir, si un experto, a partir de la situación tecnológica actual podría haber deducido el producto, proceso etc. de manera evidente o dicho de otra forma, si la invención estaba dentro de una patente anterior. El tercer requisito es el de la susceptibilidad de aplicación industrial. Este requisito excluye la patentabilidad, por ejemplo, de los tratamientos quirúrgicos o terapéuticos del cuerpo humano (art. 4.6 LP). Lógicamente, sí que son invenciones susceptibles de aplicación industrial los productos o aparatos destinados a dichos tratamientos. Tampoco son patentables las ideas de negocio (v., miscelánea). Lo normal es que el derecho patrimonial de patente no pertenezca al inventor sino a la institución para la que trabaja.

17. El procedimiento de concesión de la patente

Tradicionalmente han existido dos sistemas de concesión de la patente. El primero es el sistema de simple registro. Bajo este sistema, la administración se limita a comprobar que se cumplen los requisitos formales pero no realiza un examen para comprobar si efectivamente se trata de algo novedoso y si ha habido actividad inventiva. Este sistema era el francés y el español anterior a la ley de 1986. Da lugar, lógicamente, a patentes débiles, es decir, a patentes de escaso valor económico (como bien de intercambio), porque los que la adquieren no pueden estar seguros de que no se les anule porque se concedió sin ser novedosa. Por eso, las patentes se conceden sin garantía del Estado y sin perjuicio de mejor derecho de tercero.

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El segundo sistema es el de examen previo. Bajo este sistema, las patentes que se conceden son patentes fuertes porque la administración examina que la solicitud cumpla los requisitos sustanciales. Este sistema se caracteriza porque la Oficina de Patentes comprueba que en la solicitud se dan, efectivamente, los requisitos de patentabilidad, esto es, de novedad y actividad inventiva. Básicamente, la administración averigua si, realmente, estamos ante una invención. Este segundo sistema es muy caro y lento, pero su implantación, prevista en la Ley de Patentes (Disp. Trans. 5º), se ha llevado a cabo en virtud de dos Reales Decretos para algunos sectores22. + El sistema utilizado por la Oficina Europea de Patentes, es el de examen previo. Así, en primer lugar, la Oficina comprueba que la solicitud reúne los requisitos formales; elabora un informe sobre el estado de la técnica y examina de oficio el cumplimiento de los requisitos de novedad y actividad inventiva (v., arts. 91 ss Convenio de la Patente Europea). Dado que la obtención de una patente europea permite obtener la misma protección que una patente nacional en cada uno de los territorios nacionales de los países miembro que hubieran sido designados, esto es, cada uno de los territorios para los que el solicitante desea obtener un derecho de patente, es lógico que se refuerce la tendencia a concentrar las solicitudes en la Oficina Europea y no en la española. Un sistema intermedio -recogido en los arts. 31 ss LP- consiste en elaborar un informe documental sobre el estado de la técnica pero manteniendo el sistema de oposiciones, de forma que el solicitante de la patente pide a la oficina que elabore el informe y, a la vista de éste, decide si modifica o retira la patente. Este sistema intermedio se inicia por la OEPM que examina la solicitud, determinando si se han cumplido los requisitos formales y si concurren los requisitos de patentabilidad. Ahora bien, respecto de la novedad, la Oficina sólo determina que, al menos, la solicitud no se refiere a un procedimiento que carece de novedad de forma notoria o manifiesta. Tras este análisis, la Oficina se dirige al solicitante indicándole que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica. El acto a través del cual se inicia el procedimiento es la solicitud de patente. Hay una solicitud completa y una abreviada que tiene como efecto, únicamente, fijar la fecha de presentación, fecha que tiene gran importancia porque a partir de ella se cuentan los veinte años de vida legal de la patente. Los documentos que integran la solicitud son, en primer lugar, la instancia con el título para la invención y la relación de documentos que se acompaña además de la identificación del solicitante, la designación del inventor etc. La descripción del invento es la vía a través de la cual los círculos interesados pueden recibir información suficiente acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Además, sirve para fijar el ámbito del derecho de patente, pues la descripción deberá ser tenida en cuenta a efectos de las reivindicaciones. Según el art. 25 LP la invención debe describirse de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. En tercer lugar,

22 Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de alimentación. Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.

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las reivindicaciones. Por reivindicación se entiende lo que el inventor considera que entra dentro del ámbito de su invención "el territorio tecnológico" que considera suyo y determina el ámbito del monopolio (art. 26 LP). A su vez, descripción y reivindicación están muy relacionadas de forma que no se concederán reivindicaciones que no vengan justificadas por la descripción. Así, en el caso del ratón transgénico, los norteamericanos pretendían conseguir la patente no sólo para ratones sino para cualquier otro mamífero no humano. Se rechazó tal reivindicación porque "no hay instrucciones en la solicitud acerca de cómo podría obtenerse el mismo éxito con otros animales mamíferos". El caso más famoso es el Morse ya que de la descripción no se deducía que Morse hubiera resuelto los problemas para "cualquier medio de transmisión de informaciones mediante señales electromagnéticas".A la solicitud hay que añadir dibujos cuando sean necesarios para comprender la descripción o las reivindicaciones (art. 21.1 LP) y el resumen que no tiene una función mas que de información técnica. Si la Oficina de Patentes considera que una solicitud contiene más de una invención, lo comunicará al solicitante para que divida la patente en varias (art. 24 LP).

18. Efectos de la patente

El derecho de patente es un derecho de exclusiva semejante al derecho de propiedad, por lo que el titular de la patente tiene derecho a su uso y derecho a impedir a cualquiera la utilización del procedimiento patentado (ius prohibendi). Dicho derecho se extiende, territorialmente, al territorio español, de forma que el invento puede usarse -por su titular en España-, en el extranjero, sólo si en el país correspondiente la invención no está patentada por un tercero y a todos los países designados en el caso de una patente europea. Temporalmente, el derecho de patente dura veinte años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud (arts. 49-50 LP), pero el derecho a excluir a terceros de su utilización sólo comienza con la publicación de la concesión por lo que el período de “propiedad” es menor. En el período que transcurre entre la solicitud y la concesión hay sólo protección provisional (rectius, desde la publicación de la solicitud art. 59 LP), es decir, derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias si alguien utiliza la patente que se solicita. El derecho de patente -como el derecho de marca-, se agota, de acuerdo con el art. 52.2 LP, cuando el producto amparado por la patente ha sido puesto en el mercado español por el titular de la patente o con su consentimiento.

19. Obligación de explotar y licencias obligatorias El legislador se ha preocupado mucho por el problema de la falta de explotación de las patentes. Tratándose España de un país importador de tecnología donde el 80 % de las patentes están en manos de extranjeros, se pensó que una regla al respecto fomentaría el desarrollo tecnológico español la explotación industrial de dichas patentes. Dice la Memoria que acompañaba el Proyecto de ley que los extranjeros "generalmente se limitan a utilizar la patente española como monopolio no industrial, sino puramente comercial, a fin de asegurarse un mercado de exportación para los productos fabricados en su país de origen". El legislador español no podía, sin embargo, declarar -como en el caso de las

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marcas- la caducidad de la patente por la falta de explotación porque se lo prohíbe el art. 5 a) del Convenio de la Unión de París. El resultado ha sido que el art. 83 sigue imponiendo la obligación de explotar pero la consecuencia de la no explotación durante un plazo de cuatro años no es la caducidad sino la licencia obligatoria. La licencia obligatoria implica la intervención de la Administración Pública que impone un deber de contratar a una de las partes. El deber de contratar se impone al titular de la patente (art. 88), cuando no explote él mismo o mediante licencia la patente (salvo excusa justificada de la no explotación), en caso de dependencia entre las patentes (el de la segunda respecto de la primera y siempre que no haya competencia entre ambas), por necesidad de la exportación o por razones de interés público (art. 86).

20. El diseño industrial23 En pocas palabras, un diseño24 es la apariencia estética de un producto útil que hace que sea éste y no otro, diferenciándolo, por tanto, de otros productos de la misma especie. El legislador español, recogiendo las tendencias doctrinales, ha unificado conceptualmente en el término “diseño industrial” tanto las creaciones bidimensionales (dibujos, p. ej., el estampado de una tela), como las creaciones tridimensionales (modelos, p. ej., el diseño de una cafetera o un bolígrafo). Con relación a los requisitos exigidos para el registro de un diseño, el art. 5 dispone que son susceptibles de registro los diseños que sean nuevos y posean carácter singular. En la actualidad, resulta pacífico el sostener que la novedad que debe exigirse a los diseños no tiene la misma naturaleza que la novedad que las legislaciones imponen a las patentes, en la medida en que las innovaciones estéticas presentan una naturaleza esencialmente distinta de las innovaciones técnicas y, consecuentemente, el requisito de la novedad pierde sus presupuestos y su función cuando se aplica al diseño. Por tanto, el concepto de novedad descansa sobre dos pilares: en el hecho de la divulgación y en la identidad entre el diseño que se pretende registrar en relación con los diseños registrados anteriormente. Se adopta el concepto de novedad según la concepción alemana, es decir, que lo nuevo es “lo que no se haya puesto a disposición del público”, que equivale a lo no conocido. En síntesis, la novedad exigida a los diseños se diferencia del concepto de novedad exigida a las patentes y a los modelos de utilidad, en la medida en que en éstos se valora el estado de la técnica y en los diseños industriales se valora que la apariencia externa de un producto enriquezca el patrimonio de las apariencias totales o parciales de los productos a los que se incorpora el diseño.

23 Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. 24 El art. 1.2 a), establece el siguiente concepto de diseño: “La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”.

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Por lo que se refiere al carácter singular25, si comparamos el requisito de la novedad con el del carácter singular, el primero implica una comparación objetiva, casi fotográfica entre los diseños confrontados. Sin embargo, el carácter singular obliga a realizar una comparación global de los diseños en cuanto a las similitudes y diferencias entre los mismos. La duración de la protección se regula en el art. 43, otorgándose por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha (art. 43).

25 El art. 7.1 de la Ley de protección jurídica del diseño industrial dispone que, “se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”.