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Título: “Licenciamiento de patentes de invención”

Tipo de trabajo: Monografía

Cátedra: “Sociedades y contratos modernos”

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Departamento de Posgrado,

Carrera de Especialización en Asesora Jurídica de Empresas

Autora: Erica Lerner

Fecha: Febrero de 2003

- I -

INTROITO

El presente trabajo se propone analizar una figura contractual de

significativa importancia en el actual y globalizado mundo de los negocios: los

contratos de licencia de patentes.

Para ello partiremos de una brevísima reseña sobre el origen de lo que hoy

conocemos como patentes, la importancia de las mismas en el desarrollo de nuevas

tecnologías y su regulación en nuestro derecho. A continuación nos adentraremos en

el estudio específico de las licencias, en tanto instrumentos jurídicos que facilitan el

aprovechamiento de las tecnologías protegidas por las patentes. Así, analizaremos su

concepto, naturaleza jurídica, caracteres esenciales, clasificaciones, duración, ámbito

espacial y su tratamiento en nuestro derecho positivo. Luego trataremos los derechos

y obligaciones de las partes contratantes y mencionaremos las cláusulas más

habituales pactadas en estos contratos. Posteriormente analizaremos las cesiones y

sublicencias y, por último, expondremos nuestras conclusiones.

- II -

¿QUÉ ES UNA PATENTE DE INVENCIÓN?

1.- Orígenes, desarrollo e importancia

Una patente es una concesión del Estado para explotar exclusivamente una

invención durante un perído determinado.

2

Si bien el concepto de patente es fácil de definir, no lo es tanto el explicar en

pocas líneas el complejo sistema vigente –tanto a nivel internacional como local- que

regula lo relativo a la solicitud, otorgamiento y protección del monopolio exclusivo

sobre un invento. A los efectos de nuestro trabajo, sólo nos referiremos a los aspectos

más trascendentes del sistema de patentes, los cuales nos servirán luego para

comprender el verdadero alcance de los contratos de licencia bajo estudio.

El actual régimen de patentes no es producto de un esquema teórico elaborado

para proteger los avances tecnológicos del mundo moderno. Por el contrario, su

estructura actual obedece, en gran medida, a la evolución que el derecho exclusivo

sobre las invenciones propias ha tenido a lo largo de por lo menos seis siglos.

Las primeras patentes datan de fines de la Edad Media y comienzos de la Edad

Moderna, coincidiendo su otorgamiento con una expansión considerable del comercio

y de la industria en Inglaterra, Francia y los territorios que actualmente ocupan

Alemania, España, Italia y Suiza. Por entonces no había atisbos siquiera de una

regulación sistemática del instituto de la patente, sino que los soberanos o autoridades

republicanas –según el caso- otorgaban concesiones de exclusividad a determinados

individuos o grupos para que explotaran dentro de sus territorios sus inventos o

nuevas técnicas industriales.

El reconocimiento jurídico de los derechos exclusivos de los inventores sobre

sus invenciones lo encontramos recién en la Constitución de los Estados Unidos de

América de 1787 y en la ley de patentes francesa de 1791, producto esta última del

contexto ideológico de la Revolución Francesa.

El siglo XIX fue fértil en el desarrollo de sistemas nacionales e internacionales

de protección de las invenciones1, en tanto que durante el siglo XX se consolidó

definitivamente el establecimiento de tales regímenes mediante la creación de

diferentes sistemas de armonización y reconocimiento globales de los derechos sobre

las invenciones2.

1 Durante esta centuria se generalizó la legislación sobre patentes en los continentes europeo y americano.

En 1883 se suscribió el Convenio de París, el cual hoy en día continúa vigente y es considerado el tratado

internacional de mayor trascendencia en materia de patentes de invención. 2 En 1994 se firmó el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio), en el marco de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales

Internacionales. Este acuerdo amplía y complementa el ámbito de protección del Convenio de París. El

3

Hoy en día las patentes constituyen instrumentos jurídicos destinados a

promover el desarrollo técnico, formando parte de un sistema más amplio de

protección de creaciones tecnológicas junto con los derechos sobre los secretos

industriales y comerciales (know-how), los modelos de utilidad, los diseños

industriales, las variedades vegetales, las innovaciones en materia de biotecnología,

etc. Al concederse monopolios sobre las invenciones, se permite que quien las realice

tenga exclusividad en la explotación de las mismas y se apropie de los beneficios

derivados de su esfuerzo e inversión en investigación y desarrollo.

2.- Las patentes en el sistema jurídico argentino

El derecho del inventor sobre su invención tiene consagración

constitucional. Así, el artículo 17 de nuestra Carta Magna establece, en su parte

pertinente: “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o

descubrimiento por el término que le acuerda la ley”.

A fin de hacer operativa esta norma, en 1864 se dicta la primera ley nacional de

patentes de invención (Nº 111), la cual estuvo vigente hasta 1995, año en que

comienza a regir la actual Ley de Patentes Nº 24.4813 (en adelante “L.P.”). Esta última

fue sancionada a efectos de reemplazar a una norma que ya tenía más de 130 años de

vigencia y no se compadecía con las tendencias modernas en materia del derecho de

patentes. En particular, se procuró adecuar la legislación a las exigencias del Acuerdo

TRIP’s, el cual había sido aprobado por el Congreso Nacional mediante la ley Nº

24.4254.

Pueden ser titulares de patentes las personas físicas o jurídicas, nacionales

o extranjeras, que tengan domicilio real o constituido en el país (art. 3 de la L.P.). El

plazo de duración de una patente es de veinte años improrrogables, contados a partir

TRIP’s integra el Acta de Marrakech, mediante la cual se establece la Organización Mundial del

Comercio. Otros acuerdos firmados en materia de patentes son el Tratado de Cooperación en materia de

Patentes ("PCT", 1970), la Convención Europea de Patentes (1973), el Régimen Común sobre la

Propiedad Industrial (Pacto Andino, Decisión 344, 1993), entre otros. 3 Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96). Modificada por la Ley 25.859,

B.O. 14/01/04).. 4 El TRIP’s establece estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad industrial, los

cuales deben ser garantizados en las leyes de patentes de cada país miembro.

4

de la fecha de presentación de la respectiva solicitud ante la autoridad de aplicación,

que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (conf. arts. 35 y 90 de la L.P.).

Son patentables “las invenciones de productos o de procedimientos,

siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de

aplicación industrial” (art. 4 L.P.). A los efectos de la norma legal:

� Se considera invención a toda creación humana que permita transformar materia

o energía para su aprovechamiento por el hombre (art. 4 inc. a).

� Es novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica

(art. 4 inc. b), entendiéndose esta última como el conjunto de conocimientos técnicos

que se han hecho públicos, ya sea antes de la fecha de presentación de la solicitud de

patente o de la de prioridad establecida por el Convenio de París (conf. art 4 inc. c).

� Hay actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se

deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente

versada en la materia técnica correspondiente (art. 4 inc. d).

� Hay aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención

de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como

comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería,

las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios (art. 4 inc. e).

La concesión de una patente de invención confiere a su titular los

siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la materia patentada sea un producto, el de impedir que terceros, sin su

consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o

importación del producto objeto de la patente (art. 8 inc. a de la L.P.)

b) Cuando la materia patentada sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin

su consentimiento, realicen el acto de utilización del mismo (art. 8 inc. b de la L.P.).

La función esencial de la patente es, pues, otorgar a favor de su titular un

derecho exclusivo y erga omnes respecto del invento que constituye su objeto. Tal

derecho es caracterizado como un ius prohibendi, o como una facultad de exclusión de

terceros respecto de la explotación de la patente. El mismo adquiere efectividad en

virtud de la posibilidad de imponer sanciones a quienes lo infrinjan.

5

Asimismo, otro derecho del propietario de la patente es el de cederla o

trasferirla por cualquier medio lícito y a concertar contratos de licencia (art. 8, primer

párrafo).

3.- Importancia de las licencias de patentes

Los contratos de licencia han adquirido una significativa relevancia en la

rentabilidad económica de las patentes. En virtud de los mismos, se permite el

aprovechamiento -por parte de una o más partes- de la invención patentada, a cambio

de una contraprestación para su titular y sin que éste pierda su derecho de propiedad.

Esta figura permite a las empresas interesadas en el aspecto productivo el

acceso a las modernas tecnologías que no puedan desarrollar por sus propios medios

por no disponer de la capacidad tecnológica necesaria o no resultarles

económicamente rentable. Las personas y empresas dedicadas a la investigación y el

desarrollo, a su vez, encuentran en este negocio un medio de financiar tales

actividades y abaratar costos, al dividir en forma más racionalizada las tareas relativas

al proceso de fabricación, distribución y comercialización.

Esta figura contractual se caracteriza muchas veces por su

internacionalidad (por ejemplo, la nacionalidad extranjera del licenciante, insumos

importados para explotar la patente, etc.), por lo que requiere una regulación

cuidadosa y detallada de las posibles contingencias contractuales. También precisa de

una muy clara redacción a fin de que las disposiciones contractuales se adapten

adecuadamente a la tecnología involucrada en la licencia.

A continuación analizaremos el tratamiento jurídico de estos contratos.

- III -

INTRODUCCION A LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTE

1.- Definición y naturaleza jurídica

6

La licencia de patente es un contrato en virtud del cual el titular de una patente

(licenciante) autoriza a un tercero (licenciado o licenciatario) a explotar la invención

patentada.5.

Las licencias constituyen instrumentos de significativa importancia para la

valorización y cumplimiento de las funciones económica y tecnológica de las patentes.

Pueden otorgarse en el marco de una relación contractual aislada entre el titular de la

patente y el tercero al que se autoriza la explotación de su invención, o bien

extenderse en el ámbito de relaciones de colaboración entre empresas o de contratos

asociativos de envergadura. Asimismo, es muy frecuente la concesión de licencias de

explotación por parte de las casas matrices de empresas multinacionales a favor de sus

subsidiarias o sucursales locales.

Al otorgar una licencia, el patentado pierde el derecho de exclusividad que la

ley le otorga sobre su invención toda vez que, en virtud del contrato, se obliga a no

ejercer frente a su cocontratante el ius prohibendi inherente a la patente (art. 8 de la

L.P.).

Encontramos diferentes definiciones que la doctrina ha elaborado para

conceptualizar jurídicamente a los contratos de licencia, las cuales se relacionan con el

contenido esencial que cada uno de los autores le asigna al contrato. En tal sentido se

ha dicho:

1) La licencia es un permiso dado por el patentado (titular de la patente) para que

terceros exploten su invento contra pago de una compensación y por un tiempo

determinado6.

2) El contrato de licencia es “aquél que tiene por objeto la autorización de la

explotación, por una de las partes (el licenciatario), de la invención patentada por

la otra (el licenciante)”7.

3) La licencia es el contrato por “el cual el titular de una patente autoriza a alguien a

usar o explotar la invención sin transferirle la propiedad8”.

5 Como veremos más adelante, en algunas ocasiones el licenciante no es propietario de la patente en

cuestión, sino un licenciatario del patentado a quien éste otorgó el derecho de conceder sublicencias.

6 BREUER MORENO, P.C., Tratado de Patentes de Invención Vol. II pág. 468, Ed. Abeledo-Perrot,

Buenos Aires, 1957.

7

4) Es el contrato por el cual el titular de una patente concede a un tercero, en todo o

en parte, el goce de su derecho de explotación, mediante el pago de una

contraprestación9.

5) La licencia es el derecho que el titular de una patente otorga a un tercero para

explotar la patente, sin que este derecho implique una cesión parcial de su propiedad

sobre la patente10.

6) Constituye un compromiso por el titular de una patente de no ejercer su derecho de

excluír a terceros bajo la misma, contra el licenciatario, cuando éste utilice la

invención11.

7) Contrato de licencia es la prescindencia, por parte del titular de un derecho de

propiedad industrial, de hacer uso frente al licenciatario de su derecho a prohibirle a

éste la explotación del objeto de tal derecho12.

Como vemos, para algunos autores el elemento esencial de la licencia es una

conducta positiva del titular de la patente conforme la cual éste otorga a un tercero

una autorización para utilizar la invención patentada. Ello importa la obligación de

asegurar al tercero el uso pacífico de la materia patentada. Para otros, lo fundamental

del contrato es una mera tolerancia del patentado respecto de la explotación de la

patente por un tercero. Dicho de otro modo, aquél asume la obligación de no ejercer

contra el tercero las acciones inherentes a la exclusividad que le otorga la patente.

Conforme la terminología de nuestro Código Civil, para los primeros lo esencial de la

licencia es un hecho positivo, en tanto que para los segundos es un hecho negativo13.

7 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, Contratos de licencia y de Transferencia de Tecnología,

pág. 20, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1980. 8 GAMA CERQUEIRA, Tratado da Propiedade Industrial, T. I Nº 134, cit. por BREUER MORENO: Ob.

citada. 9 BURST, J.J., Breveté et Licencié, París, 1970, pág. 17, cit. por CABANELLAS de las CUEVAS: ob.

citada. 10

POUILLET, Eugène, Traité Théorique et Pratique des Brevets d’Invention et des Secrets de Fabrique,

6ºedición, París, 1915. 11

COSTNER, T.E., Patent Licensing Transactions T. I, Nueva York, 1976, cit. por CABANELLAS de

las CUEVAS: ob. citada. 12

HENN, Patent and know how Lizenzvertrag, pág. 29, cit. por Etcheverry, Raúl A., Derecho Comercial

y Económico – Contratos- Parte Especial -, pág. 68, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995. 13

El art. 1169 del Código Civil establece: “La prestación, objeto de un contrato, puede consistir en la

entrega de una cosa, o en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una apreciación

pecuniaria”.

8

A efectos de zanjar las discrepancias acerca de cuál es elemento típico del

contrato, se ha pretendido asimilarlo a tradicionales figuras contractuales

tradicionales, tales como el usufructo, la locación de cosas y la cesión de derechos.

Pero ocurre que, si bien la licencia se asemeja en algún grado con dichas figuras, tal

encuadramiento es relativo, por lo cual no podemos encontrar la naturaleza jurídica

del contrato en ninguna de las categorías mencionadas.

Tenemos, pues, que la licencia es un contrato de naturaleza especial, o bien,

un contrato atípico o innominado (cfr. art. 1143 del Código Civil). Por lo tanto, para

definir su elemento esencial habrá que analizar, en cada contrato en particular, el

grado de responsabilidad que asume el titular de la patente hacia el tercero al otorgar

la licencia. Según sea el caso podremos hablar de una obligación de tolerancia, o bien

de una obligación de posibilitar –mediante acciones concretas- la explotación de la

patente.

2.- Elementos y caracteres de los contratos de licencia Las licencias no se encuentran expresamente reguladas en nuestro

ordenamiento. Por lo tanto, son regidas por los principios del derecho común -sobre

todo, los artículos 1137 a 1216 del Código Civil referidos al consentimiento, sujetos,

objeto, formas, prueba y efectos de los contratos- y determinadas normas de la L.P. y

la Ley de Transferencia de Tecnología.

La licencia puede estar sometida a cualquier condición que las partes

acuerden, siempre y cuando ellas no contravengan lo dispuesto por el art. 953 del

Código Civil. Así, no se podrán pactar cláusulas de cumplimiento imposible, ilícitas,

contrarias a las buenas costumbres, prohibidas por las leyes, opuestas a la libertad de

acciones o de conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. De lo

contrario, tales cláusulas serán declaradas nulas, sin perjuicio de que el contrato en sí

sea anulado si su objeto no se condice con lo establecido en el artículo citado.

En relación al objeto, se aplican también las restricciones que pesan para los

contratos en general (artículos 1167 a 1179, inclusive, del Código Civil). Asimismo, el

objeto de las licencias no puede entrar en colisión con la normativa de la Ley de

Defensa de la Competencia (art. 38 de la L.P.).

9

En cuanto a la personalidad de las partes, pueden celebrar contratos de licencia

todos los entes de derecho capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.

Entre las principales características contractuales de las licencias,

coincidimos con Cabanellas14 en que gozan de los siguientes atributos:

a) Comercialidad. Aunque no se encuentran legislados en el Código de Comercio, ni

mencionados en la enumeración de los actos mercantiles del art. 8 de dicho

ordenamiento, la interpretación amplia que la doctrina y jurisprudencia han hecho

sobre aquéllos15, nos permite a nosotros reconocer su carácter esencialmente

comercial.

b) Bilateralidad. Los contratos de licencia son bilaterales en tanto engendran

obligaciones recíprocas (art. 1138 del Código Civil) para el licenciante y

licenciatario. Excepcionalmente podrán tener carácter unilateral cuando la licencia

sea gratuita y no importe obligación alguna para el licenciado.

c) Conmutatividad. Este carácter se da porque las obligaciones mutuas de las partes

están determinadas de una manera precisa y aquéllas se suponen equivalentes

desde el punto de vista económico. Si bien pueden existir ciertos elementos del

contrato con características aleatorias (como sería el caso del pago de regalías en

base al porcentaje de las ventas que se efectúen bajo la licencia), ello no hace

aleatorio al contrato en sí a menos que se haya pactado que la principal prestación

que lo caracteriza –autorización para explotar cierta invención- tenga tal carácter

(e.g.: se pacta que el titular de una invención patentada autorizará a un tercero la

utilización de la misma sólo si la autoridad aduanera permite el despacho a plaza

de determinados materiales imprescindibles para su explotación).

d) Informalidad. Los contratos de licencia son, en principio, no formales en el

Derecho argentino pues su validez no depende de la observancia de una forma

establecida en la ley. Como excepción a este principio podemos mencionar el caso

de los contratos de licencia de patentes que, a los efectos de cumplimentar la

inscripción que prevee la Ley de Transferencia de Tecnología, deben ser

14

CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, Derecho de Patentes de Invención, p. 751, Heliasta

S.R.L., Buenos Aires, 2004.

10

extendidos por escrito16. Asimismo cabe recordar que, a los efectos probatorios, el

contrato deberá hacerse por escrito si tiene por objeto una suma mayor a la

establecida por el art. 1193 del Código Civil.

e) Ejecución continuada o periódica. La prestación esencial del contrato de licencia –

que es la autorización para explotar una o más patentes de invención- se cumple

de manera continuada durante la vigencia del contrato.

Por último, un elemento muy habitual de los contratos de licencia es su

carácter internacional. Cuando se da esta característica, es necesario incluir cláusulas

que establezcan el derecho aplicable y la jurisdicción. También es conveniente

establecer la posibilidad de la resolución alternativa de disputas, como el arbitraje,

mediación, etc.

3.- Tipos de licencias

Los contratos de licencia pueden implicar muchas y diferentes

modalidades. Si bien la complejidad de su contenido hace difícil clasificarlos

exhaustivamente, existen algunos criterios clásicos de distinción que son aplicables a la

generalidad de los convenios. En este sentido podemos hablar de:

a) Licencias simples (o no exclusivas) y exclusivas. Las licencias simples son aquellas en

las que el licenciante se reserva las facultades de conceder otras licencias a terceros

y de explotar por sí mismo la invención. Conforme ya hemos visto, a falta de

mención expresa de las partes acerca del carácter de la licencia se presume que la

misma es simple (conf. art. 39 de la L.P.).

Las licencias exclusivas son aquellas otras en las que, por el contrario, el

licenciante se obliga a no otorgar otras licencias a terceros y en las que, él mismo,

sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiere reservado

expresamente ese derecho.

15

Cfr. ZAVALA RODRIGUEZ, C.J., Código de Comercio Comentado, t.1 p. 40, Buenos Aires, 1972 y

SATANOWSKY, M., Tratado de Derecho Comercial, t. III, p. 19; citados por CABANELLAS de las

CUEVAS, Guillermo, ob. cit. ant. 16

Ver infra # 3

11

b) Licencias onerosas y gratuitas. En las primeras el licenciado debe una

contraprestación a cambio de la licencia que recibe, sea en dinero, en cosas o en

servicios. En las gratuitas no existe tal contraprestación.

En determinados casos, el carácter oneroso de las licencias no surge del contrato

mismo, sino que sólo se verifica al analizarlas en el marco global de las relaciones

entre el licenciante y el licenciatario. Tal sería el caso de un contrato de licencia

extendido en el marco de un convenio amplio de colaboración empresaria entre las

partes.

c) Licencias independientes y accesorias. Se relacionan con lo analizado en el punto

anterior. En las licencias independientes, el contrato se celebra aisladamente y sin

relación con ningún otro contrato. En las accesorias, la licencia se concede a raíz de

otro contrato celebrado entre las partes y como consecuencia de aquél.

d) Licencias totales o parciales. En las licencias totales, el licenciante concede al

licenciatario la explotación de todos los derechos inherentes a la invención

patentada. En las parciales, la autorización se otorga con ciertas limitaciones que las

partes acuerdan. Las restricciones más frecuentes son de tipo territorial -cuando se

establece que el licenciatario sólo puede realizar la explotación en determinado

territorio, o bien temporal -cuando se limita el término del contrato a cierto tiempo

inferior a la duración de la patente objeto de la licencia.

4.- Duración de las licencias

Las partes pueden pactar libremente la duración de la licencia y las

consecuencias de su terminación.

Si nada dice el contrato respecto del plazo de duración, se entiende que la

licencia se extingue al vencimiento de la patente licenciada. De lo contrario, se termina

a la expiración del plazo convenido.

La licencia puede tambén extinguirse por las causas comunes de extinción

de los contratos, por ejemplo, el acaecimiento de una condición resolutoria

expresamente prevista en él, por acuerdo de partes, por libre resolución unilateral

permitida en el contrato, por resolución a raíz del incumplimiento de una o ambas

partes, por imposibilidad sobreviniente, concurso o quiebra de las partes, etc.

12

El efecto típico de la terminación del contrato es que pone fin absoluto y

definitivo a los derechos del licenciado, que se convierte en un tercero extraño a la

invención. El licenciado que, después de terminada la licencia continuara utilizando la

patente, se encontrará –respecto del patentado y la ley- en el mismo plano que

cualquier otro usurpador17. Una vez terminado el contrato, el licenciatario tendrá que

devolver todos los planos, elementos documentales y herramientas que haya recibido.

La rescisión y la resolución del contrato pueden dar lugar al reclamo de

daños y perjuicios.

Para Pouillet “la resolución de la licencia, que sólo produce efectos para el

futuro, no debe ser confundida con la rescición que tiene como efecto aniquilar el

contrato y poner las cosas en el mismo estado que habrían tenido si no se hubiera

celebrado el contrato. Y así como difieren en su naturaleza jurídica y sus efectos; la

resolución y la rescición difieren igualmente en sus causas”18.

La rescición puede reclamarse cuando no se cumplan las condiciones exigidas

para la validez, existencia o subsistencia del contrato. Por ejemplo, ante el

incumplimiento de alguna de las garantías implícitas que asume el licenciante (ver cap.

IV, pto. 1 incs. a, b, c, d y e supra). Según el caso, corresponderá que el órgano judicial

declarare la nulidad total o parcial del contrato.

La resolución ocurre cuando una de las partes, o ambas, no cumplen con

las obligaciones contractuales. Incluso la negligencia o imperfecto cumplimiento es

causal de resolución. La parte que no incurrió en incumplimiento será quien se

encuentre habilitada a demandar la resolución del contrato y la indemnización

correspondiente. Si se declarara la resolución del contrato debido al incumplimiento

de ambas partes, no habría –en principio- condena al pago de indemnizaciones

recíprocas19.

5.- Ambito territorial de las licencias

17

Este efecto desde ya no ocurre cuando la licencia termina debido al vencimiento de la patente. En tal

caso, la invención pasa al dominio público y cualquiera puede utilizarla y explotarla libremente. 18

POUILLET, E., ob. citada. Al traducir la cita se ha tenido en cuenta que en el derecho francés se llama

resolution a lo que nosotros denominamos “rescisión”, y reciliation a lo que nosotros llamamos

“resolución.

13

A falta de previsión expresa acerca del ámbito espacial dentro del cual el

licenciatario podrá explotar la patente, se entiende que aquél será el de todo el

territorio del país en que se hubiere concedido la patente objeto de la licencia.

Es común que se delimite el territorio dentro del cual el licenciatario podrá

comercializar los productos derivados de la invención licenciada. Sin embargo, estas

cláusulas colisionan, en cuanto a sus efectos frente a terceros, con los límites

derivados del agotamiento de los derechos del patentado20, quien tendrá dificultades

para impedir la circulación y segundas ventas de tales productos en áreas ajenas al

territorio delimitado en la licencia.

Como las patentes tienen efectos territoriales que no se extienden al

extranjero, el licenciado no podría exportar productos patentados sin una autorización

expresa del contrato. En efecto, si lo hiciera sin autorización podría infringir patentes

concedidas al licenciante o a terceros en el extranjero.

- IV -

LAS LICENCIAS EN LA LEY DE PATENTES Y LA LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1.- Ley de Patentes y decreto reglamentario

Confome hemos mencionado supra (cap. II pto. 2) el art. 8 de la L.P. establece

expresamente la facultad del titular de la patente de concertar contratos de licencia.

Asimismo, en el el capítulo V de esta ley, titulado “Transmisión y Licencias

Contractuales”, hay cuatro artículos que sientan reglas y principios básicos para este

tipo de contratos.

Así, se dispone que las patentes pueden ser objeto de licencia total o parcial

(art. 37), según que se permita la explotación de la patente tal como ha sido

concedida, o bien que se restrinja la explotación a determinadas partes o aspectos de

la invención.

19

Sin embargo, podría llegar a establecerse la reparación de daños a favor de una de las partes si su

incumplimiento no hubiera sido doloso y el de la otra parte sí.

14

Los contratos de licencia no pueden contener cláusulas que restrinjan o afecten

la competencia y la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del

licenciatario; que impongan condiciones exclusivas de retrocesión de mejoras para el

licenciante21; que impidan la impugnación de la validez de la patente; que impongan

licencias conjuntas obligatorias22; o cualquiera de las conductas tipificadas en la Ley de

Defensa de la Competencia (art. 38 L.P.). Como vemos, la enumeración precedente es

meramente ilustrativa ya que, en última instancia, quedan prohibidas todas aquellas

cláusulas que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la

competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición

dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés

económico general (conf. art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156).

Salvo disposición expresa en contrario, la concesión de una licencia de patente

no excluye la posibilidad de que su titular conceda otras licencias ni realice la

explotación simultánea por sí mismo (art. 39 L.P.). Es decir, si nada dice el contrato al

respecto, las licencias serán consideradas de carácter simple.

Por último, conforme el art. 40 de la L.P., el licenciatario tiene derecho de

ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de la patente, sólo en el caso

de que éste no las ejercite por sí mismo. De acuerdo al art. 81, tales acciones podrán

ser ejercidas en sede penal -respecto de los delitos tipificados en los arts. 75 a 78 de la

ley- y civil –a los efectos de hacer cesar la explotación ilícita y reclamar la reparación

del perjuicio sufrido.

El art. 37 del Decreto Reglamentario de la L.P. (Nº 260/96) establece que el

titular de una patente podrá, a partir de la fecha de su otorgamiento, solicitar por

escrito al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que aquélla sea incluida en el

Registro de Patentes Abiertas a Licenciamiento Voluntario que, al efecto, habilitará el

20

El agotamiento del derecho concedido sobre una patente se produce cuando el producto patentado u

obtenido por el proceso patentado se pone lícitamente en el comercio. Cesa entonces la posibilidad del

titular de la patente de ejercer el ius prohibendi. 21

Mediante ellas el licenciatario se obliga a transferir exclusivamente al licenciante las mejoras que aquél

obtenga respecto de la tecnología objeto de la licencia. 22 En virtud de las mismas, el licenciante obliga al licenciatario a adquirir otras tecnologías que no son

necesarias para la explotación de la licencia principal ni para asegurar la calidad de los productos y

servicios ofrecidos bajo esa licencia.

15

Instituto. Dicho Registro podrá ser consultado por cualquier interesado quien, si lo

deseara, negociará con el titular de la patente las condiciones de la licencia de uso.

2.- Ley de Transferencia de Tecnología N° 22.426 (modificada por decreto 1853/93; en

adelante “L.T.T.”)

Recordemos que esta ley resulta aplicable respecto de aquellos actos jurídicos a

título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o

licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de

personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan

efectos en la República Argentina (art. 1).

A los fines de la ley, se entiende por “tecnología” a las patentes de invención, a

los modelos y diseños industriales y a todo conocimiento técnico para la fabricación de

un producto o prestación de un servicio (conf. art. 1 del decr. regl. 580).

En base a lo dispuesto en la L.T.T., cuando se celebre un contrato de licencia de

patente entre un licenciante domiciliado en el extranjero y un licenciatario local, el

acto deberá registrarse ante la Autoridad de Aplicación a título informativo (art. 3 de la

L.T.T.). La falta de registro del contrato no afectará su validez, pero las

prestaciones a favor del licenciante no podrán ser deducidas a los fines impositivos

como gastos por el licenciatario local y la totalidad de los montos pagados como

consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del licenciante (conf. art. 9

de la L.T.T.)23.

La Autoridad de Aplicación a la que se refiere la L.T.T. es el en el Instituto

Nacional de la Propiedad Industrial (Dirección de Transferencia de Tecnología).

23

El art. 91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que cuando se paguen beneficios netos de

cualquier categoría a personas del exterior, corresponde que quien los pague (en este caso el licenciatario)

retenga e ingrese al Fisco el 35% de tales beneficios. Tal retención se aplica sobre la ganancia neta

presumida por la ley para el tipo de ganancia de que se trate (art. 92 de la Ley de Impuesto a las

Ganancias). Para los contratos de licencia que se registren de conformidad con la Ley de Transferencia de

Tecnología, la ganancia neta presumida por la ley es el 80% de los importes pagados en concepto de

regalías (art. 93 inc. 2 de la norma cit.). En el caso de las licencias no registradas, se presume ganancia

neta el 100% de las regalías pagadas al licenciante (art. 9 de la L.T.T.). Por lo tanto, el importe que

corresponderá tributar por la retención en el primer caso es del 35% sobre 80% de los pagos efectuados.

En el segundo caso, deberá retenerse el 35% sobre el 100% de las regalías pagadas al licenciante.

16

- V -

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Los contratos de licencia presentan diferentes modalidades, producto de

su intensa utilización en el comercio y de los diferentes marcos en los que son

aplicados. Por lo tanto, la cantidad de cláusulas y condiciones que las partes pueden

pactar es muy extensa, a cuyo efecto deberá tenerse especialmente en cuenta las

circunstancias adjetivas que rodean al otorgamiento de la licencia.

Sin perjuicio de ello, es posible identificar en forma genérica ciertas

obligaciones que son esenciales y/o habituales en los contratos de licencia, tanto en

cabeza del licenciante como del licenciatario.

1.- Obligaciones del licenciante

Si bien las obligaciones que puede asumir el licenciante frente al

licenciatario son variadísimas, existen algunas que son inherentes a la esencia del

contrato, y sin las cuales no podríamos hablar de licencia sino de cualquier otro tipo de

contrato innominado (ver incisos a, b, c, d y e infra). Existen otras que asumen una

significativa importancia para el normal cumplimiento del contrato (ver inciso f infra),

pero su ausencia no determinará ipso iure la extinción de la licencia. En todo caso, será

el órgano jurisdiccional quien determine si, conforme el espíritu del contrato, tales

obligaciones debían presumirse implícitas y esenciales o no.

En tanto las obligaciones que asuman las partes sean típicas de otras

figuras contractuales, se regirán por las normas correspondientes a aquéllas.

a) No accionar contra el licenciatario

Como hemos analizado, esta obligación constituye el elemento esencial de

la licencia. No es necesario que sea expresamente establecida en el contrato si ella

surge implícitamente de sus términos.

El sentido de esta obligación es que el licenciante no podrá ejercer ninguna

acción civil o penal mientras el licenciatario utilice la patente licenciada de

17

conformidad con lo establecido en el contrato. El licenciatario que actúa fuera de los

límites contractuales acordados, pierde la inmunidad frente a las acciones que

legítimamente intente el titular de la patente contra aquéllo que exceda lo convenido.

Si el licenciante transfiere la patente –operación que se encuentra

facultado a realizar si no ha pactado lo contrario con su contraparte- será responsable

por los obstáculos y perturbaciones que sufra el licenciatario como consecuencia de

dicha transferencia. En este caso, si bien no existe la obligación de registrar los

contratos de licencia, la transferencia de la patente objeto del contrato no afecta la

validez de la licencia en virtud de lo establecido por los arts. 953 y 1195 del Código

Civil24. En consecuencia, en caso de existir una licencia válida sobre la patente

transferida, aquélla es oponible al cesionario. Ello, sin perjuicio de las acciones que

este último pudiera intentar contra el cedente que no le hubiera notificado la

existencia de la licencia que debe tolerar.

b) Obligación de garantizar la existencia, alcance y titularidad de la patente

Todos los contratos de licencia llevan dos garantías implícitas: la existencia

de la patente objeto del contrato y la titularidad de la misma por el licenciante –o, en

su caso, legitimación para otorgar el contrato.

El patentado es responsable de la realidad de la invención y de los vicios

que ella pudiera tener. Si el licenciatario encontrara que la explotación de la invención

patentada es total o parcialmente irrealizable, podrá pedir al licenciante la rescisión

del contrato y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

En cuanto a la garantía de titularidad, ella se extiende durante toda

la

duración del contrato. La transferencia de la patente con posterioridad a la entrada en

vigor del contrato de licencia no afectará la existencia de éste ni violará la garantía

aquí considerada, teniendo en cuenta que el nuevo titular de la patente la adquiere

sujeta a las licencias preexistentes.

24

Asimismo, resulta aplicable por analogía el art. 1498, el cual dispone que “Enajenada la finca

arrendada, por cualquier acto jurídico que sea, la locación subsiste por el tiempo convenido.

18

Si el licenciante no fuera el titular de la patente, pero se obligara por éste

en los términos del art. 1163 del Código Civil, el contrato será plenamente válido y

eficaz si el licenciatario puede efectuar su explotación sin interferencias.

c) Obligación de garantizar la facultad para otorgar la licencia y la no infracción de

derechos de terceros

Puede ocurrir que la titularidad de una patente no sea suficiente como

para legitimar al propietario a otorgar una licencia válida. Esto sucede cuando el

otorgamiento de una licencia implica infringir derechos de terceros. Por

ejemplo,

cuando se otorga una licencia simple estando vigente una exclusiva anterior, o bien

cuando se otorga una explotación exclusiva con posterioridad a la concesión de una

licencia simple.

Cuando la nueva licencia concedida resultare inválida en virtud de

transacciones anteriores, el licenciante deberá responder frente al licenciatario que vio

frustrada la explotación. Asimismo, en el primero de los ejemplos mencionados en el

párrafo anterior, el licenciante será responsable frente al primer licenciatario exclusivo

por la violación de la exclusividad de su explotación.

d) Obligación de garantizar la validez de la patente

A los efectos de que la licencia mantenga su vigencia, la patente debe

permanecer válida a lo largo de toda la duración del contrato.

Si se declarara la nulidad de la patente, la licencia se extingue ipso iure por

inexistencia de objeto contractual. Cesa, en consecuencia, la obligación del

licenciatario de abonar regalías o cualesquiera de las contraprestaciones pactadas bajo

la licencia.

En cuanto a la responsabilidad del licenciante frente al licenciatario, ella

dependerá de las circunstancias que rodean al caso. Por ejemplo el conocimiento, o

no, del licenciado acerca de que la patente era susceptible de nulidad, la buena o mala

fe del licenciante al otorgar el contrato, la existencia de cláusulas contractuales de

eximición de responsabilidad por nulidad de la patente, etc.).

19

Si como consecuencia de la nulidad de la patente, se demanda y obtiene

judicialmente la anulación del contrato de licencia, el licenciante deberá reintegrar al

licenciatario todo lo abonado como contraprestación por la explotación de la invención

declarada nula (conf. arts. 1050 y 1052 del Código Civil).

Asimismo, el licenciante será responsable frente al licenciatario cuando el

no pago de las tasas anuales de mantenimiento de las patentes acarree la caducidad

de la patente licenciada25.

e) Obligación de garantizar la posibilidad de explotación de la patente

Los contratos bajo estudio suponen patentes jurídicamente válidas. Para

que

ello se cumpla, la ley exige que la invención sea descripta de manera clara y completa

en la solicitud de registro de patente, de modo tal que una persona experta y con

conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluír el

mejor método conocido para llevar a la práctica la invención, y un detalle claro y

sencillo de los elementos que se empleen26.

En cambio, no existen garantías implícitas respecto del éxito que la

invención pueda tener en el contexto de la explotación del licenciatario, pues tal

explotación comprenderá múltiples elementos junto con la invención objeto de la

licencia.

f) Obligación de accionar contra terceros infractores

El alcance de las obligaciones del licenciante respecto usos no autorizados

de la patente por parte de terceros estará sujeta a lo que las partes hayan pactado

respecto a la persecución de terceros infractores. Si nada dice el contrato, la

responsabilidad del licenciante respecto del licenciatario dependerá de si la licencia es

simple o exclusiva. Si es simple, el licenciante no es responsable frente al licenciatario

por su inacción frente a terceros infractores puesto que éste carece de un derecho

exclusivo a explotar la invención y sabe que deberá enfrentar a terceros competidores

25 El art. 62 inc. c) dispone que las patentes caducarán por no cubrir el pago de tasas anuales de

mantenimiento al que están sujetas. 26

Conf. art. 20 L.P.

20

que también utilicen la patente. De allí que la tolerancia que el licenciante guarde

respecto a la infracción a su patente, no lo hará incurrir en responsabilidad frente al

licenciatario. Máxime teniendo en cuenta que, en virtud de lo dispuesto por los arts.

40 y 81 de la LP, el licenciatario está facultado para accionar por infracción a la patente

en caso de inacción de su titular.

En cambio, si la licencia es exclusiva, el licenciante ha asumido la obligación

de garantizar al licenciatario el monopolio de la explotación y, por lo tanto, debe

actuar en consecuencia. No puede eximirse de la responsabilidad por su omisión en

razón de la facultad de accionar que la L.P. otorga a los licenciatarios, toda vez que el

licenciatario exclusivo puede tener un interés legítimo en que sea el licenciante quien

incurra en los costos y riesgos inherentes a las acciones contra infractores. Asimismo,

deberá tenerse en cuenta que, conforme la L.P. el licenciatario sólo puede actuar en

caso de mediar inacción del patentado, de la cual habrá surgido ya una violación de las

obligaciones del licenciante bajo la cláusula de exclusividad27.

2.- Obligaciones del licenciatario

Las obligaciones más habituales que se imponen al licenciatario son las

siguientes:

a) Pago de regalías y/o cumplimiento de contraprestaciones no dinerarias

En el caso de contratos de licencia onerosos, lo más habitual es que el

licenciatario se comprometa a pagar regalías28 al licenciante a cambio de la

autorización para explotar la patente. Sin embargo, puede darse el caso de que la

contraprestación a cargo del licenciado no sea el pago de regalías sino el cumplimiento

27

Cfr. CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, Derecho de Patentes de Invención, p. 778, Heliasta

S.R.L., Buenos Aires, 2004. 28

Cfr. BREUER MORENO (ob. citada) el origen de la palabra “regalía” (en inglés “royalty”) se remonta

a los tiempos de las monarquías absolutas. El rey tenía entonces derechos exclusivos sobre ciertas cosas

(minas, carreteras, puentes, etc.) cuyo uso consentía mediante el pago de una regalía. El derecho real de

percibir la regalía era transmisible por favor del soberano. Cuando se otorgaron los primeros monopolios,

antecesores de la patente, el monopolista debía pagar al soberano una regalía por el ejercicio del

monopolio. De ahí que más adelante se adoptara la palabra regalía para designar todo pago hecho para

gozar del uso de una patente.

21

de determinadas prestaciones a favor del licenciante. Esto último ocurre con mayor

frecuencia en el caso de los contratos de licencia que están comprendidos en el marco

de acuerdos globales de colaboración entre las partes.

Se presume, salvo disposición o prueba en contrario, que los contratos de

licencia son onerosos. Ello así toda vez que las licencias de patentes constituyen actos

de comercio (cfr. arts. 5 y 8 del Código de Comercio) y, en consecuencia tales contratos

quedarían sujetos a la regla interpretativa de dicho ordenamiento, que señala que los

actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos (art. 218 inc. 5º).

Los contratantes pueden acordar libremente la magnitud y forma de pago

de las contraprestaciones debidas por el licenciatario. Lo más habitual es el pago de

regalías en dinero, aunque también se pacta el pago en especie.

Respecto de las primeras, la determinación de las sumas debidas puede

adoptar las más diversas modalidades, siendo las más usuales:

� Sumas fijas, pagaderas al contado o periódicamente.

� Porcentajes de las ventas (brutas o netas). Este porcentaje habitualmente se

establece entre un 3 y un 15 % por cada unidad vendida.

� Suma fija por cada unidad manufacturada o vendida.

� Porcentaje de las ganancias obtenidas por el licenciatario en virtud de la

explotación de la patente licenciada.

Al pago de regalías en especie se aplica lo dispuesto por el art. 745 del

Código Civil29. Si bien las partes tienen plena libertad para pactar el tipo de pago en

especie debido por el licenciatario, lo que ocurre con mayor frecuencia es que el

primero se obligue a dar al segundo una cantidad de productos elaborados mediante

la explotación de la invención. Esta clase de pago resulta conveniente para el

licenciante cuando el licenciatario –mediante tal explotación- fabrica determinados

insumos que luego son utilizados por el licenciante en su proceso de producción.

Otro supuesto de pago en especie se da en el caso de aportes de licencia a

29 Art. 745: “Si el pago consistiese en la entrega de cosas determinadas, o de cosas inciertas o de cosas

fungibles o no fungibles, se observarán las disposiciones contenidas en el título De las obligaciones de

dar”.

22

una sociedad30: la propiedad de la patente queda en poder del licenciante quien, a

cambio de la autorización de explotación que concede a la sociedad licenciataria,

recibe acciones u otro tipo de participación.

b) Obligación de explotación de la patente

Se suele convenir expresamente. A falta de previsión, las obligaciones del

licenciatario dependerán del tipo de licencia.

Si se trata de una licencia exclusiva en la que el licenciante hubiere

renunciado a su derecho de explotar la invención patentada, la obligación de

explotación a cargo del licenciatario estaría implícita puesto que de lo contrario la

patente quedaría sujeta a licencias obligatorias por falta de explotación31. La obligación

de explotación no se encuentra implícita en las licencias no exclusivas ya que el

licenciante tendrá la posibilidad de realizarla él mismo o mediante la concesión de

otras licencias.

c) Obligaciones relativas a la explotación y comercialización

Se relacionan con la forma en que el licenciatario deberá realizar la

explotación. Entre las cláusulas más frecuentes encontramos las siguientes:

� Obligación de realizar la explotación de acuerdo con las indicaciones técnicas y

procedimientos que imparta el licenciante.

� Obligación de adquirir insumos de una fuente determinada: esta obligación puede

tener como propósito el asegurar ingresos adicionales al licenciante al colocarse como

proveedor exclusivo de tales insumos, o bien, en el caso de que se establezcan

terceros proveedores, el fin será garantizar que los insumos utilizados por el

30

Esta situación debe distinguirse del aporte de patentes, donde lo que se transfiere a la sociedad es la

propiedad de la invención.

31

El art. 42 de la LP establece “Transcurridos TRES (3) años desde la concesión de la patente, o

CUATRO (4) desde la presentación de la solicitud, si la invenión no ha sido explotada, salvo fuerza

mayor ,o no se hayan realizado los preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la

patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de UN (1) año, cualquier

persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular. (...) El

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL notificará al titular de la patente el

incumplimiento (...) antes de otorgar el uso de la patente sin su autorización. La autoridad de aplicación,

preva audiencia de las partes, y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración razonable que

percibirá el titular de la patente (...)”

23

licenciatario sean de un nivel satisfactorio para mantener niveles y calidades de

producción apropiados.

� Obligación de vender parte o la totalidad de la producción al licenciante, o de

realizar la comercialización por intermedio de éste o de un tercero por él designado.

� Obligación de cobrar precios determinados por los productos fabricados bajo la

invención patentada.

d) Obligación de accionar contra terceros

Esta obligación puede ser impuesta sobre el licenciatario en virtud de

las

facultades que en tal sentido tiene bajo los artículos 40 y 81 de la LP. Sin embargo, en

caso de que el contrato nada disponga al respecto, el licenciante es el titular primario

de las acciones contra terceros infractores.

e) Obligación de retrocesión de mejoras

Nuestra Ley de Patentes establece que, en caso de pactarse la retrocesión

de mejoras32, las mismas no podrán ser exclusivas a favor del licenciante.

Puede pactarse que la retrocesión de las mejoras no requieran la cesión de

las patentes que obtenga el licenciatario sino sólo su licencia a favor del licenciante

original.

- VI –

CESION Y SUBLICENCIA

1.- Cesión de la licencia y de la patente licenciada. Transmisión mortis causa

Sobre este punto habrá que estar a lo que expresamente pactaron las

partes. Si nada se dijo al respecto, resultan aplicables las siguientes soluciones:

a) Cesión del contrato de licencia por el licenciante. Respecto de los derechos del

32

Ver cap. III PUNTO 3) supra

24

licenciante se produce una cesión de créditos y otros derechos, y respecto de las

obligaciones se produce una delegación en cabeza del cesionario. Por aplicación

analógica del art. 81433 del Código Civil –referido a la novación- el licenciante-cedente

quedará liberado de sus obligaciones frente al licenciatario si éste lo desobliga

expresamente. En caso contrario, el licenciante-cesionario sólo podrá satisfacer sus

obligaciones a través de terceros si éstas no son intuitu personae.

La obligación esencial de no accionar bajo la patente no es de carácter

personal, pues basta con que se preserve la explotación del licenciatario, sin importar

cuál es la persona que se abstiene de sus derechos para permitir tal explotación.

Pero ciertas obligaciones accesorias, especialmente las de asistencia

técnica, son intuitu personae, y el licenciante-cedente deberá satisfacerlas por sí

mismo, salvo que haya quedado expresamente liberado por el licenciatario.

El licenciante podría válidamente transmitir los derechos emergentes del

contrato de licencia en tanto cumpla con las condiciones requeridas para la cesión de

créditos en general.

b) Cesión del contrato de licencia por el licenciatario. En principio, el contrato de

licencia no puede ser cedido por el licenciatario a menos que esté expresamente

autorizado para hacerlo.

El derecho esencial del licenciatario es la explotación de la materia

patentada. Se considera que el licenciante, al otorgar una autorización al licenciatario

para dicha explotación, ha tenido en cuenta ciertas condiciones personales de aquél,

no sólo para garantizar un adecuado uso de su invención sino para asegurarse la

eventual percepción de las regalías, en el caso de licencias onerosas. Los atributos del

licenciatario que el licenciante pudo haber tenido en mira son la capacidad técnica, el

prestigio comercial, la solvencia económica y financiera, sus redes de distribución y

comercialización, etc; características éstas de las que terceros pueden carecer. Por lo

tanto, la autorización para explotar la patente es de carácter personal y no puede ser

válidamente ejercida por otros.

33

“La delegación por la que un deudor da a otro que se obliga hacie el acreedor, no produce novación, si

el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo”.

25

c) Cesión de la patente licenciada.

Si nada se dijo en el contrato, el licenciante está facultado para transferir la

titularidad de la patente estando vigente la licencia. Tal cesión no afecta los derechos

de los licenciatarios preexistentes puesto que el cesionario se verá obligado a respetar

la licencia preexistente (ver cap. IV, pto. 1 inc. a supra).

Sin embargo, el licenciante será igualmente responsable por el

cumplimiento de las obligaciones que haya contraído en virtud de tal licencia, salvo

que se haya producido también la cesión de dicha licencia y que tal cesión haya sido

consentida por el licenciatario.

d) Transmisión mortis causa de la licencia

En el caso de muerte del licenciante, la transmisibilidad de la licencia a sus

herederos y sucesores universales dependerá si en el contrato se hubieran pactado o

no obligaciones intuitu personae a cargo del licenciante (por ejemplo el suministro de

asesoramiento técnico). En caso afirmativo, la licencia no sería transmisible puesto que

los sucesores no estarían en condiciones de cumplir con tales obligaciones a cargo del

licenciante. De lo contrario, si no existieran tales obligaciones, la licencia sería

transmisible mortis causa y los herederos –sucesores de l causante en la titularidad de

la patente- pasarían a ocupar el lugar del licenciante original. Cabe notar que la

obligación de garantizar al licenciatario la explotación de la patente no es intuitu

personae.

En el caso de muerte del licenciado, no se produce ipso iure la transmisión

de la licencia a sus sucesores universales puesto que, como hemos visto

anteriormente, los derechos y obligaciones inherentes a la misma son de carácter

personal. Por lo tanto, aquellos no serían transmisibles por sucesión (conf. art. 3417

del Código Civil). Ello, sin perjuicio de que el licenciante, ocurrida la muerte del

licenciatario, manifieste expresamente su consentimiento para que los herederos del

causante lo sucedan en su calidad de licenciatario de la patente.

2.- Sublicencias

26

La sublicencia es la autorización que el licenciatario da a un tercero para

que éste explote la patente objeto de la licencia original. Se trata de una licencia

derivada de la licencia principal, que jurídicamente constituye un contrato

independiente.

Cabe efectuar una distinción entre la cesión del contrato de licencia por

parte del licenciatario y el sublicenciamiento. Mientras que en el primer caso se

transfieren al cesionario los derechos y obligaciones del licenciatario frente al

licenciante, las sublicencias hacen nacer una nueva relación contractual por la cual,

manteniéndose en vigencia la relación original entre licenciante y licenciatario, éste

último concede a un nuevo sujeto denominado “sublicenciatario” el derecho a

explotar la invención patentada.

La facultad del licenciatario de otorgar sublicencias debe surgir expresa o

implícitamente del contrato, porque de lo contrario aquél no está facultado para

otorgarla. Ello en virtud de que el derecho de explotación que el licenciante concede al

licenciatario es de carácter personal, y aquél puede no estar de acuerdo con que un

tercero que no sea el licenciatario explote su invención (ver en este capítulo punto 3

inc. b).

En caso de que el licenciatario esté facultado a otorgar sublicencias, éste es

responsable frente al licenciante respecto de la debida explotación de la patente por

parte de los sublicenciados. Por tal motivo, en las sublicencias se suele reproducir o

acompañar una copia de la licencia primaria a efectos de que el sublicenciado ajuste su

explotación a los términos pactados en la licencia original. En caso de incumplimiento

contractual, quien debe accionar contra el sublicenciatario es el licenciatario ya que el

patentado es ajeno a la relación contractual entre los mismos y no puede subrogarse

en sus derechos. Si el licenciatario se negara a accionar contra el sublicentario, el

licenciante podrá pedir la resolución de la licencia original por falta de una adecuada

explotación.

- VII –

CONCLUSIONES

Los contratos de licencia de patentes son importantes instrumentos

27

jurídicos que hacen posible el aprovechamiento de las tecnologías más avanzadas en el

campo industrial y tecnológico. Además, al permitir al titular de la patente obtener una

rentabilidad económica derivada de su invencion, constituyen medios de progreso

técnico y científico ya que el capital obtenido por el licenciamiento de la explotación

podrá ser invertido en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación

en la industria.

La esencia del contrato no es una mera abstención del titular de la patente

de accionar contra el licenciatario. Lo que caracteriza a la licencia es el otorgamiento

de un derecho de explotación sobre una patente. De allí que del contrato se deriven un

plexo de garantías implícitas que el patentado debe asegurar al licenciatario a efectos

de que éste pueda ejercer su derecho de explotación de forma adecuada y obtener así

la aplicación industrial de la invención.

A falta de una regulación expresa de los contratos de licencia, adquiere

plena vigencia el principio de libertad contractual. Sin embargo, ante cualquier

controversia legal que surgiera en la ejecución del contrato –fuera de las cuestiones

técnicas inherentes a la patente licenciada- resultan perfectamente aplicables y

adecuadas las normas del Código Civil que regulan los elementos de los contratos en

general. Y si ellas no bastaran para dar contenido e interpretar el verdadero alcance

del contrato de licencia, cabría aplicar analógicamente las normas de los contratos de

locación de cosas, cesión de derechos o usufructo, según cual de éstas figuras

encuadre mejor respecto de los derechos y obligaciones pactadas por las partes.

Por último, a los efectos de proteger debidamente a los terceros

cesionarios de las patentes licenciadas y a los propios licenciatarios, se debería

establecer la obligatoriedad de registro de las licencias ante la autoridad de aplicación

y a mero título informativo.

28