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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 286-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitadapor la Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas deMercado de la Corte Superior de Justicia de Lima dela República del Perú. Cancelación del registro de lamarca: BICART (denominativa). Demandante:CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. Proceso interno11039-2013-0-1801-JR-CA-25.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, adopta lapresente interpretación prejudicial por mayoría, de conformidad a lo previsto enlos artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno.

VISTOS:

El 16 de junio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, lasolicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad enTemas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Repúblicadel Perú, relativa al artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dentro del proceso interno 11039-2013-0-1801-JR-CA-25.

El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

Partes en el proceso interno:

Demandante: CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C.

instituto Nacional de Defensa de la Competencia yde la Protección de la Propiedad Intelectual(INDECOPI), República del Perú.

Hechos.

1. El 21 de mayo de 1997, se concedió en favor de Gambro Lundia AB la marcaBICART (denominativa) para distinguir productos farmacéuticosespecialmente concentrados en el líquido o en polvo para la reparación dediálisis o reemplazo de fluidos para hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisisperitoneal o plasmaféresis, productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglode Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios parael Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 27 de octubre de 2008, Corporación Biotec S.A.C. solicitó la cancelacióndel referido registro.

3. Por Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI, se declaró fundada la acción decancelación de registro de marca.

4. Gambro Lundia AB presentó recurso de apelación contra la Resolución 1929-2009/CSD-1 NDECOPI.

5. EI12 de abril de 2010, mediante Resolución 808-2010ITPI-INDECOPI, la Salade Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI.

6. El 20 de julio de 2010, Corporación Biotec S.A.C., ejerciendo su derechopreferente, solicitó el registro de la marca BICART (denominativa), paradistinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5.

7. El 5 de octubre de 2011, mediante Resolución 015416-2010, el INDECOPIconcedió el registro de la marca BICART (denominativa) en favor deCorporación Biotec S.A.C. para distinguir productos farmacéuticoscomprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. El 23 de mayo de 2011, mediante Resolución 1067-2011ITPI-INDECOPI, laSala de Propiedad Intelectual dispuso que la Dirección de Signos Distintivosinicie de oficio la nulidad del registro de la marca BICART (denominativa),dado que al momento de su otorgamiento no se tuvo en cuenta la solicitud deregistro correspondiente al signo BICARSODIO para distinguir productos enla Clase 5, solicitada el 3 de mayo de 2007 por Laboratorios Trifarma S.A.

9. El 4 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del InstitutoNacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual(INDECOPI) dispuso iniciar de oficio la nulidad del registro de la marca.

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'10. El 3 de aqosto de 2012, mediante Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI, sedeclaró fundada la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, nulo elregistro de la marca BICART (denominativa) en la Clase 5.

11. El 10 de septiembre de 2012, Corporación Biotec S.A.C. interpuso recurso deapelación contra la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI.

12. El 17 de septiembre de 2013, mediante Resolución 3150-2013ITPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI.

13. El 27 de diciembre de 2013, Corporación Biotec S.A.C. interpuso demandacontencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 3150-2013ITPI-INDECOPI.

14. El 19 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda.

15. Mediante escrito de 5 de febrero de 2015, ellNDECOPI interpuso recurso deapelación contra la sentencia de 19 de enero de 2015.

16. El 11 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos desolicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 168 de laDecisión 486.

Argumentos de la demanda.

CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. presentó demanda bajo los siguientesargumentos:

17. La Resolución materia de impugnación no se ha dictado conforme alordenamiento jurídico ni comprende las cuestiones surgidas de la motivación,que no resulta ser ni expresa ni relacionada en forma concreta y directa conlos hechos probados y relevantes del caso, como tampoco existe unaexposición válida de las razones jurídicas y normativas ni de los probados quejustifiquen la decisión adoptada, sobre todo, teniendo en cuenta que no se hapronunciado sobre cada una de las cuestiones planteadas por CorporaciónBiotec S.A.C.

18. Se ha incurrido en doble infracción, debido a que además de no pronunciarsesobre los argumentos de nuestra parte, se ha pretendido imponer un criterioque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya había resuelto y quese centra en el hecho que el derecho preferente, por ser excepcional, seantepone al derecho de prelación. En el presente caso, la solicitud de registrode la marca BICART (denominativa), al existir la excepción de haber obtenido

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decisión T':IVO'i2bie por acción de cancelación, tiene preferencia sobre lasolicitud de registro de la marca BICARSODIO.

19. En lo que respecta al procedimiento del que se deriva la presente acción, loque pretendemos argumentar es que claramente dimos a conocer el mejorderecho que existía a favor del registro de la marca BICART (denominativa),siendo ello razón suficiente para que se haya declarado infundada la acciónde cancelación del registro de dicha marca y que finalmente no se dio.

20. Con el fin que el derecho preferente sea entendido de forma íntegra y bajo laaplicación de la tutela efectiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha interpretado adecuadamente los alcances del artículo 168 de la Decisión486 que otorga una protección preferente al derecho preferente derivado deuna acción de cancelación por sobre una solicitud de registro de marcapresentada con anterioridad al inicio del procedimiento de cancelación.

21. Habiéndose contravenido las leyes y al no haberse pronunciado sobre lascuestiones de hecho y de derecho planteadas, la resolución motivo de lademanda resulta ser nula y el procedimiento administrativo en segundainstancia, un procedimiento irregular.

Argumentos de la contestación a la demanda.

EIINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

22. Si bien Corporación Biotec S.A.C. ejerció su derecho preferente en virtud a lacancelación de la marca BICART (denominativa), ello no eximió a la AutoridadAdministrativa de la evaluación correspondiente a fin de determinar si el signosolicitado se encontraba incurso en alguna prohibición de registro.

23. Se advierte que la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de lamarca BICART (denominativa), fecha que se le atribuye a su solicitud deregistro sobre la base del derecho preferente, fue presentada conposterioridad a la solicitud de registro del signo BICARSODIO.

24. Corporación Biotec S.A.C. no puede invocar un mejor derecho respecto de lasolicitud de registro del signo BICARSODIO, aun cuando haya ostentado underecho preferente frente al registro de la marca BICART (denominativa). Lasolicitud de cancelación representa el hito desde el cual se considera porobtenido el derecho de Corporación Biotec S.A.C. Por lo tanto, se aprecia enel presente caso que, antes de este hecho se presentó la solicitud de registrode BICARSODIO, lo que determina que sea pasible de ser materia deoposición frente a BICART (denominativa).

25. Algunos productos distinguidos por ambas marcas son idénticos y otros seencuentran vinculados. Dado que los productos que distinguen los signosconfrontados se encuentran vinculados, dadas las similitudes fonéticas ygráficas existentes entre los mismos, se concluye que no es posible su

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.~.:: :.:X¡'3·~3r;'-~..J ;,1 ti mercado sin riesgo de inducir a conrusron al públicoconsumidor. En este sentido, los signos son confundibles y, en consecuencia,BICART (denominativo) no puede ser registrado.

Sentencia de Primera Instancia.

La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda al considerarque:

26. La solicitud de la marca BICARSODIO fue realizada el 3 de mayo de 2007, esdecir, fue presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la acciónde cancelación por la solicitante, por lo que tendría un derecho de prelación.

27. En estricto sentido, podríamos decir que el derecho que se adquiere con lapresentación de la cancelación de la marca, va íntimamente ligado al derechopreferente de obtener un signo, ya que no será otorgado automáticamentesino que dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, comopresentarlo dentro del plazo y que se solicite el registro de la misma marcacancelada.

28. El derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro tendráprioridad sobre las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a lasolicitud de cancelación de la marca.

Argumentos del recurso de apelación.

El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia deprimera instancia judicial manifestando lo siguiente:

29. El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 establece que quien presentaprimero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma o primeroen el tiempo, primero en el derecho. Como bien entendió el Tribunal delINDECOPI, el derecho preferente de registro no puede invalidar el derecho deprelación que corresponde a una solicitud de registro que se haya presentadocon anterioridad a la presentación de la acción de cancelación, con el riesgode permitir que se ejerza un abuso de derecho.

30. Se advierte que la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de lamarca BICART (denominativa), fecha que se le atribuye a su solicitud deregistro sobre la base del derecho preferente, fue presentada conposterioridad a la solicitud de registro del signo BICARSODIO. Enconsecuencia, Corporación Biotec S.A.C. no puede invocar un mejor derechorespecto de dicha solicitud, aun cuando haya ostentado un derecho preferentefrente al registro de la marca BICART (denominativa).

31. La solicitud de cancelación representa el hito desde el cual se considera porobtenido el derecho de Corporación Biotec S.A.C., por lo tanto, se aprecia enel caso que antes de este hecho se presentó la solicitud de registro de

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31C¡':'.I-\300¡O {denominativa), lo qua determina que sea pasible de sermateria de oposición frente a BICART (denominativa).

32. Finalmente, manifiesta que el pronunciamiento del Tribunal dellNDECOPI seencuentra acorde al artículo 168 de la Decisión 486. El mismo determinó quese considerará el derecho desde la fecha en que se presentó la solicitud decancelación, es decir, que excepcionalmente se puede invocar a partir de esemomento. Éste es el hito que se considerará como el fundamento del derechode quien obtiene una resolución firme en un proceso de cancelación de marca.En este sentido, la marca solicitada BICARSODIO era de consideración en elanálisis del riesgo de confusión frente a BICART (denominativa), puesto quela primera había sido solicitada antes que la segunda.

Del Consultante.

1. El Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie expresamente sobre:

En caso de cancelación de una marca por falta de uso, ¿quién deberíatener preferencia, aquel que presentó primero la solicitud de registro deuna marca o aquel que interpuso la acción de cancelación de marca?

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

1. Que, el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lodispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina;

2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

Solicitado: 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Procede la interpretación solicitada'.

3. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Derecho preferente derivado de una acción de cancelación.2. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de

marca y derecho derivado de una solicitud de registro presentada conantelación.

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1 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente alregistro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, yhasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedefirme en la vía administrativa".

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCiÓN DECANCELACiÓN.

4. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de unamarca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

5. Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel quele asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrenciacon otras, y a veces con total exclusión de ellas".

6. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguirpara su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta quededisponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

7. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar elregistro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la personaque ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derechono lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado seconvierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primerosolicite su registro.

8. Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derechopreferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones decarácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, loselementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, todavez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado yes sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo,debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a lamarca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicioscomprendidos en la misma Clase o categoría especificada.

9. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado apartir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tresmeses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quedefirme en la vía administrativa.

10. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobrela base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro,deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudesde terceros posteriores a la presentación de la acción de cancelación.

2 CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Editorial Heliasta, BuenosAires, décimo sexta edición, tomo 111,1981, p. 125.

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, :. , '1I1iiJrlei;¿J, c_,ue G0~~dCa que este derecno pr::;{(;rent,::,para cjuien ejerció laacción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registroautomático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, puesuna vez presentada la solicitud de registro - se entiende durante el plazopara el ejercicio del derecho preferente -, ésta deberá ser examinada, esdecir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad,verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causalesde irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento depresentarse dicha solicitud de registro.

2. EL DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCiÓN DECANCELACiÓN DE MARCA Y EL DERECHO DERIVADO DE UNASOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA CON ANTELACiÓN.

12. Como la controversia central en el presente asunto gira en torno a determinarqué derecho tendría prelación, si aquel originado en una acción decancelación de marca - solicitada el 27 de octubre de 2008 - o aquel derivadode una solicitud de registro presentada con anterioridad a la solicitud decancelación - el3 de mayo de 2007-, el Tribunal, para ofrecer la interpretaciónpertinente, debe partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486 de2000, cuya norma establece:

"La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derechopreferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de lapresentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tresmeses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedefirme en la vía administrativa" (Subrayado por fuera del texto)".

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13. Como puede observarse, la precitada norma establece un límite temporalanterior y posterior para invocar el derecho preferente al registro de una marcaderivado de la cancelación de la misma por no uso, el cual puede invocarse ygenerar prelación a partir de la fecha de la presentación de la solicitud decancelación de registro y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fechaen la cual quede firme en la vía administrativa la resolución que dispone lacancelación.

14. Respecto de su alcance, el derecho preferente otorga prelación a quiensolicitó la cancelación de la marca y, además, lo invoca - dentro del plazoperentorio de tres meses - para que la Oficina Nacional Competente estudiesu solicitud y de esa manera analice la registrabilidad de la misma marca - o

3 Cabe comentar al respecto, que la normativa de El Salvador estipula una norma prácticamenteidéntica, es decir, determina una fecha hacia el pasado desde la cual el derecho preferente puedeser activado y por tanto tiene efectos jurídicos, así como una fecha tope, a futuro, hasta la cual esposible plantearlo. Cf. artículo 41-A de la Ley de Marcas de El Salvador:

"Artículo 41-C.- ( ... ) La persona que obtenga una resolución favorable en un caso de cancelaciónpor falta de uso, tendrá derecho preferente al registro de la marca. Es te derecho podrá invocarse apartir de la fecha de presentación de la solicitud y hasta dentro de los tres meses siguientes a lafecha en que la resolución de cancelación quede firme".

cen : r:i_,~,.d-;'._\...,·' .;...'i"~~~:)":""~'Cü(:\_(3r¡as, no sustanciaíes - Irente él s:);~c¡¡ud;JS (....:-;terceros para registrar marcas idénticas o similares, presentadas conposterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación.

15. Este derecho surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable dela cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de lostres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece lanorma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectosdel derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de la presentación dela solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamenterespecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas conposterioridad a aquella que dio origen a la cancelación",

16. En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación delregistro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes demarca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadascon posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagradoen la normativa andina sólo opera frente a la marca cancelada y ante marcassolicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas conantelación, las cuales deberán surtir su trámite normal", pues no resultaríalógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generarefectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento".Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige laprelación en el derecho de marcas, según el cual "primero en el tiempo mejoren el derecho" ("Prior in tempore, potior in iure").

17. En consonancia con lo expuesto, cabe citar la interpretación prejudicialexpedida dentro del Proceso 119-IP-2008, de los artículos 147 y 168 de laDecisión 486, en la cual este Tribunal manifestó que:

". .. podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud decancelación, no está afirmando que el derecho preferente se puedaejercer desde la fecha de presentación de la solicitud ya que no se puedeejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho seretrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación.Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación porno uso pueda, desde la presentación de la solicitud, dar aviso a la Oficinade Registro de Marcas de su intención de utilizar el derecho preferente,

4 METKE MÉNDEZ, Ricardo. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina". Estudios Socio-Jurídicos, 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p.102. Disponible en web:http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf.

5 MARíN RUALES, Germán. "Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario". En: Revista LaPropiedad Inmaterial, pp. 131-132. Disponible en web:file :///C :/UserslT JCAU SER 1/Downloads/Dialnet-AccionesDeCancelacion EnEIDerechoComunitario-3986107.pdf.

6 Ibíd.

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de manera (;LJ "3 ocmmietrecicn lo tenga en cuenta al momento dorecepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que sepretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existela posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismoo semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudieraejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr lacancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referidoderecho preferente" (Subrayado por fuera del texto).

18. Otras interpretaciones prejudiciales recientes se pronuncian en igual sentido.Por ejemplo, en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 27-IP-2012, este Tribunal reafirmó que el derecho preferente - o sus efectosjurídicos - se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud decancelación, no antes:

"El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado,nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro dela marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titulardel derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta quedebe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partirde la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando queel derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentaciónde la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentaciónde la solicitud de cancelación" (Subrayado por fuera del texto).

19. Este orden de ideas, frente a las solicitudes que se hubieren presentado conanterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio deregistrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes elderecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a unasolicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.

20. Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitudde un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a lacorrespondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitudsea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene lafacultada de iniciar acción de nulidad en contra del acto administrativo queconcedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud decancelación de registro de marca?

21. A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad ala fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferentepodrá oponerse al ejercicio de este último - de suponer el registro de un signo

7 A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidadsustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicituddel signo en conflicto.

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idéntico o similar -, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero.Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción denulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la baseerrada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivadode la solicitud de registro de la marca presentada con antelación.

22. En el caso concreto, la marca BICARSODIO fue solicitada el 3 de mayo de2007 por Laboratorios Trifarma S.A. para distinguir productos comprendidosen la Clase 5, mientras que Corporación Biotec S.A.C. solicitó la cancelacióndel registro de la marca BICART - que también identifica productos en laClase 5 - el 27 de octubre de 2008. El Juez Nacional, al adoptar la decisiónque resuelva la problemática aquí consultada, deberá atender a losparámetros trazados en la presente interpretación, en concordancia con laspruebas reunidas en el expediente, cuyo análisis le permitirá determinar si elderecho derivado de la solicitud de registro de la marca BICARSODIO tieneprelación con respecto al derecho preferente derivado de la acción decancelación de la marca BICART.

23. Finalmente es conveniente precisar que la prelación a la cual se arribe debeser entendida como la prioridad a que se examine y se haga el respectivoestudio de registrabilidad y, por lo tanto, el Juez Consultante deberá realizarel correspondiente examen para el efecto, de manera integral, tomando enconsideración entre otros aspectos correspondientes a dicho estudio ladeterminación de distintividad del signo solicitado, así como de aquellos queeventualmente se hubieren solicitado con anterioridad a la respectiva solicitud.

3. DEBIDA MOTIVACiÓN DE LAS RESOLUCIONES.

24. Corporación Biotec S.A.C. sustentó su demanda en la presunta nulidad de laResolución 3150-2013ITPI-INDECOPI, que confirmó en última instanciaadministrativa la acción de nulidad de oficio de la marca BICART(denominativa), sin supuestamente mediar una debida motivación de dicharesolución, razón por la cual se tratará sobre la motivación de las resolucionesadministrativas expedidas por las Oficinas Nacionales Competentes.

25. Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal haseñalado que:

"El sistema de registro de marcas que se adoptó en la ComunidadAndina se encuentra soportado en la actividad autónoma eindependiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra reguladapor la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionadaindependencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula elprocedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de lasOficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivoexamen de registrabilidad.

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Li:LF.:1 .iutonorme ::J ¡i;and:;es¡'a tenio &n reuc:ún con decisionesemanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio deindependencia), como en relación con sus propias decisiones."

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

"Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emananson independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitariolas ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o dela oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ningunamanera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas deRegistro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad oirregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideraciónel análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otrasOficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con loanterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado PaísMiembro esto no significa que indefectiblemente se deberá concederdicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro demarcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba sernegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarsecon base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismoPaís que negó el reqistro":

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituyeel hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a laOficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio deinterpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficientey razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció comoatribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligaciónde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debellevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadasoposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningúncaso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder onegar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, laOficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así comoacerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral ymotivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación

8 Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Proceso 71-IP-2007, marca: MONARCH-M,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007.

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Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas notenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tienela obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.(. ..)".

,;0(, i_;nr6nore~ cecis.onee expeaide» por te propu: oiicma, &/; el semicode que ésta debe realizar el examen de registrabifidad analizando cadacaso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, lasoposiciones presentadas y la información recaudada para dichoprocedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signosidénticos o similares.

26. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinasde registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en unaresolución debidamente motivada y debe ser autónomo.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que secanceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción decancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en eltiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius,quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

La marca objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso,contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca quese canceló, Es decir, los elementos denominativos y los gráficos debencoincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signoespecífico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferentedebe ser ejercido, Asimismo, debe distinguir los mismos productos o serviciosque correspondían a la marca cancelada, aunque puede identificar menosproductos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoríaespecificada.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre labase del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro,deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudesde terceros posteriores a la presentación de la acción de cancelación. De estamanera, el titular de la solicitud de cancelación tiene un derecho preferente, aobtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitanteposterior a la fecha de presentación de la acción de cancelación.

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Finalmente, cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció laacción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registroautomático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, puesuna vez presentada la solicitud de registro - se entiende durante el plazopara el ejercicio del derecho preferente -, ésta deberá ser examinada, esdecir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad,verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causalesde irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento depresentarse dicha solicitud de registro.

SEGUNDO: El derecho preferente surge en el momento en que el solicitanteobtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso y éste podráejercerlo dentro de los tres meses siguientes. Su solicitud se consideraprioritaria frente a solicitudes de terceros presentadas posteriormente. Talprioridad, según el artículo 168 de la Decisión 486, podrá invocarse desde lapresentación de la solicitud de cancelación. En virtud de dicha ficción legal,los efectos del derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de lapresentación de la solicitud de cancelación, por lo tanto, tendrá prelaciónúnicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadascon posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación.

De comprobarse que la solicitud de registro de la marca BICARSODIO fuepresentada con antelación a la solicitud de cancelación de registro de la marcaBICART, tendría aquélla (BICARSODIO) la prelación o prioridad a que seexaminara su registrabilidad. De lo contrario, su titular podrá iniciar una acciónde nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro de la marcaBICART o, en su defecto, una acción de nulidad contra el registro de lamencionada marca. Tal procedimiento también podrá ser iniciado de oficio,por iniciativa de la propia Administración, como en el presente proceso denulidad, del cual da cuenta el expediente.

La prelación supone una prioridad a que se examine su registrabilidad y, porlo tanto, el Juez Consultante deberá realizar el correspondiente examen deregistrabilidad, de manera integral, tomando en consideración, para efectosdel examen de fondo, con relación a la determinación de la distintividadextrínseca del signo solicitado, los signos que pudieran haber sido solicitadoscon anterioridad a la correspondiente solicitud.

TERCERO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registrocomprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayansido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable odesfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, ydetermine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá

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Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registrode marcas tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio;- Es integral;- Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada; y,- Es autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el r;' Iti o párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la pr~sente/ Interp etación Prejudicial los Magistrados que participaron

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Trlbunah firman igualmente lapresente I~terpretación Prej~.picialel Presidente y el ~7tariO. h.

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p~ESíÓENTE SECRETARIO~:-'.' ~I

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia dela presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la ComunidadAndina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 286-IP-2015

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