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Le diverse strategie e procedure di brevettazione alla luce delle recenti modifiche della procedura italiana e

della Convenzione sul Brevetto Europeo

Massimo Barbieri

Politecnico di Milano

[email protected]

Definizione di brevetto

Documento tecnico -legale

Documento tecnico -legale

Strumento che consente all’inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica

Pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni tecniche

Il possesso di un brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ad altri di sfruttare economicamente l’invenzione, ma non garantisce il diritto positivo ad attuare l’invenzione stessa.Affinché un’invenzione sia attuabile, occorre che non esistano brevetti antecedenti oppure normative che ne vietino l’attuazione.

Brevetto per invenzione (1)

I diritti di proprietà industriale si acquistano solo mediante brevettazione o registrazione.

Oggetto di brevettazione sono:

le invenzioni

i modelli d’utilità

le nuove varietà vegetali

Oggetto di registrazione sono:

i marchi

i disegni e modelli

le topografie di prodotti a semiconduttori

Il diritto d’autore e il marchio di fatto sono diritti “non titolati”.


Tre principi fondamentali della CUP:

Priorità

12 mesi per brevetti d’invenzione

6 mesi per marchi, disegni e modelli industriali

Indipendenza (dei brevetti)

Trattamento nazionale

Ogni Stato unionista accorda ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso

trattamento riservato ai nazionali



Fonte: E. F. Sherry, D. J. Teece – Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation - “Research Policy” (2004), 33, p. 179 – 191

“Grace period” (1)

Fonte: C. Franzoni, G. Scellato – The grace period in international patent law and its effect on the timing of

disclosure - “Research Policy” (2010), 29, p. 200 – 213

Domande US (priorità dal 2000) con origine accademica: 1.061 (di cui 361 articoli; 299 priorità US)

Il “grace period” (utilizzato da circa 1/3 degli inventori accademici) favorisce la divulgazione.

Domande US non estese 2.8 mesi

Domande US estese all’estero 9.9 mesi

Domande US estese come EP 16.2 mesi

Le invenzioni US sono divulgate prima di quelle EP e nel caso in cui sia effettuata un’estensione all’estero il tempo di divulgazione aumenta.

La mancanza di armonizzazione influenza anche gli inventori US.

filing10,6 mesi

Utilizzo grace period

16,1 mesi

senza grace period

“Grace period” (2)

Fonte: C. Franzoni, G. Scellato – The grace period in international patent law and its effect on the timing of

disclosure - “Research Policy” (2010), 29, p. 200 – 213

tutela gli inventori (da divulgazioni accidentali), ma soprattutto i ricercatori universitari, che hanno urgenza di pubblicare i propri lavori

l’inventore si riserva il diritto a brevettare in un tempo maggiore, senza incorrere in costi iniziali di deposito

Vantaggi

Svantaggi

l’inventore non è tutelato nei confronti di terzi che brevettano invenzioni di miglioramento

l’inventore non può brevettare all’estero

il “grace period” non favorisce i terzi (i cui diritti sono evidenti dopo 30 mesi dalla divulgazione e non dopo 18 mesi)

Oggetto: informazioni tecniche ed aziendali

1. forma di protezione alternativa al brevetto (protezione aleatoria, conservata

solo finché le informazioni rimangono segrete; opponibile solo a coloro che

illegittimamente si procurano le informazioni).

2. tutela complementare (valore legato all’esperienza, servono ad attuare

un’invenzione)

3. funzione accessoria alla brevettazione

4. sovrapposizione (es. software: codice sorgente segreto)

5. unica alternativa: se mancano i requisiti di brevettabilità oppure perché si

tratta di informazioni non brevettabili

Non è vietato ottenere le informazioni segrete tramite reverse engineering di un

prodotto legittimamente procurato né conoscerle a seguito di un atto di

rivelazione accidentale.

Tutela del segreto industriale

Tipologie di procedure di brevettazione

Le procedure di brevettazione si distinguono principalmente in due categorie:

procedure ad esame sostanziale (Germania, Stati Uniti, Giappone,

…)

procedure a semplice registrazione (il brevetto viene concesso a

seguito di una procedura amministrativa formale)

Procedure: aspetti generali (1)

Argomenti a favore dell’esame:

1. riduce il numero di cause;

2. maggiore certezza per gli investitori;

3. maggiore qualità

In Italia

All’estero entro dodici mesi:

Domanda di Priorità Estensione internazionaleEP

12

PCT

EP

Fasi nazionali

0


Possibilità di deposito a livello internazionale

depositi nazionali

brevetto europeo

procedura PCT

Depositi nazionali

• esame di novità differito (per es. in Germania 7 anni dal deposito, in Giappone 3 anni): in tale periodo la domanda viene esaminata solo su richiesta del titolare o di un terzo interessato.

• ricerca separata dalla fase d’esame (per es. in Inghilterra il titolare ha tempo 6 mesi per richiedere l’esame)

• esame di novità (non di brevettabilità): in Francia viene eseguita solo una ricerca di novità ed emesso un rapporto di ricerca ed il richiedente è tenuto solo a modificare le rivendicazioni oppure a presentare una relazione di commento sui documenti presenti nel rapporto di ricerca. La domanda viene accolta d’ufficio.


Strategie (1)

Come ridurre i costi del portafoglio brevettuale

• PCT (sempre necessario?): mercato di riferimento (EP + US)

• ricerche di prior art

• depositare domande provvisorie (es. US costo $ 110)

• caso in cui si deposita il PCT (applicant US)

alcuni Stati possono selezionare l’ISA (tassa di ricerca al KIPO $ 729 vs. $ 2.080 all’USPTO e 2.164 all’EPO)

limitare il numero (meno tasse) e l’ampiezza delle rivendicazioni (per ridurre la prosecuzione)

una domanda limitata può essere ampliata depositando eventualmente una “Continuation in part”

• Accordo di Londra (elimina in alcuni casi i costi di traduzione; con i soldi risparmiati si potranno: a) effettuare convalide in più Stati; b) pagare le tasse annuali di convalida per più anni; c) effettuare più depositi.

Strategie (2)

• contratti di licenza

• conoscenza delle leggi brevettuali nazionali

Esempio: Iran

sono escluse le invenzioni contrarie alle regole islamiche

senza esame di merito

periodo di grazia di 6 mesi

non sono esclusi i programmi per elaboratore

• tempo di prosecuzione e concessione

Generalmente l’USPTO concede più facilmente i brevetti.

Prima azione ufficiale: entro un anno dal deposito

In Canada richiesta esame (posticipabile fino a 5 anni dal deposito)

Strategie (3)

• come scrivere la domanda di brevetto?

molto ampia (per mascherare la vera invenzione? O perché non è ancora ben definita) depositando successivamente domande divisionali per restringere l’ambito di tutela

limitata (ma con più depositi entro l’anno di priorità)

in alcuni settori (biotech) domande con migliaia di pagine sono frequenti (100.000 pagine e 20.000 rivendicazioni)

un maggior numero di rivendicazioni può significare un maggiore ambito di tutela; a volte, l’aggiunta di rivendicazioni significa dettagliare meglio l’invenzione, aggiungendo precisione

dati medi: rivendicazioni (da 10 a 18 negli anni 1980 – 2002); pagine di descrizione (da 14 a 30 negli anni 1988 – 2002)

Strategie (4)

PCT → IT

PCT → EP → IT

PCT → San Marino

Legge 25 maggio 2005, n. 79 della Repubblica di San Marino, art. 37.3: “in attuazione dell’art. 43 della Convenzione di Amicizia e buon vicinato tra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni: se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane”.

PCT → (domanda EP ritirata) →modello di utilità IT (richiesta conversione) [art. 58.2 D. Lgs. 10 febbraio n. 30: consente la trasformazione di una domanda EP respinta, ritirata

o considerata in una domanda per modello d’utilità, purché ne abbia i requisiti] → domanda

divisionale [art. 83.4 e 161]

EP → IT (richiamando la priorità)

EP →modello di utilità IT

Caso PCT

Caso EP

Strategie (5)

• costi delle cause

Fonte: M. Majer, B. Van Pottelsberghe – Economic incongruities in the European Patent System “ECARES”working paper 2009-003

Il costo delle cause multiple è proibitivo! È più economico depositare un’opposizione all’EPO (i costi variano da € 6.000 a € 50.000, inclusi onorari del consulente).

UK è la giurisdizione più costosa (3 volte > rispetto a FR, DE e NL)

L’esito delle cause è a volte incerto! (es. Epilady vs. Remington)

Tribunali di:

AT, FR, UK ⇒ nessuna contraffazione

BE, DE, IT, NL ⇒ accertata la contraffazione

Strategie (6)

Fonte: N. Van Zeebroeck et al. – Filing strategies and patent value CEB Working N° 08/016, March 2008

Brevetti EP concessi e depositati tra il 1990 e il 1995 (~ 250.000)

~ 30% dei brevetti EP concessi sono stati depositati come PCT

nel 2005 il 53% delle domande di brevetto depositate all’EPO sono passate attraverso la procedura PCT

procedura accelerata: 2%

domande divisionali: 4%

N° medio di priorità: 1

La nuova procedura dell’UIBM

Deposito

Ricerca edopinione

Pubblicazione

EsameConcessione

Ricorso

Rigetto

Risposta all’esaminatore?

deposito presso UIBM o Camera di Commercio (che la trasmette all’UIBM): in forma cartacea oppure online

esame formale da parte dell’ufficio ricevente

emissione del rapporto di ricerca: l’EPO effettua la ricerca di anteriorità sulle domande IT depositate dal 1° luglio 2008 (le domande saranno inviate all’EPO salvo casi di non brevettabilità per palese mancanza di novità o per appartenenza alle invenzioni escluse in base agli articoli 45 e 50 C.p.i.)

concessione (?)

validità (da decidere in sede giudiziale)

Procedura nazionale (1)

la domanda può essere depositata dal richiedente (inventore o datore di lavoro) oppure da un consulente in proprietà industriale attraverso un mandato (lettera d’incarico)

la sezione più importante è costituita dalla relazione tecnica (descrizione, disegni) e dalle rivendicazioni

il titolo è meramente indicativo

nel caso in cui l’UIBM decida di non concedere una domanda di brevetto è possibile appellarsi alla Commissione dei Ricorsi (tramite un avvocato e non un consulente in p.i.) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (tassa € 340)

finché una domanda non viene concessa è possibile correggere aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi o limitare descrizione, disegni e rivendicazioni (importante è non ampliare l’ambito di protezione)

un’istanza di limitazione non può essere accolta se è stata instaurata una causa di nullitàe finché non è stato emesso un giudizio

Procedura nazionale (2)

Ricerca EPO (1)

L’EPO è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anterioritàrelativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’UIBM. Le modalità sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il MSE-UIBM e l‘EPO

Viene effettuata una preselezione delle domande (se risulta “assolutamente evidente” l’assenza dei requisiti, la domanda non sarà inviata all’EPO)

La ricerca di anteriorità riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità ai sensi dell'art. 4 del CPI

Ricerca EPO (2)

Il fascicolo spedito all’EPO sarà costituito da titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni e rivendicazioni tradotte in inglese (ed eventualmente la descrizione in inglese).

Inoltre, la domanda dovrà essere classificata (a livello della sottoclasse) e sarà compito degli esaminatori dell’UIBM attribuire la classificazione.

La traduzione delle rivendicazioni potrà essere eseguita manualmente (scelta consigliata per consentire una ricerca affidabile) oppure affidata all’UIBM che provvederà ad effettuarla in modo automatico (in questo caso il richiedente dovrà pagare una tassa di ricerca di 200 €)

La tassa di ricerca è assolta se si presenta la traduzione in inglese delle rivendicazioni.

La traduzione della descrizione potrà essere realizzata con un traduttore automatico a cura dell’EPO; in ogni caso non farà parte del fascicolo (il testo che fa fede è quello in italiano) ma servirà solo a comprendere le rivendicazioni.

Ricerca EPO (3)

Affinché l’EPO possa redigere il rapporto di ricerca entro 9 mesi dalla data di deposito della domanda italiana, l’UIBM dovrà spedire il fascicolo all’EPO entro 5 mesi dal deposito (la domanda deve essere completa altrimenti i tempi non potranno essere rispettati).

Mediamente il 90% delle domande è inviato all’EPO entro 4 mesi dal deposito; il 10% può o subire ritardi o essere escluso dall’invio per irregolarità formali o sostanziali.

Problemi potrebbero sussistere nel caso di mancanza di unicitàdell’invenzione: sarà emesso un rapporto di ricerca incompleto e occorreràdepositare una o più domande divisionali.

Il rapporto di ricerca emesso è simile a quello ottenuto per le domande EP o PCT; l’opinione scritta (redatta in inglese) ha solo carattere informativo.

Attualmente i rapporti di ricerca non sono accessibili ai terzi e qualora si richieda la copia di una domanda di brevetto, tale copia non è accompagnata dal rapporto di ricerca.

Rapporto di ricerca (1)

Sono citati i documenti rilevanti per l’oggetto della domanda di brevetto con i dati bibliografici

Ciascun documento viene contrassegnato con una lettera:

X, Y, A, T, P, E, O, L, D

Riferimenti alle rivendicazioni rilevanti

Indicazione di tutti i membri della famiglia dei documenti citati

Classificazione completa della domanda di brevetto

Fonte: D. Harhoff, S. Wagner – Modeling the duration of Patent Examination at the European patent Office –

Discussion paper 2006-14


Categorie di documenti citati nei rapporti di ricerca


Indicazione dei membri della famiglia brevettuale

Esame delle domande

Il D.M. del 27 giugno 2008 (art. 6) precisa che sarà effettuato un esame dall’UIBM che comincerà dopo la pubblicazione della domanda di brevetto e che prenderà in considerazione il Rapporto di Ricerca e le eventualiargomentazioni e modifiche depositate dal richiedente.

L’art. 5 del decreto stesso stabilisce che dopo la ricezione del Rapporto di Ricerca il richiedente può (non è quindi obbligatorio) depositare le proprie argomentazioni e modifiche entro i 18 mesi dalla data di deposito della domanda.

Pertanto se il rapporto di Ricerca presenta tutte A si potrebbe evitare di depositare argomentazioni e modifiche; nel caso in cui il rapporto di ricerca sia negativo, si possono depositare argomentazioni e modifiche (il tutto deve essere effettuato entro i 18 mesi altrimenti l’UIBM potrebbe ignorarle nel suo esame successivo).

Novità legislative (1)

Artt. 149 e 152 – non vi è più l’obbligo di depositare una traduzione completa della descrizione e delle rivendicazioni ma è sufficiente “un

riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le

caratteristiche dell’invenzione”

Art. 160 - Contenuto della domanda (possibilità di deposito successivo delle rivendicazioni) “[Le rivendicazioni] devono essere presentate ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.”

Art. 161 - domanda di brevetto divisionale volontaria (da effettuarsi prima della concessione del brevetto)

D. Lgs. N. 131, 13 agosto 2010

Novità legislative (2)

Art. 192 (istanze di continuazione) – è possibile richiedere una ripresa della procedura se non è stato rispettato un termine imposto dall’UIBM (entro 2 mesi dall’atto omesso e pagando una tassa di 300 €), con alcune esclusioni (termini di priorità, opposizione e ricorso, integrazione della domanda o produzione della traduzione, annualità e il deposito delle rivendicazioni in inglese)

Art. 198 – l’obbligo della presentazione dell’istanza di autorizzazione all’estero ricorrerà solo qualora la domanda di brevetto riguardi “oggetti che

potrebbero essere utili per la difesa del Paese”

(meglio richiedere comunque l’autorizzazione oppure effettuare un primo deposito IT e dopo 90 gg. un deposito estero)

D. Lgs. N. 131, 13 agosto 2010

Alcune considerazioni sulla procedura

nazionale

1. se il rapporto di ricerca (SR) viene inviato prima della scadenza della priorità: serve come strumento decisionale per le successive estensioni (PCT, EP, ecc…); se l’invenzione è totalmente anticipata si decide di non estendere, altrimenti sipossono modificare le rivendicazioni già nella fase internazionale (si ottiene uno sconto sulla tassa di ricerca);

2. se il rapporto di ricerca non è inviato al richiedente in tempo, non si hanno elementi per decidere (i costi di una domanda IT sono comunque più accessibili rispetto ad un deposito EP o PCT);

3. il deposito IT conviene se a) sono rispettati i tempi (ricezione del SR e dell’opinione di brevettabilità entro 9 mesi dal deposito e b) se la ricerca viene eseguita allo stesso modo di una domanda EP o PCT (occorre verificare se esiste

concordanza sui rapporti di ricerca).

4. Sistema di esame “snello”?

deposito nazionale: depositare domande di brevetto direttamente presso gli uffici nazionali.

EP: depositare un’unica domanda EP e successivamente convalidare negli Stati d’interesse.

PCT-nazionale: depositare una domanda PCT e dopo 30 mesi dalla data di priorità selezionare gli Stati in cui richiedere la tutela [non è possibile per BE, CY, FR, GR, IE, IT, MC, NL, SI].

Euro-PCT: depositare una domanda PCT e dopo 31 mesi dalla data di prioritàeffettuare l’ingresso in fase regionale EP.

Come ottenere tutela in Europa

Stati contraenti EPC (37)

Dal 1° maggio 2010: Albania

Procedura europea (1)

Dal 1° ottobre 2010: Serbia

Non si ottiene un unico brevetto valido nei Paesi designati ma tanti

brevetti separati, per cui per ogni Stato designato si dovranno pagare le

tasse di mantenimento e ciascuno potrà essere abbandonato, decadere,

venire revocato, indipendentemente dagli altri, sulla base di decisioni

nazionali

Ha la stessa procedura di un deposito nazionale ma semplifica di molto sia

la fase di deposito, di esame e di rilascio, eliminando gli iter burocratici dei

singoli depositi nazionali

Il titolo ottenuto ha lo stesso ambito di tutela in tutti i Paesi designati


Deposito

Ricerca edopinione

Opposizione

Pubblicazione

EsameConcessione

Appello

Rigetto

Revoca

Mantenimento

Mantenimento conrettifiche

Limitazione


Deposito della domanda di brevetto europeo

Trasmissione del rapporto di ricerca (6 – 9 mesi dal deposito, se si tratta di un

primo deposito) solo al richiedente

Richiesta di esame (entro 6 mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca): se

non viene effettuata la richiesta la domanda è considerata ritirata!

Pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) e del rapporto di ricerca

Concessione e traduzione delle rivendicazioni in francese e tedesco (dopo 3-4

anni dal deposito)

Opposizione

Nazionalizzazione (il brevetto europeo concesso è un fascio di brevetti

nazionali)

Limitazione e revoca


Deposito

rivendicare la priorità sulla base di depositi effettuati in stati membri del WTO (Taiwan, Hong Kong, Tailandia) e fino al 16° mese dalla data di deposito

• deposito in qualsiasi lingua

• rivendicazioni non necessarie per ottenere una data di deposito

• possibile il “reference filing” (riferimento ad una precedente domanda)

• integrazione di parti mancanti: riferimento alla domanda di priorità

Per ottenere una data di deposito è sufficiente:

compilare la richiesta

identificare il titolare

descrizione (o reference filing)

data deposito

numero domanda

ufficio presso cui è stata

depositata



EPC2000 – statistiche (fino a sett. 2009)

Deposito posticipato delle rivendicazioni: 140 domande

Reference filing: 0,7% (quasi tutte divisionali) di tutte le domande

Lingue di deposito: JP, CN

Parti mancanti: 222 domande

Priorità entro 16 mesi: 268 domande

Limitazione

Nessun ritardo nelle pubblicazioni!

Fonte: L. Zimmermann – EPC2000 – State of play nearly two years on - “World Patent Information” (2010),

32, p. 313 - 316

Verifica degli aspetti formali

Identificazione del richiedente, presentazione di una descrizione o di un

“reference filing” (rivendicazioni non più necessarie per ottenere una data di

deposito), verifica del pagamento tasse di deposito e ricerca e della presenza

di eventuali priorità.

Preclassificazione

Uno dei compiti dell’Ufficio è di suddividere le domande in funzione del

settore tecnico ed assegnarle alle varie unità d’esame. Uno dei compiti

dell’esaminatore non è solo quello di attribuire una classificazione

internazionale alla domanda (IPC) ma anche una europea (ECLA). La

classificazione IPC di un brevetto concesso può differire da quella della

domanda se sono stati effettuati molti emendamenti alle rivendicazioni.


Redazione del rapporto di ricerca e Written Opinion

Sulla base delle rivendicazioni (ed eventualmente della descrizione e dei disegni), cita

quei documenti rilevanti per novità e attività inventiva oppure semplicemente perché

facenti parte dello stato della tecnica

In alcuni casi la domanda di brevetto è scritta in modo tale che l’EPO emette un rapporto

di ricerca incompleto:

se manca unità d’invenzione (se non sono pagate ulteriori tasse, solo sulla prima

invenzione viene effettuata la ricerca)

per invenzioni non brevettabili (per es. business methods)

se vi sono troppe rivendicazioni indipendenti

se alcune rivendicazioni non sono comprensibili

In ogni caso una domanda di brevetto non viene respinta nella fase di ricerca

Non sono consentite modifiche prima del rapporto di ricerca



Con le nuove regole l’EPO contatterà il richiedente invitandolo a fornire delucidazioni sulle rivendicazioni non chiare.

Formalmente è stata eliminata una possibilità di emendare la domanda di brevetto [ovvero (1) prima della pubblicazione e successivamente al ricevimento del rapporto di ricerca e (2) dopo la prima comunicazione ufficiale emessa dall’EPO].

Queste due possibilità sono state accorpate nella replica obbligatoria all’invito emesso con il rapporto di ricerca.

Fonte: Patent Information News, Issue 1, 2010

Il richiedente dovrà emendare le rivendicazioni se il rapporto di ricerca è negativo prima di richiedere l’esame (entro 6 mesi dalla pubblicazione del SR, possibile il “further processing”)

Esame sostanziale

Viene eseguito dallo stesso esaminatore che ha condotto la ricerca e redatto

la Written Opinion. Solo in casi eccezionali la pratica sarà assegnata ad un

altro esaminatore, principalmente sulla base della classe principale IPC

attribuita alla domanda

Se l’esame ha esito positivo, sarà chiesto al richiedente di approvare il testo

come concesso, depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due

lingue ufficiali e pagare le tasse di concessione

In caso contrario, avrà inizio un ciclo di notifiche da parte dell’esaminatore e

di repliche da parte del richiedente, il cui numero dipende da molti fattori

Osservazioni di terzi potranno essere prese in considerazione


Procedura accelerata

richiesta scritta (sia per la ricerca sia per l’esame)

le richieste non sono pubblicate

per le ricerche sui primi depositi EP, l’Ufficio esegue sempre una procedura

accelerata (invio del SR al richiedente entro 6 mesi dal deposito)

ricerca accelerata possibile se il deposito è completo

prima comunicazione dell’ufficio dopo 3 mesi dal ricevimento della domanda

da parte della Divisione d’esame

successive comunicazioni entro 3 mesi dal ricevimento della risposta del

richiedente


Fattori istituzionali

Difficoltà nell’eseguire l’esame stesso

Crescente complessità delle invenzioni

Fattori legali (requisiti + patentable subject matter)

Fattori che influenzano la durata e l’esito dell’esame

Turnover Concessione Modifiche alle

rivendicazioni

EPO 5% 3 esaminatori Flessibilità nelle

comunicazioni

USPTO 33% individuale Solo 2

modifiche


Fonte: P. H. Jensen et al. – Application pendency times and outcomes across four patent offices -

“Melbourne Institute Working Paper No. 6/08” April 2008


N° di comunicazioni Tempo di concessione (n° di

mesi dal deposito della

priorità)

0 30

1 42

≥ 2 55

Il tempo di durata della fase d’esame dipende anche dal

numero di comunicazioni ricevute

Fonte: G. Lazaridis, B. Van Pottelsberghe - The rigour of EPO’s patentability criteria: An insight into the

induced withdrawals - “World Patent Information” (2007), 29, p. 317 - 326


Fonte: D. Harhoff, S. Wagner – The duration of patent examination at the European Patent Office -

“Management Science” (2009), 55 (12), p. 1969 - 1984


Statistica su domande di brevetto EP depositate dal 1982 al 1998

% di concessioni: 59,1%

% di rifiuti: 3,9%

% di ritiri: 26,5%

In media i richiedenti ritirano le domande dopo 3,16 anni; i brevetti sono concessi dopo 4,25 anni, mentre i rifiuti richiedono più tempo (4,43 anni)

Motivi del ritardo nelle concessioni:

crescita nel n° di depositi (e del n° di domande in esame: da 24 a 120 nel 1998);

complessità delle domande (n° delle rivendicazioni da 9,84 a 15,36);

crescita del n° di domande PCT

Fonte: B. van Pottelsberghe, D. François – The cost factor in Patent Systems - “J Ind Compet Trade” (2009), 9

p. 329 – 355


L’USPTO gestisce un n° di domande 3 volte maggiore rispetto all’EPO!

Durata procedura:

EPO (49 mesi)

JPO (31 mesi)

USPTO (27 mesi)

Fonte: B. Hall, D. Harhoff – Post-grant reviews in the U.S. patent system-design choice and expected impact -

“Berkeley Technology Law Journal” (2004), Vol. 19:1


Opposizione

Tassa: € 705 (appello: € 1.180)

~ 7,9% dei brevetti EP concessi tra il 1980 e il 1995 hanno ricevuto opposizione (1/3 appello)

Durata media:

1,9 anni ⇒ opposizione

2,1 anni ⇒ appello

Più del 97% di tutti i casi di opposizione sono depositati entro 5 giorni dal termine del periodo.


Fonte: Patent Information News, Issue 2, 2010

Domande divisionali

1. La domanda base deve essere ancora “pending”

2. Entro 24 mesi dalla prima comunicazione ufficiale

volontaria

Richiesta EPO

I costi brevettuali possono essere suddivisi in quattro categorie principali:

costi di procedura (tasse di deposito, ricerca, esame, designazione degli

Stati, concessione e convalida)

costi di traduzione (principalmente dopo la concessione del brevetto e

dipendenti dal numero di pagine e degli Stati in cui convalidare il brevetto)

costi esterni (per la stesura della domanda di brevetto, la fase di

prosecuzione e il monitoraggio delle varie scadenze)

costi di mantenimento (pagamento delle varie tasse annuali per

mantenere in vita il brevetto)

costi legali



Il sistema EP post-concessione è frammentato, complesso e più costoso rispetto a USA e JP. Il processo di convalida richiede il deposito di una traduzione del brevetto e il pagamento di una tassa. A partire dal 3° anno del deposito di una domanda EP, il richiedente deve pagarele tasse di rinnovo (all’EPO durante la fase d’esame e agli uffici nazionali dopo la concessione.

Le tasse di convalida (> AT, SE, FI, ES, GR), le tasse di rinnovo (> NL, CH, FI e DK) e i costi di traduzione (elevati in DK, SE e FI) variano sostanzialmente da Stato a Stato. I paese nordici, insieme a Olanda, Svizzera e Austria, possiedono la combinazione tasse/costi più elevata.

Fonte: D. Harhoff et al. – Patent validation at the country level – The role of fees and translation costs -

“Research Policy” (2008), 32, p. 313 - 316

Convalide nazionali

Brevetti Europei in Italia

Fonte: A. Scutiero – I brevetti Europei in Italia: numeri e fatti - “Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in

Proprietà Industriale” (2010), 1, p. 25 - 27

London Agreement (1)

Fonte: B. Van Pottelsberghe, M. Mejer – The London Agreement and the Cost of Patenting in Europe, ECARES

working paper 2008_032

Fonte: B. Van Pottelsberghe – Lost Property: the European patent system and why it doesn’t work – Bruegel

Blueprint Series 2009

London Agreement (2)

Vantaggi

Minor costo

Valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea (e la Turchia?)

Per le imprese multinazionali (strumento semplificato)

Interesse della struttura burocratica dell’Unione Europea (aumento

sedi, personale + EPO)

Sistema più completo (post-concessione)

Svantaggi

Traduzione limitata alle rivendicazioni (ma è sufficiente per

comprendere l’invenzione?)

Esclusione dei tribunali (competenti sulle azioni relative alla titolarità

dei diritti e le fasi esecutive) e degli uffici brevetti nazionali

Annullamento del brevetto nella UE

Brevetto comunitario (1)

Fonte: J. Danguy, B. Van Pottelsberghe – Cost-Benefit Analysis of the Community Patent - “ECARES Working Paper” 2010-012


Tassa di partenza: € 600 al 6° anno, con un incremento costante di € 200 [VCOM200] o € 300 [VCOM300]

Fonte: Sistema di traduzioni per il brevetto EU – La posizione di AICIPI (http://www.aicipi.it)


Fonte: B. Van Pottelsberghe – Europe should stop taxing innovation- “World Patent Information” 2010 – doi: 10.1016/j.wpi.2010.09.003


• Le tasse di rinnovo generano profitti per gli uffici brevetti nazionali (€ 327 milioni, di cui € 100 milioni per DPMA e € 40 per UKIPO). Con il brevetto comunitario tutti gli uffici nazionali (tranne quello tedesco) avrebbero maggiori guadagni! (ciò che si teme è una perdita di sovranità …)

• non ci sono speciali trattamenti per le PMI e le Università

• questione della lingua: il 77% delle domande EP è in inglese (il punto è: l’inglese non sarà in futuro soppiantato dal cinese?)

Convenzione di Washington 1970 (142 Stati): trattato

multilaterale in vigore dal 1978 ed efficace per l’Italia dal 1985

Unico deposito per ottenere la protezione brevettuale nei 138 Stati membri del

Trattato di Cooperazione

La domanda internazionale produce, in ogni Stato designato, gli stessi effetti

legali di una domanda nazionale

Il rilascio del brevetto è di esclusiva competenza dell’Ufficio Nazionale

designato

Possibilità di aumentare il tempo di ingresso nelle fasi nazionali(30/31mesi)

Procedura PCT (1)

Stati contraenti il sistema PCT

Fonte: WIPO

Procedura PCT (2)

Stabilisce una procedura centralizzata per il deposito e l’esame di una

domanda di brevetto

Non è un sistema di concessione

Si tratta di una procedura semplice e più economica per ottenere la

tutela in diversi Stati

La via nazionale al PCT per l’Italia è chiusa: segue la procedura EURO-PCT

Procedura PCT (3)

Demand(opzionale)

IPRP

Fasi nazionali o regionali

Domanda di prioritàIT, UK, CN

0 12 16 18 22 28 30

Deposito PCT

ISR + WrittenOpinion

Pubblicazione

DEDEDE

EPEP

USUS

AUAU

ISR: international search reportIPRP: international preliminary report on patentabilityDemand: richiesta esame

Procedura PCT (4)

Procedura PCT (5)

Il richiedente è tenuto a rispondere ad un rapporto di ricerca negativo entro unmese dalla comunicazione in base alla regola 161(1) EPC (possibile il “further processing”)

EURO-PCT

31 mesi

2 mesi1 mese

3 mesiRapporto

esame

Requisiti minimi per ottenere una data di deposito

• almeno uno dei richiedenti deve avere la residenza o la nazionalità di uno Stato contraente

• la domanda deve essere presentata in una delle lingue della procedura

• la domanda deve contenere almeno:

l’indicazione che si richiede una domanda PCT

designazione degli Stati (tutti dal 1° gennaio 2004)

il nome del titolare

una descrizione

almeno una rivendicazione

Procedura PCT (6)

Conclusioni (1)

non esiste un’unica strategia di deposito

deposito provisional US o UK (sconsigliato)

anche dal punto di vista del marketing vale di più una domanda IT o EP

l’attuale sistema europeo

1. è costoso (convalide negli Stati, tasse di rinnovo annuali e costi di traduzione;

2. è complesso e associato ad un elevato grado di incertezza (esito cause multiple;

3. riduce la qualità del processo di selezione, dal momento che gli uffici nazionali concedono brevetti indipendentemente dall’EPO

Conclusioni (2)

Soluzione: brevetto EU ma …

• Nel sistema non dovrebbero coesistere tre tipi di brevetto

• Traduzione solo in inglese dei brevetti concessi

• Periodo di grazia di 6 mesi

• 50% di riduzione delle tasse di deposito, ricerca ed esame (per le start-up e le Università)

Fonte: M. Dewatripont et al. – Boosting innovation in Europe “Bruegel Policy Contribution” – Issue 2010/06, June 2010

strategie e procedure di brevettazione - unifg.it · [email protected]. definizione di...

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