sentenza n. 7156/2015 pubbl. il 10/06/2015 rg n. 7988/2012 ... · roberto ed elettivamente...

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R.G. 7988/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Marina Tavassi Presidente

dott. ssa Letizia Ferrari Da Grado Giudice

dott. ssa Silvia Giani Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7988/2012 promossa da:

FISHER & KRECKE GMBH (C.F. DE12400579), in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dagli avv.ti DRAGOTTI GUALTIERO LUCA e VALENTI

ROBERTO ed elettivamente domiciliata in VIA GABRIO CASATI, 1 - 20123 MILANO

presso il difensore avv. DRAGOTTI GUALTIERO LUCA, giusta procura in calce all’atto

di citazione

ATTRICE

contro

UTECO CONVERTING SPA (C.F. 03083040232), in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. VEREA SILVIO, elettivamente domiciliata in Via

Meravigli, 16 - 20123 MILANO presso il difensore, giusta procura a margine della

comparsa di risposta;

CONVENUTA

e contro

UTECO HOLDING SPA

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Sentenza n. 7156/2015 pubbl. il 10/06/2015RG n. 7988/2012

Repert. n. 6048/2015 del 10/06/2015

http://bit.ly/1YIdFwp


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CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Brevetto. Concorrenza sleale.

CONCLUSIONI

Per l’attrice:

Nel merito: 1. Dato all'occorrenza atto dell'invalidità, totale o parziale, del brevetto Uteco,

accertare e dichiarare che le macchine da stampa flessografica prodotte da F&K di cui è

causa non interferiscono con l'eventuale ambito di esclusiva derivante dal brevetto europeo

n. 01175300 o dal brevetto italiano n. 1314383;

2. accertare e dichiarare che i comportamenti di Uteco meglio descritti in atti e, in

particolare, l'invio di diffide infondate all'esponente e a clienti dell'esponente, costituiscono

atti di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, n. 2 e 3, c.c.;

3. inibire ad Uteco l'ulteriore invio di comunicazioni infondate all'esponente e a clienti

dell'esponente, ordinando alla stessa di inviare una comunicazione rettificativa a detti

clienti nella quale si specifichi che le macchine da stampa rotativa flessografica prodotte da

F&K non interferiscono con alcun diritto delle convenute e fissando una penale pari a Euro

10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e per ogni

violazione successivamente constatata;

4. condannare la convenuta Uteco al risarcimento dei danni subiti dall'esponente nella

misura che sarà determinata in corso di causa, anche mediante valutazione equitativa, oltre

rivalutazione e interessi dal giorno del dovuto al saldo;

5. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della

convenuta, sui quotidiani nazionali "La Repubblica" e "Corriere della Sera", per due volte

consecutive, in formato di almeno 12 moduli e in carattere grassetto, nonché sulla home

page del sito internet http://www.uteco.com/index.php per almeno 30 giorni;

In via istruttoria:

6. ordinare ad Uteco l'esibizione di tutte le comunicazioni del medesimo tenore di quella

indicata in narrativa inviate a soggetti che intrattengono rapporti con l'esponente, e

comunque la comunicazione dei nominativi dei soggetti cui sono state inviate dette

comunicazioni anche al fine di verificare l'adempimento all'ordine di invio della

dichiarazione rettificativa.

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In ogni caso: 7. con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre il rimborso delle spese generali,

IVA e CPA come per legge.

Per la convenuta: UTECO CONVERTING SPA

in via preliminare di rito respingere la domanda avversaria di non contraffazione per

indeterminatezza assoluta del suo oggetto e per carenza di interesse ad agire;

nel merito

2) accertare e dichiarare che rappresentano contraffazione della porzione italiana del

brevetto europeo Uteco n. EP 1.175.300 meglio descritto in narrativa le macchine F&K

modello “FP 15- S” (ed ogni altra macchina appartenente alla linea “FP”) nonché le

macchine modello “20SIX” “30SIX” “90SIX” (ed ogni altra macchina appartenente alla

linea “SIX”) nonché ogni altra macchina flessografica per la stampa di F&K, comunque

denominata, purché avente le caratteristiche tecniche rilevanti della macchina FP 15-S

come esaminata nel sopralluogo condotto dal CTU brevettuale in sede di cautela in corso

di causa;

3) inibire a F&K l'ulteriore produzione, commercializzazione e promozione delle macchine

flessografiche per la stampa di cui alla conclusione precedente;

4) ordinare il ritiro dal commercio (con fissazione di un termine per l'esecuzione non

superiore a 15 giorni, o del diverso termine ritenuto di giustizia) delle macchine di cui alla

conclusione 2 e del relativo materiale pubblicitario (in particolare: depliants e brochure in

cui appaiano - anche in modo non esclusivo – le citate macchine), disponendo altresì

l'inibitoria di pubblicizzare e/o commercializzare le stesse su ogni sito e spazio

promozionale su internet della resistente;

5) disporre il pagamento di una penale pari ad euro 100.000 (o della diversa somma che il

Giudice riterrà di giustizia) per ogni esemplare di macchina prodotto e/o commercializzato

in violazione dell’ordine inibitorio di cui alla conclusione 3 e dell’ordine di ritiro dal

commercio di cui alla conclusione 4, nonché di una penale di euro 25.000 (o della diversa

somma che il Giudice riterrà di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei

medesimi ordini;

6) condannare F&K al risarcimento del danno cagionato ad Uteco per effetto della

contraffazione ovvero alla restituzione dei profitti ricavati da quest’ultima qualora questi

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eccedano il danno, nella misura che risulterà dall’istruttoria ovvero – in subordine –

secondo la liquidazione equitativa del Giudice;

7) disporre la pubblicazione della sentenza – o di un estratto di essa - a spese e cura di

F&K (o, in caso di inadempimento anche parziale di quest'ultima, autorizzando Uteco a

provvedervi autonomamente, ma sempre a spese di F&K) su due quotidiani nazionali a

scelta di Uteco e/o su due riviste di settore a tiratura nazionale (per due giorni consecutivi,

con l'indicazione del nome della resistente in grassetto e a caratteri doppi del normale),

nonché in posizione evidente nella pagina di apertura iniziale del sito web

“www.bobst.com”, ovvero sulla pagina iniziale di almeno due siti dei principali motori di

ricerca italiani, o di altro sito indicato dalla ricorrente;

8) respingere tutte le domande avversarie;

In via istruttoria:

9) disporre la definitiva acquisizione al fascicolo d’ufficio del verbale di sopralluogo del

CTU condotto durante la fase cautelare in corso di causa e dei documenti allegati;

10) disporre – affidandola preferibilmente a Perito d’Ufficio differente da quello che ha

reso la relazione nel procedimento cautelare in corso di causa - una rinnovazione della

Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla contraffazione brevettuale di cui alla conclusione n. 2,

ovvero disporre – sempre affidandoli preferibilmente a Perito d’Ufficio differente da

quello che ha reso la relazione nel procedimento cautelare in corso di causa - un

supplemento e/o una integrazione della consulenza già svolta in sede cautelare, anche con

specifico riferimento agli errori commessi dal CTU ed indicati nella parte II della prima

memoria depositata da Uteco ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e riguardanti in particolare: a) la

corretta definizione della nozione di “presa diretta” nel brevetto Uteco e b) la questione

della contraffazione per equivalenti;

11) disporre – eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più

opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della

determinazione del danno - l’esibizione delle scritture contabili dell’attrice nonché degli

altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la

promozione dei prodotti e degli oggetti di cui alla conclusione n. 2;

12) disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile – attribuendo al consulente il potere

di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali di F&K –

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tesa ad accertare: a) i fatturati dei prodotti contraffattori; b) il numero di unità di prodotto

contraffattorio acquistate fabbricate e/o vendute o comunque commercializzate da

controparte nonché i nominativi dei clienti che hanno acquistato le macchine

contraffattorie; c) gli utili ricavati da controparte sulla vendita di cui al punto b) nonché il

margine di utile medio ricavato da controparte sui prodotti di cui si tratta; d) la royalty

media presumibilmente praticata per la concessione in licenza di un brevetto nel settore di

cui si tratta;

13) ascoltare a testimonianza il sig. Agostino Pertile, domiciliato ai fini di causa presso

Uteco, sui seguenti capitoli di prova:

a) “Vero che in data 9 marzo 2012, durante la riunione svoltasi tra Uteco, Fischer &

Krecke GmbH e Bobst Group SA presso la sede di quest’ultima a Piacenza, il Sig.

Brusdeilins della F&K mostrava una tavola da disegno, relativa alle macchine

flessografiche prodotte da F&K, che rappresentava la struttura di collegamento tra il

codolo del tamburo principale e il rotore del rispettivo motore di azionamento ad esso

coassiale”;

b) “Vero che il disegno mostratomi in occasione della riunione del 9 marzo 2012 tenutasi

presso Bobst Group SA era diverso da quello riportato a pag. 13 dell’atto di citazione di

F&K, che mi si mostra”;

c) “Vero che nel disegno mostratomi in occasione della riunione del 9 marzo 2012 tenutasi

presso Bobst Group SA il codolo del tamburo centrale era interno al rotore e codolo e

rotore erano collegati tramite una flangia solidale al codolo, fissata al rotore mediante

bulloni diretti assialmente”;

14) respingere le istanze istruttorie avversarie.

in ogni caso 15) condannare F&K alla rifusione integrale ad Uteco delle spese processuali -

comprensive di CPA, IVA ed accessori dovuti – ovvero, in subordine, disporne la totale o

parziale compensazione.

***

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 6 febbraio 2012, l’attore citava in giudizio Uteco Converting SPA

e Uteco Holding SPA, allegando che:

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- nel corso del 2009 la convenuta Uteco aveva minacciato l'esponente F&K e la sua

clientela con azioni brevettuali, asserendo che alcuni suoi dispositivi interferissero con il

brevetto di Uteco ;

- la porzione italiana del brevetto europeo EP 1.175.300 di titolarità di UTECO,

convalidato in Italia con domanda n. MI2004B029839 e poi n. MI2010B022367, aveva ad

oggetto una macchina da stampa rotativa flessografica. La flessografia era un metodo di

stampa rotativa che usava lastre matrici a rilievo di gomma o di materiali foto polimerici,

detti cliché; tali lastre trasferivano l’inchiostro al supporto da stampare grazie ad una

pressione esercitata da un cilindro;

- dopo alcune indagini, K&F scopriva che il brevetto di Uteco era stato oggetto di un

procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio Brevetti Europeo nel 2010, il quale si era

concluso con la limitazione del brevetto EP300; era emerso, infatti, che la soluzione messa

a punto da Uteco fosse già nota alla tecnica, prevedendo la possibilità di collegare il

tamburo in presa diretta con il rotore ;

- la limitazione del brevetto di Uteco, in sede di opposizione, consisteva dunque,

nell’indicare che il rotore era caratterizzato dal fatto di avere flange orientate internamente

rigidamente fissate ad un codolo assiale e che tali flange fossero rigidamente fissate al

codolo assiale mediante bulloni orientati in direzione assiale. Tale limitazione, tuttavia,

doveva ritenersi una riformulazione invalida della porzione italiana del brevetto EP

1.175.300;

- la convenuta Uteco aveva comunicato ai clienti dell’attrice false informazioni sui

macchinari di Fisher e sulla loro presunta illiceità, commettendo dunque, atti di

concorrenza sleale.

Ciò allegato, FISHER & KRECKE GMBH chiedeva accertarsi la nullità della porzione

italiana del brevetto europeo, l' accertamento negativo della contraffazione e la declaratoria

dell’illiceità concorrenziale della condotta di Uteco, con la concessione delle misure

inibitorie e risarcitorie.

1.1. Con comparsa depositata in cancelleria il 24 maggio 2012, la convenuta Uteco

Converting SPA si è costituita, contestando l’invalidità del brevetto di cui è titolare,

chiedendo il rigetto delle domande proposte dall’attrice e, in via riconvenzionale, accertarsi

la contraffazione posta in essere dall’attrice medesima.

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1.2. Nel corso del giudizio è stata espletata la CTU, avente per oggetto la validità del

brevetto di titolarità della società convenuta e l’accertamento della interferenza delle

macchine commercializzate dalla attrice con l’ambito di esclusiva del menzionato

brevetto.

1.3. Nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l’attrice modificava le conclusioni

rinunciando alla domanda di accertamento della nullità in via principale.

1.4. All’udienza del 24 febbraio 2015, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è

stata assegnata al Collegio per la decisione.

2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Uteco Holding, non

costituitasi nonostante regolare notifica dell’atto di citazione, che si è perfezionata il 30

gennaio 2012.

2.1. Sulla domanda di invalidità del brevetto. Nel corso del giudizio l’attrice, come emerge

dalle conclusioni emendate con il deposito della prima memoria ex art. 183 sesto comma n

1 c.p.c., ha rinunciato alla domanda principale di nullità della porzione italiana del

brevetto europeo n 01175300 .

Purtuttavia, in mancanza di espressa accettazione della rinuncia da parte dei convenuti,

deve procedersi all’esame della medesima, quantomeno ai fini della soccombenza virtuale.

Nel giudizio non sono emersi elementi che depongano per la mancanza dei presupposti per

la validità, carenza di novità ed altezza inventiva e, pertanto, deve presumersi la validità

del titolo in oggetto.

La relazione peritale ha confermato la validità del brevetto, in mancanza di anteriorità

opponibili e distruttive della novità e in mancanza di indizi di evidenza desumibili dallo

stato della tecnica (cfr. CTU p 6).

Poiché l’onere della prova grava sull’attrice, va dichiarata la sua soccombenza virtuale in

relazione a tale domanda.

Peraltro, sin d’ora, va messo in evidenza che la rinuncia da parte dell’attrice è stata

palesata sin dal secondo atto del giudizio di merito, avendo l’attrice emendato le proprie

conclusioni in sede di deposito di memoria ex art. 183 primo comma n 1 c.p.c. e, di fatto,

nel sub procedimento cautelare, nel quale l’attrice non ha svolto difese sul punto;

circostanze queste valutabili in sede di regolamento delle spese di giudizio giacché la

tempestività della rinuncia ha ridotto al minimo l’attività giudiziale inutiliter data.

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5.1. Sulla domanda di contraffazione del brevetto. L’attività istruttoria -e difensiva- del

presente giudizio ha avuto per oggetto, invece, quasi esclusivamente, la domanda di

accertamento della contraffazione del brevetto di titolarità della convenuta, in relazione

alla quale le parti del giudizio hanno proposte domande contrapposte.

Le parti hanno dibattuto, sia nel corso dell’espletamento della consulenza tecnica che nel

corso del giudizio, della riproduzione da parte dell’attrice di alcune caratteristiche

rivendicate nel titolo brevettuale, con conseguente violazione della privativa di titolarità di

UTECO.

Conviene a questo punto partire dall’esame del brevetto, soffermandosi sulle caratteristiche

rilevanti per la decisione.

5.2. Il brevetto europeo EP 1.175.300, dal titolo “Macchina da stampa rotativa

flessografica a più colori”, di cui è titolare UTECO, è stato depositato in data 14 febbraio

2001. Il brevetto, concesso il 26 maggio 2004, è stato modificato, a seguito di un

procedimento di opposizione, con decisione del 31 marzo 2010 (doc. 5a e 5b attore).

Il titolo, come concesso in forma emendata, è stato poi convalidato in Italia con domande

depositate il 23 agosto 2004 e l’uno aprile 2010 (doc. 5 attore).

Il brevetto ha una sola rivendicazione indipendente: la n 1 che è sotto riportata.

1. Macchina da stampa rotativa flessografica (1) comprendente due spalle di supporto, un

tamburo centrale (2) o cilindro montato girevole su dette spalle di supporto (3, 4), almeno

una unità di stampa (11) disposta attorno a detto tamburo (2) e comprendente un rullo

porta-clicchè (30) ed un rullo retinato (S), montati girevoli su una rispettiva coppia di

elementi di supporto ed aventi asse di rotazione parallelo a quello di detto tamburo,

almeno detto tamburo centrale essendo azionato da una sorgente di moto in presa diretta

con un codolo assiale (9a) di detto tamburo, caratterizzata dal fatto che detta sorgente di

moto di detto tamburo centrale (2) comprende un motore elettrico (5) in cui lo statore (14)

è fissato ad una di dette spalle di supporto (3, 4) ed il rispettivo rotore (13) è girevole

all’interno di detto statore e rigidamente fissato a detto codolo (9a) di detto tamburo

centrale, detto rotore avendo un’estremità flangiata verso l’interno fissata rigidamente ad

un’estremità di detto codolo assiale (9a), detta estremità flangiata verso l’interno di detto

rotore essendo fissata a detta estremità di detto codolo assiale mediante bulloni

estendentisi assialmente (12).

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Le caratteristiche rivendicate da essa sono le seguenti.

A. Macchina da stampa rotativa flessografica (1) comprendente

B. due spalle di supporto,

C. un tamburo centrale (2) o cilindro montato girevole su dette spalle di supporto (3,

4),

D. almeno una unità di stampa (11) disposta attorno a detto tamburo (2)

E. comprendente un rullo porta-clicchè (30) ed un rullo retinato (S), montati girevoli

su una rispettiva coppia di elementi di supporto ed aventi asse di rotazione parallelo

a quello di detto tamburo,

F. 1. almeno detto tamburo centrale essendo azionato da una sorgente di moto

F. 2. in presa diretta con un codolo assiale (9a) di detto tamburo, caratterizzata dal

fatto che

G. detta sorgente di moto di detto tamburo centrale (2) comprende un motore elettrico

(5) in cui lo statore (14) è fissato ad una di dette spalle di supporto (3, 4)

H. ed il rispettivo rotore (13) è girevole all’interno di detto statore e rigidamente

fissato a detto codolo (9a) di detto tamburo centrale,

I. detto rotore avendo un’estremità flangiata

J. rivolta verso l’interno fissata rigidamente ad un’estremità di detto codolo assiale

(9a),

K. detta estremità flangiata verso l’interno di detto rotore essendo fissata a detta

estremità di detto codolo assiale mediante bulloni estendentisi assialmente (12).

5. 3. Il giudizio ha fatto accertare i seguenti elementi:

- le macchine commercializzate dall’attrice F&K riproducono le caratteristiche sopra

enunciate da A a E, nonché F1 e G della rivendicazione 1. La documentata circostanza è

altresì pacifica.

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- Le restanti caratteristiche non sono riprodotte dalle macchine commercializzate

dall’attrice F&K, atteso che, come evincibile dall’esame comparativo delle riproduzioni

fotografiche in atti ( e dai sotto riportati disegni, l’uno riproducente il brevetto Uteco e

l’atro il macchinario di F&K), il macchinario di F&K presenta differenze rispetto al

brevetto UTECO, con riguardo alle caratteristiche F2, I, J e K.. La circostanza è pacifica

sebbene UTECO alleghi la contraffazione per equivalenti.

5.4. Per stabilire se vi sia o meno contraffazione per equivalenti, è necessario soffermarsi

sulle caratteristiche della rivendicazione del brevetto non riprodotte nel macchinario di

F&K .

Nel brevetto UTECO non vi sono “ giunti di trasmissione” o elementi intermedi. Il rotore

è direttamente e rigidamente collegato al tamburo, senza alcun elemento intermedio, a

mezzo di bulloni - estendentisi assialmente- che uniscono una estremità flangiata del

rotore a un’estremità del tamburo.

Il rotore ha un’estremità flangiata, quella collegata o “ accoppiata direttamente” al codolo

del tamburo centrale.

L’estremità flangiata del rotore è rivolta verso l’interno di detto rotore.

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L’estremità flangiata, che è rivolta verso l’interno di detto rotore, è fissata a detta estremità

di detto codolo assiale mediante bulloni estendentisi assialmente.

Le macchine F& K, invece, presentano le seguenti divergenze:

- hanno un elemento intermedio tra il rotore e il tamburo centrale;

- non vi è un “accoppiamento diretto” tra il rotore e il tamburo centrale.

- L’estremità flangiata non è del rotore, ma dell’elemento intermedio.

- L’estremità flangiata dell’elemento intermedio è rivolta verso l’esterno e non

l’interno.

Accertate le enunciate ed inequivoche divergenze, ed esclusa senz’altro la contraffazione

letterale, la convenuta UTECO ha contestato le conclusioni del CTU con riguardo alla

mancanza di contraffazione, affermando l’ interferenza per equivalenti tra le macchine

F&K ed il brevetto UTECO.

A dire della convenuta, le differenze riscontrate, con riguardo alla presenza dell’elemento

intermedio, all’orientamento dell’estremità flangiata, da interno a esterno, alla presenza

della flangia su un elemento ( quello intermedio) piuttosto che su un altro (il rotore), non

valgono ad escludere la contraffazione, in quanto sono soluzioni equivalenti ovvie.

Secondo la convenuta la caratteristica sub F2, della “presa diretta”, non si riferisce

“all’accoppiamento diretto” tra rotore e tamburo centrale, ma a una “trasmissione del

moto 1:1”, ossia all’assenza tra il rotore e il codolo di parti in grado di modificare il

rapporto di trasmissione del macchinario Ne conseguirebbe, sempre secondo la convenuta,

che la caratteristica della “presa diretta” non implicherebbe la necessità della mancanza di

elementi intermedi.

5.5. L’ambito dell’esclusiva brevettuale va determinata dalle rivendicazioni, tenendo

conto, ai fini interpretativi anche della descrizione e dei disegni (art. 52.2 CPI).

Si tiene conto, altresì, degli elementi che sono equivalenti a quelli indicati nelle

rivendicazioni (52.3 CPI). L’equivalenza presuppone la presenza nel dispositivo in

contestazione di soluzioni che riproducano in modo ovvio quelle rivendicate nel brevetto.

L’equivalenza deve essere esclusa in presenza di invenzioni che presentano una differente

tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile ( Cass 9548/2012; Cass. 257/2004). Essa

deve, comunque, garantire un equo bilanciamento tra la tutela del titolare e quella della

sicurezza giuridica dei terzi.

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Inoltre, l’interpretazione dell’ambito brevettuale deve essere compatibile con la condotta

tenuta dal titolare del brevetto nel procedimento per il rilascio e/o successivamente quando

modifichi il brevetto. Non possono farsi rientrare nell’ambito brevettuale, attraverso

operazioni ermeneutiche, quale l’interpretazione per equivalenti, caratteristiche escluse

dallo stesso titolare con la limitazione, perché l’interpretazione sarebbe contraddittoria e

incompatibile con la stessa volontà del titolare.

5.6. Ritornando al caso di specie, il giudizio non ha fatto accertare la contraffazione del

brevetto di cui è titolare UTECO.

Il CTU ha concluso per un’interpretazione della caratteristica della “presa diretta” che

esclude la presenza di un elemento intermedio tra il tamburo e il rotore, mentre, si è visto, i

macchinari dell’attrice hanno un elemento intermedio tra il rotore e il tamburo centrale e,

viceversa, mancano di un “accoppiamento diretto” tra il rotore e il detto tamburo. A tale

conclusione il CTU è giunto esaminando anche la descrizione, nonché valorizzando il

testo del brevetto in lingua originale (art. 57 CPI).

In particolare dalla descrizione, che -come visto- serve per interpretare l’ambito

dell’esclusiva, emergono molteplici riferimenti all’”accoppiamento diretto” e all’”assenza

di giunti di trasmissione”, che depongono per l’esclusione di elementi intermedi per il

raggiungimento dello scopo dell’invenzione. Ed invero si legge nella descrizione che: “ le

soluzioni tecniche dotate di giunti di trasmissione e/o di stadio di riduzione del moto,

soffrono di molteplici svantaggi” come “limitata rigidità dei giunti” che può causare

vibrazioni, complessità meccanica, ingombro, lunghi tempi di montaggio” .

“L’accoppiamento diretto tra ciascuna sorgente di moto e il tamburo centrale, invece

consente di ottenere una elevata rigidità meccanica” .

I vantaggi conseguiti dall’invenzione dipendono, come evidenzia il CTU, proprio

dall’”accoppiamento diretto” tra tamburo e rotore poiché dà luogo a una rigidità di

collegamento, che rappresenta lo scopo dell’invenzione.

5. 7. Ritiene il Tribunale che la contraffazione per equivalenti debba escludersi non solo

per i condivisibili rilievi del CTU, ma anche perché la detta interpretazione sarebbe

incompatibile con le limitazioni del brevetto e con la volontà dello stesso titolare quale

emersa in sede di procedimento di rilascio del brevetto. La interpretazione della portata

del brevetto sostenuta dalla convenuta eliminerebbe, infatti, caratteristiche ritenute

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determinanti per la concessione del brevetto emendato, estendendo l’ambito della

privativa, che la parte ha voluto restringere nel procedimento di opposizione.

Il brevetto Uteco, come si è visto, è stato oggetto di un procedimento di opposizione

dinanzi all’Ufficio Brevetti Europeo nel 2010, il quale si è concluso con la limitazione del

brevetto EP300. Con la limitazione, il titolare ha specificato le seguenti caratteristiche del

brevetto UTECO: il rotore è caratterizzato dal fatto di avere flange orientate internamente

rigidamente fissate ad un codolo assiale e tali flange sono rigidamente fissate al codolo

assiale mediante bulloni orientati in direzione assiale; modifiche, grazie alle quali è stata

riconosciuta la tutelabilità dell’invenzione alle macchine di stampa flessografiche.

Si riporta la rivendicazione, con le modifiche limitative inserite dal titolare, che sono state

evidenziate con le sottolineature:

“Macchina da stampa rotativa flessografica (1) comprendente due spalle di supporto, un

tamburo centrale (2) o cilindro montato girevole su dette spalle di supporto (3, 4), almeno

una unità di stampa (11) disposta attorno a detto tamburo (2) e comprendente un rullo

porta-clicchè (30) ed un rullo retinato (S), montati girevoli su una rispettiva coppia di

elementi di supporto ed aventi asse di rotazione parallelo a quello di detto tamburo,

almeno detto tamburo centrale essendo azionato da una sorgente di moto in presa diretta

con un codolo assiale (9a) di detto tamburo, caratterizzata dal fatto che detta sorgente di

moto di detto tamburo centrale (2) comprende un motore elettrico (5) in cui lo statore (14)

è fissato ad una di dette spalle di supporto (3, 4) ed il rispettivo rotore (13) è girevole

all’interno di detto statore e rigidamente fissato a detto codolo (9a) di detto tamburo

centrale, detto rotore avendo un’estremità flangiata verso l’interno fissata rigidamente ad

un’estremità di detto codolo assiale (9a), detta estremità flangiata verso l’interno di detto

rotore essendo fissata a detta estremità di detto codolo assiale mediante bulloni

estendentisi assialmente (12)”.

Come emerge dal raffronto tra i testi del brevetto originario e di quello con le modifiche

limitative, nel brevetto emendato è stato aggiunto l’elemento caratterizzante della presenza

nel rotore di flange orientate internamente (rigidamente fissate ad un codolo assiale del

tamburo tramite bulloni che si estendono assialmente).

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La tesi propugnata da Uteco, mediante l’applicazione della contraffazione per equivalenti,

otterrebbe il risultato di estendere la privativa a dispositivi privi di tali caratteristiche,

sebbene decisive per la validità del brevetto, con il rischio di pregiudicare l’interesse dei

terzi ad una ragionevole sicurezza giuridica. La interpretazione dell’ambito dell’esclusiva

deve essere condotta contemperando l’equa tutela dei diritti del titolare con l’interesse dei

terzi a una sicurezza giuridica.

Nel caso in cui si accedesse alla tesi di UTECO, della contraffazione per equivalenti, si

giungerebbe al risultato paradossale di estendere l’ambito di tutela della privativa alle

flange anche se non sono parte del rotore e non sono orientate internamente, eliminando

proprio quelle caratteristiche aggiunte in sede di opposizione e ritenute tali da determinare

la validità del brevetto (flange del rotore orientate internamente e rigidamente fissate ad un

codolo assiale). In altre parole l’applicazione della teoria degli equivalenti, nel caso di

specie, comporterebbe una estensione dell’esclusiva a dispositivi privi delle caratteristiche

concernenti le limitazioni volute dal titolare del brevetto.

Se è indubbio che l’interpretazione del brevetto vada condotta avendo come modello il

“tecnico medio del settore”, è altresì indubbio che le dichiarazioni e la condotta del

richiedente all’interno della procedura di rilascio assumono rilievo e impediscono

un’interpretazione del brevetto incompatibile con tale condotta. La modifica delle

rivendicazioni in senso limitativo preclude un’interpretazione che estenda l’ambito della

privativa facendovi rientrare elementi esclusi dalla domanda dello stesso richiedente la

privativa ( in senso conforme, Trib. Torino, 11 aprile 2011 secondo cui:”

nell’individuazione dell’ambito della privativa si deve dare la dovuta rilevanza alle

limitazioni consapevoli della protezione”).

5.8. Alla luce di quanto considerato, in accoglimento della domanda formulata da F&K, è

accertato che le macchine da stampa flessografica prodotte da F&K non interferiscono con

l' ambito di esclusiva derivante dalla frazione italiana del brevetto europeo n. 01175300 di

titolarità di UTECO. Di contro è rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Uteco

Converting SPA di accertamento della contraffazione della detta porzione italiana del

brevetto europeo Uteco.

Tenuto conto della domanda accessoria, è ordinata la pubblicazione del dispositivo della

presente sentenza, per una volta, a cura dell'attrice e a spese delle convenute società

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UTECO, sul quotidiano "Corriere della Sera", su una rivista del settore scelta dall’attrice,

nonché sulle pagine iniziali del sito internet http://www.uteco.com/index.php, per almeno

15 giorni.

6. Le domande proposte dalla società attrice, aventi per oggetto “l’invio di diffide

infondate all'esponente e a clienti dell'esponente”, vanno rigettate.

Anche a prescindere dalla genericità delle allegazioni, non precisate neppure nel termine

consentito, l’invio da parte della convenuta della comunicazione di cui al doc 1 attore,

indirizzato alla sola attrice, con cui la convenuta si è limitata a informare l’attrice della

titolarità del brevetto UTECO e della data di registrazione, non costituisce illecito, non

solo perché indirizzata alla parte e non ai clienti, ma anche, e soprattutto, perché non ha

alcuna efficacia screditante, né costituisce una condotta non conforme ai principii della

correttezza professionale .

Il solo ulteriore documento prodotto dall’attrice – sub 10- non è una diffida, ma una lettera

inviata dalla convenuta a un terzo, in risposta ad una sua comunicazione, nella quale la

convenuta fa generico riferimento alle azioni da essa proposte per tutelare i suoi diritti,

senza alcuna menzione espressa all’attrice.

Quand’anche si ritenesse che contenesse un implicito riferimento all’ attrice e avesse un

carattere screditante, essa non avrebbe interferito in alcun modo nelle trattative negoziali

tra l’attrice e il terzo destinatario della detta comunicazione, con la conseguenza che non

avrebbe cagionato alcun danno patrimoniale e, per la modestia e tenuità del fatto, neppure

non patrimoniale.

Peraltro, la già disposta misura accessoria della pubblicazione della sentenza – di cui al §

5- è misura idonea ad elidere ogni possibile effetto screditante.

7. In considerazione dell’esito della lite, tenuto conto che l’attività difensiva e quella

istruttoria sono state svolte quasi esclusivamente con riguardo alle domande contrapposte

di accertamento della contraffazione, le spese di giudizio vengono poste a carico solidale

dei convenuti per i tre quarti, compensate per il residuo quarto. Esse vengono liquidate,

per l’intero, in euro 10.343,00, oltre spese generali in misura del 15%, iva e cpa, come per

legge, e oltre spese di CTP nei limiti dei 3/4 di quelle liquidate al CTU.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dei convenuti nella misura dei tre

quarti di quelle liquidate.

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P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A –, definitivamente

pronunciando sulle domande proposte da FISHER & KRECKE GMBH nei confronti di

UTECO CONVERTING SPA e UTECO HOLDING SPA, nonché, in via

riconvenzionale, da UTECO CONVERTONG SPA nei confronti di FISHER &

KRECKE GMBH, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- accerta che le macchine da stampa flessografica prodotte da F&K non interferiscono

con l' ambito di esclusiva derivante dalla frazione italiana del brevetto europeo n.

01175300 di titolarità di UTECO.

- Rigetta la domanda dell’attrice di risarcimento danni ex art. 2598 comma 1 n 2 e 3 c.c.

- Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento

dell’invalidità del brevetto Uteco.

- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Uteco Converting SPA di accertamento

della contraffazione della detta porzione italiana del brevetto europeo Uteco n. EP

1.175.300.

- Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, a cura

dell'attrice e a spese delle convenute società UTECO, sul quotidiano "Corriere della Sera"

e su una rivista del settore scelta dall’attrice, nonché sulle pagine iniziali del sito internet

http://www.uteco.com/index.php, per almeno 15 giorni;

- Compensate per 1/4 le spese di giudizio, condanna le convenute, in solido, alla

rifusione parziale delle spese di lite, nella misura dei tre quarti, in favore dell’attrice

Fischer , che liquida, per l’intero, in euro 10.343,00, oltre spese generali in misura del

15%, iva e cpa come per legge.

- Pone definitivamente a carico solidale delle convenute Uteco i 3/4 delle spese di CTU.

- Condanna altresì le convenute in solido alla rifusione, in favore dell’attrice, delle spese

di CTP, nei limiti del ¾ di quelle di CTU.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2015

Il Giudice Relatore Il Presidente

dott.ssa Silvia Giani dott.ssa Marina Tavassi

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sentenza n. 7156/2015 pubbl. il 10/06/2015 rg n. 7988/2012 ... · roberto ed elettivamente...

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