impacto macroeconÓmico del sistema de patentes

7/22/2019 IMPACTO MACROECONÓMICO DEL SISTEMA DE PATENTES

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Nota: Para este módulo se necesitarán alrededor de una hora y media de estudio.

MÓDULO 1: IMPACTO MACROECONÓMICO DEL SISTEMA DE PATENTES

Objetivos

Una vez estudiado este módulo, el estudiante podrá:

1. Explicar la relación existente entre el sistema de patentes y el crecimiento económico;

2. Indicar las principales razones para patentar las invenciones, si la intención es

aprovecharlas al máximo, y

3. Explicar el papel y las funciones del sistema de patentes a partir del estudio de dos casosconcretos.



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INTRODUCCIÓN

A. El impacto del sistema de patentes y de las patentes (desde una perspectivamacroeconómica)

1. Patentes y competencia libre y leal del mercado

Una patente es el derecho que el Estado concede a un inventor, facultándolo a oponerse,

por un período de tiempo limitado, a que un tercero comercialice su invención, a cambio de su

divulgación, de manera tal que los demás individuos puedan disfrutar de los beneficios que

esta trae aparejados. La divulgación de la invención constituye, así, una importante

contraprestación en todo procedimiento de concesión de patente. Este equilibrio entre el

interés del titular de un derecho de patente y el interés público ha sido objeto de debates

recientemente en el marco de las políticas en materia de competencia, de promoción de las

actividades de investigación y de salud pública. En tal sentido, es fundamental encontrar un

adecuado equilibrio de intereses, tomando en consideración el conjunto de políticas

pertinentes y las circunstancias particulares de cada país, como su contexto económico, social

y jurídico.

Debido a la naturaleza del mencionado derecho de oposición, cuando se hace alusión a

las patentes se suele decir que constituyen “monopolios”. Sin embargo, si se mantiene un

adecuado equilibrio, la mayoría de los empresarios, los innovadores, y quienes tienen a su

cargo la elaboración de políticas y normas jurídicas en la materia están de acuerdo en afirmar

que “las patentes no confieren necesariamente un poder monopólico a favor de sus titulares, y

que la mayoría de las prácticas comerciales en materia de patentes no se circunscriben o

contribuyen, de manera irracional, a monopolizar los mercados. Los derechos de patentes no

son monopolios legales en el sentido que a dicho término se le puede dar en el contexto del

derecho antimonopólico.”1

Diversos países, tanto de regiones del mundo desarrollado como del mundo en

desarrollo, están adoptando o han adoptado sistemas de economía de mercado que permiten la

libre competencia entre las empresas industriales y comerciales dentro de ciertos límites

establecidos por la ley. La libre competencia entre las empresas se considera que es el mejor

mecanismo para satisfacer la oferta y la demanda del sistema económico y para atender los

intereses de los consumidores y de la economía en general. Sin embargo, allí donde hay

competencia, pueden producirse actos de competencia desleal. Este fenómeno se ha

manifestado en todos los países y en todo momento, independientemente de los sistemas

políticos o sociales imperantes.

A veces la competencia en el ámbito económico se ha comparado con la competenciadeportiva, porque en ambos casos se presupone que debería ganar el mejor. En la esfera de la

competencia económica, quien gane debería ser la empresa que suministre el producto o

preste el servicio más útil y eficaz en las condiciones más asequibles (para al consumidor) y

satisfactorias. Sin embargo, este resultado sólo podrá lograrse si todos los participantes actúan

de conformidad con un determinado conjunto de normas fundamentales. Las violaciones de

las normas fundamentales de la competencia económica pueden adoptar diversas formas,

desde actos ilegales pero inofensivos (que pueden ser cometidos aún por el empresario más

honesto y cuidadoso) a faltas malintencionadas, destinadas a perjudicar a los competidores o a

engañar a los consumidores.

1 Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América

http://www.ftc.gov/os/annualreports/index.shtm



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Las normas relativas a la prevención de la competencia desleal y las relativas a la

prevención de las prácticas comerciales restrictivas (ley antimonopolio) están relacionadas

entre sí: ambas tienen por objeto garantizar el eficaz funcionamiento de la economía de

mercado. Sin embargo, lo hacen de diferentes formas: la ley antimonopolio se ocupa de

preservar la libre competencia mediante la lucha contra las restricciones al comercio y los

abusos del poder económico, mientras que la ley de competencia desleal se ocupa de

garantizar una competencia leal al obligar a todos los participantes a actuar ajustándose a lasmismas normas. Así y todo, ambas normativas son igualmente importantes, aunque en

ámbitos diferentes, y se complementan mutuamente.

La competencia leal del mercado no sólo se garantiza mediante la protección de los

derechos de propiedad industrial. Existe una amplia gama de actos desleales, tales como la

publicidad engañosa y la violación de secretos comerciales, que generalmente no se abordan

en las leyes específicas en materia de propiedad industrial. Por tal razón, resulta necesario

contar con una legislación relativa a la competencia desleal que complemente las leyes de

propiedad industrial o que conceda cierto tipo de protección que esas leyes no pueden

proporcionar. Para poder cumplir esta función, la legislación en materia de competencia

desleal debe ser flexible, y la protección que otorgue debe ser independiente de cualquierformalidad, como por ejemplo el registro. Especialmente, la legislación en materia de

competencia desleal debe ser capaz de adaptarse a toda nueva forma de comportamiento del

mercado. No obstante, esa flexibilidad no conlleva necesariamente una falta de previsibilidad.

2. Políticas en materia de patentes y crecimiento económico

Los encargados de elaborar políticas han ido comprendiendo paulatinamente la

importancia que revisten las patentes así como la necesidad de formular políticas específicas

para ese ámbito. Durante el decenio de 1990, en un creciente número de países se casos de

poderes económicos emergentes, en cuyo ámbito, los encargados de la formulación de

políticas admitieron la función que desempeña el sistema de propiedad intelectual (incluido elsistema de patentes) como elemento importante de la infraestructura institucional tendiente a

incentivar la inversión privada en la investigación y el desarrollo, especialmente en el ámbito

industrial y científico. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) y el debate nacional sobre cómo cumplir las

obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC incentivaron

discusiones políticas respecto de diferentes cuestiones relativas a las patentes, sobre todo, en

los países en desarrollo, lo cual redundó en un aumento del nivel de sensibilización de los

encargados de formular políticas y del público en general respecto de las políticas en materia

de patentes y de sus repercusiones económicas y sociales.

3. El impacto económico de las patentes

La información de que se dispone actualmente respecto de la importancia del sistema de

patentes para el desarrollo económico de un país es aún limitada. Aún no se ha difundido

adecuadamente evidencia ostensible y comprobable de los beneficios económicos atribuibles

a la protección de la propiedad intelectual (P.I.) (incluida la protección por medio de

patentes).2 Resulta difícil analizar la función que cumple el sistema de patentes en el proceso

de desarrollo económico de un país debido a la complejidad que supone separar o escindir los

efectos de la protección de la P.I. de otros factores que inciden en el desarrollo de las

2 Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights in the Global economy (Washington, D.C.:

Institute for International Economics, Agosto de 2000).



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economías. 3 Así, al no disponerse de pruebas convincentes, han surgido diferentes teorías y

argumentos. Algunos sostienen que la inexistencia de un sistema de protección de patentes, o

una protección deficiente del mismo, estimula la transferencia de tecnología y la adquisición

de conocimientos tecnológicos a través de la copia y la imitación, mientras que otros

argumentan que el sistema de patentes proporciona un mecanismo que fomenta la

transferencia de tecnología desde el exterior mediante la inversión directa o la concesión de

licencias, y que sus efectos indirectos constituyen un medio eficaz para adquirirconocimientos sobre las nuevas tecnologías. Otros expertos sostienen que la función que

cumple la propiedad intelectual en el desarrollo económico probablemente dependa de cada

caso en particular, en función de las diferencias entre las diversas industrias, y de las

diferencias entre los diferentes países. 4 Otros, sin embargo, afirman que la fortaleza o

debilidad del sistema de propiedad intelectual tiene un fuerte efecto sobre la inversión

extranjera directa (IED), 5 y que un bajo nivel de protección de la propiedad intelectual

impedirá que se realicen ciertos tipos de inversiones en las diferentes industrias.

4. Innovación, investigación y desarrollo y patentes

Las estadísticas en materia de patentes no constituyen prueba suficiente para explicar elnexo causal entre el sistema de patentes y el crecimiento económico. Sin embargo, de acuerdo

con el régimen de inversiones comerciales en investigación y desarrollo de los países

miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), existe, como

mínimo, una fuerte correlación entre el nivel de inversiones en el campo de la investigación y

el desarrollo y el nivel de actividad en torno a la solicitud de patentes (Ver gráfico 1.1).

3Fred Abbott, documento enviado por correo electrónico ( 28 de abril de 1998), Intellectual

Property Rights and Economic Development.4

Abbot también expresó: “la protección de las patentes puede incidir sobre el desarrollo de la

industria farmacéutica de una manera diferente de la que incide sobre el desarrollo de la

industria automotriz. Es probable que la protección de las patentes tenga un efecto diferente en

el desarrollo de una economía recientemente industrializada respecto de una economía menosdesarrollada”.

5 Markus, Intellectual Property Rights in the Global Economy, cuadro 4.9, 126 (Fuente:

Mansfield, 1994).



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Fuentes: OCDE y Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América 6

Sin embargo, en los países en desarrollo las solicitudes de patentes presentadas por sus

residentes o las patentes concedidas a su favor (es decir, solicitudes o patentes nacionales) son

escasas. Las patentes son mayoritariamente propiedad de residentes extranjeros. En la

mayoría de los países en desarrollo, las solicitudes presentadas por los residentes representan

tan sólo entre el 1 y el 8% del total de las solicitudes presentadas. Por lo tanto, en los paísesen desarrollo, la función que cumple el sistema de patentes es menos evidente para los

usuarios nacionales. El hecho de que en esos países se registre un bajo índice de solicitudes de

patentes por parte de sus nacionales y residentes puede obedecer a varios motivos, entre ellos

la falta de una adecuada utilización del sistema por parte de las universidades y de las

instituciones de investigación locales.7

6Lease: AU (Australia ), BE (Bélgica), CA (Canadá), CH (Suiza), DE (Alemania), DK

(Dinamarca), ES (España), FI (Finlandia), IE (Irlanda), IS (Islandia), IT (Italia), JP (Japón),

KR (República de Corea), MX (México), NL (Países Bajos), NO (Noruega), PL (Polonia), SE

(Suecia), TR (Turquía), UK (Reino Unido), US (Estados Unidos)7 WIPO Patent Agenda Study by Mr. Getachew Mengistie, Acting Director General of the

Ethiopian Intellectual Property Office, A/39/13 Add.1, puede consultarse en:

http://www.wipo.int/documents/en/document/govbody/wo_gb_ab/doc/a_39_13add1.doc



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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIÓN (PAE)

PAE1: Explique la relación entre el sistema de patentes de un país y su crecimientoeconómico.



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B. El impacto de las patentes en la actividad comercial y en nuestra vida cotidiana

Las ideas innovadoras y creativas son la base de las empresas más prósperas. Sin

embargo, las ideas por sí mismas tienen escaso valor. Deben desarrollarse, transformarse en

productos o servicios innovadores y comercializarse con éxito para que las empresas,

especialmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes), disfruten los beneficios de suinnovación y creatividad. Las patentes pueden ser un instrumento fundamental para convertir

ideas innovadoras e invenciones en productos competitivos que aumenten de manera

significativa los márgenes de ganancias.

Las empresas también pueden valerse de las patentes como una forma de obtener

ingresos por regalías mediante la concesión de licencias de invenciones patentadas a favor de

otras empresas que tengan la capacidad para comercializarlas. Esto puede proporcionar a las

empresas un flujo de ingresos generado por sus invenciones o las de sus empleados, sin

necesidad de invertir en su comercialización.

Las razones que justifican la solicitud de una patente para proteger las invenciones se pueden resumir de la siguiente manera:

• derechos exclusivos - las patentes proporcionan derechos exclusivos que habitualmente

permiten al titular de tal derecho usar y explotar la invención durante veinte años a

partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente;

• Sólido posicionamiento en el mercado - a través de estos derechos exclusivos, se podrá

impedir que otras personas o empresas utilicen comercialmente la invención patentada,

reduciendo así la competencia y adquiriendo una posición de preeminencia en el

mercado;

• mayor rendimiento de las inversiones – habida cuenta de que se ha invertido una

considerable cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de productos innovadores, el

titular del derecho podrá, al amparo de estos derechos exclusivos, comercializar la

invención permitiéndole así obtener un mayor rendimiento de las inversiones realizadas;

• posibilidad de conceder una licencia o de vender la invención – si el titular de la patente

decide no explotar la patente por sus propios medios, entonces podrá venderla u otorgar

una licencia a favor de otra empresa a fin de que la comercialice, constituyéndose en

una fuente de ingresos para su titular;

• aumento del poder de negociación - si una empresa está gestionando la adquisición de

derechos para utilizar las patentes de otra empresa, por medio de un contrato de licencia,

la cartera de patentes de la empresa compradora potenciará su poder de negociación. Es

decir, que sus patentes pueden resultar de gran interés para la empresa con la que se está

negociando y se podría celebrar un acuerdo de concesión recíproca de licencias

mediante el cual, para expresarlo en términos sencillos, ambas empresas podrán

intercambiar sus respectivos derechos de patente;

• Imagen positiva de la empresa – los socios, los inversores y los accionistas pueden

considerar que las carteras de patentes son una expresión del excelente nivel de

conocimientos técnicos, especialización y capacidad tecnológica que posee unaempresa. Ello puede resultar de utilidad al momento de captar inversiones, encontrar

socios comerciales y aumentar el valor de mercado de la empresa;



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Análisis de caso n° 1

Desde sus humildes comienzos en 1946, como una pequeña empresa con un personal de

unos 20 miembros dedicada a la reparación de fonógrafos, la valiente decisión de obtener una

licencia de patente cambió el destino de esta empresa. En 1952, el fundador de la empresatomó conocimiento de cierta información referida al patentamiento de una invención de los

Laboratorios Bell: el transistor. Se puso en contacto con la empresa Western Electric (WE) de

los Estados Unidos de América, que tenía la titularidad de la patente, y obtuvo una licencia de

la patente. En esa época, el transistor se utilizaba solamente en los audífonos, y la empresa

WE no vislumbraba ninguna posibilidad de obtener un mayor éxito comercial mediante la

aplicación de la tecnología de transistores. Motivada por la curiosidad de saber si esa pequeña

empresa era capaz de desarrollar algún dispositivo útil a partir de la utilización del transistor,

la empresa WE compartió con los ingenieros de la empresa información técnica útil sobre el

transistor, tal como se había acordado en el acuerdo de licencia de la patente. En 1955, la

pequeña empresa produjo y lanzó al mercado su primera radio de transistores, que fue un gran

éxito. La exitosa comercialización de un radio de transistores posibilitó que esta pequeñaempresa (posteriormente rebautizada como Sony Corporation) ingresara en el mercado

mundial de la electrónica.

Pregunta de autoevaluación

PAE 3: Explique la función del sistema de patentes que se analizó en este caso.



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Análisis de caso n° 2

El Equipo de Autotransfusión de Emergencia ( EAT-SET) es el resultado de la labor

inventiva del Dr. Oviemo Ovadje, médico del Hospital Militar Ikoyi Lagos de Nigeria. La

invención consiste en facilitar la recuperación de la sangre extraída del cuerpo durante las

operaciones para luego volver a infundirla en el cuerpo del paciente tras un proceso de

filtrado. El Dr. Ovadje inició el proyecto “EAT-SET” en 1989 con la exigua suma de 120dólares estadounidenses. Con el apoyo del Gobierno de Nigeria, que proporcionó las

instalaciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, el proyecto atrajo la atención

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que suministró recursos

financieros para la investigación, el desarrollo y la experimentación del proyecto. La

Organización Mundial de la Salud participó del proyecto en calidad de organismo ejecutivo.

El mérito de la invención del Dr. Ovadje ha sido también reconocido por la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización para la Unidad Africana

(OUA). En 1995, el Dr. Ovadje obtuvo la mención de mejor científico africano y recibió la

Medalla de Oro OMPI/OUA por su labor científica destinada a salvar la vida de muchas

mujeres en los frecuentes casos de muerte por embarazo patológico (gestación ectópica). El

Dr. Ovadje obtuvo la protección de su invención por medio de una patente y el dispositivo“EAT-SET” ha sido protegido por medio de patentes en nueve países extranjeros. En el mes

de abril del año 2001 se creó EAT-SET Industries. El objetivo principal de la creación de la

empresa consistía en facilitar la comercialización del dispositivo médico “EAT-SET”. Si bien

aún se encuentra en su fase inicial, la empresa ya ha suscitado el interés de varios

inversionistas públicos y privados y las inversiones realizadas hasta la fecha han ascendido a

casi 100.000 dólares estadounidenses. El Dr. Ovadje considera que las patentes obtenidas por

EAT-SET Industries han sido fundamentales para aumentar la confianza de los inversores.

Según el Dr. Ovadje, los inversores están dispuestos a invertir alrededor de un millón de

dólares en la empresa.


PAE4: ¿Cuáles son las funciones del sistema de patentes que podríamos aprender deeste caso?



Nota: Para este módulo se necesitará alrededor de 2 horas y media de estudio. Si dispone de

menos tiempo, se recomienda realizar una pausa luego de la primera sección.

MÓDULO 2: LA SOLICITUD DE PATENTE

Objetivos


1. Indicar qué materias son patentables y las condiciones para obtener su protección

por medio de patentes;

2. Exponer en un párrafo las principales etapas del procedimiento para la presentación de una solicitud de patente;

3. Enumerar las partes más importantes de una solicitud de patente;

4. Explicar las funciones de las diferentes partes de una solicitud de patente;

5. Describir, en términos generales, cómo está estructurada una solicitud de patente;

6. Explicar la utilidad del código de Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en

lo tocante a la búsqueda de patentes y la función que desempeña la OMPI en el proceso

de armonización de la clasificación de las patentes y en la búsqueda de información, a

nivel internacional;

7. Hallar los procedimientos vigentes en varios países para solicitar una patente e

informarse sobre qué tipo de exámenes se llevan a cabo;

8. Exponer en 100 palabras los usos alternativos de las solicitudes de patente, y

9. Encontrar una solicitud de patente utilizando su número.



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A. Antecedentes:

En el Módulo 1 se indicó que una patente es el derecho que concede el Estado a un inventor,

facultándolo a oponerse, por un período de tiempo limitado, a que un tercero comercialice su

invención, a cambio de su divulgación de manera tal que los demás individuos puedan disfrutarlos beneficios que esta trae aparejados. Esto significa que las patentes recompensan al inventor

otorgándole un determinado territorio respecto de una invención que se reivindica como una

contribución completamente nueva al conocimiento tecnológico humano. En otras palabras, el

derecho de patente no debería proteger el conocimiento que ya se encuentra en el dominio

público, o que pertenece a otra persona. Sólo debe abarcar la esfera que sea realmente

novedosa, y que no habría existido sin la significativa contribución inventiva del inventor.

1. Solicitudes de patente

Durante siglos, en muchos países, los derechos de patente surgen a partir de una decisión

positiva del Estado de conceder una patente. Para poder tomar esta positiva decisión, los paíseshan venido realizando ciertos tipos de exámenes para comprobar que las solicitudes de

protección de patentes sean válidas y legítimas.

1.1 Breve análisis de la materia patentable

En primer lugar, para ser susceptible de protección por medio de una patente, la invención debe

comprender una “materia patentable”. En segundo lugar, no todos los productos nuevos o los

resultados de una investigación reúnen las condiciones para que se los considere de forma

automática como una “invención”. Cabe destacar que existen varios principios de derecho y

principios basados en la legislación positiva que se aplican a las solicitudes de patente antes de

concederlas. El primer tratado internacional en el que se definieron tales prescripciones es el

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (ADPIC). En cierta forma, en casi todas las legislaciones nacionales de patentes

existían ciertos principios y exámenes de patentabilidad comunes que se han venido aplicando

durante siglos de existencia del derecho de patentes, con el fin de limitar las solicitudes de

patentes a aquellos tipos específicos de invenciones que tengan la capacidad de aportar un

beneficio tangible para la sociedad. A raíz de ello, no todas las “invenciones” son patentables.

Para ser susceptible de protección por medio de una patente, el objeto de la invención debe ser

una materia patentable. La materia patentable es establecida por ley, y generalmente se la

suele definir en relación con excepciones a la patentabilidad; la regla general es que lasinvenciones en todos los campos de la tecnología serán susceptibles de protección por medio de

patentes. Como se ha explicado anteriormente, el Acuerdo sobre los ADPIC establece un

conjunto mínimo de normas que los países deberían considerar al administrar y proteger la

propiedad intelectual. En el artículo 27 del Acuerdo de los ADPIC se define la “materia

patentable”. http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htm).

Es importante señalar que, como ocurre en la mayoría de las áreas del derecho, la “materia

patentable” se define mediante la determinación de aquellas áreas que pueden excluirse de la

patentabilidad. La naturaleza de las invenciones, en el sentido de “hacer algo que no se ha

hecho antes”, tal vez no sea de fácil determinación en todo momento. Los recientes avances

tecnológicos, por ejemplo, han abierto la puerta a muchos tipos de novedosas invenciones que



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eran impensadas muchos años atrás, cuando la sociedad instauró el régimen de patente. Por lo

tanto, el alcance de la “materia patentable” es amplio.

– Los descubrimientos de materias o sustancias preexistentes en la naturaleza;

– Las teorías científicas o los métodos matemáticos; – Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos

esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, que no sean

procedimientos no biológicos o microbiológicos;

– Planes, principios o métodos, como los que se utilizan para realizar actividades

comerciales, los actos puramente intelectuales o las actividades lúdicas;

– Los métodos de tratamiento para seres humanos o animales, o los métodos de

diagnóstico practicados en las personas o en los animales (pero no los productos

utilizados en tales métodos).

En el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 27.2) se especifica además que los miembros podrán

excluir de la protección por patentes a cierta clase de invenciones, por ejemplo, aquellas cuyaexplotación comercial pudiera resultar contraria al orden público o la moralidad.

“Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación

comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público

o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los

animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente,

siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida

por su legislación”.

Por ejemplo, un país podría decidir que, aun cuando un nuevo método para eliminar el

oxígeno del medio ambiente se hubiese concebido para un uso determinado, fuese novedoso,

entrañase una actividad inventiva y fuese útil conforme a su derecho de patentes, no

concederá la protección de patentes a esa invención. Así, tal vez existan preocupaciones de

política respecto de que determinadas invenciones, como ser los productos extremadamente

peligrosos (para la humanidad), o los métodos quirúrgicos, que podrían retrasar o poner en

peligro la prestación de un tratamiento médico, causando así una perturbación del “orden

público”. En tales casos, los legisladores podrían considerar que prohibir la explotación

comercial de esas patentes podría ser menos importante para la sociedad que los beneficios

que se derivarían de la protección por patentes de esas invenciones.

1.2. Patentabilidad

Con respecto a la patentabilidad de las invenciones en todos los campos de la tecnología

(artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC), el derecho de patentes de la mayoría de los

países establece tres condiciones fundamentales para determinar si una invención es

susceptible de protección por medio de patentes. Estas condiciones se abordarán de manera

detallada en el Módulo 4. En forma resumida, en el Acuerdo sobre los ADPIC se establece

que el objeto de una invención debe comprender una “materia patentable” y debe ser:

– nueva (o “novedosa”);

– implicar una actividad inventiva (que sea nueva o “no evidente”), y

– susceptible de aplicación industrial (o que tenga “utilidad”, o que sea “útil”)



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Además, la mayoría de los países exigen que la divulgación de la invención que se realiza

mediante la solicitud de patente cumpla determinadas condiciones. A continuación se expone

una breve descripción de los requisitos que debe reunir la divulgación de la información

técnica.

1.3. Divulgación de la información técnica de una invención

La divulgación pública de las invenciones es uno de los aspectos más importantes de la

patentabilidad. Esencialmente, los Estados conceden al inventor un derecho de patente,

generalmente por el plazo de 20 años, sólo si la invención se divulga adecuadamente en la

solicitud de patente. A cambio de la concesión de estos derechos por un plazo limitado, en la

solicitud se deberá divulgar la invención de una manera lo suficientemente clara para que las

personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a cabo la invención. Los

derechos de patente se conceden a los inventores con el fin de fomentar la investigación, el

desarrollo y la innovación en el ámbito de la industria. Esto generalmente permite que otros

investigadores puedan utilizar la invención en sus propias investigaciones y que la invenciónesté disponible para fines educativos, aun durante la vigencia del derecho conferido por la

patente. Esta divulgación de la información técnica, que consiste en una descripción del

procedimiento para llevar a la práctica la nueva tecnología, debe realizarse ante la

correspondiente oficina de patentes, como parte de la solicitud de patente. Por lo general, la

divulgación técnica se pone a disposición del público 18 meses después de presentada la

solicitud. Asimismo, cada vez es más frecuente que se incorpore toda la información sobre los

procedimientos de solicitud y las solicitudes de patentes en bases de datos públicas, siendo

ahora posible acceder a gran parte de esa información directamente por medio de la Internet.



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PAE 1: ¿Podría proporcionar dos ejemplos del tipo de materias que generalmente no

son patentables? ¿Cuál es el tratado internacional que ha servido en los últimos añoscomo fuente de orientación en relación con la cuestión de la materia patentable?



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PAE 2: ¿Podría mencionar tres características que debe poseer una invención para queel inventor pueda solicitar su protección por medio de patentes?



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2. Las diferentes partes de una solicitud de patente

La solicitud de patente por lo general consta de un título o exordio, una memoriadescriptiva, una o más reivindicaciones, un resumen y uno o más dibujos, si fuesen

necesarios para una mejor comprensión de la invención. En la solicitud de patente también sedebe precisar la identidad del inventor/es y el fundamento jurídico del derecho del solicitante.

• el título o exordio, en donde figura la petición consistente en obtener una patente

así como una serie de detalles, como por ejemplo, el título de la invención, el

nombre y el domicilio del solicitante, los datos de su representante, si lo tuviese, y

demás datos similares;

• la Memoria descriptiva contiene la descripción detallada de la invención y

deberá incluir obligatoriamente determinada información preestablecida, expuesta

en un orden específico;

• en las reivindicaciones se establecen la materia para la cual se solicita la

protección y se determina el alcance de la patente. Los contenidos divulgados en

la descripción pero que no figuren en las reivindicaciones pasarán a formar parte

del dominio público. Como regla general, cada reivindicación debe ser clara y

concisa, debe estar respaldada por una descripción y ser presentada en la forma

prescrita;

• El resumen sirve simplemente como información técnica; particularmente, no se

tendrá en cuenta a los fines de interpretar las reivindicaciones.


PAE 3: ¿Cuáles son las partes principales de una solicitud de patente?



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3. Procedimiento en materia de presentación de solicitudes de patente

La primera etapa que debe cumplirse para obtener una patente consiste en la presentación de

una solicitud de patente ante una Oficina de Patentes. Para redactar correctamente unasolicitud de patente y para llevar adelante la tramitación de dicha solicitud ante la Oficina

competente, se tiene que estar familiarizado tanto con la tecnología como con la legislación

aplicable. Por lo tanto, aunque en determinados casos es posible presentar una solicitud de

patente sin la ayuda de un abogado especializado en patentes, es sumamente recomendable

consultar a un profesional no sólo para la redacción de la solicitud sino también para que

realice una investigación ante la Oficina de Patentes (si Ud. está interesado en obtener mayor

información sobre la redacción de una patente, tal vez le resulte útil visitar el sitio Web de la

Academia de la OMPI a los fines de consultar el curso de redacción de solicitudes de

patentes). Algunos países exigen que las personas que no tengan un domicilio en ese país

deben contar con la representación de un abogado de patentes habilitado para actuar ante la

Oficina.

Es sumamente importante no revelar la invención al público antes de presentar lasolicitud de patente, ya que en muchos países esa divulgación podría destruir la novedadde la invención.

Una vez que la Oficina de patentes ha recibido una solicitud, por lo general, adopta una serie

de medidas previas a la concesión la patente. En tal sentido, existen tres actividades

fundamentales, a saber:

– examen de las formalidades,

– examen de fondo y

– concesión y publicación de la patente.

En cada uno de estas etapas, el procedimiento habitual es que se entable un diálogo,

principalmente por escrito, entre el examinador de la Oficina de patentes y el solicitante. El

agente de patentes actúa como un intermediario, dado que recibe las comunicaciones de la

Oficina de Patentes, asesora al solicitante respecto de las medidas adecuadas que deben

adoptarse, recibe instrucciones del solicitante, y responde en consecuencia a las

comunicaciones de la Oficina.

3.1. El examen de las formalidades: Consiste en verificar si la solicitud contiene toda la

información pertinente desde un punto de vista formal y si se ha presentado cualquier otra

documentación necesaria. Entre las formalidades figuran el pago de la tasa aplicable, y la

documentación correspondiente de la solicitud. Al solicitante se le otorgará la oportunidad de

subsanar los errores que se detecten durante el examen de las formalidades y, si esos errores

no se subsanan dentro de un plazo determinado, la Oficina de Patentes denegará la solicitud.

3.2. El examen de fondo: Su finalidad es garantizar que, antes de conceder una patente, la

solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad, entre ellos, la novedad, la actividad

inventiva y la aplicación industrial. El solicitante tiene la oportunidad de subsanar cualquier

objeción que se plantease durante el examen de fondo. Empero, no todas las oficinas de

patentes llevan a cabo un examen de fondo respecto de las solicitudes. En muchos países, las



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oficinas de patentes simplemente conceden las patentes sobre la base del examen de las

formalidades y del cumplimiento de ciertos requisitos como, por ejemplo, que la invención

reivindicada no se encuentre excluida de la materia patentable. En esos sistemas, la efectiva

validez de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad sólo pueden ser

verificados por los tribunales en los casos de que se planteen controversias al respecto.

En función del procedimiento de examen que establezca la legislación en la materia, se llevará

a cabo una búsqueda a fin de determinar el estado de la técnica en el ámbito específico al que

se refiere la invención. En el derecho de patentes, el “estado de la técnica” hace referencia a

los documentos publicados y a los conocimientos generales de que se dispone en el campo

tecnológico relacionado con la invención antes de la fecha de prioridad de la solicitud de

patente. Esta búsqueda es independiente del examen de fondo, y se realiza en forma previa o

simultánea al examen. Al realizar la búsqueda, la Oficina de Patentes revisa su colección de

documentos para determinar si existe documentación en la que se describe una solución igual

o similar a la que figura en la solicitud. La búsqueda se realiza en una colección de

documentación de patentes que está principalmente ordenada por códigos de búsqueda de

acuerdo con cada esfera tecnológica específica, como es el caso de la colección catalogada por medio de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). (Véase más adelante, el

gráfico 1, en el punto “Publicación y Código de Clasificación”). Mediante la utilización de

estos códigos, el examinador de patentes podrá buscar en todos los documentos públicos

existentes de las bases de datos correspondientes. Estos documentos de patentes pueden

complementarse con artículos de revistas técnicas y con algún documento ajeno al ámbito de

las patentes. Esta es una colección completa de documentos que se conoce, por lo general,

como “archivo de búsqueda”. La búsqueda propiamente dicha comprenderá primero todas las

esferas técnicas que tengan relación directa con la invención y, posiblemente, luego tendrá

que ampliarse a otros sectores análogos, si bien la necesidad de recurrir a esa ampliación debe

ser juzgada por el examinador en cada caso en particular.

Al final de esta sección figura un breve esquema en el que Ud. podrá examinar en más detalle

el método de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que también puede consultarse

en: http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html.

La finalidad de la CIP consiste en clasificar la tecnología de una manera uniforme para

facilitar la búsqueda de documentos de patente mediante la utilización del sistema de

clasificación de la CIP. Como se señaló anteriormente, una de las etapas esenciales del

proceso de tramitación de una patente es la búsqueda del estado de la técnica en documentos

publicados para determinar si una invención reúne los requisitos legales de patentabilidad,

tales como la novedad y la actividad inventiva. La CIP constituye un sistema uniforme declasificación de la tecnología que permite una búsqueda eficaz del estado de la técnica en los

documentos publicados. Sin la CIP, la búsqueda del estado de la técnica sería una tarea

compleja y sus resultados poco fiables.

3.3. Concesión de una patente sobre la base de la solicitud: Cuando el procedimiento de

examen haya finalizado con una conclusión favorable para el solicitante, y en la hipótesis de

que no se haya presentado ninguna oposición o que la oposición que se hubiese presentado ha

sido rechazada, la Oficina de Patentes concederá la patente sobre la base de la solicitudpresentada. En el registro de patentes se inscribirá la descripción detallada de la patente, y se

hará entrega al solicitante de un certificado de concesión. Además, la Oficina de Patentes

publica la patente para su inspección y estudio por el público. En varios países, a fin de



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asegurar la difusión anticipada de la información técnica contenida en las solicitudes de

patentes, las solicitudes de patente se publican 18 meses después de la fecha de presentación

(o de la “fecha de la prioridad”).

Ejercicio 1: En esta etapa de sus estudios, por favor consulte el sitio en Internet o

comuníquese con la oficina nacional de patentes encargada de tramitar las solicitudes depatente en su país. Investigue y describa qué tipo de exámenes se realizan en su país enel marco de un proceso de solicitud de patente. La lista de sitios Web que figuran en lasiguiente dirección: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp no es exhaustiva, peropodría resultar de utilidad para este ejercicio.Presente la información obtenida a su tutor.

Es importante que toda persona que solicite una patente conozca la Clasificación

Internacional de Patentes (CIP). La CIP es un sistema de clasificación jerárquica que abarcatodos los campos de la tecnología y resulta indispensable para consultar de manera eficaz el

estado de la técnica o la información sobre patentes anteriores. La CIP se revisa

periódicamente para adecuarla a la evolución tecnológica y para garantizar una clasificación

de patentes y una herramienta de búsqueda más adaptadas a las necesidades del usuario y de

fácil acceso, tanto para los especialistas en la materia como para los que no lo son.



página 11

Clasificación Internacional de Patentes (CIP)http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html

En el Arreglo de Estrasburgo (de 1971 – véasehttp://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/ relativo a la Clasificación

Internacional de Patentes se prevé una clasificación común de las patentes de invención,

incluidas las solicitudes de patentes publicadas, los modelos de utilidad y los certificados de

utilidad. La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema jerárquico en el que

todo el sector de la tecnología se divide en una serie de secciones, clases, subclases y grupos.

Este sistema es indispensable para la búsqueda de documentos de patente cuando se procura

determinar la novedad de una invención o el estado de la técnica de un determinado sector de

la tecnología. La clasificación se revisa periódicamente con el fin de mejorar el sistema y

adecuarla al desarrollo técnico. La octava y actual edición de la CIP, entró en vigor el 1°de

enero de 2006.

La organización en secciones y subsecciones de la tecnología es una buena fuente de

información para toda persona que solicite una patente, ya sea en el ámbito nacional o

internacional, y resulta necesaria para establecer si la invención es novedosa o de propiedad

de un tercero o si es reclamada por éste.

Ocho secciones que combinan y clasifican toda la tecnología:

SECCIÓN A — NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA

SECCIÓN B — TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES

SECCIÓN C — QUÍMICA; METALURGIA

SECCIÓN D — TEXTILES; PAPEL

SECCIÓN E — CONSTRUCCIONES FIJAS

SECCIÓN F — MECÁNICA; ILUMINACIÓN; CALEFACCIÓN; ARMAMENTO;VOLADURA

SECCIÓN G — FÍSICASECCIÓN H — ELECTRICIDAD

SECCIÓN A — NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA

ACTIVIDADES RURALES

A 01 AGRICULTURA; SILVICULTURA; CRÍA; CAZA; CAPTURA; PESCA

ALIMENTACIÓN; TABACO



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A 21 COCCIÓN EN HORNO; EQUIPAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN O ELTRATAMIENTO DE LA MASA; MASAS PARA COCER EN HORNOA 22 CARNICERÍA; TRATAMIENTO DE LA CARNE; TRATAMIENTO DE LASAVES DE CORRAL O DEL PESCADOA 23 ALIMENTOS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS; SU TRATAMIENTO, NO

CUBIERTO POR OTRAS CLASESA 24 TABACO; PUROS; CIGARRILLOS; ARTÍCULOS PARA FUMADORES

OBJETOS PERSONALES O DOMÉSTICOS

A 41 VESTIMENTAA 42 SOMBRERERÍAA 43 CALZADOSA 44 MERCERÍA; JOYERÍAA.45 OBJETOS DE USO PERSONAL O ARTÍCULOS DE VIAJEA.46 CEPILLERÍA

A 47 MOBILIARIO (instalación o adaptación de asientos para los vehículos B60N);ARTÍCULOS O APARATOS DE USO DOMÉSTICO; MOLINILLOS DE CAFÉ;

MOLINILLOS DE ESPECIAS; ASPIRADORES EN GENERAL (escaleras de manoE06C de la CIP)

SALUD; SALVAMENTO; DIVERSIONES

A 61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS; HIGIENEA 62 SALVAMENTO; LUCHA CONTRA INCENDIOS (escaleras E06C de la CIP)A 63 DEPORTES; JUEGOS; DISTRACCIONES

SECCIÓN B- TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES (cont. paralas ochos secciones de tecnología) Por favor visitehttp://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8trans/es/ipcpub/?lang=es&menulang=En

Ejemplo 1 Módulo 2:

Un agricultor, que ha estado utilizando un determinado método de fertilización para los

excelentes productos agrícolas que ha venido produciendo y vendiendo en el mercado local, podría pedirle asesoramiento respecto de la viabilidad de patentar un fertilizante especial que

había estado desarrollando, y que podría contribuir a mejorar la calidad de sus productos aún

más. Lo primero que debería aconsejarle al agricultor es que resulta preciso mantener su

método en secreto hasta que Ud. reúna más información al respecto (incluso, si él le ha

revelado información confidencial, Ud. hasta podría tener que firmar un acuerdo de

confidencialidad). El primer sitio en el cual Ud. podría verificar si el supuesto nuevo método

ya es conocido o si existe un método similar en el mercado podría ser la base de datos pública

para la búsqueda de patentes de la OMPI, ingresando en http://www.wipo.int/pctdb/es/.

Además de utilizar palabras clave generales, que podrían conducirlo a documentos de patentes

que revistan poco importancia para su búsqueda, Ud. también tiene la posibilidad de realizar

una búsqueda específica en la categoría de la CIP correspondiente a Agricultura-Necesidadescorrientes, especificando además la ‘clase’, la ‘subclase’ y el ‘Grupo’ en virtud de la CIP. En



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la base de datos para la búsqueda de patentes del PCT, Ud. puede escribir A 01C-15/00 o A

01C-21/00 en el campo correspondiente a Clasificación Int. (Clasificación Internacional).

Con esto accedería a los documentos de patente que se han presentado en esta categoría. Si el

método es realmente nuevo, Ud. podría decidir aconsejarle al agricultor que presente una

solicitud ante la oficina nacional de patentes, al tiempo que mantiene la información en

secreto hasta el depósito de la solicitud de patente.

Sección A – necesidades corrientes de la vida

Subsección – Actividades rurales

Clase A01 agricultura; silvicultura; cría; caza; captura; pesca

Subclase A01C plantación; siembra; fertilización

Grupo principal 15/00 Distribuidores de abono

Grupo principal 21/00 Métodos de fertilización

4. Fecha de presentación

Tal como se analizará en los Módulos 3 y 4, la fecha de presentación de una patente reviste

una gran importancia dentro del esquema general. Antes de proceder a realizar el examen de

las formalidades de la solicitud, se comprueba que se hayan cumplido todos los requisitos

necesarios para otorgarle a la solicitud una fecha de presentación. Esta comprobación es

fundamental ya que si no se ha establecido una fecha de presentación, la solicitud se tendrá

por no presentada, y se la desestimará sin más.

La fecha de presentación constituye la fecha a partir de la cual se computan determinados

actos, como el período de validez de la patente y, en su caso, la fecha de prioridad de

cualquier solicitud que se realice posteriormente en otro país. En el marco del Convenio de

París para la Protección de la Propiedad Industrial (incorporado también en el Acuerdo sobrelos ADPIC) es posible “reivindicar la prioridad” en otros países si se presenta una solicitud en

un país miembro del Convenio respecto del mismo derecho de patente dentro del plazo de un

año (12 meses - http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html - P83_6610.

Este derecho suele conocerse como “prioridad del Convenio” y se lo describe con más detalle

en los Módulos 3 y 4.

Por ejemplo, si una persona presentó en su país su primera solicitud de patente en enero

de 2005, dispondría entonces de doce meses para presentar las solicitudes en los países que

fuesen de su interés, y dichas solicitudes tendrían la misma fecha de su primera presentación

en enero de 2005, lo que significa que dicha persona obtuvo una fecha de prioridad. La fecha

de presentación (o fecha de prioridad) tiene singular importancia para determinar el estado dela técnica pertinente al momento de evaluar la novedad y la actividad inventiva.

La fecha de presentación suele ser la fecha en que la Oficina de Patentes ha recibido una

solicitud de patente completa y que posee al menos los siguientes elementos mínimos: una

indicación expresa o implícita de que los elementos presentados revisten el carácter de una

solicitud de patente; indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que le

permitan a la Oficina ponerse en contacto con el solicitante, y una parte que, a primera vista,

tenga las características de una memoria descriptiva. No todos los elementos anteriormente

mencionados son siempre necesarios para obtener una fecha de presentación de la solicitud.

Sin embargo, es recomendable presentar en un principio una solicitud de patente completa.



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En todo caso, el solicitante podrá cumplir posteriormente, dentro de ciertos límites, con los

demás requisitos exigidos para una solicitud completa, sin perder la fecha de presentación.

5. Ejemplo de solicitudes de patente (solicitudes de oficinas de patente nacionales y

regionales)

5.1. Ejemplo de una solicitud de patente nacional (gráfico 1)(Fuente: Patent Fetcher TM)

Titulo de la

invención

Inventores

Cesionario (titular del

derecho de patente)

Fecha y número desolicitud de esta

patente

Fecha presentación desolicitudes anterioresque pueden dar lugar afechas de prioridadanteriores respecto detodas o de algunas

reivindicaciones

Número de laatente

Fecha de

publicación

Código deClasificación

Internacional dePatentes (CIP) yclasificación de lamateria patentablede los EstadosUnidos, para asistir

en la búsqueda del

estado de la técnica



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5.2 Ejemplo de una solicitud de patente nacional (gráfico 2)http://ep.espacenet.com/numberSearch?locale=en_EP (número de solicitud de patenteGB2266045)



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5. 3 Ejemplo de solicitud de patente regional (gráfico 3)http://oa.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=oa/ en/home.hts (número de solicitud de patente OA12815)



página 17

5. 4 Ejemplo de solicitud de patente regional (gráfico 4)http://ep.espacenet.com/numberSearch?locale=en_ep (número de solicitud de patente)



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5.5 Ejemplo de solicitud de patente en virtud del PCT (gráfico 5)http://www.wipo.int/pctdb/es/ (número de solicitud de patente WO2005/042570)



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(Continuación del gráfico 5)



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En los cinco ejemplos anteriores, en las solicitudes de patente se consignan listas de

referencias a otros documentos, y de los países en los cuales se solicita la protección por

medio de patentes. Hemos proporcionado, a modo de ejemplo, la documentación

correspondiente a las reivindicaciones de la patente WO2005/042570. Las reivindicaciones

de los otros tres documentos forman parte de su próxima tarea.

Tarea 2: Para ver la sección de reivindicaciones de las patentes correspondientes a losejemplos de los gráficos 1 a 5, por favor utilice el número de patente que figura en ladirección URL que se indica en la parte superior de cada página. También es posibleutilizar la página de Google en la Internet para acceder a las solicitudes de patentesdepositadas en los EE.UU., consignando simplemente el número del documento de lapatente. Esto le ayudará a familiarizarse con la búsqueda de documentos de patentes.

Imprima las “reivindicaciones” de los documentos de patente e inclúyalas en su carpeta

de estudios o libreta de notas. En los Módulos 4 y 5 Ud. obtendrá una mayorcomprensión respecto de las “Reivindicaciones” de una solicitud de patente y de susefectos jurídicos.

Tal como se observó al analizar las solicitudes de patentes, en dichos instrumentos se

mencionan las invenciones anteriores que se han considerado pertinentes para esa solicitud en

particular. Según la Oficina que lleve a cabo el examen de la solicitud de patente y el

procedimiento de concesión, las solicitudes de patente se publican (con algunas

modificaciones) en igual forma que las patentes concedidas, con determinados códigos

establecidos por la Oficina de Patentes.

Si Ud. realizó la búsqueda solicitada en la Tarea 2 y ha encontrado las solicitudes de patente

completas, advertirá que las solicitudes de patentes son específicas y concisas respecto del

ámbito de la invención al que se refieren, debido a las diferentes etapas de evaluación y al

examen de fondo al que son sometidas, tanto por el solicitante, por la Oficina de patentes

como por terceros, versados en el tipo de invención que se reivindica. A raíz del caudal de

información que figura en las solicitudes de patente, estas ofrecen diversas utilidades para el

público, para los examinadores de patentes y para los inventores. Los documentos de patentes

constituyen un breve anuncio de nuevos conocimientos, una fuente de información en virtud

de la cual la Oficina de patentes podrá determinar si está en presencia de una nueva invención,

también constituyen la base para la celebración de acuerdos de licencia (por parte del

inventor), una herramienta de enseñanza (que puede ser utilizada por el público en general ylas instituciones educativas), un método de examen de las nuevas tendencias o de tendencias

similares en las nuevas tecnologías y, una herramienta para el análisis de las esferas viables de

inversión comercial (por parte de los inversores), etcétera.

Es importante señalar que hasta hace algunos años, las solicitudes de patentes no estaban

disponibles en forma electrónica. En la era de la información, las solicitudes, sus

procedimientos, y las patentes concedidas son más accesibles debido al avance de las

tecnologías y de los servicios en línea. Más aún, existen varias empresas en Internet que se

especializan en la búsqueda y el análisis de patentes.



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PAE 4: ¿Cuál es la principal razón por la cual el examinador de patentes debe efectuarla búsqueda de documentos de patentes?



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PAE 5. Cuáles son las partes principales de una solicitud de patente y cuáles son susprincipales funciones?



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Módulo 2: Resumen

Es sumamente importante no revelar la invención al público antes de la presentación dela solicitud de patente, ya que en muchos países esa divulgación podría destruir la

novedad de la invención.

La primera etapa para obtener una patente consiste en la presentación de una solicitud de

patente ante una Oficina de Patentes.

Es importante saber que no toda invención es susceptible de obtener una protección por

patente. Una invención debe encuadrarse en el ámbito de una materia patentable.

Entre las materias que pueden ser excluidas de la patentabilidad figuran:

– los descubrimientos de las materias o las sustancias preexistentes en la naturaleza

– las teorías científicas o métodos matemáticos; – las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos

esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, que no sean

procedimientos no biológicos o microbiológicos;

– planes, principios o métodos, como aquellos que se utilizan para realizar

actividades económicas, los actos puramente intelectuales o las actividades

lúdicas;

– los métodos de tratamiento para los seres humanos o los animales, o los métodos

de diagnóstico practicados en las personas o los animales (pero no los productos

utilizados en este tipo de métodos);

– cierto tipo de invenciones que contravengan el orden público o la moralidad

(artículo 27.2 de los ADPIC).

Con respecto a la patentabilidad de las invenciones en todos los campos de la tecnología,

hay tres aspectos fundamentales que determinan si una invención es susceptible de protección

por patente. A tales fines, la invención debe ser:

– nueva (o “novedosa”);

– implicar una actividad inventiva (que sea nueva o “no evidente”), y

– susceptible de aplicación industrial (o que tenga “utilidad”, o que sea “útil”)

Además, en la solicitud se deberá divulgar la invención de una manera lo suficientementeclara para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la

invención. Generalmente, la divulgación técnica se pone a disposición del público 18 meses

después de presentada la solicitud. Asimismo, cada vez es más frecuente que se incorpore en

las bases de datos públicas toda la información sobre los procedimientos de solicitud y las

solicitudes de patentes depositadas, siendo ahora posible acceder a la mayor parte de esa

información directamente a través de la Internet. El sitio Web de la OMPI para la búsqueda

de patentes que figura en http://www.wipo.int/pctdb/es/ constituye un buen ejemplo en dicho

sentido.

Una vez que la Oficina de patentes ha recibido una solicitud, por lo general, adopta una serie

de medidas previas a la concesión la patente. En tal sentido, existen tres actividadesfundamentales, a saber:



página 24

– examen de las formalidades,

– examen de fondo y

– concesión y publicación de la patente.

Es importante que conocer el tipo de examen que lleva a cabo una Oficina de Patentesdeterminada, tanto para presentar una solicitud de patente como para verificar el estado de

otra solicitud de patente, si la materia resulta de su interés. Esto es así, debido a que no todas

las Oficinas de Patentes realizan un examen de fondo. En muchos países, las oficinas de

patentes simplemente conceden las patentes sobre la base del examen de las formalidades y

del cumplimiento de ciertos requisitos como, por ejemplo, que la invención reivindicada no se

encuentre excluida de la materia patentable. En esos sistemas, la efectiva validez de la

patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la cuestión de fondo) sólo es

objeto de verificación por parte de los tribunales en los casos en que se plantean controversias

al respecto.

Algunas oficinas de patentes llevarán a cabo una búsqueda. El objeto de esa búsqueda esdeterminar el estado de la técnica en el ámbito específico al que se refiere la invención. La

Oficina de Patentes realiza una búsqueda en su base de datos, utilizando, incluso, el código de

la Clasificación Internacional de Patentes (CIP).

La solicitud de patente por lo general consta de:

a. un título o exordio,

b. una Memoria descriptiva,

c. una o más reivindicaciones, y

d. un resumen (y uno o más dibujos, si fuesen necesarios para una mejor

comprensión de la invención).

En la solicitud de patente también se debe identificar al inventor/es y exponer el fundamento

jurídico del derecho del solicitante.

La lista de los sitios Web correspondientes a las oficinas de patentes, así como la información

existente en ellos es una fuente de información útil para mantenerse actualizado respecto del

procedimiento de solicitud de patente de las Oficinas de Patentes. En la era de la

información, las solicitudes, sus procedimientos, y las patentes concedidas son más accesibles

debido al avance de las tecnologías y de los servicios en línea.



página 25

Módulo 2 Prueba de fin de módulo

1. La existencia de una patente comienza:

a) con una reivindicación de patente,

b) cuando el inventor plasma su idea abstracta en un papel,c) cuando un inventor expone su invención a una oficina de patentes,

d) con la presentación de una solicitud de patente.

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados no constituye un requisito de la solicitud de patente?

a) se debe indicar el nombre del solicitante o del inventor

b) se debe describir la invención

c) se debe adjuntar un dibujo de la invención

d) se debe definir la invención reivindicada.

3. En aquellas oficinas de patentes que conceden patentes sobre la base de un examen de

las formalidades, ¿qué puede hacer un inventor para evitar que se infrinja su patente?, si

es que existe algún medio.

a. Deberá esperar a que finalice la búsqueda de fondo

b. Deberá impugnar la patente

c. Deberá solicitar una clarificación al nuevo solicitante

d. Deberá presentar nuevamente su patente

4. La materia de una patente se define como:

a. Toda invención.

b. Toda invención que cumple los requisitos establecidos en el artículo 27.1 de

los ADPIC

c. Toda invención que es nueva, implica una actividad inventiva, y es útil.

d. Toda invención cuya patentabilidad no esté excluida.



MÓDULO 3

Los diferentes niveles del sistema internacional de

patentes(Opciones nacionales, regionales e internacionales)

Objetivos


1. Indicar las diferentes opciones existentes para obtener protección de una invención pormedio de patentes;

2. Exponer las razones prácticas por las que se decide presentar una solicitud de patente enel ámbito nacional, regional o internacional;

3. Indicar al menos tres acuerdos que prevean la protección regional de las patentes; y

4. Enumerar cuatro tratados internacionales administrados por la OMPI y sus principalescaracterísticas.



página 2

Al solicitar la protección internacional por medio de patentes, los solicitantes, o susrepresentantes, tienen diversas alternativas. Así, un solicitante se verá confrontado acomplejos procedimientos y a diversas leyes aplicables en materia de patentes, tanto en el

plano regional, nacional, como internacional. A continuación, examinaremos másdetalladamente las alternativas que existen para proteger por medio de patente una invención,

en uno o en diversos países.

1. Derecho y/o legislación en materia de patentes

Como habrá constatado al realizar la tarea del Módulo 2, las solicitudes de patentegeneralmente se depositan primero en el país de origen del inventor. Existen varias razonesque pueden explicar dicha circunstancia:

• El derecho nacional aplicable puede obligar a los solicitantes a depositar lasolicitud en su país de origen o a obtener un permiso para presentar una solicituden el exterior antes de iniciar el procedimiento en el ámbito internacional;

• Razones prácticas, como la posibilidad de presentar la solicitud y comunicarsecon la Oficina en el idioma nacional, la conveniencia de poder presentarsolicitudes a último momento, y de trabajar en una zona con el mismo husohorario (es decir, que no haya diferencia horaria entre el lugar en el que seencuentra el solicitante y el lugar en el que está situada la Oficina nacional de

patentes) para así obtener con rapidez un informe de búsqueda, la comodidad de pagar en moneda nacional, etc.;

• Según se establece en el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial (véase el Convenio de París en la parte 3 de este módulo), elsolicitante goza de un derecho de prioridad por el plazo de 12 meses para realizarla presentación de la solicitud en otros países. También gozan de este derecho de

prioridad los solicitantes de países que sean parte en el Convenio de París yMiembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Respecto de los

países que no sean Parte en el Convenio de París, en algunas legislacionesnacionales se prevé la concesión del derecho de prioridad sobre la base de lareciprocidad. Esto significa que el solicitante tiene el plazo de un año para decidira qué países desea extender la solicitud presentada en la oficina de patentes de su

país;



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PAE 1: ¿Cuáles son las razones que justifican la presentación de una solicitud depatente en una oficina nacional?

2. Derecho y/o legislación regional en materia de patentes

Existe una serie de acuerdos regionales en materia de patentes. Si bien todos ellostienen por objeto armonizar y simplificar los procedimientos en beneficio de los usuarios,también presentan algunas diferencias sustanciales. Como ejemplos de tales acuerdosregionales, cabe citar:

• El Convenio sobre la Patente Europea (35 Estados miembros y cuatro Estados deextensión a septiembre de 2008)http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.htmlhttp://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ep/ep001en.pdf

• El Convenio sobre la Patente Eurasiática (19 Estados Miembros a septiembrede 2008)http://www.eapo.org/eng/documents/konvenci.htmlhttp://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ea/ea002en.pdf

• El Protocolo de Harare (Organización Regional Africana de la PropiedadIntelectual (ARIPO)) (16 Estados miembros a septiembre de 2008)

http://www.aripo.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=30 – el sitio se encuentra fuera de serviciohttp://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ap/ap006en.pdf

• El Acuerdo de Bangui (Organización Africana de la Propiedad Intelectual(OAPI))(16 Estados miembros a septiembre de 2008)http://www.oapi.wipo.net/doc/en/bangui_agreement.pdfhttp://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/cg/cg003en.pdf

• La Decisión 486 del Régimen común sobre propiedad industrial de la Comunidad

Andina (Cuatro Estados miembros, cinco países asociados y dos paísesobservadores a septiembre de 2008)



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http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D486e.htmhttp://www.wipo.int/clea/es/text_pdf.jsp?lang=ES&id=5

• El Reglamento de Patentes del Consejo de Cooperación para los Estados Árabesdel Golfo (Consejo de Cooperación del Golfo(CCG)) (6 Estados miembros a

septiembre de 2008)http://library.gcc-sg.org/English/Books/patent2006.htmhttp://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/qa/qa003en.pdf

• La legislación de la Comunidad Europeahttp://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=1302

2.1. Características de algunos Acuerdos Regionales

2.1.1 En el Convenio Europeo y el Convenio Eurasiático sobre Patentes, y en el Protocolode Harare, se permite que los solicitantes presenten una solicitud de patente para obtener

protección regional ante una oficina regional de patentes. Por otra parte, el solicitante tendrála opción de presentar esta solicitud a través de su oficina nacional de patentes. En susolicitud, el solicitante elige en cuál o cuáles de los países miembros del acuerdo regionalrespectivo desea proteger su invención. Así pues, la solicitud se tramita mediante la Oficinaregional, que realiza una búsqueda respecto de la novedad, examina la solicitud en cuanto alfondo y decide conceder o denegar la patente en virtud de las facultades que le fueronconferidas. Si se deniega la patente regional, el solicitante tiene la posibilidad de convertir susolicitud regional en una de carácter nacional, si cumple ciertas condiciones. Luego de laconcesión de la patente, las tasas de mantenimiento se pagan a la oficina regional de patentesy posteriormente se redistribuyen entre los Estados designados (en el caso de la patenteeuroasiática y de la patente de la ARIPO), o bien se pagan directamente a las oficinasnacionales de patentes (como sucede con la patente europea). Luego de haberse concedidouna patente europea, para que los solicitantes puedan validar esa patente en el ámbitonacional, tienen que cumplir con ciertos requisitos locales, como por ejemplo traducirlas alidioma nacional.

2.1.2 El Acuerdo de Bangui prevé que la patente que conceda la OAPI gozará de validez entodos los Estados miembros de dicha oficina regional. A su vez, este organismo funcionacomo una oficina nacional para todos sus Estados miembros. Las tasas de mantenimientotambién deben pagarse a la oficina de la OAPI.

2.1.3 Otro tipo de acuerdo regional puede consistir en un régimen común de propiedadintelectual, como el que está vigente en la Comunidad Andina, una organización subregionaldotada de cierto estatus jurídico internacional, que está conformada por Bolivia, Colombia,Ecuador, Perú y Venezuela y cuyos órganos e instituciones integran el Sistema Andino deIntegración (SAI). Sus Estados miembros adoptaron, a través de la Decisión 486, un nuevoRégimen Común sobre Derechos de Propiedad Intelectual que entró en vigor el 1° dediciembre de 2000. Los cinco Estados miembros aplican la misma legislación, pero lassolicitudes de patente sólo pueden presentarse ante las oficinas nacionales respectivas. Noexiste una oficina regional de patentes. Las bases de datos nacionales están interconectadas ylos diarios o boletines oficiales relativos a la propiedad intelectual deben comunicarse a lasoficinas de los demás Estados miembros.



página 5

2.1.4 En el Reglamento de Patentes del Consejo de Cooperación para los Estados Árabesdel Golfo (Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)) se establece que una patente será válidaen todos los Estados miembros del CCG (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos,Kuwait, Omán y Qatar). La Oficina de Patentes del CCG funciona como una oficina regionalde patentes, que percibe las tasas anuales correspondientes a las patentes que concede.

También en este sistema los solicitantes tienen la posibilidad de presentar solicitudesnacionales en cualquiera de las oficinas nacionales.

2.1.5 La Comunidad Europea ha adoptado una serie de Directivas, Reglamentos yDecisiones relativos a las diferentes esferas de la propiedad intelectual. Por su parte, losEstados miembros están obligados a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias yadministrativas necesarias para dar cumplimiento a estos Reglamentos y Directivas.

Entre algunas de estas Directivas cabe citar las siguientes:

• Directiva sobre Biotecnología 98/44/CE. La Directiva sobre Biotecnología

asegura la uniformidad en Europa de las normas relativas a la patentabilidad de lasinvenciones biotecnológicas, independientemente de si un solicitante pide

protección en virtud del Convenio sobre la Patente Europea o de la ley nacional de patentes de uno de los Estados miembros.

• Propuesta de Reglamento del Consejo, del 1° de agosto de 2000, para que la patente comunitaria tenga los mismos efectos en toda la Comunidad, y así, suconcesión, transferencia o declaración de invalidez surtirá efectos en toda laComunidad.

• Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones aplicadas enordenador, del 20 de febrero de 2002, cuyo objeto es armonizar las leyesnacionales de patentes de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE)respecto de la patentabilidad de las invenciones aplicadas en ordenador, comotambién aumentar la transparencia de las condiciones de patentabilidad.



página 6

PAE 2: ¿Cuáles son las razones prácticas que justifican la presentación de una solicitudde patente ante una oficina regional?

PAE 3: ¿Puede identificar al menos tres acuerdos que prevean la protección regionalpor medio de patentes? Por favor, acceda a los sitios en Internet indicados a los fines defamiliarizarse con las características de cada oficina regional.



página 7

3. Tratados internacionales en materia de patentes

3.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París),1883 (173 Estados contratantes a septiembre de 2008)

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris

Antes de la existencia de una convención internacional en materia de propiedadindustrial, resultaba difícil proteger, debido a la diversidad de leyes, los derechos de

propiedad industrial en los distintos países del mundo. Por otra parte, las solicitudes de patentes tenían que presentarse casi simultáneamente en todos países a fin de evitar que la publicación en un país destruyera la novedad de la invención en los demás. Estos problemas prácticos suscitaron la firme voluntad de superar esas dificultades.

Una Conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 finalizó con la aprobaciónfinal y la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Dicho

Convenio entró en vigor el 7 de julio de 1884, y ha sido revisado en diversas ocasionesdespués de su firma en 1883. El Convenio de París es administrado por la OrganizaciónMundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Contiene los principios fundamentales de la

protección de los derechos de propiedad intelectual, que siguen siendo válidos aún hoy en día,y en los que se basan todos los tratados internacionales posteriores.

Las disposiciones del Convenio de París pueden subdividirse en cuatro categorías principales:

• una primera categoría en la cual figuran normas del derecho de fondo quegarantizan un derecho fundamental denominado derecho al trato nacional encada uno de los países miembros;

• una segunda categoría de normas en la cual se establece otro derecho fundamentalconocido como el derecho de prioridad;

• una tercera categoría en la que se adoptan diversas normas comunes en materia dederecho de fondo, que incluye tanto las normas que establecen los derechos y lasobligaciones de las personas físicas y jurídicas como las normas que exigen o

permiten a los países miembros promulgar leyes que se ajusten a tales prescripciones;

• Una cuarta categoría que versa sobre el marco administrativo creado para laaplicación del Convenio, e incluye las cláusulas finales del Convenio.

3.2 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), 1970 (139 Estados contratantes aseptiembre de 2008)http://www.wipo.int/pct/es/texts/index.htmhttp://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/atoc.htm

El PCT se suscribió en Washington en 1970 y entró en vigor en junio de 1978. El

Tratado establece un procedimiento para el examen de las solicitudes de patentes que permite



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solicitar la patente de una invención en una gran cantidad de países en forma simultánea,mediante la presentación de una solicitud “internacional” de patente.

La solicitud puede ser presentada por cualquier persona que sea nacional o residente deuno de los Estados contratantes del PCT. Por lo general, las solicitudes pueden presentarse

ante la Oficina nacional de patentes del Estado contratante del cual el solicitante sea nacionalo residente, o, a opción del solicitante, se la podrá presentar ante la Oficina Internacional de laOMPI en Ginebra. Si el solicitante es un nacional o residente de un Estado contratante que, asu vez, es parte de las oficinas regionales, como por ejemplo, el Convenio sobre la PatenteEuropea, el Protocolo de Harare sobre Patentes y Diseños Industriales (Protocolo de Harare),el Acuerdo revisado de Bangui relativo a la creación de una Organización Africana de laPropiedad Intelectual o el Convenio sobre la Patente Eurasiática, la solicitud internacionaltambién podrá presentarse ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la ARIPO, la OAPI, ola Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), respectivamente.

La solicitud internacional se somete luego a la denominada “búsqueda internacional”.

Esta búsqueda es realizada por una de las oficinas de patentes que haya sido designada por laAsamblea del PCT como Administración encargada de la Búsqueda Internacional (ISA). Losresultados de esa búsqueda se publican en la forma de un “informe de búsquedainternacional”, es decir, una enumeración de las referencias de los documentos publicados que

podrían tener incidencia sobre la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitudinternacional. Al mismo tiempo, la ISA prepara un dictamen por escrito referido a la cuestiónde la patentabilidad de la invención respecto de la cual se solicitó una patente.

La ISA comunica al solicitante el informe de la búsqueda internacional y el dictamen por escrito relativo a la patentabilidad, pudiendo aquel retirar su solicitud, especialmentecuando según dicho informe o dictamen es poco probable que se conceda la patente.

En caso de no retirarse la solicitud internacional, la Oficina Internacional procede a publicarla junto con el informe de búsqueda internacional. En tal caso, el dictamen porescrito respecto de la patentabilidad no se publica.

Una vez efectuada la publicación, el solicitante podrá pedir un examen preliminarinternacional de su solicitud de patente. Esto equivale a una segunda evaluación sobre la

patentabilidad de la invención, tomando en consideración su novedad, su actividad inventivay su aplicación industrial (estos requisitos se describen brevemente en el Módulo 2 y seexaminarán con más detalle en el Módulo 5). Esa circunstancia le ofrece al solicitante la

oportunidad de modificar las reivindicaciones de su invención, es decir, la protección jurídicaque procura el solicitante, previa consulta con la Administración encargada del ExamenPreliminar Internacional (IPREA). En la mayoría de los casos, la IPREA es la propiaAutoridad de Búsqueda Internacional (ISA), y evalúa además que cada una de lasreivindicaciones de la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad. Esta evaluación,sin embargo, no es vinculante, y las oficinas nacionales de patente tienen derecho a volver aexaminar las solicitudes antes de conceder las patentes nacionales.

Dentro del plazo de 30 ó 31 meses (en algunos países) a partir de la fecha de prioridad(véase el artículo 22 del PCT http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/a22.htm), el solicitantedeberá decidir en que países desea iniciar la fase nacional. Es decir, las tasas nacionales

correspondientes se afectarán al pago de las traducciones, de ser estas necesarias y, si la ley



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así lo dispone, el solicitante deberá nombrar un agente nacional de patentes para que lorepresente en los países correspondientes.

En la fase nacional, las oficinas de patentes nacionales o regionales llevarán a cabo elexamen de la patente como si la solicitud se hubiese presentado a nivel nacional.

El procedimiento establecido por el PCT trae consigo importantes beneficios para lossolicitantes, para las Oficinas de patentes y para el público en general. Algunos de tales

beneficios se enumeran a continuación:

• El solicitante dispone de hasta 18 meses más de los que dispondría si procediesecon arreglo a otros procedimientos distintos del PCT, para reflexionar sobre laconveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patenteslocales en los países que hubiese designado, preparar las traducciones necesarias y

pagar las tasas nacionales. Además, tiene la garantía de que, si su solicitudinternacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, y ha cumplido todas las

formalidades, durante la fase nacional de tramitación, ninguna de las Oficinasdesignadas podrá rechazar la solicitud por cuestiones formales. Sobre la base delinforme de búsqueda internacional emitido por la ISA o del dictamen por escrito,el solicitante podrá evaluar con un grado razonable de probabilidad las

perspectivas de que su invención sea considerada patentable en aquellas regioneso países en que se desea obtener la patente. El solicitante tiene, durante el examen

preliminar internacional y antes de su tramitación por las Oficinas de patentesdesignadas, la posibilidad de modificar la solicitud internacional para asíadecuarla a la forma que le resulte más beneficiosa;

• Las labores de búsqueda y de examen de las Oficinas de patentes pueden verseconsiderablemente reducidas o prácticamente suprimidas gracias al informe de

búsqueda internacional, al dictamen por escrito y, cuando proceda, al exameninternacional preliminar que se realiza durante la tramitación de una solicitudinternacional; y

• Dado que cada solicitud internacional se publica junto con un informe de búsqueda internacional, los terceros está en mejores condiciones de formular unaopinión fundada sobre la patentabilidad de la invención reivindicada.



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3.3 Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)

de 1971 (58 Estados contratantes a septiembre de 2008)http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/index.html

El Arreglo entró en vigor el 7 de octubre de 1975. Sus Estados miembros seconstituyeron en Unión particular, que adoptó una clasificación común para las patentes, paralos modelos de utilidad y para otros títulos de protección similares, conocida como la“Clasificación Internacional de Patentes” (CIP). Es un método consistente en un sistema

jerárquico de clasificación de las invenciones. Las distintas esferas de la tecnología sedividen en diferentes secciones, clases, subclases y grupos, lo cual resulta de gran utilidad

para agrupar e identificar las invenciones.

Esta clasificación divide la tecnología en 8 secciones, 20 subsecciones, 118 clases, 624subclases y más de 68.000 grupos (de los cuales aproximadamente el 10% son “grupos

principales” y el resto son “subgrupos”). Cada una de las secciones, clases, subclases, gruposy subgrupos tiene un título y un símbolo, y cada una de las subsecciones tiene un título.Generalmente la Oficina de patentes del país en el que se presentó la solicitud establece, en eldocumento de la patente, el símbolo o símbolos de, al menos, la subclase o subclases a lascuales pertenece la invención técnica descripta en un documento de patente. Así, con laayuda de la CIP, cuando se realiza una búsqueda se podrá hallar el documento en función desu objeto.

El Comité de Expertos, tomando nota del hecho de que la CIP es un instrumento para

obtener una clasificación internacional uniforme de los documentos referidos a las patentes,ha acordado que “como objetivo principal, la CIP debe ser una herramienta de búsqueda



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Véase la Clasificación Internacional de Patentes respecto del documento de patente de

la invención titulada “Método para el empleo del aceite de emú como repelente de insectos”(Patente de los Estados Unidos de América Nº 5.626.882). Como se podrá advertir, la mismainvención tiene un título que difiere ligeramente del que figura en el documento de patente delPCT, a saber:, “Métodos para la utilización de aceite de emú y fracciones activas del mismocomo repelente de insectos”. Si se observa la fecha de presentación del documento, seadvierte que la patente fue presentada por primera vez en los Estados Unidos, el 15 de marzode 1996, fecha esta que se transfirió a la solicitud presentada en el marco del PCT como la“(30) Fecha de prioridad”. (La importancia de esta fecha se analizará más detalladamente enel Módulo 5).

Véase también que en los puntos 52) y 51) del documento de patente de los Estados

Unidos la clasificación estadounidense allí establecida es “424/522: 424/DIG.10” y laclasificación internacional (CIP) es “A61K035/12”. Algunos países tienen una clasificación

propia que resulta de utilidad durante la fase nacional, cuando los examinadores realizan la búsqueda del estado de la técnica, en especial si el sistema nacional de patentes se basafundamentalmente en el resultado de la búsqueda de las invenciones nacionales. La mayoríade las solicitudes internacionales incluyen la CIP, conjuntamente con los códigos declasificación nacional.

Al visitar el sitio Web antes sugerido referido a la clasificación de las invenciones, secomprenderá que la clasificación de la CIP está dispuesta en un orden jerárquico que conducea la materia específica. Por ejemplo, examinemos cómo la patente relativa al “Aceite deEmú” llegó a tener la clasificación de la CIP “A61K035/12”:



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Sección A: necesidades corrientes de la vida

Subsección: salud, diversión

Clase A61: ciencias médicas o veterinarias, higiene

Subclase A61K: preparaciones de uso médico, dental o para el aseo

Grupo principal 35/00: preparaciones medicinales que contienen unasustancia de constitución no determinada o sus productos de reacción

Subgrupo 35/12: sustancias que provienen de mamíferos o pájaros

Un Comité Intergubernamental de Expertos, del cual son miembros todos los Estados parte en el Arreglo, lleva a cabo la revisión de la CIP a los fines de mantenerla actualizadacon la incorporación de las nuevas áreas de invención. Dado que se trata de un sistemauniforme de clasificación, la CIP es uno de los métodos de recuperación de documentos de

patente más útiles e imprescindibles para determinar el estado de la técnica respecto de unadeterminada esfera de la tecnología, así como para comprobar la novedad de una invención.Los códigos de la CIP también funcionan como:

• un instrumento para la organización metódica de documentos de patente con el finde facilitar el acceso a la información que allí figura;

• una base para la difusión selectiva de información a todos los usuarios deinformación derivada de las patentes;

• una plataforma para investigar el estado de la técnica en determinadas esferas dela tecnología;

• una base para la elaboración de estadísticas relativas a la propiedad industrial, quea su vez permitan la evaluación del desarrollo tecnológico en diferentes áreas.



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PAE 4: ¿Cuáles son los beneficios de presentar una solicitud internacional?

PAE 5: ¿Cuáles son las diferentes opciones que existen para proteger una invención pormedio de una patente?



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3.4 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito deMicroorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977 (70Estados contratantes a septiembre de 2008)http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito deMicroorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (Tratado de Budapest),que es un arreglo particular en el marco del artículo 19 del Convenio de París, entró en vigorel 9 de agosto de 1980(http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P361_57002).

Ejemplo de aplicación práctica del Tratado de Budapest:

SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE

COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

WO 2005/020682 RATÓN TRANSGÉNICO QUE POSEE UN FENOTIPO MAGRO

Solicitante: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., REPÚBLICA DE COREA

Materia:Se trata de un ratón transgénico Mus musculus que posee un fenotipo magro, presentando unamutación en un intrón, entre el exón 1 y el exón 2 del gen Unc5h3. El ratón transgénico

puede utilizarse eficazmente en estudios moleculares y biológicos relativos al fenotipo magroo a la obesidad, en el desarrollo de agentes terapéuticos para el tratamiento de la obesidad, yen otras cuestiones de similar naturaleza.

Autoridad Internacional de Depósito:KCTC (Korean Collection for Type Cultures), República de CoreaFecha de depósito: 28 de marzo de 2003

Número de orden: KCTC 10456BP

Al solicitar una patente, para que esta pueda concederse generalmente se requiere ladivulgación de la invención (véase el Módulo 5 respecto de la “divulgación suficiente”). Porlo general, una invención se divulga por medio de una descripción por escrito de manera que

el público pueda informarse al respecto. Cuando una invención se refiere a unmicroorganismo, o a la utilización de un microorganismo, que no está a disposición del



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público, esa descripción no siempre basta para cumplir con el requisito de la divulgación. Poreso, de conformidad con el procedimiento de solicitud de patentes de un creciente número de

países, no basta con la presentación de una descripción por escrito, sino que también serequiere el depósito de la muestra del microorganismo de que se trate ante una instituciónespecializada. Las oficinas de patentes no están en condiciones para manipular los

microorganismos, para cuya conservación se requieren conocimientos técnicos y equiposespeciales para protegerlos de la contaminación y para proteger la salud de las personas o elmedio ambiente de la contaminación. Esa preservación es costosa. Cuando se solicita la

protección en varios países para una invención relacionada con un microorganismo o con suuso, el envío de las muestras y los complejos y costosos procedimientos del depósito delmicroorganismo podrían tener que repetirse en cada uno de esos países. Por ello, y con lafinalidad de eliminar o reducir dicha multiplicación de tareas, permitiendo que un depósitoúnico supliera todos los depósitos que de otro modo serían necesarios, es que se celebró elTratado.

La característica principal del Tratado es que todos los Estados contratantes que

permitan o exijan el depósito de microorganismos en el marco del procedimiento relativo a lasolicitud de patentes tienen que reconocer, a tales fines, el depósito de un microorganismorealizado ante una “autoridad internacional de depósito” (artículo 3.1)a)http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#P68_4585),independientemente del hecho de que dicha autoridad se sitúe en el territorio del Estado deque se trate o de otro Estado. En otras palabras, el depósito ante una autoridad internacionalde depósito será suficiente a los fines del procedimiento relativo a la solicitud de patentes antelas oficinas nacionales de patentes (denominadas en el Tratado “oficinas de la propiedadindustrial”) de todos los Estados contratantes y ante cualquier oficina regional de Patentes (

por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes), que haya presentado la declaración deaceptación contemplada en el artículo 9.1)a)http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#P120_15460 delTratado.

3.5 Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del 2000 (18 Estados contratantes enseptiembre de 2008),http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/index.html

El Tratado sobre el Derecho de Patentes fue adoptado en junio de 2000 y entró en vigorel 28 de abril de 2005.

El PLT ha sido elaborado para simplificar y armonizar los requisitos formalesestablecidos por las oficinas de patentes nacionales o regionales en relación con la presentación de solicitudes de patentes nacionales o regionales, la conservación de las patentes y con algunos requisitos adicionales relacionados con las patentes o con lassolicitudes de patentes, como por ejemplo las comunicaciones, la representación o el registrode los cambios relativos a las patentes y solicitudes de patente. En dicho tratado se prevén,

por ejemplo, requisitos esenciales relativos a la fecha de presentación, un conjunto uniformede requisitos formales que incorpora, por remisión, los requisitos formales del Tratado deCooperación en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento, la normalización de formularios,los procedimientos simplificados ante las oficinas y la supresión de la pérdida accidental delos derechos. Es de esperar que la armonización de los procedimientos establecidos en las

legislaciones nacionales traiga aparejada una mayor facilidad para acceder a la protección delas patentes en todo el mundo así como la reducción de los gastos que el procedimiento



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conlleva para los solicitantes. También debería contribuir a reducir los gastos administrativosde las oficinas de patentes, tanto de los países industrializados como de los países endesarrollo, beneficio que podría extenderse a los solicitantes en forma de tasas más reducidas.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado deCooperación en materia de Patentes (PCT), el Arreglo de Estrasburgo relativo a laClasificación Internacional de Patentes (CIP), el Tratado de Budapest sobre elReconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimientoen materia de Patentes y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) son todos ellosadministrados por la OMPI.

3.6 Acuerdo sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio(Acuerdo sobre los ADPIC), de 1994 (151 miembros a septiembre de 2008)http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebradas en el marcodel Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (“GATT”), finalizó el 15 de diciembrede 1993. El Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (“Acuerdo de laOMC”), fue aprobado el 15 de abril de 1994, en Marrakech. Estas negociaciones incluyeron,

por primera vez en el ámbito del GATT, debates respecto de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional. El resultado de esasnegociaciones, que figura en un anexo al Acuerdo de la OMC, fue el Acuerdo sobre losAspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el “Acuerdosobre los ADPIC”). El Acuerdo de la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que esvinculante para todos los miembros de la OMC), entró en vigor el 1° de enero de 1995, fechaen que la OMC comenzó su labor.

El Acuerdo sobre los ADPIC comprende el derecho de autor y derechos conexos (esdecir, los derechos de los intérpretes o productores de grabaciones sonoras y de losorganismos de radiodifusión); las marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de

servicio; las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen; los diseñosindustriales; las patentes, incluida la protección de las nuevas variedades vegetales; losesquemas de trazado de circuitos integrados; y la información no divulgada, incluidos lossecretos comerciales y los datos de prueba.

El Acuerdo establece las normas mínimas de protección que debe garantizar cadaEstado Miembro respecto de cada una de las principales áreas de la propiedad intelectual en élcontempladas. Además, define cada uno de los principales elementos de protección, a saber,la materia objeto de protección, los derechos conferidos, las excepciones permisibles a esosderechos, y la duración mínima de la protección.

El Acuerdo establece tales normas al disponer, en primer lugar, que se deberán observarlas obligaciones de fondo asumidas en virtud de los principales convenios de la OMPI, del



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Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y delConvenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio deBerna), en sus versiones más recientes.

Algunas de las características más importantes del Acuerdo sobre los ADPIC son el

trato nacional, que prohíbe a los miembros establecer distinciones entre sus propiosnacionales y los nacionales de otros miembros; el trato de la nación más favorecida, que prohíbe establecer distinciones entre los nacionales de otros Estados Miembros; así como lasdisposiciones respecto de la observancia de los derechos de la propiedad intelectual y lasolución de controversias. A tales efectos, el Acuerdo incorpora, además de otrasdisposiciones, normas mínimas en materia de propiedad intelectual, que figuran en diferentesconvenios, tales como las establecidas en la Convención de Berna para la Protección de ObrasLiterarias y Artísticas (1886 - http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne), en el Convenio deParís para la Protección de la Propiedad Industrial (1883 -http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/), en la Convención de Roma sobre la protección delos artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de

radiodifusión ( Convención de Roma, de 1961 - http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/) y enel Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados(que aún no entró en vigor- http://www.wipo.int/treaties/es/ip/washington/).

A raíz del Acuerdo sobre los ADPIC, se han incrementado las esferas de cooperaciónentre la OMPI y la OMC. El 22 de diciembre de 1995 se celebró un acuerdo entre la OMPI yla OMC, que entró en vigor el 1° de enero de 1996. En dicho acuerdo se establecen las bases

jurídicas para la cooperación entre la OMPI y la OMC respecto de la aplicación del Acuerdosobre los ADPIC. Así, se abordan, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el acceso a larecopilación jurídica de la OMPI y a las bases de datos informatizadas de la OMC y de susmiembros, la asistencia técnico-jurídica, la cooperación técnica, y el intercambio deinformación.

PAE 6: ¿Puede mencionar cuatro tratados internacionales en materia de patentes quesean administrados por la OMPI y describir sus principales características?



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Resumen del Módulo 3

En este módulo se han expuesto los diferentes niveles del sistema internacional de patentes, asaber:

• Derecho y/o legislación nacionales de patentes;• Derecho y/o legislación regionales de patentes, y• Los tratados internacionales en materia de patentes

Algunas de las razones prácticas que justifican la presentación de una solicitudnacional son, a saber: la posibilidad de presentar la solicitud y de comunicarse con la Oficinaen el idioma nacional, la conveniencia de poder realizar presentaciones de último momento, laventaja de no tener que lidiar con diferentes husos horarios, la posibilidad de obtenerrápidamente un primer informe de búsqueda y de realizar pagos en moneda nacional.

Existen varios acuerdos regionales. El Convenio sobre la Patente Europea, elConvenio sobre la Patente Euroasiática y el Protocolo de Harare permiten que los solicitantes

presenten una solicitud regional de patente ante una Oficina regional de patentes o a través desu Oficina nacional de patentes.

En la solicitud, el solicitante elige los países en los que desea proteger su invención. Sise deniega la patente regional, el solicitante tiene la posibilidad de convertir, si cumpledeterminadas condiciones, su solicitud regional en una de carácter nacional. Las tasas demantenimiento, que deben abonarse una vez que se ha concedido la patente, se pagan ya sea ala oficina regional de patentes y luego se las redistribuye entre los Estados designados

(patente eurasiática y patente de la ARIPO) o bien se cancelan directamente ante las oficinasnacionales de patentes (patente europea).

Otros acuerdos regionales son: el Acuerdo de Bangui, el régimen común de propiedadintelectual de la Comunidad Andina y el Reglamento de Patentes del Consejo de Cooperación

para los Estados Árabes del Golfo (Consejo de Cooperación del Golfo).

El primer tratado multilateral de carácter general celebrado en materia de patentes esel Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París),que entró en vigor el 7 de julio de 1884. En dicho tratado se prevén:

• normas de derecho de fondo que garantizan el derecho fundamental denominadoderecho al trato nacional en cada uno de los países miembros;

• otro derecho fundamental denominado derecho de prioridad;

• diversas normas comunes en materia de derecho de fondo, que incluyen tanto lasnormas que establecen los derechos y las obligaciones de las personas físicas y

jurídicas como las normas que exigen o permiten a los países miembros promulgar leyes que se ajusten a tales prescripciones;

• el ámbito administrativo creado para la aplicación del Convenio, e incluye lascláusulas finales del Convenio.



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El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) entró en vigor en juniode 1978. Dicho Tratado permite solicitar la patente en cada uno de los diferentes países, enforma simultánea, mediante la presentación de una solicitud “internacional”. Esa solicitud

podrá ser presentada por cualquier persona que sea nacional o residente de uno de los Estados

contratantes del PCT. Por lo general, las solicitudes pueden presentarse ante la Oficinanacional de patentes del Estado contratante del que el solicitante sea nacional o residente, o, aopción del solicitante, podrá presentarla ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra.

El procedimiento que se lleva a cabo en virtud del PCT ofrece grandes ventajas, tanto para los solicitantes, como para las Oficinas de patentes y el público en general:

• El solicitante dispone de hasta 18 meses más de los que dispondría si procediesecon arreglo a otros procedimientos distintos del PCT, para reflexionar sobre laconveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patenteslocales en los diversos países designados, preparar las traducciones necesarias y

cancelar las tasas nacionales;

• el solicitante tiene la garantía de que, si su solicitud internacional se ajusta a laforma prescrita por el PCT, durante la fase nacional de tramitación, ninguna de lasOficinas designadas podrá rechazar la solicitud por cuestiones formales.

• Sobre la base del informe de búsqueda internacional efectuado por la ISA o deldictamen por escrito, el solicitante podrá evaluar con un grado razonable de

probabilidad las perspectivas de que su invención sea considerada patentable.

• El solicitante tiene, durante el examen preliminar internacional y antes de sutramitación por las Oficinas de patentes designadas, la posibilidad de modificar lasolicitud internacional para así adecuarla a los requisitos exigidos;

• Las labores de búsqueda y de examen de las Oficinas de patentes pueden verseconsiderablemente reducidas o prácticamente suprimidas gracias al informe de

búsqueda internacional, al dictamen por escrito y, cuando proceda, al exameninternacional preliminar que se realizan durante la tramitación de una solicitudinternacional; y

• dado que cada solicitud internacional se publica junto con un informe de búsqueda

internacional, los terceros estarán en mejores condiciones de formarse una opiniónfundada sobre la patentabilidad de la invención reivindicada.

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) entró en vigor el 7 de octubre de 1975. La CIP es fundamentalmente:

• un mecanismo para lograr una clasificación internacional uniforme de losdocumentos relativos a las patentes;

• Una herramienta eficaz de búsqueda de los documentos de patente pertinentes por parte de las oficinas de propiedad industrial y de otros usuarios, a los fines deestablecer la novedad y evaluar la actividad inventiva.



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El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito deMicroorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes entró en vigor el 9de agosto 1980. La principal característica de este Tratado es que:

• El depósito de un microorganismo ante una autoridad internacional de depósito

será suficiente a los fines del procedimiento en materia de patentes ante lasoficinas nacionales de patentes (denominadas en el Tratado “oficinas de la propiedad industrial”) de todos los Estados contratantes y ante cualquier oficinaregional de Patentes ( por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes), que haya

presentado la declaración de aceptación contemplada en el artículo 9.1)a) delTratado (que son la Oficina Europea de Patentes (OEP), la OrganizaciónEurasiática de Patentes (EAPO) y la Organización Regional Africana de laPropiedad Intelectual (ARIPO)).

El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) entró en vigor el 28 de abril de 2005. ElPLT tiene por objeto:

• La simplificación y armonización de los requisitos formales establecidos por lasoficinas de patentes nacionales o regionales para la presentación de las solicitudesde patentes nacionales o regionales;

• el mantenimiento de las patentes;

• el establecimiento de ciertos requisitos adicionales relacionados con las patentes ocon las solicitudes de patentes, como por ejemplo las forma de lascomunicaciones, la representación o el registro de los cambios relativos a las

patentes y a las solicitudes de patentes.El Acuerdo sobre los Aspectos del derecho de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) entró en vigor el 1° de enero de 1995, fecha enque la OMC comenzó su labor. En dicho Acuerdo se dispone que:

• se deberán observar las obligaciones de fondo asumidas en virtud de los principales convenios de la OMPI, del Convenio de París para la Protección de laPropiedad Industrial (Convenio de París) y del Convenio de Berna para laProtección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna ), en susversiones más recientes.

Algunas otras características del Acuerdo sobre los ADPIC son:

• el trato nacional, que prohíbe a los miembros establecer distinciones entre sus propios nacionales y los nacionales de otros miembros;

• el trato de la nación más favorecida, que prohíbe establecer distinciones entre losnacionales de otros Estados miembros;

• disposiciones respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectualy la solución de controversias



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El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado deCooperación en material de Patentes (PCT), el Arreglo de Estrasburgo relativo a laClasificación Internacional de Patentes (CIP), el Tratado de Budapest sobre elReconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento

en materia de Patentes y el Tratado sobre el derecho de Patentes (PLT) son todos ellosadministrados por la OMPI.



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Módulo 3 : Prueba de fin de módulo

1. La presentación de una solicitud de patente a través de una oficina nacional ofrecevarias ventajas, y una de ellas es:

a) el acceso a un tasa preferencial en los derechos oficiales de patente; b) no se requiere una traducción oficial de la solicitud de patente;c) la posibilidad de que se presente una objeción es mínima;d) menor costo administrativo.

2. Existe una importante diferencia técnica entre el Convenio sobre la Patente Europea, elConvenio sobre la Patente Euroasiática y el Protocolo de Harare por un lado, y elAcuerdo de Bangui por el otro, que es:

a) la estricta centralización de la administración de patentes;

b) la tasa que se debe pagar en concepto de derechos oficiales de patente;c) el plazo para conceder una patente;d) la duración de una patente.

3. Uno de los principales objetivos para la adopción del Tratado de Cooperación enmateria de Patentes (PCT) consistió en facilitar:

a) la armonización de las legislaciones nacionales; b) la simplificación de los requisitos de patentabilidad;c) la igualdad de trato de los nacionales de los Estados miembros;d) la instauración de un sistema central de presentación de patentes

4. En el Acuerdo sobre los ADPIC, a diferencia del Convenio de París para la Protecciónde la Propiedad Industrial, se aborda el tema de las patentes y de las demás formas de

propiedad intelectual en el contexto de las cuestiones generales del comercio. Sinembargo, en los ADPIC además:

a) se establecen requisitos adicionales de patentabilidad; b) se obliga a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones nacionales a las

normas mínimas establecidas en los ADPIC;c) se usurpa el mandato del Convenio de París;d) se establece un rápido sistema de solicitud de patentes.



NOTA: Para este módulo se necesitarán alrededor de cuatro horas de estudio.

MÓDULO 4: Tipos de protección

Objetivos


1. Describir los derechos fundamentales que tiene el titular de una patente;

2. Indicar tres formas de protección de las invenciones distintas de la protección por

medio de patentes:

3. Explicar las principales diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes;

4. Determinar cuál es la finalidad de seleccionar diferentes tipos de protección para

invenciones diferentes;

5. Enumerar las principales características de los secretos comerciales, y

6. Dar ejemplos de conocimientos técnicos, tanto en su forma tangible como

intangible.



página 2

Tal como se analizó en los módulos anteriores, una patente es esencialmente un derecho

que concede el Estado a un inventor, facultándolo para “impedir que terceros fabriquen,

utilicen o vendan su invención “, durante un determinado período de tiempo, siempre que

dicha invención y la solicitud cumplan criterios específicos. Luego del vencimiento del plazo

de vigencia de la patente, el inventor pierde ese derecho exclusivo respecto de la invención.Para ser susceptible de protección por patente, una invención debe satisfacer determinados

criterios. Ya hemos analizado cuales son esos criterios. Concretamente, la invención debe

comprender una materia patentable, debe ser nueva (novedosa), debe presentar suficiente

“actividad inventiva” (no ser evidente), debe ser susceptible de aplicación industrial (útil) y su

divulgación en la solicitud de patente, debe cumplir una serie de condiciones. En el Módulo 5

se explica detalladamente cada uno de estos conceptos. En este módulo se analizarán, en

líneas generales, las demás formas de protección de la propiedad intelectual de que pueden ser

objeto las invenciones.

¿Constituye la protección por medio de patentes la única manera de proteger una

invención?

Este curso se centra principalmente en las patentes como un método de protección de las

invenciones; sin embargo, es importante señalar que, en función de la estrategia del inventor,

existen otros tipos de protección para las invenciones. No cabe duda de que el derecho

exclusivo que confiere al inventor una protección por medio de patente le permite

comercializar y utilizar la invención como también impedir que otros la utilicen, durante un

período de tiempo determinado. Si el titular de la patente pretende obtener beneficios

económicos de la invención, a menudo es necesario contar con una estrategia para su

explotación comercial.

La competencia del mercado constituye una de las fuentes generadoras de invenciones

así como una de las razones que explican la rapidez con la que se producen nuevos avances en

el arte previo (relativo a las patentes). La creación de nuevos productos que introducen una

mejora en un producto ya existente (sin que necesariamente se infrinja un derecho de patente

vigente) se ha convertido en práctica habitual de muchas empresas, particularmente de las

pequeñas y medianas empresas (PYME) que suelen carecer de la capacidad financiera para

alcanzar una posición preponderante en un área de invención específica. En muchos países las

prácticas jurídicas, al tiempo que responden a la necesidad de un mercado que se basa en

protección de las invenciones por medio de patentes, también han incorporado otros

mecanismos encaminados a proteger los activos de propiedad intelectual mediante la

protección de los “modelos de utilidad”, del “secreto comercial” y de los acuerdosconfidenciales en materia de conocimientos técnicos que se celebran entre un proveedor y un

beneficiario.

A continuación se expondrán las características de los modelos de utilidad, los secretos

comerciales y los conocimientos técnicos. Probablemente Ud. ya habrá utilizado en su vida

diaria ciertos productos, como por ejemplo, entre otros, Coca-Cola, pero tal vez desconozca

cómo funcionan los sistemas de protección de la composición de tales productos. También es

importante comprender por qué las empresas, al momento de proteger y explotar sus

productos, eligen métodos de protección diferentes de las patentes.



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Para realizar una buena comparación, comencemos por las patentes.

1. Patentes

Las patentes son derechos territoriales. Como tal, una patente concedida por la Oficinade Patentes de Rusia sólo concederá al titular derechos dentro del territorio de la Federación

de Rusia.

Las patentes pueden ser concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por las

oficinas regionales que trabajan para un grupo de países, como es el caso de la Oficina

Europea de Patentes (OEP) y de la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO). En el marco de

estos sistemas regionales, el solicitante peticiona la protección de la invención en uno o más

países. Una vez concedida la patente regional, y a fin de validar y mantener esa patente, el

solicitante deberá cumplir las disposiciones nacionales aplicables, como, por ejemplo, el

requisito de la presentación de una traducción en el idioma oficial del país y el pago de las

tasas anuales.

En el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) administrado por la OMPI,

se prevé la presentación de una solicitud de patente internacional única que tendrá el efecto de

tantas solicitudes nacionales como países sean designados en la solicitud presentada en el

marco de dicho Tratado. Tras la fase denominada internacional, en la que se realiza una

búsqueda sobre la base de la solicitud presentada, se publica dicha solicitud y, a petición del

solicitante, también se la examina en cuanto al fondo, y luego el solicitante deberá decidir

ante qué oficina nacional o regional desea continuar el procedimiento para la concesión de la

patente.

El titular de la patente tiene el derecho de proteger su invención durante un período de

tiempo limitado al plazo de vigencia de la patente (que, por lo general, es de 20 años desde la

fecha de la presentación). El sistema de patentes impide que terceros fabriquen, usen o vendan

la invención sin su permiso o establece que los terceros podrán utilizar la invención de

conformidad con las condiciones que acuerden con el inventor.

El titular de la patente también está facultado para iniciar acciones judiciales en el caso de

que se infrinja su patente. El procedimiento aplicable a tales acciones judiciales dependerá de

la legislación nacional del país en el cual se produzca la infracción. Dado que una patente es

un derecho de propiedad concedido por el Estado por un periodo de tiempo limitado (es decir,

una protección de menor entidad si se la compara con la protección que se concede a los bienes materiales como una casa o un automóvil), la mayoría de las oficinas nacionales de

propiedad intelectual establecen sistemas propicios y concretos que definen la manera en que

el titular de una patente deberá proceder para protegerse contra la violación de los derechos

que le confiere la patente. Así, en tales sistemas se prevé la posibilidad de iniciar acciones

judiciales y administrativas contra el infractor como también la posibilidad de entablar

negociaciones comerciales. Por otra parte, también se prevé la posibilidad de iniciar

procedimientos contra infracciones a los derechos patentarios cuando estas se cometan

durante la fase en la que se realiza el examen de la solicitud de la patente (es decir, cuando la

oficina de propiedad intelectual correspondiente está examinando la solicitud). En la segunda

parte del Módulo 5 se proporcionarán más detalles sobre los procedimientos de observancia y

de oposición.



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PAE 1 ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los que goza el titular de una patente?

PAE 2: ¿Puede mencionar tres tipos de protección de las invenciones distintas de laprotección por patentes y explicar por qué se han desarrollado otros mecanismos deprotección de una invención?



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nuevas soluciones técnicas, susceptibles de aplicación industrial, que superan la habilidad

técnica promedio. Como se desprende de lo anteriormente expuesto, los supuestos de

protección por medio de un modelo de utilidad difieren del procedimiento de patentes por el

nivel inventivo. En todo caso, todos los procesos de producción, las actividades laborales y

los materiales de reproducción biológica están excluidos de la protección por medio de un

modelo de utilidad. En cuanto al derecho que puede ser objeto de protección por medio de unmodelo de utilidad, los requisitos establecidos para la solicitud de un modelo de utilidad son

análogos a los de una solicitud de patente. La mayor diferencia entre ambos radica en el

procedimiento de solicitud del modelo de utilidad. Así, el procedimiento de los modelos de

utilidad se basa en el denominado principio de inscripción; por ejemplo, la Oficina examina si

se cumplen los requisitos esenciales y, si el modelo de utilidad es susceptible de protección,

entonces procederá su inscripción en el Registro sin realizar ningún tipo de examen respecto

de su novedad y nivel creativo. A diferencia de lo que ocurre con la protección por medio de

una patente, la inscripción de un modelo de utilidad puede llevarse a cabo muy rápidamente,

por lo general en un plazo de entre tres y cuatro meses a partir de la presentación de la

solicitud. En determinadas circunstancias, una solicitud de modelo de utilidad puede

escindirse de la solicitud de patente original, manteniendo su prioridad original. El plazo de protección del modelo de utilidad es de solo cuatro años pero, si su titular lo solicita, puede

prorrogarse en dos ocasiones más, por otros tres años en cada caso. Es decir, que el plazo

máximo de validez del modelo de utilidad es de 10 años. Como se puede apreciar, este tipo de

protección, comparada con la patente, no es adecuada para aquellos casos en que la materia

objeto de protección deba utilizarse en un futuro lejano. Por otra parte, este tipo de protección

se ajusta perfectamente a aquellas invenciones cuya vida útil es breve, dado que los efectos de

la inscripción de un modelo de utilidad son los mismos que los de una patente. Sin embargo,

habida cuenta de que el modelo de utilidad se inscribe en el registro sin que se realice un

examen respecto de su novedad ni de su nivel inventivo, el monopolio que confiere resulta

mucho más débil en comparación con el de las patentes y la posición de su titular es más

vulnerable. Por otra parte, las tasas que se deben pagar en el caso de un modelo de utilidad

son mucho menores”.

Kenya Http://www.tradeandindustry.go.ke/kipi/um/um.htm

“Por modelo de utilidad se entiende toda forma, configuración o disposición de elementos de

algún aparato, utensilio, herramienta, circuito eléctrico o electrónico, instrumento, mecanismo

artesanal u otro objeto o parte del mismo que permita un funcionamiento, utilización o

fabricación mejor o diferente de la materia, o que provea alguna utilidad, ventaja, beneficio

para el medio ambiente, ahorro o efecto técnico no disponible en Kenia, incluidos los

microorganismos y cualquier otra sustancia con capacidad de reproducirse por sí mismos, los

productos desarrollados sobre la base de recursos genéticos, así como las fórmulas

nutricionales o aquellas basadas en hierbas que produzcan nuevos efectos “.

Argentina:

“En Argentina la Ley de Patentes también regula los modelos de utilidad. Son modelos de

utilidad toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos

de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en

cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados (artículo 53 de la

Ley de Patentes - http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley3.asp ). Así, los Modelos deUtilidad se refieren a la forma en que se combinan los elementos para mejorar su

funcionamiento.



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El certificado de modelo de utilidad permite a su titular impedir que terceros exploten

comercialmente un modelo en el territorio de la Argentina durante un período improrrogable

de diez años, contados a partir de la fecha en que la solicitud de registro se presente ante el

Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Transcurridos los 10 años, la invención se hace

pública, lo que significa que cualquier persona podrá hacer uso de ella “(fuente:

http://www.sanchezlupi.com/libreria/UTILITY.doc



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Ejemplo de Modelo de Utilidad:

Estudio práctico: http://www.ipaustralia.gov.au/smartstart/case10.htm

Nombres: Glen Krummel, Leon Krummel y Jim KroezenEmpresa: Stubbyglove Enterprises

Sector: Desarrollo de productos

Entusiastas de la PI desde: 2001

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA UN FAVORITO DE AUSTRALIA

El origen de esta invención tal vez le parezca un tanto cómico, pero Ud. no seguirá pensando

lo mismo al saber que sus ventas han superado las 100.000 unidades. La historia de los

orígenes del Stubbyglove es algo que a cualquier bebedor de cerveza (o a cualquiera que

desee protegerse del frío mientras esté tomando una bebida al aire libre) le encantará - y Glen

Krummel jura que cada palabra es cierta.

En la región de las Snowy Mountains (montañas nevadas), una fría noche del año 2000, Glen,

su hermano Leon y su amigo Jim Kroezen habían estado practicando esquí acuático y estaban

disfrutando de una simple cerveza. Para poder mantener sus manos calientes en la brisa

helada, Glen y León alternaban su mano “de beber”, permitiendo que una de sus manos se

conservara caliente mientras la otra sostenía la jarra con cerveza.

Jim no podía darse ese lujo, dado que tenía un solo brazo, y su mano estaba constantemente

expuesta al aire frío. Bromearon sobre cuán bueno sería que el asa de la jarra tuviera un

guante incorporado, lo cual permitiría mantener sus manos calientes y su cerveza fría.

Aproximadamente 18 meses después, los tres salieron de vacaciones para practicar esquí en

Nueva Zelanda y Jim fabricó su “invención” - un guante de neopreno pegado al asa de la

jarra. Los había decorado, y le obsequió uno a Glen y otro a Leon.

El trío creyó que la idea podría convertirse en un éxito comercial por lo que decidió que sería

acertado tratar de protegerla. Recurrieron a la guía telefónica en búsqueda de alguien que

pudiera ayudarlos a obtener el tipo adecuado de protección - un abogado especializado en

derecho de patentes.

“Fue sólo cuando llegamos a la letra G que encontramos a alguien que podía atendernos esedía,” dijo Glen.

“Al principio nos dijeron que no podría ser patentado. De conformidad con los requisitos para

la concesión de patentes, se debe demostrar que se trata de una idea nueva – los guantes han

existido siempre y las asas de jarra también”.

“Les dejamos una muestra, y ese mismo día recibimos una llamada de parte del abogado para

comunicarnos que podría existir posibilidades de proteger nuestra invención mediante una

patente de innovación”.

Glen dijo que la contratación de un profesional fue una decisión acertada por cuanto el trío nocontaba con experiencia en la preparación de solicitudes de patente.



página 10

• En determinadas circunstancias suele ser posible convertir un modelo de utilidad

en una patente;

• En algunos países, la protección por medio de un modelo de utilidad puede

obtenerse exclusivamente para determinados ámbitos de la tecnología, y solorespecto de productos, y no así de procesos;

• En los casos en que sea necesario proteger un producto con una vida útil de corta

duración o se desee evitar una larga espera, el sistema de registro del modelo de

utilidad resulta más apropiado que el sistema de patentes.

Algunos países permiten presentar una solicitud de patente y una solicitud de modelo de

utilidad en forma simultánea, para así poder aprovechar y disfrutar de los beneficios de la

invención mientras se tramita el relativamente largo procedimiento de solicitud de patente.

Pero si la Oficina decide conceder una patente, se deberá optar, generalmente, por uno solo de

los dos derechos como forma de proteger la invención.



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PAE 3: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos de utilidad y laspatentes?

3. Secretos comerciales.

En determinadas circunstancias, la forma de proteger una invención es manteniéndola

en secreto.

En el marco de la Ley Uniforme de Secretos Comerciales de los Estados Unidos de

América (redactada por la Conferencia Nacional de Comisionados en materia de Leyes

Estatales Uniformes, modificada en 1985 –

http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=3934 ), se definen los secretos

comerciales de la siguiente manera:

“Secreto comercial” es toda información, incluidos las fórmulas, modelos,

compilaciones, dispositivos de programas, métodos, técnicas o procesos, que:

i) posee un valor económico independiente, efectiva o potencial, que se deriva

del hecho de que no es generalmente conocida, ni fácilmente verificable por medios

apropiados, por terceros que podrían obtener un beneficio económico a través de su

divulgación o uso, y

ii) es objeto de medidas razonables, según las circunstancias del caso, destinadasa mantenerla en secreto.

Las invenciones protegidas por medio de patentes conceden una especie de monopolio

durante un tiempo limitado y requieren la divulgación completa de la invención.

Los secretos comerciales deben mantenerse en secreto, y pueden continuar en ese estado

a perpetuidad o por un período de tiempo ilimitado.

En un mercado mundial en el que se registra un rápido desarrollo en materia de

tecnología y telecomunicaciones, la protección del secreto comercial se torna cada vez más

importante, habida cuenta de que productos y procesos que no son patentables pueden ser protegidos en virtud de la ley de secretos comerciales.



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respecto del tiempo de trabajo de las máquinas y de los trabajadores, los diagramas de flujo de

los procesos, las instrucciones de empaquetado y almacenaje, los informes relativos a los

aspectos ambientales y de estabilidad y las descripciones de las labores correspondientes al

personal profesional y técnico. Estos conocimientos técnicos transmitidos por medios

tangibles suelen denominarse “datos o información técnica”.

Los conocimientos técnicos también pueden transmitirse por medios intangibles. A

modo de ejemplo cabría citar la explicación de un proceso que ofrece un ingeniero del

proveedor de los conocimientos técnicos a un ingeniero del receptor de tales conocimientos; o

el hecho de que un ingeniero del receptor de los conocimientos técnicos, encargado de la

fabricación, presencie el proceso de producción en la empresa del proveedor de tales

conocimientos. Otro ejemplo sería impartir una formación al personal del receptor en la

fábrica de éste último o en la empresa del proveedor de los conocimientos.

A los conocimientos técnicos transmitidos por medios intangibles, referidos a la

demostración o al asesoramiento respecto de las operaciones de fabricación o de otras

operaciones, a veces se los denomina “servicios técnicos.” Asimismo, los conocimientostécnicos transmitidos por medios intangibles en materia de formación del personal se suelen

denominar “asistencia técnica”. Cuando los conocimientos técnicos transmitidos por medios

intangibles deben consistir en la dirección efectiva de las operaciones de fabricación, o de

otras operaciones tales como la planificación, la administración financiera y del personal, o la

comercialización, se los denomina “servicios de gestión.”

La posibilidad de que los conocimientos técnicos transmitidos por el proveedor al

receptor sean divulgados de manera accidental a terceros, es motivo de profunda

preocupación para los proveedores. Por ello, en las estipulaciones contractuales relativas a los

conocimientos técnicos a menudo se contemplarán diversas medidas encaminadas a garantizar

que los conocimientos técnicos no serán objeto de divulgación a personas no autorizadas.



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PAE 4: ¿Puede explicar la diferencia principal que existe entre las patentes y los secretoscomerciales?

PAE 5: ¿Podría dar ejemplos de conocimientos técnicos tangibles e intangibles?



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Resumen del Módulo 4

En este módulo se han abordado los diferentes tipos de protección para las invenciones,

a saber:

• Patentes

• Modelos de utilidad

• Secretos comerciales

• Acuerdos en materia de conocimientos técnicos

Patentes

• Las patentes son derechos territoriales.

• El titular de la patente tiene el derecho, por un período de tiempo limitado al plazo

de la patente (que generalmente es 20 años desde la fecha de presentación), de

impedir que terceros fabriquen, usen o vendan la invención sin su permiso o de

exigir que los terceros que deseen utilizar su invención lo hagan con arreglo a las

condiciones que se pacten en un contrato.

• El titular de la patente también tiene derecho a entablar acciones judiciales en el

caso de que se cometa una infracción a la patente. El procedimiento aplicable a

tales acciones judiciales dependerá de la legislación nacional del país en el cual

se produzca la infracción.

• Las patentes pueden ser concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por

las oficinas regionales que desarrollan su actividad para un grupo de países, como

es el caso de la Oficina Europea de Patentes y de la Oficina Euroasiática de

Patentes. En el marco de estos sistemas regionales, el solicitante pide protección

para la invención en uno o en varios países.

• En el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) administrado por la

OMPI se prevé la presentación de una solicitud de patente internacional única que

tiene el efecto de tantas solicitudes nacionales como países se designen en la

solicitud presentada en el marco de dicho Tratado. Luego de la fase denominada

internacional, en la que se presenta la solicitud, se la publica y, a petición delsolicitante, se la examina en cuanto al fondo, el solicitante deberá decidir ante qué

oficina nacional o regional desea continuar el procedimiento para la concesión de

la patente. En varios países las invenciones también son susceptibles de

protección a través de su inscripción como “modelo de utilidad”, también

denominado “patente de corta duración”, “ patente pequeña “ o “patente de

innovación”.



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Modelos de utilidad

Las principales diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes, son:

• los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que losestablecidos respecto de las patentes. Si bien el requisito de la “novedad” se debe

cumplir siempre, el requisito de la “actividad inventiva” o “no evidencia” puede

ser mucho menos riguroso o puede no exigirse en absoluto. En la práctica,

generalmente se solicita protección por medio de modelos de utilidad para

innovaciones que más bien representan una mejora de otra invención y, que tal

vez no podrán cumplir las condiciones de patentabilidad;

• el plazo de vigencia de la protección de los modelos de utilidad es más breve que

el previsto para las patentes y varía según el país (por lo general entre 7 y 10 años,

sin posibilidad de prórroga);

• en la mayoría de los países en los que se concede protección a los modelos de

utilidad, las oficinas de patentes no llevan a cabo un examen de fondo de las

solicitudes antes de proceder a su inscripción. Esto significa que el procedimiento

de inscripción suele ser considerablemente más sencillo y rápido, e insume, en

promedio, seis meses;

• la obtención y el mantenimiento de los modelos de utilidad es mucho más

asequible;

• En determinadas circunstancias suele ser posible convertir un modelo de utilidaden una patente;

• en algunos países, la protección por medio de un modelo de utilidad puede

obtenerse exclusivamente para determinadas áreas de la tecnología, y solo

respecto de productos, no así de procesos;

Por todas estas razones, si se debe proteger un producto con un ciclo de vida útil breve o

si se desea evitar una larga espera, el sistema de registro del modelo de utilidad es más

adecuado que el sistema de patentes.

Algunos países permiten presentar una solicitud de patente y una solicitud de modelo de

utilidad en forma simultánea, para poder aprovechar y disfrutar de los beneficios de la

invención mientras se tramita el procedimiento relativamente más prolongado de la solicitud

de patente. Pero si la Oficina decide conceder la patente, por lo general, se deberá optar por

uno solo de los derechos como forma de protección de la invención.



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Secretos comerciales

• En determinadas circunstancias, una invención se protege manteniéndola en

secreto.

• Mientras que las invenciones protegidas por medio de patentes conceden una

especie de monopolio durante un tiempo limitado y requieren la divulgación

completa de la invención, los secretos comerciales deben mantenerse en secreto, y

pueden continuar en ese estado a perpetuidad o por un período de tiempo

ilimitado.

• A veces, a pesar de que una patente ha sido concedida, los conocimientos

relacionados con dicha patente pueden ser protegidos por medio de un secreto

comercial.

• En un contexto comercial resulta esencial la celebración de acuerdos de

confidencialidad, también denominados acuerdos de no divulgación en el que dos

o más partes se comprometen a mantener en secreto la información revelada.

• Un conocido ejemplo de un secreto comercial es la fórmula química para la

producción de Coca-Cola, que todavía es mantenida en secreto después de

decenios y ha superado ampliamente el plazo de 20 años de vigencia de las

patentes.

Acuerdos en materia de conocimientos técnicos

• Las estipulaciones relativas a los conocimientos técnicos pueden figurar en un

contrato de licencia o bien tales conocimientos pueden incluirse en documento por

separado.

• Por lo general, cuando los conocimientos técnicos versan sobre una invención

patentada, una marca registrada o un diseño industrial, dichas estipulaciones

suelen figurar en el contrato de licencia relativo a la invención patentada o a otro

derecho de propiedad industrial.

• Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos técnicos figuran en un

escrito o documento por separado o diferente, generalmente a ese escrito odocumento se lo denomina contrato en materia de “conocimientos técnicos”.

• Sobre la base de tales estipulaciones una de las partes, el proveedor de los

conocimientos técnicos, se obliga o se compromete a transmitir los conocimientos

técnicos a la otra parte - el receptor de los conocimientos técnicos, para que este

último pueda utilizarlos.

• Los conocimientos técnicos se pueden transmitir por medios tangibles, como por

ejemplo, los documentos, fotografías, proyectos, tarjetas informáticas y

microfilmes, entre otros.



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• Cabe citar, como ejemplos de conocimientos técnicos que pueden transmitirse por

medios tangibles, a los planos arquitectónicos de las fábricas, los diagramas de los

diseños de los equipos de las fábricas, los bosquejos o proyectos de las máquinas,

las listas de los repuestos, los manuales o las instrucciones referidas al

funcionamiento de las máquinas o del ensamblaje de sus componentes, las listas y

las especificaciones de nuevos materiales, los cálculos respecto del tiempo detrabajo de las máquinas y de los trabajadores, los diagramas de flujo de los

procesos, las instrucciones de empaquetado y almacenaje, los informes relativos a

los aspectos ambientales y de estabilidad y las descripciones de las labores

correspondientes al personal profesional y técnico. Estos conocimientos técnicos

transmitidos por medios tangibles suelen denominarse “datos o información

técnica”.

• Los conocimientos técnicos también pueden transmitirse por medios intangibles.

A modo de ejemplo cabría citar la explicación de un proceso que ofrece un

ingeniero del proveedor de los conocimientos técnicos a un ingeniero del receptor

de tales conocimientos; o el hecho de que un ingeniero del receptor de losconocimientos técnicos, encargado de la fabricación, presencie el proceso de

producción en la empresa del proveedor de tales conocimientos. Otro ejemplo

sería impartir una formación al personal del receptor en la fábrica de este último o

en la empresa del proveedor de los conocimientos.

• A los conocimientos técnicos transmitidos por medios intangibles, referidos a la

demostración o al asesoramiento respecto de las operaciones de fabricación o de

otras operaciones, a veces se los denomina “servicios técnicos.” Asimismo, los

conocimientos técnicos transmitidos por medios intangibles en materia de

formación del personal se suelen denominar “asistencia técnica”. Cuando losconocimientos técnicos transmitidos por medios intangibles consisten en la

dirección efectiva de las operaciones de fabricación, o de otras operaciones tales

como la planificación, la administración financiera y del personal, o la

comercialización, se los denomina “servicios de gestión.”

• La posibilidad de que los conocimientos técnicos transmitidos por el proveedor al

receptor sean divulgados de manera accidental a terceros, es motivo de profunda

preocupación para los proveedores.

• Por ello, en las estipulaciones contractuales relativas a los conocimientos técnicos

a menudo se contemplarán diversas medidas encaminadas a garantizar que losconocimientos técnicos no serán objeto de divulgación a personas no autorizadas.



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Módulo 4 Prueba de fin de módulo

1. A diferencia de los secretos comerciales, una patente:

a) concede al titular un derecho perpetuo de excluir a otros;

b) permite el acceso a la información relativa a la invención;c) está integrada por información protegida y confidencial;

d) tanto a) como b)

2. Los modelos de utilidad, como forma de protección, se han adoptado para dar cabida a:

a) la injusticia de los requisitos de fondo de las patentes;

b) la falta de novedad en ciertos tipos de invenciones;

c) las invenciones de escasa importancia;

d) las invenciones que carecen de un avance técnico evidente y distintivo

3. La ventaja de los secretos comerciales sobre las patentes reside en el hecho de que:

a) son fáciles de proteger;

b) existe un eventual extensión del plazo de protección;

c) suelen tener un gran valor;

d) no pueden ser infringidos.

4. Los siguientes elementos pueden formar parte del objeto de un contrato relativo a

“conocimientos técnicos”:

a) los esquemas de trazado;

b) las leyes de la naturaleza;

c) los signos distintivos;

d) ninguna de las anteriores.



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Nota: Para este modulo se necesitarán unas 5 horas de estudio. Se recomienda realizar una

pausa entre la sección 2 y 3.

Objetivos


1. Explicar el principio del “trato nacional”, del “trato de la nación más favorecida

(NMF)” y de “independencia de las patentes” en el marco del Convenio de París y del

Acuerdo sobre los ADPIC;

2. Describir los fundamentos y los beneficios del “derecho de prioridad”;

3. Identificar los siguientes criterios de patentabilidad y demás requisitos:

• Condiciones de patentabilidad:

- Materia patentable,

- Novedad,

- Actividad inventiva o no evidencia,

- Divulgación suficiente y/o Divulgación habilitante,

• Requisitos de apoyo:

- Estado de la técnica,

- Unidad de la invención,- Estructura e interpretación de las reivindicaciones,

• Procedimiento de oposición,

• Período de gracia,

• Patentes provisionales, y

• Agotamiento de los derechos y/o importaciones paralelas

4. Establecer la diferencia entre los términos “patente”, “invención” y “descubrimiento”, y

5. Explicar la importancia de la estructura y de la interpretación de las reivindicaciones.



página 4

ese país. Si tienen su sede real en otro país miembro, también podrán ser consideradas

nacionales del país en el que se sitúe la sede. Según el artículo 2.1) del Convenio de París, la

norma relativa al trato nacional se aplica a todos los beneficios que las respectivas leyes

nacionales concedan a sus nacionales.

Asimismo, esto significa que se excluye cualquier requisito de reciprocidad respectode la protección. Supongamos que un país determinado (X) prevé un plazo de protección de

las patentes más extenso que el de otro país miembro (Y): el primer país (X), no tendrá

derecho a disponer que los nacionales de este último país (Y) gocen de un plazo de protección

igual al plazo de protección que establece la ley de su propio país (Y). Este principio se

aplica no sólo respecto del derecho codificado, sino también respecto de la práctica de los

tribunales (jurisprudencia), de las Oficinas de patentes y de otros organismos administrativos

gubernamentales, tal como se aplica a los nacionales del país.

No obstante, la aplicación de la legislación nacional a un nacional de otro país

miembro no le impide a este último invocar derechos más beneficiosos que estuviesen

especialmente previstos en el Convenio de París. Estos derechos son objeto de reservaexpresa. El principio del trato nacional debe aplicarse sin perjuicio de tales derechos.

En el Artículo 2.3) del Convenio de París se establece una excepción a la norma del

trato nacional. Las disposiciones de la legislación nacional relativas al procedimiento judicial

y administrativo, a la competencia y a los requisitos de representación son objeto de una

“reserva” expresa. Esto significa que algunas disposiciones de mera naturaleza procesal que,

en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, impongan condiciones especiales

a los extranjeros, también podrán aplicarse válidamente contra los extranjeros que sean

nacionales de los países miembros. Un ejemplo de ello consiste en exigir a los extranjeros

que depositen una determinada suma de dinero como garantía o fianza por las costas del

juicio. Otro ejemplo que se encuentra expresamente establecido es el requisito de que los

extranjeros deban indicar un domicilio o bien designar un mandatario en el país en el cual se

solicita la protección. Esta última prescripción tal vez sea el requisito especial que más

habitualmente se impone a los extranjeros.

En el artículo 3 del Convenio de París se prevé la aplicación de la norma del trato

nacional a los nacionales de países que no sean miembros, siempre que estén domiciliados o

tengan un establecimiento industrial o comercial en un país miembro.

El término “domiciliado” es interpretado, por lo general, no sólo en el sentido

estrictamente jurídico del término. Basta con una simple residencia, más o menos permanente, distinta de la noción de domicilio legal. Las personas jurídicas tienen su

domicilio en el lugar en el que está situada su sede. Aún si no tuviese un domicilio en ese

país, el hecho de poseer un establecimiento industrial o comercial le concede el derecho al

trato nacional. La noción de establecimiento industrial o comercial situado, en el territorio de

un país miembro, y de propiedad de un nacional de un país que no es parte en el Convenio,

está a su vez condicionada por el propio texto del Convenio. Así pues, se requiere que exista

una actividad industrial o comercial real. Una simple dirección postal o el alquiler de una

pequeña oficina sin actividad real no basta.

En lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC, en el artículo 3 se hace referencia al

principio del trato nacional de manera similar al Convenio de París.



página 9

“continuación en parte”. En este proceso, el elemento transferido de esa forma puede traer

consigo su fecha de prioridad original. A menudo sucede que los documentos de patente

contienen una descripción detallada de las solicitudes anteriores que pudieran tener incidencia

respecto de la fecha de prioridad efectiva de la patente.


PAE 3: Mencione al menos tres ventajas de la norma que establece el “derecho deprioridad”.

Escriba su respuesta aquí:



página 10

1.4 Independencia de las patentes

Un principio importante del Convenio de París es que “las patentes solicitadas en los

diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de

las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países ...” (véase el artículo 4bis

del Convenio de París). Este principio, denominado “independencia de las patentes,” obliga alos Estados miembros de la Unión de París a considerar sus patentes como independientes de

otras patentes relativas a la misma invención, aun cuando dichas patentes se concedan en

Estados que no son partes en el Convenio. Esta disposición tiene por objeto impedir que un

país rechace una solicitud de patente amparándose en el hecho de que otro país ha rechazado

anteriormente la solicitud. La razón fundamental del principio de independencia de las

patentes surge de la constatación de que las leyes que rigen las patentes difieren según el

Estado de que se trate. Las invenciones que son susceptibles de obtener protección por medio

de una patente de acuerdo a la legislación alemana diferirán de las que son susceptibles de

obtener protección conforme al derecho estadounidense o japonés Así, para evitar las injustas

consecuencias del rechazo de solicitudes válidas simplemente porque no cumplen los

requisitos establecidos por un sistema de patentes diferente, se consagró el concepto de la“independencia de las patentes” en el Convenio de París.


PAE 4: ¿Cuáles son las razones fundamentales en que se basa el principio de la‘independencia de las patentes “, y que tratado internacional consagra este principio?




página 12

2.1 Condiciones de patentabilidad

Como se expuso brevemente en el Módulo 2, para que una invención sea susceptible de

protección por medio de una patente debe reunir ciertas condiciones. Así, entre tales

condiciones cabe citar, ante todo, que la invención comprenda una materia patentable, que seanueva (novedosa), que presente suficiente “actividad inventiva” (que no sea evidente), que sea

susceptible de aplicación industrial (útil) y que la divulgación de la invención realizada en la

solicitud de patente cumpla con determinadas normas. A continuación se explicará cada uno

de estos conceptos.

Patentes e invenciones: A lo largo de este curso y en muchas publicaciones y

enseñanzas en materia de propiedad intelectual, el término “patente” se suele utilizar, para

facilitar su descripción y equivalencia, como sinónimo de “invención”. Sin embargo, ambos

términos no son sinónimos. Las patentes se conceden para proteger las invenciones. Dicho

de otro modo, la invención es el objeto de una patente.1 Por consiguiente, la evaluación de la

“patentabilidad” se lleva a cabo para examinar la invención.

2.1.1 Materia patentable

También resulta habitual ver que el término ‘invenciones’ se utiliza como sinónimo de

“descubrimientos”.

Descubrimientos e invenciones: un descubrimiento (incluyendo las leyes de la

naturaleza, los fenómenos físicos y las ideas abstractas) no constituye una invención

patentable, aun cuando una ley disponga que «el que invente o descubra cualquier

procedimiento nuevo y útil, susceptible de ser fabricado en forma mecánica, puede obtener

por ello una patente”, como ocurre en los Estados Unidos de América. Marie Curie, por

ejemplo, descubrió el radio, un elemento químico radioactivo, lo aisló y estableció sus

propiedades. Sin embargo, este descubrimiento no le concedió el derecho a una patente, ya

que no cumplía el requisito de la novedad (dado que ya existía en la naturaleza) ni tenía

aplicación industrial. Por lo tanto, no constituía una invención. No obstante, en el caso del

“descubrimiento” de los rayos X realizado por Roentgen, por tratarse de una solicitud relativa

al uso médico de las propiedades del material radioactivo, sí se podría considerar que

constituía una invención que podría haber sido patentada.2 Por lo tanto, la distinción entre lo

que constituye materia patentable y aquella que no lo es reviste una gran importancia puesto

que los simples descubrimientos de elementos que ya existían en la naturaleza no seconsideran patentables. Los recientes avances tecnológicos, particularmente en materia de

biotecnología, plantean interrogantes apasionantes respecto de la manipulación genética

destinada a crear nuevos productos genéticos. (Para más información referida a las Patentes

Biotecnológicas inscríbase en el Curso Especializado sobre Propiedad Intelectual (P.I.) y

Biotecnología de la Academia de la OMPI.)

1 A Case Book: Enforcement of Intellectual Property Rights. LTC Harms. Publicación de la

OMPI N° 791(E).2 Patente de Genetech Inc. [1989] RPC 147 (CA); Chiron Corp contra Murex Diagnostics Ltd.

[1997] RPC 535 (CA).



página 14

2.1.2 Novedad

La novedad constituye un requisito fundamental en cualquier examen de fondo así

como una indiscutida condición de la patentabilidad. Sin embargo, es preciso destacar, que

la novedad no es algo que pueda comprobarse o establecerse; sólo puede probarse suausencia. Esto significa que una invención se considera nueva (o novedosa), si no forma parte

del estado de la técnica (o conocimientos previos). El estado de la técnica es, en general, el

conjunto de conocimientos técnicos puesto a disposición del público antes de la fecha de

depósito de la correspondiente solicitud de patente (o de la fecha de prioridad, si se reivindica

la prioridad de una solicitud anterior).

En muchos países, toda invención que se dio a conocer a través de una publicación

(impresa o en formato electrónico) o que es conocida en cualquier parte del mundo, constituye

el estado de la técnica y puede, por ende, invalidar la novedad de la invención. En el Módulo

2, se le requirió que analizara los motivos de la importancia de mantener una invención en

secreto antes de solicitar una patente. Al divulgar una invención a través de su publicación oenseñanza (antes de solicitar la patente), el solicitante de la patente corre el riesgo de no

cumplir una de las condiciones de la patentabilidad. (Consulte la sección referida al Estado

de la técnica más adelante en este módulo.)

En algunos países, como los Estados Unidos de América, se prevé un “período de

gracia” de hasta 12 meses, a partir del momento en que el inventor divulga una invención,

durante el cual este puede solicitar una patente sin perder la novedad.

2.1.3 Actividad inventiva (o no evidencia)

Se considera que una invención implica una actividad inventiva (o que no es

evidente) cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención no es evidente para

una persona capacitada en el ámbito específico de la invención de que se trate. El objetivo del

requisito de no evidencia es garantizar que sólo se concedan patentes a los logros

verdaderamente inventivos, y no a aquellas creaciones que una persona con conocimientos

básicos en ese ámbito pudiera deducir fácilmente de lo que ya existe.

La cuestión respecto de si la invención “habría sido evidente para una persona con

conocimientos básicos en la materia” es quizá la condición más difícil de determinar en el

examen de fondo.

La expresión “conocimientos básicos” tiene por objeto excluir al “mejor” de los

expertos que se pueda encontrar. Se pretende limitar el concepto a una persona que posea el

nivel promedio de conocimientos que se haya alcanzado en el país en cuestión respecto de la

materia de que se trate.

La expresión “actividad inventiva” transmite la idea de que no basta con que la

invención reivindicada sea nueva, es decir, diferente de lo que existe en el estado de la

técnica, sino que además esa diferencia debe poseer dos características. En primer lugar, debe

ser “inventiva”, es decir, el resultado de una idea creativa, y debe constituir una actividad, es

decir, debe ser perceptible. Debe haber una diferencia claramente determinable entre elestado de la técnica y la invención reivindicada. Por este motivo, en algunos países, existe el



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2.2 Requisitos de apoyo

Al presentar una solicitud, es importante que las reivindicaciones hayan sido definidas

con precisión y que estén plenamente respaldadas por la memoria descriptiva. Esto significa

que las reivindicaciones no podrán tener un alcance más amplio que lo que permite la

memoria descriptiva. Véase también, en el Módulo 6, la interpretación de lasreivindicaciones.

2.2.1 Estado de la técnica

La definición del “estado de la técnica” varía según el país de que se trate. En muchos

países, toda la información divulgada al público en cualquier lugar del mundo, sea en forma

escrita, por medio de comunicación oral, o mediante su exhibición o su uso público, forma

parte del estado de la técnica. Así pues, en principio, la publicación de la invención en un

boletín científico, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio o su aparición en

el catálogo de una empresa constituirían actos que podrían socavar la novedad de la invención

y conllevar la pérdida de su patentabilidad.

La cuestión respecto de lo que debería entenderse por “estado de la técnica” en un

momento dado ha sido objeto de algunos debates.

Una de las posturas sostiene que el estado de la técnica debería determinarse según el

contexto de lo que es únicamente conocido en el país en el cual se solicita la protección,

excluyendo los conocimientos existentes en otros países que no hayan sido introducidos en el

país antes de la realización de la invención, aún cuando ese conocimiento haya estado

disponible en el extranjero antes de la fecha en que la invención se llevó a cabo.

El otro punto de vista gira en torno a la diferencia entre las publicaciones impresas y

otras formas de divulgación como, por ejemplo, la divulgación oral y el uso anterior, y el

lugar en el que este tipo de publicaciones o divulgaciones se ha llevado a cabo.

La divulgación de una invención, de modo tal que esta se convierta en parte del estado

de la técnica, puede realizarse de tres maneras, a saber:

• mediante la descripción de la invención en una publicación escrita u otra forma de

publicación;

• mediante una descripción oral de la invención realizada en público, que se

denomina divulgación oral;• mediante la utilización de la invención en público, o poniéndola a disposición del

público de manera tal que cualquiera persona pueda utilizarla, constituyendo tal

divulgación una “divulgación por el uso.”

La publicación en forma tangible requiere de la existencia de algún medio físico para

transmitir la información, un documento en el sentido amplio del término, y que el documento

haya sido publicado, es decir, puesto a disposición del público de cualquier forma, como por

ejemplo a través de su oferta para la venta o su depósito en una colección pública. La

publicación comprende las patentes concedidas o las solicitudes de patentes publicadas, los

escritos (ya sean manuscritos, mecanografiados o impresos), los cuadros que incluyan

fotografías, los dibujos o películas, y las grabaciones, ya sean en discos o en cintas, en el



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2.2.2 Unidad de la invención

En la mayoría de las leyes en materia de patentes se establecen algunas limitaciones con

respecto al número de diferentes invenciones que pueden incluirse en una solicitud de patente.

Estas limitaciones comprenden, en especial, el denominado requisito de “unidad de la

invención”. En aquellas oficinas de patentes en las que se lleva a cabo un examen de fondo,el examinador de patentes comprobará si la solicitud cumple con este requisito.

Mientras que algunas leyes en materia de patentes establecen requisitos muy estrictos

respecto de la unidad de la invención (por ejemplo, la ley de patentes de los Estados Unidos

de América), otras (por ejemplo, el Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de

Cooperación en materia de Patentes) permiten que se incluyan en una misma solicitud grupos

de invenciones relacionados de tal manera que formen un solo “concepto inventivo”. En caso

de que se constate la falta de unidad de la invención, se podrá exigir al solicitante que limite

las reivindicaciones o divida la solicitud en dos o más solicitudes (solicitudes divisionales).

Debido a las diferencias existentes entre las diversas legislaciones aplicables, una solicitud de

patente podrá considerarse suficiente en algunos países, mientras que en otros tal vez seanecesario presentar dos o más solicitudes para cubrir la misma materia.

2.2.3 Estructura e interpretación de las Reivindicaciones

Las reivindicaciones determinan la patentabilidad y el alcance de la protección de una

patente. En forma similar a la demarcación territorial de un bien material, las

reivindicaciones de una patente suelen asemejarse a un “cerco” alrededor de un bien personal,

como ser un automóvil, unos cultivos, un diario.

Las reivindicaciones deben ser concisas y claras, ya que son absolutamente

fundamentales para una invención patentada. Si están mal redactadas, incluso una invención

realmente valiosa podría convertirse en una patente sin valor que los terceros podrían

fácilmente eludir (“design around ”).

“La función de las reivindicaciones es definir con claridad y precisión el

monopolio que se reivindica, para que los terceros puedan conocer el límite

exacto del ámbito que no podrán transgredir. Su principal objetivo es limitar y no

extender el monopolio. Lo que no se reivindica se renuncia. Las

reivindicaciones deben, sin duda, interpretarse como parte integrante de todo el

documento y no como un documento separado, aunque el área prohibida debe

surgir del texto de las reivindicaciones y no de otra parte.

3

”

En las controversias en materia de patentes, la primera medida que se adopta a los fines

de determinar si la patente es válida y de establecer si ha sido objeto de una infracción

consiste, por lo general, en interpretar las reivindicaciones. Por ello, se recomienda

firmemente contar con el asesoramiento de un experto para redactar las solicitudes de patente,

y sobre todo las reivindicaciones.

3 Lord Russell de Killowen, Electric and Musical Industries Ltd. contra Lissen Ltd (1938) 56 RPC

23.



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Ejemplos de reivindicaciones:

Patente N° US 4,641,349 titulada “Iris Recognition System”:

Las dos primeras reivindicaciones en esta patente son:

• un método de reconocimiento de personas, que comprende: el almacenamiento de

información en imágenes, como mínimo, de una parte del iris y de la pupila del ojo de

una persona; la iluminación de un ojo de una persona no identificada que tenga un

iris y una pupila; la obtención como mínimo de una imagen de al menos la misma

porción del iris y de la pupila del ojo de la persona no identificada; y la comparación

de al menos la porción del iris de la imagen obtenida con la información en imágenes

almacenada para identificar a la persona no identificada;

• método de la reivindicación 1, en el que la iluminación comprende el aumento la

pupila del ojo como mínimo hasta un tamaño predeterminado, la comparación de, al

menos, la porción del iris de la imagen obtenida con la información en imágenesalmacenada obtenida de un ojo cuya pupila tenga el mismo tamaño predeterminado.



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PAE 8: Dada la importancia que se le atribuye a los documentos de patente,especialmente a la descripción, ¿podría explicar brevemente la importancia que tienen

la estructura y la interpretación de las reivindicaciones?


2.3 Procedimientos de oposición

Sea que se realice o no un examen respecto de la cuestión de fondo de la patente,

algunos países prevén un procedimiento de oposición, que puede desarrollarse antes o después

de la concesión de una patente. El procedimiento de oposición tiene por finalidad permitir

que los terceros formulen objeciones respecto de la concesión de una patente.

Para que puedan presentarse tales oposiciones, se debe informar al público respecto

del contenido de la solicitud, y dicha tarea la realiza la oficina de patentes mediante la

publicación de un aviso en un diario o boletín oficial en el sentido de que:

• la solicitud está abierta a inspección pública, y/o que

• a menos que se presente una oposición dentro del plazo establecido, la Oficina de

Patentes concederá la patente, o que• se ha concedido una patente sobre la base de la solicitud presentada.

Los motivos por los cuales se puede presentar una oposición son establecidos por la

legislación pertinente. En términos generales, una oposición podría fundarse en el

incumplimiento de cualquier requisito de fondo (véase el Módulo 6: La observancia en el

marco del examen de las Oficinas de la Propiedad industrial). No obstante, en algunos países

las leyes limitan la posibilidad de presentar una oposición únicamente a la inobservancia de

determinados requisitos de fondo. Generalmente estos motivos son la falta de novedad, de

actividad inventiva o de aplicación industrial, la divulgación insuficiente de la invención, o el

hecho de que se haya realizado una enmienda a una solicitud de patente que no quedaría

comprendida en la divulgación inicial realizada en la solicitud. Algunos países permiten



página 25

cuestiones que se plantean con respecto a la competencia y a la elección de la ley para los

supuestos de infracción a la propiedad intelectual. En las controversias internacionales en

materia de patentes, dado que no existe un Tribunal en materia de propiedad intelectual

designado para conocer de las cuestiones referidas a las patentes internacionales, cuando las

infracciones se comenten en el ámbito internacional, las empresas, a los fines de superar esos

inconvenientes, recurren con frecuencia a los procedimientos de arbitraje y mediación talescomo los administrados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.



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las medidas que deberá adoptar a los fines de obtener protección en los países que sean de su

interés en el caso particular.

En el Artículo 4.A.1) del Convenio de París se reconoce expresamente que el derecho

de prioridad también puede hacerlo valer el causahabiente del primer solicitante. El derecho

de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin transferir al mismo tiempo la primerasolicitud en sí misma. Esto también permite, sobre todo, transferir el derecho de prioridad a

diversas personas de diferentes países, lo cual es una práctica bastante común.

La solicitud posterior debe versar sobre el mismo objeto que la primera solicitud

respecto de la que cual se reivindica la prioridad. En otras palabras, el objeto de ambas

solicitudes debe consistir en la misma invención, el mismo modelo de utilidad, la misma

marca o el mismo diseño industrial. Sin embargo, resulta posible valerse de una primera

solicitud de patente de invención como base de la prioridad para la inscripción de un modelo

de utilidad y viceversa.

El retiro, el abandono o el rechazo de la primera solicitud no socava su capacidad paraservir de fundamento para el derecho de prioridad. Este subsiste aun cuando la primera

solicitud que dio lugar a ese derecho ya no exista.

Al resumir los efectos del derecho de prioridad observamos que, como consecuencia

de la reivindicación de prioridad, a la solicitud posterior se la debe tratar como si hubiera sido

presentada en el mismo momento en que se depositó en otro país miembro la primera

solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, todos los actos

realizados durante el tiempo transcurrido entre la fecha del depósito de la primera solicitud y

las fechas de depósito de las solicitudes posteriores, el denominado plazo de prioridad, no

pueden invalidar los derechos que sean reivindicados en la solicitud posterior.

El derecho de prioridad, consagrado en el Convenio, permite la reivindicación de

“prioridades múltiples” y “prioridades parciales”. Por lo tanto, en la solicitud posterior no

sólo podrá reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior, sino que también se podrá

combinar las prioridades de varias solicitudes anteriores, cada una de ellas correspondiente a

las diferentes características de la materia de la solicitud posterior. Más aun, en la solicitud

posterior se podrán combinar elementos respecto de los cuales se reivindica prioridad con

elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos, la

solicitud posterior debe, por supuesto, cumplir el requisito de la “unidad de la invención”.

1.4 Independencia de las patentes

Este principio obliga a los Estados miembros de la Unión de París a considerar sus

patentes como independientes de otras patentes relativas a la misma invención, aun cuando

dichas patentes se concedan en Estados que no son miembros del Convenio. Esta disposición

tiene por objeto impedir que un país rechace una solicitud de patente amparándose en el hecho

de que otro país había rechazado la solicitud anteriormente. El concepto de la “independencia

de las patentes” se consagró en el Convenio de París para evitar las injustas consecuencias del

rechazo de solicitudes válidas simplemente porque no cumplen los requisitos establecidos por

un sistema de patentes diferente.



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tamaño, la conversión de un producto en portátil, la inversión de las piezas, el cambio de

materiales; la combinación de objetos; o la mera sustitución por una parte o función

equivalente.

2.1.4 Aplicación industrial (o utilidad)

Para ser patentable, una invención debe poder reproducirse o utilizarse en la industria.

Si la invención está destinada a ser un producto o parte de un producto, su producción debería

ser posible. Por otra parte, si la invención está destinada a ser un proceso o parte de un

proceso, debería ser posible llevar a cabo ese proceso o “utilizarlo” (en términos generales) en

la práctica. Tanto las leyes nacionales y las normas regionales como las prácticas relativas a

la exigencia de la aplicación industrial pueden variar significativamente. En un extremo de la

gama de criterios que deben observarse, el requisito de la aplicación industrial se tiene por

cumplido siempre que la invención reivindicada se puede reproducir sin tomar en

consideración la utilidad de la invención. En el otro extremo de dicha gama de criterios, para

determinar la aplicación industrial se tiene en cuenta la “utilidad” que posea la invención

reivindicada.

Por otro lado, ciertos países no exigen la aplicación industrial, sino la utilidad.

A continuación se enumeran ejemplos típicos de invenciones que no son susceptibles

de aplicación industrial:

• las que parezcan ser contrarias a las leyes de la naturaleza (por ejemplo, una máquina

de movimiento perpetuo);

• las relativas a los métodos que podrían encuadrarse completamente dentro de la esfera

privada o personal

2.1.5 Divulgación suficiente y/o Divulgación habilitante

En la solicitud se deberá divulgar la invención de una manera lo suficientemente clara

y completa como para que una persona capacitada en el ámbito técnico de que se trate pueda

llevarla a cabo, es decir, un “experto en la materia” (según la terminología del PCT) o una

“persona capacitada en la técnica de que se trate” (según la terminología del Acuerdo sobre

los ADPIC).

En la memoria descriptiva se debe establecer al menos una manera de llevar a cabo lainvención reivindicada. Esto debería hacerse mediante ejemplos, cuando corresponda, y con

referencia a los dibujos, si los hubiere. En algunos países se exige que en la memoria

descriptiva se divulgue la mejor manera de ejecutar la invención conocida por el solicitante.

Para las patentes relativas a microorganismos, muchos países requieren que, si el

microorganismo no pudiera divulgarse completamente, se lo deposite en una institución de

depósito reconocida.



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2.2 Requisitos de apoyo

2.2.1 Estado de la técnica

En términos generales, el estado de la técnica es toda la información puesta adisposición del público antes de la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente

(o de la fecha de prioridad, en los casos en que se reivindique la prioridad de una solicitud

anterior).

En muchos países, toda la información divulgada al público en cualquier lugar del

mundo, sea en forma escrita, por medio de comunicación oral, o mediante su exhibición o su

uso, forma parte del estado de la técnica. Así pues, en principio, la publicación de la

invención en un boletín científico, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio

o su aparición en el catálogo de una empresa constituirían actos que podrían socavar la

novedad de la invención y conllevar la pérdida de su patentabilidad.

La divulgación de una invención, de modo tal que esta se convierta en parte del estado

de la técnica, puede realizarse de tres maneras, a saber:

• mediante la descripción de la invención en una publicación escrita u otra forma de

publicación;

• mediante una descripción oral de la invención realizada en público, que se denomina

divulgación oral;

• mediante la utilización de la invención en público, o poniéndola a disposición del

público de manera tal que cualquier persona pueda utilizarla, constituyendo tal

divulgación una “divulgación por el uso.”

2.2.2 Unidad de la invención

En la mayoría de las leyes en materia de patentes se establecen algunas limitaciones

con respecto al número de diferentes invenciones que pueden incluirse en una solicitud de

patente. Estas limitaciones comprenden el requisito denominado “unidad de la invención”.

Mientras que algunas leyes en materia de patentes establecen requisitos muy estrictos

respecto de la unidad de la invención (por ejemplo, la ley de patentes de los Estados Unidos

de América), otras (por ejemplo, el Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de

Cooperación en materia de Patentes) permiten que se incluyan en una misma solicitud gruposde invenciones relacionados de tal manera que conformen un solo “concepto inventivo”.

En caso de que se constate la falta de unidad de la invención, se podrá exigir al

solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud (solicitudes divisionales).

Debido a las diferencias existentes entre las diversas legislaciones aplicables, una

solicitud de patente podrá considerarse suficiente en algunos países, mientras que en otros tal

vez sea necesario presentar dos o más solicitudes para cubrir la misma materia.



página 33

Entre algunas de las características que se suelen observar en los países que ofrecen esta

modalidad, figuran:

• las solicitudes de patentes provisionales generalmente no son sometidas a un examen

de fondo;

• las tasas oficiales de presentación de la solicitud son menores que las tasas previstas para una solicitud de patente completa.

2.6 Agotamiento de los derechos y/o Importaciones paralelas

Una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido

comercializado por el titular del derecho, o por terceros con su consentimiento, el titular

pierde la facultad de ejercer los derechos de propiedad intelectual referidos a la explotación

comercial de este producto, puesto que se han “agotado”. Salvo que en la legislación se

disponga específicamente lo contrario, el titular de la propiedad intelectual no podrá controlar

u oponerse a que los terceros realicen posteriormente actos de reventa, alquiler, préstamo u

otras formas de uso comercial del producto.

Si bien existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos

en el ámbito del mercado nacional, el consenso no es tan amplio a la hora de determinar en

qué medida la venta en el exterior de un producto protegido por un derecho de propiedad

intelectual agota esos derechos sobre ese producto en el marco de la legislación nacional.

La cuestión adquiere un gran interés en los casos de la denominada “importación

paralela”. Por importación paralela se entiende la importación de mercaderías por fuera de los

canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante.

El concepto del agotamiento nacional no permite que el titular del derecho de

propiedad intelectual controle la explotación comercial de mercaderías que él mismo

comercialice en el mercado nacional, o con su consentimiento. No obstante, el titular de los

derechos de propiedad intelectual (o su licenciatario autorizado) aún podría oponerse a la

importación de productos originales comercializados en el exterior, sobre la base del derecho

de importación.

En el caso del agotamiento regional, tras la primera venta del producto protegido por

propiedad intelectual realizada por el titular de los derechos, o con su consentimiento, se

produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no

sólo a escala nacional sino en toda la región, y no habrá lugar a la oposición a lasimportaciones paralelas dentro de la región sobre la base de los derechos de propiedad

intelectual.

Cuando un país aplica el concepto de agotamiento internacional, los derechos de propiedad

intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido en cualquier parte del mundo

por el titular de los derechos o con su consentimiento.



Nota: Para este modulo se necesitarán alrededor de 10 horas de estudio. Se recomienda

hacer una pausa entre la sección 2 y 3. Respecto del material de lectura adicional o dedocumentos sugeridos, sírvase consultar las “referencias” contenidas en su cuaderno deestudio.

MODULO 6: Observancia

Objetivos

Una vez estudiado este modulo, el estudiante podrá:

1. Explicar los principios de “trato nacional”, de “trato de la nación más favorecida

(NMF)” y de “independencia de las patentes” en el marco del Convenio de París y

del Acuerdo sobre los ADPIC;

2. Describir los fundamentos y los beneficios del “derecho de prioridad”;

3. Identificar los siguientes criterios de patentabilidad:

• Condiciones de patentabilidad;

• Materia patentable;

• Novedad;

• Actividad inventiva o no evidencia;

• Divulgación;

• Estado de la técnica;• Unidad de la invención;

• Estructura de las reivindicaciones;

• Procedimiento de oposición;

• Período de gracia;

• Agotamiento de los derechos y/o importaciones paralelas.

4. Establecer la diferencia entre los términos “patente”, “invención” y

“descubrimiento”, y

5. Explicar la importancia de la estructura y de la interpretación de lasreivindicaciones.

Observancia

Para facilitar su estudio se ha dividido el presente módulo en cuatro secciones que

comprenden: I) el procedimiento cuasi-judicial previo a la concesión de las patentes que

abarca la defensa de los derechos de patente y los procedimientos de apelación durante la fase

de examen de las patentes, II) la observancia de los derechos de patente en caso de

infracción, III) los recursos disponibles contra las infracciones, y IV) las principales

actividades de la OMPI tendientes a facilitar el acceso directo a los mecanismos de resolución

alternativa de conflictos, así como a las actividades en materia de observancia a nivel

internacional.



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Sección IV

6. Actividades de la OMPI relativas a la observancia y al arbitraje y la mediación decontroversias en materia de propiedad intelectual

6.1 Introducción

6.2 Disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de

observancia

6.3. Resolución alternativa, o extrajudicial, de controversias

6.3.1 Arbitraje

6.3.2 Mediación

6.3.3 Decisión de expertos

6.4 Observancia en el ámbito internacional

6.4.1 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Sección I

1. Procedimiento ante la Oficina de Patentes / Oficina de Propiedad Intelectual

Introducción:

Como se expuso en el módulo 5, las oficinas de propiedad intelectual, como

administradoras de los sistemas de propiedad industrial, ejercen frecuentemente funciones

cuasi-judiciales, y constituyen el ámbito en el cual se lleva a cabo el procedimiento de

impugnación de los derechos que son objeto de examen por la oficina, o que han sido

concedidos por esta. Estos procedimientos suelen denominarse “procedimientos deoposición”. Comenzaremos el estudio de la observancia de los derechos de propiedad

intelectual a partir del momento en que el solicitante de una patente deposita una solicitud

ante la oficina de patentes. La mayoría de las personas cree que la observancia de los

derechos conferidos por una patente se aborda o inicia sólo en los tribunales, cuando se

infringe la patente o cuando se plantea una controversia al respecto. Sin embargo, como el

derecho conferido por una patente es un derecho al que un individuo o una empresa se acoge

mediante una solicitud realizada al Estado, cuando dicha solicitud se rechaza o se deniega por

motivos con los que el solicitante no está de acuerdo, la mayoría de los sistemas de patentes

prevén procedimientos de oposición y acciones que podrá adoptar el solicitante de la patentecon el objeto de hacer cumplir sus derechos mediante un procedimiento previo a su concesión.

Algunos sistemas permiten formular una oposición formal antes de la concesión de la

patente (durante los 18 meses), o conceden a los terceros la oportunidad de ser parte en las

discusiones respecto de si la patente debería o no concederse. El problema con tales

oposiciones previas a la concesión de la patente es que suelen demorar considerablemente la

concesión. Este régimen tiene sus beneficios y desventajas. La demora provoca que el

solicitante que requiera la concesión de una patente con el fin de entablar un proceso judicial

contra una infracción no podrá interponer rápidamente ninguna acción contra el infractor. Al

mismo tiempo, la posibilidad de formular una oposición formal antes de la concesión de la

patente suele dar lugar a un minucioso análisis de la patente solicitada.



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funciones del Comisario o del Director presenten características cuasi-judiciales.

En líneas generales, las decisiones adoptadas durante o al finalizar el procedimiento de

solicitud de una patente de invención pueden ser objeto de apelación - en el primer caso

“previas a la concesión”, y en el caso de las decisiones adoptadas después de la concesión de

una patente de invención, “apelaciones posteriores a la concesión”.

1.2.2 Apelaciones previas a la concesión

Cronológicamente, la primera decisión de la Oficina de Patentes es la decisión de

asignar o no una fecha de presentación. El solicitante podrá estar en desacuerdo con la fecha

asignada y tal vez desee apelar la decisión. Así, por ejemplo, ello podría ocurrir en la

hipótesis de que en un determinado país el pago de la tasa de solicitud sea una de las

condiciones para establecer una fecha de presentación, y que la Oficina de Patentes y el

solicitante discrepen respecto de cuando se pagó efectivamente dicha tasa. La Oficina de

Patentes alega que la tasa de solicitud se pagó dos días después de la fecha en que se

presentaron los documentos que constituyen la solicitud, en tanto que el solicitante afirma quese pagó el mismo día en que se presentó la solicitud. Si la invención reivindicada en la

solicitud se publicó el día posterior a la presentación de la solicitud, la decisión de la Oficina

de Patentes respecto de la asignación de una fecha de presentación resulta fundamental. Si el

solicitante no puede convencer a la Oficina de Patentes de que la tasa de la solicitud se pagó

antes de la publicación de la invención, la solicitud finalmente será rechazada por falta de

novedad de la invención. Por lo tanto, es importante que el solicitante tenga el derecho de

apelar contra la decisión que asigna una fecha de presentación.

El solicitante también podrá interponer una apelación ante el tribunal contra la decisión

adoptada durante el examen preliminar (o formal), mediante la cual la Oficina de Patentes

declara que la solicitud se considera retirada. Esta decisión se puede tomar, por ejemplo, por

no haberse subsanado oportunamente algún defecto formal del que adolecía la solicitud (ver

Módulo 3, procedimiento de forma) o porque la invención reivindicada en la solicitud es

contraria al orden público o a las buenas costumbres, lo cual plantearía la cuestión de su

patentabilidad (véanse los criterios de patentabilidad analizados en los módulos 2 y 5).

La decisión más frecuente contra la cual el solicitante puede interponer un recurso de

apelación ante el tribunal es aquella adoptada con motivo del examen de fondo de la solicitud,

mediante la cual la Oficina de Patentes deniega la solicitud. Tal decisión se podrá adoptar,

por ejemplo, fundándose en que la invención reivindicada en la solicitud no es nueva, no

entraña actividad inventiva o no es susceptible de aplicación industrial (véanse losmódulos 2 y 5 respecto de los tres requisitos de patentabilidad). Otro posible motivo que

justifica el rechazo de la solicitud podría ser que las reivindicaciones o la descripción

presenten defectos de fondo que no hayan sido subsanados por el solicitante (véase el

módulo 5 respecto de la divulgación suficiente).

1.2.3 Apelaciones posteriores a la concesión

Después de la concesión de la patente de invención, también existen otros supuestos en

los que se puede interponer una apelación contra una decisión de la Oficina de Patentes. Por

ejemplo, la Oficina de Patentes podría haber declarado la caducidad de la patente de

invención debido al impago en fecha de la tasa anual. Por su parte, el titular de la patente deinvención podría alegar que la tasa anual se pagó oportunamente y, en consecuencia, podría



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Sección II

2. Observancia de los derechos de propiedad intelectual en general

Generalmente, la protección jurídica contra cualquier violación de la propiedad privadano se concede automáticamente sino sólo cuando el titular del derecho, o su representante, la

solicita. Del mismo modo, los titulares de los derechos conferidos por una patente deben

controlar periódicamente los boletines nacionales de patentes y mantenerse al tanto de las

actividades comerciales en la materia comprendida en sus patentes (que se describe en el

módulo 2), si desean hacer valer sus derechos de propiedad intelectual (derechos de patente).

Si bien existen diferencias en la forma en que los tribunales nacionales y regionales,

como el Tribunal de Justicia Europeo (TJE), aplican los derechos de los titulares de una

patente, también existe un mínimo de acuerdo y principios comunes en materia de

observancia de los derechos de propiedad intelectual. Así, existe un convencimiento general

entre los Estados de los beneficios que acarrea la adopción de regímenes accesibles,adecuados y dotados de recursos suficientes en materia de protección de los derechos de

patente. No tiene sentido establecer un sistema pormenorizado e integral de protección de los

derechos de propiedad intelectual, que favorezca el desarrollo nacional y la creación de

riqueza, y difundir información respecto de dicho sistema, si los titulares de los derechos no

tienen la posibilidad de hacer respetar efectivamente sus derechos en un mundo en el que las

nuevas tecnologías han facilitado la comisión de infracciones de los derechos protegidos en

un modo sin precedentes. En aras de la protección de los derechos y del establecimiento de

un marco de competencia leal entre las empresas, los titulares de los derechos deben ser

capaces de tomar medidas contra los infractores a fin de evitar nuevas infracciones y

recuperar las pérdidas generadas por toda infracción que se haya cometido. También se les

debe ofrecer la posibilidad de apelar a las autoridades del Estado para reprimir las

falsificaciones, las cuales traen aparejados, entre otras cosas, productos de consumo

defectuosos, productos peligrosos para la salud, así como la imposibilidad de que sus

creadores disfruten de los beneficios de sus creaciones.

Todos los sistemas de propiedad intelectual necesitan contar con el respaldo de un

sistema judicial sólido para hacer frente a las infracciones civiles y penales, dotado de una

cantidad adecuada de jueces que posean la formación y experiencia adecuadas. Las

controversias en materia de propiedad intelectual se encuentran entre las principales

cuestiones que deben resolverse en el ámbito del derecho civil y el sistema judicial debe hacer

todo lo posible para resolverlas, no solo en forma justa sino también con la mayor celeridad posible. A menudo los organismos administrativos estatales, como es el caso de las oficinas

de propiedad intelectual y de las autoridades aduaneras, son las instituciones que desempeñan

el papel más importante en los casos de infracción, piratería o falsificación. Algunos Estados

han adoptado importantes programas de educación y capacitación con miras a aumentar la

conciencia pública y capacitar a sus ciudadanos a través de la inclusión de la enseñanza de la

propiedad intelectual como tema central en sus universidades. Si no se cuenta con un sistema

adecuado que posibilite la observancia de los derechos y que permita también oponerse a la

concesión de derechos a otros sujetos, el sistema de propiedad intelectual carecerá de todo

valor.



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Además, existen instituciones y asociaciones industriales que asisten a sus miembros, y

a sus nacionales en el caso de las instituciones gubernamentales, en la observancia de los

derechos de propiedad intelectual. Además de la lista de oficinas de propiedad intelectual que

figura en el Módulo 2, la siguiente lista no exhaustiva de sitios brinda información sobre

servicios relacionados específicamente con el ámbito de la observancia:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) www.wipo.int/portal/index.html.es

Organización Mundial del Comercio (OMC) http://www.wto.org/

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) http://curia.europa.eu

Organización Mundial de Aduanas http://www.wcoomd.org/

Business Software Alliance (BSA) www.bsa.org

Road Marking Industry Association of Australia (RIAA) www.riaa.com

Backing Australia http://www.ipaustralia.gov.au/about/backing.shtml

Philippines IPR Enforcement Report

http://www.ipophil.gov.ph/ipenforcement/ipenforcementmain.asp

Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP)

http://www.cbp.gov/Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sección de la Delincuencia Informática y

los Derechos de Propiedad Intelectual www.cybercrime.gov

Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido http://www.ipo.gov.uk/crime.htm

Sitios de acceso general:

www.ipmenu.com

http://ipmall.info/

www.worldlii.org

www.grayzone.com

2.1 Prevención de acciones judiciales

Generalmente, cuando un competidor advierte que sus actividades se ven entorpecidas

por derechos preexistentes, tratará de evitar o resolver el problema de manera legítima, por

ejemplo, en el caso de una patente previa, realizando una invención en el área protegida a

partir de dicha patente. Otra forma de abordar el tema consiste en solicitar una licencia o

negociar algún tipo de acuerdo de manera amistosa. En la celebración de acuerdos con los

competidores, las empresas deben evitar, obviamente, cualquier tipo de contravención de las

normas en materia de competencia. Esto, por lo general, significa que ningún acuerdo delicencia debe contener disposiciones que atenten contra la libre competencia o que sean

irrazonables. Como se describió brevemente en los módulos uno y dos, las normas relativas a

la competencia se basan principalmente en el derecho mercantil. Es importante señalar que,

con el auge del comercio internacional y el fomento de un comercio desprovisto de barreras

legales y fiscales, el objetivo de los encargados de adoptar decisiones políticas ha consistido

en esforzarse por lograr una legislación uniforme en materia de propiedad intelectual respecto

de aquellos territorios que desean unificar tal legislación, como por ejemplo, el Espacio

Económico Europeo (EEE), constituido en 1994-5.



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Una empresa que se ve afectada por el derecho de un tercero evaluará cuidadosamente

el alcance y la validez de ese derecho. Esto nos conduce nuevamente a un tema que reviste

singular importancia para los titulares de patentes, a saber, que las reivindicaciones deben

estar bien redactadas y debidamente respaldadas por la divulgación de la invención. Así,

deben establecer claramente la diferencia entre la materia protegida y el estado de la técnica y

no deben ser demasiado exhaustivas ni demasiado vagas. A menudo una patente bienredactada bastará por sí misma para disuadir a los potenciales infractores. Los mismos

argumentos pueden ser válidos para otros derechos, como las marcas y los diseños.

Depende del titular de los derechos actuar como su propia policía. Así pues, debe

vigilar los mercados industriales y comerciales en los cuales vende sus productos o presta sus

servicios, o en los cuales pueden utilizarse sus procesos. Debe mantenerse informado de las

actividades de sus competidores. Si toma conocimiento de una presunta infracción, no debe

suponer necesariamente que tal infracción es deliberada (aunque si el artículo infractor es una

copia exacta o una falsificación, es casi seguro que la infracción ha sido cometida con

premeditación). Primero debería ponerse en contacto con el competidor para señalarle la

existencia de su derecho.

Las legislaciones de varios países en materia de patentes, diseños y marcas, disponen

que el titular de un derecho no puede efectuar amenazas infundadas contra los competidores o

sus distribuidores. Por ejemplo, no se debe amenazar con una acción judicial cuando no hay

motivos para alegar que se ha cometido una infracción o cuando el derecho que se invoca ha

caducado. El titular de un derecho puede enviar una simple carta señalando la existencia de

su derecho, con lo cual el infractor no podrá argüir posteriormente su ignorancia al respecto.

La negociación es un aspecto importante de la protección y la observancia de los

derechos de patente. Al entablar negociaciones, un infractor bien podría ser persuadido de

cesar su conducta. Durante el lapso en el que se procura entablar negociaciones, el supuesto

infractor podría aducir que no está infringiendo derecho alguno, o podría alegar que el

derecho es de poco valor y que no justifica el pago de importantes regalías, o podría

cuestionar las condiciones de la licencia propuesta. Bien puede valer la pena proponer la

contratación de los servicios de un mediador o que la cuestión se dirima mediante arbitraje.

Por supuesto, ambas partes deben convenir en que aceptarán la decisión de un árbitro y será

necesario celebrar un convenio a tal efecto.

Véase los procedimientos de arbitraje y mediación más adelante en este módulo.

Para obtener más información respecto de los procedimientos de arbitraje y mediaciónde la OMPI relativos a casos de propiedad intelectual, considere la posibilidad de inscribirse

en el Curso Especializado de Procedimientos de la OMPI en materia de Arbitraje y Mediación

impartido por la Academia de la OMPI.



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PAE 1: Mencione al menos tres razones por las cuales es importante la observancia delos derechos de propiedad intelectual.

PAE 2: ¿Quiénes son los encargados de velar por la observancia de los derechos deltitular de una patente?



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del examen al que son sometidas las solicitudes de patente durante su tramitación, ningún

sistema de patentes garantiza la validez de una patente concedida.

Por lo tanto, en una acción destinada a hacer valer el derecho conferido por una patente,

el demandado, además de alegar como defensa que no ha cometido ninguna infracción,

generalmente añadirá una nueva defensa, a menudo en forma de reconvención, en el sentidode que, aun cuando haya sido infringida, la patente es inválida y, por lo tanto, no es

susceptible de protección jurídica. En algunos países las cuestiones relativas a la infracción y

la validez se abordan en forma conjunta. En otros, la cuestión de la validez se trata en forma

separada ante un tribunal diferente o bien se remite a la Oficina de Patentes.

En virtud del principio que establece que no se debe otorgar protección jurídica a una

patente inválida, en el marco de una acción judicial sobre patentes suele permitirse que la

parte demandada presente pruebas de su nulidad en cualquier etapa del procedimiento y, en

algunos países, incluso durante el juicio mismo. Por lo tanto, la posición del titular de la

patente durante el procedimiento de observancia tiende a deteriorarse a medida que el

demandado realiza búsquedas y, a menudo, halla elementos de prueba que son pertinentes a lavalidez. Pero mucho más importante es que la defensa a menudo presentará una reconvención

a los fines de obtener la revocación de la patente. Al igual que lo que ocurre con las

infracciones de las marcas, hay una serie de razones previstas en la ley sobre cuya base el

demandado puede tratar de impugnar la validez de una patente, y así, podrá fundar su

pretensión, entre otras cuestiones, en la anticipación, es decir, en la falta de novedad, en el

hecho de que la invención es evidente, en que el titular de la patente no ha expuesto

suficientemente o en forma adecuada la manera en que funciona la invención, en que carece

de utilidad, en que ha sido obtenida en virtud de una idea falsa o mediante engaño o que ha

sido obtenida en forma ilícita de un tercero. Algunos o todos estos motivos están previstos en

la mayoría de las leyes en materia de patentes. Una vez más, la prueba pericial reviste una

gran importancia en este ámbito, y no es inhabitual que la reconvención presentada en el

marco de una acción por infracción al derecho de patentes insuma más tiempo que la propia

demanda. Naturalmente, en este caso la carga de prueba recae sobre la parte demandada que

es quien solicita la revocación de la patente.

Como se indicó anteriormente, la primera tarea del tribunal en toda acción por

infracción de una patente es evaluar con precisión el límite de los derechos concedidos. Para

ello, el tribunal deberá interpretar la memoria descriptiva de la patente y determinar si la

infracción se encuadra en el ámbito interpretado. En líneas generales, no se permite aportar la

prueba pericial para interpretar palabras que poseen un significado corriente. La única

excepción es cuando se utiliza un vocabulario técnico, para lo cual el tribunal puede solicitaruna explicación técnica. Al determinar la validez, el tribunal (o cualquier tribunal ante el que

se prosiga la acción relacionada con la validez de la patente) debería atenerse al mismo

ámbito de protección que fuera definido para determinar la infracción, y analizar si las

pruebas aportadas por la parte demandada tornan inválida la patente con respecto al ámbito de

protección pretendido por el titular de la patente y a su alcance.

Al realizar estas dos evaluaciones casi siempre surgirán diferentes cuestiones. Sin embargo,

en ambos casos el punto de partida será, en la mayoría de los casos, la redacción de las

reivindicaciones.



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Ejemplo 1

Los tribunales a menudo tienen que interpretar las reivindicaciones. Esta tarea, en los casos

de infracción, presenta sus propias dificultades y, a veces, sus propias controversias. El

análisis que los tribunales deberán realizar gira en torno a saber si el propio tenor de lasreivindicaciones, interpretadas a la luz de de la memoria descriptiva (o de la descripción y los

dibujos), define una invención que contiene la materia objeto de la presunta infracción. Por

ejemplo, una reivindicación puede incluir como un elemento a “un resorte.” Si el producto

con el que se realiza la presunta infracción no incluye un 'resorte', sino que posee un tubo de

goma sólida, que en cierto modo actúa como un resorte, ¿puede esto configurar una

infracción?. Según el país de que se trate la respuesta a esta pregunta podría variar, en

función de la forma en que su derecho se haya desarrollado. Además, muchos de ellos tal vez

soliciten o cuenten con la asistencia de un experto para que los oriente respecto de los

fundamentos técnicos de un argumento, como el caso del ejemplo anterior, en el que un tubo

de goma puede considerarse comprendido en el término, “resorte”.

La siguiente labor que debe llevar a cabo el tribunal consiste en decidir si la presunta

infracción se encuadra en el ámbito de la reivindicación que él ha interpretado. Esto por lo

general no es una tarea fácil, especialmente cuando el demandado ha sido bien asesorado. Es

en esta etapa cuando se suele solicitar la prueba pericial. Por otra parte, en las acciones por

infracción de patentes, se suele recurrir a la realización de experimentos con el fin de probar

la infracción, cuya carga siempre recae en el demandante. En los Estados Unidos, por

ejemplo, el primer elemento que la mayoría de los tribunales examinan antes de recurrir a

referencias externas, como podría ser un diccionario, es el documento de la patente, es decir,

las reivindicaciones, la memoria descriptiva, los dibujos y todo el historial del procedimientode examen que se desarrolló entre el titular y la oficina de patentes. Al mismo tiempo, al

analizar las reivindicaciones, no está permitido inspeccionar el cuerpo de la memoria

descriptiva con el objeto de intentar tergiversar o deformar el significado de términos

normales en inglés para que la infracción encuadre en ellos. De hecho, la primera tarea del

tribunal al interpretar la memoria descriptiva es no tomar en cuenta la presunta infracción, ni

lo que se denomina “estado de la técnica”.

Ejemplo 2

http://www.supremecourtofappeal.gov.za/judgments/sca_judg/sca_2002/6302.pdf

Los tribunales han formulado reglas de interpretación, que han sido reformuladasconstantemente a lo largo de la historia. El siguiente es un ejemplo de una regla de

interpretación de las reivindicaciones, aplicada por el juez JA Harms, en el caso de Monsanto

Co c. MDB Animal Health(Pty) Ltd, 2001 (2) SA 887 (SCA) en Sudáfrica.

La patente sudafricana N º 87/2378, que se analiza en este recurso de apelación, versa sobre

un preparado farmacéutico que contiene omeprazol. El omeprazol es un potente inhibidor de

la secreción de ácido gástrico, lo que lo torna útil en el tratamiento de las úlceras gástricas y

duodenales.

“a) Una memoria descriptiva debe interpretarse como cualquier otro documento, a

reserva de que el intérprete tenga presente la finalidad de la memoria descriptiva y de susdiversas partes;



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b) La regla de interpretación es determinar, no la intención del inventor o del titular,

sino el significado de los términos utilizados en la memoria descriptiva, es decir, cuál fue la

intención según lo expresado en dicha memoria, correctamente interpretada;

c) Verificar que el significado de las palabras utilizadas se interprete de formagramatical y en su sentido habitual;

d) las palabras técnicas del arte o la ciencia relativas a la invención deben

interpretarse según su significado habitual, es decir, como se entiende comúnmente en el

ámbito específico de la ciencia;

e) Si resulta que una palabra o expresión no se utiliza en su sentido habitual sino con

una connotación especial, debe darse ese significado por cuanto, en ciertas ocasiones, en la

memoria descriptiva se puede definir una palabra o expresión determinada con la intención de

que se le dé ese significado en el cuerpo de las reivindicaciones, ofreciendo así un diccionario

propio para su interpretación;

f) si una palabra o expresión ofrece cierta flexibilidad en su acepción habitual, debe

interpretársela de manera que se ajuste al resto de la memoria descriptiva y no que resulte

incongruente o incompatible con esta; y

g) si se deduce, de un análisis completo de la memoria descriptiva, que ciertas

palabras o expresiones utilizadas en las reivindicaciones se ven afectadas o se definen sobre la

base de expresiones que figuran en el cuerpo de la memoria descriptiva, el texto de las

reivindicaciones deben interpretarse en consecuencia.”

La información técnica que figura en muchas acciones judiciales sobre patentes puede

ser, en realidad, muy compleja, y la resolución de los puntos técnicos de la controversia no

sólo podrá requerir la participación de uno o más peritos, sino que también podrá demandar la

presentación de pruebas que entrañen la realización de experimentos.

Por ejemplo, en un caso relativo a la supuesta infracción de una patente concedida

respecto de una invención que consiste en un soplete de corte por de plasma de aire, la

reivindicación incluía un dispositivo que determinaba lo que estaba sucediendo dentro del

soplete cuando se lo encendía. Para probar la infracción, fue necesario llevar a cabo un

experimento a los fines de determinar el gradiente de temperatura del plasma de aire dentrodel soplete. Una sonda inserta en el soplete tiene el efecto de modificar el flujo de aire a

través del soplete, lo que a su vez afectará el gradiente de temperatura. La mejor forma de

evaluación es a través de una imagen térmica, pero su instalación es costosa. Tan pronto

como una de las partes en el caso realice los experimentos, la otra se sentirá obligada a llevar

a cabo sus propios experimentos con el fin de comprobar el valor de la primera serie de

experimentos o de refutarlo.

Fundándose en los argumentos, que a su vez estarán respaldados por las pruebas

periciales y las pruebas basadas en los experimentos, el tribunal llegará a una conclusión

acerca de si se ha o no cometido una infracción. Pero la mayoría de las patentes contienen

más de una reivindicación. La inclusión de varias reivindicaciones ofrece al titular de la patente mayores posibilidades de evitar una infracción. Si el tribunal considera inválida una



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de las reivindicaciones, la acción por infracción del titular aún podrá prosperar si el tribunal

considera que otra reivindicación es válida y que ha sido objeto de una infracción. Cuando la

patente objeto de una acción judicial contenga varias reivindicaciones, respecto de las cuales

el titular de la patente alega que se ha cometido una infracción, el tribunal deberá examinar

cada reivindicación por separado para determinar cuál ha sido objeto de infracción.

Al examinar la cuestión relativa a la validez de la patente, tal vez podría requerirse la

producción de pruebas periciales y de pruebas basadas en experimentos similares a las

señaladas anteriormente. Refiriéndonos al “resorte” del ejemplo 1, podría ser factible que el

demandado pudiera demostrar que antes de la fecha de la patente se conocía la utilización de

un componente con propiedades elásticas, que en ciertos aspectos, tenía características

similares a las de un resorte. Procediendo del mismo modo que al determinar la infracción, el

juez tendrá que decidir si la información conocida es suficiente para invalidar las

reivindicaciones; y ese proceder debe observarse respecto de todas las reivindicaciones.

4.4 El costo de los juicios en materia de patentes

Sea que las presentaciones y las pruebas relativas a la infracción y a la validez de la

patente se realicen por escrito o en forma oral en una audiencia, o en forma mixta, las partes

en un juicio sobre patentes se verán inmersas en un prolongado proceso de análisis de las

cuestiones controvertidas y de preparación de los elementos que deben presentar durante el

proceso. Podría afirmarse sin lugar a dudas que, en principio, solo los casos dudosos

terminan en un juicio. Esta circunstancia induce a las partes a ampliar los argumentos sobre

cuya base esperan obtener una sentencia favorable a sus intereses. Esto es particularmente

cierto respecto de las controversias relativas a patentes de un elevado valor comercial. Esas

controversias surgen, en gran medida, como consecuencia del elevado costo de la patente.

Por ello, las partes tal vez muestren una predisposición a debatir todos y cada uno de los

puntos controvertidos, aun aquellos que sean tangenciales, a fin de robustecer los

fundamentos de su pretensión. Algunas veces, los costos en los que se incurre en tales

procedimientos pueden llegar a ser exorbitantes.

El elemento clave que hay que tener presente respecto del costo de los procedimientos de

observancia de los derechos conferidos por una patente podría resumirse de la siguiente

manera: por más minuciosa que sea la estimación de las costas que se realice al inicio del

juicio, casi siempre se tendrán que ir aumentando a medida de que se vayan planteando

nuevas cuestiones durante el desarrollo del proceso. La observancia de los derechos

conferidos por una patente, o la defensa contra la observancia, se produce porque alguien

desea recibir una ventaja comercial, es decir, ganar dinero. Esta ventaja debe ser objeto de uncontinuo análisis tomando en consideración el costo del juicio.



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Sección III

5 Recursos

5.1 Introducción

Los recursos que se prevén habitualmente para las acciones por infracción de los

derechos de propiedad intelectual son las medidas provisionales judiciales, el resarcimiento de

los perjuicios y la liquidación de beneficios. La mayoría de las acciones se inician con una

solicitud de algún tipo de medida preliminar o cautelar, y en la mayoría de los casos no se

prosiguen más allá de esta etapa preliminar.

5.2 Medidas preliminares: medidas provisionales

Las medidas preliminares revisten suma importancia para la protección de todos estos

derechos de propiedad intelectual. Entre el período de tiempo que transcurre entre el

momento en que se inicia un procedimiento y aquel en el que se dicta la decisión final delcaso, se puede infligir un importante daño a las ventas, a las ganancias y a la reputación del

titular de la patente, como consecuencia de la explotación por parte de un tercero de un

determinado producto y/o información. Además, la índole de la infracción o de la conducta

ilícita de que se trate puede alcanzar tal magnitud que un resarcimiento del perjuicio

ocasionado, o una liquidación de beneficios, podrían no ser una reparación suficiente. Ello

debido a que el demandado podría ser insolvente o podría desaparecer. Pero estas no son las

únicas razones por las cuales, en un caso particular, el resarcimiento del perjuicio podría no

ser una reparación suficiente. Con frecuencia esto obedece a la naturaleza del derecho de

propiedad intelectual en cuestión y a las dificultades que se plantean para calcular una

estimación exacta de las pérdidas sufridas como consecuencia de una infracción. Si, en su

caso, se reprime desde un principio la conducta ilegal de la demandada, la problema de la

indemnización puede desaparecer por completo del juicio o tal vez plantee muchas menos

dificultades de las que plantearía si ese problema persistiese.

El recurso preventivo más útil y más ampliamente utilizado es la medida interlocutoria

o provisional, cuya principal finalidad suele definirse como la preservación del status quo

hasta tanto se lleve a cabo el proceso sobre la acción de fondo. Si bien mantener el status quo

existente al momento de entablar una acción es, por lo general, la orden más adecuada que se

puede impartir, este no es el principal objetivo de las medidas provisionales. La principal

preocupación del Tribunal, al conceder una medida provisional, es preservar una situación en

la que más fácil resulte impartir justicia al momento de dictar una resolución definitiva. Porlo tanto, en algunas ocasiones el tribunal ordenará que se restaure una situación anterior, o que

las partes tomen las medidas necesarias para que sus actividades se adapten mejor a las

necesidades de justicia.

En cada vez más casos las medidas provisionales no bastan para proteger los derechos

de propiedad intelectual contra la amenaza de una infracción continua. A menudo esto sucede

porque no resulta fácil obtener las pruebas necesarias para fundar un pedido de medidas

provisionales o definitivas, y tampoco se podrán obtener dichas pruebas durante la habitual

presentación exhaustiva de pruebas antes del inicio del procedimiento. En tal caso, es

improbable que el demandante pueda obtener una medida provisional, dado que no contará

con las pruebas necesarias. A veces el demandado eliminará o destruirá el material infractor.En los últimos años los tribunales del Reino Unido han desarrollado un recurso rápido y



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eficaz para obtener y conservar esa prueba. El recurso consiste en una orden ex parte, es

decir, que se dicta sin dar intervención a la otra parte, para ingresar e inspeccionar locales y

obtener pruebas. Estas órdenes son conocidas como órdenes Anton Piller, y pueden ser una

medida necesaria antes de poder obtener una medida provisional.

Del mismo modo, la recolección de pruebas e incluso una sentencia definitiva en favorde un demandante podrían resultar de ejecución imposible si el demandado no tiene recursos

que puedan ser utilizados para financiar el pago de los daños y perjuicios establecidos en la

sentencia. Este es un grave problema dada la amplia gama de recursos con que cuentan

aquellos que tratan de eludir sus obligaciones, la facilidad con la que el dinero se puede

trasferir de un país a otro y los avances de la tecnología. Con el fin de abordar este problema,

los tribunales de los países regidos por el common law han formulado y desarrollado la

medida provisional Mareva, que se utiliza para evitar que los demandados transfieran sus

recursos al exterior o que dispongan o negocien con ellos dentro del país de tal manera que

resulte imposible ejecutar toda decisión que se dicte en su contra.

5.3 Medidas definitivas

Habitualmente, el demandante que ha tenido éxito en una acción judicial que verse

sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial tendrá derecho a que se dicte a su favor

una medida preliminar definitiva. La concesión de tales tipos de medidas es una facultad

discrecional del tribunal y sólo se utiliza en situaciones excepcionales (por ejemplo, cuando el

demandado es el único proveedor de una droga vital o, en un caso referido a derechos de

autor, cuando ha habido una demora extrema), sino dicha medida se denegará. Si no se ha

concedido una medida provisional, por ejemplo, a favor del titular de una patente que ha

obtenido una resolución favorable a sus intereses, esto equivaldría a permitir que el

demandado obtuviera una licencia obligatoria de la patente sin tener seguir el procedimiento

establecido para la concesión de tales licencias. En caso de incumplimiento de la medida

provisional, el demandante podrá solicitar al tribunal que condene al demandado por desacato

a la autoridad y, en el ámbito de la propiedad industrial, la experiencia demuestra que no es

absoluto infrecuente que el demandante solicite dicha medida.

5.4 Perjuicios o Liquidación de Beneficios

La evaluación de los perjuicios en los casos de propiedad industrial siempre exige,

como un primer paso, que el demandante que ha obtenido una sentencia a su favor decida si

solicita una estimación del perjuicio o una liquidación de beneficios. Estas alternativas son,

por supuesto, mutuamente excluyentes, ya que al optar por una liquidación el demandante estáaceptando los actos de la demandada como propios. En cada caso la elección dependerá de

los hechos. En determinadas ocasiones, por ejemplo, el tiempo puede ser un factor

fundamental y el juicio de responsabilidad puede haber generado suficientes pruebas

materiales como para permitirle al demandante solicitar rápidamente una liquidación de

beneficios. En otras ocasiones, el acusado puede haber realizado más ventas del producto en

cuestión durante el período de infracción que las que podría haber realizado el demandante.

En tal caso, es probable, una vez más, que el demandante opte por una liquidación en lugar de

solicitar una estimación del perjuicio - que, por cierto, estará referida a los beneficios netos.

Sin embargo, el demandante que ha obtenido una resolución favorable solicitará,

generalmente, una orden judicial para que se estimen los perjuicios sufridos. Cuando presentadicha petición en un juicio complejo, el demandante tal vez tenga que hacer frente a un nuevo



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Sección IV

6. Actividades en el seno de la OMPI relativas a la Observancia de los derechos depropiedad intelectual y al Arbitraje y la Mediación de controversias que versan sobretales derechos

6.1 Introducción

Uno de los aspectos básicos de las actividades de la OMPI, aunque no el menos

importante, es la transferencia de los conocimientos técnicos necesarios para administrar los

convenios internacionales de propiedad intelectual que los Estados miembros celebran. En

efecto, es muy importante que las disposiciones elaboradas en el plano internacional se

apliquen en el ámbito nacional. El fomento de la creatividad requiere, principalmente, una

gestión adecuada y la aplicación de las disposiciones adoptadas en favor de los inventores.

En este sentido, las actividades de la OMPI en materia de cooperación para el desarrollo son

especialmente importantes.

Desde finales del decenio de 1990 hasta el año 2001, hubo inicialmente dos comités de

la OMPI sobre observancia - el Comité Asesor en Materia de Observancia de los Derechos de

Propiedad Industrial y el Comité Asesor sobre la Gestión y la Observancia del Derecho de

Autor y los Derechos Conexos en la Redes Mundiales de Información. El Comité Asesor en

Materia de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial celebró una reunión en

octubre de 2001, en la cual los Estados miembros solicitaron a la Secretaría de la OMPI que

realizase estudios y actividades tendientes a promover una observancia más eficaz de los

derechos de propiedad industrial a escala mundial, así como la identificación de prácticas y

procedimientos adecuados para lograr dicho encargo, velando por que la carga horaria y los

gastos administrativos que dicha labora demandase fuesen mínimos. En septiembre de 2002

se decidió que estos dos comités se fusionaran en un único Comité Asesor sobre Observancia

(ACE), encargado de todas las cuestiones relativas a la observancia de los derechos de

propiedad intelectual. Los Estados miembros de la OMPI y/o de las Uniones de París y de

Berna podrán adherirse a dicho comité. Su primera sesión tuvo lugar en junio de 2003 y la

segunda en junio de 2004.

En el sitio en Internet de la OMPI en materia de observancia

http://www.wipo.int/enforcement/es/ ) figura, entre otras cosas, información sobre las

actividades de la OMPI en el ámbito de la observancia de la propiedad intelectual, incluidas

las actividades de formación y de coordinación. Entre tales actividades cabe citar los

informes relativos a la primera y a la segunda sesión del Comité Asesor sobre Observancia,como también respuestas a las preguntas más frecuentes que se formulan respecto de la

observancia de la propiedad intelectual.

6.2 Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de Observancia

Vale la pena recordar que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que forma parte del Acuerdo

general por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), se dispone

que los miembros de la Organización Mundial del Comercio deberán prever procedimientos

de observancia eficaces. En el Acuerdo sobre los ADPIC también figuran disposiciones que

exigen que las autoridades aduaneras adopten medidas respecto de aquellas mercancías presuntamente falsificadas o pirata. Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, Parte III,



página 25

El número de instituciones que administran procedimientos de arbitraje en todo el

mundo se ha incrementado considerablemente, al igual que el número de procedimientos de

arbitraje iniciados. Al mismo tiempo, en particular en los Estados Unidos de América, los

tipos de procedimientos de resolución alternativa de controversias disponibles han

evolucionado más allá del arbitraje y la mediación tradicionales, para así abarcar nuevas

modalidades adaptadas sobre la base del modelo de arbitraje clásico, tales como los mini- juicios, y diferentes combinaciones de procedimientos.

La producción cada vez más basada en la tecnología, la importancia que se atribuye a la

imagen y a la mercadotecnia para la distribución de bienes y servicios, así como la

proliferación y diversidad de los medios de comunicación han contribuido a que la propiedad

intelectual cobrase un protagonismo sin precedentes. El aumento del número de solicitudes

de títulos de propiedad intelectual se debe principalmente al aumento de las solicitudes de

origen extranjero. Esto refleja la internacionalización de los mercados: y a medida que las

empresas tratan de ingresar en un área geográfica más extensa, van procurando obtener una

protección más amplia de sus derechos de propiedad intelectual.

La mayor frecuencia con la que se procura obtener protección de los derechos de

propiedad intelectual en el ámbito internacional, abre nuevas posibilidades para hacer uso de

la resolución alternativa de controversias. La existencia de más derechos plantea la

posibilidad de surjan un número mayor de controversias en torno a esos derechos. Sin

embargo, quienes negocian las licencias y demás acuerdos contractuales, a menudo prestan

más atención a la conclusión satisfactoria de un potencial acuerdo de negocios que a las

consecuencias que podrían traer aparejadas su interrupción. La evolución en el ámbito del

arbitraje no se ha visto necesariamente reflejada en estipulaciones contractuales orientadas a

la resolución eficaz de posibles controversias.

Además, la existencia de una multiplicidad de derechos nacionales y regionales que

tienen el mismo objeto constituye una señal de que es preciso contar con procedimientos de

solución de controversias que eviten tener que entablar diversas acciones judiciales en el

ámbito nacional. Y, aun cuando hubiese una multiplicidad de demandas en el ámbito

nacional, ante la confrontación de dos partes extranjeras podría ser necesario recurrir a

procedimientos de solución de controversias neutrales que eviten el sistema judicial del país

de una de las partes.

Además de la reciente evolución de la protección de los derechos de propiedad

intelectual, muchas de las ventajas tradicionales en favor de la resolución alternativa de

controversias son válidas especialmente para los derechos de propiedad intelectual. En elMódulo 5, y en lo que va de este capítulo, ya hemos señalado el hecho de que los conflictos

relativos a los derechos de propiedad intelectual con frecuencia tienen puntos de conexión con

varias jurisdicciones así como la oportunidad de resolver dichas controversias en un fuero

único. Además, la posibilidad de elegir árbitros y mediadores con conocimientos

especializados reviste suma importancia para las materias de carácter eminentemente técnico

y científico sobre las que versan las patentes, los secretos comerciales, los derechos de autor y

los derechos de obtenciones vegetales. Si bien en varios países existen tribunales

especializados que pueden contar con la asistencia de expertos, tal vez resulte más eficaz

someter una controversia a la decisión de un tribunal arbitral que esté compuesto por, al

menos, un experto que posea los conocimientos especializados pertinentes. Además, la

confidencialidad del arbitraje y de los demás procedimientos representa una ventaja enaquellos casos en los cuales, durante el desarrollo de la controversia, deban exponerse



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• prestar todos aquellos servicios o funciones que sean necesarios para garantizar

que el procedimiento de arbitraje o mediación se lleve a cabo de manera eficaz y

expedita.

• Los servicios descritos anteriormente pueden utilizarse en cualquier parte del

mundo. Si bien los reglamentos de la OMPI son especialmente apropiados para elámbito de la propiedad intelectual como, por ejemplo, en el caso de una

controversia referida a una licencia, también son compatibles con la resolución de

todo tipo de controversias comerciales. Sus procedimientos pueden aplicarse en

cualquier sistema jurídico en el mundo, en cualquier idioma y con arreglo a

cualquier ley que las partes hayan elegido.



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Además, existen instituciones y asociaciones industriales que asisten a sus miembros, y

a sus nacionales en el caso de las instituciones gubernamentales, en la observancia de los

derechos de propiedad intelectual.

Prevención de acciones judiciales

Generalmente, cuando un competidor advierte que sus actividades se ven entorpecidas

por derechos preexistentes, tratará de evitar o resolver el problema de manera legítima, por

ejemplo, en el caso de una patente previa, realizando una invención en el área protegida a

partir de dicha patente. Otra forma de abordar el tema consiste en solicitar una licencia o

negociar algún tipo de acuerdo de manera amistosa.

Una empresa que se ve afectada por el derecho de un tercero evaluará cuidadosamente

el alcance y la validez de ese derecho.

Las leyes de varios países en materia de patentes, diseños y marcas, disponen que el

titular de un derecho no puede efectuar amenazas infundadas contra los competidores o susdistribuidores. El titular de un derecho puede enviar una simple carta (“una intimación para

que cese y desista de su accionar”) señalándole la existencia de su derecho, con lo cual el

infractor no podrá argüir posteriormente su ignorancia al respecto.

Análisis de la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de losderechos de propiedad intelectual

Las acciones judiciales contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual

dan lugar a procesos largos y costosos. Por lo tanto, antes de tomar una decisión respecto de

las alternativas disponibles, se recomienda:

• Determinar con precisión quiénes son los fabricantes infractores, los

distribuidores principales y los minoristas;

• Determinar el alcance de la infracción;

• Analizar si es probable que dicha infracción adquiera mayores dimensiones;

• Calcular las pérdidas directas o indirectas

Observancia de los Derechos conferidos por una Patente

Aun cuando, en principio, el titular de un derecho de patente puede solicitar judicialmente el

cese de la fabricación, la venta o el uso no autorizado de la invención, a fin de obtener la

correspondiente orden judicial y poner fin a la infracción, en la práctica, el proceso es menos

sencillo de lo que parece.



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necesaria antes de poder obtener una medida cautelar.

Del mismo modo, la recolección de pruebas e incluso una sentencia definitiva en favor

de un demandante podrían resultar de ejecución imposible si el demandado no tiene recursos

que puedan ser utilizados para solventar el pago de los daños y perjuicios establecidos en la

sentencia. Con el fin de abordar este problema, los tribunales de los países regidos por elcommon law han formulado y desarrollado la medida cautelar Mareva, que se utiliza para

evitar que los demandados transfieran sus recursos al exterior o que dispongan o negocien con

ellos dentro del país de tal manera que resulte imposible ejecutar toda decisión que se dicte en

su contra.

Resolución definitiva

Habitualmente, el demandante que ha tenido éxito en una acción judicial que verse

sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial tendrá derecho a que se dicte a su favor

una resolución definitiva. En caso de incumplimiento de la medida provisional, el

demandante podrá solicitar al tribunal que condene al demandado por desacato a la autoridady, en el ámbito de la propiedad industrial, la experiencia demuestra que no es absoluto

infrecuente que el demandante solicite dicha medida.

Perjuicios o Liquidación de Beneficios

En caso de que el demandante haya obtenido una sentencia a su favor, la evaluación de

los perjuicios en los casos de propiedad industrial siempre exige, como un primer paso, que el

demandante decida si solicita una estimación del perjuicio o una liquidación de beneficios.

En los juicios en materia de propiedad intelectual, la evaluación de los perjuicios

correspondientes varían un tanto, y los criterios más comunes son los siguientes:

• Evaluación de los daños basada en las ganancias obtenidas por el demandado;

• Evaluación de las ventas que el demandante se vio impedido de realizar, basada

en las pérdidas sufridas por el demandante como resultado de la infracción;

• Analogía con las licencias: los daños se calculan como si fuesen regalías que el

demandante habría percibido del demandado en caso de que se hubiera celebrado

un acuerdo de concesión de licencia entre ambos;

• Perjuicios establecidos por ley: aunque este criterio de evaluación de los

perjuicios es un tanto controvertido, por cuanto varios países consideran que este

tipo de compensaciones son conceptualmente muy semejantes a un recurso típicodel derecho penal, las mismas han venido siendo aceptadas por un número cada

vez mayor de países en tanto constituyen un medio práctico para fijar los

perjuicios en aquellos casos de infracción en que resulta difícil evaluar la cuantía

exacta de los perjuicios sufridos.

Actividades en el seno de la OMPI relativas a la Observancia de los derechos depropiedad intelectual y al Arbitraje y la Mediación de controversias que versan sobretales derechos

El Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI está orientado a coordinar, enforma conjunta con determinadas organizaciones y con el sector privado, la lucha contra los



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actos de falsificación y piratería; fomentar la educación pública a través de la asistencia y la

coordinación de programas de formación nacionales y regionales destinados a todos los

interesados vinculados a la actividad y el intercambio de información en materia de

observancia mediante la creación de un Foro Electrónico.

Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de Observancia

Los Miembros de la Organización Mundial del Comercio deben garantizar a través de

sus legislaciones nacionales ciertas medidas de observancia previstas en el Acuerdo sobre los

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En el Acuerdo sobre los ADPIC también figuran disposiciones que exigen que las autoridades

aduaneras adopten medidas respecto de aquellas mercancías presuntamente falsificadas o

pirata.

Resolución Alternativa de Controversias

La resolución alternativa de controversias, o resolución extrajudicial de controversias,hace referencia a los métodos de resolución de controversias en materia de propiedad

intelectual, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento judicial. Las formas más

comunes de resolución alternativa de controversias son el arbitraje y la mediación.

Arbitraje

El arbitraje requiere que las partes acuerden someter la controversia a la decisión de un

árbitro. Las partes suelen hacerlo incluyendo en su contrato una cláusula en la se que prevea

el sometimiento de las controversias al arbitraje. Las partes tienen flexibilidad a la hora de

establecer las facultades que le conferirán al árbitro y pueden elegir el procedimiento

aplicable, generalmente mediante una remisión al reglamento de una institución de arbitraje.

El arbitraje es un procedimiento menos formal que un procedimiento judicial, pero así y

todo comparte algunas de sus características. Un procedimiento arbitral generalmente

comprende un intercambio de memorias por escrito, una audiencia en la que se permite la

presentación de argumentos en forma oral, declaraciones de testigos y las opiniones de

expertos, así como las preguntas que formulan los árbitros y las partes.

Mediación

La mediación o conciliación es otra forma de resolución alternativa de controversias.Un mediador es una persona neutral que ayuda a las partes a resolver sus controversias. Una

vez más, es preciso que las partes convengan en someter su controversia a la mediación.

Habida cuenta de su carácter voluntario, cada parte podrá poner fin a su participación en

cualquier etapa del procedimiento. Si la mediación es exitosa, el acuerdo tiene el efecto de un

contrato entre las partes.

La mediación resulta especialmente conveniente cuando las partes desean mantener o

desarrollar su relación y resolver una controversia en forma privada. La mediación tiene en

cuenta los respectivos intereses de las partes, más que sus posiciones jurídicas.

Decisión de experto



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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIÓN

PAE 3: ¿Puede dar cuatro ejemplos de apelaciones contra las decisiones de la oficina depatentes previas y posteriores a la concesión de la patente? Por favor, sírvase transmitir

su respuesta a su tutor.

PAE 4: ¿Podría describir las principales etapas de la observancia de los derechosconferidos por una patente?

PAE 5: ¿Puede explicar los recursos disponibles en el marco de una acción judicial porinfracción de patentes?



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PAE 6: ¿Puede señalar dos métodos de resolución alternativa de controversias?



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Así, las instituciones educativas, como las universidades y las instituciones deinvestigación, pueden utilizar, con diferentes propósitos, las patentes y la informaciónderivada de las patentes durante el proceso de investigación y desarrollo. En este móduloabordaremos las cuestiones relativas a las políticas y los conflictos inherentes a la gestión delas patentes y de la propiedad intelectual dentro del proceso de transferencia de tecnología

desde las universidades al sector privado; cómo se utilizan las patentes y la informaciónderivada de las patentes en la investigación a nivel institucional y, por último, analizaremos lamanera en que funcionan las normas técnicas y las patentes, habida cuenta de que casi todoslos productos en se encuentran en el mercado han sido desarrollados en cumplimiento de unao varias normas técnicas. Estas normas, que suelen entrañar la utilización de productos

patentados, serán estudiadas más detalladamente, al igual que la forma en que esas normasfuncionan, especialmente con relación al proceso de comercialización.

II. Transferencia de tecnología de las universidades al sector privado

A pesar de que las iniciativas de patentamiento (formal) por parte de las universidadesson relativamente escasas, la mayor importancia que se atribuye a la obtención de patentesrespecto de las invenciones realizadas en el ámbito universitario y a la consiguiente concesiónde licencias de tales patentes a favor de empresas, ha planteado una serie de preocupacionescomunes a los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos)como a otros países. Tales preocupaciones abarcan desde cuestiones relacionadas con laincidencia que puedan tener las actividades de patentamiento en la misión tradicional de lasuniversidades, su efecto en la orientación de las investigaciones y en los costos y beneficiosreales que genera la solicitud de patentes y la concesión de licencias, hasta los efectos quedichas actividades pueden tener en la difusión de los resultados de investigaciones financiadascon fondos públicos y en el acceso a esos resultados.

“A un gran número de los avances científicos y tecnológicos desarrollados en el ámbitode las universidades y de los institutos públicos de investigación no se les da una utilidad

práctica, a algunos de ellos se los considera solamente como logros académicos, aun cuandose han invertido importantes fondos públicos en la financiación de las investigaciones. El

problema principalmente reside en el hecho de que la labor investigadora no está vinculada ala aplicación comercial de los resultados de la investigación. El éxito comercial depende engran medida del seguimiento que se realice por parte de las empresas y de la industria. Sin la

participación del sector comercial, los beneficios que pueden obtener las instituciones deinvestigación son escasos. Esto ocasiona una dilapidación de fondos y un sistemático círculo

vicioso de rendimiento decreciente. Las políticas estatales deberían fomentar la colaboracióny la cooperación entre las instituciones académicas, las instituciones de investigación y laindustria, a través de la concesión de licencias y otras formas de transferencia de tecnología,de actividades de investigación conjunta y del intercambio de conocimientos. En las nacionesen desarrollo, la relación entre la investigación universitaria y el desarrollo económiconacional es particularmente importante debido a la escasez de recursos para la investigación yel desarrollo en los sectores comerciales, así como a la relativa ausencia de inversiónextranjera en el sector tecnológico y en el sector público de investigación y desarrollo”.3

3 Intellectual Property - a power-tool for economic growth, Capítulo 4, pág. 94-96.



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¿Qué es la transferencia de tecnología?

La transferencia de tecnología se define como un proceso complejo, que implica latransmisión de conocimientos codificados, de conocimientos técnicos y de técnicas degestión.4 Habida cuenta de que el proceso de transición de las economías basadas en la

manufactura hacia una economía basada en el conocimiento no ha finalizado aún, la gestiónde la propiedad intelectual desarrollada en el ámbito universitario cumplirá una función cadavez más significativa. Por otra parte, cobra cada vez más importancia que los paísesdesarrollen políticas y programas estratégicos tendientes a mejorar el desarrollo económico através de la transferencia de tecnología desde las universidades locales en las que se desarrollauna labor de investigación y, a medida que las instituciones académicas se conviertan encentros de coordinación para el desarrollo económico, la transferencia de tecnología seconvertirá en una herramienta indispensable.

¿Cuál ha sido la incidencia de la propiedad intelectual y de la transferencia detecnología sobre el rumbo que toma la labor de investigación? Los estudios cuantitativos

tienden a mostrar que el patentamiento ha llevado a las universidades a realizar mayoresinvestigaciones aplicadas.5 Al lograr que la investigación universitaria se torne más receptivaa la economía, ¿se corre el riesgo de perjudicar la investigación básica? Por un lado, variosestudios realizados en los Estados Unidos de América han revelado que las universidades ylos investigadores que más han aumentado la presentación de solicitudes de patentescoinciden con los que mayores beneficios obtuvieron con las publicaciones académicas y lacontratación de sus estudiantes. Por otro lado, el porcentaje de patentes académicas citadas enotras patentes cayó (respecto del promedio) en los Estados Unidos entre principios deldecenio de 1980 y finales del decenio de 1990, siendo ahora inferior al porcentaje de citas de

patentes concedidas a las empresas. Esto sugeriría una posible caída del nivel de calidad de lainvestigación pública o, al menos, de sus invenciones patentadas. También podría reflejar lafalta de experiencia de las oficinas de transferencia de tecnología de reciente creación.

La transferencia y la comercialización de la tecnología entendidas como un proceso

El proceso de transferencia de tecnología incluye la identificación de nuevastecnologías, la protección de las tecnologías por medio de patentes y derechos de autor y laformulación de estrategias de desarrollo y de comercialización, como es la comercialización yconcesión de licencias a favor de las empresas del sector privado o la creación de nuevasempresas basadas en la tecnología. La información derivada de las patentes, como se señaló

anteriormente, puede utilizarse durante este proceso, con diversos fines, como por ejemplo, para:

• Aportar soluciones a los problemas técnicos

• Identificar las tecnologías alternativas

• Evaluar las tecnologías específicas que se ofrezcan para su adquisición

• Identificar los derechos que pertenecen al dominio público

• Identificar el potencial de patentabilidad de actividades de investigación ydesarrollo en las primeras etapas del desarrollo

• Evitar el riesgo de la duplicación de las actividades de investigación y desarrollo

4 http://www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/iprs/PP/PP_3CH_05.pdf5 University to industry knowledge transfer: literature review and unanswered questions. Ajay Aggrawal,

http://www.rotman.utoronto.ca/Ajay.Agrawal/Documents/Agrawal-IJMR.pdf



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riesgo invertidos por los gobiernos con la finalidad de promover la creación de empresas.Ahora bien, lo primordial sigue siendo determinar cuál es la mejor forma de transferir latecnología hacia el mercado. Y eso depende de la tecnología de que se trate, del mercado queexista para ese tipo de tecnología, de la competencia del personal y los investigadores quehayan participado en la invención, del acceso a capital de riesgo y, por último, de las

finalidades que tenga la institución. Ciertas tecnologías “de plataforma” que ofrecen unaamplia gama de aplicaciones pueden ser comercializadas por conducto de una empresa “start– up” mientras que otras se prestan más a la concesión de licencias a empresas más grandes concapacidad para perfeccionar la invención e integrarla en su estrategia comercial y deinvestigación y desarrollo.

Licencias exclusivas o no exclusivas

Cabe preguntarse si las universidades y otras entidades públicas de investigación debeno no conceder licencias exclusivas a empresas por invenciones para cuya realización se ha

contado con fondos públicos. Los licenciatarios suelen exigir licencias exclusivas por cuantoofrecen un mayor grado de protección durante la fase de desarrollo necesaria antes de que lainvención concebida en la universidad pase a comercializarse. Esa cuestión reviste particularimportancia en lo que respecta a las empresas “start–up”, que cuentan con pocos activosaparte de los de propiedad intelectual. Por otro lado, y por definición, las licencias exclusivaslimitan la difusión de tecnologías. En el informe de la OCDE se llega a la conclusión de queexiste un debido equilibrio entre licencias exclusivas y no exclusivas concedidas porentidades públicas de investigación, y que en las licencias exclusivas se suelen imponerrestricciones al licenciatario. En los contratos de licencia, las entidades de investigaciónsuelen incluir cláusulas de protección del interés público y de acceso a la propiedadintelectual a los fines de nuevas investigaciones y descubrimientos. En muchos de esosacuerdos, el licenciatario se compromete a explotar la invención, en particular, si se trata deuna licencia exclusiva y se estipula una serie de objetivos por etapas para velar por que lainvención llegue realmente a comercializarse. Dichas salvaguardias pueden utilizarse paragarantizar que la tecnología será transferida y que las patentes concedidas en licencia no seutilizarán únicamente para obstaculizar a la competencia.

A medida de que las invenciones concebidas en las universidades se centran en ámbitosmás próximos a la investigación básica, los científicos y los encargados de la formulación de

políticas temen también que patentar ciertas invenciones pueda obstruir las investigacionessecundarias. A ese respecto cabe citar el ejemplo de los instrumentos de investigación, en

relación con los cuales la concesión de una patente podría inhibir su difusión al incrementarlos costos y la dificultad de utilizar esos instrumentos en la investigación aplicada. Enrespuesta a ese problema, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos hanadoptado una política en la que se disuade el patentamiento no necesario y se insta a concederlicencias no exclusivas (véase enlace)7. Esas directrices sirven hoy de ejemplo para otrosorganismos de financiación y para las entidades de investigación de otros países.

La legislación en materia de patentes, ¿facilita el patentamiento por parte de lasuniversidades?

7 Oficina de Transferencia de Tecnología de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos:http://ott.od.nih.gov/res_tools.html



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En 1980 se promulgó en los Estados Unidos de América lo que todos convienen enconsiderar una ley que ha sentado jurisprudencia, a saber, la Ley Bayh-Dole, en cuya virtudlos beneficiarios de fondos federales para actividades de investigación y desarrollo tienenderecho a patentar invenciones y conceder licencias a empresas. La finalidad primordial deesa ley era promover la explotación de los resultados de las investigaciones financiadas por el

Estado mediante la transferencia de la titularidad de los mismos del Gobierno a lasUniversidades y otros contratistas a fin de que estos a su vez puedan conceder licencias sobrelos activos de propiedad intelectual a empresas. Aunque ya antes de promulgarse la LeyBayh-Dole se realizaban actividades de patentamiento en las universidades estadounidenses,en modo alguno era algo sistemático.

A finales de los años 1990, y siguiendo el ejemplo normativo de los Estados Unidos,muchos otros países de la OCDE procedieron a reformar sus normativas de financiación deinvestigaciones o la legislación laboral de modo que las instituciones de investigación

pudieran presentar solicitudes, pasar a ser titulares y conceder licencias sobre la propiedadintelectual generada a partir de fondos públicos de investigación. En Alemania, Austria,

Dinamarca y el Japón, esos cambios se han traducido principalmente en la supresión de lo quese llamaba “privilegio del profesor”, es decir, el derecho de los miembros de institucionesacadémicas a ser titulares de patentes. El derecho a la titularidad ha pasado así a manos de lasuniversidades y, a cambio, los inventores académicos tienen derecho a beneficiarse de una

parte de los ingresos en concepto de regalías. En Suecia se ha estudiado también la posibilidad de seguir ese camino y transferir la titularidad a las instituciones universitarias.Por el momento no se ha tomado decisión alguna y los esfuerzos se centran en dar medios alas universidades para que respalden a los profesores en la obtención de patentes.

En el Canadá, país en el que las normas en materia de titularidad de activos de P.I. porlas universidades varían de una provincia a otra, se han tomado iniciativas para armonizar

políticas, por lo menos, en lo que se refiere a las actividades de investigación y desarrollofinanciadas con arreglo a contratos concertados con el Gobierno Federal (“Crown Contracts”).A su vez, los Gobiernos de Irlanda y de Francia, países en los que la titularidad suele recaeren las instituciones, han tomado una opción distinta, a saber: establecer directrices de gestiónde la propiedad intelectual en las instituciones con miras a promover prácticas uniformes.Ahora bien, esas reformas no sólo se limitan a los países de la OCDE. No hace mucho, Chinaintrodujo reformas legislativas que permiten que las universidades protejan y hagan valer susderechos de propiedad intelectual aunque la ejecución de dichas reformas plantea dificultades.Lo que cabe deducir de todo esto es que, a pesar de la importancia que reviste la legislaciónde patentes en el fomento de la transferencia de tecnología, no hay una solución que se adapte

a unos y otros sistemas nacionales.

En el Reino Unido, la aplicación de los acuerdos tipo Lambert88 ha facilitado eltratamiento de las cuestiones derivadas de la titularidad de las instituciones universitarias.Estos acuerdos fueron el resultado de un proceso de revisión llevado a cabo por elDepartamento de Industria y Comercio. Esta revisión condujo a la elaboración de cincoacuerdos tipo destinados a resolver las cuestiones relativas a la titularidad, el costo, los plazosy la negociación de los convenios de colaboración celebrados entre universidades y empresas,como también a establecer un marco de negociación para la colaboración entre universidadesy empresas. Esta gestión de la propiedad intelectual, como consecuencia directa de una

política estatal, ha creado un marco de referencia para las oficinas universitarias de

8 http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements/



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transferencia de tecnología, simplificando así la manera de abordar la cuestión en lasuniversidades del Reino Unido y proporcionando una norma de política a nivel nacional y unmarco de referencia para la transferencia de tecnología de las universidades al sector privado.

Acuerdos tipo Lambert

Acuerdo Acuerdo 1 Acuerdo 2 Acuerdo 3 Acuerdo 4 Acuerdo 5

Condiciones El patrocinanteno posee losderechosexclusivos

parautilizarlo enámbitos y /o

territoriosespecíficos;no puedeceder lalicencia

El patrocinante puedenegociarlicenciasadicionalesde algunos otodos

derechos deP.I de launiversidad

El patrocinante puedenegociar lacesión de unservicio por

parte de launiversidad

en materia deP.I

Launiversidadtiene elderecho deutilizarlo confines nocomerciales

Contrato deinvestigación: launiversidadno puede

publicarlo sinlaautorización

del patrocinante

Derecho deP.I

Universidad Universidad Universidad Patrocinante Patrocinante

Experiencias exitosas en materia de transferencia de tecnología

I) Primer caso: La universidad como fuente generadora de conocimientos: WaterlooUniversity, Ontario (Canadá).

La Oficina de Transferencia de Tecnología y Concesión de Licencias de la WaterlooUniversity promueve, a través de dos programas, la transferencia de tecnología por parte delos investigadores al sector privado y a otras universidades. El Programa NSERC I2I (De laidea a la innovación) se creó con el objeto de colmar la necesidad concreta de dotar a las“instituciones de investigación” de fondos sujetos a la viabilidad del proyecto a fin de ayudara las oficinas de transferencia de tecnología a comercializar aquellas tecnologías que contarancon un potencial de transferencia visible, por medio de la transferencia acelerada detecnología y de la comercialización de la tecnología subyacente al derecho de propiedad

intelectual de que se trate (generalmente una patente). El Flintbox es una plataforma enInternet destinada a la comercialización y la concesión de licencias que tienen por objeto losresultados de la labor de investigación que se lleva a cabo en las universidades o en torno aellas. Así, permite que las instituciones describan y publiquen los proyectos de investigación

por Internet y que los productos relacionados con dicha labor de investigación puedan serobjeto de licencias, puedan ser comprados o descargados en línea. Este sistema estádisponible en 30 universidades canadienses.

La Waterloo University, a través de una serie de programas de asociación einvestigación menos formales, ha posibilitado la transferencia de tecnología a la región de laWaterloo University y ha contribuido a la formación de varias empresas derivadas. En este

caso, y siempre a través de la investigación básica, la innovación ha cobrado un gran auge.La actividad derivada de la transferencia de tecnología se documentó mediante procesos de



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protección de propiedad intelectual y la transferencia contractual de los derechos. Estasempresas derivadas surgieron ya en la década de 1980. Actualmente existen 294 empresasderivadas de la Waterloo University. Sobre la base de un análisis econométrico realizado porPriceWaterhouseCoopers, en cuyo marco se realizó una encuesta a 18 de las 30 empresasseleccionadas, 10 indicaron que la empresa no existiría de no ser por la Waterloo University.

En términos económicos, estas empresas representan más de 500 millones de dólaresestadounidenses en ingresos, han pagado más de $ 2,4 millones en impuestos locales y haninvertido más de $ 54,4 millones en edificios, maquinarias, equipos y programas informáticos

para sus operaciones locales.

II) Segundo caso: Factores/Elementos del éxito: El Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston (Estados Unidos de América).

La Oficina de Licencias Tecnológicas del MIT es una de las oficinas universitarias queregistra mayor actividad en lo que respecta a la obtención de patentes y concesión de licenciasen los Estados Unidos. El MIT ha tenido en su cartera más de 1.000 patentes concedidas en

los Estados Unidos, muchas de ellas con patentes equivalentes en el exterior. En cada uno delos últimos cinco años, han obtenido más de 100 patentes en los Estados Unidos y hanfirmado entre 60 y 100 acuerdos de opción y de concesión de licencias. En un estudiorealizado por el Bank of Boston con el fin de evaluar las repercusiones de la labor de una solauniversidad de investigación en la economía de un país, se constató que existen 4.000empresas relacionadas con el MIT, las cuales emplean a 1.100.000 personas y realizan ventasmundiales anuales por $ 232 mil millones de dólares estadounidenses, lo cual prácticamenteequivale a un producto bruto interno de $ 116 mil millones, que es un poco menos que el PIBde Sudáfrica y más que el PIB de Tailandia.

Los funcionarios de la oficina de licencias tecnológicas del MIT proceden a identificarlas tecnologías que sean potencialmente convenientes para las nuevas empresas:generalmente tecnologías de punta en nuevos mercados, con una amplia gama de potencialesaplicaciones, y, por lo general, un inventor interesado en fundar una empresa. El fundador

podrá tener o no la intención de dejar la universidad para formar parte de la dirección de laempresa. Seguidamente, presentarán la tecnología a los potenciales inversores (normalmente,aunque no siempre, inversores de riesgo), cuyos esquemas de inversión parezcan adecuarse ala circunstancia. Así pues, le corresponderá a los inversores (por lo general conjuntamentecon el fundador) elaborar una estrategia de negocios para la empresa y “fundar” formalmentela empresa. El mecanismo formal a través del cual el MIT transfiere su tecnología a laempresa es un acuerdo de licencia. En ese acuerdo se establece la propiedad intelectual que

se transfiere, las metas que deberá cumplir la empresa (que a menudo incluye los montosmínimos de capital que deberán aportarse) así como las condiciones de las regalías. Amenudo el MIT toma acciones de la empresa “en reemplazo parcial de regalías”.

Normalmente sus licencias también incluyen el pago de ciertos derechos de licencia y regalías periódicas.

Cuando a la oficina de tecnología y licencias del MIT se le preguntó si algunauniversidad ha logrado lo que ellos habían logrado, esta respondió: “Comience contratando

personas extraordinarias, luego formule políticas claras y bien estructuradas, y un procesosimplificado. Sin embargo, para comenzar es preciso contar con una suma de dinero parainvertir en la solicitud de patentes y para formar una cartera de patentes. No espere recuperar

su inversión hasta dentro de cinco años o más.”



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Entre los factores que influyen en el éxito de las oficinas de transferencia de tecnología,se han señalado los siguientes:

• Tecnología adecuada en abundancia provista por los investigadores, así como uncuerpo docente con espíritu emprendedor.

• Políticas claras, bien elaboradas y sistemáticamente aplicadas.• Un firme respaldo de la administración superior del MIT, comprometida con el

proceso de transferencia de tecnología.

• Un procedimiento de divulgación y revisión de la invención muy simplificado, que“reduce los obstáculos” para que los investigadores puedan presentar sus invenciones.

• Un equipo de funcionarios encargados de la concesión de licencias, que hayanrecibido capacitación técnica, que cuenten con experiencia en el ámbito de laindustria, que conozcan el funcionamiento del instituto y de la industria, que se sientan

plenamente satisfechos al “cerrar un trato” dentro del marco normativo de lainstitución, la mayoría de los cuales ya ha negociado efectivamente docenas delicencias (algunos más de 100) para que, por lo tanto, sean capaces de proponerdiferentes soluciones alternativas para sortear los obstáculos y abriguen expectativasrealistas.

• Procedimientos sencillos de concesión de licencias y la habilidad para “sellar acuerdosen la mesa de negociaciones”.

• La mayoría de los acuerdos se pueden firmar en la Oficina de Licencias Tecnológicassin necesidad de revisiones adicionales.

• Existencia de clima empresarial en el área de Cambridge/Boston. Las nuevasempresas se benefician con la presencia de un gran número de incipientes empresas decapital de riesgo (no todas cuentan con oficinas en la zona, pero todas la vistan confrecuencia); muchos consultores y ejecutivos experimentados; cientos de “modelos

de conducta” (tanto en el recinto universitario como en la zona) que han contribuido acrear empresas anteriormente; incubadoras locales (incluso fuera del MIT), y unaserie de “foros de capitales de riesgo” y clubes relacionados con la creación de redescomerciales, con especial mención del MIT Enterprise Forum (Foro Empresarial delMIT). La oficina de licencias tecnológicas del Instituto Tecnológico de Massachusettsno pueden atribuirse el mérito de todas estas circunstancias, pero constituyen unámbito propicio para las presentaciones.

Conclusiones

La transferencia de tecnología requiere de una selección representativa de aptitudes en

varias disciplinas y forma parte del proceso esencial de generación de ingresos. Para poderoperar de manera viable, ese proceso necesita estar respaldado por una política nacional y, anivel institucional, requiere de incentivos. Las patentes y la información derivada de lasmismas son herramientas fundamentales para el procedimiento de transferencia de tecnologíade las universidades al sector privado. Promover la protección y la explotación de losderechos de propiedad intelectual de las universidades y de las entidades públicas deinvestigación no sólo implica fomentar las investigaciones por parte del cuerpo docente y delos estudiantes sino también establecer la mejor manera de procurar clientes comerciales sindejar de velar por el interés público. Llevará algún tiempo resolver muchas de las inquietudeso problemas que plantea el mantenimiento de un equilibrio entre la protección de la propiedadintelectual y el acceso público. El hecho de que las entidades públicas de investigaciónrecurran cada vez más a distintas fuentes de financiación, incluso del sector privado, de que seterceriza parte de la investigación, y de que la sociedad exige que se obtengan mayores



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es determinante”. Asimismo, el Tribunal Federal de Apelaciones resolvió que: “El correctoenfoque de la cuestión no pasa por considerar el carácter no lucrativo de la Duke University,sino el legítimo negocio en el que participa esta institución y si la utilización se llevó a cabo

para desplegar una mera actividad ociosa, satisfacer una curiosidad desinteresada o con un finestrictamente filosófico.” Por consiguiente, el tribunal ha interpretado que están permitidas

las investigaciones llevadas a cabo con fines puramente filosóficos para constatar si unainvención funciona efectivamente como tal, pero que el más mínimo propósito comercial serámotivo suficiente para que quien utilice la invención no pueda ampararse en la exención. 10 En virtud de ello, la cuestión respecto de la exención con fines de investigación en los EstadosUnidos aún debe ser resuelta por la Corte Suprema.

La actual legislación europea permite tanto el uso privado con fines no comercialescomo el uso por las instituciones educativas con fines experimentales. El Convenio sobre laPatente Europea se remite a las leyes nacionales respecto de las cuestiones relativas a lasinfracciones, que es el ámbito en el cual se plantean las mayores controversias en torno aexcepción de la investigación, aún cuando la norma aplicable es el artículo 27.b) del

Convenio sobre la Patente Comunitaria. En este artículo se establece que “los derechosconferidos por la patente comunitaria no se extenderán a “los actos realizados con carácterexperimental que se refieran al objeto de la invención patentada”. En el Reino Unido, envirtud de la Ley de Patentes de 1977, art.60. 5, por uso privado se entienden los actosrealizados en privado y con fines no comerciales, y los actos realizados con finesexperimentales que constituyan el objeto de la invención. Disposiciones similares figuran enla Ley de Patentes de Alemania, art.11.

La exención con fines de investigación y las Disposiciones (reglamentarias) Bolar seutilizan en muchos países como normas para fomentar el desarrollo de la ciencia y latecnología. Las mismas permiten a los investigadores utilizar una invención patentada a losfines de realizar investigaciones, para así obtener una comprensión más cabal de la invención.Además, algunos países permiten que los fabricantes de medicamentos genéricos utilicen lainvención patentada para obtener la aprobación para su comercialización, por ejemplo, por

parte de las autoridades de salud pública, sin la autorización del titular de la patente y antes deque expire el plazo de protección de la misma. Los productores de medicamentos genéricos

pueden comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. Esta disposición sesuele denominar “excepción reglamentaria” o disposición “Bolar”.11 En el artículo 30 delAcuerdo sobre los ADPIC se aborda la cuestión en forma más general: “Los Miembros

podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, acondición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación

normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular dela patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.” 12

10 Murashige Kate, Patents and Research: an Uneasy Alliance, Artículo, Academic Medicine Vol. 77, N° 12 dediciembre de 2002 (parte 2:132)

11 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm02_s.htm12 § 271. Infracción de patentes, (e)

1) No constituye infracción producir, utilizar, ofertar a la venta o vender en el territorio de los Estados Unidos oimportar a los Estados Unidos una invención patentada (excepto los nuevos medicamentos veterinarios o los productos biológicos veterinarios ( por cuanto esos términos se utilizan en la Ley Federal de Productos Alimenticios,Medicamentos y Cosméticos y en la Ley del 4 de marzo de 1913) fabricados principalmente mediante el uso de ADNrecombinante, ARN recombinante, tecnología de hibridoma u otros procesos que entrañen técnicas específicas de

manipulación genética) solo para un uso que se relacione razonablemente con la obtención y presentación deinformación en virtud de una ley federal que reglamente la producción, utilización o venta de medicamentos o productos biológicos veterinarios.



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Los criterios que deben tomarse en consideración en virtud del Acuerdo sobre losADPIC son la explotación normal y el perjuicio injustificado. En el plano multilateral,también se ha sentado un precedente en una causa iniciada en el marco del mecanismo desolución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relativa a la

protección de los productos farmacéuticos por medio de una patente concedida en el Canadá,

en la cual el Grupo especial confirmó que la legislación canadiense se ajustaba al Acuerdosobre los ADPIC al permitir a los fabricantes de productos genéricos obtener la aprobación

para su comercialización por parte de las autoridades de salud pública, sin el permiso deltitular de la patente y antes de que expirase el plazo de protección de la misma. Los

productores de medicamentos genéricos pueden comercializar sus versiones tan pronto comoexpire la patente. En el caso del Canadá, esta flexibilidad está limitada solamente a laaprobación reglamentaria y no a la fabricación o al almacenamiento de productos patentados.

Por último, la exención con fines de investigación no está exenta de controversias. Sinembargo, hay cuestiones relacionadas con el tema que han acrecentado el descontento como,

por ejemplo, el patentamiento de los métodos de investigación. El actual debate internacional

en cuanto a la patentabilidad de los métodos de investigación tiene por causa la propianaturaleza del patentamiento de los métodos de investigación y las complicaciones originadasen el procedimiento. Se argumenta que el patentamiento de las herramientas de investigaciónlimita el intercambio fluido de información, aumenta los costos de las operaciones en lo queatañe a los acuerdos de transferencia de material, sobre todo en el campo de la biotecnología,y agrava el problema de la titularidad.13 Además, coartan el proceso de investigación en símismo atiborrando el procedimiento de investigación con invenciones patentadas y afectandola capacidad para llevar a cabo la investigación.

Conclusión

En esta sección se ha examinado la exención con fines de investigación y las patentes ycómo ello se relaciona con la investigación institucional y con las empresas de investigación.La exención con fines de investigación y las disposiciones Bolar se utilizan en muchos paísescomo disposiciones para promover el avance de la ciencia y la tecnología. Permiten a losinvestigadores utilizar una invención patentada para la investigación, a fin de comprender máscabalmente la invención. Además, algunos países permiten a los fabricantes demedicamentos genéricos utilizar la invención patentada para obtener la aprobación necesaria

para su comercialización, por ejemplo, por parte de las autoridades de salud pública, sin laautorización del titular de la patente y antes de que expire el plazo de protección.Actualmente, en los Estados Unidos, la controversia en torno a la exención con fines de

investigación referida específicamente a las universidades se encuentra pendiente deresolución por la Corte Suprema. En el plano multilateral, también se ha sentado un precedente en una causa, en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC,relativa a la protección de los productos farmacéuticos por medio de una patente concedida enel Canadá, en la cual el Grupo especial sostuvo que la legislación canadiense se ajustaba alAcuerdo sobre los ADPIC al permitir a los fabricantes de productos genéricos obtener laaprobación para su comercialización por parte de las autoridades de salud pública, sin quefuese necesario requerir el permiso del titular de la patente y aun antes de que expire el plazode protección de la misma. Este ámbito del Derecho de patentes ha dado lugar a unacontroversia originada por el patentamiento de los métodos de investigación.

13 Murashige Kate, Patents and Research: an Uneasy Alliance, Artículo, Academic Medicine Vol. 77 N° 12 dediciembre de 2002 (parte 2:132)



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IV. Normas técnicas y patentes

Normas técnicas y patentes (ejemplos, estudios de casos en la industria electrónica)

¿Qué son las normas técnicas?

Vivimos rodeados por normas técnicas. Casi todos los productos que existen en elmercado han sido desarrollados ajustándose a una o varias normas técnicas (llamadoscomúnmente “estándares”). Estas normas se conciben en la etapa de innovación de cada

producto. Tal como lo pueden sugerir las normas en materia de productos alimenticios o deautomóviles, la adecuación de los productos y servicios a las normas técnicas ofrece garantíassobre su calidad, su seguridad, su fiabilidad y sus efectos sobre el medio ambiente. Estocomprende la gestión de la propiedad intelectual en materia de tecnología.

Las normas técnicas son fundamentales para lograr una amplia aceptación de las nuevas

tecnologías en el mercado, especialmente en el campo de la electrónica y de lastelecomunicaciones. Las normas técnicas promueven el desarrollo de productos que seancompatibles entre sí aunque hayan sido fabricados por empresas competidoras. Nos permitensustituir una pieza de un determinado producto por otra pieza fabricada por un competidor.Reducen los costos de transacción al proporcionar una plataforma técnica uniforme yeconomías de escala para todas las empresas que desarrollan sus actividades en un áreatécnica específica. Aún con la aplicación de la política de exención del pago de regalías(véase más adelante), el beneficio de la normalización puede compensar con creces la pérdidade ingresos por regalías en determinados ámbitos de la tecnología, dado que garantizar unanorma de compatibilidad puede aumentar el volumen total del mercado.

La inclusión de la tecnología patentada en las normas técnicas

El conflicto potencial entre las patentes y las normas técnicas surge cuando la aplicaciónde una norma requiere la utilización de tecnologías protegidas por una o más patentes. Por unlado, el objetivo de un organismo de normalización, que generalmente está integrado porempresas interesadas en el desarrollo de la tecnología, es crear tecnologías normalizadas que

puedan ser ampliamente utilizadas en el mercado. Por otra parte, las empresas titulares dederechos de patente en el ámbito de que se trate tienen un interés económico en presionar paraque se adopte la tecnología desarrollada sobre la base de una norma técnica determinada que

ellas han patentado, con el fin de beneficiarse con el cobro de las regalías correspondientes.Por consiguiente, puede haber conflicto de intereses entre el titular de la patente y quienesutilicen o adopten la tecnología normalizada para sus propios productos.

Un ejemplo de organismo de normalización es la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (que establece las normaselectrónicas). Una comisión mixta de ambos organismos supervisa la política en materia de

patentes. Esta comisión tiene por objetivo, de conformidad con el mandato conferido a cadauna de dichas organizaciones y en estrecha cooperación con otras organizaciones que trabajanen áreas afines, promover acuerdos voluntarios en materia de cuestiones técnicas y operativasque garanticen la compatibilidad en el plano internacional. Estas normas a menudo contienen

requisitos que están comprendidos en una patente u otros derechos de P.I., así, si se analiza el principio, este consiste en garantizar la aplicación y utilización de las normas en todo el



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mundo, sobre una base justa y equitativa. La ISO y la Comisión Electrotécnica Internacionalreciben de los titulares de patentes, que por lo general han registrado su tecnología en la basede datos de la Comisión, una declaración en el sentido de que están dispuestos a concederlicencias a los solicitantes de todo el mundo en condiciones razonables y no discriminatorias.

Si bien el sistema de patentes y las actividades de normalización no son nuevos, lacomplejidad en torno a los derechos de patentes y a las normas técnicas ha venido suscitandonumerosos debates en los últimos tiempos. Esto puede obedecer a varias razones, entre lascuales cabe citar las siguientes:14 El número de normas relativas a las tecnologías patentadasestá aumentando, las empresas le atribuyen más importancia a los beneficios generados porsus derechos de propiedad intelectual a fin de competir a nivel internacional, y algunos casoscontrovertidos han puesto en conocimiento del público los problemas que suscita lainteracción entre las patentes y las normas técnicas. Además, un creciente número de patentesestán quedando comprendidas en una norma única debido a que la tecnología se torna cadavez más compleja.

Si el titular de una patente logra impedir la aplicación de la norma al denegar unalicencia o exigir regalías excesivas que tornen imposible para terceros la celebración de uncontrato de licencia, esto redundará, lógicamente, en detrimento del proceso de normalizacióntécnica. Para minimizar el riesgo de conflicto y velar por la difusión amplia y sin dificultadesde tecnologías normalizadas, la mayoría de los organismos de normalización han establecidosu propia política en materia de patentes.

En primer lugar, a fin de evitar posibles controversias, muchos organismos denormalización exigen que las partes que participan en el proceso de elaboración de normasdivulguen a los restantes miembros del organismo la información relativa a las patentes

pertinentes (y en algunos casos incluso las solicitudes de patente) que puedan comprender lanorma técnica que se examina, para que dicha información pueda tenerse en cuenta durante el

proceso de elaboración de normas.

En segundo lugar, si existe alguna patente (o solicitud de patente) que comprenda lanorma técnica que es objeto de examen, muchos organismos de normalización exigen a sutitular que acepte la concesión de licencias en términos razonables y no discriminatorios(licencias RAND) en caso de adoptarse la norma. Si el titular no acepta esa condición, lanorma objeto de examen no deberá adoptarse, y el organismo deberá volver a examinar lanorma. Algunos organismos de normalización, por ejemplo, el W3C, adoptaron una políticade concesión de licencias basada en la exención de regalías (RF, de las siglas de la expresión

inglesa “royalty free”), según la cual los titulares de patentes están obligados a concederserecíprocamente licencias exentas del pago de regalías. En otras palabras, el titular de la patente pone a disposición su tecnología, exenta del pago de regalías, a condición de que ellicenciatario ponga a disposición su tecnología patentada, la cual es necesaria para laaplicación de la norma, también libre del pago de regalías.

Cada organismo de normalización establece su propia política de patentes procurandolograr un equilibrio entre los costos y los riesgos, tanto para el titular de la patente como paralas otras partes. Se pueden establecer diferentes políticas en función de las distintascaracterísticas del organismo de normalización, tales como la tecnología en cuestión, las

partes intervinientes, las consecuencias para aquellos que no participen y la capacidad de la

14 The Guidelines for Implementation of ITU-T Patent Policy.http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/index.html



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problemas que actualmente enfrentan los organismos de normalización es cómo abordar eltema de las partes que no pertenecen al organismo.

[ Mancomunidad de patentes MPEG-2]

MPEG-2 es una tecnología normalizada que asegura la transmisión, el almacenamientoy la visualización eficaz de la señal de vídeo digital utilizada, por ejemplo, a través de lastransmisiones por satélite o compuyadora. A fin de garantizar una forma equitativa, razonabley no discriminatoria de acceder a la tecnología patentada incorporada en la norma, se creó unamancomunidad de patentes. De conformidad con los acuerdos de mancomunidad, lostitulares de las patentes concedieron una licencia de sus patentes relacionadas con el MPEG-2a un órgano administrativo, denominado MPEG LA.15 Dicho órgano ofrece una licencia que

permite el acceso a las tecnologías comprendidas en las patentes mancomunadas en lasmismas condiciones y con valores establecidos en una licencia única. Además, revisaconstantemente las nuevas tecnologías patentadas que merecen ser incluidas en el consorcio.La mancomunidad abarca más de 120 “patentes esenciales” y muchas más “patentes

relacionadas”.

Conclusión

La incorporación de tecnología patentada en las normas técnicas genera eventualesconflictos entre las patentes y tales normas. Esta situación se plantea cuando para laaplicación de las normas se necesita recurrir al uso de la tecnología protegida por las patentes.Si bien el sistema de patentes y las actividades de normalización no son nuevos, entrañan una