master thesis: the life after roche primus i (dutch)
TRANSCRIPT
het leven na roche/primus IDe betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus Ivoor de grensoverschrijdende octooipraktijk.
MasterscriptieLars Braams
Naam: L.J. Braams
Studentnummers: 1251006 (emp.)
429639 (anr.)
Begeleider: prof. mr. L. Strikwerda
Tweede beoordelaar: mr. C.B.M.C. Zegveld
Faculteit: Tilburg Law School
Masteropleiding: rechtsgeleerdheid
Departement: privaatrecht
Datum van afstuderen: 11 juli 2014
het leven na roche/primus IDe betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus Ivoor de grensoverschrijdende octooipraktijk.
'Voor het vaststellen van het concrete recht tussen partijen is niet
rechtstoepassing het juiste woord, ook niet rechtsvorming- of schepping,
doch het oude woord rechtsvinding. Het recht is er, doch het moet
worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe' (P. Scholten)
Voorwoord
In april 2013 las ik nietsvermoedend de Ars Aequi en stuitte op een artikel van de heer Th.C.J.A
van Engelen over grensoverschrijdend procederen in IE-zaken. Het originele exemplaar ligt nog
in mijn boekenkast vol met vraagtekens in de kantlijn. Vragen die de afgelopen zes maanden
veranderd zijn in antwoorden, nieuwe inzichten en ook nieuwe vragen. Het schrijven van deze
scriptie bood mij de gelegenheid om mij te verdiepen in een specialistisch onderwerp. Een
onderwerp met een nationale, Europese en internationale dimensie. Een driedimensionaal
speelveld waar - met het oog het huidige WK voetbal - verschillende actoren een wenselijk
resultaat nastreven. Een speelveld op het snijvlak van twee rechtsgebieden. Een speelveld
genaamd 'de grensoverschrijdende octrooipraktijk'.
In de zomermaanden van 2013 had ik de vrijheid om mijzelf meer in te lezen in de materie.
Gedurende het najaar van 2013 heb ik met behulp van het vak leeronderzoek mijn invalshoek
bepaald. Uiteindelijk startte in januari 2014 het daadwerkelijke onderzoekstraject onder
begeleiding van de heer L. Strikwerda. Het onderzoekstraject liep parallel aan de vakken
intellectueel eigendomsrecht en internationaal privaatrecht. Dit zorgde voor een positieve
wisselwerking tussen mijn onderzoek en de vereiste vakkennis. Bepaalde onderwerpen uit de
colleges kon ik direct verwerken in mijn scriptie en bepaalde gedachtes die ontstonden tijdens het
schrijfproces zag ik terug in de colleges.
Deze scriptie is geschreven voor zowel rechtenstudenten als afgestudeerde juristen. Studenten
kunnen deze scriptie gebruiken als inspiratiebron voor het schrijven van papers of scripties.
Afgestudeerde juristen kunnen deze scriptie gebruiken om te reflecteren op hun eigen kennis.
Aangezien het onderwerp van deze scriptie slechts beknopt wordt besproken in de meeste
handboeken hoop ik dat iedereen er iets van kan leren en dat mijn analyses de gedachte kunnen
scherpen.
Rest mij nog een aantal mensen te bedanken. Allereerst en in het bijzonder mijn begeleider de
heer L. Strikwerda. Een meer ervaren en deskundige begeleider had ik niet kunnen wensen. U
heeft mij de kracht, maar ook de beperkingen van ons enige instrument - de taal - daadwerkelijk
laten inzien. Ten tweede mevrouw C.B.M.C. Zegveld voor het lezen en beoordelen van mijn
scriptie in tweede instantie. Vervolgens wil ik Walter Bouwman, Niamh Akkermans en Ricardo
Belluz bedanken voor het kritisch lezen van de conceptversie en dit van commentaar te voorzien.
Tot slot wil ik de mensen bedanken die voor mij het meest belangrijk zijn, namelijk mijn familie en
mijn vriendin Tamara Bouwman. Dank voor het accepteren van mijn afwezigheid als ik weer eens
een avond doorwerkte, dank voor alle stimulerende woorden en dank voor alle steun.
Woerden, juni 2014
Lars Braams
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I Inleiding .................................................................................................................... 1
1 Probleemanalyse ................................................................................................................... 1
2 Doelstelling ............................................................................................................................ 2
3 Onderzoeksvraag .................................................................................................................. 3
4 Methoden en bronnen ........................................................................................................... 3
5 Afbakening en terminologie ................................................................................................... 3
6 Maatschappelijke relevantie .................................................................................................. 4
7 Wetenschappelijke relevantie ................................................................................................ 4
Hoofdstuk II IPR en IE ................................................................................................................... 5
1 Ipr ........................................................................................................................................... 5
1.1 Pijlers van het ipr ........................................................................................................... 5
1.2 EEX-Vo .......................................................................................................................... 6
1.2.1 Verhouding tot andere bronnen................................................................................. 7
1.2.2 Art. 6 EEX-Vo: forum connexitatis ............................................................................. 7
1.2.3 Art. 5 lid 3 EEX-Vo: het forum delicti ......................................................................... 8
1.2.4 Art. 22 lid 4 EEX-Vo: het forum registrationis............................................................ 8
1.2.5 Art. 31 EEX-Vo .......................................................................................................... 9
1.2.6 Verschillende gradaties van samenhang ................................................................ 10
2 IE-recht ................................................................................................................................ 10
2.1 (Supra)nationaal recht? ............................................................................................... 11
2.2 Octrooirecht ................................................................................................................. 11
2.2.1 Verleningsprocedure ............................................................................................... 12
2.2.2 Handhaving .............................................................................................................. 12
Hoofdstuk III De ontwikkelingen tot Roche/Primus I ................................................................ 14
1 Grensoverschrijdend optreden ............................................................................................ 14
1.1 Lincoln/Interlas (ook wel: Focus-veilig arrest) ............................................................. 14
1.1.1 Casus ....................................................................................................................... 15
1.1.2 Oordeel HR .............................................................................................................. 15
1.1.3 Oordeel BenGH ....................................................................................................... 16
1.1.4 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 16
1.2 Philips/Postech ............................................................................................................ 17
1.2.1 Casus ....................................................................................................................... 17
1.2.2 Oordeel HR .............................................................................................................. 17
1.2.3 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 18
2 Rechtsmacht Nederlandse rechter: 'spin in het web' .......................................................... 19
2.1 Kalfelis/Schröder ......................................................................................................... 19
2.1.1 Casus ....................................................................................................................... 19
2.1.2 Oordeel HvJ ............................................................................................................. 20
2.1.3 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 20
2.2 EGP/ Boston Scientific ................................................................................................ 21
2.2.1 Casus ....................................................................................................................... 21
2.2.2 Oordeel gerechtshof ................................................................................................ 21
2.2.3 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 22
Hoofdstuk IV Roche/Primus I ..................................................................................................... 24
1 Casus ................................................................................................................................... 24
2 Geding in feitelijke instanties ............................................................................................... 24
3 Oordeel HR .......................................................................................................................... 25
4 Prejudiciële vragen .............................................................................................................. 26
5 Prejudiciële antwoorden ...................................................................................................... 26
6 Het arrest nader beschouwd ............................................................................................... 27
7 Gat/Luk ................................................................................................................................ 27
8 Commentaar ........................................................................................................................ 28
9 Normen-/ beoordelingskader ............................................................................................... 29
Hoofdstuk V Arresten na Roche/Primus I ................................................................................. 30
1 Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen ............................................................................... 30
1.1 Argumenten pro ........................................................................................................... 30
1.2 Argumenten contra ...................................................................................................... 32
2 Freeport ............................................................................................................................... 32
2.1 Argumenten pro ........................................................................................................... 33
2.2 Argumenten contra ...................................................................................................... 35
3 Painer................................................................................................................................... 36
3.1 Argumenten pro ........................................................................................................... 36
3.2 Argumenten contra ...................................................................................................... 37
4 Solvay .................................................................................................................................. 39
4.1 De eerste prejudiciële vraag ....................................................................................... 39
4.2 De tweede prejudiciële vraag ...................................................................................... 39
4.3 Argumenten pro ........................................................................................................... 40
4.4 Argumenten contra ...................................................................................................... 41
Hoofdstuk VI Conclusie ............................................................................................................... 42
1 Het leven na Roche/Primus I ............................................................................................... 42
2 Alles overziend .................................................................................................................... 44
3 Toekomstperspectief ........................................................................................................... 44
Literatuurlijst ................................................................................................................................. 46
Bijlage A: illustratie van de fundamenten van de grensoverschrijdende octrooipraktijk ... 53
Bijlage B: artikelnummering onder de EEX-Vo herschikking ................................................. 54
Bijlage C: procesverloop Roche/Primus I ................................................................................. 55
Samenvatting
Het intellectuele eigendomsrecht kenmerkt zich door een sterk internationaal karakter. Dit leidt tot
een groot aantal grensoverschrijdende geschillen. Deze geschillen gaan gepaard met problemen
die moeten worden opgelost met behulp van het internationaal privaatrecht. Eén van die
problemen is de vraag naar de internationale jurisdictie van de rechter: welke rechter is bevoegd
om van het grensoverschrijdende geschil kennis te nemen? Deze vraag is inmiddels in vele
varianten voorgelegd aan het Hof van Justitie, wat tot een reeks van hersenkrakende arresten
heeft geleid. Deze arresten staan centraal in de onderzoeksvraag, luidende: wat is de betekenis
van de arresten gewezen na Roche/Primus I voor de Nederlandse cross-border praktijk in
octrooizaken anno 2014? Deze vraag is in zekere zin erg ingeperkt, maar bevat wel een aantal
aspecten die voor de reguliere jurist wellicht onbekend zijn. De hoofdstukken II en III bieden de
grondstof voor een begrip van deze terminologie en geven inzicht in de aard van de
problematiek.
In hoofdstuk II worden de fundamenten van zowel het internationaal privaatrecht als het
intellectuele eigendomsrecht uiteengezet. De meest relevante aspecten, zoals de EEX-
Verordening, worden nader belicht. Rechters van de aangesloten lidstaten kunnen - voor zover
de verordening formeel, materieel en temporeel van toepassing is - hun internationale
bevoegdheid ontlenen aan deze verordening. Art. 6 lid 1 EEX-Verordening biedt de eiser de
mogelijkheid om meerdere gedaagden gelijktijdig voor hetzelfde gerecht te dagen. Hieraan zijn
echter enkele voorwaarden verbonden. De inhoud en interpretatie van deze voorwaarden is tot
op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Hoofdstuk III geeft inzicht in de
ontstaansgeschiedenis van deze discussie. Vanaf het bekende Interlas-arrest, via de
zogenaamde 'spin in het web'-leer, eindigt men uiteindelijk bij het begin van hoofdstuk IV, waar
het arrest Roche/Primus I centraal staat.
Het arrest Roche/Primus I is gewezen naar aanleiding van een prejudiciële vraag ter zake van
art. 6 lid 1 EEX-Vo. Deze uitspraak (in combinatie met het arrest Gat/Luk) heeft grote
consequenties voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De Nederlandse rechter kan immers
sinds deze uitspraken minder makkelijk zijn bevoegdheid ontlenen aan de EEX-Verordening. Het
Hof van Justitie heeft met andere woorden de toepassingsmogelijkheden van de EEX-
Verordening ingeperkt. Dit heeft geleid tot veel kritiek, met name afkomstig uit de hoek van het
intellectuele eigendomsrecht. Behalve kritiek leidt Roche/Primus I ook tot een speurtocht. Een
speurtocht waarin de grenzen van de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Verordening worden
afgetast. Deze speurtocht resulteert in een aantal interessante zaken die centraal staan in
hoofdstuk V.
De arresten gewezen na Roche/Primus I worden in hoofdstuk V uitvoerig geanalyseerd. Op basis
van deze analyse wordt vastgesteld of de mogelijkheden voor de Nederlandse octrooirechter om
zijn bevoegdheid te ontlenen aan de EEX-Verordening sinds Roche/Primus zijn toe- of
afgenomen. In hoofdstuk VI wordt geconcludeerd dat deze mogelijkheden enigszins zijn
toegenomen. Opvallend is dat deze toename niet plaatsvindt over de band van art. 6 lid 1 EEX-
Vo, maar over de band van art. 31 EEX-Verordening.
Lijst van afkortingen
AA Ars Aequi
aant. aantekening
A-G advocaat-generaal
afl. aflevering (issue)
BIE Bijblad bij De Industriële Eigendom
BVIE Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
BenGH Benelux-Gerechtshof
BMW Eenvormige Beneluxwet op de merken
BW Burgerlijk Wetboek
concl. conclusie
d.d. de dato
diss. dissertatie
EEG Europese Economische Gemeenschap
EEX-Verdrag Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(Europees Executieverdrag)
EEX-Vo Europese Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken (Brussel I)
EG Europese Gemeenschap
EG-Verdrag Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
EOB Europees octrooibureau
EOV Europees Octrooiverdrag
EU Europese Unie
EU-Verdrag Verdrag betreffende de Europese Unie (ook wel: VEU)
EOB Europees Octrooi Bureau
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
HR Hoge Raad
HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HvJ EU Hof van Justitie van de Europese Unie
IE Intellectuele Eigendom
IEF IE-forum (www.IE-forum.nl)
IER Intellectuele Eigendom & Reclamerecht
ipr Internationaal privaatrecht
jo. juncto
losbl. losbladige uitgave
m.nt. met noot van
NIPR Nederlands Internationaal Privaatrecht. Repertorium op verdragenrecht,
wetgeving, rechtspraak en literatuur
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NJB Nederlands Juristenblad
p. pagina('s)
PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbEU Publicatieblad van de Europese Unie
TCR Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Rb. rechtbank
red. redactie
Rome-II Verordening (EG) 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op
niet-contractuele verbintenissen (PbEU 2007, L 199)
ROW 1995 Rijksoctrooiwet 1995
Trb. Tractatenblad
TRIPs-Verdrag Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UPC Unified Patent Court
UvA Universiteit van Amsterdam
VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
VU Vrije Universiteit Amsterdam
www world wide web
1
Hoofdstuk I Inleiding
Denkt u zich eens in: een Engels bedrijf (A) heeft een Europees octrooi voor vier landen
aangevraagd, te weten: Engeland, Nederland, Duitsland en Spanje. Bedrijf B (Nederlands) en
bedrijf C (Spaans) brengen ieder in eigen land producten op de markt die inbreuk maken op het
octrooirecht van bedrijf A. Het Engelse bedrijf, de octrooihouder, is statutair gevestigd in
Nederland en alle goederen van dit bedrijf bevinden zich ook in Nederland. Kan de octrooihouder
nu alle gedaagden voor bijvoorbeeld het Nederlandse gerecht slepen? En hoe zit het indien
bedrijf B en C in meerdere landen inbreuk maken op het octrooirecht van A, door bijvoorbeeld het
produceren en/of verkopen van inbreukmakende goederen in zowel Nederland, als Engeland, als
Duitsland en Spanje? Mag de eiser in een dergelijk geval kiezen naar welk gerecht hij stapt, mag
hij met andere woorden gaan forumshoppen?
1 Probleemanalyse Het bovenstaande voorbeeld illustreert zowel het internationale karakter van het intellectuele
eigendomsrecht als de jurisdictievragen die in een dergelijke situatie kunnen rijzen. Het aantal
geschillen inzake intellectuele eigendom (IE) met grensoverschrijdende aspecten heeft de
afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Dit is met name te danken aan de overgang van
analoge naar digitale opslag en verspreiding van informatie en de significante expansie van het
internet.1 De rechtspraak in het IE-recht kenmerkt zich dientengevolge eveneens door
internationale elementen. Een groot aantal van die internationale elementen wordt beheerst door
het internationaal privaatrecht. Deze scriptie ligt derhalve ook op het kruispunt van twee
rechtsgebieden, het internationaal privaatrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Het IE-
procesrecht wordt al enige tijd als volwaardige subdiscipline beschouwd.2 Mijns inziens kan men
dat tegenwoordig ook zeggen over het IE-IPR. De publicaties op dit gebied nemen immers steeds
serieuzere vormen aan.3 Ook zijn er in de loop der jaren steeds meer organisaties ontstaan en
comités opgericht die zich bezighouden met deze subdiscipline.4
Zoals hierboven aangegeven kenmerkt de rechtspraak in het IE-recht zich door veel
internationale elementen. Een van die elementen is het internationale jurisdictierecht, onderdeel
van het internationale privaatrecht. De Nederlandse rechter baseert zijn internationale jurisdictie
veelal op de EEX-Verordening (EEX-Vo). De interpretatie van deze verordening is in handen van
het Hof van Justitie (art. 267 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). De
afgelopen jaren heeft het HvJ zich meerdere malen uitgelaten over art. 6 EEX-Vo, al dan niet in
combinatie met, althans onder verwijzing naar andere artikelen uit de EEX-Vo.5 Art. 6 EEX-Vo
biedt de eiser de mogelijkheid om gelijktijdig meerdere verweerders voor hetzelfde gerecht te
dagen. Dit artikel is daarmee een belangrijk element van de zogenaamde grensoverschrijdende
octrooipraktijk, ook wel bekend als de cross-border praktijk in octrooizaken. Dit is een op drie
pijlers gestoelde praktijk waarin Nederlandse (Haagse) rechters (veel) beslissingen geven waarin
met toepassing van buitenlands recht inbreuken op Europese octrooien worden beoordeeld en
ter zake grensoverschrijdende verboden worden opgelegd. De cross-border praktijk in
octrooizaken vindt zijn grondslag in de volgende drie pijlers, de Interlas-regel, het systeem van de
1 Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252.
2 Visser, NJB 2013/788, p. 979.
3 Van Engelen 2007; Schaafsma 2009; Fawcett & Torremans 2011; Basedow e.a. 2013.
4 Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252-235, 264.
5 HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I); HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05, Jur. 2006,
p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen); HvJ EG 11 oktober 2007, C-98/06, Jur. 2007, p. I-8319, NJ 2008/80 (Freeport/Arnoldsson); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, NJ 2013/66 (Painer).
2
EEX-Vo en het Europees Octrooiverdrag (EOV).6 Het is dus niet een juridische term, doch een in
de praktijk en doctrine ontwikkelde term voor het aanduiden van een bepaalde praktijk of
handelswijze (zie bijlage A ter illustratie).
In 2006 heeft het HvJ zich in Roche/Primus I uitgesproken over de betekenis van art. 6 lid 1 EEX-
Vo. Op dezelfde dag sprak het HvJ zich in Gat/Luk uit over art. 22 lid 4 EEX-Vo. De
commentatoren verschilden destijds van mening over de precieze betekenis van deze arresten.
Thans is men het erover eens dat het HvJ met de arresten Roche/Primus I en Gat/LuK de deur
voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk op een kier heeft gezet.7 Sinds 2006 heeft het HvJ
zich in een aantal arresten uitgelaten over steeds een deelaspect van deze praktijk. Hieruit
hebben commentatoren wederom hun eigen conclusies getrokken. Grofweg lijkt het erop dat het
HvJ in deze arresten de deur voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk weer wat wijder heeft
open gezet.8 De commentatoren interpreteren de bewoordingen van het HvJ ieder op hun eigen
manier en dat maakt het onderwerp juridisch relevant. De moeilijkheid schuilt in de interpretatie
van deze arresten. Het HvJ laat zich immers niet direct uit over de cross-border praktijk als
zodanig, maar slechts over een concrete prejudiciële vraag die veelal slechts een deelaspect van
deze praktijk omvat. Wat de huidige stand van zaken met betrekking tot de grensoverschrijdende
octrooipraktijk precies is moet dus worden afgeleid uit een aantal verschillende arresten die
veelal niet direct in elkaars verlengde liggen. Een diepgaand onderzoek ontbreekt in dit verband,
wat gezien het belang van dit onderwerp mijns inziens wel op zijn plaats is.
2 Doelstelling Het onderzoeksdoel van dit rechtswetenschappelijke onderzoek is beoordelen.
9 Er wordt een
oordeel uitgesproken over een situatie, te weten de betekenis van de arresten gewezen na
Roche/Primus I voor de cross-border praktijk in octrooizaken. Om tot deze beoordeling te komen
is het van belang allereerst een aantal zaken te beschrijven, te weten het theoretische kader en
de situatie vóór Roche/Primus I. De rechtspraak vóór Roche/Primus I wordt chronologisch
geordend en teruggebracht tot de harde kern. Deze systematische beschrijving is van belang om
een verklaring te vinden voor het opwerpen van de beperking in Roche/Primus I voor de
Nederlandse cross-border praktijk in octrooizaken. Vervolgens wordt het arrest Roche/Primus I
beschreven. Uit dit arrest wordt een hoofdregel gedestilleerd; het geldende recht de dato (d.d)
Roche/Primus I. Deze hoofdregel dient als normenkader bij de beoordeling van het huidige
standpunt van het HvJ. Om dit huidige standpunt te achterhalen worden de arresten gewezen na
Roche/Primus I eveneens beschreven. De beoordeling richt zich op het in kaart brengen van
terra incognita. Het oordeel kan luiden dat de arresten na Roche/Primus I geen betekenis hebben
voor de Nederlandse cross-border praktijk (wat niet in de lijn der verwachting licht, gelet op de
gepubliceerde literatuur).10
Luidt het oordeel dat de arresten wel betekenis hebben voor de cross-
border praktijk, dan wordt uiteengezet welke betekenis. Wellicht wordt een tendens in de
jurisprudentie gewezen na Roche/Primus I ontdekt op basis waarvan een voorspellend oordeel
voor de toekomst kan worden gegeven. Als voorschot op de conclusie wordt hier alvast
opgemerkt dat de mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk inderdaad zijn
toegenomen na Roche/Primus I. Het gaat echter mijns inziens te ver om te zeggen dat het HvJ is
teruggekomen van zijn standpunt uit Roche/Primus I. Het ligt mijns inziens ook niet in de lijn der
verwachting dat het HvJ hierop expliciet zal terugkomen.
6 Gielen, NJ 2013/67.
7 Hoorneman 2012, p. 1-3; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788, p. 980.
8 Hoorneman 2012, p. 1; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788; Zilinsky, TCR 2013, p. 149.
9 IJzermans & van Schaaijk 2007, p. 13-15.
10 Van Engelen, AA 2013, p. 271.
3
3 Onderzoeksvraag Wat is de betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus I voor de Nederlandse cross-
border praktijk in octrooizaken anno 2014? Nauw verbonden met deze vraag is de vraag of het
HvJ in deze arresten is teruggekomen van zijn oordeel in Roche/Primus I. Een bevestigend
antwoord op de laatste vraag impliceert in beginsel een positieve betekenis (stimulans) als
antwoord op de eerste vraag.
4 Methoden en bronnen In deze paragraaf worden de methodische keuzes onderbouwd. Dit stelt de lezer in staat om de
gehanteerde werkwijze te reconstrueren. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de
(intersubjectieve) waarheidseis van de gevonden kennis.11
De onderhavige scriptie is tot stand
gekomen door middel van enerzijds literatuuronderzoek en anderzijds theoretisch onderzoek.
Door middel van deze combinatie is de rechtswetenschappelijkheid van het onderzoek in potentie
gewaarborgd.12
Op basis van literatuuronderzoek is allereerst de benodigde informatie
verzameld. De informatie die in deze scriptie is gebruikt is afkomstig uit zowel primaire als
secundaire bronnen. De primaire bronnen betreffen in het bijzonder de EEX-Vo, alsmede
arresten van de Hoge Raad (HR) en het HvJ. Er is gekozen voor uitspraken afkomstig van deze
colleges vanwege enerzijds het gezag dat aan deze uitspraken toekomt en anderzijds de (te)
grote hoeveelheid aan uitspraken van lagere gerechten. De secundaire bronnen betreffen een
aantal handboeken, wetenschappelijke artikelen en annotaties geschreven naar aanleiding van
de arresten die in dit onderzoek centraal staan. Bij het gebruik van alle bronnen is allereerst
nagegaan of de auteur gezaghebbend is en of de informatie objectief, betrouwbaar, volledig,
nauwkeurig en actueel is. De aard en complexiteit van het onderwerp rechtvaardigen een
overwegend beschrijvend karakter van de hoofdstukken twee, drie en vier. Wil men immers de
problematiek ten volle begrijpen, dan dient men zich bewust te zijn van zowel de verscheidenheid
en onderlinge verbondenheid van de verschillende facetten van het theoretische kader als van de
verschillende aspecten van de ontstaansgeschiedenis.
Om het onderzoeksdoel te verwezenlijken is eveneens theoretisch onderzoek verricht. In de
eerste plaats zijn de gebruikte teksten geïnterpreteerd. In de hoofdstukken drie en vier wordt elk
arrest 'nader beschouwd'. Op basis van de bewoordingen van het betreffende college en
secundaire bronnen wordt het arrest geïnterpreteerd. Zodoende wordt de betekenis van dit arrest
voor de onderhavige doctrine aan het licht gebracht. Ten tweede wordt, met behulp van deze
interpretatie, een hoofdregel geconstrueerd uit het arrest Roche/Primus I. Deze hoofdregel wordt
gedefinieerd als 'de stand van het geldende recht d.d. Roche/Primus I'. Deze hoofdregel wordt in
hoofdstuk vijf als een soort 'negatief' gelegd over de arresten gewezen na Roche/Primus I, om
zodoende te beoordelen welke betekenis deze arresten hebben voor de grensoverschrijdende
octrooipraktijk.
5 Afbakening en terminologie De betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus I voor andere rechtsgebieden, zoals het
merkenrecht, valt - gelet op de onderzoeksvraag - buiten de scope van dit onderzoek. De
grensoverschrijdende octrooipraktijk (zoals beschreven in paragraaf 1) staat ook wel bekend als
de cross-border praktijk in octrooizaken. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter om
grensoverschrijdende verboden op te legen (de zgn. Interlas-regel) is een onderdeel van deze
praktijk en geen synoniem ervan. Op grond van de Interlas-regel kan men bij de Nederlandse
rechter een pan-Europees verbod vorderen wegens inbreuken op een Europees octrooi. In de
literatuur worden deze verboden ook wel cross-border injunctions of pan-European injunctions
11
Herweijer 2003, p. 27-28. 12
IJzermans & van Schaaijk 2007, p. 6-7.
4
genoemd.13
Het opleggen van een grensoverschrijdend verbod is dus gelijk aan het toepassen
van de Interlas-regel. Dit laatste wordt in deze scriptie ook wel aangeduid als het
'grensoverschrijdend optreden' van de rechter. Let wel, wil de rechter een dergelijk verbod
opleggen, dan zal hij eerst rechtsmacht/jurisdictie moeten hebben (bevoegd moeten zijn om
kennis te nemen van die vordering). De bevoegdheid van de rechter in de zin van rechtsmacht
moet dus onderscheiden worden van de bevoegdheid tot het opleggen van grensoverschrijdende
verboden. In dit onderzoek staat de rechtsmacht die de rechter ontleent aan de EEX-Vo centraal.
Wanneer in deze scriptie wordt verwezen naar de EEX-Vo wordt de verordening met nr. 44/2001
bedoeld. Per 1 januari 2015 zal een herschikking inwerking treden met nr. 1215/2012. In bijlage B
bevindt zich een tabel waarin de (relevante) corresponderende artikelnummers onder de
herschikking zijn opgenomen. Dit onderzoek spitst zich zoveel mogelijk toe op de ontwikkeling in
het kader van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Artikel 6 lid 1 EEX-Vo is als het ware de hoofdweg van dit
onderzoek. Soms wordt deze weg gekruist door zijwegen en stoplichten (denk aan Gat/Luk), daar
wordt kort bij stilgestaan. Kleine ongemakken zoals grind op de weg en slecht zicht blijven buiten
beschouwing.
6 Maatschappelijke relevantie De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst wordt getracht op een
begrijpelijke manier de regels van het ipr te koppelen aan de regels van het IE-recht. Zoals in de
probleemanalyse al aan bod kwam is het IE-recht onderhevig aan een proces van globalisering.
Dit leidt vaak tot ingewikkelde juridische vraagstukken. Dit onderzoek kan als hulpmiddel dienen
bij het vinden van de juiste weg naar de juiste rechter.
Daarnaast kan dit onderzoek duidelijk maken of de cross-border praktijk in octrooizaken aan een
tweede leven kan beginnen. In 2006 is de deur immers redelijk dicht getimmerd door het HvJ,
wellicht staat deze deur nu weer op een kier. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal de Nederlandse
rechtspraktijk een (nog) drukke(re) agenda krijgen.
7 Wetenschappelijke relevantie In dit onderzoek wordt een systematisering van de rechtspraak van het HvJ aangebracht. Deze
systematisering kan bijdragen aan de discussie in de rechtswetenschap over de leer uit
Roche/Primus I. Vervolgens vindt een kritische beoordeling van de beschrijving van deze
rechtspraak plaats. Er worden in vakbladen en forums voortdurend meningen geuit over het
huidige standpunt van het HvJ in dit verband. Er is echter nog geen solide
rechtswetenschappelijk onderzoek verricht naar deze leemte op de wetenschappelijke kaart. De
artikelen die een standpunt innemen in deze discussie zijn mijns inziens te summier gemotiveerd
en verdienen een kritische blik. In dit onderzoek wordt een overtuigende argumentatie
geconstrueerd, waaruit geconcludeerd kan worden of het HvJ tot een omslag is gekomen.
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek een voorspellend oordeel worden gegeven over een
eventuele expliciete omslag van het HvJ in de nabije toekomst. De rechtswetenschap heeft hier
ook baat bij, omdat dit een aanleiding kan zijn tot het doen van nader onderzoek.
13
De Wit, IER 2006/75.
5
Hoofdstuk II IPR en IE
Het onderwerp van deze scriptie bevindt zich op een kruising van het ipr en het IE-recht. In dit
hoofdstuk worden - voor zover relevant - de fundamenten van beide rechtsgebieden uiteengezet.
Het hoofdstuk schept een theoretisch kader waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. Waar
mogelijk worden de rechtsgebieden in onderlinge samenhang bezien. In paragraaf 1 wordt het ipr
behandeld, gevolgd door een behandeling van het IE-recht in paragraaf 2.
1 Ipr Het internationaal recht valt uiteen in het internationaal publiekrecht (ook wel volkenrecht
genoemd14
) en in het internationaal privaatrecht. De naam internationaal privaatrecht is enigszins
misleidend. Het ipr is namelijk geen internationaal recht en ook geen privaatrecht in strikte zin.15
Beide rechtsgebieden kenmerken zich door verschillende eigenschappen. Het internationaal
publiekrecht legitimeert en reguleert de uitoefening van publiek gezag in de internationale
gemeenschap. Tevens beoogt het internationaal publiekrecht publieke belangen te beschermen,
zoals veiligheid en milieu.16
Daartegenover beheerst het Internationaal privaatrecht juist
privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen met een grensoverschrijdend karakter.17
De twee
bestaansvoorwaarden van het ipr zijn grensoverschrijdend rechtsverkeer en internationale
rechtsverscheidenheid.18
In IE-zaken is in veel gevallen aan deze eerste voorwaarde voldaan (zie
hoofdstuk I, paragraaf 1). De rechtsverscheidenheid binnen het IE-recht lijkt echter op het eerste
gezicht door het proces van internationale harmonisatie en Europese eenwording te vervagen
(hoofdstuk II, paragraaf 2.1). Maar dit is een misvatting. Er bestaan immers ondanks
harmonisatie verschillen in nationale wetgeving. Bovendien vervangen de Europese
verordeningen niet de nationale rechten, maar bestaan ze juist naast de IE-rechten van de
lidstaten. Door deze co-existentie, en in sommige gevallen samenloop van regelingen, is het
belang van het ipr als 'verkeersregelaar' en verstrekker van oplossingen juist toegenomen.19
1.1 Pijlers van het ipr Het ipr stelt zich ten doel: 'problemen die voortvloeien uit de samenloop van nationale
rechtsstelsels bij internationale privaatrechtelijke rechtsverhoudingen te normeren.'20
De
problemen die in dit verband ontstaan kan men onderbrengen in drie hoofdcomponenten van het
ipr, te weten het internationale jurisdictierecht, het conflictenrecht en het internationale
erkennings- en executierecht. Regels inzake de betekening, internationale bewijsgaring etc.
pleegt men ook wel onder een vierde component, het overige ipr te brengen. Polak pleit zelfs
voor de invoering van een vijfde component, betreffende het internationaal sanctierecht,
waarover later meer.21
Het conflictenrecht geeft antwoord op de vraag welke materiële regels toegepast moeten worden
op een internationale rechtsverhouding. De belangrijkste categorie conflictregels wordt gevormd
door de meerzijdige conflictregels (ook wel: verwijzingsregels). Een verwijzingsregel wijst de
internationale rechtsverhouding toe aan een rechtsstelsel.22
Verwijzingsregels staan verspreid
over een groot aantal bronnen, zowel van nationale als van internationale aard. De Rome II-
Verordening is een van de belangrijkste bronnen waar het de vraag naar het toepasselijke recht
14
Nollkaemper 2011, p. 26. 15
Strikwerda 2012, p. 3-4. 16
Nollkaemper 2011, p. 31. 17
Nollkaemper 2011, p. 32. 18
Strikwerda 2012, p. 1. 19
Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252-254. 20
Strikwerda 2012, p. 1-2. 21
Polak 1995, p. 10, 37. 22
Strikwerda 2012, p. 26-27.
6
op verbintenissen uit onrechtmatige daad betreft.23
Art. 8 lid 1 Rome II-Verordening bepaalt dat:
'de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt
gevorderd' (de lex loci protectionis).24
In dit artikel is het territoriale karakter van het IE-recht
verdisconteerd. De lex loci protectionis beheerst alle aspecten van het IE-recht, dus ook het
sanctieapparaat van de bevoegde rechter.25
Art. 8 lid 1 Rome II-Verordening gaat een rol spelen
bij de invulling van het criterium van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' uit het Roche/Primus
I arrest, derhalve wordt het hier alvast uiteengezet. Een Nederlandse rechter past overigens op
grond van art. 10:3 Burgerlijk Wetboek (BW) altijd het Nederlandse burgerlijk procesrecht (lex
fori) toe.26
Het internationale jurisdictierecht bevat regels inzake de vraag naar de competentie van de
nationale rechter in internationaal verband. Van oudsher zijn regels inzake de jurisdictie de meest
tastbare vorm van soevereiniteit. Het biedt een staat immers bevoegdheden waarmee hij zijn
soevereiniteit betekenis kan geven.27
Voor wat betreft privaatrechtelijke rechtspraak is deze
gedachte echter verlaten.28
In beginsel mag een staat zelfstandig en naar eigen inzicht de
internationale bevoegdheid van zijn rechter in privaatrechtelijke zaken vaststellen. Het
internationaal jurisdictierecht is dan ook een vorm van nationaal recht.29
Dit brengt een eenzijdig
karakter met zich. Nationale wetgevers hebben slechts de mogelijkheid te bepalen wanneer de
eigen nationale rechter bevoegd is in een ipr-zaak en wanneer niet. Slechts bij verdragen en
internationale regelingen kunnen staten jurisdictieregels een meerzijdig karakter geven.30
De
EEX-Vo is een van de belangrijkste internationale regelingen in dit verband.
1.2 EEX-Vo Twee belangrijke verdragen binnen de pijler van het internationale jurisdictierecht zijn het
Europees Executieverdrag (EEX-Verdrag)31
en het EEG-EVA Bevoegdheids- en Executieverdrag
(EVEX, thans EVEX II).32
De laatstgenoemde geldt slechts voor IJsland, Noorwegen en
Zwitserland en blijft hier verder buiten beschouwing. Het EEX-Verdrag is opgericht om uitvoering
te geven aan art. 220 van het oorspronkelijke Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap.33
Het EEX-Verdrag is op grond van art. 65 EG-Verdrag (thans art.
81 VWEU) grotendeels omgezet in de Europese Jurisdictie- en executieverordening (EEX-Vo, of
Brussel I Vo), inwerking getreden op 1 maart 2002.34
Jurisprudentie gewezen in het kader van
het EEX-Verdrag behoudt veelal haar betekenis onder de EEX-Vo gelet op het beginsel van
continuïteit (punt 19 van de considerans van deze verordening).35
De EEX-Vo wordt wel
beschouwd als de belangrijkste hoeksteen van het Europees recht in het kader van internationaal
burgerlijk procesrecht. Het primaire doel van de EEX-Vo is het faciliteren van de juridische
behandeling van processen en rechtelijke uitspraken onder de lidstaten. De focus ligt op het
vereenvoudigen en unificeren van regels en het versnellen en versimpelen van procedures in
23
Strikwerda 2012, p. 179. 24
Schaafsma 2011, p. 434; Strikwerda 2012, p. 187. 25
Schaafsma 2011, p. 434, 437. 26
Snijders 2011, p. 101. 27
Nollkaemper 2011, p. 110, 111. 28
Strikwerda 2012, p. 212-214. 29
Strikwerda 2012, p. 212. 30
Strikwerda 2012, p. 213. 31
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Brussel 27 september 1968, Trb. 1969, 101. 32
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano 16 september 1988, Trb. 1989, 58. 33
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Rome 25 maart 1957, Trb. 1957, 91. 34
Strikwerda 2012, p. 12, 242. 35
HvJ EG 16 juli 2009, C-189/08, Jur. 2009, p. I-6917, NIPR 2009/207 (Zuid-Chemie).
7
grensoverschrijdende burgerlijke geschillen binnen de EU.36
De EEX-Vo betreft secundair
Unierecht in de zin van art. 288 VWEU. Art. 288 VWEU bepaalt dat verordeningen rechtstreeks
toepasselijk zijn in lidstaten. De EEX-Vo maakt dus, zonder omzetting, deel uit van de interne
rechtsorde van lidstaten. Nationale regelgeving in strijd met de EEX-Vo kan niet langer worden
toegepast.37
1.2.1 Verhouding tot andere bronnen De verhouding tussen het EEX-Verdrag en de EEX-Vo treft men aan in de art. 66, 68 en 76 EEX-
Vo.38
De art. 69 tot en met 71 van de EEX-Vo bevatten tot slot een regeling voor het geval de
EEX-Vo samenloopt met andere verdragen. In de kern komt het erop neer dat de EEX-Vo in de
plaats treedt van een groot aantal verdragen. De in art. 69 EEX-Vo vermelde verdragen
behouden echter hun werking voor onderwerpen die buiten het materiële toepassingsgebied (art.
1 EEX-Vo) van de EEX-Vo vallen. Verdragen die een lex speciales bevatten ten aanzien van de
rechterlijke bevoegdheid of de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen derogeren aan
de EEX-Vo (art. 71 EEX-Vo).39
In dit verband kan men bijvoorbeeld denken aan het Benelux-
verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)40
de overeenkomst inzake de verlening van
Europese octrooien (EOV)41
, het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de
gemeenschappelijke markt (niet in werking getreden)42
en de Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-Verdrag).43
Voor wat betreft het octrooi verleend
overeenkomstig de Europese verleningsprocedure helpt art. 22 lid 4 laatste zin EEX-Vo
eventuele misverstanden uit de weg, door de gerechten 'voor de registratie of geldigheid van een
voor die lidstaat verleend Europees octrooi' als bevoegd aan te wijzen. Onder het oude EEX-
Verdrag voorzag art. V quinquies van het protocol bij het EEX-Verdrag in een soortgelijke
bepaling.44
1.2.2 Art. 6 EEX-Vo: forum connexitatis Actor sequitur forum rei (wie eist die reist) verwoordt de hoofdregel van het internationale
bevoegdheidsrecht. Deze hoofdregel treft men tegenwoordig aan in art. 2 EEX-Vo. Art. 6 EEX-
Vo biedt de aanlegger de bevoegdheid om het geding aanhangig te maken bij een ander gerecht
dan dat welk op grond van art. 2 EEX-Vo bevoegd is.45
Art. 6 EEX-Vo bevat met andere woorden
een regel van alternatieve bevoegdheid en sluit derhalve de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo (het
forum rei) niet uit. De in art. 6 EEX-Vo genoemde fora vormen dus een aanvulling op de fora uit
art 2 EEX-Vo, daarom spreekt men ook wel van alternatieve of accessoire bevoegdheid. De
verordening zelf spreekt over regels van 'bijzondere bevoegdheid'. Het comité tracht door deze
formulering buiten twijfel te stellen dat de eiser de verweerder altijd op basis van (destijds) het
verdrag kan dagvaarden, ongeacht de inhoud van interne wetgeving.46
Vandaag de dag is deze
formulering eigenlijk overbodig gelet op rechtstreekse werking van de verordening.
De tekst van art. 6 EEX-Vo luidt als volgt:
36
Overweging 1 en 2 van de considerans bij de EEX-Vo; Magnus & Mankowski 2007, p. 7-8. 37
Magnus & Mankowski 2007, p. 23; Eijsbouts e.a. 2012, p. 55, 56. 38
Snijders 2011, p. 101-102. 39
Zie ook Vlas, in: GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 71 EEX-Vo, aant. 3 (laatst bijgewerkt op 1 juli 2009); Vlas, in: GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 22, aant. 7 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2009). 40
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, s'-Gravenhage 25 februari 2005, Trb. 2005, 96. 41
Overeenkomst inzake de verlening van Europese octrooien (met uitvoeringsreglement en protocollen), München 5 oktober 1973, Trb. 1976, 101. 42
Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt, Luxemburg 15 december 1975, Trb. 1976, 103. 43
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Marrakesh 15 april 1994, Trb. 1994, 235. 44
Schlosser 1979, p. 123; Vlas, in: GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 22 aant. 7 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2009). 45
Strikwerda 2012, p. 245. 46
Jenard 1979, p. 25.
8
Deze persoon kan ook worden opgeroepen:
1. indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op
voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling
vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke
berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven;
2. bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tussenkomst: voor het gerecht
waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is, tenzij de vordering slechts is ingesteld om de
opgeroepene af te trekken van de rechter die deze verordening hem toekent;
3. ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de
oorspronkelijke vordering gegrond is: voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is;
4. ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst, indien de vordering vergezeld kan gaan van een
zakelijke vordering betreffende een onroerend goed tegen dezelfde verweerder: voor de gerechten van
de lidstaat op het grondgebied waarvan het onroerend goed gelegen is.
Deze bepaling dient hoofdzakelijk een drietal doelen, ten eerste een goede rechtsbedeling
vergemakkelijken, ten tweede parallel lopende processen zoveel mogelijk beperken
(kostenbesparing) en ten derde het voorkomen van onverenigbare uitspraken (punt 12 en 15
considerans van de EEX-Vo).47
De doelen vloeien voort uit overwegingen van procedurele
opportuniteit en proceseconomie.48
Deze doelen staan echter niet op zichzelf en dienen
afgewogen te worden tegen bijvoorbeeld het belang van de gedaagde om voor het gerecht van
zijn woonplaats te worden gedaagd.49
Het risico van onverenigbare uitspraken wordt overigens in
sommige gevallen eveneens ondervangen door art. 27 en 28 EEX-Vo.
Art. 6 lid 1 EEX-Vo leent zich met name voor de gezamenlijke behandeling van gelijkluidende
claims tegen gezamenlijke plegers van onrechtmatige daden en co-debiteuren, de zogenaamde
passieve litis consortium.50
Art. 6 lid 1 EEX-Vo biedt de eiser derhalve een jurisdictioneel steuntje
in de rug. Overigens voorziet enkel lid 1 in een gezamenlijke behandeling van vorderingen die
geen specifiek procedureel verband hebben.
1.2.3 Art. 5 lid 3 EEX-Vo: het forum delicti Inbreuk op een IE-recht is een onrechtmatige daad. Het staat de eiser dan ook vrij een
verweerder te dagvaarden voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich
heeft voorgedaan of kan voordoen.51
Is dat in een ander land dan in de woonplaats van één van
de gedaagden, dan is het gerecht niet bevoegd kennis te nemen van samenhangende
vorderingen (connected claims). Artikel 6 EEX-Vo spreekt immers over 'het gerecht van de
woonplaats van een hunner'. Slechts art. 2 EEX-Vo is 'sterk' genoeg om een uitbreiding van de
rechtsmacht ten aanzien van 'connected, but indipendent claims' te rechtvaardigen. Er bestaat
wel enige kritiek op deze redenering, desalniettemin moet dit als geldend recht worden
beschouwd.52
Het forum delicti heeft overigens, in tegenstelling tot onder meer het forum rei en
het forum connexitatis, slechts territoriaal-beperkte bevoegdheid.53
1.2.4 Art. 22 lid 4 EEX-Vo: het forum registrationis Art. 22 lid 4 EEX-Vo (jo. art. 25 EEX-Vo) bevat een exclusieve bevoegdheidsregeling. Bij
geschillen betreffende de geldigheid of de registratie van de in dat artikel bedoelde IE-rechten,
47
HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, r.o. 77, NJ 2013/66 (Painer); HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, r.o. 19, NJ 2013/67 (Solvay). 48
Magnus & Mankowski 2012, p. 297-298, 307, 315. 49
Magnus & Mankowski 2012, p. 307. 50
HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05 (punt 26-27 concl. A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer), Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen). 51
HvJ EG 30 november 1976, C-21/76, Jur. 1976, p. 1735, NJ 1977/494 (Kalimijnen). 52
Magnus & Mankowski 2012, p. 309, 310. 53 HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, Jur. 1995, p. I-415, NJ 1996/269, m.nt. ThMdB (Shevill); Schaafsma 2011, p. 433.
9
zijn exclusief bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering
of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad. Deze
bepaling lijkt op het eerste gezicht niet van belang voor de octrooihouder die een inbreukverbod
vordert. Maar ook in inbreukzaken kan art. 22 lid 4 EEX-Vo een rol spelen, met name indien de
(potentiële)inbreukmakers - zoals gebruikelijk54
- de geldigheid van het octrooi betwisten met
bijvoorbeeld een nietigheidsverweer.55
De vraag naar de toepassing van art. 22 lid 4 EEX-Vo
gaat namelijk vooraf aan de vraag naar de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Art. 6 lid 1 EEX-Vo
komt immers niet meer aan bod indien - in een inbreukprocedure - de geldigheid van het octrooi
wordt aangevochten.56
Hier volgt een voorbeeld ter illustratie. Eiser (A) afkomstig uit Duitsland,
daagt twee gedaagden (B en C) gezamenlijk voor de Nederlandse rechter wegens inbreuk op
haar octrooirecht in respectievelijk Nederland (B) en Frankrijk (C). De gedaagden betwisten de
geldigheid van het IE-recht met een nietigheidsverweer. De Nederlandse rechter kan enkel over
de nietigheid van het Nederlandse deel van het octrooi oordelen. Gelet op art. 22 lid 4 EEX-Vo
kan hij niet over de nietigheid van het Franse deel oordelen. Hij moet nu de inbreukvordering
tegen C afwijzen of aanhouden.57
Dit is ook logisch, een inbreukverbod op een nietig IE-recht is
niet mogelijk.58
Let wel, de Nederlandse rechter hoeft zich niet te weerhouden van een oordeel
over een gestelde inbreuk indien er in het buitenland nog geen nietigheidsprocedures zijn
geëntameerd, maar er slechts (serieuze) aanwijzingen bestaan dat een buitenlands deel van een
Europees octrooi nietig is.59
1.2.5 Art. 31 EEX-Vo Geschillen in het IE-recht lossen meestal op in kort geding.
60 Men kan in dit verband twee sporen
onderscheiden, allereerst kan de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid in kort geding ontlenen
aan art. 2 of 5 tot en met 24 EEX-Vo. Rechtsmacht ten aanzien van het bodemgeschil schept dus
automatisch rechtsmacht ten aanzien van het kort geding.61
Ten tweede kan de Nederlandse
rechter zijn rechtsmacht in kort geding ontlenen aan art. 31 EEX-Vo, indien de bovengenoemde
bepalingen hem geen rechtsmacht bieden. De betekenis van art. 31 EEX-Vo is theoretisch
gezien dus subsidiair van aard. Vanuit praktisch oogpunt biedt deze bepaling voor de
grensoverschrijdende octrooipraktijk evenwel weinig mogelijkheden, aangezien de toepassing
van deze bepaling aan voorwaarden is onderworpen.62
Een van die voorwaarden is het 'reële
band-vereiste'.63
Dit vereiste is voor velerlei uitleg vatbaar.64
In het algemeen werd aangenomen
dat op basis van dit vereiste voorlopige en bewarende maatregelen (i.h.k.v. spoor twee) slechts
bij de ter plaatse bevoegde rechter gevraagd kunnen worden.65
Het HvJ had hiermee een stokje
gestoken voor de mogelijkheden om op grond van art. 31 EEX-Vo grensoverschrijdende
verboden te vorderen.66
Sinds het Solvay-arrest (hoofdstuk V) is echter duidelijk dat de rechter
54
Van Engelen, AA 2013, p. 277-278; Visser, NJB 2013/788, p. 980. 55
Schaafsma 2011, p. 434. 56
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 54 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I); zie ook
Brinkhof, BIE 2006, p. 3-4. 57
HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608, NJ 2008/77 (Roche/Primus II); zie ook Hof Den Haag 12 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364 (Yell/Yellow Page); Van Nispen 2012, p. 144-145, 147-148. 58
Zie ook Hof Den Haag 23 april 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3913, r.o. 28, IER 1998/30 (EGP/Boston Scientific); HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 51 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I). 59
HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714, r.o. 4.11.5, NJ 2008/76 (Roche/Primus I); zie ook HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.47 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 60
Gielen e.a. 2011, p. 674. 61
HvJ EG 27 april 1999, C-99/96, r.o. 40, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001/90 (Mietz-Intership). 62
HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, r.o. 46, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden-Deco-Line); HvJ 27 april 1999, C-99/96, r.o. 47, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001/90 (Mietz-Intership). 63
HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, r.o. 40, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden-Deco-Line). 64
HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10 (punt 53 concl. A-G P. Cruz Villalón), NJ 2013/67 (Solvay). 65
Strikwerda 2012, p. 267-268. 66
Zie ook Schaafsma, NJB 2007/690, p. 833.
10
die zijn bevoegdheid aan art. 31 EEX-Vo ontleent wel grensoverschrijdend mag optreden.67
De
materiële inhoud van het reële band-vereiste in IE-zaken is echter nog geen acte clair.68
Meer
informatie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot het opleggen van
grensoverschrijdende verboden (de zgn. Interlas-regel) treft men aan in hoofdstuk III, paragraaf
1.2.3.
1.2.6 Verschillende gradaties van samenhang Een aantal artikelen uit de EEX-Vo vertoont raakvlakken met art. 6 lid 1 EEX-Vo, enerzijds omdat
ze in het verlengde liggen van artikel 6 lid 1 EEX-Vo en anderzijds omdat er gebruik wordt
gemaakt van identieke terminologie. De artikelen 27 en 28 EEX-Vo bevatten
proceduremechanismen die de tenuitvoerlegging van bevoegdheidsregels regelen. De functie
van deze artikelen is net als bij art. 6 lid 1 EEX-Vo het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken.
Hoofdstuk III (art. 33 tot en met 56) van de EEX-Vo bevat een vereenvoudigd mechanisme voor
de erkenning en ten uitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen. Artikel 28 lid 3 en art. 34 lid 3
en 4 EEX-Vo bevatten net als art. 6 lid 1 EEX-Vo de term 'onverenigbare beslissingen'. De
betekenis die toekomt aan de term 'onverenigbare beslissingen' verschilt echter per artikel. Men
spreekt van onverenigbare beslissingen in de zin van artikel 28 lid 3 EEX-Vo wanneer bij
afzonderlijke behandeling en berechting een gevaar op tegenstrijdige uitspraken ontstaat, zonder
dat dit gevaar dient te leiden tot rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten (de ruime benadering).69
Beslissingen zijn onverenigbaar in de zin van art. 34 lid 3 en 4 EEX-Vo wanneer de beslissingen
wel rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten (de restrictieve benadering).70
Het HvJ heeft in
Réunion européenne bevestigd dat de ruime benadering de enige juiste is in het kader van art. 6
lid 1 EEX-Vo.71
Of deze benadering echt de juiste is valt te betwijfelen gelet op het feit dat het
HvJ zich in het arrest Roche/Primus I niet expliciet uitlaat over deze vraag. Tevens betoogt
advocaat generaal (A-G) P. Léger (onder het arrest Roche/Primus I) met zwaarwegende
argumenten dat de ruime benadering van onverenigbare beslissingen uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo
niet getransponeerd kan worden naar art. 6 lid 1 EEX-Vo.
2 IE-recht Het IE-recht is onderdeel van het privaatrechtelijke mededingingsrecht.
72 In het proces van
concurrentie strijden ondernemingen tegen elkaar om de gunst van de consument. Deze
concurrentie is een belangrijke drijfveer voor het bereiken van economische doelen. Indien
bedrijven echter ongeoorloofde middelen gaan gebruiken trekt het recht een grens. Voor het
antwoord op de vraag of een concurrentiepositie ongeoorloofd wordt aangetast, is een groot
aantal normen relevant. Een van die normen vindt zijn grondslag in het stelsel van IE-rechten.73
Men zegt ook wel dat de IE-rechten een uitzondering vormen op het beginsel van vrijheid van
mededinging.74
Het IE-recht omvat de wettelijke systemen tot bescherming van bepaalde
prestaties en onderscheidingstekens evenals de bescherming tegen ongeoorloofde
mededinging.75
Het rechtsgebied valt uiteen in twee hoofdcategorieën, te weten het intellectuele
67
HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, r.o. 48-51, NJ 2013/67 (Solvay); Gielen, NJ 2013/67; Dack, BIE 2013, p. 364-371. 68
HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10 (punt 51 concl. A-G P. Cruz Villalón), NJ 2013/67 (Solvay). 69
HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, Jur. 1994, p. I-5439 (Tatry). 70
HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86, Jur. 1988, p. 645 (Hoffmann). 71
HvJ EG 27 oktober 1998, C-51/97, Jur. 1998, p. I-6511 (Réunion européenne/Spliethoff's Bevrachtings-kantoor); zie ook Magnus & Mankowski 2012, p. 312. 72
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 3. 73
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 4; Geerts 2013, p. 2-3. 74
HR 26 juni 1953, NJ 1954/90, m.nt. Ph.A.N. Houwing (Hyster Karry Krane). 75
Geerts 2013, p. 1.
11
eigendomsrecht in enge zin (het auteursrecht en naburige rechten) en industriële
eigendomsrechten (o.a. het octrooirecht, kwekersrecht etc.).76
IE-rechten zijn subjectieve vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW en derhalve ook
goederen in de zin van art. 3:1 BW.77
Meer specifiek gaat het om absolute vermogensrechten op
niet-materiële objecten.78
De absolute werking (droit de suit) van het IE-recht komt er in de kern
op neer dat iedereen het recht moet respecteren.79
De niet-materiële of immateriële aard van het
object is gelegen in het feit dat het niet de drager (het boek) is dat wordt beschermd, maar
hetgeen dat gedragen wordt (de inhoud van het boek).80
2.1 (Supra)nationaal recht? Het IE-recht kenmerkt zich door een sterk internationaal karakter. Exploitanten van het
geestelijke eigendom laten zich bij de exploitatie veelal niet tegenhouden door landsgrenzen. Om
de internationale exploitatie te bevorderen en de juridische blokkades te verminderen is een groot
aantal verdragen tot stand gekomen op het gebied van het IE-recht.81
Binnen de EU wordt de
inhoud van het IE-recht grotendeels bepaald door secundair Unierecht (art. 288 WVEU).82
Desalniettemin zijn IE-rechten in principe nationale rechten en ook de handhaving is in principe
een nationale aangelegenheid. Wil de rechthebbende optreden tegen een inbreukmaker, dan
moet hij in elk land waar hij wil optreden een separate procedure beginnen.83
De bescherming van IE-rechten staat op gespannen voet met het nastreven van een interne
markt binnen de Europese Unie (art. 3 lid 3 EU-Verdrag jo art. 26 WVEU). Het HvJ tracht - op
basis van art. 36 VWEU - een balans te vinden tussen de gemeenschappelijke markt en de
bescherming van IE-rechten.84
De spanning tussen de gemeenschappelijke markt en de
bescherming van IE-rechten wordt grotendeels weggenomen door het beginsel van
communautaire uitputting.85
Dit beginsel lost echter niet alle problemen op, daarom worden
steeds meer communautaire regelingen vastgesteld, op grond waarvan men in één keer een IE-
recht voor de hele gemeenschap verkrijgt.86
Voorbeelden hiervan zijn de Verordening inzake het
communautaire kwekersrecht en de Verordening unitair octrooi, deze laatste is nog niet inwerking
getreden (zie hoofdstuk VI, paragraaf 3).
2.2 Octrooirecht Het octrooirecht heeft betrekking op de juridische bescherming van uitvindingen (zoals een
springtouw of een geneesmiddel). Het geeft de octrooihouder enerzijds een exclusief recht
anderen te verbieden de uitvinding toe te passen en anderzijds een tijdelijk monopolie om de
uitvinding te exploiteren.87
Het voorwerp van bescherming betreft dus een uitvinding, maar
wanneer spreekt men van een uitvinding? Hierover bestaat internationaal gezien consensus. Er
moet (zowel voor het Europese als het nationale octrooi) aan vier materiële eisen voldaan zijn, te
weten: uitvinding, nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid (inventiviteit, ook wel inventive step) en
toepasbaar op het gebied van de nijverheid.88
76
Gielen e.a. 2011, p. 1-2; Geerts 2013, p. 1. 77
Gielen e.a. 2011, p. 4; Pitlo/Reehuis e.a. 2012, p. 4, 439. 78
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 5. 79
Pitlo/Reehuis e.a. 2012, p. 13-14. 80
Geerts 2013, p. 6. 81
Geerts 2013, p. 19. 82
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 10; zie ook Eijsbouts e.a. 2012, p. 55-59. 83
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 15; Van Nispen 2012, p. 143. 84
Geerts 2013, p. 25. 85
HvJ EG 14 juli 1981, C-187/80, Jur. 1981, p. 2063, NJ 1982/488 (Merck/Stephar); HvJ EG 31 oktober 1974, C-15/74, Jur. 1974, p. 1147, NJ 1975/58 (Centrafarm/Sterling Drug); zie ook Geerts 2013, p. 25, 27. 86
Geerts 2013, p. 28. 87
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 89; Gielen e.a. 2011, p. 13. 88
Art. 52-57 EOV en art. 2-7 jo. 25 lid 1 ROW 1995.
12
2.2.1 Verleningsprocedure Een octrooi verkrijgt men niet automatisch door een uitvinding te doen (vgl. het auteursrecht).
Een octrooi kan men slechts verkrijgen door verlening na het indienen van een aanvraag. De
octrooiverlening kan via drie wegen verlopen. Ten eerste kent men de verlening van een
nationaal octrooi op grond van de Rijksoctrooiwet 1995. Ten tweede kent men de Europese
octrooiverlening op grond van het Europees Octrooiverdrag van München (EOV). Op het moment
hebben 38 staten dit verdrag geratificeerd.89
Deze tweede weg wordt vandaag de dag - vanwege
tijdswinst en kostenbesparing - het meest bewandeld. In het kort ziet deze procedure er als volgt
uit. Men dient een aanvraag in bij het Europees Octrooibureau, waarin wordt aangegeven voor
welke EOV-lidstaten men bescherming wenst. Indien het Europees Octrooibureau het octrooi
verleend, worden de rechtsgevolgen niet door het EOV zelf, maar door de nationale
rechtsstelsels bepaald (art. 2 lid 2 jo. 64 lid 1 en lid 3 EOV). Vandaar dat men ook wel spreekt
van een bundeloctrooi, het valt immers na de verlening uiteen in een bundel nationale
octrooien.90
Deze uitdrukking die het bijzondere karakter van het Europese octrooi beschrijft is
door de beroepsinstanties van het Europees Octrooibureau (EOB) geaccepteerd.91
Er bestaat
wel discussie over de juistheid van deze uitdrukking.92
De gelijkschakeling van het Europese
octrooi met een nationaal octrooi volgt eveneens uit het feit dat geschillen met betrekking tot een
zodanig octrooi onder de rechtsmacht van de nationale gerechten van de betrokken lidstaten
vallen.93
Zolang een supranationale rechter (waarover meer in hoofdstuk VI, paragraaf 3) in dit
verband ontbreekt worden geschillen behandeld door nationale rechters.94
Dit geldt zowel ten
aanzien van inbreukprocedures als geldigheidsprocedures.95
Consequentie van dit bijzondere
karakter is dat de uitleg van de octrooiconclusies (die de beschermingsomvang bepalen) per
lidstaat kan verschillen. Om divergenties in dit verband te voorkomen is een protocol tot uitleg bij
art. 69 EOV opgesteld.
Ten derde kan men op grond van het Cooperation Treaty (PCT) een internationale aanvraag
indienen. Een dergelijke aanvraag leidt echter niet tot een octrooiverlening in internationaal
verband, maar slechts tot een internationaal nieuwheidsonderzoek. De daadwerkelijke
octrooiverlening gebeurt in dit geval nog steeds door de nationale instanties van de
aangevraagde landen of samenwerkingsverbanden.96
De problematiek die centraal staat in deze
scriptie speelt zich af op de tweede weg.
2.2.2 Handhaving Een wezenlijk aspect van de bescherming van IE-rechten is de handhaving daarvan. Het TRIPs-
Verdrag bevat in deel III een aantal bepalingen met betrekking tot handhaving. Op basis van
deze bepalingen is de Handhavingsrichtlijn tot stand gekomen.97
De verplichte omzetting van
deze richtlijn in nationaal recht heeft geleid tot een aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, alle IE-wetten en het BVIE.98
De houder van een IE-recht kan - vanzelfsprekend
- een gewone bodemprocedure of kort geding aanhangig maken. Maar daarnaast kan hij ook
twee bijzondere procedures aanhangig maken, namelijk de 'ex parte procedure' (art. 1019e Rv)
89
www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html, geraadpleegd op 12 januari 2014. 90
Gielen e.a. 2011, p. 16. 91
EOB 3 november 1992, G-4/91, r.o. 1, Pb. EOB 1993/707 (Spanset). 92
Singer/Stauder 2007, EPÜ, art. 2, aant. 2-3; Hoyng 2006; Scourfield, The CIPA Journal 2006/8, p. 535. 93
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 26 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus
I). 94
Geerts 2013, p. 30-31. 95
EOB 3 november 1992, G-4/91, r.o. 1, Pb. EOB 1993/707 (Spanset); zie ook HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 27 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 96
Geerts 2013, p. 31; zie ook Gielen e.a. 2011, p. 36-46. 97
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEU 2004, L157/45 en L 195/16). 98
Gielen e.a. 2011, p. 673.
13
en de 'versnelde bodemprocedure in octrooizaken' (vro-procedure). De meeste geschillen lossen
zich in kort geding op, aangezien spoedeisend belang snel wordt aangenomen.99
Ex parte
beslissingen kunnen niet in andere lidstaten worden erkend en tenuitvoergelegd.100
De toewijzing
van een grensoverschrijdend verbod (waarover meer in hoofdstuk III) in een ex parte procedure
is dus zinloos.
De art. 70-74 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) bevatten regels met betrekking tot de
civielrechtelijke handhaving van octrooirechten. Een octrooihouder kan handhavend optreden
jegens ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in art. 53 lid 1 ROW 1995 genoemde
handelingen verricht (art. 70 lid 1 ROW 1995). Veelal zal een octrooihouder een verbod met
dwangsom (art. 611a Rv) en/of een schadevergoeding vorderen, al dan niet in combinatie met
een of meerdere nevenvorderingen.101
De werking van deze artikelen is beperkt tot Nederland,
Curaçao, Sint Maarten en het aangrenzende continentaal plat (art. 73 jo. 74 ROW 1995).
Regels inzake rechterlijke competentie worden binnen de doctrine van het IE-recht behandeld
binnen het leerstuk van de handhaving.102
De ROW 1995 kent bijzondere regels inzake de
relatieve competentie. Op grond van art. 80 ROW 1995 zijn de rechtbank te 's-Gravenhage en de
voorzieningenrechter van die rechtbank exclusief bevoegd - de in art. 80 ROW 1995 limitatief
opgesomde - octrooigeschillen te beslechten. In hoger beroep is het gerechtshof te Den Haag
bevoegd. Valt een geschil buiten deze opsomming, dan gelden de algemene competentieregels,
aldus art. 83 lid 1 ROW 1995.
99
Gielen e.a. 2011, p. 674. 100
HvJ EG 21 mei 1980, C-125/79, Jur. 1980, p. 1553, NJ 1981/184 (Denilauler-Couchet Frères); zie ook Strikwerda 2012, p. 287-288. 101
Gielen e.a. 2011, p. 677, 679-682; Geerts 2013, p. 49. 102
Gielen e.a. 2011, p. 73-74, 685-687; Geerts 2013, p. 50.
14
Hoofdstuk III De ontwikkelingen tot Roche/Primus I
Op 13 juli 2006 werd het arrest Roche/Primus I gewezen, waarin het HvJ de
toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag heeft beperkt. Dit arrest wordt besproken
in hoofdstuk IV. In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen aan de orde die aan dit arrest vooraf
zijn gegaan. In welk water bevond het HvJ zich vóór het arrest Roche/Primus I? Welke
stromingen waren bepalend voor zijn koers? Wat bracht het HvJ tot deze 'omslag' in 2006? Er
komen in dit hoofdstuk een aantal arresten aan de orde waarin het HvJ zich expliciet uitliet over
de materie die centraal staat in deze scriptie. De ontwikkeling in de jurisprudentie speelt zich af
op twee vlakken. In paragraaf 1 komt de jurisprudentie aan de orde waarin de bevoegdheid van
de Nederlandse rechter om grensoverschrijdend op te treden centraal staat. Paragraaf 2
behandelt de jurisprudentie die de internationale rechtsmacht (jurisdictie) van de Nederlandse
rechter in octrooizaken betreft. Dit onderscheid is niet altijd even makkelijk te maken en vaak
werken beide flanken op elkaar in. Toch wordt hieronder getracht deze twee zoveel mogelijk
gescheiden te behandelen.
1 Grensoverschrijdend optreden De eerste categorie van rechtspraak die heeft geleid tot Roche/Primus I wordt hier aangeduid als
de categorie 'grensoverschrijdend optreden'. Er is niet gekozen voor de term
grensoverschrijdende bevoegdheid, omdat dit nog al eens verward wordt met het leerstuk van de
internationale rechtsmacht (jurisdictie) van de rechter. Het grensoverschrijdend optreden vindt
zijn grondslag in art. 3:296 BW. Deze bepaling laat er geen twijfel over bestaan dat verplichtingen
nagekomen dienen te worden en dat afdwinging mogelijk is. Verplichtingen in deze zin omvatten
zowel verbintenissen als kale verplichtingen, zoals geboden en verboden.103
De hoofdregel - een
veroordeling tot nakoming van een verplichting is mogelijk - kent ruime
toepassingsmogelijkheden,104
en een beperkt aantal uitzonderingen.105
Geheel in lijn hiermee
stelt de HR zich in het arrest Interlas (paragraaf 1.1) en het arrest Philips/Postech (paragraaf 1.2)
ruimhartig op ten aanzien van 'grensoverschrijdend optreden'.
1.1 Lincoln/Interlas (ook wel: Focus-veilig arrest) In de literatuur op het gebied van het IE-recht treft men, bij de behandeling van het internationale
karakter van het IE-recht, veelal de zaak Lincoln/Interlas aan.106
Deze zaak wordt min of meer als
het beginpunt van een ontwikkeling in jurisprudentie beschouwd.107
Het was in dit arrest dat de
HR zich voor het eerst expliciet uitliet over het grensoverschrijdend verbod. Sinds dit arrest
spreekt men ook wel van de Interlas-regel: heeft de rechter rechtsmacht, dan kan hij in beginsel
(op vordering) een grensoverschrijdend verbod uitspreken.108
Dit arrest komt echter niet uit de
lucht vallen. Al in 1954 achtte de HR het grensoverschrijdend bevel 'rechtens niet
onbestaanbaar'. De HR oordeelde dat 'een hier te lande wonend persoon door den Nederlandsen
rechter bevoegdelijk een bevel tot een buiten Nederland te verrichten handeling kan worden
gegeven.'109
Daarnaast werden vóór het arrest Lincoln/Interlas tientallen vonnissen en arresten
gewezen waarin grensoverschrijdende veroordelingen werden uitgesproken,110
maar het was
lang wachten op een oordeel van de HR in dit verband. In het arrest Lincoln/Interlas spreekt de
103
Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 2 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 104
Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 5, 8 en 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 105
Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 6 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 106
HR 24 november 1989, NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas). 107
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 9; Gielen e.a. 2011, p. 683; Hoorneman 2012, p. 1-2; Van Engelen, AA 2013, p. 272. 108
Vlas, NJ 2007/585, punt 2; Schaafsma 2011, p. 438-440. 109
HR 26 november 1954, NJ 1955/698, m.nt. DJV (Lindeteves/Meilink). 110
Van Nispen, in: GS Onrechtmatige Daad (oud) IIB, nr. 222a.
15
HR zich over de kwestie uit en zet het hek naar Nederland als 'court gate to the world' wijd
open.111
Het is dan ook een mooi startpunt om de ontwikkelingen die aanleiding gaven tot
Roche/Primus I te bezien. In deze paragraaf volgt allereerst een bespreking van de feiten van de
zaak, gevolgd door het oordeel van de HR, het standpunt van het Benelux-Gerechtshof (BenGH)
en een analyse van de juridische implicaties van deze zaak.
1.1.1 Casus In deze zaak speelt een geschil tussen Focus Veilig BV ook wel bekend als Interlas (eiseres tot
cassatie en incidenteel verweerster) en drie vestigingen van het bedrijf The Lincoln Company, te
weten (1) The Lincoln Electronic Company Amerika, (2) The Lincoln Company Frankrijk en (3)
The Lincoln Company Benelux (verweersters in cassatie en incidenteel eiseressen). Lincoln-
Amerika is het moederbedrijf en rechthebbende van het merk Lincoln. De andere twee
vestigingen van Lincoln mogen dit merk vanzelfsprekend ook gebruiken. De drie vestigingen
hebben in de loop der jaren een product (een dieselaggregaat) op de markt gebracht dat aan alle
van overheidswege voorgeschreven normen voldoet. De dieselaggregaten voldoen in het
bijzonder aan de EEG-normen met betrekking tot geluidsproductie en aan de normen van de Wet
geluidhinder. Er worden in Amerika dieselaggregaten op de markt gebracht die niet geschikt zijn
voor de export naar Europa, vanwege de minder strenge geluidsnormen in Amerika. Interlas
koopt deze 'Amerikaanse' dieselaggregaten op voor een lage prijs en importeert ze naar
Nederland (en België). Interlas past hierop enkele technische modificaties toe, waardoor de
dieselaggregaten voldoen aan de Nederlandse normen. Interlas brengt de aggregaten op de
Nederlandse markt, onder duidelijke vermelding van het merk Lincoln zowel op het product als in
advertenties.
De drie Lincoln Companys stellen dat het gedrag van Interlas een aantasting van het merkrecht
van Lincoln Amerika oplevert. Het gerechtshof gaat hier, in tegenstelling tot de
voorzieningenrechter, in mee en concludeert dat Interlas het merkrecht van Lincoln-Amerika
aantast.
1.1.2 Oordeel HR De HR gaat allereerst in op het incidentele cassatieberoep, ingesteld door de Lincoln Companys.
De Companys zijn het niet eens met de reikwijdte van het verbod. Het middel faalt echter (r.o. 3).
Het belang van dit arrest schuilt in de beoordeling van de middelen in het principaal beroep. De
middelen die Interlas aanvoert doen vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de
merken (BMW) rijzen (r.o. 4, 4.2.3, 4.2.4). Dientengevolge legt de HR een aantal vragen aan het
Benelux-Gerechtshof voor (r.o. 6). In rechtsoverweging 4.2.4 beoordeelt de HR onderdeel 4 van
middel III. Het is dit middel en met name de beoordeling ervan, waardoor dit arrest zijn
bekendheid geniet. Interlas stelt hier dat:
de Nederlandse rechter niet 'bevoegd' is om, zoals het hof heeft gedaan, een verbod op te leggen van
handelingen en gedragingen buiten het nationale territoir, en meer in het bijzonder niet een verbod van
inbreuk op een Benelux-merkrecht dat zich uitstrekt tot gedragingen in België en Luxemburg.
De HR overweegt:
Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die
jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering
van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk
een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting — eventueel een verplichting naar
vreemd recht — die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte opvatting als door
111
Verkade, NJ 1992/404, punt 12.
16
het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale
contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met
een internationaal karakter — zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde
mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling — de Nederlandse gelaedeerde
genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden.
De kern van de stelling faalt dus. De HR besluit wel aan het Benelux-Gerechtshof de vraag voor
te leggen of op grond van de BMW een uitzondering op voorgaande algemene regel van
Nederlands recht moet worden gemaakt. A-G Franx nam in tegenstelling tot de HR geen
'Nederlands voorschot' op de aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vraag.112
1.1.3 Oordeel BenGH De partijen in casu hadden de zaak al geschikt voordat het Benelux-Gerechtshof zich had
uitgelaten over bovengenoemde vraag, daarmee bleven deze vragen (voor korte tijd)
onbeantwoord. In 1993 liet het BGenH zich in de 'Barbie-pop'-zaak namelijk al uit over een
nagenoeg gelijkluidende vraag. 113
Het BGenH oordeelde dat:
art. 13 BMW [noch andere rechtsregels in het kader van het Beneluxmerkenrecht; mijn toevoeging LJB]
niet de strekking heeft [hebben; mijn toevoeging LJB] de merkhouder in enigerlei opzicht te beperken in
het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem (...) toekent.114
1.1.4 Het arrest nader beschouwd De HR geeft in r.o. 4.2.4 zijn zegen aan het grensoverschrijdend verbod. Het standpunt van de
HR is gebaseerd op een juridisch en een pragmatisch argument, namelijk dat - naar Nederlands
recht - een veroordeling op grond van art. 3:296 lid 1 BW mogelijk is voor verplichtingen die in het
buitenland moeten worden nagekomen respectievelijk dat een andere uitleg niet zou passen in
een tijd van toenemende internationale contacten. Dit arrest is mijns inziens in lijn met de
ontwikkeling binnen het ipr waarin de soevereiniteitsgedachte steeds meer wordt losgelaten.115
De HR heeft zich echter niet uitgelaten over de andere kant van de medaille, namelijk de
mogelijke principiële en praktische bezwaren die aan dit oordeel kleven.116
Technisch gezien
levert het vaststellen van de (formele) bevoegdheid van de Nederlandse rechter weinig
problemen op,117
maar het is volgens de annotator (principieel) niet wenselijk.118
Let wel: de
onder paragraaf 1.1.2 geciteerde overweging heeft geen betrekking op de vraag of de
Nederlandse rechter internationaal bevoegd is (rechtsmacht heeft). De overweging gaat over de
vraag of het de rechter, wanneer hij eenmaal bevoegd is, vrij staat om bij gegrondbevinding
(onder toepassing van het daarop toepasselijke recht) van de ingestelde vorderingen zijn
veroordeling te doen uitstrekken tot handelingen en gedragingen buiten het Nederlandse
grondgebied (zgn. grensoverschrijdende verboden of cross-border injunctions). Het gaat met
andere woorden om de vraag waartoe de rechter de gedaagde op vordering van de eiser mag
veroordelen.119
Tevens zijn er tal van praktische bezwaren, variërend van executieproblemen tot het risico van
forum shopping.120
Behalve praktische bezwaren leidde deze zaak ook tot een impuls voor de
112
HR 24 november 1989, (punt 6.4 concl. A-G J.K. Franx), NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas). 113
BenGH 26 maart 1993, A 92/3, NJ 1993/328 (Barbie-pop). 114
Zie ook BenGH 13 juni 1994, A 93/1-2, NJ 1994/665 (Renault/Reynolds). 115
Schaafsma 2011, p. 436; Strikwerda 2012, p. 212-214. 116
Verkade, NJ 1992/404, punt 6-11. 117
Hoyng 1991, p. 113. 118
Verkade, NJ 1992/404, punt 8. 119
Polak 1995, p. 12-16; HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903 (punt 25 concl. A-G L. Strikwerda), NJ 2007/58; Schaafsma 2011, p. 433. 120
Verkade, NJ 1992/404, punt 10-11; Brinkhof, BIE 1991, p. 66-69.
17
grensoverschrijdende octrooipraktijk. Voor het IE-recht betekent de Interlas-regel dat, indien de
Nederlandse rechter bevoegd is, hij in beginsel een verbod mag uitspreken voor handelingen in
het buitenland. Deze regel geldt ongeacht de aard van de procedure (kort geding of
bodemprocedure) en ongeacht op welke grond de Nederlandse rechter zijn internationale
bevoegdheid heeft gebaseerd.121
Zie hier de verhouding tussen het internationale jurisdictierecht
en het opleggen van grensoverschrijdende verboden, welke verhouding nog verder aan de orde
komt in de volgende paragraaf. De praktijk leert dat dit arrest gouden dagen met zich bracht voor
de octrooispecialisten in Nederland.122
1.2 Philips/Postech Op 19 maart 2004 werd het arrest Philips/Postech gewezen.
123 In dit arrest past de HR de regel
uit het Interlas-arrest toe. Wederom betreft het een IE-zaak, waarbij gedaagden afkomstig zijn uit
verschillende landen. De grensoverschrijdende bevoegdheid van de Nederlandse rechter staat
sinds dit arrest buiten kijf. Hierna volgt een uitwerking van de casus, gevolgd door een analyse
van het oordeel van de HR en enkele implicaties van deze zaak.
1.2.1 Casus Het betreft in casu een geschil tussen Philips (eiseres tot cassatie) tegen Postech Taiwan, Princo
Taiwan en Princo Princo Switserland, hierna Postech c.s. (verweersters in cassatie). Philips is
rechthebbende op een aantal Europese octrooien, betreffende CD-R's. Postech c.s. vervaardigen
en verhandelen CD-R's. Volgens Philips levert dit een inbreuk op haar octrooien op. Philips heeft
dientengevolge op een zestal zendingen afkomstig van Postech c.s. beslag doen leggen.
Philips vordert in kort geding onder meer dat Postech c.s. worden verboden inbreuk te maken op
de aan Philips toekomende octrooirechten op straffe van een dwangsom. De
voorzieningenrechter in eerste aanleg wijst de vorderingen van Philips toe. Hiertegen gaan
Postech c.s. in hoger beroep. Zij vorderen vernietiging van het vonnis en stellen dat de
Nederlandse rechter onbevoegd is. Het gerechtshof baseert zijn rechtsmacht om kennis te
nemen van de inbreukvorderingen tegen deze gedaagden op verschillende rechtsbronnen. De
rechtsmacht ten aanzien van de vorderingen tegen Princo Switzerland is gebaseerd op art. 24
EVEX jo. 126 lid 3 Rv oud (woonplaats eiser). De rechtsmacht voor de vorderingen tegen Princo
Taiwan baseert het gerechtshof uitsluitend op het commune internationale bevoegdheidsrecht. In
beide gevallen acht het gerechtshof zichzelf bevoegd, maar wijst een grensoverschrijdend verbod
- om opportuniteitsredenen - af. Het gerechtshof oordeelt dat het vonnis niet in stand kan blijven,
beide partijen worden voor een deel in het ongelijk gesteld (r.o. 23). Philips stelt tegen dit arrest
cassatie in.
1.2.2 Oordeel HR Philips voert in cassatie één cassatiemiddel aan bestaande uit een zevental onderdelen. In
onderdeel I t/m III betoogt Philips dat de Nederlandse rechter wel rechtsmacht heeft om van de
inbreukvorderingen tegen Princo Switserland kennis te nemen. Deze onderdelen slaan echter de
plank mis, omdat het gerechtshof zichzelf gewoon bevoegd acht (zie het dictum). De onderdelen I
t/m III kunnen derhalve wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, aldus de HR (r.o. 3.3).
Onderdeel IV richt zich tegen het oordeel van het gerechtshof dat een eventueel
grensoverschrijdend inbreukverbod jegens Postech c.s. moet worden afgewezen (r.o. 5, laatste
alinea). De HR behandelt het onderdeel in twee delen: het eerste deel (i) heeft betrekking op de
vorderingen tegen Princo Switzerland en het tweede deel (ii) op de vorderingen tegen Postech en
Princo Taiwan. In deel (i) van onderdeel IV stelt Philips dat het gerechtshof zijn bevoegdheid kon
121
HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903 (punt 26 concl. A-G L. Strikwerda), NJ 2007/585 (Philips/Postech). 122
Hoorneman 2012, p. 1-2; Van Nispen 2012, p. 144. 123
HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903, NJ 2007/585 (Philips/Postech).
18
ontlenen aan art. 2 EG-piraterijverordening, art. 5, aanhef en sub 3, EVEX, en/of art. 6, aanhef en
sub 1, EVEX, zodat:
onjuist althans onvoldoende gemotiveerd is het oordeel in r.o. 6 [bedoeld is r.o. 5; mijn toevoeging LJB]
dat het Hof niet ordenend moet optreden buiten Nederland en derhalve een grensoverschrijdend
inbreukverbod dient te worden afgewezen.
Deel (i) van onderdeel IV berust op een onjuiste lezing van het arrest, immers:
het hof zich niet onbevoegd heeft geacht kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Princo
Switserland, maar die vorderingen voor zover zij strekken tot een grensoverschrijdend inbreukverbod om
opportuniteitsredenen heeft afgewezen (r.o. 3.4.2).
Het tweede deel (ii) van onderdeel IV treft wel doel. Het gerechtshof heeft ten aanzien van de
vorderingen tegen Postech en Princo Taiwan beslist dat het grensoverschrijdende inbreukverbod
ook jegens deze vennootschappen moet worden afgewezen, omdat 'in het kader van dit kort
geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht'. De HR oordeelt met een
verwijzing naar het Interlas-arrest en het 'Barbie-pop'-arrest, dat de afwijzing van het
inbreukverbod onvoldoende is gemotiveerd (r.o. 3.4.3). Immers valt uit de motivering niet af te
leiden waarom de hoofdregel 'toewijzing van het grensoverschrijdend inbreukverbod' achterwege
moet blijven. Daarnaast valt uit de motivering ook niet af te leiden dat er sprake is van de in het
Interlas-arrest bedoelde uitzondering ('tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een
rechtshandeling anders volgt').124
Onderdeel V t/m VII betreffen, voor zover zij doel treffen, vooral octrooirechtelijke kwesties van
materiële aard, welke hier verder buiten beschouwing blijven.
1.2.3 Het arrest nader beschouwd In casu spelen eigenlijk twee vragen die relevant zijn in het kader van deze scriptie. Enerzijds de
vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht (jurisdictie) heeft om van deze vordering kennis te
nemen en anderzijds de vraag of de rechter een grensoverschrijdend verbod kan opleggen. Deze
twee vragen zijn onderling verweven.125
Mijns inziens kan de verhouding als volgt worden
samengevat: een rechter kan geen grensoverschrijdend verbod opleggen zonder jurisdictie, maar
jurisdictie brengt niet noodzakelijkerwijs de mogelijkheid met zich tot het opleggen van een
grensoverschrijdend verbod. Dat is namelijk afhankelijk van het ipr van de staat die de rechter
heeft aangesteld.126
Het antwoord op de vraag of het opleggen van een grensoverschrijdend
verbod mogelijk is kan men ook beschouwen als een noodzakelijke tussenstap. Het heeft immers
geen zin een zaak voor de Nederlandse rechter te brengen, indien hij niet bevoegd is een
grensoverschrijdend verbod uit te spreken.127
Kramer is van oordeel dat het onderhavige arrest niet past in de lijn van een aantal Europese
ontwikkelingen.128
Uit deze ontwikkelingen leidt hij - m.i. terecht - af dat de mogelijkheid tot het
124
HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903 (punt 27 concl. A-G L. Strikwerda), NJ 2007/58 (Philips/Postech). 125
Zie ook Schaafsma 2011, p. 433, 438-440. 126
Polak 1995, p. 25-26. 127
Zie ook HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.34 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 128
HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, Jur. 1988, p. I-5565, NJ 1990/425, m.nt. JCS (Kalfelis/Schröder); Art. 101 lid 3 Verordening (EG) 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG 1994, L 227/1); HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, Jur. 1995, p. I-415, NJ 1996/269, m.nt. ThMdB (Shevill); HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden/Deco-Line); HvJ 27 april 1999, C-99/96, r.o. 40, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001/90 (Mietz-Intership); Art. 82 lid 2 Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L 3/1); Art. 98 lid 2 van
19
geven van een grensoverschrijdend verbod afhankelijk is van de bevoegdheidsgrond. De
mogelijkheid tot het opleggen van een grensoverschrijdend verbod wordt met andere woorden
Europees afgebakend.129
Baseert de Nederlandse rechter zijn rechtsmacht op de EEX-Vo dan
moet hij rekening houden met deze Europese beperkingen. De vraag rijst in hoeverre de
Nederlandse rechter met deze Europese beperkingen rekening moet houden indien hij zijn
rechtsmacht baseert op het commune internationale bevoegdheidsrecht. Men zou kunnen
betogen dat de nationale rechter in dat geval rekening moet houden met deze beperkingen,
omdat de Europese rechtsorde gestoeld is op het beginsel van gedeeld gezag.130
Een rechtsorde
waarbinnen de nationale rechter enerzijds een zekere feitelijke vrijheid geniet om in zijn oordeel
de Europeesrechtelijke verplichtingen en verwachtingen te operationaliseren en anderzijds
zichzelf gebonden ziet aan enkele grenzen, zoals de opdracht tot loyale samenwerking (art. 4 lid
3 VEU).131
Het beginsel van gedeeld gezag tast het beginsel van de autonomie van het nationaal
procesrecht echter niet aan. De HR doorziet dit en oordeelt dat de rechtspraak van het HvJ geen
analoge toepassing vindt buiten het formele toepassingsgebied van het EEX-Verdrag.132
Meer informatie over de betekenis van de Interlas-regel in het kader van preliminary injuction-
procedures treft men aan in hoofdstuk II, paragraaf 1.2.5.
2 Rechtsmacht Nederlandse rechter: 'spin in het web' De Nederlandse rechter kan zijn bevoegdheid ontlenen aan een aantal bronnen, zoals het
commune bevoegdheidsrecht en de EEX-Vo. Uit het voorgaande blijkt dat, indien de
Nederlandse rechter bevoegd is, hij in beginsel een grensoverschrijdend verbod mag uitspreken.
Octrooihouders maakten - met het Interlas-arrest in de hand - dankbaar gebruik van art. 6 lid 1
EEX-Verdrag. De grensoverschrijdende octrooipraktijk werd booming business.133
Artikel 6 lid 1
EEX-Verdrag leek destijds immers nog geen beperking op te werpen. Wil men het - met de
booming business gepaard gaande - forum shopping aan banden leggen, dan kan dat op een
aantal manieren.134
Het HvJ heeft ervoor gekozen om de internationale jurisdictiedrempel te
verhogen, zoals wij in hoofdstuk V zullen zien. Ook dit kwam niet uit de lucht vallen, zoals deze
paragraaf illustreert.
2.1 Kalfelis/Schröder Al in 1976 wees Jennard op het gevaar van misbruik van afgeleide jurisdictie.
135 Eisers konden
destijds immers volledig ongerelateerde claims op grond art. 6 lid 1 EEX-Verdrag voor één
gerecht brengen, met het enkele doel de bevoegdheid van andere gerechten te ontnemen. Het
HvJ erkent dit gevaar en in 1988 introduceert het HvJ een nieuw vereiste in dit verband.136
Dit
vereiste legt voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk (nog) geen zoden aan de dijk, zoals
hierna zal blijken.
2.1.1 Casus Kalfelis (verzoeker) sloot in 1980-1981 een aantal kas- en termijntransactie af met Hema
Luxemburg (verweerder 2). Deze transacties kwamen door bemiddeling van Markgraf
(verweerder 3) via Hema Duitsland (verweerder 1) tot stand. De transacties lopen echter op niets
Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEU 2009, L 78/1); zie ook Van Engelen 2007 (nr. 457), p. 176. 129
Kramer 2012, p. 73-77. 130
Eijsbouts 2012, p. 27, 403-420. 131
Van Harten 2011, p. 213-214. 132
HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903, r.o. 3.4.3, NJ 2007/585 (Philips/Postech). 133
Hoorneman 2012, p. 1-2. 134
De Wit, IER 1998/30. 135
Jennard 1979, p. 26. 136
HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, Jur. 1988, p. I-5565, NJ 1990/425, m.nt. JCS (Kalfelis/Schröder).
20
uit en Kalfelis vordert van verweerders een schadevergoeding. Hema Luxemburg betwist de
bevoegdheid van de Duitse rechter. Dit is voor het Duitse Bundesgerichtshof aanleiding om een
vraag aan het HvJ voor te leggen met betrekking tot de uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag, meer
in het bijzonder of:
er voor de toepassing van art. 6 sub 1 EEX, tussen de rechtsvorderingen die door eenzelfde verzoeker
tegen verschillende verweerders zijn ingesteld, een verband moet bestaan, en zo ja, van welke aard dat
verband moet zijn (r.o. 6).
2.1.2 Oordeel HvJ Het HvJ begint met de overweging dat in beginsel de gerechten van de staat van de woonplaats
van de verweerder bevoegd zijn. Art. 6 lid 1 EEX-Verdrag vormt ten aanzien van dit beginsel een
uitzondering. Het HvJ is - gelet op het rapport van de opstellers van het EEX-Verdrag - van
oordeel dat er tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen een band moet
bestaan (r.o. 9). Het HvJ legt de aard van deze band verdragsautonoom uit en overweegt dat art.
6 sub 1 Verdrag van toepassing is wanneer:
tussen de tegen verschillende verweerders ingestelde vorderingen een verband bestaat op het tijdstip
waarop zij worden aangebracht, dat wil zeggen, wanneer een goede rechtsbedeling vraagt om haar
gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting
onverenigbare uitspraken worden gegeven. Het staat aan de nationale rechter in elk concreet geval te
onderzoeken of aan die voorwaarde is voldaan (r.o. 12).
Bovenstaande definitie is, voor zover het een onderzoeksplicht aan de rechter oplegt, puur
functioneel van aard. Het is bij uitstek een taak van de nationale rechter om te beoordelen of het
vereiste verband tussen de vorderingen bestaat, waarbij hij de omstandigheden van het geval in
acht dient te nemen.137
2.1.3 Het arrest nader beschouwd Onder het oude EEX-Verdrag bepaalde art. 6 lid 1 EEX-Verdrag dat een verweerder ook kan
worden opgeroepen 'indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats
van een hunner'. Vandaag de dag ziet men de overweging uit het Kalfelis/Schröder arrest (vrijwel
letterlijk) terug in art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het werd wenselijk geacht de restrictie uit het arrest in de
tekst van art. 6 lid 1 EEX-Vo op te nemen. Zowel de tekst van art. 6 lid 1 EEX-Vo als de uitspraak
Kalfelis/Schröder weerspiegelen de bezorgdheid ten aanzien van misbruik van deze bepaling.138
Een 'nauw verband' tussen vorderingen is sinds dit arrest een specifieke basis voor jurisdictie
geworden. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van een afgeleide jurisdictie, in die zin dat
de jurisdictie van het gerecht over de aanverwante vordering niet zou bestaan zonder het 'nauwe
verband' met de oorspronkelijke vordering.139
Het is aan de nationale rechter om te bepalen of
aan de voorwaarde is voldaan, dat wil zeggen of de vorderingen in zodanig verband staan dat dit
de behandeling door een enkel gerecht rechtvaardigt (r.o. 12). De vraag rijst hoe de nationale
rechter gebruik gaat maken van deze bevoegdheid. De nationale rechter moet het gesloten
karakter van het EEX-Verdrag respecteren. Gelet op het feit dat de forum non conveniens-leer
niet erkend is onder het EEX-Verdrag zal de rechter zich mijns inziens niet al te ruimhartig
onbevoegd mogen verklaren door middel van een (te) strikte interpretatie van het vereiste van
nauw verband.140
137
Magnus & Mankowski 2012, p. 303. 138
Jennard 1979, p. 26; Magnus & Mankowski 2012, p. 297, 311. 139
Magnus & Mankowski 2012, p. 299. 140
Strikwerda 2012, p. 233-234, 245.
21
Tot het arrest EGP/Boston Scientific (zie hierna) is de Nederlandse rechter kennelijk van oordeel
dat in grensoverschrijdende octrooizaken aan deze voorwaarde van 'nauw verband' wordt
voldaan. Consequentie hiervan is dat het risico op misbruik van art. 6 EEX-Verdrag in
grensoverschrijdende octrooizaken niet verholpen is. Nu het 'nauwe verband' wordt aangenomen,
kan een eiser alsnog art. 6 lid 1 EEX-Verdrag inroepen met het enkele doel andere gerechten
van hun rechtsmacht te ontnemen.
2.2 EGP/ Boston Scientific Tot 1998 was het beleid van het Haagse gerechtshof dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag als grondslag
voor bevoegdheid kon dienen, tenzij er sprake was van misbruik van dit artikel. Gelet op het
(financiële) belang van octrooihouders om de zaak voor dezelfde rechter aan te brengen was er
zelden sprake van misbruik. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal zaken voor het
Haagse gerechtshof, wat weer leidde tot een stroom aan kritiek uit het buitenland,141
enerzijds
gericht tegen deze koers in het algemeen en anderzijds gericht tegen de vrijheid die het
Nederlandse recht toekent aan de rechter in kort geding.142
In 1998 doet zich een interessante ontwikkeling voor, ingegeven door de wens om het
onbeperkte forumshoppen in Nederland een halt toe te roepen.143
Het Haagse gerechtshof geeft
in deze zaak een beperkte uitleg aan artikel 6 lid 1 EEX-Verdrag (thans art. 6 lid 1 EEX-Vo). Het
gerechtshof introduceert in dit arrest de zogenaamde 'spin in het web'-leer. In datzelfde jaar
bevestigt het gerechtshof deze uitspraak nogmaals in een min of meer gelijkluidend arrest.144
Daar spreekt het gerechtshof van de 'spil in het geheel'. Dit laatste arrest blijft hier verder buiten
beschouwing.
2.2.1 Casus Het betreft hier een geschil tussen EGP c.s. (appelanten) en BSC (geïntimeerden). BSC is een
onderneming uit de Verenigde Staten met vestigingen over de hele wereld. Het Europese
hoofdkantoor zit in Parijs. De Nederlandse vestiging doet dienst als magazijn voor de Europese
continentale markt. EGP c.s. zijn rechthebbende van het octrooirecht op een Expendable
intraluminal grift (ook wel stent). Dit octrooi is verkregen door middel van de Europese
verleningsprocedure (zie hoofdstuk II, paragraaf 2.2.1). EGP c.s. zijn van oordeel dat BSC een
inbreuk maakt op dit octrooirecht en vorderen een inbreukverbod (r.o. 5).
De buitenlandse vestigingen van BSC betwisten de bevoegdheid van de Nederlandse rechter
(r.o. 7). EGP c.s. stellen dat de rechter wel bevoegd is op grond van art. 2 jo. art. 6 lid 1 EEX-
Verdrag (r.o. 8).
2.2.2 Oordeel gerechtshof Het gerechtshof onderzoekt allereerst art. 6 lid 1 EEX-Verdrag als basis voor de bevoegdheid van
de Nederlandse rechter. In r.o. 14 concludeert het gerechtshof, onder verwijzing naar de zaak
Kalfelis/Schröder, dat de mogelijkheden tot toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag aan
beperkingen onderworpen zijn.145
Op grond van Kalfelis/Schröder is vereist dat er een band
bestaat tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen (r.o. 9). Het gerechtshof
is van oordeel (r.o. 16) dat er geen sprake is van een dergelijk verband wanneer:
141
Brinkhof 1995, p. 225-261; Bertrams, GRUR Int. 1995, p. 193-201; Brinkhof, GRUR Int. 1997, p. 495-496;
Stauder, GRUR Int. 1997, p. 859-864. 142
HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.36 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 143
Hof Den Haag 23 april 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3913, IER 1998/30 (EGP/Boston Scientific). 144
Hof Den Haag 26 november 1998, BIE 2002/10. 145
HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, Jur. 1988, p. I-5565, NJ 1990/425, m.nt. JCS (Kalfelis/Schröder).
22
in een procedure de vorderingen van de houder van een Europees octrooi erop gericht zijn bijvoorbeeld
een in Nederland gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi uit
het Europese bundeloctrooi door het in Nederland op de markt brengen van een bepaald product en een
in Frankrijk gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het Franse octrooi uit hetzelfde
Europese bundeloctrooi door het in Frankrijk op de markt brengen van een identiek product.
Immers, ook als de uitspraken in Nederland en Frankrijk een andere uitkomst zouden hebben
leidt dit niet tot onverenigbare uitspraken. Nationale octrooien bestaan namelijk geheel
onafhankelijk van elkander. Gevolg hiervan is dat de octrooihouder, wil hij in meerdere landen
een inbreukverbod krijgen, gedwongen is om in elk afzonderlijk land een procedure te entameren.
Deze redenering volgt uit het systeem van het EEX-Verdrag, waarbij artikel 2 EEX-Verdrag (als
hoofdregel) het belang van de gedaagde laat prevaleren boven eventuele ongemakken van
octrooihouders.
Het gerechtshof staat een uitzondering op deze redenering toe indien de verschillende
gedaagden tot eenzelfde concern behoren:
Indien verschillende tot één concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende
nationale markten brengen, zal dit moeten worden gezien als één gezamenlijk handelen waaraan een
gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in een dergelijk geval om
een gelijktijdige behandeling en berechting, waarvoor artikel 6(1) EEX-/EVEX-Verdrag de mogelijkheid
verschaft (r.o. 18).
Let wel, het gerechtshof oordeelt - onder verwijzing van rechtspraak gewezen in het kader van
art. 5 lid 3 EEX-Verdrag - dat vorderingen:
slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende
hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Tussen de
vorderingen en deze rechter bestaat het meest nauwe verband (r.o. 18).
Het bovenstaande is bekend komen te staan onder de naam 'spin in het web'-leer. In casu is het
hoofdkantoor te Parijs de 'spin in het web'. Dit kantoor is statutair gevestigd in Nederland,
derhalve is de Nederlandse rechter bevoegd (r.o. 21-23). Er doet zich echter een complicatie
voor. BSC is in een groot aantal landen nietigheidsprocedures begonnen. De Nederlandse
rechter moet zich hierdoor gelet op de exclusieve bevoegdheidsregel van art. 16 lid 4 EEX-
Verdrag terughoudend opstellen (r.o. 24-26). Uiteindelijk wijst de Nederlandse rechter de
vorderingen van EGP c.s. af, omdat er gerede kans bestaat van nietigverklaring (r.o. 34-36 en
42-54).
2.2.3 Het arrest nader beschouwd Annotator De Wit wijst erop dat tot dit arrest in de Nederlandse rechtspraktijk werd aangenomen
dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag een onbegrensde werking had. Waren er meerdere gedaagden, dan
kon de eiser kiezen voor welk gerecht hij de zaak aanhangig zou maken (mits voldaan aan het
vereiste van nauw verband). Volgens de tekst van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag kan in principe het
gerecht van de woonplaats van elke gedaagde kennis nemen van de samenhangende
vorderingen.146
Art. 6 lid 1 EEX-Verdrag kent immers geen vereiste dat een vordering belangrijker
is of meer centraal staat dan andere vorderingen of dat een van de gedaagden een centrale
positie inneemt. Het ontbreken van een dergelijke hiërarchie impliceert dat de rechtsmacht ten
aanzien van de samenhangende vorderingen kan berusten op elke vordering, hoe gering de
vordering en de rol van de gedaagde ook moge zijn. Dit gebrek aan hiërarchie vergroot het risico
op misbruik van deze bepaling. Het schept voor de eiser de mogelijkheid een onbeduidende
claim tegen een van de gedaagden aan te spannen om zodoende de jurisdictie te bepalen. Dit is
146
De Wit, IER 1998/30.
23
de reden dat veel nationale rechtssystemen, naast het vereiste van verband, aanvullende eisen
stellen.147
Het Haagse gerechtshof bepaalt in deze zaak dat de rechter van de woonplaats van de
'spin in het web' exclusief bevoegd is van de vordering kennis te nemen. Het gerechtshof schept
hier een extra criterium voor art. 6 lid 1 EEX-Verdrag en beperkt op die manier de
toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag. Kennelijk vond het gerechtshof het een
stap te ver om in het algeheel geen nauw verband aan te nemen in grensoverschrijdende
octrooizaken. Een stap die het HvJ in 2006 zonder problemen maakte (zie hoofdstuk IV), maar in
2012 toch weer heeft genuanceerd (zie de hoofdstukken V en VI).
Het is enigszins vreemd dat een Nederlands gerecht hier de reikwijdte van art. 6 lid 1 EEX-
Verdrag bepaalt. Het gerechtshof had er beter aan gedaan om een prejudiciële vraag aan het
HvJ voor te leggen op grond van art. 3 lid 2 jo. art. 2 lid 2 van het uitleggingsprotocol van 1971.148
Het Haagse gerechtshof dacht er anders over, Brinkhof (één van de magistraten in deze zaak)
vond dat 'eindelijk eens gezegd moest worden wat we er zelf van dachten. We hadden het gevoel
dat het met dat forumshoppen te ver ging.’149
Het gevolg van deze beperking ten aanzien van art.
6 EEX-Verdrag is dat de Nederlandse rechter minder snel zijn bevoegdheid kan gronden op dit
artikel. Het hek naar Nederland als 'court gate to the world' wordt - voor gedaagden afkomstig uit
de EEX-landen - voor een groot deel geblokkeerd. De Wit wijst terecht op zowel de juridische als
de economische gevolgen van dit arrest. Ontbreekt het de Nederlandse rechter aan bevoegdheid
(in de zin van rechtsmacht), dan komt hij nimmer toe aan het uitspreken van onze grote
trekpleister: het befaamde pan-Europese verbod. Het is juist dit verbod dat ervoor zorgt dat veel
industrieën bij het Nederlandse forum komen shoppen. De motivatie van dit arrest schuilt dan ook
in de wens om het onbedwongen forumshoppen in Europese inbreukzaken een halt toe te
roepen.150
147
Magnus & Mankowski 2012, p. 310. 148
Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Luxemburg 3 juni 1971, Trb. 1971, 141. 149
De Wit, IER 1998/30. 150
De Wit, IER 1998/30.
24
Hoofdstuk IV Roche/Primus I
In dit hoofdstuk staat het arrest Roche/Primus I centraal. Wat besliste het HvJ precies in dit arrest
en waarom? Uit de literatuur volgt dat het HvJ in deze zaak de deur voor de
grensoverschrijdende octrooipraktijk op een kier heeft gezet.151
Er wordt ook wel gezegd dat
sinds dit arrest het doek voor de grensoverschrijdende octrooiprocedures gevallen is.152
Zoals
gewoonlijk bij het gebruik van metaforen worden de dingen makkelijker voorgesteld dan ze vaak
zijn. In dit hoofdstuk wordt dan ook uitvoerig het arrest geanalyseerd, waarbij zoveel mogelijk
verwezen wordt naar de relevante rechtsoverwegingen. Vervolgens wordt geconcludeerd wat het
HvJ precies beslist heeft. Dit wordt afgewogen tegen de opvattingen uit de literatuur. De uitkomst
van deze analyse dient als uitgangspunt bij het volgende hoofdstuk. Het geldende recht d.d.
Roche/Primus I wordt als een soort 'negatief' gelegd op de arresten die hierna gewezen zijn. Ter
verduidelijking van de zaak treft men in bijlage C een schematische weergave van het
procesverloop aan.
1 Casus Primus en Goldenberg, twee particulieren woonachtig in de Verenigde Staten, zijn houders van
het Europees octrooi nr. 131 627.153
Zij hebben dit octrooi op 20 januari 1984 aangevraagd voor:
'specific CEA-familiy antigens, antibodies specific thereto and their methods of use'. Deze
uitvinding is erg belangrijk voor het ontdekken en de behandeling van bepaalde soorten van
kanker. Dit octrooi is aangevraagd voor de landen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland,
Frankrijk, VK, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden en heeft betrekking op
zogenaamde enzymimmunoassays. Roche c.s. brengen, onder de merknaam Cobas Core CEA
EIA, CEA-kits in het verkeer. Deze kits maken, aldus de bijsluiter, gebruik van monoclonale
antilichamen (r.o. 4.1. arrest HR), welke volgens Primus c.s. onder de beschermingsomvang van
het octrooi vallen.
2 Geding in feitelijke instanties Bij exploiten van 24 maart 1997 hebben Primus c.s. en hun licentiehouder Immunomedics Inc.
negen vennootschappen van het farmacieconcern Roche voor de rechtbank te 's-Gravenhage
gedagvaard. Dit is de peildatum voor het bepalen van de rechtsmacht gelet op het perputatio fori-
beginsel.154
De keuze voor het gerecht in Nederland is te verklaren door de doeltreffendheid van
het kort geding (lees: de Interlas-regel) en de stand van zaken van de Nederlandse rechtspraak
(lees: de 'spin in het web'-leer).155
De negen gedaagden in eerste aanleg zijn gevestigd in 1.
Nederland, 2. VS, 3. België, 4. Duitsland, 5. Frankrijk, 6. VK, 7. Zwitserland, 8. Oostenrijk en 9.
Zweden (hierna: Roche c.s.). Primus c.s. en Immunomedics Inc. vorderen primair Roche c.s. te
verbieden:
op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op het
Europees octrooi 0 131 627, niet alleen met betrekking tot Nederland, maar ook met betrekking tot
directe of indirecte inbreuk in alle andere landen waarvoor dit octrooi van toepassing is.156
De vestigingen van Roche c.s. uit het buitenland (verweerder 2 t/m 9) hebben als exceptie de
onbevoegdheid van de Nederlandse rechter opgeworpen. De rechtbank verklaarde zichzelf op
151
Hoorneman 2012, p. 1. 152
Van Engelen, AA 2013, p. 271. 153
www.nl.espacenet.com (zoek op 0131627). 154
Zie ook Ibili 2007, p. 39-40; Vlas, NJ 2008/76, punt 3; Strikwerda 2012, p. 216. 155
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 98 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus
I); zie ook Véron, Journal du droit international 2001, p. 812-813. 156
HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714, r.o. 1, NJ 2008/76 (Roche/Primus I).
25
grond van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag (gedaagden 3 tot en met 6), resp. art. 6 lid 1 EVEX
(gedaagden 7 tot en met 9), resp. art. 126 lid 7 (oud) Rv (gedaagden 1 en 2) wel bevoegd, maar
wees de vorderingen van Primus c.s. af en verklaarde Immunomedics Inc. niet-ontvankelijk.
Primus c.s. en Immunomedics Inc. stelden tegen dit vonnis hoger beroep in, waar zij wederom
een inbreukverbod vorderen evenals een aantal nevenvorderingen. Allereerst bepaalt het
gerechtshof dat hij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen (r.o. 4 tussenarrest, r.o. 1
eindarrest). Het gerechtshof oordeelt verder dat Immunomedics Inc. niet-ontvankelijk is in haar
vorderingen. De vorderingen van Primus c.s. wijst het gerechtshof grotendeels toe. Tegen dit
arrest hebben Roche c.s. beroep in cassatie ingesteld. Primus c.s. hebben op hun beurt
incidenteel cassatieberoep ingesteld.157
3 Oordeel HR In deze zaak staan eigenlijk drie vragen centraal: de vraag naar de beschermingsomvang van het
octrooi, de vraag naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de vraag welke
vorderingen kunnen worden toegewezen tegen de buitenlandse Roche-verweerders. De laatste
twee vragen zijn mijns inziens intertwined en mutually related: een rechter kan geen
grensoverschrijdend verbod opleggen zonder jurisdictie, maar jurisdictie brengt niet
noodzakelijkerwijs de mogelijkheid met zich tot het opleggen van een grensoverschrijdend
verbod. Dit laatste is namelijk afhankelijk van het ipr van de staat die de rechter aanstelt.158
De HR behandelt als eerste onderdeel 5. Onderdeel 5 richt zich tegen de beslissing van het
gerechtshof zich bevoegd te achten kennis te nemen van de vorderingen. Het gerechtshof heeft
in appel het bevoegdheidsverweer van Roche c.s. verworpen op twee gronden ( i en ii). Ten
eerste (i) omdat Roche c.s. te laat is met het indienen van het bevoegdheidsverweer. Ten tweede
(ii) door zich te verenigen met hetgeen de rechtbank heeft overwogen in r.o. 6 tot en met 14.
Zowel de rechtbank als het gerechtshof nemen hierdoor impliciet afstand van de 'spin in het web'-
leer, zoals geformeerd in EGP/Boston Scientific. Toegegeven, de rechtbank overweegt wel dat
alle vennootschappen tot één concern behoren, echter verklaart de rechtbank noch het
gerechtshof ook maar iets over de vestigingsplaats van het hoofdkantoor dat in casu met de
leiding belast is en/of het beleidsplan vaststelt. De noodzaak van prejudiciële antwoorden in dit
verband dringt zich verder op.159
Roche c.s. klagen in onderdeel 5.1 en 5.2 succesvol tegen de eerste grond ( i) (r.o. 4.2.3). De
klacht in 5.5 richt zich tegen de tweede grond (ii) en roept vragen omtrent de uitleg van art. 6 lid
1 EEX-Verdrag op. Dientengevolge stelt de HR prejudiciële vragen aan het HvJ. Deze vragen
hebben geen betrekking op Roche Nederland en Roche VS, derhalve bespreekt de HR i.c. de
overige middelen (r.o. 4.4). Deze middelen zijn vooral van (materieel) octrooirechtelijke aard en
blijven hier buiten beschouwing.
Primus c.s. richten zich als incidenteel eiseressen in onderdeel 5 tot de afwijzing van het
gerechtshof van de vordering tot schadevergoeding tegen de buitenlandse vennootschappen. Het
gerechtshof heeft deze vordering afgewezen, omdat niet is gebleken dat aan de eisen voor
schadevergoeding uit de verschillende nationale rechtsstelsels is voldaan. De HR merkt op dat dit
onderdeel slechts van belang is voor de buitenlandse verweerders (2 tot en met 9). De
bespreking van dit middel wordt - in verband met eventuele ontbreken van de rechtsmacht ten
aanzien van die verweerders - aangehouden tot na de uitspraak van het HvJ (r.o. 5.4.2). Immers,
geen rechtsmacht, geen grensoverschrijdende bevoegdheid (in de zin van 'grensoverschrijdend
optreden').
157
HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714, r.o. 2, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 158
Polak 1995, p. 25-26; Schaafsma 2011, p. 433, 438-440. 159
Zie ook HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.38 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I).
26
4 Prejudiciële vragen De HR houdt uiteindelijk elke beslissing aan en schorst het geding in afwachting van het
antwoord op zijn prejudiciële vragen (r.o. 7). De vragen die de HR stelt luiden als volgt:
A. Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees
octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder
enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter
gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in
een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6,
aanhef en onder 1 EEX?
B. Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke
omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang
- of de verweerders behoren tot een en hetzelfde concern?
- of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk
beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang
is? [Dit blijkt van belang te zijn, aldus het HvJ in het arrest Painer (zie hoofdstuk V, paragraaf 3); mijn
toevoeging LJB]
- of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of
nagenoeg dezelfde zijn? [Dit blijkt van belang te zijn, aldus het HvJ in het arrest Solvay (zie hoofdstuk V,
paragraaf 4); mijn toevoeging LJB]
De tweede vraag is duidelijk gebaseerd op de 'spin in het web-leer'. De beantwoording van deze
vraag heeft derhalve direct implicaties voor de eventuele handhaving van deze leer.
5 Prejudiciële antwoorden Het HvJ onderzoekt deze vragen gezamenlijk (r.o. 18) en staat allereerst stil bij het vereiste van
samenhang, zoals geformuleerd in het Kalfelis-arrest (r.o. 20-24). Het begrip 'onverenigbare
beslissingen' is zowel voor een ruime uitleg (gebaseerd op art. 22 EEX-Verdrag160
) als een
restrictieve uitleg (gebaseerd op art. 27 punt 3 EEX-Verdrag161
) vatbaar (zie hoofdstuk II,
paragraaf 1.4.6). Primus en Goldenberg betogen dat de ruime uitleg moet worden gehanteerd in
de context van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag. Roche c.s., evenals het Verenigd Koninkrijk en A-G
Léger betwisten dit. Het HvJ doet helaas geen uitspraak over deze vraag. Zelfs indien men
'onverenigbare beslissingen' ruim opvat bestaat er volgens het HvJ geen risico dat dergelijke
beslissingen worden genomen, immers:
beslissingen kunnen niet reeds tegenstrijdig worden geacht op grond dat er sprake is van een
divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien vereist dat deze
divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (r.o. 26) [alleen dan
kan sprake zijn van tegenstrijdige beslissingen, omdat rechters in zo'n situatie tot uiteenlopende of zelfs
diametraal tegengestelde beslissingen kunnen komen; mijn toevoeging LJB].162
In de situatie die de HR in de eerste prejudiciële vraag schetst kan geen sprake zijn van
eenzelfde feitelijke situatie, immers verschillen de verweerders en zijn de aan hun ten laste
gelegde octrooi-inbreuken niet dezelfde (r.o. 27). Dientengevolge zullen eventuele divergenties
tussen de beslissingen van de verschillende nationale gerechten zich niet voordoen in het kader
van eenzelfde feitelijke situatie (r.o. 28). Daarenboven stelt het HvJ dat eventuele divergenties
tussen beslissingen in het kader van 'eenzelfde situatie rechtens' zich, gelet op art. 2 lid 2 jo. art.
64 lid 1 en lid 3 EOV, niet voor zullen doen (r.o. 29-31). De conclusie luidt dat:
160
HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, r.o. 58, Jur. 1994, p. I-5439 (Tatry). 161
HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86, r.o. 22, Jur. 1988, p. 645 (Hoffmann). 162
Zie ook HvJ EG 6 december 1994, C-406/92 (punt 28-29 concl. A-G G. Tesauro), Jur. 1994, p. I-5439 (Tatry); HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 113 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I).
27
eventuele divergerende beslissingen (...) derhalve niet als tegenstrijdig kunnen worden aangemerkt (r.o.
32).
Het HvJ voegt daar nog aan toe dat zelfs indien men de meest ruime uitleg hanteert voor de
betekenis van 'onverenigbare beslissingen' er geen samenhang bestaat tussen de vorderingen in
de door de HR in de eerste prejudiciële vraag geschetste situatie (r.o. 33). In de situatie die de
HR in de tweede prejudiciële vraag schetst is er volgens het HvJ wel sprake van eenzelfde
feitelijke situatie, maar gelet op hetgeen onder r.o. 29 en 30 vermeld, geen sprake van 'eenzelfde
situatie rechtens'. Met andere woorden: de homogeniteit van de feitelijke situatie doet niet af aan
de diversiteit van juridische situatie.163
Derhalve bestaat er geen risico op tegenstrijdige
beslissingen (r.o. 34, 35). Vanzelfsprekend kan de 'spin in het web-leer' thans niet meer worden
gehandhaafd in de Nederlandse rechtspraak.
Op basis van het bovenstaande en overwegingen betreffende o.a. de voorzienbaarheid,
rechtszekerheid en het tegengaan van forum shopping (r.o. 36-40) verklaart het HvJ voor recht
dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag niet van toepassing is in de situaties zoals geschetst in de
prejudiciële vragen (r.o. 41).
6 Het arrest nader beschouwd Het HvJ geeft, evenals A-G Léger, in dit arrest een strikte uitleg aan art. 6 lid 1 EEX-Verdrag.
Aangezien de EEX-Vo continuïteit ten opzichte van haar voorloper beoogt (overweging 19 van de
preambule van de EEX-Vo) is deze uitspraak ook van belang voor het huidige art. 6 EEX-Vo. Het
arrest getuigt van een overdreven dogmatische benadering. Het risico op onverenigbare
uitspraken bestaat slechts indien voldaan is aan twee cumulatieve voorwaarden, te weten
'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. Het lijkt erop dat het HvJ met betrekking tot dit laatste
vereiste aansluiting zoekt bij het Réunion-arrest.164
Het is echter een fictie om te geloven dat
onverenigbare uitspraken zich enkel voordoen bij 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. Zou
men dit ontkennen dan komt men tot een absurde situatie (reductio ad absurdum): indien
vorderingen tegen verschillende gedaagden - hoewel betrekking hebbend op hetzelfde
onderwerp en berustend op dezelfde feitelijke omstandigheden - worden geregeld door een
andere rechtsstelsel, kan geen sprake zijn van onverenigbaarheid. Mijns inziens kan
inconsistentie wegens de toepassing van verschillend recht eveneens de gezamenlijke
behandeling van vorderingen rechtvaardigen. Dit geldt immers ook in het nationale recht, waar
vorderingen gebaseerd op verschillende bepalingen tot tegenstrijdige uitkomsten kunnen
leiden.165
Het HvJ doet in het onderhavige arrest geen uitspraak over de uitleg van het begrip 'samenhang'
in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag. De A-G gaat hier wel uitvoerig op in en betoogt dat
samenhang restrictief moet worden uitgelegd, overeenkomstig het arrest Kalfelis. Een ruime
uitleg van dit begrip zoals gegeven in het arrest Tatry (gewezen in het kader van art. 22 lid 3
EEX-Verdrag) is niet op zijn plaats. Hij voert hiertoe een aantal sterke argumenten aan (punt 71-
105). Deze argumenten passen in zijn betoog waarin hij pleit voor een restrictieve uitleg van art. 6
lid 1 EEX-Vo in het algemeen (punt 70).
7 Gat/Luk De vraag naar de betekenis en de toepassing van (de arresten gewezen in het kader van) art. 6
lid 1 EEX-Vo lijkt - voor de praktijk in grensoverschrijdende octrooizaken - gereduceerd tot een
163
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 123 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 164
HvJ EG 27 oktober 1998, C-51/97, r.o. 50, Jur. 1998, p. I-6511 (Réunion européenne/Spliethoff's Bevrachtingskantoor). 165
Magnus & Mankowski 2012, p. 312.
28
louter theoretische (maar niet minder interessante) vraag door het arrest Gat/Luk.166
Derhalve
wordt dit arrest hier kort besproken. Op 13 juli 2006 (!) geeft het HvJ in Gat/Luk uitleg aan art. 16
lid 4 EEX-Verdrag (thans art. 22 lid 4 EEX-Vo). Voor het belang van dit artikel in verband met art.
6 lid 1 EEX-Vo wordt verwezen naar hoofdstuk II, paragraaf 1.2.4. In Gat/Luk staat de reikwijdte
van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag op het gebied van octrooien centraal (r.o. 13). Het HvJ overweegt
dat de exclusieve bevoegdheid van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag, gelet op het doel en de plaats van
deze bepaling, moet gelden indien een kwestie van geldigheid van een octrooi wordt
opgeworpen, ongeacht of dit gebeurt bij rechtsvordering of bij wege van exceptie (r.o. 25 en 31).
De rechter mag geen inbreukvordering met betrekking tot een buitenlands octrooi toewijzen (of
voor recht verklaren dat geen inbreuk op een buitenlands octrooi wordt gemaakt) indien daarmee
de voorvraag over de geldigheid van het octrooi wordt beantwoord (r.o. 26 en 27).167
Het feit dat
de gevolgen van een incidentele beslissing over de geldigheid van het octrooi in casu slechts
werking tussen partijen en geen werking erga omnes hebben doet hier niet aan af (r.o. 30). Het
HvJ kent hier dus een sterke dwingende betekenis en een ruime reikwijdte aan art. 16 lid 4 EEX-
Verdrag toe. Het voornaamste argument voor dit oordeel is het minimaliseren van het risico van
onverenigbare beslissingen nopens de geldigheid van een octrooi. Over de gevolgen van dit
arrest bestaat verschil van mening, waarover meer in de volgende paragraaf.
8 Commentaar De arresten Roche/Primus I en Gat/Luk hebben zowel afzonderlijk als gezamenlijk voor een golf
van commentaar uit binnen- en buitenland gezorgd.168
In het navolgende komen enkel de
belangrijkste binnenlandse commentaren aan bod. Het commentaar is vooral afkomstig vanuit de
hoek van het IE-recht. De discussie komt in de kern neer op de vraag wat het gevolg van deze
arresten is voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De Wit stelt de vraag anders: is de
cross-border praktijk sinds deze arresten hersendood, gewoon dood of morsdood?169
Het debat
wordt hiermee (on)bewust geframed, wat de objectiviteit mijns inziens niet ten goede komt. Men
kan immers ook stellen dat de cross-border praktijk sinds deze arresten lichamelijk is beperkt,
aan een griepje leidt of slechts verkouden is. Sommige auteurs beweren dat de
grensoverschrijdende octrooipraktijk door deze twee arresten tot zijn einde is gekomen
(morsdood is).170
Niet iedereen deelt deze visie.171
De commentatoren baseren hun standpunt
veelal op IE-rechtelijke gronden. Mijns inziens zien de meeste commentatoren over het hoofd dat
deze arresten in theorie niets veranderen aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om
grensoverschrijdende verboden op te leggen, slechts de drempel tot het aannemen van
rechtsmacht op basis van art. 6 lid 1 EEX-Vo is verhoogd (wat uiteraard weer grote praktische
consequenties met zich brengt). Het HvJ laat zich met andere woorden slechts uit over de
toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo (en art. 22 lid 4 EEX-Vo). De betekenis van
bovenstaande arresten moet dan ook niet overschat worden. Dit geldt zowel in het kader van art.
6 lid 1 EEX-Vo als daarbuiten. Is de Nederlandse rechter eenmaal bevoegd op grond van art. 6
lid 1 EEX-Vo (ongeacht om wat voor geschil het gaat) dan kan hij immers nog steeds - in
beginsel - op basis van het Interlas-arrest een grensoverschrijdend verbod uitspreken. Daarnaast
kan de Nederlandse octrooirechter in geval van Nederlandse of buitenlandse inbreukmakers nog
steeds zijn rechtsmacht ontlenen aan art. 2 EEX-Vo respectievelijk art. 5 lid 3, 23 en 24 EEX-Vo
166
HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, Jur. 2006, p. I-6509, BIE 2006/73 (Gat/Luk). 167
Zie ook Brinkhof, BIE 2006, p. 320. 168
Heinze & Roffael, GRUR Int. 2006, p. 787-798; Warner & Middlemiss, European Intellectual Property Review
2006, p. 580-585; Wilderspin, Revue critique de droit international privé 2006, p. 777-809; Wittwer, European Law
Reporter 2006, p. 391-394. 169
De Wit, IER 2006/75. 170
De Wit, IER 2006/75; zie ook Rb. Den Haag 9 augustus 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ2296, NJF 2006, 540. 171
Brinkhof, BIE 2006, p. 320-321; Hoyng 2006; de Ranitz, IER 2006/76, punt 5; Schaafsma, NJB 2007/690, p.
830-833; Gielen, NJ 2013/67.
29
om vervolgens grensoverschrijdend op te treden.172
De Ranitz ziet dit als een van de weinigen in,
althans expliceert dit met zoveel woorden. Hij stelt (terecht) dat de Interlas-regel gebaseerd is op
art. 3:296 lid 1 BW en derhalve los staat van bovenstaande arresten.173
Overigens is de betekenis van Gat/Luk ten aanzien van het kort geding geen acte clair.174
Volgens sommigen kan in kort geding (mits de rechter bevoegd is op grond van art. 2 of 5 t/m 24
EEX-Vo) nog steeds een grensoverschrijdend verbod worden opgelegd indien een
nietigheidsverweer wordt gevoerd. Dit vloeit voort uit het karakter van het kort geding, waarin de
rechter louter een voorlopig oordeel geeft over de kans van slagen van een nietigheidsverweer
en niets vaststelt inzake de geldigheid van vreemd recht.175
Maar niet iedereen is het hiermee
eens.176
Een en ander is verhelderd in het arrest Solvay, waarover meer in hoofdstuk V,
paragraaf 4.
9 Normen-/ beoordelingskader Duidelijk is dat er in Roche/Primus I grove beperkingen zijn gesteld aan de toepassing van art. 6
lid 1 EEX-Vo voor grensoverschrijdende octrooizaken. Een ruime uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo
zou gelet op het arrest Gat/Luk overigens enigszins illusoir zijn.177
Praktische consequentie van
deze arresten is een kostenlawine voor de octrooihouder.178
Hij moet nu immers zijn
inbreukvorderingen aanhangig maken bij de gerechten van de verschillende staten waar de
verweerders hun woonplaats hebben. Het HvJ wordt verweten een politieke beslissing te hebben
genomen, zonder al teveel kennis van het octrooirecht.179
Hoe het ook zij, de ontwikkeling is in
2006 niet tot een eindpunt gekomen.
In het volgende hoofdstuk wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de arresten gewezen na
Roche/Primus I voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. Het te hanteren normenkader voor
deze beoordeling bestaat uit de stand van het materiële recht d.d. Roche/Primus I. Ook het arrest
Gat/Luk is van die datum, dit arrest wordt derhalve meegenomen. Het beoordelingskader kan als
volgt worden samengevat: de Nederlandse octrooirechter kan, mits de geldigheid van het octrooi
niet bestreden wordt, zijn bevoegdheid ontlenen aan art. 6 lid 1 EEX-Vo indien er sprake is van
onverenigbaarheid (en derhalve samenhang) in de zin van Roche/Primus I. Er is pas sprake van
een dergelijke onverenigbaarheid indien (i) de in verschillende lidstaten gegeven beslissingen wat
betreft uitkomst van elkaar afwijken en (ii) de afwijking zich voordoet in het kader van 'eenzelfde
situatie, feitelijk en rechtens'.
172
Zie ook Schaafsma, NJB 2007/690, p. 830-833. 173
De Ranitz, IER 2006/76, punt 1-2. 174
Schaafsma, NJB 2007/690, p. 830-833; Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 175
Hoyng 2006; de Ranitz, IER 2006/76, punt 5; Rb. Den Haag 21 september 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA0224, NIPR 2007/49 (Bettacare/H3 Products). 176
Ebbink 2010, p. 1-6. 177
Brinkhof, BIE 2006, p. 322. 178
Schlosser, Juristen Zeitung 2007, p. 306. 179
Hoyng 2006; de Ranitz, IER 2006/76, punt 1; De Wit, IER 2006/75; Van Nispen 2012, p. 145.
30
Hoofdstuk V Arresten na Roche/Primus I
Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt zijn er nog veel vragen onbeantwoord sinds het arrest
Roche/Primus I. Duidelijk is dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag erg dogmatisch en restrictief is uitgelegd.
De arresten Roche/Primus I en Gat/Luk hebben - in praktische zin - de mogelijkheden voor de
Nederlandse rechter tot het opleggen van grensoverschrijdende verboden beperkt. Sinds
Roche/Primus I en Gat/Luk heeft het HvJ een aantal arresten gewezen waaruit men kan afleiden
dat de - praktische - mogelijkheid van de Nederlandse rechter tot het opleggen van
grensoverschrijdende verboden weer is toegenomen,180
ofschoon niet iedereen de bewoordingen
van het HvJ op dezelfde wijze interpreteert.181
In dit hoofdstuk komen een aantal arresten van het
HvJ aan bod die van betekenis zijn voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. Het accent ligt
op de jurisprudentie gewezen in het kader van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Zijdelings komt - voor zover
van belang - jurisprudentie gewezen in het kader van art. 22 lid 4 en 31 EEX-Vo aan bod.
Er wordt beoordeeld wat de gevolgen van deze arresten zijn voor de grensoverschrijdende
octrooipraktijk. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het volgende standpunt: de
mogelijkheden van de Nederlandse rechter om zijn bevoegdheid te ontlenen aan de EEX-Vo met
het oog op het opleggen van grensoverschrijdende verboden in octrooizaken zijn sinds de stand
van het geldende recht d.d. Roche/Primus I toegenomen. Bij elk arrest worden op basis van dit
standpunt voor- en tegenargumenten geformuleerd. Het arrest Reisch/Kiesel valt strikt genomen
binnen het geldende recht d.d. Roche/Primus I, maar wordt vanwege systematische redenen
beschouwd als een arrest gewezen na Roche/Primus I.
1 Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen Op dezelfde datum als Roche/Primus I heeft het HvJ zich in het arrest Reisch Montage/Kiesel
Baumaschinen wederom uitgelaten over art. 6 lid 1 EEX-Vo.182
Het betreft een geschil (geen IE)
tussen Reisch (eiser) en Gisinger en Kiesel (verweerders), wonend en gevestigd in
respectievelijk Oostenrijk (Gisinger) en Duitsland (Kiesel). Reisch brengt het geschil aan bij het
Bezirksgericht Bezau te Oostenrijk. Dit gerecht wijst de vordering jegens Gisinger af op grond van
nationaal procesrecht wegens een ingestelde faillissementsprocedure. Vervolgens stelt het
gerecht vast dat hij niet bevoegd is. Reisch gaat succesvol in beroep en Kiesel stelt vervolgens
beroep in Revision in. Het Oberste Gerichtshof schorst de zaak en legt een prejudiciële vraag
voor aan het HvJ. Kan de eiser zich op art. 6 lid 1 EEX-Vo beroepen indien de vordering tegen de
persoon die woonplaats heeft in de forumstaat al op het tijdstip van indiening niet-ontvankelijk is
(r.o. 14)? Het HvJ verklaart voor recht dat i.c. op art. 6 lid 1 EEX-Vo:
een beroep kan worden gedaan in het kader van een vordering die in een lidstaat wordt ingesteld tegen
een in deze staat woonachtige verweerder en een in een andere lidstaat woonachtige medeverweerder,
ook wanneer die vordering naar nationaal recht reeds op het tijdstip van de instelling ervan jegens de
eerste verweerder niet-ontvankelijk wordt geacht (r.o. 33).
1.1 Argumenten pro Ten eerste lijkt het HvJ zich (in vergelijking tot Roche/Primus I) ruimhartig op te stellen ten
aanzien van de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo.183
Art. 6 lid 1 EEX-Vo kan
zelfs worden toegepast indien een vordering op grond van nationaal recht bij voorbaat niet-
ontvankelijk is (r.o. 31). Trekt men dit door naar de grensoverschrijdende octrooipraktijk dan
betekent dit dus dat een eiser - mits voldaan is aan de eisen uit Roche/Primus I - een x-aantal
180
Hoorneman 2012, p. 1; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788, p. 980. 181
Ebbink 2013. 182
HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05, Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen). 183
Zie ook Vlas, NJ 2008/76, punt 2; Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013).
31
gedaagden voor de Nederlandse rechter kan dagen, ook al is de vordering tegen de in Nederland
wonende gedaagde bij voorbaat niet-ontvankelijk.
Ten tweede hanteert het HvJ een aantal niet al te sterke rechtspolitieke argumenten waaruit blijkt
dat het HvJ de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo in het onderhavige geval wenselijk vindt.
Allereerst wordt in het rechtszekerheidsbeginsel een argument gevonden om de toepasselijkheid
van art. 6 lid 1 EEX-Vo i.c. te aanvaarden (r.o. 24). Het HvJ stelt dat de gemiddelde verweerder
redelijkerwijs kan voorzien voor welke andere rechter hij zou kunnen worden opgeroepen. In
Roche/Primus I werd daarentegen in het rechtszekerheidsbeginsel nog een argument gevonden
om de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo juist uit te sluiten.184
Hoewel de argumenten in
beide zaken betrekking hebben op uiteenlopende stellingen berusten zij beide op dezelfde kern,
namelijk de voorzienbaarheid van de bevoegdheidsregels. Op basis van dit argument had in
Roche/Primus I ook beslist kunnen worden om over te gaan tot toepassing van art. 6 lid 1 EEX-
Vo. In Roche/Primus I konden de verweerders mijns inziens ook redelijkerwijs voorzien voor
welke andere rechter zij zouden kunnen worden geroepen. Het is immers evident dat Roche c.s.
weten in welke landen haar zusterondernemingen gevestigd zijn. Toch liet het HvJ in
Roche/Primus I de bespreking van dit argument pro-toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo buiten
beschouwing, althans expliciteert hij dit niet in zijn overwegingen.
Belicht men het bovenstaande vanuit een ander perspectief, te weten niet vanuit de afwezigheid
van dit argument, maar vanuit de aanwezigheid hiervan in het arrest Reisch/Kiesel dan stuit men
op de volgende vraag. Welk motief heeft HvJ om in dit argument i.c. aan te voeren? In casu is het
standpunt dat art. 6 lid 1 EEX-Vo zich voor toepassing leent (r.o. 31-32). Om dit standpunt te
onderbouwen gaat het HvJ op zoek naar argumenten, zoals het rechtszekerheidsargument.
Welke betekenis moet worden toegekend aan de aanwezigheid van dit argument, gelet op de
afwezigheid hiervan in Roche/Primus I? Naar de motieven van het HvJ kan men slechts gissen.
Men zou kunnen denken aan het feit dat het in casu geen octrooigeschil betreft. Het risico op
forum shopping is in de octrooipraktijk immers groot en daarnaast bestaat het uitzicht op een
eengemaakt octrooirecht en de Unified Patent Court (UPC).185
Vervolgens stelt het HvJ vast dat art. 6 lid 1 EEX-Vo geen verwijzing kent naar nationaal recht,
noch de eis dat beide vorderingen ontvankelijk dienen te zijn (r.o. 27). Het HvJ stelt
dientengevolge vast dat, gelet op het stelsel en de doelen van de verordening, de toepassing van
art. 6 lid 1 EEX-Vo niet afhankelijk is van nationale regels (r.o. 27-30). Dit is misschien formeel
correct, maar materieel staat dit oordeel haaks op Roche/Primus I. In Roche/Primus I is de
toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo juist wel afhankelijk van de inhoud van het nationale recht.186
In dat arrest was het immers juist het verschil tussen de inhoud van de verschillende nationale
rechtsstelsels dat aan de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg stond.
Daarnaast is de redenering van het HvJ in r.o. 27-30 enigszins gekunsteld. Art. 6 lid 1 EEX-Vo
ziet namelijk op gezamenlijke behandeling van vorderingen. Indien bij voorbaat vaststaat dat één
van de twee vorderingen niet-ontvankelijk is, dan is er van een gezamenlijke behandeling geen
sprake. Ook het risico op tegenstrijdige uitspraken is dientengevolge in casu in zekere zin fictief.
Zou Reisch de zaak tegen Kiesel bij de Duitse rechter aanbrengen, dan kan dit oordeel niet
tegenstrijdig zijn met het oordeel van de Oostenrijkse rechter. De Oostenrijkse rechter heeft
immers geen beslissing genomen in de zaak tegen Gisinger.187
Het HvJ grijpt hier wederom naar
184
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, r.o. 37, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 185
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus
I); zie ook Brinkhof, AA 2012, p. 353-364. 186
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, r.o. 31, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 187
Zie ook HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05 (punt 44 concl. A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer), Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen).
32
een argument om het zijns inziens wenselijke resultaat - toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo - te
bereiken.
Ten derde prevaleert, hoewel door het HvJ niet expliciet benoemd, het belang van de
proceseconomie. Art. 6 lid 1 EEX-Vo kent meerdere doelen, onder andere het voorkomen van
tegenstrijdige uitspraken en het dienen van de proceseconomie. Het risico op tegenstrijdige
uitspraken is fictief, dit wijst erop dat het HvJ veel belang hecht aan het dienen van de
proceseconomie. Een gezamenlijke behandeling dient uiteraard de proceseconomie. In
Roche/Primus I werd dit belang wel erkend, maar was het niet doorslaggevend voor zijn
oordeel.188
1.2 Argumenten contra Ten eerste moet het belang van dit arrest niet worden overschat. Het arrest is immers evenals
Roche/Primus I en Gat/Luk op 13 juli 2006 gewezen. De overwegingen uit Roche/Primus I
inzake de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo worden in dit arrest derhalve nog niet geciteerd
en/of verfijnd.
Ten tweede bestaat er grote verdeeldheid over de prejudiciële materie in dit arrest. Zowel de A-G
als de Duitse regering zijn van oordeel dat de eiser zich i.c. niet op art. 6 lid 1 EEX-Vo kan
beroepen. Duitsland staat bekend als een land met een uitgebreide en ver ontwikkelde doctrine
en ook de kennis van de A-G moet niet worden onderschat.189
De Franse regering en de
Europese commissie zijn daarentegen van oordeel dat een beroep op art. 6 lid 1 EEX-Vo juist wel
mogelijk is (r.o. 16-21). Zoals bekend volgt het HvJ dit laatste oordeel. Men kan zich afvragen in
hoeverre dit een politiek oordeel is. Helaas zijn er geen empirische gegevens over de
percentages van gevallen waarin het HvJ zich al dan niet aansluit bij de Europese commissie.
Dergelijk gegevens zouden wellicht inzicht kunnen geven in de motieven van het HvJ, aangezien
de argumentatie nog wel eens te wensen over laat.
Ten derde stelt het HvJ i.c. voorop dat art. 6 lid 1 EEX-Vo terughoudend moet worden toegepast.
Art. 2 EEX-Vo is de hoofdregel, uitzonderingen hierop, zoals artikel 6 lid 1 EEX-Vo moeten
restrictief worden uitgelegd (r.o. 22 en 23). Het belang van deze overwegingen mag niet worden
onderschat, het HvJ stelt dit immers niet voor niets voorop. Het HvJ stelt verder - onder verwijzing
naar het Réunion-arrest - dat art. 6 lid 1 EEX-Vo niet gebruikt mag worden met het enkele doel
één van de verweerders af te trekken van het gerecht van de lidstaat waar hij woont (r.o. 32). Het
lijkt erop dat het HvJ aan het slot van zijn arrest nog even duidelijk wil maken dat de toepassing
van art. 6 lid 1 EEX-Vo wel degelijk aan grenzen gebonden is. De grensoverschrijdende
octrooipraktijk mag zich aangesproken voelen. Juist in deze tak van sport is het forumshoppen
populair.190
2 Freeport Het tweede arrest (Freeport) betreft eveneens geen IE-kwestie.
191 In casu vordert de eiseres
(Arnoldsson) de betaling van 500.000 GBP. Eiseres daagt daartoe zowel Freeport AB (de
Zweedse dochteronderneming) als Freeport (het Britse hoofdkantoor) voor de rechter. Freeport
betwist de bevoegdheid van de Zweedse rechter. Volgens haar is er geen sprake van een 'nauw
verband' in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo, aangezien de vorderingen van Arnolddson tegen
Freeport c.s. gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen. De vordering tegen Freeport is
immers een vordering uit overeenkomst en de vordering tegen Freeport AB vindt zijn grondslag in
188
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, r.o. 36, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 189
Van Dam 2013, p. 73-78. 190
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/ Primus I). 191
HvJ EG 11 oktober 2007, C-98/06, Jur. 2007, p. I-8319, NJ 2008/80 (Freeport/Arnoldsson).
33
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het HvJ verklaart - naar aanleiding van een
prejudiciële vraag van de Högsta domstol - voor recht dat:
art. 6 lid 1 (...) aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat de tegen meerdere verweerders gerichte
vorderingen een verschillende grondslag hebben, niet aan de toepassing van deze bepaling in de weg
staat (r.o. 47).
Daarnaast verklaart het HvJ dat niet hoeft vast te staan:
dat de vorderingen niet enkel zijn ingesteld om één van de verweerders te onttrekken aan de
bevoegdheid van de rechter van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft (r.o. 54).
R.o. 47 schept veel onduidelijkheid ten aanzien van het vereiste van 'eenzelfde situatie
rechtens'.192
Aan de ene kant citeert het HvJ Roche/Primus I in r.o 40 (de divergentie moet zich
voordoen in 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'), maar aan de andere kant stelt het HvJ dat
de rechtsgrondslag niet doorslaggevend is voor de afwijzing van bevoegdheid gebaseerd op art.
6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ is kennelijk van oordeel dat beide elkaar niet uitsluiten. Daarnaast
betoogt het HvJ expliciet (maar niet erg overtuigend193
) dat zijn - andersluidende - redenering uit
het arrest Réunion ziet op art. 5 sub 1 en sub 3 en niet op art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ laat in zijn
motivering de betekenis van Roche/Primus I in dit verband in het midden. De vraag resteert of het
HvJ zijn standpunt - dat voor de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo sprake moet zijn van
'eenzelfde situatie rechtens' - heeft verlaten.
Het HvJ kiest i.c. voor een pragmatische benadering en laat de beoordeling of er sprake is van
voldoende samenhang over aan de nationale rechter (r.o. 41).194
De nationale rechter moet te
dien aanzien alle noodzakelijke elementen van het dossier in ogenschouw nemen, waaronder de
rechtsgrondslagen van de vorderingen. Deze pragmatische benadering schept voor de nationale
rechter (terecht) de mogelijkheid om tot het oordeel komen dat er gevaar voor onverenigbare
beslissingen bestaat, ook al zijn de vorderingen van de verschillende partijen gebaseerd op
verschillende rechtsgrondslag. De toepassing van deze ongeslepen maatstaf195
is in concreto
echter erg ingewikkeld.196
Het HvJ biedt de nationale rechter bij de toepassing van art. 6 lid 1
EEX-Vo een aantal bouwstenen.197
Met behulp van deze bouwstenen moet de nationale rechter
het recht in een concrete situatie zien te vinden. Art. 6 lid 1 EEX-Vo is duidelijk geen eenvoudige
subsumptieregel. Om Scholten nog maar eens te citeren: 'het recht is er, doch moet het worden
gevonden, in de vondst zit het nieuwe.'198
2.1 Argumenten pro Ten eerste stelt het HvJ zich in casu soepel op ten opzichte van art. 6 lid 1 EEX-Vo.
199 In zowel
r.o. 47 als r.o. 54 kiest het HvJ ervoor om geen beperkingen op te werpen aan de toepassing van
art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ geeft juist blijk van een zekere ruimhartigheid ten aanzien van deze
bepaling. R.o. 47 getuigt van een zeer vergaande enigszins geforceerde soepelheid, r.o. 54
getuigt van een meer behouden soepelheid.
192
Vlas, NJ 2008/76, punt 4; HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (punt 85 concl. A-G V. Trstenjak), NJ 2013/66 (Painer). 193
De Boer, NJ 2013/66, punt 5. 194
Magnus & Mankowski 2012, p. 312-313. 195
Strikwerda, NJ 2013/500, punt 11. 196
De Boer, NJ 2013/66. 197
Zilinsky, TCR 2013, p. 149. 198
Asser/Scholten 1974, p. 12; zie ook Witteveen 2003, p. 359-361. 199
Zie ook Vlas, NJ 2008/76, punt 2; Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013).
34
Ten tweede kan men betogen dat het HvJ i.c. afstand heeft genomen, althans een minder strikte
interpretatie hanteert ten aanzien van zijn standpunt dat, van tegenstrijdigheid pas sprake kan
zijn in 'eenzelfde situatie rechtens'. Hoe kan men nog volhouden dat er sprake moet zijn van
'eenzelfde situatie rechtens', terwijl een verschil in grondslag niet aan de toepassing art. 6 lid 1
EEX-Vo in de weg staat? Een verschil in rechtsgrondslag impliceert immers de afwezigheid van
'eenzelfde situatie rechtens' (behoudens in geval van samenloop van rechtsgronden200
). De eis
dat er sprake moet zijn van 'eenzelfde situatie rechtens' alvorens zich tegenstrijdigheid kan
voordoen lijkt door dit arrest afgedaan, althans verwaterd.
Ten derde kan men betogen dat het HvJ i.c. afstand heeft genomen van zijn oordeel in
Roche/Primus I ter zake van 'eenzelfde situatie rechtens'. Anders gezegd: verschillen in nationale
wetgeving staan niet meer aan toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg. Zou men dit
ontkennen dan tast men de rechtszekerheid aan. Dan doet zich namelijk de volgende situatie
voor. Er is geen sprake van 'eenzelfde situatie rechtens' indien verweerder B en C beide een
onrechtmatige daad plegen door inbreuk te maken op het octrooirecht van A (aldus
Roche/Primus I). Maar er is wel sprake van 'eenzelfde situatie rechtens' indien in een
schadevergoedingsactie de vorderingen jegens verweerder B en C gegrond zijn op
respectievelijk een verbintenis uit overeenkomst en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
(aldus Freeport). In het eerste geval kan er geen sprake zijn van tegenstrijdige beslissingen (en
derhalve samenhang) en in het tweede geval wel, aldus het HvJ. Nu het HvJ accepteert dat in het
tweede geval wel sprake kan zijn van tegenstrijdige beslissingen moet het HvJ dit ook voor het
eerste geval erkennen. Zo niet, dan creëert het HvJ een onduidelijk stelsel waar in het ene geval
wel en in het andere geval geen sprake kan zijn van tegenstrijdige beslissingen.
Rechtszoekenden weten in dat geval niet meer waar ze aan toe zijn.
Dit argument vindt tevens grond in de door het HvJ gekozen terminologie, althans de afwezigheid
van een toelichting hierop. Wat verstaat het HvJ onder 'verschillende grondslag' (r.o. 47)?
Kennelijk is er sprake van een verschillende grondslag in het geval van een contractinbreuk
versus een onrechtmatige daad. Maar indien men dit wat breder trekt kan men stellen dat er in
een situatie zoals in Roche/Primus I ook sprake was van een verschillende rechtsgrondslag,
namelijk de verschillende toepasselijke nationale wetten. Gelet op lex loci protectionis-regel wordt
in Nederland het octrooirecht beheerst door Nederlands recht en in Duitsland door Duits recht.
Het recht op basis waarvan de vorderingen worden beoordeeld verschilt derhalve.
Ten vierde bepaalt het HvJ dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen of er sprake is
van samenhang in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo (r.o. 41). De nationale rechter heeft
dientengevolge de touwtjes in handen, het is aan de nationale rechter om in concreto het recht te
vinden. Er komt hem een grote discretionaire bevoegdheid toe, een geslepen maatstaf ontbreekt
immers. De nationale rechter kan nu tot de conclusie komen dat er in een grensoverschrijdend
octrooiverschil - gelet op alle noodzakelijke elementen van het dossier - wel degelijk sprake is
van samenhang in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo.
Ten vijfde zijn de mogelijkheden voor de toekomstige octrooipraktijk toegenomen, ongeacht
welke betekenis men toekent aan Roche/Primus I. Als we r.o. 47 uit dit arrest door trekken naar
een octrooigeschil, betekent dit dat - indien de nationale verschillen volledig verdwijnen wegens
de inwerkintreding van de Verordening unitair octrooi201
- de eiser zowel verweerders die beticht
200
Brunner 1984, p. 10-14; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/165-166. 201
Brinkhof, AA 2012, p. 360-362; Geerts 2013, p. 31.
35
worden van onrechtmatige daden als verweerders die beticht worden van contractbreuken (bijv.
licentieovereenkomsten202
) voor hetzelfde gerecht kan dagen.
Ten zesde lijkt het HvJ, evenals de commissie, de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in casu
wenselijk te vinden. Het HvJ volgt de commissie bijna blindelings (vgl. r.o. 29-31 en 49 met 41-43
en 54). De geforceerde wenselijkheid van het resultaat blijkt uit de zwakte van de aangedragen
argumenten. Zo stelt het HvJ dat uit de bewoordingen van art. 6 lid 1 EEX-Vo niet blijkt dat de
vorderingen dezelfde rechtsgrondslag moeten hebben. Het is evident dat art. 6 lid 1 EEX-Vo deze
eis niet stelt. Het HvJ lijkt dan ook voor deze interpretatiemethode te kiezen, omdat het in dit
geval goed uitkomt. In Roche/Primus I gebeurde het tegenovergestelde, daar werd juist een
vereiste geïntroduceerd dat niet in het artikel staat. Verder betoogt het HvJ met een zeer
gekunstelde redenering dat het bepaalde uit het Réunion-arrest ziet op een andere feitelijke en
juridische context en derhalve niet ziet op de situatie zoals in casu aan de orde (r.o. 42-46).
2.2 Argumenten contra Ten eerste overweegt het HvJ dat art. 2 EEX-Vo het algemene beginsel is (r.o. 34). Bijzondere
bevoegdheidsregels moeten derhalve strikt worden uitgelegd (r.o. 35). Een strikte uitleg is
noodzakelijk, immers moeten de bevoegdheidsregels voorspelbaar zijn, aldus het HvJ (r.o. 36).
Ten tweede citeert het HvJ de overwegingen uit het arrest Roche/Primus I (r.o. 40). Kennelijk
worden deze overwegingen als geldend recht beschouwd. Het criterium van 'eenzelfde situatie,
feitelijk en rechtens' die in dat arrest is gegeven is kennelijk nog steeds van kracht. Zelfs al zou
men betogen dat dit criterium uit Roche/Primus I geen stand kan houden dan nog is Freeport
voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk van beperkte betekenis vanwege het arrest Gat/Luk.
Ten derde wordt er niets gezegd over de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De soepele
opstelling in casu ten aanzien van art. 6 lid 1 EEX-Vo doet niet af aan de invulling van het
criterium van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' in Roche/Primus I. Dit wordt nog eens
versterkt door Roche/Primus I te citeren.
Ten vierde zijn de overwegingen uit Freeport niet vanzelfsprekend contradictoir aan de
overwegingen uit het arrest Roche/Primus I. Zijn de vorderingen gebaseerd op een verschillende
rechtsgrondslag, dan impliceert dit volgens het HvJ niet noodzakelijkerwijs het ontbreken van de
vereiste samenhang in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Anders geformuleerd: voor het bestaan van
'eenzelfde situatie rechtens' is niet vereist dat de vorderingen gebaseerd zijn op dezelfde
rechtsgrondslag. Het HvJ geeft hiermee slechts een ruimere interpretatie van het criterium
'eenzelfde situatie rechtens'. Strikt genomen kunnen beide arresten (Roche/Primus I en Freeport)
zonder problemen naast elkaar bestaan. Bovendien was in Roche/Primus I geen sprake van
'eenzelfde situatie rechtens' vanwege de verschillen tussen nationale wetten. Dit ziet dus
wezenlijk op iets anders dan een verschil in rechtsgrondslag.
Ten vijfde kan men, gelet op de verdeeldheid, twijfelen aan de juridische zuiverheid van het
oordeel van het HvJ in r.o. 47. Zowel de Zweedse gerechtelijke instanties (r.o. 21), als beide
partijen (r.o. 24-26) veronderstellen dat een verschil in rechtsgrondslag aan de toepassing van
art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg staat. Deze veronderstelling vloeit voort uit het arrest Réunion. Het
HvJ stelt vast dat deze premisse van partijen en de verwijzende rechter niet in overeenstemming
is met de EEX-Vo, aangezien het bepaalde in Réunion ziet op een andere feitelijke en juridische
context (r.o. 43). Deze argumentatie is niet erg overtuigend en stuit op kritiek.203
202
Gielen e.a. 2011, p. 89-91. 203
Zie ook De Boer, NJ 2013/66, punt 5.
36
3 Painer Het betreft hier een geschil tussen Painer (een fotograaf) en een aantal krantenuitgevers
gevestigd in Duitsland en Oostenrijk.204
Painer beweert dat de krantenuitgevers haar auteursrecht
hebben geschonden, wegens het publiceren van door haar gemaakte foto's zonder het
vermelden van haar naam (r.o. 34). Painer heeft haar vorderingen jegens de verscheidene
krantenuitgevers bij de Oostenrijkse rechter aanhangig gemaakt. Het Handelsgericht Wien heeft
de behandeling geschorst en een prejudiciële vraag voorgelegd aan het HvJ. Het Handelsgericht
wenst te vernemen of art. 6 lid EEX-Vo zo moet worden uitgelegd dat:
het feit dat vorderingen die tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijke identieke inbreuken op het
auteursrecht zijn ingediend, op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan
toepassing van die bepaling in de weg staat (mijn cursivering LJB; r.o. 72).
Nadat het HvJ uitgebreid zijn overwegingen uit het Freeport arrest heeft geciteerd (r.o. 74-81),
oordeelt het HvJ dat in casu - met name gelet op de identieke nationale bepalingen waarop de
vorderingen zijn gebaseerd - de verschillende rechtsgrondslagen niet aan toepassing van art. 6
lid 1 EEX-Vo in de weg staat (r.o. 81 en 82). Het HvJ zegt met andere woorden dat 'een zelfde
situatie rechtens' mogelijk is, indien afzonderlijke verweerders, in eigen land, inbreuk maken op
parallelle nationale IE-rechten. Deze overweging is opvallend. Was het niet juist dit nationale, dan
wel territoriale karakter van het octrooirecht dat in Roche/Primus I in de weg stond aan 'eenzelfde
situatie rechtens'? De opvatting bestaat dan ook dat het HvJ in Painer nu echt is teruggekomen
van de redenering uit Roche/Primus I.205
Het HvJ merkt nog op dat het bij het beoordelen door de
nationale rechter van het verband tussen vorderingen, van belang kan zijn of de verweerders
onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld (r.o. 83).
Visser concludeert uit dit arrest dat de Oostenrijkste rechter bevoegd is ten opzichte van de
verscheidene krantenuitgevers, ook al hebben ze niets met elkaar te maken (behoudens hun
inbreukgedrag op het auteursrecht van Painer). Hij leidt hieruit af dat voor de toepassing van art.
6 lid 1 EEX-Vo nog slechts 'eenzelfde situatie rechtens' vereist is, waaraan volgens hem veel
sneller is voldaan.206
Met dit laatste ben ik het eens, zeker gezien de ruime interpretatie ten
aanzien van dit criterium in Freeport en Painer. Het gaat m.i. echter te ver om hieruit af te leiden
dat er geen sprake meer hoeft te zijn van 'eenzelfde feitelijke situatie', aangezien het HvJ dit i.c.
expliciet noch impliciet verwoordt. R.o. 83 maakt juist duidelijk dat dit criterium nog springlevend
is.
3.1 Argumenten pro Ten eerste stelt het HvJ zich wederom soepel op ten aanzien van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Er is weer
een situatie bijgekomen, waarin de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo mogelijk is. Deze
speurtocht naar de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo heeft wederom geleid tot
een uitdijing van de grenzen.
Ten tweede worden de overwegingen uit het arrest Freeport geciteerd (r.o. 80-81, 83). De
rechtskracht van de ruime toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo staan derhalve
buiten kijf.
Ten derde wordt i.c. het belang van de mate van overeenstemming van het nationale recht
benadrukt. Zoals bekend uit Freeport staat een verschil in rechtsgrondslag niet aan de
toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg. Dit geldt temeer indien de nationale bepalingen
waarop de vorderingen zijn gebaseerd in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 82). In casu wordt
aangenomen dat de auteursrechtelijke bepalingen van de verschillende landen in hoofdzaak
identiek zijn. Dit is opvallend. In Roche/Primus I stond dit verschil tussen nationale regels nog
204
HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, NJ 2013/66 (Painer). 205
Schaafsma, IER 2012/62, punt 11. 206
Visser, NJB 2013/788, p. 980.
37
aan toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg. Nu dit voor het auteursrecht in casu wordt
aangenomen roept dit vragen op ten aanzien van het oordeel in Roche/Primus I met betrekking
tot het octrooirecht. Beide rechtsgebieden vinden hun grondslag in internationale verdragen en
zijn immers grotendeels geharmoniseerd of anderszins geüniformeerd.207
Ten vierde geeft het HvJ de nationale rechter een aanwijzing mee voor de beoordeling of er
sprake is van samenhang tussen de vorderingen. Het kan van belang zijn of verweerders
onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld (r.o. 83). Dit doet denken aan de 'spin in het web'-
leer, maar dan met potentieel ruimere toepassingsmogelijkheden. Voor het aannemen van
samenhang (in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag) onder de 'spin in het web'-leer was immers
ook vereist dat de gedaagde tot hetzelfde concern behoren.
Ten vijfde volgt uit de motivering dat het HvJ de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in casu
wenselijk acht. Het valt op dat het HvJ alles op een weegschaaltje legt. Gelet op de wenselijkheid
van het resultaat wordt er dan weer wel en dan weer niet iets bijgelegd of afgehaald. Nu de tekst
(r.o. 76) en de doelen (r.o. 77) van art. 6 lid 1 EEX-Vo bijdragen aan het wenselijke resultaat
worden zij expliciet benoemd in de overwegingen.
3.2 Argumenten contra Ten eerste wordt een strikte uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo nog steeds voorop gesteld (r.o. 74). De
hoofdregel is dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de
verweerder. Dit vloeit voort uit de vereiste voorspelbaarheid van bevoegdheidsregels (r.o. 75).
Ten tweede is de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo aan grenzen gebonden. Zowel Kalfelis (r.o.
78) als Roche/Primus I (r.o. 79) wordt geciteerd. De onderhavige uitspraak bevestigt derhalve de
rechtskracht die aan het criterium 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' moet worden
toegekend.
Ten derde wordt in dit arrest zelfs een extra eis geïntroduceerd, de eis van voorzienbaarheid. Dit
vereiste was als beginsel al bekend onder eerdere uitspraken,208
maar in het onderhavige arrest
wordt het als cumulatieve voorwaarde geformuleerd. Een verschillende rechtsgrondslag staat niet
aan de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg, 'mits voor de verweerders voorzienbaar
was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats
had' (r.o. 81). Is dit voor de verweerders niet voorzienbaar, dan is een verschil in rechtsgrondslag
kennelijk wel fataal.
Ten vierde kan men betogen dat hetgeen dat in casu is bepaald ten aanzien van het auteursrecht
niet per definitie analoog geldt voor het octrooirecht. Er is een verschil tussen een vordering die
berust op parallelle schendingen van het auteursrecht en een vordering die berust op parallelle
inbreuken op een Europees octrooi. Ten aanzien van beide typen vorderingen is in beginsel de
lex loci protectionis van toepassing (art. 8 Rome II-Vo). Het HvJ is i.c. van oordeel dat dit niet aan
de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg staat. Dit geldt temeer indien de nationale
bepalingen waarop de vorderingen zijn gebaseerd 'in hoofdzaak identiek zijn' (r.o. 82). Men kan
betogen dat de mate van overeenstemming groter is in het auteursrecht dan in het octrooirecht.
Gelet op het grote aantal richtlijnen op het gebied van het auteursrecht valt hier wel het een en
ander voor te zeggen.209
Het auteursrecht is thans vrijwel geheel geharmoniseerd.210
Op het
gebied van het octrooirecht is, behoudens de handhavingsrichtlijn en de richtlijn inzake
207
Gielen e.a. 2011, p. 20, 424-425. 208
HvJ EG 28 september 1999, C-440/97, r.o. 24, Jur. p. I-6307, NJ 2001/595 (GIE Groupe Concorde e.a); HvJ EG 19 februari 2002, C-256/00, r.o. 26, Jur. p. I-1699 (Besix); HvJ EG 1 maart 2005, C-281/02, r.o. 40, Jur. p. I-1383 (Owusu); HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05, r.o. 24-25, Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/KieselBaumaschinen). 209
Gielen e.a. 2011, p. 523. 210
Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 10.
38
biotechnologie,211
nog weinig sprake van harmonisatie. Overweging 7 van de considerans van
die betreffende handhavingsrichtlijn benadrukt dat: 'Uit de raadplegingen van de commissie [...]
blijkt, dat er ondanks de TRIPS-overeenkomst nog belangrijke verschillen betreffende de
middelen tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten tussen de lidstaten bestaan.' Gelet
op het voorgaande zijn de nationale bepalingen in het octrooirecht niet, althans in mindere mate
'in hoofdzaak identiek'. Het feit dat er tussen een aantal landen in Europa een Europees Octrooi
Verdrag is afgesloten, doet daar in de visie van het HvJ - gelet op de art. 2 en 64 EOV - niet aan
af (zie hoofdstuk IV, paragraaf 5). Erg sterk is dit argument echter niet. Het EOV resulteert
immers in een zeer autonoom Europees rechtssysteem. De verleende octrooien worden in
beginsel beheerst door dit rechtssysteem.212
Het HvJ miskent kennelijk de impact van het
Europees octrooiverdrag.
Wellicht speelt het feit dat de verwijzende rechter i.c. daadwerkelijk heeft aangegeven dat de
nationale bepalingen in hoofdzaak identiek zijn een rol. Een dergelijk voorschot van de
verwijzende rechter ontbrak in Roche/Primus I. Was zo'n voorschot wel aanwezig, dan had dit
mogelijk tot een andere uitkomst geleid. Het octrooirecht valt immers grotendeels buiten de scope
van de bevoegdheid van het HvJ. Zolang harmonisatie op EU-niveau ontbreekt, kan het HvJ
immers niet oordelen over het bestaan van commerciële en industriële eigendomsrechten. De
vraag rijst dan of het HvJ wel zelfstandig de verschillende nationale octrooistelsels met elkaar
mag vergelijken.
Ten vijfde kan men betogen dat het HvJ met betrekking tot art. 6 lid 1 EEX-Vo een ander
toepassingsregime hanteert ten aanzien van de verschillende IE-rechten. Al zou men van oordeel
zijn dat de mate van overeenstemming van nationale regelingen in het kader van het octrooi- en
het auteursrecht niet veel uiteen loopt, dan nog kan men de keuze van het HvJ verklaren om ten
aanzien van beide een ander regime te hanteren. De keuze voor een verschillend
toepassingsregime is mijns inziens te rechtvaardigen door het verschil in doel, functie en aard
van beide rechtsgebieden. Het auteursrecht onderscheidt zich in zijn algemeenheid van de
andere IE-rechten. Ten eerste is het auteursrecht, in tegenstelling tot de andere IE-rechten, een
juridisch-systematisch te determineren rechtsgebied.213
Verder is het auteursrecht het enige IE-
recht dat niet enkel de vrucht is van pragmatisch, politiek-juridisch denken. Van oorsprong draagt
het auteursrecht iets wezenlijks in zich en behoort het tot het domein van de natuurrechten.214
Het auteursrecht beschermt de geestelijke creatie van de schepper, terwijl het octrooirecht ziet op
de bescherming van technologische uitvindingen. Tegenwoordig wordt het auteursrecht echter
veelal gebruikt als (concurrentie)instrument in de handel. Het wezenlijke karakter is naar de
achtergrond geschoven. Wel verschilt het oorspronkelijke doel van beide rechtsgebieden. Het
auteursrecht ziet meer op de bescherming van de artistieke prestatie, terwijl het octrooirecht de
economie stimuleert. Op beide rechtsgebieden past een ander toepassingsregime van art. 6 lid 1
EEX-Vo. Dit geldt temeer omdat het octrooirecht een rechtsgebied is dat zich bij uitstek leent voor
de (ongewenste) praktijk van forum shopping.215
Wat de rechter beslist ter zake van art. 6 lid 1 EEX-Vo in het kader van het auteursrecht geldt dus
niet automatisch in het kader van het octrooirecht. Tevens kan een Gat/Luk-verweer in een
octrooigeschil nog steeds de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo buiten spel
zetten. Bij het auteursrecht is dit anders, aangezien een geldigheidsverweer in de zin van art. 22
lid 4 EEX-Vo niet mogelijk is. Het ontstaan van een auteursrecht is immers niet aan formaliteiten
(zoals registratie) gebonden (art. 5 lid 2 Berner Conventie). Dit heeft te maken met het bijzondere
211
Gielen e.a. 2011, p. 10; Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 10. 212
Hoyng, 2006; Singer/Stauder 2007, EPÜ, art. 2, aant. 2-3; Brinkhof, AA 2012, p. 357. 213
Geerts 2013, p. 53-54. 214
Geerts 2013, p. 53-54. 215
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/ Primus I).
39
karakter van auteursrechten. Art. 22 lid 4 EEX-Vo weerspiegelt dit uitgangspunt. Men kan zich
voorstellen dat het HvJ er een andere benaderingswijze ten opzichte van dit recht op na houdt.
Een andere benaderingswijze die het verschil tussen Roche/Primus I en Painer mede kan
verklaren.
4 Solvay In 2012 is een arrest gewezen waar in de octrooipraktijk al langere tijd reikhalzend naar werd
uitgekeken.216
Deze zaak betreft een octrooigeschil tussen Solvay (octrooihouder) en Honeywell
Europe en Honeywell Belgium (inbreukmakers). Solvay heeft gedurende de inbreukprocedure (op
basis van art. 223 Rv) een incidentele vordering ingesteld. Deze vordering is gericht op het
verkrijgen van een voorlopige voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend verbod (r.o.
14). Op basis van art. 208 lid 1 Rv jo. 128 Rv hebben Honeywell c.s. de nietigheid van het octrooi
ingeroepen. Uit deze casus vloeien twee prejudiciële vragen voort.
4.1 De eerste prejudiciële vraag De eerste vraagt heeft betrekking op de uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ stelt dat indien
meerdere vennootschappen afzonderlijk van elkaar inbreuk maken op:
hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat,
wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de
mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting (mijn cursivering LJB;
r.o. 30).
Bovenstaand oordeel impliceert dat de vorderingen i.c. samenhangend zijn. Dit impliceert dat er
i.c. sprake is van 'eenzelfde situatie, feitelijke en rechtens' (r.o. 23-24). Gelet op de
bijzonderheden van de zaak is dat niet zo verassend. In casu worden de verweerders (anders
dan in Roche/Primus I) immers beticht van inbreuken in dezelfde landen.217
Het risico op
onverenigbare beslissingen staat derhalve i.c. buiten kijf. Indien bijvoorbeeld een Nederlandse en
een Belgische rechter afzonderlijk moeten oordelen over een inbreuk op het Finse deel van een
octrooi, dan bestaat het risico van onverenigbare beslissingen. Beide rechters moeten immers op
grond van de lex loci protectionis-regel (art. 8 lid 1 Rome II-Vo) het Finse recht toepassen.
4.2 De tweede prejudiciële vraag De tweede vraagt betreft de verhouding tussen art. 22 lid 4 en art. 31 EEX-Vo. In Gat/Luk heeft
het HvJ een ruime uitleg gegeven aan art. 22 lid 4 EEX-Vo (zie hoofdstuk IV, paragraaf 7). De
vraag rijst of de Gat/Luk-regel i.c. in de weg staat aan de toepassing van art. 31 EEX-Vo (r.o. 33).
Het HvJ vindt van niet, er bestaat immers geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen, nu:
de voorlopige beslissingen van de incidenteel aangezochte rechter geenszins zal vooruitlopen op de
beslissing ten gronde van de op grond van art. 22 punt 4, van de verordening nr. 44/2001 bevoegde
rechter (r.o. 50-51).
Deze uitspraak is in Nederland (en vermoedelijk ook in Duitsland218
) positief ontvangen.219
Het
staat nu vast dat de schadelijdende octrooihouder, ondanks het bijna altijd gevoerde
nietigheidsverweer, op korte termijn een (grensoverschrijdende) voorlopige voorziening van het
nationale gerecht kan krijgen. Hiermee heeft het HvJ eigenlijk zijn goedkeuring gegeven aan de
216
Hoorneman 2012, p. 1. 217
De Boer, NJ 2013/67, punt 3. 218
HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, r.o. 30, Jur. 2006, p. I-6509, BIE 2006/73 (Gat/Luk); De Wit, IER 2006/75;
Schaafsma, NJB 2007/690, p. 830-833. 219
Dack, BIE 2013, p. 364-371; Gielen, NJ 2013/67.
40
Haagse praktijk.220
In de andere Europese landen kan deze uitspraak waarschijnlijk op minder
begrip rekenen. Met name in het Verenigd Koninkrijk, dat van oudsher afkeuring toont ten
aanzien van de cross-border praktijk in octrooizaken.221
Ondanks deze positieve berichten, resteert er een aantal vraagtekens. Ten eerste rijst de vraag
wat nu de betekenis is van de Gat/Luk-regel indien de rechter zijn bevoegdheid tot het nemen
van voorlopige voorzieningen baseert op het eerste spoor (zie hoofdstuk II, paragraaf 1.2.5).
Daarnaast resteert de vraag onder welke voorwaarden het treffen van voorlopige
grensoverschrijdende voorzieningen al dan niet mogelijk is (de zesde prejudiciële vraag).222
Het
HvJ gaf hierop geen antwoord (r.o. 52). De inhoud van het 'reële band-vereiste'223
in dit kader is
derhalve nog steeds geen acte clair.
4.3 Argumenten pro Ten eerste is er i.c. sprake van een (octrooi)geval waarin art. 6 lid 1 EEX-Vo toepassing vindt. Dit
is in zijn algemeenheid een pro voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De Nederlandse
rechter kan immers in dergelijke omstandigheden zijn bevoegdheid ontlenen aan art. 6 lid 1 EEX-
Vo. Ten tweede is thans duidelijk onder welke omstandigheden het risico op onverenigbare
beslissingen - in het kader van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' - bestaat (r.o. 27-28). Zijn
deze omstandigheden er al, dan hoeft de octrooihouder deze enkel te stellen en, mits voldoende
betwist, te bewijzen. Is dat (nog) niet het geval dan kan de octrooihouder trachten deze
omstandigheden te scheppen. De octrooihouder zou inbreukmakend gedrag kunnen sturen naar
dezelfde landen. Hoe, en of zich dat in de praktijk gaat uitwerken zal de toekomst uitwijzen.
Ten derde bevestigt het HvJ zijn pragmatische redenering uit het Freeport-arrest,224
namelijk dat
het aan de nationale rechter is om te beoordelen of de vorderingen samenhangend zijn in de zin
van art. 6 lid 1 EEX-Vo (r.o. 23). De nationale octrooirechter heeft sinds het arrest Solvay meer
mogelijkheden om zijn bevoegdheid te ontlenen aan art. 6 lid 1 EEX-Vo dan voorheen.
Ten vierde impliceert dit arrest dat de octrooihouder op grond van art. 31 EEX-Vo een
grensoverschrijdend verbod kan vorderen.225
Dit is een doorbraak, omdat tot op heden gedacht
werd dat men maatregelen in het kader van art. 31 EEX-Vo slechts bij de plaatselijk bevoegde
rechter kunt vorderen.226
Toch is het opvallend dat het HvJ zijn fiat geeft voor deze praktijk
zonder stil te staan bij de bezwaren van met name de common law-landen.227
Ten vijfde bepaalt
het HvJ dat art. 22 lid 4 EEX-Vo i.c. niet in de weg staat aan toepassing van art. 31 EEX-Vo (r.o.
51). De ruime werking van art. 22 lid 4 EEX-Vo, zoals geformuleerd in Gat/Luk wordt in het
onderhave arrest dus beperkt. Ten zesde lijkt het HvJ over de gehele bandbreedte van het arrest
naar een rechtspolitiek resultaat te streven. Het HvJ accepteert de stelling dat 'de incidenteel
aangezochte rechter niet vooruitloopt op de op grond van art. 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter'.
Dit oordeel is alleszins begrijpelijk, aangezien de rechter in een bodemprocedure niet gebonden
is aan het oordeel van de voorzieningenrechter.228
Een voorlopig oordeel dat in het bodemgeschil
onderuit gaat leidt zelfs tot schadeplichtigheid. Het HvJ kan hier niet onderuit en wil dat ook niet,
daarom vermeldt hij het. Het lijkt erop dat het HvJ de ruime werking van art. 22 lid 4 EEX-Vo
enigszins genuanceerd heeft om zodoende een wenselijk resultaat te realiseren.
220
Gielen, NJ 2013/67. 221
Court of Appeal (Civil Division) 27 oktober 1997, EWCA Civ 3096, ILPr 1998/732, BIE 1998/7 (Akzo/Fort
Dodge); zie ook De Wit, IER 2006/75. 222
Schaafsma, IER 2012/62, punt 7-9; Gielen, NJ 2013/67. 223
HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden-Deco-Line). 224
Magnus & Mankowski 2012, p. 312-313. 225
Dack, BIE 2013, p. 364-371. 226
Strikwerda 2012, p. 267-268. 227
Dack, BIE 2013, p. 364-371. 228
Van Nispen 2012, p. 150.
41
4.4 Argumenten contra Ten eerste wordt het algemene beginsel, namelijk dat bevoegdheid wordt gegrond op de
woonplaats van de verweerder benadrukt (r.o. 20). Uitzonderingen op de beginselbevoegdheid
moeten restrictief worden uitgelegd (r.o. 21). Ten tweede citeert het HvJ wederom dat voor de
toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo vereist is dat 'de divergentie zich voordoet in het kader van
eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' (r.o. 24). Ondanks de soepele opstelling van het HvJ ten
aanzien van het vereiste van 'eenzelfde situatie rechtens' in Freeport en Painer, wordt dit vereiste
kennelijk nog steeds als geldend recht beschouwd. Ten derde stelt het HvJ buiten kijf wanneer
geen sprake kan zijn van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens', namelijk in een geval zoals in
Roche/Primus I (r.o. 25-26). De nationale rechter kan in een 'Roche/Primus I'-geval dus niet
oordelen tot 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. Het HvJ bevestigt in casu - ten nadele van
de grensoverschrijdende octrooipraktijk - de beperkte toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1
EEX-Vo.229
Niet iedereen deelt deze opvatting overigens.230
Ten vierde zegt dit arrest niets over de vraag of art. 22 lid 4 EEX-Vo in de weg staat aan het
opleggen van voorlopige maatregelen die hun grondslag vinden in art. 2 of art. 5 t/m 24 EEX-Vo
(het zogenaamde eerste spoor, zie hoofdstuk II, p. 1.2.5). Het HvJ beperkt de strekking van de
prejudiciële vraag tot voorlopige maatregelen gebaseerd op art. 31 EEX-Vo (r.o. 32). Gevolg
hiervan is dat er maar een heel klein stukje van de leer uit Gat/Luk wordt 'afgeknabbeld'. De
vraag rijst of hetgeen dat i.c. is bepaald analoog geldt voor voorlopige maatregelen die gegrond
zijn op andere bevoegdheidsregels dan art. 31 EEX-Vo. Enerzijds kan men een bevestigend
antwoord betogen, aangezien het gaat om het voorlopige karakter van de beslissing, ongeacht op
welke grond de bevoegdheid is gebaseerd. Anderzijds kan men de vraag ontkennend
beantwoorden, omdat een bevestigend antwoord geen steun vindt in de door het HvJ gebezigde
rechtssystematische argumenten (r.o. 38-40). Het HvJ stelt immers dat art. 31 EEX-Vo een
autonome draagwijdte heeft ten opzichte van art. 22 lid 4 EEX-Vo. Zodoende kan art. 22 lid 4
EEX-Vo niet afwijken van 31 EEX-Vo. Art. 22 lid 4 EEX-Vo kan art. 31 EEX-Vo derhalve niet opzij
zetten. Deze rechtssystematische argumentatie gaat niet op indien de voorlopige maatregelen
hun grondslag vinden in art. 2 of 5 t/m 24 EEX-Vo. Bijvoorbeeld art. 6 EEX-Vo betreft - in
tegenstelling tot art. 31 EEX-Vo - wel de bevoegdheid ten gronde. Een voorlopige maatregel op
die grond kan derhalve wel opzij worden gezet door art. 22 lid 4 EEX-Vo. Welke kant het HvJ
kiest zal de toekomst uitwijzen. Het is in ieder geval nog geen uitgemaakte zaak.
Ten vijfde bepaalt het HvJ in zijn algemeenheid dat de dwingende en exclusieve gelding van art.
22 lid 4 EEX-Vo kan inwerken op de toepassing van andere bevoegdheidregels, zoals art. 31
EEX-Vo. Maar de conclusie luidt dat de specifieke werking van art. 22 lid 4 EEX-Vo i.c. geen
gevolgen heeft voor de toepassing van art. 31 EEX-Vo. Dit accentueert de bijzondere
omstandigheden van het geval. In de vorige paragraaf is de afkorting i.c. niet voor niets cursief
gedrukt. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval (r.o. 49), staat art. 22 lid 4 EEX-
Vo niet aan de toepassing van art. 31 EEX-Vo in de weg (r.o. 51). Daarnaast bestaat i.c. de
mogelijkheid van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting, vanwege de
omstandigheden. De omstandigheden i.c. zijn van zulk een bijzondere aard (én dezelfde inbreuk
én dezelfde producten én in dezelfde lidstaten), een dergelijke situatie doet zich vermoedelijk niet
snel voor. Overigens rijst de vraag of dit arrest versnippering tot gevolg heeft. De - op grond van
art. 6 lid 1 EEX-Vo - aangezochte rechter kan nu immers bevoegdheid aannemen jegens
buitenlandse gedaagden die worden beticht van inbreuken in hetzelfde land, maar niet jegens
buitenlandse gedaagden die worden beticht van inbreuken in hun eigen land. Voor deze laatste
categorie dient de eiser zijn vordering alsnog aanhangig te maken bij een ander gerecht.
229
Zie ook Schaafsma, IER 2012/62, punt 11. 230
De Boer, NJ 2013/76, punt 5-6.
42
Hoofdstuk VI Conclusie
In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht wat de betekenis is van de arresten gewezen
na Roche/Primus I voor de Nederlandse cross-border praktijk in octrooizaken anno 2014. Ik
recapituleer. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is allereerst het theoretische
kader uiteengezet in hoofdstuk II. De relevante rechtsregels en beginselen van beide
rechtsgebieden zijn uiteengezet en in onderling verband bezien. Om de problematiek die in dit
onderzoek centraal staat te doorgronden dient men zijn wordingsgeschiedenis te begrijpen. Aldus
wordt in hoofdstuk III getracht de geschiedenis inzichtelijk te maken door een jurisprudentiële
ontwikkeling te schetsen die zich op twee flanken afspeelt. In hoofdstuk IV wordt het arrest
Roche/Primus I geanalyseerd. Uit deze analyse volgt een juriprudentiële norm die ten grondslag
ligt aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Om de beoordeling te verwezenlijken is in
hoofdstuk V gekozen voor het volgende standpunt: de mogelijkheden van de Nederlandse
rechter om zijn bevoegdheid te ontlenen aan de EEX-Vo met het oog op het opleggen van
grensoverschrijdende verboden in octrooizaken zijn sinds de stand van het geldende recht d.d.
Roche/Primus I toegenomen. Uit de arresten gewezen na Roche/Primus I vloeit een groot aantal
pro- en contra-argumenten jegens dit standpunt voort. In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd wat
de betekenis van deze arresten is voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk.
1 Het leven na Roche/Primus I De algemeen aanvaarde opvatting is dat de arresten gewezen na Roche/Primus I de deur voor
de grensoverschrijdende octrooipraktijk weer open hebben gezet.231
Er wordt ook wel gezegd dat
de grensoverschrijdende octrooipraktijk aan een tweede leven is begonnen.232
In de literatuur
bestaat het vermoeden dat het HvJ in de arresten gewezen na Roche/Primus I impliciet is en/of
expliciet zal terugkomen op zijn overwegingen uit het arrest Roche/Primus I.233
Deze in de
literatuur geponeerde (verwachte) herziening impliceert dat de zogenaamde 'deur' verder open
staat (en/of gaat). Uit de argumenten in hoofdstuk V laat zich een aantal punten afleiden. Deze
worden hier per arrest kort besproken. Allereerst echter een algemene opmerking ter zake van de
betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus I. Het arrest Gat/Luk heeft de
grensoverschrijdende octrooipraktijk grotendeels aan banden gelegd. De eventuele ruimere
toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo zijn dan ook slechts van belang in die
(zeldzame) gevallen waarin geen geldigheidsverweer wordt gevoerd. Een eventuele ruimere
toepassingsmogelijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo lijkt in dit verband dan ook met name van
theoretisch belang. Buiten het octrooirecht heeft dit echter - vanzelfsprekend - ook een meer
praktisch belang. De strekking van Gat/Luk is overigens niet onbeperkt. Uit het arrest Solvay
(waarover hierna meer) blijkt dat art. 31 EEX-Vo niet wordt doorkruist door een
geldigheidsverweer.
In Reisch/Kiesel mocht de eiser een beroep doen op art. 6 lid 1 EEX-Vo. De ruimhartigheid van
het HvJ is opvallend. In Roche/Primus I zegt het HvJ dat onverenigbare beslissingen zich niet
kunnen voordoen, terwijl dat mijns inziens wel zo is. In Reisch/Kiesel zegt het HvJ dat het risico
op tegenstrijdige beslissingen bestaat, terwijl dat mijns inziens niet zo is (de Oostenrijkse rechter
neemt immers geen beslissing). Nu zelfs in dit geval het risico op onverenigbare uitspraken wordt
erkend is het moeilijk vol te houden dat een dergelijk risico niet bestaat in Roche/Primus I. Toch
gaat het te ver om dat uit dit arrest af te leiden. Het staat het HvJ immers vrij te oordelen zoals hij
dat wenst. Gelet op het laatstgenoemde is de invulling die het HvJ in Roche/Primus I geeft aan
231
Hoorneman 2012, p. 1; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788, p. 980. 232
Van Engelen, AA 2013, p. 278. 233
Schaafsma, IER 2012/62, punt 11; De Boer, NJ 2013/67, punt 6; Van Engelen, AA 2013, p. 277.
43
het criterium van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' zonder problemen te plaatsen naast dit
arrest. Daarnaast wordt in casu geen enkel oordeel uitgesproken over de eventuele samenhang
in octrooizaken. Dus, ondanks de ruimhartigheid, de geforceerde wenselijkheid van toepassing
van art. 6 lid 1 EEX-Vo en het prevaleren van de proceseconomie in Reisch/Kiesel zijn de
mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk niet toegenomen. Dat het HvJ in
Reisch/Kiesel de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo uitbreidt, althans dat het HvJ
een soepele opstelling hanteert ten aanzien van dit artikel, betekent immers niet automatisch dat
de mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk zijn toegenomen.
In Freeport werd een beroep op art. 6 lid 1 EEX-Vo eveneens aanvaard. Het HvJ stelt zich
wederom soepel op ten aanzien van art. 6 lid 1 EEX-Vo door te erkennen dat een verschil in
rechtsgrondslag niet aan de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg staat. Deze ruime
interpretatie verhoudt zich niet goed tot de strikte interpretatie in Roche/Primus I. Derhalve is er in
zekere zin wel sprake van een 'omslag'. Maar het gaat te ver om hieruit te concluderen dat het
HvJ het criterium van 'eenzelfde situatie rechtens' heeft verlaten. Doorslaggevend argument is
mijns inziens dat het betreffende criterium (inzake 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens') in
Freeport zelfs wordt geciteerd. In het verlengde hiervan gaat het mij ook te ver om te concluderen
dat het HvJ is teruggekomen van zijn beslissing in Roche/Primus I. Mede gelet op het feit dat er
geen uitspraak wordt gedaan over de samenhang in octrooizaken. Beide arresten kunnen zonder
problemen naast elkaar bestaan. Gelet op het voorgaande zijn de mogelijkheden voor de
grensoverschrijdende octrooipraktijk niet toegenomen. Verder kiest het HvJ i.c. voor een
pragmatische benadering. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of er sprake is van
samenhang. De nationale rechter moet echter wel de rechtspraak van het HvJ in acht nemen.
Niets wijst erop dat het HvJ i.c. afstand heeft genomen van zijn oordeel in Roche/Primus I. Dit
houdt in dat Roche/Primus I de Nederlandse octrooirechter weerhoudt bevoegdheid aan te
nemen op grond van art. 6 lid 1 EEX-Vo wanneer een eiser vorderingen instelt tegen meerdere
buitenlandse gedaagden.
Het arrest Painer leidt mijns inziens ook niet tot een herleving van de grensoverschrijdende
octrooipraktijk, hoewel dit - uit oogpunt van de rechtszekerheid - wel wenselijk is. Thans bestaat
de onwenselijke situatie dat 'eenzelfde situatie rechtens' (en dus samenhang) wel mogelijk is ter
zake van verschillende nationale auteurswetten, maar niet ter zake van verschillende nationale
octrooistelsels. Het oordeel in Painer staat derhalve op gespannen voet met het oordeel in
Roche/Primus I. Mijns inziens is het HvJ in Painer echter niet teruggekomen van zijn oordeel in
Roche/Primus I, zoals veelvuldig verdedigd in de literatuur.234
Het behoort immers ook tot de
mogelijkheden dat het HvJ er een ander beleid ten aanzien van het octrooirecht op nahoudt. Dit
rechtvaardigt hij (mijns inziens overigens onterecht) door aan te nemen dat in het octrooirecht de
nationale bepalingen niet 'in hoofdzaak identiek' zijn. Achterliggende gedachte van deze
restrictieve uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo voor grensoverschrijdend octrooizaken is vermoedelijk
het toekomstperspectief van het octrooirecht en het grote risico op forum shopping in het
octrooirecht.235
Een verschillend toepassingsregime (van art. 6 lid 1 EEX-Vo) naar rechtsgebied
is overigens wel te rechtvaardigen op grond van het verschil in doel, functie en aard van beide
rechtsgebieden. Een dergelijk argument is echter (nog) niet naar voren gekomen. Beide
uitspraken kunnen dus strikt genomen naast elkaar bestaan, hoewel het gelet op de
rechtszekerheid onwenselijk is. Verder geeft het HvJ i.c. de nationale rechter een aanwijzing mee
voor de beoordeling of er sprake is van samenhang. Deze aanwijzing oogt slechts op het
vaststellen van 'eenzelfde situatie feitelijk'. De nationale octrooirechter dient derhalve bij het
234
Schaafsma, IER 2012/62, punt 11; De Boer, NJ 2013/67, punt 6; Van Engelen, AA 2013, p. 277. 235
HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 en 140-144 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I).
44
beantwoorden van de vraag of er sprake is van 'eenzelfde situatie rechtens' nog steeds
Rochte/Primus I in acht te nemen.
Het arrest Solvay herbergt een tweezijdige stimulans voor de grensoverschrijdende
octrooipraktijk. Enerzijds over de band van art. 31 EEX-Vo en anderzijds over de band van art. 6
lid 1 EEX-Vo. Deze laatste wordt hier als eerst besproken. De Nederlandse octrooirechter kan,
onder de bijzondere omstandigheden zoals aan de orde in het arrest Solvay, zijn internationale
bevoegdheid jegens meerdere buitenlandse gedaagden gronden op art. 6 lid 1 EEX-Vo. Op het
eerste gezicht leidt dit tot een impuls voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De vraag is
echter of deze omstandigheden zich in de praktijk vaak voor zullen doen. En zelfs als die
omstandigheden zich voordoen is het maar de vraag of het voor de eiser in zulke
omstandigheden gunstig is de zaak aanhangig te maken bij de Nederlandse rechter. De
Nederlandse rechter kan zich immers slechts bevoegd verklaren ten aanzien van vorderingen
gebaseerd op identieke inbreuken op hetzelfde nationale deel van het Europese octrooi. In het
meer voor de hand liggende geval dat de verschillende gedaagden in verschillende landen
inbreuk maken op het octrooi van de eiser moet de Nederlandse rechter zich onbevoegd
verklaren op grond van Roche/Primus I. De rechtskracht van Roche/Primus I wordt immers in
Solvay bevestigd.
Het oordeel van het HvJ met betrekking tot art. 31 EEX-Vo lijkt pas echt nieuw leven te blazen in
de grensoverschrijdende octrooipraktijk. Ten eerste kan de eiser sinds dit arrest
grensoverschrijdende verboden vorderen op basis van art. 31 EEX-Vo en ten tweede ondervindt
de eiser daarbij geen problemen van het arrest Gat/Luk. Deze problemen spelen mijns inziens
wel een rol indien de rechter zijn bevoegdheid in kort geding ontleent aan het eerste spoor (zie
hoofdstuk II, paragraaf 1.2.5). Een eiser die de voordelen van art. 6 lid 1 EEX-Vo wenst te
benutten, wordt derhalve nog steeds (ook in kort geding) geblokkeerd door een gedaagde die
een geldigheidsverweer inroept.
2 Alles overziend Het HvJ heeft zich na Roche/Primus I herhaaldelijk soepel opgesteld ten aanzien van art. 6 lid 1
EEX-Vo. Deze opstelling lijkt ingegeven door een nieuwe manier van denken. Een denkwijze
waarin het HvJ (in navolging van de Europese commissie) de voorkeur geeft aan het belang van
de proceseconomie. Deze denkwijze had tot het arrest Solvay geen betekenis voor het
octrooirecht. In het arrest Solvay geeft het HvJ een nieuwe invulling aan het criterium van
'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. De vraag rijst of deze invulling daadwerkelijk het gevolg
is van een nieuwe denkwijze of dat een andere invulling - gelet op de omstandigheden van de
zaak - juridisch niet mogelijk was. Ik pleit voor dit laatste. Juist omdat het HvJ zoveel belang
hecht aan het tegengaan van forum shopping en het octrooirecht een rechtsgebied is dat zich
hier met name voor leent. Vermoedelijk zal het HvJ dan ook nog zo lang mogelijk en ieder geval
tot de inwerkingtreding van het UPC (zie paragraaf 3) trachten Roche/Primus I overeind te
houden. Ondanks dit gegeven, blijkt uit Solvay dat de EEX-Vo en in het bijzonder art. 31 EEX-Vo
veel mogelijkheden biedt. Kortom, de betekenis van het arrest Solvay voor de
grensoverschrijdende octrooipraktijk is groot, in positieve zin. De overige arresten gewezen na
Roche/Primus I hebben geen directe betekenis voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk.
3 Toekomstperspectief Het belang van het gevondene moet niet worden overschat. Elk wetenschappelijk resultaat is
immers een voorlopige waarheid. Dit geldt voor het onderhavige onderzoek in het bijzonder. De
onderzoeksvraag spreekt niet voor niets over 'anno 2014'. De grensoverschrijdende
octrooipraktijk gaat immers in Nederland een geheel ander leven leiden wanneer de
inwerkingtreding van de Verordening unitair octrooi en de UPC-overeenkomst een feit is (de zgn.
45
'nieuwe situatie').236
De Verordening unitair octrooi is van toepassing op de datum van
inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende het UPC (art. 18 lid 2 Verordening unitair
octrooi). Deze overeenkomst treedt in werking vier maanden nadat dertien lidstaten de UPC-
overeenkomst hebben geratificeerd (art. 89 lid 1 UPC-overeenkomst). Thans hebben slechts
twee landen de overeenkomst geratificeerd.237
De oprichting van het UPC laat vermoedelijk nog
twee jaar op zich wachten.238
Overigens is het onderhavige onderzoek na twee jaar niet geheel
van zijn waarde ontdaan. De UPC-overeenkomst bevat immers zelf geen formeel ipr, maar stelt
in art. 31 UPC-overeenkomst dat de internationale rechtsmacht wordt vastgesteld
overeenkomstig de EEX-Vo. Ook in de toekomst zullen octrooizaken dus aanleiding zijn voor
bevoegdheidskwesties die hun grondslag vinden in de EEX-Vo.
In de 'nieuwe situatie' is het UPC exclusief bevoegd in octrooizaken (art. 32 UPC-overeenkomst).
In dit verband rijzen een aantal interessante vragen welke zich lenen voor toekomstig onderzoek.
Wat is de betekenis van het UPC en het unitaire octrooi voor de - op drie pilaren gebaseerde -
doctrine van de grensoverschrijdende octrooipraktijk? De kwantiteit en betekenis van de pilaren
respectievelijk het verband tussen de verschillende pilaren is wellicht aan verandering
onderhevig. Ook rijst de vraag naar hoe de 'nieuwe situatie' zich verhoudt tot de leer uit
Roche/Primus I. Het ligt voor de hand dat in de 'nieuwe situatie' het criterium van 'eenzelfde
situatie, feitelijk en rechtens' - gelet op het eengemaakte octrooirecht - een andere invulling krijgt.
Nemen hiermee de mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk toe? Daarnaast
rijst de vraag naar de betekenis van de Interlas-regel in de 'nieuwe situatie'. Kan het UPC
grensoverschrijdende verboden opleggen?
Tot slot kan men met het oog op het arrest Gat/Luk stellen dat het belang van de arresten
gewezen na Roche/Primus I gering is. Dit is echter een misvatting om drie redenen. Ten eerste
wordt niet in elk geding de geldigheid van het octrooi bestreden, en al zou dit wel het geval zijn
dan doet dit niet af aan de rechtswetenschappelijke waarde van de discussie. Daarnaast blijkt uit
Solvay dat de inbreukrechter zich in kort geding niet onbevoegd hoeft te verklaren indien de
geldigheid van het octrooi wordt betwist. Tot slot hebben de arresten Freeport en Painer ook
betekenis buiten de grensoverschrijdende octrooipraktijk, in zaken waarin een
geldigheidsverweer in de zin van art. 22 lid 4 EEX-Vo helemaal niet aan de orde is. De ruimere
toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo lenen zich immers ook voor andere situaties.
236
Verordening (EU) 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (PbEU 2012, L 361/1); Overeenkomst (EU) 2013/C van de Raad van 20 juni 2013 betreffende een eengemaakt octrooigerecht (PbEU 2013, C 175/1). 237
www.ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm, geraadpleegd op 25 april 2014. 238
www.unified-patent-court.org, geraadpleegd op 25 april 2014.
46
Literatuurlijst
Asser/Scholten 1974
P. Scholten, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht. Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011
A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel IV*. De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer
2011.
Basedow e.a. 2013
J. Basedow e.a., Conflict of Laws in Intellectual Property - The CLIP Principles and Commentary,
Oxford: Oxford University Press 2013.
Bertrams, GRUR Int. 1995, p. 193-201
H. Bertrams, 'Das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen Patentrecht',
GRUR Int. 1995, afl. 3, p. 193-201.
De Boer, NJ 2013/66
T.M. de Boer, annotatie bij: HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, NJ 2013/66 (Painer).
De Boer, NJ 2013/67
T.M. de Boer, annotatie bij: HvJ EU 12 juli 2012, C-145/10, NJ 2013/67 (Solvay/Honeywell).
Brinkhof, BIE 1991, p. 66-69
J.J. Brinkhof, 'Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten', BIE
1991, p. 66-69.
Brinkhof 1995
J.J. Brinkhof, 'Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken in kort geding', in: F.W. Grosheide
en K. Boele-Woelki (red.), Europees privaatrecht 1995, p. 225-261.
Brinkhof, GRUR Int. 1997, p. 489-497
J.J. Brinkhof, 'Geht das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen
einstweiligen Verfügungsverfahren zu weit?', GRUR Int. 1997, afl. 6, p. 489-497.
Brinkhof, BIE 2006, p. 3-4
J.J. Brinkhof, 'Conclusie van Advocaat-Generaal Léger over de uitleg van artikel 6(1) EEX
Verdrag. De toekomst van de 'spin in het web'-leer', BIE 2006, afl. 1, p. 3-4.
Brinkhof, BIE 2006, p. 319-222
J.J. Brinkhof, 'Het HvJ beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden', BIE 2006, afl.
8/9, p. 319-322.
Brinkhof, AA 2012, p. 353-364
J.J. Brinkhof, 'Over het Europese octrooirecht en een Europees Octrooigerecht, AA 2012, afl. 5,
p. 353-364.
47
Brunner 1984
C.J.H. Brunner, Beginselen van samenloop, Arnhem: Gouda Quint 1984.
Dack, BIE 2013, p. 364-371
S. Dack, 'Solvay/Honeywell - a sleeping beauty', BIE 2013, p. 364-371.
Van Dam 2013
C. van Dam, European Tort Law, Oxford: Oxford University Press 2013.
Ebbink 2010
R. Ebbink, 'Betacare/H3 Products is en blijft in strijd met GAT/LUK - ook vier jaar na dato', IEF
8948, www.ie-forum.nl (zoek op 8948).
Ebbink 2013
R. Ebbink, 'Provisional Cross-Border Jurisdiction in Patent Cases according to the CJEU in
Solvay', B9 912181, www.boek9.nl (zoek op 12181).
Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252-264
M. van Eechoud & A. Kur, 'Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken', NIPR
2012, afl. 2, p. 252-264.
Eijsbouts e.a. 2012
W.T. Eijsbouts e.a., Europees recht algemeen deel, Groningen: Europa Law Publishing 2012.
Van Engelen 2007
Th.C.J.A van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Den Haag: BJU
2007.
Van Engelen, AA 2013, p. 271-279
Th.C.J.A van Engelen, 'Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?', AA
2013, afl. 4, p. 271-279.
Fawcett & Torremans 2011
J. J. Fawcett & P. Torremans, Intellectual property and private international law, Oxford: Oxford
University Press 2011.
Geerts 2013
P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2013.
Gielen e.a. 2011
Ch. Gielen e.a. (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2011.
Gielen, NJ 2013/67
Ch. Gielen, annotatie bij: HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, NJ 2013/67 (Solvay).
Van Harten 2011
H.J. van Harten, Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht (diss. Amsterdam
UvA), Den haag: BJU 2011.
48
Heinze & Roffael, GRUR Int. 2006, p. 787-798
C.A. Heinze & E. Roffael, 'Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen ausländischer
Immaterialgüterrechte', GRUR Int. 2006, afl. 10, p. 787-798.
Herweijer 2003
M. Herweijer, 'Juridisch onderzoek', in: J.W.L. Broeksteeg & E.F. Stamhuis (red.),
Rechtswetenschappelijk onderzoek: over object en methode, Den Haag: BJU 2003.
Holzhauer & Gellaerts 2011
R.W. Holzhauer & S.L. Gellaerts, Van idee naar IE, Deventer: Kluwer 2011.
Hoorneman 2012
W.A.J. Hoorneman, 'Solvay/Honeywell: deur wijder open voor de Nederlandse crossborder-
praktijk?', IEF 11587, p. 1-11, www.ie-forum.nl (zoek op: nr. IEF 11587).
Hoyng 1991
W.A. Hoyng, 'Vier procesrechtelijke wensen', in: B.W.N. Nieskens-Ipshording e.a. (red.), In het
nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), Deventer: Kluwer 1991, p. 105-118.
Hoyng 2006
W.A. Hoyng, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I)
en HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, Jur. 2006, p. I-6509 (Gat/Luk), IEF 24146, www.ie-forum.nl (zoek
op kanttekeningen en vraagtekens).
Ibili 2007
F. Ibili, Gewogen rechtsmacht in het IPR. Over forum (non) conveniens en forum necessitatis
(diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2007.
IJzermans & van Schaaijk 2007
M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, 'Onderzoeken', in: Oefening baart kunst, Den Haag:
Boom Juridische Uitgevers 2007.
Jenard 1979
P. Jenard, Rapport van de heer P. Jenard over het Verdrag van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken (rapport PbEG 1979, nr. C-59/1), Brussel: 1979.
Jongbloed, GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW
A.W. Jongbloed, 'Veroordeling tot voldoening aan verplichting', in: J. Hijma (red.), Groene Serie
Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (losbladig en online).
Kooijmans e.a. 2008
P.H. Kooijmans e.a., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer 2008.
Kramer 2012
X.E. Kramer, 'Civiele sancties in het internationale geval in Europees perspectief', in A.A. van
Hoek e.a. (red), Offerhauskring vijftig jaar, Den Haag: BJU 2012, p. 73-81.
49
Magnus & Mankowski 2012
U. Magnus & P. Mankowski, Brussel I Regulation. European Commentaries on Private
International Law, München: Sellier European Law Publishers 2012.
Van Nispen, GS Onrechtmatige daad (oud) IIB
C.J.J.C van Nispen, 'IIB', in: A.R. Bloembergen (red.), Groene Serie Onrechtmatige daad (oud),
Deventer: Kluwer (losbladig).
Van Nispen 2012
C.J.J.C. Van Nispen, 'Grensoverschrijdende verboden in octrooizaken. Kanttekeningen bij de
noten van Paul Vlas onder NJ 2008/76 en 78', in: F. Ibili, M. Koppenol-Laforce & M. Zilinsky
(red.), IPR in de spiegel van Paul Vlas. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. dr. P. Vlas ter
gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als Hoogleraar Internationaal Privaatrecht en
Rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Vlas-bundel), Deventer: Kluwer 2012, p.
143-151.
Nollkaemper 2011
A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal publiekrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2011.
Pitlo/Reehuis e.a. 2012
W.H.M. Reehuis e.a., Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer:
Kluwer 2012.
Polak 1995
M.V. Polak, Civiele sancties in het internationale geval voor de Nederlandse rechter (Studiekring
Offerhaus), Deventer: Kluwer 1995.
De Ranitz, IER 2006/76
R.E.P de Ranitz, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 Jur. 2006, p. I-6535, IER 2006/76
(Roche/Primus I).
Schaafsma, NJB 2007/690
S.J. Schaafsma, 'Kroniek van het internationaal privaatrecht', NJB 2007/690, afl. 13, p. 827-836.
Schaafsma 2009
S.J. Schaafsma, Intellectuele eigendom in het conflictenrecht, Deventer: Kluwer 2009.
Schaafsma 2011
S.J Schaafsma, 'Philips/Postech en het grensoverschrijdend verbod. Qua patet orbis', in: Th.M.
de Boer e.a. (red.), Strikwerda's conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter
gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
(Strikwerda-bundel), Deventer: Kluwer 2011, p. 431-444.
Schaafsma, IER 2012/62
S.J. Schaafsma, annotatie bij: HvJ 12 juli 2012, C-616/10, IER 2012/62 (Solvay).
50
Schlosser 1979
P. Schlosser, Rapport van professor dr. P. Schlosser over het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake
de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol
betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie (rapport PbEG 1979 nr. C-59/3),
Brussel: 1979.
Schlosser, Juristen Zeitung 2007, p. 305-307
P. Schlosser, 'Anmerkung', Juristen Zeitung 2007, afl. 6, p. 305-307.
Scourfield, The CIPA Journal 2006/8
T. Scourfield, 'Jurisdiction and Patents: ECJ rules on forum for validity and cross-border patent
enforcement', The CIPA Journal 2006, p. 535.
Singer/Stauder e.a. 2007
D. Stauder e.a., Singer-Stauder. Europäisches Patentübereinkommen EPÜ, Köln: Carl
Heymanns Verlag 2007.
Snijders, Klaassen & Meijer 2011
H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer:
Kluwer 2011.
Stauder, GRUR Int. 1997, p. 859-864
D. Stauder, 'Grenzüberschreitender Rechtsschutz für europäische Patente', GRUR Int. 1997, afl.
11, p. 859-864.
Strikwerda 2012
L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Deventer: Kluwer 2012.
Strikwerda, NJ 2013/500
L. Strikwerda, annotatie bij: HvJ EU 12 juli 2012, C-49/20, NJ 2013/500 (Comm. of her Majesty's
Revenu & Customs/Sunico).
Véron, Journal du droit international 2001, p. 806-830
P. Véron, 'Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de
brevet d'invention', Journal du droit international 2001, afl. 3, p. 806-830.
Verkade, NJ 1992/404
D.W.F. Verkade, annotatie bij: HR 24 november 1989, NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas).
Visser, NJB 2013/788
D. Visser, 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', NJB 2013/788, afl. 15, p. 979-988.
Vlas, NJ 2007/585
P. Vlas, annotatie bij: HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903, NJ 2007/585
(Philips/Postech).
51
Vlas, NJ 2008/76
P. Vlas, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76
(Roche/Primus I).
Vlas, GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 22 EEX-Vo
P. Vlas, 'Exclusieve bevoegdheden', in: P. Vlas e.a. (red.), Groene serie Burgerlijke
rechtsvordering, Deventer: Kluwer (losbladig en online).
Vlas, GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 71 EEX-Vo
P. Vlas, 'Verdragen voor bijzondere onderwerpen', in: P. Vlas e.a. (red.), Groene serie Burgerlijke
rechtsvordering, Deventer: Kluwer (losbladig en online).
Warner & Middlemiss, European Intellectual Property Review 2006, p. 580-585
S. Warner & S. Middlemiss, 'Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border
Relief in Europe?', European Intellectual Property Review 2006, p.580-585.
Wilderspin, Revue critique de droit international privé 2006, p. 777-809
M. Wilderspin, 'La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des
droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c.
LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldberg', Revue critique de droit international
privé 2006, p. 777-809.
De Wit, IER 1998/30
S. de Wit, annotatie bij: Hof 's-Gravenhage 23 april 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3913, IER
1998/30 (EGP/Boston Scientific).
De Wit, IER 2006/75
S. de Wit, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, Jur. 2006, p. I-6509, IER 2006/75 (Gat/Luk).
Witteveen 2003
W. Witteveen, De geordende wereld van het recht. Een inleiding, Amsterdam: Amsterdam
University Press 2003.
Wittwer, European Law Reporter 2006, p. 391-394
A. Wittwer, 'Patentrecht im Doppelpack - zwei weitreichende Entscheidungen zur internationalen
Zuständigkeit bei Patentverletzungen', European Law Reporter 2006, afl. 9, p.391-394.
Zilinsky, TCR 2013, p. 145-151
M. Zilinsky, 'IPR Procesrecht', TCR 2013, afl. 4, p. 145-151.
53
Bijlage A: illustratie van de fundamenten van de grensoverschrijdende octrooipraktijk
EE
X-V
o
m.n
. art
. 2
, 5
lid
3, 6
, 2
2 lid
4 e
n 3
1
Inte
rlas
EO
V
Grensoverschrijdende-
octrooipraktijk
54
Bijlage B: artikelnummering onder de EEX-Vo herschikking
Verordening (EG) 44/2001
(EEX-Vo)
Verordening (EU) 1215/2012
(EEX-Vo herschikking)
Art. 2 Art. 4
Art. 5 lid 3 Art. 7 lid 2
Art. 6 Art. 8
Art. 22 lid 4 Art. 24 lid 4
Art. 23 Art. 25
Art. 24 Art. 26
Art. 25 Art. 27
Art. 27 Art. 29
Art. 28 Art. 30
Art. 31 Art. 35
Art. 34 lid 3 Art. 45 lid 1 sub c
Art. 34 lid 4 Art. 45 lid 1 sub d
55
Bijlage C: procesverloop Roche/Primus I
24-03-1997:
inleidende dgv:
eiser: Primus c.s.
gedaagde: Roche c.s.
20-05-1992:
octrooi verleend
20-01-1984:
aanvraag octrooi
01-10-1997:
vonnis Rb:
vorderingen
afgewezen
Primus c.s. gaan
in appel
appel
27-06-2002:
eindarrest hof:
vorderingen
grotendeels
toegewezen
15-02-2001:
tussenarrest hof:
verwijst zaak
naar rol
19-07-2002
Roche c.s.
cassatiedgv 1 tegen
tussen- en eindarrest
06-09-2002
Primus c.s.
verweerschrift +
incidenteel
cassatieberoep
27-09-2002
Roche c.s.
cassatiedgv 2 tegen
tussen- en eindarrest
19-12-2003
arrest HR:
houdt beslissing
aan en schorst
het geding
13-07-2006
HvJ:
beantwoordt
prejudiciële
vragen
24-01-2001
arrest in parralel-
procedure mbt
geldigheid
europees octrooi
voor Nedeland.