master thesis: the life after roche primus i (dutch)

65
het leven na roche/primus I De betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus I voor de grensoverschrijdende octooiprakjk. Masterscripe Lars Braams

Upload: independent

Post on 10-Apr-2023

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

het leven na roche/primus IDe betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus Ivoor de grensoverschrijdende octooipraktijk.

MasterscriptieLars Braams

Naam: L.J. Braams

Studentnummers: 1251006 (emp.)

429639 (anr.)

Begeleider: prof. mr. L. Strikwerda

Tweede beoordelaar: mr. C.B.M.C. Zegveld

Faculteit: Tilburg Law School

Masteropleiding: rechtsgeleerdheid

Departement: privaatrecht

Datum van afstuderen: 11 juli 2014

het leven na roche/primus IDe betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus Ivoor de grensoverschrijdende octooipraktijk.

'Voor het vaststellen van het concrete recht tussen partijen is niet

rechtstoepassing het juiste woord, ook niet rechtsvorming- of schepping,

doch het oude woord rechtsvinding. Het recht is er, doch het moet

worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe' (P. Scholten)

Voorwoord

In april 2013 las ik nietsvermoedend de Ars Aequi en stuitte op een artikel van de heer Th.C.J.A

van Engelen over grensoverschrijdend procederen in IE-zaken. Het originele exemplaar ligt nog

in mijn boekenkast vol met vraagtekens in de kantlijn. Vragen die de afgelopen zes maanden

veranderd zijn in antwoorden, nieuwe inzichten en ook nieuwe vragen. Het schrijven van deze

scriptie bood mij de gelegenheid om mij te verdiepen in een specialistisch onderwerp. Een

onderwerp met een nationale, Europese en internationale dimensie. Een driedimensionaal

speelveld waar - met het oog het huidige WK voetbal - verschillende actoren een wenselijk

resultaat nastreven. Een speelveld op het snijvlak van twee rechtsgebieden. Een speelveld

genaamd 'de grensoverschrijdende octrooipraktijk'.

In de zomermaanden van 2013 had ik de vrijheid om mijzelf meer in te lezen in de materie.

Gedurende het najaar van 2013 heb ik met behulp van het vak leeronderzoek mijn invalshoek

bepaald. Uiteindelijk startte in januari 2014 het daadwerkelijke onderzoekstraject onder

begeleiding van de heer L. Strikwerda. Het onderzoekstraject liep parallel aan de vakken

intellectueel eigendomsrecht en internationaal privaatrecht. Dit zorgde voor een positieve

wisselwerking tussen mijn onderzoek en de vereiste vakkennis. Bepaalde onderwerpen uit de

colleges kon ik direct verwerken in mijn scriptie en bepaalde gedachtes die ontstonden tijdens het

schrijfproces zag ik terug in de colleges.

Deze scriptie is geschreven voor zowel rechtenstudenten als afgestudeerde juristen. Studenten

kunnen deze scriptie gebruiken als inspiratiebron voor het schrijven van papers of scripties.

Afgestudeerde juristen kunnen deze scriptie gebruiken om te reflecteren op hun eigen kennis.

Aangezien het onderwerp van deze scriptie slechts beknopt wordt besproken in de meeste

handboeken hoop ik dat iedereen er iets van kan leren en dat mijn analyses de gedachte kunnen

scherpen.

Rest mij nog een aantal mensen te bedanken. Allereerst en in het bijzonder mijn begeleider de

heer L. Strikwerda. Een meer ervaren en deskundige begeleider had ik niet kunnen wensen. U

heeft mij de kracht, maar ook de beperkingen van ons enige instrument - de taal - daadwerkelijk

laten inzien. Ten tweede mevrouw C.B.M.C. Zegveld voor het lezen en beoordelen van mijn

scriptie in tweede instantie. Vervolgens wil ik Walter Bouwman, Niamh Akkermans en Ricardo

Belluz bedanken voor het kritisch lezen van de conceptversie en dit van commentaar te voorzien.

Tot slot wil ik de mensen bedanken die voor mij het meest belangrijk zijn, namelijk mijn familie en

mijn vriendin Tamara Bouwman. Dank voor het accepteren van mijn afwezigheid als ik weer eens

een avond doorwerkte, dank voor alle stimulerende woorden en dank voor alle steun.

Woerden, juni 2014

Lars Braams

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I Inleiding .................................................................................................................... 1

1 Probleemanalyse ................................................................................................................... 1

2 Doelstelling ............................................................................................................................ 2

3 Onderzoeksvraag .................................................................................................................. 3

4 Methoden en bronnen ........................................................................................................... 3

5 Afbakening en terminologie ................................................................................................... 3

6 Maatschappelijke relevantie .................................................................................................. 4

7 Wetenschappelijke relevantie ................................................................................................ 4

Hoofdstuk II IPR en IE ................................................................................................................... 5

1 Ipr ........................................................................................................................................... 5

1.1 Pijlers van het ipr ........................................................................................................... 5

1.2 EEX-Vo .......................................................................................................................... 6

1.2.1 Verhouding tot andere bronnen................................................................................. 7

1.2.2 Art. 6 EEX-Vo: forum connexitatis ............................................................................. 7

1.2.3 Art. 5 lid 3 EEX-Vo: het forum delicti ......................................................................... 8

1.2.4 Art. 22 lid 4 EEX-Vo: het forum registrationis............................................................ 8

1.2.5 Art. 31 EEX-Vo .......................................................................................................... 9

1.2.6 Verschillende gradaties van samenhang ................................................................ 10

2 IE-recht ................................................................................................................................ 10

2.1 (Supra)nationaal recht? ............................................................................................... 11

2.2 Octrooirecht ................................................................................................................. 11

2.2.1 Verleningsprocedure ............................................................................................... 12

2.2.2 Handhaving .............................................................................................................. 12

Hoofdstuk III De ontwikkelingen tot Roche/Primus I ................................................................ 14

1 Grensoverschrijdend optreden ............................................................................................ 14

1.1 Lincoln/Interlas (ook wel: Focus-veilig arrest) ............................................................. 14

1.1.1 Casus ....................................................................................................................... 15

1.1.2 Oordeel HR .............................................................................................................. 15

1.1.3 Oordeel BenGH ....................................................................................................... 16

1.1.4 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 16

1.2 Philips/Postech ............................................................................................................ 17

1.2.1 Casus ....................................................................................................................... 17

1.2.2 Oordeel HR .............................................................................................................. 17

1.2.3 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 18

2 Rechtsmacht Nederlandse rechter: 'spin in het web' .......................................................... 19

2.1 Kalfelis/Schröder ......................................................................................................... 19

2.1.1 Casus ....................................................................................................................... 19

2.1.2 Oordeel HvJ ............................................................................................................. 20

2.1.3 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 20

2.2 EGP/ Boston Scientific ................................................................................................ 21

2.2.1 Casus ....................................................................................................................... 21

2.2.2 Oordeel gerechtshof ................................................................................................ 21

2.2.3 Het arrest nader beschouwd ................................................................................... 22

Hoofdstuk IV Roche/Primus I ..................................................................................................... 24

1 Casus ................................................................................................................................... 24

2 Geding in feitelijke instanties ............................................................................................... 24

3 Oordeel HR .......................................................................................................................... 25

4 Prejudiciële vragen .............................................................................................................. 26

5 Prejudiciële antwoorden ...................................................................................................... 26

6 Het arrest nader beschouwd ............................................................................................... 27

7 Gat/Luk ................................................................................................................................ 27

8 Commentaar ........................................................................................................................ 28

9 Normen-/ beoordelingskader ............................................................................................... 29

Hoofdstuk V Arresten na Roche/Primus I ................................................................................. 30

1 Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen ............................................................................... 30

1.1 Argumenten pro ........................................................................................................... 30

1.2 Argumenten contra ...................................................................................................... 32

2 Freeport ............................................................................................................................... 32

2.1 Argumenten pro ........................................................................................................... 33

2.2 Argumenten contra ...................................................................................................... 35

3 Painer................................................................................................................................... 36

3.1 Argumenten pro ........................................................................................................... 36

3.2 Argumenten contra ...................................................................................................... 37

4 Solvay .................................................................................................................................. 39

4.1 De eerste prejudiciële vraag ....................................................................................... 39

4.2 De tweede prejudiciële vraag ...................................................................................... 39

4.3 Argumenten pro ........................................................................................................... 40

4.4 Argumenten contra ...................................................................................................... 41

Hoofdstuk VI Conclusie ............................................................................................................... 42

1 Het leven na Roche/Primus I ............................................................................................... 42

2 Alles overziend .................................................................................................................... 44

3 Toekomstperspectief ........................................................................................................... 44

Literatuurlijst ................................................................................................................................. 46

Bijlage A: illustratie van de fundamenten van de grensoverschrijdende octrooipraktijk ... 53

Bijlage B: artikelnummering onder de EEX-Vo herschikking ................................................. 54

Bijlage C: procesverloop Roche/Primus I ................................................................................. 55

Samenvatting

Het intellectuele eigendomsrecht kenmerkt zich door een sterk internationaal karakter. Dit leidt tot

een groot aantal grensoverschrijdende geschillen. Deze geschillen gaan gepaard met problemen

die moeten worden opgelost met behulp van het internationaal privaatrecht. Eén van die

problemen is de vraag naar de internationale jurisdictie van de rechter: welke rechter is bevoegd

om van het grensoverschrijdende geschil kennis te nemen? Deze vraag is inmiddels in vele

varianten voorgelegd aan het Hof van Justitie, wat tot een reeks van hersenkrakende arresten

heeft geleid. Deze arresten staan centraal in de onderzoeksvraag, luidende: wat is de betekenis

van de arresten gewezen na Roche/Primus I voor de Nederlandse cross-border praktijk in

octrooizaken anno 2014? Deze vraag is in zekere zin erg ingeperkt, maar bevat wel een aantal

aspecten die voor de reguliere jurist wellicht onbekend zijn. De hoofdstukken II en III bieden de

grondstof voor een begrip van deze terminologie en geven inzicht in de aard van de

problematiek.

In hoofdstuk II worden de fundamenten van zowel het internationaal privaatrecht als het

intellectuele eigendomsrecht uiteengezet. De meest relevante aspecten, zoals de EEX-

Verordening, worden nader belicht. Rechters van de aangesloten lidstaten kunnen - voor zover

de verordening formeel, materieel en temporeel van toepassing is - hun internationale

bevoegdheid ontlenen aan deze verordening. Art. 6 lid 1 EEX-Verordening biedt de eiser de

mogelijkheid om meerdere gedaagden gelijktijdig voor hetzelfde gerecht te dagen. Hieraan zijn

echter enkele voorwaarden verbonden. De inhoud en interpretatie van deze voorwaarden is tot

op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Hoofdstuk III geeft inzicht in de

ontstaansgeschiedenis van deze discussie. Vanaf het bekende Interlas-arrest, via de

zogenaamde 'spin in het web'-leer, eindigt men uiteindelijk bij het begin van hoofdstuk IV, waar

het arrest Roche/Primus I centraal staat.

Het arrest Roche/Primus I is gewezen naar aanleiding van een prejudiciële vraag ter zake van

art. 6 lid 1 EEX-Vo. Deze uitspraak (in combinatie met het arrest Gat/Luk) heeft grote

consequenties voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De Nederlandse rechter kan immers

sinds deze uitspraken minder makkelijk zijn bevoegdheid ontlenen aan de EEX-Verordening. Het

Hof van Justitie heeft met andere woorden de toepassingsmogelijkheden van de EEX-

Verordening ingeperkt. Dit heeft geleid tot veel kritiek, met name afkomstig uit de hoek van het

intellectuele eigendomsrecht. Behalve kritiek leidt Roche/Primus I ook tot een speurtocht. Een

speurtocht waarin de grenzen van de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Verordening worden

afgetast. Deze speurtocht resulteert in een aantal interessante zaken die centraal staan in

hoofdstuk V.

De arresten gewezen na Roche/Primus I worden in hoofdstuk V uitvoerig geanalyseerd. Op basis

van deze analyse wordt vastgesteld of de mogelijkheden voor de Nederlandse octrooirechter om

zijn bevoegdheid te ontlenen aan de EEX-Verordening sinds Roche/Primus zijn toe- of

afgenomen. In hoofdstuk VI wordt geconcludeerd dat deze mogelijkheden enigszins zijn

toegenomen. Opvallend is dat deze toename niet plaatsvindt over de band van art. 6 lid 1 EEX-

Vo, maar over de band van art. 31 EEX-Verordening.

Lijst van afkortingen

AA Ars Aequi

aant. aantekening

A-G advocaat-generaal

afl. aflevering (issue)

BIE Bijblad bij De Industriële Eigendom

BVIE Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

BenGH Benelux-Gerechtshof

BMW Eenvormige Beneluxwet op de merken

BW Burgerlijk Wetboek

concl. conclusie

d.d. de dato

diss. dissertatie

EEG Europese Economische Gemeenschap

EEX-Verdrag Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

(Europees Executieverdrag)

EEX-Vo Europese Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de

erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en

handelszaken (Brussel I)

EG Europese Gemeenschap

EG-Verdrag Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

EOB Europees octrooibureau

EOV Europees Octrooiverdrag

EU Europese Unie

EU-Verdrag Verdrag betreffende de Europese Unie (ook wel: VEU)

EOB Europees Octrooi Bureau

EVA Europese Vrijhandelsassociatie

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil

HR Hoge Raad

HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

HvJ EU Hof van Justitie van de Europese Unie

IE Intellectuele Eigendom

IEF IE-forum (www.IE-forum.nl)

IER Intellectuele Eigendom & Reclamerecht

ipr Internationaal privaatrecht

jo. juncto

losbl. losbladige uitgave

m.nt. met noot van

NIPR Nederlands Internationaal Privaatrecht. Repertorium op verdragenrecht,

wetgeving, rechtspraak en literatuur

NJ Nederlandse Jurisprudentie

NJB Nederlands Juristenblad

p. pagina('s)

PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PbEU Publicatieblad van de Europese Unie

TCR Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Rb. rechtbank

red. redactie

Rome-II Verordening (EG) 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op

niet-contractuele verbintenissen (PbEU 2007, L 199)

ROW 1995 Rijksoctrooiwet 1995

Trb. Tractatenblad

TRIPs-Verdrag Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

UPC Unified Patent Court

UvA Universiteit van Amsterdam

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

VU Vrije Universiteit Amsterdam

www world wide web

1

Hoofdstuk I Inleiding

Denkt u zich eens in: een Engels bedrijf (A) heeft een Europees octrooi voor vier landen

aangevraagd, te weten: Engeland, Nederland, Duitsland en Spanje. Bedrijf B (Nederlands) en

bedrijf C (Spaans) brengen ieder in eigen land producten op de markt die inbreuk maken op het

octrooirecht van bedrijf A. Het Engelse bedrijf, de octrooihouder, is statutair gevestigd in

Nederland en alle goederen van dit bedrijf bevinden zich ook in Nederland. Kan de octrooihouder

nu alle gedaagden voor bijvoorbeeld het Nederlandse gerecht slepen? En hoe zit het indien

bedrijf B en C in meerdere landen inbreuk maken op het octrooirecht van A, door bijvoorbeeld het

produceren en/of verkopen van inbreukmakende goederen in zowel Nederland, als Engeland, als

Duitsland en Spanje? Mag de eiser in een dergelijk geval kiezen naar welk gerecht hij stapt, mag

hij met andere woorden gaan forumshoppen?

1 Probleemanalyse Het bovenstaande voorbeeld illustreert zowel het internationale karakter van het intellectuele

eigendomsrecht als de jurisdictievragen die in een dergelijke situatie kunnen rijzen. Het aantal

geschillen inzake intellectuele eigendom (IE) met grensoverschrijdende aspecten heeft de

afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Dit is met name te danken aan de overgang van

analoge naar digitale opslag en verspreiding van informatie en de significante expansie van het

internet.1 De rechtspraak in het IE-recht kenmerkt zich dientengevolge eveneens door

internationale elementen. Een groot aantal van die internationale elementen wordt beheerst door

het internationaal privaatrecht. Deze scriptie ligt derhalve ook op het kruispunt van twee

rechtsgebieden, het internationaal privaatrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Het IE-

procesrecht wordt al enige tijd als volwaardige subdiscipline beschouwd.2 Mijns inziens kan men

dat tegenwoordig ook zeggen over het IE-IPR. De publicaties op dit gebied nemen immers steeds

serieuzere vormen aan.3 Ook zijn er in de loop der jaren steeds meer organisaties ontstaan en

comités opgericht die zich bezighouden met deze subdiscipline.4

Zoals hierboven aangegeven kenmerkt de rechtspraak in het IE-recht zich door veel

internationale elementen. Een van die elementen is het internationale jurisdictierecht, onderdeel

van het internationale privaatrecht. De Nederlandse rechter baseert zijn internationale jurisdictie

veelal op de EEX-Verordening (EEX-Vo). De interpretatie van deze verordening is in handen van

het Hof van Justitie (art. 267 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). De

afgelopen jaren heeft het HvJ zich meerdere malen uitgelaten over art. 6 EEX-Vo, al dan niet in

combinatie met, althans onder verwijzing naar andere artikelen uit de EEX-Vo.5 Art. 6 EEX-Vo

biedt de eiser de mogelijkheid om gelijktijdig meerdere verweerders voor hetzelfde gerecht te

dagen. Dit artikel is daarmee een belangrijk element van de zogenaamde grensoverschrijdende

octrooipraktijk, ook wel bekend als de cross-border praktijk in octrooizaken. Dit is een op drie

pijlers gestoelde praktijk waarin Nederlandse (Haagse) rechters (veel) beslissingen geven waarin

met toepassing van buitenlands recht inbreuken op Europese octrooien worden beoordeeld en

ter zake grensoverschrijdende verboden worden opgelegd. De cross-border praktijk in

octrooizaken vindt zijn grondslag in de volgende drie pijlers, de Interlas-regel, het systeem van de

1 Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252.

2 Visser, NJB 2013/788, p. 979.

3 Van Engelen 2007; Schaafsma 2009; Fawcett & Torremans 2011; Basedow e.a. 2013.

4 Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252-235, 264.

5 HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I); HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05, Jur. 2006,

p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen); HvJ EG 11 oktober 2007, C-98/06, Jur. 2007, p. I-8319, NJ 2008/80 (Freeport/Arnoldsson); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, NJ 2013/66 (Painer).

2

EEX-Vo en het Europees Octrooiverdrag (EOV).6 Het is dus niet een juridische term, doch een in

de praktijk en doctrine ontwikkelde term voor het aanduiden van een bepaalde praktijk of

handelswijze (zie bijlage A ter illustratie).

In 2006 heeft het HvJ zich in Roche/Primus I uitgesproken over de betekenis van art. 6 lid 1 EEX-

Vo. Op dezelfde dag sprak het HvJ zich in Gat/Luk uit over art. 22 lid 4 EEX-Vo. De

commentatoren verschilden destijds van mening over de precieze betekenis van deze arresten.

Thans is men het erover eens dat het HvJ met de arresten Roche/Primus I en Gat/LuK de deur

voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk op een kier heeft gezet.7 Sinds 2006 heeft het HvJ

zich in een aantal arresten uitgelaten over steeds een deelaspect van deze praktijk. Hieruit

hebben commentatoren wederom hun eigen conclusies getrokken. Grofweg lijkt het erop dat het

HvJ in deze arresten de deur voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk weer wat wijder heeft

open gezet.8 De commentatoren interpreteren de bewoordingen van het HvJ ieder op hun eigen

manier en dat maakt het onderwerp juridisch relevant. De moeilijkheid schuilt in de interpretatie

van deze arresten. Het HvJ laat zich immers niet direct uit over de cross-border praktijk als

zodanig, maar slechts over een concrete prejudiciële vraag die veelal slechts een deelaspect van

deze praktijk omvat. Wat de huidige stand van zaken met betrekking tot de grensoverschrijdende

octrooipraktijk precies is moet dus worden afgeleid uit een aantal verschillende arresten die

veelal niet direct in elkaars verlengde liggen. Een diepgaand onderzoek ontbreekt in dit verband,

wat gezien het belang van dit onderwerp mijns inziens wel op zijn plaats is.

2 Doelstelling Het onderzoeksdoel van dit rechtswetenschappelijke onderzoek is beoordelen.

9 Er wordt een

oordeel uitgesproken over een situatie, te weten de betekenis van de arresten gewezen na

Roche/Primus I voor de cross-border praktijk in octrooizaken. Om tot deze beoordeling te komen

is het van belang allereerst een aantal zaken te beschrijven, te weten het theoretische kader en

de situatie vóór Roche/Primus I. De rechtspraak vóór Roche/Primus I wordt chronologisch

geordend en teruggebracht tot de harde kern. Deze systematische beschrijving is van belang om

een verklaring te vinden voor het opwerpen van de beperking in Roche/Primus I voor de

Nederlandse cross-border praktijk in octrooizaken. Vervolgens wordt het arrest Roche/Primus I

beschreven. Uit dit arrest wordt een hoofdregel gedestilleerd; het geldende recht de dato (d.d)

Roche/Primus I. Deze hoofdregel dient als normenkader bij de beoordeling van het huidige

standpunt van het HvJ. Om dit huidige standpunt te achterhalen worden de arresten gewezen na

Roche/Primus I eveneens beschreven. De beoordeling richt zich op het in kaart brengen van

terra incognita. Het oordeel kan luiden dat de arresten na Roche/Primus I geen betekenis hebben

voor de Nederlandse cross-border praktijk (wat niet in de lijn der verwachting licht, gelet op de

gepubliceerde literatuur).10

Luidt het oordeel dat de arresten wel betekenis hebben voor de cross-

border praktijk, dan wordt uiteengezet welke betekenis. Wellicht wordt een tendens in de

jurisprudentie gewezen na Roche/Primus I ontdekt op basis waarvan een voorspellend oordeel

voor de toekomst kan worden gegeven. Als voorschot op de conclusie wordt hier alvast

opgemerkt dat de mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk inderdaad zijn

toegenomen na Roche/Primus I. Het gaat echter mijns inziens te ver om te zeggen dat het HvJ is

teruggekomen van zijn standpunt uit Roche/Primus I. Het ligt mijns inziens ook niet in de lijn der

verwachting dat het HvJ hierop expliciet zal terugkomen.

6 Gielen, NJ 2013/67.

7 Hoorneman 2012, p. 1-3; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788, p. 980.

8 Hoorneman 2012, p. 1; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788; Zilinsky, TCR 2013, p. 149.

9 IJzermans & van Schaaijk 2007, p. 13-15.

10 Van Engelen, AA 2013, p. 271.

3

3 Onderzoeksvraag Wat is de betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus I voor de Nederlandse cross-

border praktijk in octrooizaken anno 2014? Nauw verbonden met deze vraag is de vraag of het

HvJ in deze arresten is teruggekomen van zijn oordeel in Roche/Primus I. Een bevestigend

antwoord op de laatste vraag impliceert in beginsel een positieve betekenis (stimulans) als

antwoord op de eerste vraag.

4 Methoden en bronnen In deze paragraaf worden de methodische keuzes onderbouwd. Dit stelt de lezer in staat om de

gehanteerde werkwijze te reconstrueren. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de

(intersubjectieve) waarheidseis van de gevonden kennis.11

De onderhavige scriptie is tot stand

gekomen door middel van enerzijds literatuuronderzoek en anderzijds theoretisch onderzoek.

Door middel van deze combinatie is de rechtswetenschappelijkheid van het onderzoek in potentie

gewaarborgd.12

Op basis van literatuuronderzoek is allereerst de benodigde informatie

verzameld. De informatie die in deze scriptie is gebruikt is afkomstig uit zowel primaire als

secundaire bronnen. De primaire bronnen betreffen in het bijzonder de EEX-Vo, alsmede

arresten van de Hoge Raad (HR) en het HvJ. Er is gekozen voor uitspraken afkomstig van deze

colleges vanwege enerzijds het gezag dat aan deze uitspraken toekomt en anderzijds de (te)

grote hoeveelheid aan uitspraken van lagere gerechten. De secundaire bronnen betreffen een

aantal handboeken, wetenschappelijke artikelen en annotaties geschreven naar aanleiding van

de arresten die in dit onderzoek centraal staan. Bij het gebruik van alle bronnen is allereerst

nagegaan of de auteur gezaghebbend is en of de informatie objectief, betrouwbaar, volledig,

nauwkeurig en actueel is. De aard en complexiteit van het onderwerp rechtvaardigen een

overwegend beschrijvend karakter van de hoofdstukken twee, drie en vier. Wil men immers de

problematiek ten volle begrijpen, dan dient men zich bewust te zijn van zowel de verscheidenheid

en onderlinge verbondenheid van de verschillende facetten van het theoretische kader als van de

verschillende aspecten van de ontstaansgeschiedenis.

Om het onderzoeksdoel te verwezenlijken is eveneens theoretisch onderzoek verricht. In de

eerste plaats zijn de gebruikte teksten geïnterpreteerd. In de hoofdstukken drie en vier wordt elk

arrest 'nader beschouwd'. Op basis van de bewoordingen van het betreffende college en

secundaire bronnen wordt het arrest geïnterpreteerd. Zodoende wordt de betekenis van dit arrest

voor de onderhavige doctrine aan het licht gebracht. Ten tweede wordt, met behulp van deze

interpretatie, een hoofdregel geconstrueerd uit het arrest Roche/Primus I. Deze hoofdregel wordt

gedefinieerd als 'de stand van het geldende recht d.d. Roche/Primus I'. Deze hoofdregel wordt in

hoofdstuk vijf als een soort 'negatief' gelegd over de arresten gewezen na Roche/Primus I, om

zodoende te beoordelen welke betekenis deze arresten hebben voor de grensoverschrijdende

octrooipraktijk.

5 Afbakening en terminologie De betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus I voor andere rechtsgebieden, zoals het

merkenrecht, valt - gelet op de onderzoeksvraag - buiten de scope van dit onderzoek. De

grensoverschrijdende octrooipraktijk (zoals beschreven in paragraaf 1) staat ook wel bekend als

de cross-border praktijk in octrooizaken. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter om

grensoverschrijdende verboden op te legen (de zgn. Interlas-regel) is een onderdeel van deze

praktijk en geen synoniem ervan. Op grond van de Interlas-regel kan men bij de Nederlandse

rechter een pan-Europees verbod vorderen wegens inbreuken op een Europees octrooi. In de

literatuur worden deze verboden ook wel cross-border injunctions of pan-European injunctions

11

Herweijer 2003, p. 27-28. 12

IJzermans & van Schaaijk 2007, p. 6-7.

4

genoemd.13

Het opleggen van een grensoverschrijdend verbod is dus gelijk aan het toepassen

van de Interlas-regel. Dit laatste wordt in deze scriptie ook wel aangeduid als het

'grensoverschrijdend optreden' van de rechter. Let wel, wil de rechter een dergelijk verbod

opleggen, dan zal hij eerst rechtsmacht/jurisdictie moeten hebben (bevoegd moeten zijn om

kennis te nemen van die vordering). De bevoegdheid van de rechter in de zin van rechtsmacht

moet dus onderscheiden worden van de bevoegdheid tot het opleggen van grensoverschrijdende

verboden. In dit onderzoek staat de rechtsmacht die de rechter ontleent aan de EEX-Vo centraal.

Wanneer in deze scriptie wordt verwezen naar de EEX-Vo wordt de verordening met nr. 44/2001

bedoeld. Per 1 januari 2015 zal een herschikking inwerking treden met nr. 1215/2012. In bijlage B

bevindt zich een tabel waarin de (relevante) corresponderende artikelnummers onder de

herschikking zijn opgenomen. Dit onderzoek spitst zich zoveel mogelijk toe op de ontwikkeling in

het kader van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Artikel 6 lid 1 EEX-Vo is als het ware de hoofdweg van dit

onderzoek. Soms wordt deze weg gekruist door zijwegen en stoplichten (denk aan Gat/Luk), daar

wordt kort bij stilgestaan. Kleine ongemakken zoals grind op de weg en slecht zicht blijven buiten

beschouwing.

6 Maatschappelijke relevantie De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst wordt getracht op een

begrijpelijke manier de regels van het ipr te koppelen aan de regels van het IE-recht. Zoals in de

probleemanalyse al aan bod kwam is het IE-recht onderhevig aan een proces van globalisering.

Dit leidt vaak tot ingewikkelde juridische vraagstukken. Dit onderzoek kan als hulpmiddel dienen

bij het vinden van de juiste weg naar de juiste rechter.

Daarnaast kan dit onderzoek duidelijk maken of de cross-border praktijk in octrooizaken aan een

tweede leven kan beginnen. In 2006 is de deur immers redelijk dicht getimmerd door het HvJ,

wellicht staat deze deur nu weer op een kier. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal de Nederlandse

rechtspraktijk een (nog) drukke(re) agenda krijgen.

7 Wetenschappelijke relevantie In dit onderzoek wordt een systematisering van de rechtspraak van het HvJ aangebracht. Deze

systematisering kan bijdragen aan de discussie in de rechtswetenschap over de leer uit

Roche/Primus I. Vervolgens vindt een kritische beoordeling van de beschrijving van deze

rechtspraak plaats. Er worden in vakbladen en forums voortdurend meningen geuit over het

huidige standpunt van het HvJ in dit verband. Er is echter nog geen solide

rechtswetenschappelijk onderzoek verricht naar deze leemte op de wetenschappelijke kaart. De

artikelen die een standpunt innemen in deze discussie zijn mijns inziens te summier gemotiveerd

en verdienen een kritische blik. In dit onderzoek wordt een overtuigende argumentatie

geconstrueerd, waaruit geconcludeerd kan worden of het HvJ tot een omslag is gekomen.

Daarnaast kan op basis van dit onderzoek een voorspellend oordeel worden gegeven over een

eventuele expliciete omslag van het HvJ in de nabije toekomst. De rechtswetenschap heeft hier

ook baat bij, omdat dit een aanleiding kan zijn tot het doen van nader onderzoek.

13

De Wit, IER 2006/75.

5

Hoofdstuk II IPR en IE

Het onderwerp van deze scriptie bevindt zich op een kruising van het ipr en het IE-recht. In dit

hoofdstuk worden - voor zover relevant - de fundamenten van beide rechtsgebieden uiteengezet.

Het hoofdstuk schept een theoretisch kader waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. Waar

mogelijk worden de rechtsgebieden in onderlinge samenhang bezien. In paragraaf 1 wordt het ipr

behandeld, gevolgd door een behandeling van het IE-recht in paragraaf 2.

1 Ipr Het internationaal recht valt uiteen in het internationaal publiekrecht (ook wel volkenrecht

genoemd14

) en in het internationaal privaatrecht. De naam internationaal privaatrecht is enigszins

misleidend. Het ipr is namelijk geen internationaal recht en ook geen privaatrecht in strikte zin.15

Beide rechtsgebieden kenmerken zich door verschillende eigenschappen. Het internationaal

publiekrecht legitimeert en reguleert de uitoefening van publiek gezag in de internationale

gemeenschap. Tevens beoogt het internationaal publiekrecht publieke belangen te beschermen,

zoals veiligheid en milieu.16

Daartegenover beheerst het Internationaal privaatrecht juist

privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen met een grensoverschrijdend karakter.17

De twee

bestaansvoorwaarden van het ipr zijn grensoverschrijdend rechtsverkeer en internationale

rechtsverscheidenheid.18

In IE-zaken is in veel gevallen aan deze eerste voorwaarde voldaan (zie

hoofdstuk I, paragraaf 1). De rechtsverscheidenheid binnen het IE-recht lijkt echter op het eerste

gezicht door het proces van internationale harmonisatie en Europese eenwording te vervagen

(hoofdstuk II, paragraaf 2.1). Maar dit is een misvatting. Er bestaan immers ondanks

harmonisatie verschillen in nationale wetgeving. Bovendien vervangen de Europese

verordeningen niet de nationale rechten, maar bestaan ze juist naast de IE-rechten van de

lidstaten. Door deze co-existentie, en in sommige gevallen samenloop van regelingen, is het

belang van het ipr als 'verkeersregelaar' en verstrekker van oplossingen juist toegenomen.19

1.1 Pijlers van het ipr Het ipr stelt zich ten doel: 'problemen die voortvloeien uit de samenloop van nationale

rechtsstelsels bij internationale privaatrechtelijke rechtsverhoudingen te normeren.'20

De

problemen die in dit verband ontstaan kan men onderbrengen in drie hoofdcomponenten van het

ipr, te weten het internationale jurisdictierecht, het conflictenrecht en het internationale

erkennings- en executierecht. Regels inzake de betekening, internationale bewijsgaring etc.

pleegt men ook wel onder een vierde component, het overige ipr te brengen. Polak pleit zelfs

voor de invoering van een vijfde component, betreffende het internationaal sanctierecht,

waarover later meer.21

Het conflictenrecht geeft antwoord op de vraag welke materiële regels toegepast moeten worden

op een internationale rechtsverhouding. De belangrijkste categorie conflictregels wordt gevormd

door de meerzijdige conflictregels (ook wel: verwijzingsregels). Een verwijzingsregel wijst de

internationale rechtsverhouding toe aan een rechtsstelsel.22

Verwijzingsregels staan verspreid

over een groot aantal bronnen, zowel van nationale als van internationale aard. De Rome II-

Verordening is een van de belangrijkste bronnen waar het de vraag naar het toepasselijke recht

14

Nollkaemper 2011, p. 26. 15

Strikwerda 2012, p. 3-4. 16

Nollkaemper 2011, p. 31. 17

Nollkaemper 2011, p. 32. 18

Strikwerda 2012, p. 1. 19

Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252-254. 20

Strikwerda 2012, p. 1-2. 21

Polak 1995, p. 10, 37. 22

Strikwerda 2012, p. 26-27.

6

op verbintenissen uit onrechtmatige daad betreft.23

Art. 8 lid 1 Rome II-Verordening bepaalt dat:

'de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-

eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt

gevorderd' (de lex loci protectionis).24

In dit artikel is het territoriale karakter van het IE-recht

verdisconteerd. De lex loci protectionis beheerst alle aspecten van het IE-recht, dus ook het

sanctieapparaat van de bevoegde rechter.25

Art. 8 lid 1 Rome II-Verordening gaat een rol spelen

bij de invulling van het criterium van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' uit het Roche/Primus

I arrest, derhalve wordt het hier alvast uiteengezet. Een Nederlandse rechter past overigens op

grond van art. 10:3 Burgerlijk Wetboek (BW) altijd het Nederlandse burgerlijk procesrecht (lex

fori) toe.26

Het internationale jurisdictierecht bevat regels inzake de vraag naar de competentie van de

nationale rechter in internationaal verband. Van oudsher zijn regels inzake de jurisdictie de meest

tastbare vorm van soevereiniteit. Het biedt een staat immers bevoegdheden waarmee hij zijn

soevereiniteit betekenis kan geven.27

Voor wat betreft privaatrechtelijke rechtspraak is deze

gedachte echter verlaten.28

In beginsel mag een staat zelfstandig en naar eigen inzicht de

internationale bevoegdheid van zijn rechter in privaatrechtelijke zaken vaststellen. Het

internationaal jurisdictierecht is dan ook een vorm van nationaal recht.29

Dit brengt een eenzijdig

karakter met zich. Nationale wetgevers hebben slechts de mogelijkheid te bepalen wanneer de

eigen nationale rechter bevoegd is in een ipr-zaak en wanneer niet. Slechts bij verdragen en

internationale regelingen kunnen staten jurisdictieregels een meerzijdig karakter geven.30

De

EEX-Vo is een van de belangrijkste internationale regelingen in dit verband.

1.2 EEX-Vo Twee belangrijke verdragen binnen de pijler van het internationale jurisdictierecht zijn het

Europees Executieverdrag (EEX-Verdrag)31

en het EEG-EVA Bevoegdheids- en Executieverdrag

(EVEX, thans EVEX II).32

De laatstgenoemde geldt slechts voor IJsland, Noorwegen en

Zwitserland en blijft hier verder buiten beschouwing. Het EEX-Verdrag is opgericht om uitvoering

te geven aan art. 220 van het oorspronkelijke Verdrag tot oprichting van de Europese

Economische Gemeenschap.33

Het EEX-Verdrag is op grond van art. 65 EG-Verdrag (thans art.

81 VWEU) grotendeels omgezet in de Europese Jurisdictie- en executieverordening (EEX-Vo, of

Brussel I Vo), inwerking getreden op 1 maart 2002.34

Jurisprudentie gewezen in het kader van

het EEX-Verdrag behoudt veelal haar betekenis onder de EEX-Vo gelet op het beginsel van

continuïteit (punt 19 van de considerans van deze verordening).35

De EEX-Vo wordt wel

beschouwd als de belangrijkste hoeksteen van het Europees recht in het kader van internationaal

burgerlijk procesrecht. Het primaire doel van de EEX-Vo is het faciliteren van de juridische

behandeling van processen en rechtelijke uitspraken onder de lidstaten. De focus ligt op het

vereenvoudigen en unificeren van regels en het versnellen en versimpelen van procedures in

23

Strikwerda 2012, p. 179. 24

Schaafsma 2011, p. 434; Strikwerda 2012, p. 187. 25

Schaafsma 2011, p. 434, 437. 26

Snijders 2011, p. 101. 27

Nollkaemper 2011, p. 110, 111. 28

Strikwerda 2012, p. 212-214. 29

Strikwerda 2012, p. 212. 30

Strikwerda 2012, p. 213. 31

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Brussel 27 september 1968, Trb. 1969, 101. 32

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano 16 september 1988, Trb. 1989, 58. 33

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Rome 25 maart 1957, Trb. 1957, 91. 34

Strikwerda 2012, p. 12, 242. 35

HvJ EG 16 juli 2009, C-189/08, Jur. 2009, p. I-6917, NIPR 2009/207 (Zuid-Chemie).

7

grensoverschrijdende burgerlijke geschillen binnen de EU.36

De EEX-Vo betreft secundair

Unierecht in de zin van art. 288 VWEU. Art. 288 VWEU bepaalt dat verordeningen rechtstreeks

toepasselijk zijn in lidstaten. De EEX-Vo maakt dus, zonder omzetting, deel uit van de interne

rechtsorde van lidstaten. Nationale regelgeving in strijd met de EEX-Vo kan niet langer worden

toegepast.37

1.2.1 Verhouding tot andere bronnen De verhouding tussen het EEX-Verdrag en de EEX-Vo treft men aan in de art. 66, 68 en 76 EEX-

Vo.38

De art. 69 tot en met 71 van de EEX-Vo bevatten tot slot een regeling voor het geval de

EEX-Vo samenloopt met andere verdragen. In de kern komt het erop neer dat de EEX-Vo in de

plaats treedt van een groot aantal verdragen. De in art. 69 EEX-Vo vermelde verdragen

behouden echter hun werking voor onderwerpen die buiten het materiële toepassingsgebied (art.

1 EEX-Vo) van de EEX-Vo vallen. Verdragen die een lex speciales bevatten ten aanzien van de

rechterlijke bevoegdheid of de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen derogeren aan

de EEX-Vo (art. 71 EEX-Vo).39

In dit verband kan men bijvoorbeeld denken aan het Benelux-

verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)40

de overeenkomst inzake de verlening van

Europese octrooien (EOV)41

, het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de

gemeenschappelijke markt (niet in werking getreden)42

en de Agreement on Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-Verdrag).43

Voor wat betreft het octrooi verleend

overeenkomstig de Europese verleningsprocedure helpt art. 22 lid 4 laatste zin EEX-Vo

eventuele misverstanden uit de weg, door de gerechten 'voor de registratie of geldigheid van een

voor die lidstaat verleend Europees octrooi' als bevoegd aan te wijzen. Onder het oude EEX-

Verdrag voorzag art. V quinquies van het protocol bij het EEX-Verdrag in een soortgelijke

bepaling.44

1.2.2 Art. 6 EEX-Vo: forum connexitatis Actor sequitur forum rei (wie eist die reist) verwoordt de hoofdregel van het internationale

bevoegdheidsrecht. Deze hoofdregel treft men tegenwoordig aan in art. 2 EEX-Vo. Art. 6 EEX-

Vo biedt de aanlegger de bevoegdheid om het geding aanhangig te maken bij een ander gerecht

dan dat welk op grond van art. 2 EEX-Vo bevoegd is.45

Art. 6 EEX-Vo bevat met andere woorden

een regel van alternatieve bevoegdheid en sluit derhalve de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo (het

forum rei) niet uit. De in art. 6 EEX-Vo genoemde fora vormen dus een aanvulling op de fora uit

art 2 EEX-Vo, daarom spreekt men ook wel van alternatieve of accessoire bevoegdheid. De

verordening zelf spreekt over regels van 'bijzondere bevoegdheid'. Het comité tracht door deze

formulering buiten twijfel te stellen dat de eiser de verweerder altijd op basis van (destijds) het

verdrag kan dagvaarden, ongeacht de inhoud van interne wetgeving.46

Vandaag de dag is deze

formulering eigenlijk overbodig gelet op rechtstreekse werking van de verordening.

De tekst van art. 6 EEX-Vo luidt als volgt:

36

Overweging 1 en 2 van de considerans bij de EEX-Vo; Magnus & Mankowski 2007, p. 7-8. 37

Magnus & Mankowski 2007, p. 23; Eijsbouts e.a. 2012, p. 55, 56. 38

Snijders 2011, p. 101-102. 39

Zie ook Vlas, in: GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 71 EEX-Vo, aant. 3 (laatst bijgewerkt op 1 juli 2009); Vlas, in: GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 22, aant. 7 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2009). 40

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, s'-Gravenhage 25 februari 2005, Trb. 2005, 96. 41

Overeenkomst inzake de verlening van Europese octrooien (met uitvoeringsreglement en protocollen), München 5 oktober 1973, Trb. 1976, 101. 42

Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt, Luxemburg 15 december 1975, Trb. 1976, 103. 43

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Marrakesh 15 april 1994, Trb. 1994, 235. 44

Schlosser 1979, p. 123; Vlas, in: GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 22 aant. 7 (online, laatst bijgewerkt op 1 juli 2009). 45

Strikwerda 2012, p. 245. 46

Jenard 1979, p. 25.

8

Deze persoon kan ook worden opgeroepen:

1. indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op

voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling

vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke

berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven;

2. bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tussenkomst: voor het gerecht

waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is, tenzij de vordering slechts is ingesteld om de

opgeroepene af te trekken van de rechter die deze verordening hem toekent;

3. ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de

oorspronkelijke vordering gegrond is: voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is;

4. ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst, indien de vordering vergezeld kan gaan van een

zakelijke vordering betreffende een onroerend goed tegen dezelfde verweerder: voor de gerechten van

de lidstaat op het grondgebied waarvan het onroerend goed gelegen is.

Deze bepaling dient hoofdzakelijk een drietal doelen, ten eerste een goede rechtsbedeling

vergemakkelijken, ten tweede parallel lopende processen zoveel mogelijk beperken

(kostenbesparing) en ten derde het voorkomen van onverenigbare uitspraken (punt 12 en 15

considerans van de EEX-Vo).47

De doelen vloeien voort uit overwegingen van procedurele

opportuniteit en proceseconomie.48

Deze doelen staan echter niet op zichzelf en dienen

afgewogen te worden tegen bijvoorbeeld het belang van de gedaagde om voor het gerecht van

zijn woonplaats te worden gedaagd.49

Het risico van onverenigbare uitspraken wordt overigens in

sommige gevallen eveneens ondervangen door art. 27 en 28 EEX-Vo.

Art. 6 lid 1 EEX-Vo leent zich met name voor de gezamenlijke behandeling van gelijkluidende

claims tegen gezamenlijke plegers van onrechtmatige daden en co-debiteuren, de zogenaamde

passieve litis consortium.50

Art. 6 lid 1 EEX-Vo biedt de eiser derhalve een jurisdictioneel steuntje

in de rug. Overigens voorziet enkel lid 1 in een gezamenlijke behandeling van vorderingen die

geen specifiek procedureel verband hebben.

1.2.3 Art. 5 lid 3 EEX-Vo: het forum delicti Inbreuk op een IE-recht is een onrechtmatige daad. Het staat de eiser dan ook vrij een

verweerder te dagvaarden voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich

heeft voorgedaan of kan voordoen.51

Is dat in een ander land dan in de woonplaats van één van

de gedaagden, dan is het gerecht niet bevoegd kennis te nemen van samenhangende

vorderingen (connected claims). Artikel 6 EEX-Vo spreekt immers over 'het gerecht van de

woonplaats van een hunner'. Slechts art. 2 EEX-Vo is 'sterk' genoeg om een uitbreiding van de

rechtsmacht ten aanzien van 'connected, but indipendent claims' te rechtvaardigen. Er bestaat

wel enige kritiek op deze redenering, desalniettemin moet dit als geldend recht worden

beschouwd.52

Het forum delicti heeft overigens, in tegenstelling tot onder meer het forum rei en

het forum connexitatis, slechts territoriaal-beperkte bevoegdheid.53

1.2.4 Art. 22 lid 4 EEX-Vo: het forum registrationis Art. 22 lid 4 EEX-Vo (jo. art. 25 EEX-Vo) bevat een exclusieve bevoegdheidsregeling. Bij

geschillen betreffende de geldigheid of de registratie van de in dat artikel bedoelde IE-rechten,

47

HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, r.o. 77, NJ 2013/66 (Painer); HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, r.o. 19, NJ 2013/67 (Solvay). 48

Magnus & Mankowski 2012, p. 297-298, 307, 315. 49

Magnus & Mankowski 2012, p. 307. 50

HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05 (punt 26-27 concl. A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer), Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen). 51

HvJ EG 30 november 1976, C-21/76, Jur. 1976, p. 1735, NJ 1977/494 (Kalimijnen). 52

Magnus & Mankowski 2012, p. 309, 310. 53 HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, Jur. 1995, p. I-415, NJ 1996/269, m.nt. ThMdB (Shevill); Schaafsma 2011, p. 433.

9

zijn exclusief bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering

of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad. Deze

bepaling lijkt op het eerste gezicht niet van belang voor de octrooihouder die een inbreukverbod

vordert. Maar ook in inbreukzaken kan art. 22 lid 4 EEX-Vo een rol spelen, met name indien de

(potentiële)inbreukmakers - zoals gebruikelijk54

- de geldigheid van het octrooi betwisten met

bijvoorbeeld een nietigheidsverweer.55

De vraag naar de toepassing van art. 22 lid 4 EEX-Vo

gaat namelijk vooraf aan de vraag naar de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Art. 6 lid 1 EEX-Vo

komt immers niet meer aan bod indien - in een inbreukprocedure - de geldigheid van het octrooi

wordt aangevochten.56

Hier volgt een voorbeeld ter illustratie. Eiser (A) afkomstig uit Duitsland,

daagt twee gedaagden (B en C) gezamenlijk voor de Nederlandse rechter wegens inbreuk op

haar octrooirecht in respectievelijk Nederland (B) en Frankrijk (C). De gedaagden betwisten de

geldigheid van het IE-recht met een nietigheidsverweer. De Nederlandse rechter kan enkel over

de nietigheid van het Nederlandse deel van het octrooi oordelen. Gelet op art. 22 lid 4 EEX-Vo

kan hij niet over de nietigheid van het Franse deel oordelen. Hij moet nu de inbreukvordering

tegen C afwijzen of aanhouden.57

Dit is ook logisch, een inbreukverbod op een nietig IE-recht is

niet mogelijk.58

Let wel, de Nederlandse rechter hoeft zich niet te weerhouden van een oordeel

over een gestelde inbreuk indien er in het buitenland nog geen nietigheidsprocedures zijn

geëntameerd, maar er slechts (serieuze) aanwijzingen bestaan dat een buitenlands deel van een

Europees octrooi nietig is.59

1.2.5 Art. 31 EEX-Vo Geschillen in het IE-recht lossen meestal op in kort geding.

60 Men kan in dit verband twee sporen

onderscheiden, allereerst kan de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid in kort geding ontlenen

aan art. 2 of 5 tot en met 24 EEX-Vo. Rechtsmacht ten aanzien van het bodemgeschil schept dus

automatisch rechtsmacht ten aanzien van het kort geding.61

Ten tweede kan de Nederlandse

rechter zijn rechtsmacht in kort geding ontlenen aan art. 31 EEX-Vo, indien de bovengenoemde

bepalingen hem geen rechtsmacht bieden. De betekenis van art. 31 EEX-Vo is theoretisch

gezien dus subsidiair van aard. Vanuit praktisch oogpunt biedt deze bepaling voor de

grensoverschrijdende octrooipraktijk evenwel weinig mogelijkheden, aangezien de toepassing

van deze bepaling aan voorwaarden is onderworpen.62

Een van die voorwaarden is het 'reële

band-vereiste'.63

Dit vereiste is voor velerlei uitleg vatbaar.64

In het algemeen werd aangenomen

dat op basis van dit vereiste voorlopige en bewarende maatregelen (i.h.k.v. spoor twee) slechts

bij de ter plaatse bevoegde rechter gevraagd kunnen worden.65

Het HvJ had hiermee een stokje

gestoken voor de mogelijkheden om op grond van art. 31 EEX-Vo grensoverschrijdende

verboden te vorderen.66

Sinds het Solvay-arrest (hoofdstuk V) is echter duidelijk dat de rechter

54

Van Engelen, AA 2013, p. 277-278; Visser, NJB 2013/788, p. 980. 55

Schaafsma 2011, p. 434. 56

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 54 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I); zie ook

Brinkhof, BIE 2006, p. 3-4. 57

HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608, NJ 2008/77 (Roche/Primus II); zie ook Hof Den Haag 12 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364 (Yell/Yellow Page); Van Nispen 2012, p. 144-145, 147-148. 58

Zie ook Hof Den Haag 23 april 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3913, r.o. 28, IER 1998/30 (EGP/Boston Scientific); HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 51 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I). 59

HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714, r.o. 4.11.5, NJ 2008/76 (Roche/Primus I); zie ook HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.47 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 60

Gielen e.a. 2011, p. 674. 61

HvJ EG 27 april 1999, C-99/96, r.o. 40, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001/90 (Mietz-Intership). 62

HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, r.o. 46, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden-Deco-Line); HvJ 27 april 1999, C-99/96, r.o. 47, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001/90 (Mietz-Intership). 63

HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, r.o. 40, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden-Deco-Line). 64

HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10 (punt 53 concl. A-G P. Cruz Villalón), NJ 2013/67 (Solvay). 65

Strikwerda 2012, p. 267-268. 66

Zie ook Schaafsma, NJB 2007/690, p. 833.

10

die zijn bevoegdheid aan art. 31 EEX-Vo ontleent wel grensoverschrijdend mag optreden.67

De

materiële inhoud van het reële band-vereiste in IE-zaken is echter nog geen acte clair.68

Meer

informatie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot het opleggen van

grensoverschrijdende verboden (de zgn. Interlas-regel) treft men aan in hoofdstuk III, paragraaf

1.2.3.

1.2.6 Verschillende gradaties van samenhang Een aantal artikelen uit de EEX-Vo vertoont raakvlakken met art. 6 lid 1 EEX-Vo, enerzijds omdat

ze in het verlengde liggen van artikel 6 lid 1 EEX-Vo en anderzijds omdat er gebruik wordt

gemaakt van identieke terminologie. De artikelen 27 en 28 EEX-Vo bevatten

proceduremechanismen die de tenuitvoerlegging van bevoegdheidsregels regelen. De functie

van deze artikelen is net als bij art. 6 lid 1 EEX-Vo het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken.

Hoofdstuk III (art. 33 tot en met 56) van de EEX-Vo bevat een vereenvoudigd mechanisme voor

de erkenning en ten uitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen. Artikel 28 lid 3 en art. 34 lid 3

en 4 EEX-Vo bevatten net als art. 6 lid 1 EEX-Vo de term 'onverenigbare beslissingen'. De

betekenis die toekomt aan de term 'onverenigbare beslissingen' verschilt echter per artikel. Men

spreekt van onverenigbare beslissingen in de zin van artikel 28 lid 3 EEX-Vo wanneer bij

afzonderlijke behandeling en berechting een gevaar op tegenstrijdige uitspraken ontstaat, zonder

dat dit gevaar dient te leiden tot rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten (de ruime benadering).69

Beslissingen zijn onverenigbaar in de zin van art. 34 lid 3 en 4 EEX-Vo wanneer de beslissingen

wel rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten (de restrictieve benadering).70

Het HvJ heeft in

Réunion européenne bevestigd dat de ruime benadering de enige juiste is in het kader van art. 6

lid 1 EEX-Vo.71

Of deze benadering echt de juiste is valt te betwijfelen gelet op het feit dat het

HvJ zich in het arrest Roche/Primus I niet expliciet uitlaat over deze vraag. Tevens betoogt

advocaat generaal (A-G) P. Léger (onder het arrest Roche/Primus I) met zwaarwegende

argumenten dat de ruime benadering van onverenigbare beslissingen uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo

niet getransponeerd kan worden naar art. 6 lid 1 EEX-Vo.

2 IE-recht Het IE-recht is onderdeel van het privaatrechtelijke mededingingsrecht.

72 In het proces van

concurrentie strijden ondernemingen tegen elkaar om de gunst van de consument. Deze

concurrentie is een belangrijke drijfveer voor het bereiken van economische doelen. Indien

bedrijven echter ongeoorloofde middelen gaan gebruiken trekt het recht een grens. Voor het

antwoord op de vraag of een concurrentiepositie ongeoorloofd wordt aangetast, is een groot

aantal normen relevant. Een van die normen vindt zijn grondslag in het stelsel van IE-rechten.73

Men zegt ook wel dat de IE-rechten een uitzondering vormen op het beginsel van vrijheid van

mededinging.74

Het IE-recht omvat de wettelijke systemen tot bescherming van bepaalde

prestaties en onderscheidingstekens evenals de bescherming tegen ongeoorloofde

mededinging.75

Het rechtsgebied valt uiteen in twee hoofdcategorieën, te weten het intellectuele

67

HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, r.o. 48-51, NJ 2013/67 (Solvay); Gielen, NJ 2013/67; Dack, BIE 2013, p. 364-371. 68

HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10 (punt 51 concl. A-G P. Cruz Villalón), NJ 2013/67 (Solvay). 69

HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, Jur. 1994, p. I-5439 (Tatry). 70

HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86, Jur. 1988, p. 645 (Hoffmann). 71

HvJ EG 27 oktober 1998, C-51/97, Jur. 1998, p. I-6511 (Réunion européenne/Spliethoff's Bevrachtings-kantoor); zie ook Magnus & Mankowski 2012, p. 312. 72

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 3. 73

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 4; Geerts 2013, p. 2-3. 74

HR 26 juni 1953, NJ 1954/90, m.nt. Ph.A.N. Houwing (Hyster Karry Krane). 75

Geerts 2013, p. 1.

11

eigendomsrecht in enge zin (het auteursrecht en naburige rechten) en industriële

eigendomsrechten (o.a. het octrooirecht, kwekersrecht etc.).76

IE-rechten zijn subjectieve vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW en derhalve ook

goederen in de zin van art. 3:1 BW.77

Meer specifiek gaat het om absolute vermogensrechten op

niet-materiële objecten.78

De absolute werking (droit de suit) van het IE-recht komt er in de kern

op neer dat iedereen het recht moet respecteren.79

De niet-materiële of immateriële aard van het

object is gelegen in het feit dat het niet de drager (het boek) is dat wordt beschermd, maar

hetgeen dat gedragen wordt (de inhoud van het boek).80

2.1 (Supra)nationaal recht? Het IE-recht kenmerkt zich door een sterk internationaal karakter. Exploitanten van het

geestelijke eigendom laten zich bij de exploitatie veelal niet tegenhouden door landsgrenzen. Om

de internationale exploitatie te bevorderen en de juridische blokkades te verminderen is een groot

aantal verdragen tot stand gekomen op het gebied van het IE-recht.81

Binnen de EU wordt de

inhoud van het IE-recht grotendeels bepaald door secundair Unierecht (art. 288 WVEU).82

Desalniettemin zijn IE-rechten in principe nationale rechten en ook de handhaving is in principe

een nationale aangelegenheid. Wil de rechthebbende optreden tegen een inbreukmaker, dan

moet hij in elk land waar hij wil optreden een separate procedure beginnen.83

De bescherming van IE-rechten staat op gespannen voet met het nastreven van een interne

markt binnen de Europese Unie (art. 3 lid 3 EU-Verdrag jo art. 26 WVEU). Het HvJ tracht - op

basis van art. 36 VWEU - een balans te vinden tussen de gemeenschappelijke markt en de

bescherming van IE-rechten.84

De spanning tussen de gemeenschappelijke markt en de

bescherming van IE-rechten wordt grotendeels weggenomen door het beginsel van

communautaire uitputting.85

Dit beginsel lost echter niet alle problemen op, daarom worden

steeds meer communautaire regelingen vastgesteld, op grond waarvan men in één keer een IE-

recht voor de hele gemeenschap verkrijgt.86

Voorbeelden hiervan zijn de Verordening inzake het

communautaire kwekersrecht en de Verordening unitair octrooi, deze laatste is nog niet inwerking

getreden (zie hoofdstuk VI, paragraaf 3).

2.2 Octrooirecht Het octrooirecht heeft betrekking op de juridische bescherming van uitvindingen (zoals een

springtouw of een geneesmiddel). Het geeft de octrooihouder enerzijds een exclusief recht

anderen te verbieden de uitvinding toe te passen en anderzijds een tijdelijk monopolie om de

uitvinding te exploiteren.87

Het voorwerp van bescherming betreft dus een uitvinding, maar

wanneer spreekt men van een uitvinding? Hierover bestaat internationaal gezien consensus. Er

moet (zowel voor het Europese als het nationale octrooi) aan vier materiële eisen voldaan zijn, te

weten: uitvinding, nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid (inventiviteit, ook wel inventive step) en

toepasbaar op het gebied van de nijverheid.88

76

Gielen e.a. 2011, p. 1-2; Geerts 2013, p. 1. 77

Gielen e.a. 2011, p. 4; Pitlo/Reehuis e.a. 2012, p. 4, 439. 78

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 5. 79

Pitlo/Reehuis e.a. 2012, p. 13-14. 80

Geerts 2013, p. 6. 81

Geerts 2013, p. 19. 82

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 10; zie ook Eijsbouts e.a. 2012, p. 55-59. 83

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 15; Van Nispen 2012, p. 143. 84

Geerts 2013, p. 25. 85

HvJ EG 14 juli 1981, C-187/80, Jur. 1981, p. 2063, NJ 1982/488 (Merck/Stephar); HvJ EG 31 oktober 1974, C-15/74, Jur. 1974, p. 1147, NJ 1975/58 (Centrafarm/Sterling Drug); zie ook Geerts 2013, p. 25, 27. 86

Geerts 2013, p. 28. 87

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 89; Gielen e.a. 2011, p. 13. 88

Art. 52-57 EOV en art. 2-7 jo. 25 lid 1 ROW 1995.

12

2.2.1 Verleningsprocedure Een octrooi verkrijgt men niet automatisch door een uitvinding te doen (vgl. het auteursrecht).

Een octrooi kan men slechts verkrijgen door verlening na het indienen van een aanvraag. De

octrooiverlening kan via drie wegen verlopen. Ten eerste kent men de verlening van een

nationaal octrooi op grond van de Rijksoctrooiwet 1995. Ten tweede kent men de Europese

octrooiverlening op grond van het Europees Octrooiverdrag van München (EOV). Op het moment

hebben 38 staten dit verdrag geratificeerd.89

Deze tweede weg wordt vandaag de dag - vanwege

tijdswinst en kostenbesparing - het meest bewandeld. In het kort ziet deze procedure er als volgt

uit. Men dient een aanvraag in bij het Europees Octrooibureau, waarin wordt aangegeven voor

welke EOV-lidstaten men bescherming wenst. Indien het Europees Octrooibureau het octrooi

verleend, worden de rechtsgevolgen niet door het EOV zelf, maar door de nationale

rechtsstelsels bepaald (art. 2 lid 2 jo. 64 lid 1 en lid 3 EOV). Vandaar dat men ook wel spreekt

van een bundeloctrooi, het valt immers na de verlening uiteen in een bundel nationale

octrooien.90

Deze uitdrukking die het bijzondere karakter van het Europese octrooi beschrijft is

door de beroepsinstanties van het Europees Octrooibureau (EOB) geaccepteerd.91

Er bestaat

wel discussie over de juistheid van deze uitdrukking.92

De gelijkschakeling van het Europese

octrooi met een nationaal octrooi volgt eveneens uit het feit dat geschillen met betrekking tot een

zodanig octrooi onder de rechtsmacht van de nationale gerechten van de betrokken lidstaten

vallen.93

Zolang een supranationale rechter (waarover meer in hoofdstuk VI, paragraaf 3) in dit

verband ontbreekt worden geschillen behandeld door nationale rechters.94

Dit geldt zowel ten

aanzien van inbreukprocedures als geldigheidsprocedures.95

Consequentie van dit bijzondere

karakter is dat de uitleg van de octrooiconclusies (die de beschermingsomvang bepalen) per

lidstaat kan verschillen. Om divergenties in dit verband te voorkomen is een protocol tot uitleg bij

art. 69 EOV opgesteld.

Ten derde kan men op grond van het Cooperation Treaty (PCT) een internationale aanvraag

indienen. Een dergelijke aanvraag leidt echter niet tot een octrooiverlening in internationaal

verband, maar slechts tot een internationaal nieuwheidsonderzoek. De daadwerkelijke

octrooiverlening gebeurt in dit geval nog steeds door de nationale instanties van de

aangevraagde landen of samenwerkingsverbanden.96

De problematiek die centraal staat in deze

scriptie speelt zich af op de tweede weg.

2.2.2 Handhaving Een wezenlijk aspect van de bescherming van IE-rechten is de handhaving daarvan. Het TRIPs-

Verdrag bevat in deel III een aantal bepalingen met betrekking tot handhaving. Op basis van

deze bepalingen is de Handhavingsrichtlijn tot stand gekomen.97

De verplichte omzetting van

deze richtlijn in nationaal recht heeft geleid tot een aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering, alle IE-wetten en het BVIE.98

De houder van een IE-recht kan - vanzelfsprekend

- een gewone bodemprocedure of kort geding aanhangig maken. Maar daarnaast kan hij ook

twee bijzondere procedures aanhangig maken, namelijk de 'ex parte procedure' (art. 1019e Rv)

89

www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html, geraadpleegd op 12 januari 2014. 90

Gielen e.a. 2011, p. 16. 91

EOB 3 november 1992, G-4/91, r.o. 1, Pb. EOB 1993/707 (Spanset). 92

Singer/Stauder 2007, EPÜ, art. 2, aant. 2-3; Hoyng 2006; Scourfield, The CIPA Journal 2006/8, p. 535. 93

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 26 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus

I). 94

Geerts 2013, p. 30-31. 95

EOB 3 november 1992, G-4/91, r.o. 1, Pb. EOB 1993/707 (Spanset); zie ook HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 27 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 96

Geerts 2013, p. 31; zie ook Gielen e.a. 2011, p. 36-46. 97

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEU 2004, L157/45 en L 195/16). 98

Gielen e.a. 2011, p. 673.

13

en de 'versnelde bodemprocedure in octrooizaken' (vro-procedure). De meeste geschillen lossen

zich in kort geding op, aangezien spoedeisend belang snel wordt aangenomen.99

Ex parte

beslissingen kunnen niet in andere lidstaten worden erkend en tenuitvoergelegd.100

De toewijzing

van een grensoverschrijdend verbod (waarover meer in hoofdstuk III) in een ex parte procedure

is dus zinloos.

De art. 70-74 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) bevatten regels met betrekking tot de

civielrechtelijke handhaving van octrooirechten. Een octrooihouder kan handhavend optreden

jegens ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in art. 53 lid 1 ROW 1995 genoemde

handelingen verricht (art. 70 lid 1 ROW 1995). Veelal zal een octrooihouder een verbod met

dwangsom (art. 611a Rv) en/of een schadevergoeding vorderen, al dan niet in combinatie met

een of meerdere nevenvorderingen.101

De werking van deze artikelen is beperkt tot Nederland,

Curaçao, Sint Maarten en het aangrenzende continentaal plat (art. 73 jo. 74 ROW 1995).

Regels inzake rechterlijke competentie worden binnen de doctrine van het IE-recht behandeld

binnen het leerstuk van de handhaving.102

De ROW 1995 kent bijzondere regels inzake de

relatieve competentie. Op grond van art. 80 ROW 1995 zijn de rechtbank te 's-Gravenhage en de

voorzieningenrechter van die rechtbank exclusief bevoegd - de in art. 80 ROW 1995 limitatief

opgesomde - octrooigeschillen te beslechten. In hoger beroep is het gerechtshof te Den Haag

bevoegd. Valt een geschil buiten deze opsomming, dan gelden de algemene competentieregels,

aldus art. 83 lid 1 ROW 1995.

99

Gielen e.a. 2011, p. 674. 100

HvJ EG 21 mei 1980, C-125/79, Jur. 1980, p. 1553, NJ 1981/184 (Denilauler-Couchet Frères); zie ook Strikwerda 2012, p. 287-288. 101

Gielen e.a. 2011, p. 677, 679-682; Geerts 2013, p. 49. 102

Gielen e.a. 2011, p. 73-74, 685-687; Geerts 2013, p. 50.

14

Hoofdstuk III De ontwikkelingen tot Roche/Primus I

Op 13 juli 2006 werd het arrest Roche/Primus I gewezen, waarin het HvJ de

toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag heeft beperkt. Dit arrest wordt besproken

in hoofdstuk IV. In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen aan de orde die aan dit arrest vooraf

zijn gegaan. In welk water bevond het HvJ zich vóór het arrest Roche/Primus I? Welke

stromingen waren bepalend voor zijn koers? Wat bracht het HvJ tot deze 'omslag' in 2006? Er

komen in dit hoofdstuk een aantal arresten aan de orde waarin het HvJ zich expliciet uitliet over

de materie die centraal staat in deze scriptie. De ontwikkeling in de jurisprudentie speelt zich af

op twee vlakken. In paragraaf 1 komt de jurisprudentie aan de orde waarin de bevoegdheid van

de Nederlandse rechter om grensoverschrijdend op te treden centraal staat. Paragraaf 2

behandelt de jurisprudentie die de internationale rechtsmacht (jurisdictie) van de Nederlandse

rechter in octrooizaken betreft. Dit onderscheid is niet altijd even makkelijk te maken en vaak

werken beide flanken op elkaar in. Toch wordt hieronder getracht deze twee zoveel mogelijk

gescheiden te behandelen.

1 Grensoverschrijdend optreden De eerste categorie van rechtspraak die heeft geleid tot Roche/Primus I wordt hier aangeduid als

de categorie 'grensoverschrijdend optreden'. Er is niet gekozen voor de term

grensoverschrijdende bevoegdheid, omdat dit nog al eens verward wordt met het leerstuk van de

internationale rechtsmacht (jurisdictie) van de rechter. Het grensoverschrijdend optreden vindt

zijn grondslag in art. 3:296 BW. Deze bepaling laat er geen twijfel over bestaan dat verplichtingen

nagekomen dienen te worden en dat afdwinging mogelijk is. Verplichtingen in deze zin omvatten

zowel verbintenissen als kale verplichtingen, zoals geboden en verboden.103

De hoofdregel - een

veroordeling tot nakoming van een verplichting is mogelijk - kent ruime

toepassingsmogelijkheden,104

en een beperkt aantal uitzonderingen.105

Geheel in lijn hiermee

stelt de HR zich in het arrest Interlas (paragraaf 1.1) en het arrest Philips/Postech (paragraaf 1.2)

ruimhartig op ten aanzien van 'grensoverschrijdend optreden'.

1.1 Lincoln/Interlas (ook wel: Focus-veilig arrest) In de literatuur op het gebied van het IE-recht treft men, bij de behandeling van het internationale

karakter van het IE-recht, veelal de zaak Lincoln/Interlas aan.106

Deze zaak wordt min of meer als

het beginpunt van een ontwikkeling in jurisprudentie beschouwd.107

Het was in dit arrest dat de

HR zich voor het eerst expliciet uitliet over het grensoverschrijdend verbod. Sinds dit arrest

spreekt men ook wel van de Interlas-regel: heeft de rechter rechtsmacht, dan kan hij in beginsel

(op vordering) een grensoverschrijdend verbod uitspreken.108

Dit arrest komt echter niet uit de

lucht vallen. Al in 1954 achtte de HR het grensoverschrijdend bevel 'rechtens niet

onbestaanbaar'. De HR oordeelde dat 'een hier te lande wonend persoon door den Nederlandsen

rechter bevoegdelijk een bevel tot een buiten Nederland te verrichten handeling kan worden

gegeven.'109

Daarnaast werden vóór het arrest Lincoln/Interlas tientallen vonnissen en arresten

gewezen waarin grensoverschrijdende veroordelingen werden uitgesproken,110

maar het was

lang wachten op een oordeel van de HR in dit verband. In het arrest Lincoln/Interlas spreekt de

103

Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 2 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 104

Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 5, 8 en 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 105

Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 6 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 106

HR 24 november 1989, NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas). 107

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 9; Gielen e.a. 2011, p. 683; Hoorneman 2012, p. 1-2; Van Engelen, AA 2013, p. 272. 108

Vlas, NJ 2007/585, punt 2; Schaafsma 2011, p. 438-440. 109

HR 26 november 1954, NJ 1955/698, m.nt. DJV (Lindeteves/Meilink). 110

Van Nispen, in: GS Onrechtmatige Daad (oud) IIB, nr. 222a.

15

HR zich over de kwestie uit en zet het hek naar Nederland als 'court gate to the world' wijd

open.111

Het is dan ook een mooi startpunt om de ontwikkelingen die aanleiding gaven tot

Roche/Primus I te bezien. In deze paragraaf volgt allereerst een bespreking van de feiten van de

zaak, gevolgd door het oordeel van de HR, het standpunt van het Benelux-Gerechtshof (BenGH)

en een analyse van de juridische implicaties van deze zaak.

1.1.1 Casus In deze zaak speelt een geschil tussen Focus Veilig BV ook wel bekend als Interlas (eiseres tot

cassatie en incidenteel verweerster) en drie vestigingen van het bedrijf The Lincoln Company, te

weten (1) The Lincoln Electronic Company Amerika, (2) The Lincoln Company Frankrijk en (3)

The Lincoln Company Benelux (verweersters in cassatie en incidenteel eiseressen). Lincoln-

Amerika is het moederbedrijf en rechthebbende van het merk Lincoln. De andere twee

vestigingen van Lincoln mogen dit merk vanzelfsprekend ook gebruiken. De drie vestigingen

hebben in de loop der jaren een product (een dieselaggregaat) op de markt gebracht dat aan alle

van overheidswege voorgeschreven normen voldoet. De dieselaggregaten voldoen in het

bijzonder aan de EEG-normen met betrekking tot geluidsproductie en aan de normen van de Wet

geluidhinder. Er worden in Amerika dieselaggregaten op de markt gebracht die niet geschikt zijn

voor de export naar Europa, vanwege de minder strenge geluidsnormen in Amerika. Interlas

koopt deze 'Amerikaanse' dieselaggregaten op voor een lage prijs en importeert ze naar

Nederland (en België). Interlas past hierop enkele technische modificaties toe, waardoor de

dieselaggregaten voldoen aan de Nederlandse normen. Interlas brengt de aggregaten op de

Nederlandse markt, onder duidelijke vermelding van het merk Lincoln zowel op het product als in

advertenties.

De drie Lincoln Companys stellen dat het gedrag van Interlas een aantasting van het merkrecht

van Lincoln Amerika oplevert. Het gerechtshof gaat hier, in tegenstelling tot de

voorzieningenrechter, in mee en concludeert dat Interlas het merkrecht van Lincoln-Amerika

aantast.

1.1.2 Oordeel HR De HR gaat allereerst in op het incidentele cassatieberoep, ingesteld door de Lincoln Companys.

De Companys zijn het niet eens met de reikwijdte van het verbod. Het middel faalt echter (r.o. 3).

Het belang van dit arrest schuilt in de beoordeling van de middelen in het principaal beroep. De

middelen die Interlas aanvoert doen vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de

merken (BMW) rijzen (r.o. 4, 4.2.3, 4.2.4). Dientengevolge legt de HR een aantal vragen aan het

Benelux-Gerechtshof voor (r.o. 6). In rechtsoverweging 4.2.4 beoordeelt de HR onderdeel 4 van

middel III. Het is dit middel en met name de beoordeling ervan, waardoor dit arrest zijn

bekendheid geniet. Interlas stelt hier dat:

de Nederlandse rechter niet 'bevoegd' is om, zoals het hof heeft gedaan, een verbod op te leggen van

handelingen en gedragingen buiten het nationale territoir, en meer in het bijzonder niet een verbod van

inbreuk op een Benelux-merkrecht dat zich uitstrekt tot gedragingen in België en Luxemburg.

De HR overweegt:

Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die

jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering

van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk

een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting — eventueel een verplichting naar

vreemd recht — die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte opvatting als door

111

Verkade, NJ 1992/404, punt 12.

16

het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale

contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met

een internationaal karakter — zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde

mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling — de Nederlandse gelaedeerde

genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden.

De kern van de stelling faalt dus. De HR besluit wel aan het Benelux-Gerechtshof de vraag voor

te leggen of op grond van de BMW een uitzondering op voorgaande algemene regel van

Nederlands recht moet worden gemaakt. A-G Franx nam in tegenstelling tot de HR geen

'Nederlands voorschot' op de aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vraag.112

1.1.3 Oordeel BenGH De partijen in casu hadden de zaak al geschikt voordat het Benelux-Gerechtshof zich had

uitgelaten over bovengenoemde vraag, daarmee bleven deze vragen (voor korte tijd)

onbeantwoord. In 1993 liet het BGenH zich in de 'Barbie-pop'-zaak namelijk al uit over een

nagenoeg gelijkluidende vraag. 113

Het BGenH oordeelde dat:

art. 13 BMW [noch andere rechtsregels in het kader van het Beneluxmerkenrecht; mijn toevoeging LJB]

niet de strekking heeft [hebben; mijn toevoeging LJB] de merkhouder in enigerlei opzicht te beperken in

het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem (...) toekent.114

1.1.4 Het arrest nader beschouwd De HR geeft in r.o. 4.2.4 zijn zegen aan het grensoverschrijdend verbod. Het standpunt van de

HR is gebaseerd op een juridisch en een pragmatisch argument, namelijk dat - naar Nederlands

recht - een veroordeling op grond van art. 3:296 lid 1 BW mogelijk is voor verplichtingen die in het

buitenland moeten worden nagekomen respectievelijk dat een andere uitleg niet zou passen in

een tijd van toenemende internationale contacten. Dit arrest is mijns inziens in lijn met de

ontwikkeling binnen het ipr waarin de soevereiniteitsgedachte steeds meer wordt losgelaten.115

De HR heeft zich echter niet uitgelaten over de andere kant van de medaille, namelijk de

mogelijke principiële en praktische bezwaren die aan dit oordeel kleven.116

Technisch gezien

levert het vaststellen van de (formele) bevoegdheid van de Nederlandse rechter weinig

problemen op,117

maar het is volgens de annotator (principieel) niet wenselijk.118

Let wel: de

onder paragraaf 1.1.2 geciteerde overweging heeft geen betrekking op de vraag of de

Nederlandse rechter internationaal bevoegd is (rechtsmacht heeft). De overweging gaat over de

vraag of het de rechter, wanneer hij eenmaal bevoegd is, vrij staat om bij gegrondbevinding

(onder toepassing van het daarop toepasselijke recht) van de ingestelde vorderingen zijn

veroordeling te doen uitstrekken tot handelingen en gedragingen buiten het Nederlandse

grondgebied (zgn. grensoverschrijdende verboden of cross-border injunctions). Het gaat met

andere woorden om de vraag waartoe de rechter de gedaagde op vordering van de eiser mag

veroordelen.119

Tevens zijn er tal van praktische bezwaren, variërend van executieproblemen tot het risico van

forum shopping.120

Behalve praktische bezwaren leidde deze zaak ook tot een impuls voor de

112

HR 24 november 1989, (punt 6.4 concl. A-G J.K. Franx), NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas). 113

BenGH 26 maart 1993, A 92/3, NJ 1993/328 (Barbie-pop). 114

Zie ook BenGH 13 juni 1994, A 93/1-2, NJ 1994/665 (Renault/Reynolds). 115

Schaafsma 2011, p. 436; Strikwerda 2012, p. 212-214. 116

Verkade, NJ 1992/404, punt 6-11. 117

Hoyng 1991, p. 113. 118

Verkade, NJ 1992/404, punt 8. 119

Polak 1995, p. 12-16; HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903 (punt 25 concl. A-G L. Strikwerda), NJ 2007/58; Schaafsma 2011, p. 433. 120

Verkade, NJ 1992/404, punt 10-11; Brinkhof, BIE 1991, p. 66-69.

17

grensoverschrijdende octrooipraktijk. Voor het IE-recht betekent de Interlas-regel dat, indien de

Nederlandse rechter bevoegd is, hij in beginsel een verbod mag uitspreken voor handelingen in

het buitenland. Deze regel geldt ongeacht de aard van de procedure (kort geding of

bodemprocedure) en ongeacht op welke grond de Nederlandse rechter zijn internationale

bevoegdheid heeft gebaseerd.121

Zie hier de verhouding tussen het internationale jurisdictierecht

en het opleggen van grensoverschrijdende verboden, welke verhouding nog verder aan de orde

komt in de volgende paragraaf. De praktijk leert dat dit arrest gouden dagen met zich bracht voor

de octrooispecialisten in Nederland.122

1.2 Philips/Postech Op 19 maart 2004 werd het arrest Philips/Postech gewezen.

123 In dit arrest past de HR de regel

uit het Interlas-arrest toe. Wederom betreft het een IE-zaak, waarbij gedaagden afkomstig zijn uit

verschillende landen. De grensoverschrijdende bevoegdheid van de Nederlandse rechter staat

sinds dit arrest buiten kijf. Hierna volgt een uitwerking van de casus, gevolgd door een analyse

van het oordeel van de HR en enkele implicaties van deze zaak.

1.2.1 Casus Het betreft in casu een geschil tussen Philips (eiseres tot cassatie) tegen Postech Taiwan, Princo

Taiwan en Princo Princo Switserland, hierna Postech c.s. (verweersters in cassatie). Philips is

rechthebbende op een aantal Europese octrooien, betreffende CD-R's. Postech c.s. vervaardigen

en verhandelen CD-R's. Volgens Philips levert dit een inbreuk op haar octrooien op. Philips heeft

dientengevolge op een zestal zendingen afkomstig van Postech c.s. beslag doen leggen.

Philips vordert in kort geding onder meer dat Postech c.s. worden verboden inbreuk te maken op

de aan Philips toekomende octrooirechten op straffe van een dwangsom. De

voorzieningenrechter in eerste aanleg wijst de vorderingen van Philips toe. Hiertegen gaan

Postech c.s. in hoger beroep. Zij vorderen vernietiging van het vonnis en stellen dat de

Nederlandse rechter onbevoegd is. Het gerechtshof baseert zijn rechtsmacht om kennis te

nemen van de inbreukvorderingen tegen deze gedaagden op verschillende rechtsbronnen. De

rechtsmacht ten aanzien van de vorderingen tegen Princo Switzerland is gebaseerd op art. 24

EVEX jo. 126 lid 3 Rv oud (woonplaats eiser). De rechtsmacht voor de vorderingen tegen Princo

Taiwan baseert het gerechtshof uitsluitend op het commune internationale bevoegdheidsrecht. In

beide gevallen acht het gerechtshof zichzelf bevoegd, maar wijst een grensoverschrijdend verbod

- om opportuniteitsredenen - af. Het gerechtshof oordeelt dat het vonnis niet in stand kan blijven,

beide partijen worden voor een deel in het ongelijk gesteld (r.o. 23). Philips stelt tegen dit arrest

cassatie in.

1.2.2 Oordeel HR Philips voert in cassatie één cassatiemiddel aan bestaande uit een zevental onderdelen. In

onderdeel I t/m III betoogt Philips dat de Nederlandse rechter wel rechtsmacht heeft om van de

inbreukvorderingen tegen Princo Switserland kennis te nemen. Deze onderdelen slaan echter de

plank mis, omdat het gerechtshof zichzelf gewoon bevoegd acht (zie het dictum). De onderdelen I

t/m III kunnen derhalve wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, aldus de HR (r.o. 3.3).

Onderdeel IV richt zich tegen het oordeel van het gerechtshof dat een eventueel

grensoverschrijdend inbreukverbod jegens Postech c.s. moet worden afgewezen (r.o. 5, laatste

alinea). De HR behandelt het onderdeel in twee delen: het eerste deel (i) heeft betrekking op de

vorderingen tegen Princo Switzerland en het tweede deel (ii) op de vorderingen tegen Postech en

Princo Taiwan. In deel (i) van onderdeel IV stelt Philips dat het gerechtshof zijn bevoegdheid kon

121

HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903 (punt 26 concl. A-G L. Strikwerda), NJ 2007/585 (Philips/Postech). 122

Hoorneman 2012, p. 1-2; Van Nispen 2012, p. 144. 123

HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903, NJ 2007/585 (Philips/Postech).

18

ontlenen aan art. 2 EG-piraterijverordening, art. 5, aanhef en sub 3, EVEX, en/of art. 6, aanhef en

sub 1, EVEX, zodat:

onjuist althans onvoldoende gemotiveerd is het oordeel in r.o. 6 [bedoeld is r.o. 5; mijn toevoeging LJB]

dat het Hof niet ordenend moet optreden buiten Nederland en derhalve een grensoverschrijdend

inbreukverbod dient te worden afgewezen.

Deel (i) van onderdeel IV berust op een onjuiste lezing van het arrest, immers:

het hof zich niet onbevoegd heeft geacht kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Princo

Switserland, maar die vorderingen voor zover zij strekken tot een grensoverschrijdend inbreukverbod om

opportuniteitsredenen heeft afgewezen (r.o. 3.4.2).

Het tweede deel (ii) van onderdeel IV treft wel doel. Het gerechtshof heeft ten aanzien van de

vorderingen tegen Postech en Princo Taiwan beslist dat het grensoverschrijdende inbreukverbod

ook jegens deze vennootschappen moet worden afgewezen, omdat 'in het kader van dit kort

geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht'. De HR oordeelt met een

verwijzing naar het Interlas-arrest en het 'Barbie-pop'-arrest, dat de afwijzing van het

inbreukverbod onvoldoende is gemotiveerd (r.o. 3.4.3). Immers valt uit de motivering niet af te

leiden waarom de hoofdregel 'toewijzing van het grensoverschrijdend inbreukverbod' achterwege

moet blijven. Daarnaast valt uit de motivering ook niet af te leiden dat er sprake is van de in het

Interlas-arrest bedoelde uitzondering ('tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een

rechtshandeling anders volgt').124

Onderdeel V t/m VII betreffen, voor zover zij doel treffen, vooral octrooirechtelijke kwesties van

materiële aard, welke hier verder buiten beschouwing blijven.

1.2.3 Het arrest nader beschouwd In casu spelen eigenlijk twee vragen die relevant zijn in het kader van deze scriptie. Enerzijds de

vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht (jurisdictie) heeft om van deze vordering kennis te

nemen en anderzijds de vraag of de rechter een grensoverschrijdend verbod kan opleggen. Deze

twee vragen zijn onderling verweven.125

Mijns inziens kan de verhouding als volgt worden

samengevat: een rechter kan geen grensoverschrijdend verbod opleggen zonder jurisdictie, maar

jurisdictie brengt niet noodzakelijkerwijs de mogelijkheid met zich tot het opleggen van een

grensoverschrijdend verbod. Dat is namelijk afhankelijk van het ipr van de staat die de rechter

heeft aangesteld.126

Het antwoord op de vraag of het opleggen van een grensoverschrijdend

verbod mogelijk is kan men ook beschouwen als een noodzakelijke tussenstap. Het heeft immers

geen zin een zaak voor de Nederlandse rechter te brengen, indien hij niet bevoegd is een

grensoverschrijdend verbod uit te spreken.127

Kramer is van oordeel dat het onderhavige arrest niet past in de lijn van een aantal Europese

ontwikkelingen.128

Uit deze ontwikkelingen leidt hij - m.i. terecht - af dat de mogelijkheid tot het

124

HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903 (punt 27 concl. A-G L. Strikwerda), NJ 2007/58 (Philips/Postech). 125

Zie ook Schaafsma 2011, p. 433, 438-440. 126

Polak 1995, p. 25-26. 127

Zie ook HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.34 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 128

HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, Jur. 1988, p. I-5565, NJ 1990/425, m.nt. JCS (Kalfelis/Schröder); Art. 101 lid 3 Verordening (EG) 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG 1994, L 227/1); HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, Jur. 1995, p. I-415, NJ 1996/269, m.nt. ThMdB (Shevill); HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden/Deco-Line); HvJ 27 april 1999, C-99/96, r.o. 40, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001/90 (Mietz-Intership); Art. 82 lid 2 Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L 3/1); Art. 98 lid 2 van

19

geven van een grensoverschrijdend verbod afhankelijk is van de bevoegdheidsgrond. De

mogelijkheid tot het opleggen van een grensoverschrijdend verbod wordt met andere woorden

Europees afgebakend.129

Baseert de Nederlandse rechter zijn rechtsmacht op de EEX-Vo dan

moet hij rekening houden met deze Europese beperkingen. De vraag rijst in hoeverre de

Nederlandse rechter met deze Europese beperkingen rekening moet houden indien hij zijn

rechtsmacht baseert op het commune internationale bevoegdheidsrecht. Men zou kunnen

betogen dat de nationale rechter in dat geval rekening moet houden met deze beperkingen,

omdat de Europese rechtsorde gestoeld is op het beginsel van gedeeld gezag.130

Een rechtsorde

waarbinnen de nationale rechter enerzijds een zekere feitelijke vrijheid geniet om in zijn oordeel

de Europeesrechtelijke verplichtingen en verwachtingen te operationaliseren en anderzijds

zichzelf gebonden ziet aan enkele grenzen, zoals de opdracht tot loyale samenwerking (art. 4 lid

3 VEU).131

Het beginsel van gedeeld gezag tast het beginsel van de autonomie van het nationaal

procesrecht echter niet aan. De HR doorziet dit en oordeelt dat de rechtspraak van het HvJ geen

analoge toepassing vindt buiten het formele toepassingsgebied van het EEX-Verdrag.132

Meer informatie over de betekenis van de Interlas-regel in het kader van preliminary injuction-

procedures treft men aan in hoofdstuk II, paragraaf 1.2.5.

2 Rechtsmacht Nederlandse rechter: 'spin in het web' De Nederlandse rechter kan zijn bevoegdheid ontlenen aan een aantal bronnen, zoals het

commune bevoegdheidsrecht en de EEX-Vo. Uit het voorgaande blijkt dat, indien de

Nederlandse rechter bevoegd is, hij in beginsel een grensoverschrijdend verbod mag uitspreken.

Octrooihouders maakten - met het Interlas-arrest in de hand - dankbaar gebruik van art. 6 lid 1

EEX-Verdrag. De grensoverschrijdende octrooipraktijk werd booming business.133

Artikel 6 lid 1

EEX-Verdrag leek destijds immers nog geen beperking op te werpen. Wil men het - met de

booming business gepaard gaande - forum shopping aan banden leggen, dan kan dat op een

aantal manieren.134

Het HvJ heeft ervoor gekozen om de internationale jurisdictiedrempel te

verhogen, zoals wij in hoofdstuk V zullen zien. Ook dit kwam niet uit de lucht vallen, zoals deze

paragraaf illustreert.

2.1 Kalfelis/Schröder Al in 1976 wees Jennard op het gevaar van misbruik van afgeleide jurisdictie.

135 Eisers konden

destijds immers volledig ongerelateerde claims op grond art. 6 lid 1 EEX-Verdrag voor één

gerecht brengen, met het enkele doel de bevoegdheid van andere gerechten te ontnemen. Het

HvJ erkent dit gevaar en in 1988 introduceert het HvJ een nieuw vereiste in dit verband.136

Dit

vereiste legt voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk (nog) geen zoden aan de dijk, zoals

hierna zal blijken.

2.1.1 Casus Kalfelis (verzoeker) sloot in 1980-1981 een aantal kas- en termijntransactie af met Hema

Luxemburg (verweerder 2). Deze transacties kwamen door bemiddeling van Markgraf

(verweerder 3) via Hema Duitsland (verweerder 1) tot stand. De transacties lopen echter op niets

Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEU 2009, L 78/1); zie ook Van Engelen 2007 (nr. 457), p. 176. 129

Kramer 2012, p. 73-77. 130

Eijsbouts 2012, p. 27, 403-420. 131

Van Harten 2011, p. 213-214. 132

HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903, r.o. 3.4.3, NJ 2007/585 (Philips/Postech). 133

Hoorneman 2012, p. 1-2. 134

De Wit, IER 1998/30. 135

Jennard 1979, p. 26. 136

HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, Jur. 1988, p. I-5565, NJ 1990/425, m.nt. JCS (Kalfelis/Schröder).

20

uit en Kalfelis vordert van verweerders een schadevergoeding. Hema Luxemburg betwist de

bevoegdheid van de Duitse rechter. Dit is voor het Duitse Bundesgerichtshof aanleiding om een

vraag aan het HvJ voor te leggen met betrekking tot de uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag, meer

in het bijzonder of:

er voor de toepassing van art. 6 sub 1 EEX, tussen de rechtsvorderingen die door eenzelfde verzoeker

tegen verschillende verweerders zijn ingesteld, een verband moet bestaan, en zo ja, van welke aard dat

verband moet zijn (r.o. 6).

2.1.2 Oordeel HvJ Het HvJ begint met de overweging dat in beginsel de gerechten van de staat van de woonplaats

van de verweerder bevoegd zijn. Art. 6 lid 1 EEX-Verdrag vormt ten aanzien van dit beginsel een

uitzondering. Het HvJ is - gelet op het rapport van de opstellers van het EEX-Verdrag - van

oordeel dat er tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen een band moet

bestaan (r.o. 9). Het HvJ legt de aard van deze band verdragsautonoom uit en overweegt dat art.

6 sub 1 Verdrag van toepassing is wanneer:

tussen de tegen verschillende verweerders ingestelde vorderingen een verband bestaat op het tijdstip

waarop zij worden aangebracht, dat wil zeggen, wanneer een goede rechtsbedeling vraagt om haar

gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting

onverenigbare uitspraken worden gegeven. Het staat aan de nationale rechter in elk concreet geval te

onderzoeken of aan die voorwaarde is voldaan (r.o. 12).

Bovenstaande definitie is, voor zover het een onderzoeksplicht aan de rechter oplegt, puur

functioneel van aard. Het is bij uitstek een taak van de nationale rechter om te beoordelen of het

vereiste verband tussen de vorderingen bestaat, waarbij hij de omstandigheden van het geval in

acht dient te nemen.137

2.1.3 Het arrest nader beschouwd Onder het oude EEX-Verdrag bepaalde art. 6 lid 1 EEX-Verdrag dat een verweerder ook kan

worden opgeroepen 'indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats

van een hunner'. Vandaag de dag ziet men de overweging uit het Kalfelis/Schröder arrest (vrijwel

letterlijk) terug in art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het werd wenselijk geacht de restrictie uit het arrest in de

tekst van art. 6 lid 1 EEX-Vo op te nemen. Zowel de tekst van art. 6 lid 1 EEX-Vo als de uitspraak

Kalfelis/Schröder weerspiegelen de bezorgdheid ten aanzien van misbruik van deze bepaling.138

Een 'nauw verband' tussen vorderingen is sinds dit arrest een specifieke basis voor jurisdictie

geworden. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van een afgeleide jurisdictie, in die zin dat

de jurisdictie van het gerecht over de aanverwante vordering niet zou bestaan zonder het 'nauwe

verband' met de oorspronkelijke vordering.139

Het is aan de nationale rechter om te bepalen of

aan de voorwaarde is voldaan, dat wil zeggen of de vorderingen in zodanig verband staan dat dit

de behandeling door een enkel gerecht rechtvaardigt (r.o. 12). De vraag rijst hoe de nationale

rechter gebruik gaat maken van deze bevoegdheid. De nationale rechter moet het gesloten

karakter van het EEX-Verdrag respecteren. Gelet op het feit dat de forum non conveniens-leer

niet erkend is onder het EEX-Verdrag zal de rechter zich mijns inziens niet al te ruimhartig

onbevoegd mogen verklaren door middel van een (te) strikte interpretatie van het vereiste van

nauw verband.140

137

Magnus & Mankowski 2012, p. 303. 138

Jennard 1979, p. 26; Magnus & Mankowski 2012, p. 297, 311. 139

Magnus & Mankowski 2012, p. 299. 140

Strikwerda 2012, p. 233-234, 245.

21

Tot het arrest EGP/Boston Scientific (zie hierna) is de Nederlandse rechter kennelijk van oordeel

dat in grensoverschrijdende octrooizaken aan deze voorwaarde van 'nauw verband' wordt

voldaan. Consequentie hiervan is dat het risico op misbruik van art. 6 EEX-Verdrag in

grensoverschrijdende octrooizaken niet verholpen is. Nu het 'nauwe verband' wordt aangenomen,

kan een eiser alsnog art. 6 lid 1 EEX-Verdrag inroepen met het enkele doel andere gerechten

van hun rechtsmacht te ontnemen.

2.2 EGP/ Boston Scientific Tot 1998 was het beleid van het Haagse gerechtshof dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag als grondslag

voor bevoegdheid kon dienen, tenzij er sprake was van misbruik van dit artikel. Gelet op het

(financiële) belang van octrooihouders om de zaak voor dezelfde rechter aan te brengen was er

zelden sprake van misbruik. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal zaken voor het

Haagse gerechtshof, wat weer leidde tot een stroom aan kritiek uit het buitenland,141

enerzijds

gericht tegen deze koers in het algemeen en anderzijds gericht tegen de vrijheid die het

Nederlandse recht toekent aan de rechter in kort geding.142

In 1998 doet zich een interessante ontwikkeling voor, ingegeven door de wens om het

onbeperkte forumshoppen in Nederland een halt toe te roepen.143

Het Haagse gerechtshof geeft

in deze zaak een beperkte uitleg aan artikel 6 lid 1 EEX-Verdrag (thans art. 6 lid 1 EEX-Vo). Het

gerechtshof introduceert in dit arrest de zogenaamde 'spin in het web'-leer. In datzelfde jaar

bevestigt het gerechtshof deze uitspraak nogmaals in een min of meer gelijkluidend arrest.144

Daar spreekt het gerechtshof van de 'spil in het geheel'. Dit laatste arrest blijft hier verder buiten

beschouwing.

2.2.1 Casus Het betreft hier een geschil tussen EGP c.s. (appelanten) en BSC (geïntimeerden). BSC is een

onderneming uit de Verenigde Staten met vestigingen over de hele wereld. Het Europese

hoofdkantoor zit in Parijs. De Nederlandse vestiging doet dienst als magazijn voor de Europese

continentale markt. EGP c.s. zijn rechthebbende van het octrooirecht op een Expendable

intraluminal grift (ook wel stent). Dit octrooi is verkregen door middel van de Europese

verleningsprocedure (zie hoofdstuk II, paragraaf 2.2.1). EGP c.s. zijn van oordeel dat BSC een

inbreuk maakt op dit octrooirecht en vorderen een inbreukverbod (r.o. 5).

De buitenlandse vestigingen van BSC betwisten de bevoegdheid van de Nederlandse rechter

(r.o. 7). EGP c.s. stellen dat de rechter wel bevoegd is op grond van art. 2 jo. art. 6 lid 1 EEX-

Verdrag (r.o. 8).

2.2.2 Oordeel gerechtshof Het gerechtshof onderzoekt allereerst art. 6 lid 1 EEX-Verdrag als basis voor de bevoegdheid van

de Nederlandse rechter. In r.o. 14 concludeert het gerechtshof, onder verwijzing naar de zaak

Kalfelis/Schröder, dat de mogelijkheden tot toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag aan

beperkingen onderworpen zijn.145

Op grond van Kalfelis/Schröder is vereist dat er een band

bestaat tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen (r.o. 9). Het gerechtshof

is van oordeel (r.o. 16) dat er geen sprake is van een dergelijk verband wanneer:

141

Brinkhof 1995, p. 225-261; Bertrams, GRUR Int. 1995, p. 193-201; Brinkhof, GRUR Int. 1997, p. 495-496;

Stauder, GRUR Int. 1997, p. 859-864. 142

HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.36 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 143

Hof Den Haag 23 april 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3913, IER 1998/30 (EGP/Boston Scientific). 144

Hof Den Haag 26 november 1998, BIE 2002/10. 145

HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, Jur. 1988, p. I-5565, NJ 1990/425, m.nt. JCS (Kalfelis/Schröder).

22

in een procedure de vorderingen van de houder van een Europees octrooi erop gericht zijn bijvoorbeeld

een in Nederland gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi uit

het Europese bundeloctrooi door het in Nederland op de markt brengen van een bepaald product en een

in Frankrijk gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het Franse octrooi uit hetzelfde

Europese bundeloctrooi door het in Frankrijk op de markt brengen van een identiek product.

Immers, ook als de uitspraken in Nederland en Frankrijk een andere uitkomst zouden hebben

leidt dit niet tot onverenigbare uitspraken. Nationale octrooien bestaan namelijk geheel

onafhankelijk van elkander. Gevolg hiervan is dat de octrooihouder, wil hij in meerdere landen

een inbreukverbod krijgen, gedwongen is om in elk afzonderlijk land een procedure te entameren.

Deze redenering volgt uit het systeem van het EEX-Verdrag, waarbij artikel 2 EEX-Verdrag (als

hoofdregel) het belang van de gedaagde laat prevaleren boven eventuele ongemakken van

octrooihouders.

Het gerechtshof staat een uitzondering op deze redenering toe indien de verschillende

gedaagden tot eenzelfde concern behoren:

Indien verschillende tot één concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende

nationale markten brengen, zal dit moeten worden gezien als één gezamenlijk handelen waaraan een

gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in een dergelijk geval om

een gelijktijdige behandeling en berechting, waarvoor artikel 6(1) EEX-/EVEX-Verdrag de mogelijkheid

verschaft (r.o. 18).

Let wel, het gerechtshof oordeelt - onder verwijzing van rechtspraak gewezen in het kader van

art. 5 lid 3 EEX-Verdrag - dat vorderingen:

slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende

hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Tussen de

vorderingen en deze rechter bestaat het meest nauwe verband (r.o. 18).

Het bovenstaande is bekend komen te staan onder de naam 'spin in het web'-leer. In casu is het

hoofdkantoor te Parijs de 'spin in het web'. Dit kantoor is statutair gevestigd in Nederland,

derhalve is de Nederlandse rechter bevoegd (r.o. 21-23). Er doet zich echter een complicatie

voor. BSC is in een groot aantal landen nietigheidsprocedures begonnen. De Nederlandse

rechter moet zich hierdoor gelet op de exclusieve bevoegdheidsregel van art. 16 lid 4 EEX-

Verdrag terughoudend opstellen (r.o. 24-26). Uiteindelijk wijst de Nederlandse rechter de

vorderingen van EGP c.s. af, omdat er gerede kans bestaat van nietigverklaring (r.o. 34-36 en

42-54).

2.2.3 Het arrest nader beschouwd Annotator De Wit wijst erop dat tot dit arrest in de Nederlandse rechtspraktijk werd aangenomen

dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag een onbegrensde werking had. Waren er meerdere gedaagden, dan

kon de eiser kiezen voor welk gerecht hij de zaak aanhangig zou maken (mits voldaan aan het

vereiste van nauw verband). Volgens de tekst van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag kan in principe het

gerecht van de woonplaats van elke gedaagde kennis nemen van de samenhangende

vorderingen.146

Art. 6 lid 1 EEX-Verdrag kent immers geen vereiste dat een vordering belangrijker

is of meer centraal staat dan andere vorderingen of dat een van de gedaagden een centrale

positie inneemt. Het ontbreken van een dergelijke hiërarchie impliceert dat de rechtsmacht ten

aanzien van de samenhangende vorderingen kan berusten op elke vordering, hoe gering de

vordering en de rol van de gedaagde ook moge zijn. Dit gebrek aan hiërarchie vergroot het risico

op misbruik van deze bepaling. Het schept voor de eiser de mogelijkheid een onbeduidende

claim tegen een van de gedaagden aan te spannen om zodoende de jurisdictie te bepalen. Dit is

146

De Wit, IER 1998/30.

23

de reden dat veel nationale rechtssystemen, naast het vereiste van verband, aanvullende eisen

stellen.147

Het Haagse gerechtshof bepaalt in deze zaak dat de rechter van de woonplaats van de

'spin in het web' exclusief bevoegd is van de vordering kennis te nemen. Het gerechtshof schept

hier een extra criterium voor art. 6 lid 1 EEX-Verdrag en beperkt op die manier de

toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag. Kennelijk vond het gerechtshof het een

stap te ver om in het algeheel geen nauw verband aan te nemen in grensoverschrijdende

octrooizaken. Een stap die het HvJ in 2006 zonder problemen maakte (zie hoofdstuk IV), maar in

2012 toch weer heeft genuanceerd (zie de hoofdstukken V en VI).

Het is enigszins vreemd dat een Nederlands gerecht hier de reikwijdte van art. 6 lid 1 EEX-

Verdrag bepaalt. Het gerechtshof had er beter aan gedaan om een prejudiciële vraag aan het

HvJ voor te leggen op grond van art. 3 lid 2 jo. art. 2 lid 2 van het uitleggingsprotocol van 1971.148

Het Haagse gerechtshof dacht er anders over, Brinkhof (één van de magistraten in deze zaak)

vond dat 'eindelijk eens gezegd moest worden wat we er zelf van dachten. We hadden het gevoel

dat het met dat forumshoppen te ver ging.’149

Het gevolg van deze beperking ten aanzien van art.

6 EEX-Verdrag is dat de Nederlandse rechter minder snel zijn bevoegdheid kan gronden op dit

artikel. Het hek naar Nederland als 'court gate to the world' wordt - voor gedaagden afkomstig uit

de EEX-landen - voor een groot deel geblokkeerd. De Wit wijst terecht op zowel de juridische als

de economische gevolgen van dit arrest. Ontbreekt het de Nederlandse rechter aan bevoegdheid

(in de zin van rechtsmacht), dan komt hij nimmer toe aan het uitspreken van onze grote

trekpleister: het befaamde pan-Europese verbod. Het is juist dit verbod dat ervoor zorgt dat veel

industrieën bij het Nederlandse forum komen shoppen. De motivatie van dit arrest schuilt dan ook

in de wens om het onbedwongen forumshoppen in Europese inbreukzaken een halt toe te

roepen.150

147

Magnus & Mankowski 2012, p. 310. 148

Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Luxemburg 3 juni 1971, Trb. 1971, 141. 149

De Wit, IER 1998/30. 150

De Wit, IER 1998/30.

24

Hoofdstuk IV Roche/Primus I

In dit hoofdstuk staat het arrest Roche/Primus I centraal. Wat besliste het HvJ precies in dit arrest

en waarom? Uit de literatuur volgt dat het HvJ in deze zaak de deur voor de

grensoverschrijdende octrooipraktijk op een kier heeft gezet.151

Er wordt ook wel gezegd dat

sinds dit arrest het doek voor de grensoverschrijdende octrooiprocedures gevallen is.152

Zoals

gewoonlijk bij het gebruik van metaforen worden de dingen makkelijker voorgesteld dan ze vaak

zijn. In dit hoofdstuk wordt dan ook uitvoerig het arrest geanalyseerd, waarbij zoveel mogelijk

verwezen wordt naar de relevante rechtsoverwegingen. Vervolgens wordt geconcludeerd wat het

HvJ precies beslist heeft. Dit wordt afgewogen tegen de opvattingen uit de literatuur. De uitkomst

van deze analyse dient als uitgangspunt bij het volgende hoofdstuk. Het geldende recht d.d.

Roche/Primus I wordt als een soort 'negatief' gelegd op de arresten die hierna gewezen zijn. Ter

verduidelijking van de zaak treft men in bijlage C een schematische weergave van het

procesverloop aan.

1 Casus Primus en Goldenberg, twee particulieren woonachtig in de Verenigde Staten, zijn houders van

het Europees octrooi nr. 131 627.153

Zij hebben dit octrooi op 20 januari 1984 aangevraagd voor:

'specific CEA-familiy antigens, antibodies specific thereto and their methods of use'. Deze

uitvinding is erg belangrijk voor het ontdekken en de behandeling van bepaalde soorten van

kanker. Dit octrooi is aangevraagd voor de landen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland,

Frankrijk, VK, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden en heeft betrekking op

zogenaamde enzymimmunoassays. Roche c.s. brengen, onder de merknaam Cobas Core CEA

EIA, CEA-kits in het verkeer. Deze kits maken, aldus de bijsluiter, gebruik van monoclonale

antilichamen (r.o. 4.1. arrest HR), welke volgens Primus c.s. onder de beschermingsomvang van

het octrooi vallen.

2 Geding in feitelijke instanties Bij exploiten van 24 maart 1997 hebben Primus c.s. en hun licentiehouder Immunomedics Inc.

negen vennootschappen van het farmacieconcern Roche voor de rechtbank te 's-Gravenhage

gedagvaard. Dit is de peildatum voor het bepalen van de rechtsmacht gelet op het perputatio fori-

beginsel.154

De keuze voor het gerecht in Nederland is te verklaren door de doeltreffendheid van

het kort geding (lees: de Interlas-regel) en de stand van zaken van de Nederlandse rechtspraak

(lees: de 'spin in het web'-leer).155

De negen gedaagden in eerste aanleg zijn gevestigd in 1.

Nederland, 2. VS, 3. België, 4. Duitsland, 5. Frankrijk, 6. VK, 7. Zwitserland, 8. Oostenrijk en 9.

Zweden (hierna: Roche c.s.). Primus c.s. en Immunomedics Inc. vorderen primair Roche c.s. te

verbieden:

op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op het

Europees octrooi 0 131 627, niet alleen met betrekking tot Nederland, maar ook met betrekking tot

directe of indirecte inbreuk in alle andere landen waarvoor dit octrooi van toepassing is.156

De vestigingen van Roche c.s. uit het buitenland (verweerder 2 t/m 9) hebben als exceptie de

onbevoegdheid van de Nederlandse rechter opgeworpen. De rechtbank verklaarde zichzelf op

151

Hoorneman 2012, p. 1. 152

Van Engelen, AA 2013, p. 271. 153

www.nl.espacenet.com (zoek op 0131627). 154

Zie ook Ibili 2007, p. 39-40; Vlas, NJ 2008/76, punt 3; Strikwerda 2012, p. 216. 155

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 98 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus

I); zie ook Véron, Journal du droit international 2001, p. 812-813. 156

HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714, r.o. 1, NJ 2008/76 (Roche/Primus I).

25

grond van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag (gedaagden 3 tot en met 6), resp. art. 6 lid 1 EVEX

(gedaagden 7 tot en met 9), resp. art. 126 lid 7 (oud) Rv (gedaagden 1 en 2) wel bevoegd, maar

wees de vorderingen van Primus c.s. af en verklaarde Immunomedics Inc. niet-ontvankelijk.

Primus c.s. en Immunomedics Inc. stelden tegen dit vonnis hoger beroep in, waar zij wederom

een inbreukverbod vorderen evenals een aantal nevenvorderingen. Allereerst bepaalt het

gerechtshof dat hij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen (r.o. 4 tussenarrest, r.o. 1

eindarrest). Het gerechtshof oordeelt verder dat Immunomedics Inc. niet-ontvankelijk is in haar

vorderingen. De vorderingen van Primus c.s. wijst het gerechtshof grotendeels toe. Tegen dit

arrest hebben Roche c.s. beroep in cassatie ingesteld. Primus c.s. hebben op hun beurt

incidenteel cassatieberoep ingesteld.157

3 Oordeel HR In deze zaak staan eigenlijk drie vragen centraal: de vraag naar de beschermingsomvang van het

octrooi, de vraag naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de vraag welke

vorderingen kunnen worden toegewezen tegen de buitenlandse Roche-verweerders. De laatste

twee vragen zijn mijns inziens intertwined en mutually related: een rechter kan geen

grensoverschrijdend verbod opleggen zonder jurisdictie, maar jurisdictie brengt niet

noodzakelijkerwijs de mogelijkheid met zich tot het opleggen van een grensoverschrijdend

verbod. Dit laatste is namelijk afhankelijk van het ipr van de staat die de rechter aanstelt.158

De HR behandelt als eerste onderdeel 5. Onderdeel 5 richt zich tegen de beslissing van het

gerechtshof zich bevoegd te achten kennis te nemen van de vorderingen. Het gerechtshof heeft

in appel het bevoegdheidsverweer van Roche c.s. verworpen op twee gronden ( i en ii). Ten

eerste (i) omdat Roche c.s. te laat is met het indienen van het bevoegdheidsverweer. Ten tweede

(ii) door zich te verenigen met hetgeen de rechtbank heeft overwogen in r.o. 6 tot en met 14.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof nemen hierdoor impliciet afstand van de 'spin in het web'-

leer, zoals geformeerd in EGP/Boston Scientific. Toegegeven, de rechtbank overweegt wel dat

alle vennootschappen tot één concern behoren, echter verklaart de rechtbank noch het

gerechtshof ook maar iets over de vestigingsplaats van het hoofdkantoor dat in casu met de

leiding belast is en/of het beleidsplan vaststelt. De noodzaak van prejudiciële antwoorden in dit

verband dringt zich verder op.159

Roche c.s. klagen in onderdeel 5.1 en 5.2 succesvol tegen de eerste grond ( i) (r.o. 4.2.3). De

klacht in 5.5 richt zich tegen de tweede grond (ii) en roept vragen omtrent de uitleg van art. 6 lid

1 EEX-Verdrag op. Dientengevolge stelt de HR prejudiciële vragen aan het HvJ. Deze vragen

hebben geen betrekking op Roche Nederland en Roche VS, derhalve bespreekt de HR i.c. de

overige middelen (r.o. 4.4). Deze middelen zijn vooral van (materieel) octrooirechtelijke aard en

blijven hier buiten beschouwing.

Primus c.s. richten zich als incidenteel eiseressen in onderdeel 5 tot de afwijzing van het

gerechtshof van de vordering tot schadevergoeding tegen de buitenlandse vennootschappen. Het

gerechtshof heeft deze vordering afgewezen, omdat niet is gebleken dat aan de eisen voor

schadevergoeding uit de verschillende nationale rechtsstelsels is voldaan. De HR merkt op dat dit

onderdeel slechts van belang is voor de buitenlandse verweerders (2 tot en met 9). De

bespreking van dit middel wordt - in verband met eventuele ontbreken van de rechtsmacht ten

aanzien van die verweerders - aangehouden tot na de uitspraak van het HvJ (r.o. 5.4.2). Immers,

geen rechtsmacht, geen grensoverschrijdende bevoegdheid (in de zin van 'grensoverschrijdend

optreden').

157

HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714, r.o. 2, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 158

Polak 1995, p. 25-26; Schaafsma 2011, p. 433, 438-440. 159

Zie ook HR 19 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF9714 (punt 3.38 concl. A-G F.F. Langemeijer), NJ 2008/76 (Roche/Primus I).

26

4 Prejudiciële vragen De HR houdt uiteindelijk elke beslissing aan en schorst het geding in afwachting van het

antwoord op zijn prejudiciële vragen (r.o. 7). De vragen die de HR stelt luiden als volgt:

A. Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees

octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder

enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter

gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in

een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6,

aanhef en onder 1 EEX?

B. Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke

omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang

- of de verweerders behoren tot een en hetzelfde concern?

- of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk

beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang

is? [Dit blijkt van belang te zijn, aldus het HvJ in het arrest Painer (zie hoofdstuk V, paragraaf 3); mijn

toevoeging LJB]

- of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of

nagenoeg dezelfde zijn? [Dit blijkt van belang te zijn, aldus het HvJ in het arrest Solvay (zie hoofdstuk V,

paragraaf 4); mijn toevoeging LJB]

De tweede vraag is duidelijk gebaseerd op de 'spin in het web-leer'. De beantwoording van deze

vraag heeft derhalve direct implicaties voor de eventuele handhaving van deze leer.

5 Prejudiciële antwoorden Het HvJ onderzoekt deze vragen gezamenlijk (r.o. 18) en staat allereerst stil bij het vereiste van

samenhang, zoals geformuleerd in het Kalfelis-arrest (r.o. 20-24). Het begrip 'onverenigbare

beslissingen' is zowel voor een ruime uitleg (gebaseerd op art. 22 EEX-Verdrag160

) als een

restrictieve uitleg (gebaseerd op art. 27 punt 3 EEX-Verdrag161

) vatbaar (zie hoofdstuk II,

paragraaf 1.4.6). Primus en Goldenberg betogen dat de ruime uitleg moet worden gehanteerd in

de context van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag. Roche c.s., evenals het Verenigd Koninkrijk en A-G

Léger betwisten dit. Het HvJ doet helaas geen uitspraak over deze vraag. Zelfs indien men

'onverenigbare beslissingen' ruim opvat bestaat er volgens het HvJ geen risico dat dergelijke

beslissingen worden genomen, immers:

beslissingen kunnen niet reeds tegenstrijdig worden geacht op grond dat er sprake is van een

divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien vereist dat deze

divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (r.o. 26) [alleen dan

kan sprake zijn van tegenstrijdige beslissingen, omdat rechters in zo'n situatie tot uiteenlopende of zelfs

diametraal tegengestelde beslissingen kunnen komen; mijn toevoeging LJB].162

In de situatie die de HR in de eerste prejudiciële vraag schetst kan geen sprake zijn van

eenzelfde feitelijke situatie, immers verschillen de verweerders en zijn de aan hun ten laste

gelegde octrooi-inbreuken niet dezelfde (r.o. 27). Dientengevolge zullen eventuele divergenties

tussen de beslissingen van de verschillende nationale gerechten zich niet voordoen in het kader

van eenzelfde feitelijke situatie (r.o. 28). Daarenboven stelt het HvJ dat eventuele divergenties

tussen beslissingen in het kader van 'eenzelfde situatie rechtens' zich, gelet op art. 2 lid 2 jo. art.

64 lid 1 en lid 3 EOV, niet voor zullen doen (r.o. 29-31). De conclusie luidt dat:

160

HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, r.o. 58, Jur. 1994, p. I-5439 (Tatry). 161

HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86, r.o. 22, Jur. 1988, p. 645 (Hoffmann). 162

Zie ook HvJ EG 6 december 1994, C-406/92 (punt 28-29 concl. A-G G. Tesauro), Jur. 1994, p. I-5439 (Tatry); HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 113 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I).

27

eventuele divergerende beslissingen (...) derhalve niet als tegenstrijdig kunnen worden aangemerkt (r.o.

32).

Het HvJ voegt daar nog aan toe dat zelfs indien men de meest ruime uitleg hanteert voor de

betekenis van 'onverenigbare beslissingen' er geen samenhang bestaat tussen de vorderingen in

de door de HR in de eerste prejudiciële vraag geschetste situatie (r.o. 33). In de situatie die de

HR in de tweede prejudiciële vraag schetst is er volgens het HvJ wel sprake van eenzelfde

feitelijke situatie, maar gelet op hetgeen onder r.o. 29 en 30 vermeld, geen sprake van 'eenzelfde

situatie rechtens'. Met andere woorden: de homogeniteit van de feitelijke situatie doet niet af aan

de diversiteit van juridische situatie.163

Derhalve bestaat er geen risico op tegenstrijdige

beslissingen (r.o. 34, 35). Vanzelfsprekend kan de 'spin in het web-leer' thans niet meer worden

gehandhaafd in de Nederlandse rechtspraak.

Op basis van het bovenstaande en overwegingen betreffende o.a. de voorzienbaarheid,

rechtszekerheid en het tegengaan van forum shopping (r.o. 36-40) verklaart het HvJ voor recht

dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag niet van toepassing is in de situaties zoals geschetst in de

prejudiciële vragen (r.o. 41).

6 Het arrest nader beschouwd Het HvJ geeft, evenals A-G Léger, in dit arrest een strikte uitleg aan art. 6 lid 1 EEX-Verdrag.

Aangezien de EEX-Vo continuïteit ten opzichte van haar voorloper beoogt (overweging 19 van de

preambule van de EEX-Vo) is deze uitspraak ook van belang voor het huidige art. 6 EEX-Vo. Het

arrest getuigt van een overdreven dogmatische benadering. Het risico op onverenigbare

uitspraken bestaat slechts indien voldaan is aan twee cumulatieve voorwaarden, te weten

'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. Het lijkt erop dat het HvJ met betrekking tot dit laatste

vereiste aansluiting zoekt bij het Réunion-arrest.164

Het is echter een fictie om te geloven dat

onverenigbare uitspraken zich enkel voordoen bij 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. Zou

men dit ontkennen dan komt men tot een absurde situatie (reductio ad absurdum): indien

vorderingen tegen verschillende gedaagden - hoewel betrekking hebbend op hetzelfde

onderwerp en berustend op dezelfde feitelijke omstandigheden - worden geregeld door een

andere rechtsstelsel, kan geen sprake zijn van onverenigbaarheid. Mijns inziens kan

inconsistentie wegens de toepassing van verschillend recht eveneens de gezamenlijke

behandeling van vorderingen rechtvaardigen. Dit geldt immers ook in het nationale recht, waar

vorderingen gebaseerd op verschillende bepalingen tot tegenstrijdige uitkomsten kunnen

leiden.165

Het HvJ doet in het onderhavige arrest geen uitspraak over de uitleg van het begrip 'samenhang'

in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag. De A-G gaat hier wel uitvoerig op in en betoogt dat

samenhang restrictief moet worden uitgelegd, overeenkomstig het arrest Kalfelis. Een ruime

uitleg van dit begrip zoals gegeven in het arrest Tatry (gewezen in het kader van art. 22 lid 3

EEX-Verdrag) is niet op zijn plaats. Hij voert hiertoe een aantal sterke argumenten aan (punt 71-

105). Deze argumenten passen in zijn betoog waarin hij pleit voor een restrictieve uitleg van art. 6

lid 1 EEX-Vo in het algemeen (punt 70).

7 Gat/Luk De vraag naar de betekenis en de toepassing van (de arresten gewezen in het kader van) art. 6

lid 1 EEX-Vo lijkt - voor de praktijk in grensoverschrijdende octrooizaken - gereduceerd tot een

163

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 123 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 164

HvJ EG 27 oktober 1998, C-51/97, r.o. 50, Jur. 1998, p. I-6511 (Réunion européenne/Spliethoff's Bevrachtingskantoor). 165

Magnus & Mankowski 2012, p. 312.

28

louter theoretische (maar niet minder interessante) vraag door het arrest Gat/Luk.166

Derhalve

wordt dit arrest hier kort besproken. Op 13 juli 2006 (!) geeft het HvJ in Gat/Luk uitleg aan art. 16

lid 4 EEX-Verdrag (thans art. 22 lid 4 EEX-Vo). Voor het belang van dit artikel in verband met art.

6 lid 1 EEX-Vo wordt verwezen naar hoofdstuk II, paragraaf 1.2.4. In Gat/Luk staat de reikwijdte

van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag op het gebied van octrooien centraal (r.o. 13). Het HvJ overweegt

dat de exclusieve bevoegdheid van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag, gelet op het doel en de plaats van

deze bepaling, moet gelden indien een kwestie van geldigheid van een octrooi wordt

opgeworpen, ongeacht of dit gebeurt bij rechtsvordering of bij wege van exceptie (r.o. 25 en 31).

De rechter mag geen inbreukvordering met betrekking tot een buitenlands octrooi toewijzen (of

voor recht verklaren dat geen inbreuk op een buitenlands octrooi wordt gemaakt) indien daarmee

de voorvraag over de geldigheid van het octrooi wordt beantwoord (r.o. 26 en 27).167

Het feit dat

de gevolgen van een incidentele beslissing over de geldigheid van het octrooi in casu slechts

werking tussen partijen en geen werking erga omnes hebben doet hier niet aan af (r.o. 30). Het

HvJ kent hier dus een sterke dwingende betekenis en een ruime reikwijdte aan art. 16 lid 4 EEX-

Verdrag toe. Het voornaamste argument voor dit oordeel is het minimaliseren van het risico van

onverenigbare beslissingen nopens de geldigheid van een octrooi. Over de gevolgen van dit

arrest bestaat verschil van mening, waarover meer in de volgende paragraaf.

8 Commentaar De arresten Roche/Primus I en Gat/Luk hebben zowel afzonderlijk als gezamenlijk voor een golf

van commentaar uit binnen- en buitenland gezorgd.168

In het navolgende komen enkel de

belangrijkste binnenlandse commentaren aan bod. Het commentaar is vooral afkomstig vanuit de

hoek van het IE-recht. De discussie komt in de kern neer op de vraag wat het gevolg van deze

arresten is voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De Wit stelt de vraag anders: is de

cross-border praktijk sinds deze arresten hersendood, gewoon dood of morsdood?169

Het debat

wordt hiermee (on)bewust geframed, wat de objectiviteit mijns inziens niet ten goede komt. Men

kan immers ook stellen dat de cross-border praktijk sinds deze arresten lichamelijk is beperkt,

aan een griepje leidt of slechts verkouden is. Sommige auteurs beweren dat de

grensoverschrijdende octrooipraktijk door deze twee arresten tot zijn einde is gekomen

(morsdood is).170

Niet iedereen deelt deze visie.171

De commentatoren baseren hun standpunt

veelal op IE-rechtelijke gronden. Mijns inziens zien de meeste commentatoren over het hoofd dat

deze arresten in theorie niets veranderen aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om

grensoverschrijdende verboden op te leggen, slechts de drempel tot het aannemen van

rechtsmacht op basis van art. 6 lid 1 EEX-Vo is verhoogd (wat uiteraard weer grote praktische

consequenties met zich brengt). Het HvJ laat zich met andere woorden slechts uit over de

toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo (en art. 22 lid 4 EEX-Vo). De betekenis van

bovenstaande arresten moet dan ook niet overschat worden. Dit geldt zowel in het kader van art.

6 lid 1 EEX-Vo als daarbuiten. Is de Nederlandse rechter eenmaal bevoegd op grond van art. 6

lid 1 EEX-Vo (ongeacht om wat voor geschil het gaat) dan kan hij immers nog steeds - in

beginsel - op basis van het Interlas-arrest een grensoverschrijdend verbod uitspreken. Daarnaast

kan de Nederlandse octrooirechter in geval van Nederlandse of buitenlandse inbreukmakers nog

steeds zijn rechtsmacht ontlenen aan art. 2 EEX-Vo respectievelijk art. 5 lid 3, 23 en 24 EEX-Vo

166

HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, Jur. 2006, p. I-6509, BIE 2006/73 (Gat/Luk). 167

Zie ook Brinkhof, BIE 2006, p. 320. 168

Heinze & Roffael, GRUR Int. 2006, p. 787-798; Warner & Middlemiss, European Intellectual Property Review

2006, p. 580-585; Wilderspin, Revue critique de droit international privé 2006, p. 777-809; Wittwer, European Law

Reporter 2006, p. 391-394. 169

De Wit, IER 2006/75. 170

De Wit, IER 2006/75; zie ook Rb. Den Haag 9 augustus 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ2296, NJF 2006, 540. 171

Brinkhof, BIE 2006, p. 320-321; Hoyng 2006; de Ranitz, IER 2006/76, punt 5; Schaafsma, NJB 2007/690, p.

830-833; Gielen, NJ 2013/67.

29

om vervolgens grensoverschrijdend op te treden.172

De Ranitz ziet dit als een van de weinigen in,

althans expliceert dit met zoveel woorden. Hij stelt (terecht) dat de Interlas-regel gebaseerd is op

art. 3:296 lid 1 BW en derhalve los staat van bovenstaande arresten.173

Overigens is de betekenis van Gat/Luk ten aanzien van het kort geding geen acte clair.174

Volgens sommigen kan in kort geding (mits de rechter bevoegd is op grond van art. 2 of 5 t/m 24

EEX-Vo) nog steeds een grensoverschrijdend verbod worden opgelegd indien een

nietigheidsverweer wordt gevoerd. Dit vloeit voort uit het karakter van het kort geding, waarin de

rechter louter een voorlopig oordeel geeft over de kans van slagen van een nietigheidsverweer

en niets vaststelt inzake de geldigheid van vreemd recht.175

Maar niet iedereen is het hiermee

eens.176

Een en ander is verhelderd in het arrest Solvay, waarover meer in hoofdstuk V,

paragraaf 4.

9 Normen-/ beoordelingskader Duidelijk is dat er in Roche/Primus I grove beperkingen zijn gesteld aan de toepassing van art. 6

lid 1 EEX-Vo voor grensoverschrijdende octrooizaken. Een ruime uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo

zou gelet op het arrest Gat/Luk overigens enigszins illusoir zijn.177

Praktische consequentie van

deze arresten is een kostenlawine voor de octrooihouder.178

Hij moet nu immers zijn

inbreukvorderingen aanhangig maken bij de gerechten van de verschillende staten waar de

verweerders hun woonplaats hebben. Het HvJ wordt verweten een politieke beslissing te hebben

genomen, zonder al teveel kennis van het octrooirecht.179

Hoe het ook zij, de ontwikkeling is in

2006 niet tot een eindpunt gekomen.

In het volgende hoofdstuk wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de arresten gewezen na

Roche/Primus I voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. Het te hanteren normenkader voor

deze beoordeling bestaat uit de stand van het materiële recht d.d. Roche/Primus I. Ook het arrest

Gat/Luk is van die datum, dit arrest wordt derhalve meegenomen. Het beoordelingskader kan als

volgt worden samengevat: de Nederlandse octrooirechter kan, mits de geldigheid van het octrooi

niet bestreden wordt, zijn bevoegdheid ontlenen aan art. 6 lid 1 EEX-Vo indien er sprake is van

onverenigbaarheid (en derhalve samenhang) in de zin van Roche/Primus I. Er is pas sprake van

een dergelijke onverenigbaarheid indien (i) de in verschillende lidstaten gegeven beslissingen wat

betreft uitkomst van elkaar afwijken en (ii) de afwijking zich voordoet in het kader van 'eenzelfde

situatie, feitelijk en rechtens'.

172

Zie ook Schaafsma, NJB 2007/690, p. 830-833. 173

De Ranitz, IER 2006/76, punt 1-2. 174

Schaafsma, NJB 2007/690, p. 830-833; Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013). 175

Hoyng 2006; de Ranitz, IER 2006/76, punt 5; Rb. Den Haag 21 september 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA0224, NIPR 2007/49 (Bettacare/H3 Products). 176

Ebbink 2010, p. 1-6. 177

Brinkhof, BIE 2006, p. 322. 178

Schlosser, Juristen Zeitung 2007, p. 306. 179

Hoyng 2006; de Ranitz, IER 2006/76, punt 1; De Wit, IER 2006/75; Van Nispen 2012, p. 145.

30

Hoofdstuk V Arresten na Roche/Primus I

Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt zijn er nog veel vragen onbeantwoord sinds het arrest

Roche/Primus I. Duidelijk is dat art. 6 lid 1 EEX-Verdrag erg dogmatisch en restrictief is uitgelegd.

De arresten Roche/Primus I en Gat/Luk hebben - in praktische zin - de mogelijkheden voor de

Nederlandse rechter tot het opleggen van grensoverschrijdende verboden beperkt. Sinds

Roche/Primus I en Gat/Luk heeft het HvJ een aantal arresten gewezen waaruit men kan afleiden

dat de - praktische - mogelijkheid van de Nederlandse rechter tot het opleggen van

grensoverschrijdende verboden weer is toegenomen,180

ofschoon niet iedereen de bewoordingen

van het HvJ op dezelfde wijze interpreteert.181

In dit hoofdstuk komen een aantal arresten van het

HvJ aan bod die van betekenis zijn voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. Het accent ligt

op de jurisprudentie gewezen in het kader van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Zijdelings komt - voor zover

van belang - jurisprudentie gewezen in het kader van art. 22 lid 4 en 31 EEX-Vo aan bod.

Er wordt beoordeeld wat de gevolgen van deze arresten zijn voor de grensoverschrijdende

octrooipraktijk. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het volgende standpunt: de

mogelijkheden van de Nederlandse rechter om zijn bevoegdheid te ontlenen aan de EEX-Vo met

het oog op het opleggen van grensoverschrijdende verboden in octrooizaken zijn sinds de stand

van het geldende recht d.d. Roche/Primus I toegenomen. Bij elk arrest worden op basis van dit

standpunt voor- en tegenargumenten geformuleerd. Het arrest Reisch/Kiesel valt strikt genomen

binnen het geldende recht d.d. Roche/Primus I, maar wordt vanwege systematische redenen

beschouwd als een arrest gewezen na Roche/Primus I.

1 Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen Op dezelfde datum als Roche/Primus I heeft het HvJ zich in het arrest Reisch Montage/Kiesel

Baumaschinen wederom uitgelaten over art. 6 lid 1 EEX-Vo.182

Het betreft een geschil (geen IE)

tussen Reisch (eiser) en Gisinger en Kiesel (verweerders), wonend en gevestigd in

respectievelijk Oostenrijk (Gisinger) en Duitsland (Kiesel). Reisch brengt het geschil aan bij het

Bezirksgericht Bezau te Oostenrijk. Dit gerecht wijst de vordering jegens Gisinger af op grond van

nationaal procesrecht wegens een ingestelde faillissementsprocedure. Vervolgens stelt het

gerecht vast dat hij niet bevoegd is. Reisch gaat succesvol in beroep en Kiesel stelt vervolgens

beroep in Revision in. Het Oberste Gerichtshof schorst de zaak en legt een prejudiciële vraag

voor aan het HvJ. Kan de eiser zich op art. 6 lid 1 EEX-Vo beroepen indien de vordering tegen de

persoon die woonplaats heeft in de forumstaat al op het tijdstip van indiening niet-ontvankelijk is

(r.o. 14)? Het HvJ verklaart voor recht dat i.c. op art. 6 lid 1 EEX-Vo:

een beroep kan worden gedaan in het kader van een vordering die in een lidstaat wordt ingesteld tegen

een in deze staat woonachtige verweerder en een in een andere lidstaat woonachtige medeverweerder,

ook wanneer die vordering naar nationaal recht reeds op het tijdstip van de instelling ervan jegens de

eerste verweerder niet-ontvankelijk wordt geacht (r.o. 33).

1.1 Argumenten pro Ten eerste lijkt het HvJ zich (in vergelijking tot Roche/Primus I) ruimhartig op te stellen ten

aanzien van de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo.183

Art. 6 lid 1 EEX-Vo kan

zelfs worden toegepast indien een vordering op grond van nationaal recht bij voorbaat niet-

ontvankelijk is (r.o. 31). Trekt men dit door naar de grensoverschrijdende octrooipraktijk dan

betekent dit dus dat een eiser - mits voldaan is aan de eisen uit Roche/Primus I - een x-aantal

180

Hoorneman 2012, p. 1; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788, p. 980. 181

Ebbink 2013. 182

HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05, Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen). 183

Zie ook Vlas, NJ 2008/76, punt 2; Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013).

31

gedaagden voor de Nederlandse rechter kan dagen, ook al is de vordering tegen de in Nederland

wonende gedaagde bij voorbaat niet-ontvankelijk.

Ten tweede hanteert het HvJ een aantal niet al te sterke rechtspolitieke argumenten waaruit blijkt

dat het HvJ de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo in het onderhavige geval wenselijk vindt.

Allereerst wordt in het rechtszekerheidsbeginsel een argument gevonden om de toepasselijkheid

van art. 6 lid 1 EEX-Vo i.c. te aanvaarden (r.o. 24). Het HvJ stelt dat de gemiddelde verweerder

redelijkerwijs kan voorzien voor welke andere rechter hij zou kunnen worden opgeroepen. In

Roche/Primus I werd daarentegen in het rechtszekerheidsbeginsel nog een argument gevonden

om de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo juist uit te sluiten.184

Hoewel de argumenten in

beide zaken betrekking hebben op uiteenlopende stellingen berusten zij beide op dezelfde kern,

namelijk de voorzienbaarheid van de bevoegdheidsregels. Op basis van dit argument had in

Roche/Primus I ook beslist kunnen worden om over te gaan tot toepassing van art. 6 lid 1 EEX-

Vo. In Roche/Primus I konden de verweerders mijns inziens ook redelijkerwijs voorzien voor

welke andere rechter zij zouden kunnen worden geroepen. Het is immers evident dat Roche c.s.

weten in welke landen haar zusterondernemingen gevestigd zijn. Toch liet het HvJ in

Roche/Primus I de bespreking van dit argument pro-toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo buiten

beschouwing, althans expliciteert hij dit niet in zijn overwegingen.

Belicht men het bovenstaande vanuit een ander perspectief, te weten niet vanuit de afwezigheid

van dit argument, maar vanuit de aanwezigheid hiervan in het arrest Reisch/Kiesel dan stuit men

op de volgende vraag. Welk motief heeft HvJ om in dit argument i.c. aan te voeren? In casu is het

standpunt dat art. 6 lid 1 EEX-Vo zich voor toepassing leent (r.o. 31-32). Om dit standpunt te

onderbouwen gaat het HvJ op zoek naar argumenten, zoals het rechtszekerheidsargument.

Welke betekenis moet worden toegekend aan de aanwezigheid van dit argument, gelet op de

afwezigheid hiervan in Roche/Primus I? Naar de motieven van het HvJ kan men slechts gissen.

Men zou kunnen denken aan het feit dat het in casu geen octrooigeschil betreft. Het risico op

forum shopping is in de octrooipraktijk immers groot en daarnaast bestaat het uitzicht op een

eengemaakt octrooirecht en de Unified Patent Court (UPC).185

Vervolgens stelt het HvJ vast dat art. 6 lid 1 EEX-Vo geen verwijzing kent naar nationaal recht,

noch de eis dat beide vorderingen ontvankelijk dienen te zijn (r.o. 27). Het HvJ stelt

dientengevolge vast dat, gelet op het stelsel en de doelen van de verordening, de toepassing van

art. 6 lid 1 EEX-Vo niet afhankelijk is van nationale regels (r.o. 27-30). Dit is misschien formeel

correct, maar materieel staat dit oordeel haaks op Roche/Primus I. In Roche/Primus I is de

toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo juist wel afhankelijk van de inhoud van het nationale recht.186

In dat arrest was het immers juist het verschil tussen de inhoud van de verschillende nationale

rechtsstelsels dat aan de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg stond.

Daarnaast is de redenering van het HvJ in r.o. 27-30 enigszins gekunsteld. Art. 6 lid 1 EEX-Vo

ziet namelijk op gezamenlijke behandeling van vorderingen. Indien bij voorbaat vaststaat dat één

van de twee vorderingen niet-ontvankelijk is, dan is er van een gezamenlijke behandeling geen

sprake. Ook het risico op tegenstrijdige uitspraken is dientengevolge in casu in zekere zin fictief.

Zou Reisch de zaak tegen Kiesel bij de Duitse rechter aanbrengen, dan kan dit oordeel niet

tegenstrijdig zijn met het oordeel van de Oostenrijkse rechter. De Oostenrijkse rechter heeft

immers geen beslissing genomen in de zaak tegen Gisinger.187

Het HvJ grijpt hier wederom naar

184

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, r.o. 37, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 185

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus

I); zie ook Brinkhof, AA 2012, p. 353-364. 186

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, r.o. 31, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 187

Zie ook HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05 (punt 44 concl. A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer), Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/Kiesel Baumaschinen).

32

een argument om het zijns inziens wenselijke resultaat - toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo - te

bereiken.

Ten derde prevaleert, hoewel door het HvJ niet expliciet benoemd, het belang van de

proceseconomie. Art. 6 lid 1 EEX-Vo kent meerdere doelen, onder andere het voorkomen van

tegenstrijdige uitspraken en het dienen van de proceseconomie. Het risico op tegenstrijdige

uitspraken is fictief, dit wijst erop dat het HvJ veel belang hecht aan het dienen van de

proceseconomie. Een gezamenlijke behandeling dient uiteraard de proceseconomie. In

Roche/Primus I werd dit belang wel erkend, maar was het niet doorslaggevend voor zijn

oordeel.188

1.2 Argumenten contra Ten eerste moet het belang van dit arrest niet worden overschat. Het arrest is immers evenals

Roche/Primus I en Gat/Luk op 13 juli 2006 gewezen. De overwegingen uit Roche/Primus I

inzake de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo worden in dit arrest derhalve nog niet geciteerd

en/of verfijnd.

Ten tweede bestaat er grote verdeeldheid over de prejudiciële materie in dit arrest. Zowel de A-G

als de Duitse regering zijn van oordeel dat de eiser zich i.c. niet op art. 6 lid 1 EEX-Vo kan

beroepen. Duitsland staat bekend als een land met een uitgebreide en ver ontwikkelde doctrine

en ook de kennis van de A-G moet niet worden onderschat.189

De Franse regering en de

Europese commissie zijn daarentegen van oordeel dat een beroep op art. 6 lid 1 EEX-Vo juist wel

mogelijk is (r.o. 16-21). Zoals bekend volgt het HvJ dit laatste oordeel. Men kan zich afvragen in

hoeverre dit een politiek oordeel is. Helaas zijn er geen empirische gegevens over de

percentages van gevallen waarin het HvJ zich al dan niet aansluit bij de Europese commissie.

Dergelijk gegevens zouden wellicht inzicht kunnen geven in de motieven van het HvJ, aangezien

de argumentatie nog wel eens te wensen over laat.

Ten derde stelt het HvJ i.c. voorop dat art. 6 lid 1 EEX-Vo terughoudend moet worden toegepast.

Art. 2 EEX-Vo is de hoofdregel, uitzonderingen hierop, zoals artikel 6 lid 1 EEX-Vo moeten

restrictief worden uitgelegd (r.o. 22 en 23). Het belang van deze overwegingen mag niet worden

onderschat, het HvJ stelt dit immers niet voor niets voorop. Het HvJ stelt verder - onder verwijzing

naar het Réunion-arrest - dat art. 6 lid 1 EEX-Vo niet gebruikt mag worden met het enkele doel

één van de verweerders af te trekken van het gerecht van de lidstaat waar hij woont (r.o. 32). Het

lijkt erop dat het HvJ aan het slot van zijn arrest nog even duidelijk wil maken dat de toepassing

van art. 6 lid 1 EEX-Vo wel degelijk aan grenzen gebonden is. De grensoverschrijdende

octrooipraktijk mag zich aangesproken voelen. Juist in deze tak van sport is het forumshoppen

populair.190

2 Freeport Het tweede arrest (Freeport) betreft eveneens geen IE-kwestie.

191 In casu vordert de eiseres

(Arnoldsson) de betaling van 500.000 GBP. Eiseres daagt daartoe zowel Freeport AB (de

Zweedse dochteronderneming) als Freeport (het Britse hoofdkantoor) voor de rechter. Freeport

betwist de bevoegdheid van de Zweedse rechter. Volgens haar is er geen sprake van een 'nauw

verband' in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo, aangezien de vorderingen van Arnolddson tegen

Freeport c.s. gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen. De vordering tegen Freeport is

immers een vordering uit overeenkomst en de vordering tegen Freeport AB vindt zijn grondslag in

188

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, r.o. 36, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I). 189

Van Dam 2013, p. 73-78. 190

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/ Primus I). 191

HvJ EG 11 oktober 2007, C-98/06, Jur. 2007, p. I-8319, NJ 2008/80 (Freeport/Arnoldsson).

33

aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het HvJ verklaart - naar aanleiding van een

prejudiciële vraag van de Högsta domstol - voor recht dat:

art. 6 lid 1 (...) aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat de tegen meerdere verweerders gerichte

vorderingen een verschillende grondslag hebben, niet aan de toepassing van deze bepaling in de weg

staat (r.o. 47).

Daarnaast verklaart het HvJ dat niet hoeft vast te staan:

dat de vorderingen niet enkel zijn ingesteld om één van de verweerders te onttrekken aan de

bevoegdheid van de rechter van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft (r.o. 54).

R.o. 47 schept veel onduidelijkheid ten aanzien van het vereiste van 'eenzelfde situatie

rechtens'.192

Aan de ene kant citeert het HvJ Roche/Primus I in r.o 40 (de divergentie moet zich

voordoen in 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'), maar aan de andere kant stelt het HvJ dat

de rechtsgrondslag niet doorslaggevend is voor de afwijzing van bevoegdheid gebaseerd op art.

6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ is kennelijk van oordeel dat beide elkaar niet uitsluiten. Daarnaast

betoogt het HvJ expliciet (maar niet erg overtuigend193

) dat zijn - andersluidende - redenering uit

het arrest Réunion ziet op art. 5 sub 1 en sub 3 en niet op art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ laat in zijn

motivering de betekenis van Roche/Primus I in dit verband in het midden. De vraag resteert of het

HvJ zijn standpunt - dat voor de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo sprake moet zijn van

'eenzelfde situatie rechtens' - heeft verlaten.

Het HvJ kiest i.c. voor een pragmatische benadering en laat de beoordeling of er sprake is van

voldoende samenhang over aan de nationale rechter (r.o. 41).194

De nationale rechter moet te

dien aanzien alle noodzakelijke elementen van het dossier in ogenschouw nemen, waaronder de

rechtsgrondslagen van de vorderingen. Deze pragmatische benadering schept voor de nationale

rechter (terecht) de mogelijkheid om tot het oordeel komen dat er gevaar voor onverenigbare

beslissingen bestaat, ook al zijn de vorderingen van de verschillende partijen gebaseerd op

verschillende rechtsgrondslag. De toepassing van deze ongeslepen maatstaf195

is in concreto

echter erg ingewikkeld.196

Het HvJ biedt de nationale rechter bij de toepassing van art. 6 lid 1

EEX-Vo een aantal bouwstenen.197

Met behulp van deze bouwstenen moet de nationale rechter

het recht in een concrete situatie zien te vinden. Art. 6 lid 1 EEX-Vo is duidelijk geen eenvoudige

subsumptieregel. Om Scholten nog maar eens te citeren: 'het recht is er, doch moet het worden

gevonden, in de vondst zit het nieuwe.'198

2.1 Argumenten pro Ten eerste stelt het HvJ zich in casu soepel op ten opzichte van art. 6 lid 1 EEX-Vo.

199 In zowel

r.o. 47 als r.o. 54 kiest het HvJ ervoor om geen beperkingen op te werpen aan de toepassing van

art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ geeft juist blijk van een zekere ruimhartigheid ten aanzien van deze

bepaling. R.o. 47 getuigt van een zeer vergaande enigszins geforceerde soepelheid, r.o. 54

getuigt van een meer behouden soepelheid.

192

Vlas, NJ 2008/76, punt 4; HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (punt 85 concl. A-G V. Trstenjak), NJ 2013/66 (Painer). 193

De Boer, NJ 2013/66, punt 5. 194

Magnus & Mankowski 2012, p. 312-313. 195

Strikwerda, NJ 2013/500, punt 11. 196

De Boer, NJ 2013/66. 197

Zilinsky, TCR 2013, p. 149. 198

Asser/Scholten 1974, p. 12; zie ook Witteveen 2003, p. 359-361. 199

Zie ook Vlas, NJ 2008/76, punt 2; Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 10 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2013).

34

Ten tweede kan men betogen dat het HvJ i.c. afstand heeft genomen, althans een minder strikte

interpretatie hanteert ten aanzien van zijn standpunt dat, van tegenstrijdigheid pas sprake kan

zijn in 'eenzelfde situatie rechtens'. Hoe kan men nog volhouden dat er sprake moet zijn van

'eenzelfde situatie rechtens', terwijl een verschil in grondslag niet aan de toepassing art. 6 lid 1

EEX-Vo in de weg staat? Een verschil in rechtsgrondslag impliceert immers de afwezigheid van

'eenzelfde situatie rechtens' (behoudens in geval van samenloop van rechtsgronden200

). De eis

dat er sprake moet zijn van 'eenzelfde situatie rechtens' alvorens zich tegenstrijdigheid kan

voordoen lijkt door dit arrest afgedaan, althans verwaterd.

Ten derde kan men betogen dat het HvJ i.c. afstand heeft genomen van zijn oordeel in

Roche/Primus I ter zake van 'eenzelfde situatie rechtens'. Anders gezegd: verschillen in nationale

wetgeving staan niet meer aan toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg. Zou men dit

ontkennen dan tast men de rechtszekerheid aan. Dan doet zich namelijk de volgende situatie

voor. Er is geen sprake van 'eenzelfde situatie rechtens' indien verweerder B en C beide een

onrechtmatige daad plegen door inbreuk te maken op het octrooirecht van A (aldus

Roche/Primus I). Maar er is wel sprake van 'eenzelfde situatie rechtens' indien in een

schadevergoedingsactie de vorderingen jegens verweerder B en C gegrond zijn op

respectievelijk een verbintenis uit overeenkomst en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

(aldus Freeport). In het eerste geval kan er geen sprake zijn van tegenstrijdige beslissingen (en

derhalve samenhang) en in het tweede geval wel, aldus het HvJ. Nu het HvJ accepteert dat in het

tweede geval wel sprake kan zijn van tegenstrijdige beslissingen moet het HvJ dit ook voor het

eerste geval erkennen. Zo niet, dan creëert het HvJ een onduidelijk stelsel waar in het ene geval

wel en in het andere geval geen sprake kan zijn van tegenstrijdige beslissingen.

Rechtszoekenden weten in dat geval niet meer waar ze aan toe zijn.

Dit argument vindt tevens grond in de door het HvJ gekozen terminologie, althans de afwezigheid

van een toelichting hierop. Wat verstaat het HvJ onder 'verschillende grondslag' (r.o. 47)?

Kennelijk is er sprake van een verschillende grondslag in het geval van een contractinbreuk

versus een onrechtmatige daad. Maar indien men dit wat breder trekt kan men stellen dat er in

een situatie zoals in Roche/Primus I ook sprake was van een verschillende rechtsgrondslag,

namelijk de verschillende toepasselijke nationale wetten. Gelet op lex loci protectionis-regel wordt

in Nederland het octrooirecht beheerst door Nederlands recht en in Duitsland door Duits recht.

Het recht op basis waarvan de vorderingen worden beoordeeld verschilt derhalve.

Ten vierde bepaalt het HvJ dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen of er sprake is

van samenhang in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo (r.o. 41). De nationale rechter heeft

dientengevolge de touwtjes in handen, het is aan de nationale rechter om in concreto het recht te

vinden. Er komt hem een grote discretionaire bevoegdheid toe, een geslepen maatstaf ontbreekt

immers. De nationale rechter kan nu tot de conclusie komen dat er in een grensoverschrijdend

octrooiverschil - gelet op alle noodzakelijke elementen van het dossier - wel degelijk sprake is

van samenhang in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo.

Ten vijfde zijn de mogelijkheden voor de toekomstige octrooipraktijk toegenomen, ongeacht

welke betekenis men toekent aan Roche/Primus I. Als we r.o. 47 uit dit arrest door trekken naar

een octrooigeschil, betekent dit dat - indien de nationale verschillen volledig verdwijnen wegens

de inwerkintreding van de Verordening unitair octrooi201

- de eiser zowel verweerders die beticht

200

Brunner 1984, p. 10-14; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/165-166. 201

Brinkhof, AA 2012, p. 360-362; Geerts 2013, p. 31.

35

worden van onrechtmatige daden als verweerders die beticht worden van contractbreuken (bijv.

licentieovereenkomsten202

) voor hetzelfde gerecht kan dagen.

Ten zesde lijkt het HvJ, evenals de commissie, de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in casu

wenselijk te vinden. Het HvJ volgt de commissie bijna blindelings (vgl. r.o. 29-31 en 49 met 41-43

en 54). De geforceerde wenselijkheid van het resultaat blijkt uit de zwakte van de aangedragen

argumenten. Zo stelt het HvJ dat uit de bewoordingen van art. 6 lid 1 EEX-Vo niet blijkt dat de

vorderingen dezelfde rechtsgrondslag moeten hebben. Het is evident dat art. 6 lid 1 EEX-Vo deze

eis niet stelt. Het HvJ lijkt dan ook voor deze interpretatiemethode te kiezen, omdat het in dit

geval goed uitkomt. In Roche/Primus I gebeurde het tegenovergestelde, daar werd juist een

vereiste geïntroduceerd dat niet in het artikel staat. Verder betoogt het HvJ met een zeer

gekunstelde redenering dat het bepaalde uit het Réunion-arrest ziet op een andere feitelijke en

juridische context en derhalve niet ziet op de situatie zoals in casu aan de orde (r.o. 42-46).

2.2 Argumenten contra Ten eerste overweegt het HvJ dat art. 2 EEX-Vo het algemene beginsel is (r.o. 34). Bijzondere

bevoegdheidsregels moeten derhalve strikt worden uitgelegd (r.o. 35). Een strikte uitleg is

noodzakelijk, immers moeten de bevoegdheidsregels voorspelbaar zijn, aldus het HvJ (r.o. 36).

Ten tweede citeert het HvJ de overwegingen uit het arrest Roche/Primus I (r.o. 40). Kennelijk

worden deze overwegingen als geldend recht beschouwd. Het criterium van 'eenzelfde situatie,

feitelijk en rechtens' die in dat arrest is gegeven is kennelijk nog steeds van kracht. Zelfs al zou

men betogen dat dit criterium uit Roche/Primus I geen stand kan houden dan nog is Freeport

voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk van beperkte betekenis vanwege het arrest Gat/Luk.

Ten derde wordt er niets gezegd over de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De soepele

opstelling in casu ten aanzien van art. 6 lid 1 EEX-Vo doet niet af aan de invulling van het

criterium van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' in Roche/Primus I. Dit wordt nog eens

versterkt door Roche/Primus I te citeren.

Ten vierde zijn de overwegingen uit Freeport niet vanzelfsprekend contradictoir aan de

overwegingen uit het arrest Roche/Primus I. Zijn de vorderingen gebaseerd op een verschillende

rechtsgrondslag, dan impliceert dit volgens het HvJ niet noodzakelijkerwijs het ontbreken van de

vereiste samenhang in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Anders geformuleerd: voor het bestaan van

'eenzelfde situatie rechtens' is niet vereist dat de vorderingen gebaseerd zijn op dezelfde

rechtsgrondslag. Het HvJ geeft hiermee slechts een ruimere interpretatie van het criterium

'eenzelfde situatie rechtens'. Strikt genomen kunnen beide arresten (Roche/Primus I en Freeport)

zonder problemen naast elkaar bestaan. Bovendien was in Roche/Primus I geen sprake van

'eenzelfde situatie rechtens' vanwege de verschillen tussen nationale wetten. Dit ziet dus

wezenlijk op iets anders dan een verschil in rechtsgrondslag.

Ten vijfde kan men, gelet op de verdeeldheid, twijfelen aan de juridische zuiverheid van het

oordeel van het HvJ in r.o. 47. Zowel de Zweedse gerechtelijke instanties (r.o. 21), als beide

partijen (r.o. 24-26) veronderstellen dat een verschil in rechtsgrondslag aan de toepassing van

art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg staat. Deze veronderstelling vloeit voort uit het arrest Réunion. Het

HvJ stelt vast dat deze premisse van partijen en de verwijzende rechter niet in overeenstemming

is met de EEX-Vo, aangezien het bepaalde in Réunion ziet op een andere feitelijke en juridische

context (r.o. 43). Deze argumentatie is niet erg overtuigend en stuit op kritiek.203

202

Gielen e.a. 2011, p. 89-91. 203

Zie ook De Boer, NJ 2013/66, punt 5.

36

3 Painer Het betreft hier een geschil tussen Painer (een fotograaf) en een aantal krantenuitgevers

gevestigd in Duitsland en Oostenrijk.204

Painer beweert dat de krantenuitgevers haar auteursrecht

hebben geschonden, wegens het publiceren van door haar gemaakte foto's zonder het

vermelden van haar naam (r.o. 34). Painer heeft haar vorderingen jegens de verscheidene

krantenuitgevers bij de Oostenrijkse rechter aanhangig gemaakt. Het Handelsgericht Wien heeft

de behandeling geschorst en een prejudiciële vraag voorgelegd aan het HvJ. Het Handelsgericht

wenst te vernemen of art. 6 lid EEX-Vo zo moet worden uitgelegd dat:

het feit dat vorderingen die tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijke identieke inbreuken op het

auteursrecht zijn ingediend, op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan

toepassing van die bepaling in de weg staat (mijn cursivering LJB; r.o. 72).

Nadat het HvJ uitgebreid zijn overwegingen uit het Freeport arrest heeft geciteerd (r.o. 74-81),

oordeelt het HvJ dat in casu - met name gelet op de identieke nationale bepalingen waarop de

vorderingen zijn gebaseerd - de verschillende rechtsgrondslagen niet aan toepassing van art. 6

lid 1 EEX-Vo in de weg staat (r.o. 81 en 82). Het HvJ zegt met andere woorden dat 'een zelfde

situatie rechtens' mogelijk is, indien afzonderlijke verweerders, in eigen land, inbreuk maken op

parallelle nationale IE-rechten. Deze overweging is opvallend. Was het niet juist dit nationale, dan

wel territoriale karakter van het octrooirecht dat in Roche/Primus I in de weg stond aan 'eenzelfde

situatie rechtens'? De opvatting bestaat dan ook dat het HvJ in Painer nu echt is teruggekomen

van de redenering uit Roche/Primus I.205

Het HvJ merkt nog op dat het bij het beoordelen door de

nationale rechter van het verband tussen vorderingen, van belang kan zijn of de verweerders

onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld (r.o. 83).

Visser concludeert uit dit arrest dat de Oostenrijkste rechter bevoegd is ten opzichte van de

verscheidene krantenuitgevers, ook al hebben ze niets met elkaar te maken (behoudens hun

inbreukgedrag op het auteursrecht van Painer). Hij leidt hieruit af dat voor de toepassing van art.

6 lid 1 EEX-Vo nog slechts 'eenzelfde situatie rechtens' vereist is, waaraan volgens hem veel

sneller is voldaan.206

Met dit laatste ben ik het eens, zeker gezien de ruime interpretatie ten

aanzien van dit criterium in Freeport en Painer. Het gaat m.i. echter te ver om hieruit af te leiden

dat er geen sprake meer hoeft te zijn van 'eenzelfde feitelijke situatie', aangezien het HvJ dit i.c.

expliciet noch impliciet verwoordt. R.o. 83 maakt juist duidelijk dat dit criterium nog springlevend

is.

3.1 Argumenten pro Ten eerste stelt het HvJ zich wederom soepel op ten aanzien van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Er is weer

een situatie bijgekomen, waarin de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo mogelijk is. Deze

speurtocht naar de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo heeft wederom geleid tot

een uitdijing van de grenzen.

Ten tweede worden de overwegingen uit het arrest Freeport geciteerd (r.o. 80-81, 83). De

rechtskracht van de ruime toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo staan derhalve

buiten kijf.

Ten derde wordt i.c. het belang van de mate van overeenstemming van het nationale recht

benadrukt. Zoals bekend uit Freeport staat een verschil in rechtsgrondslag niet aan de

toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg. Dit geldt temeer indien de nationale bepalingen

waarop de vorderingen zijn gebaseerd in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 82). In casu wordt

aangenomen dat de auteursrechtelijke bepalingen van de verschillende landen in hoofdzaak

identiek zijn. Dit is opvallend. In Roche/Primus I stond dit verschil tussen nationale regels nog

204

HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, NJ 2013/66 (Painer). 205

Schaafsma, IER 2012/62, punt 11. 206

Visser, NJB 2013/788, p. 980.

37

aan toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg. Nu dit voor het auteursrecht in casu wordt

aangenomen roept dit vragen op ten aanzien van het oordeel in Roche/Primus I met betrekking

tot het octrooirecht. Beide rechtsgebieden vinden hun grondslag in internationale verdragen en

zijn immers grotendeels geharmoniseerd of anderszins geüniformeerd.207

Ten vierde geeft het HvJ de nationale rechter een aanwijzing mee voor de beoordeling of er

sprake is van samenhang tussen de vorderingen. Het kan van belang zijn of verweerders

onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld (r.o. 83). Dit doet denken aan de 'spin in het web'-

leer, maar dan met potentieel ruimere toepassingsmogelijkheden. Voor het aannemen van

samenhang (in de zin van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag) onder de 'spin in het web'-leer was immers

ook vereist dat de gedaagde tot hetzelfde concern behoren.

Ten vijfde volgt uit de motivering dat het HvJ de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in casu

wenselijk acht. Het valt op dat het HvJ alles op een weegschaaltje legt. Gelet op de wenselijkheid

van het resultaat wordt er dan weer wel en dan weer niet iets bijgelegd of afgehaald. Nu de tekst

(r.o. 76) en de doelen (r.o. 77) van art. 6 lid 1 EEX-Vo bijdragen aan het wenselijke resultaat

worden zij expliciet benoemd in de overwegingen.

3.2 Argumenten contra Ten eerste wordt een strikte uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo nog steeds voorop gesteld (r.o. 74). De

hoofdregel is dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de

verweerder. Dit vloeit voort uit de vereiste voorspelbaarheid van bevoegdheidsregels (r.o. 75).

Ten tweede is de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo aan grenzen gebonden. Zowel Kalfelis (r.o.

78) als Roche/Primus I (r.o. 79) wordt geciteerd. De onderhavige uitspraak bevestigt derhalve de

rechtskracht die aan het criterium 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' moet worden

toegekend.

Ten derde wordt in dit arrest zelfs een extra eis geïntroduceerd, de eis van voorzienbaarheid. Dit

vereiste was als beginsel al bekend onder eerdere uitspraken,208

maar in het onderhavige arrest

wordt het als cumulatieve voorwaarde geformuleerd. Een verschillende rechtsgrondslag staat niet

aan de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg, 'mits voor de verweerders voorzienbaar

was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats

had' (r.o. 81). Is dit voor de verweerders niet voorzienbaar, dan is een verschil in rechtsgrondslag

kennelijk wel fataal.

Ten vierde kan men betogen dat hetgeen dat in casu is bepaald ten aanzien van het auteursrecht

niet per definitie analoog geldt voor het octrooirecht. Er is een verschil tussen een vordering die

berust op parallelle schendingen van het auteursrecht en een vordering die berust op parallelle

inbreuken op een Europees octrooi. Ten aanzien van beide typen vorderingen is in beginsel de

lex loci protectionis van toepassing (art. 8 Rome II-Vo). Het HvJ is i.c. van oordeel dat dit niet aan

de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg staat. Dit geldt temeer indien de nationale

bepalingen waarop de vorderingen zijn gebaseerd 'in hoofdzaak identiek zijn' (r.o. 82). Men kan

betogen dat de mate van overeenstemming groter is in het auteursrecht dan in het octrooirecht.

Gelet op het grote aantal richtlijnen op het gebied van het auteursrecht valt hier wel het een en

ander voor te zeggen.209

Het auteursrecht is thans vrijwel geheel geharmoniseerd.210

Op het

gebied van het octrooirecht is, behoudens de handhavingsrichtlijn en de richtlijn inzake

207

Gielen e.a. 2011, p. 20, 424-425. 208

HvJ EG 28 september 1999, C-440/97, r.o. 24, Jur. p. I-6307, NJ 2001/595 (GIE Groupe Concorde e.a); HvJ EG 19 februari 2002, C-256/00, r.o. 26, Jur. p. I-1699 (Besix); HvJ EG 1 maart 2005, C-281/02, r.o. 40, Jur. p. I-1383 (Owusu); HvJ EG 13 juli 2006, C-103/05, r.o. 24-25, Jur. 2006, p. I-6827, NJ 2008/79 (Reisch Montage/KieselBaumaschinen). 209

Gielen e.a. 2011, p. 523. 210

Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 10.

38

biotechnologie,211

nog weinig sprake van harmonisatie. Overweging 7 van de considerans van

die betreffende handhavingsrichtlijn benadrukt dat: 'Uit de raadplegingen van de commissie [...]

blijkt, dat er ondanks de TRIPS-overeenkomst nog belangrijke verschillen betreffende de

middelen tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten tussen de lidstaten bestaan.' Gelet

op het voorgaande zijn de nationale bepalingen in het octrooirecht niet, althans in mindere mate

'in hoofdzaak identiek'. Het feit dat er tussen een aantal landen in Europa een Europees Octrooi

Verdrag is afgesloten, doet daar in de visie van het HvJ - gelet op de art. 2 en 64 EOV - niet aan

af (zie hoofdstuk IV, paragraaf 5). Erg sterk is dit argument echter niet. Het EOV resulteert

immers in een zeer autonoom Europees rechtssysteem. De verleende octrooien worden in

beginsel beheerst door dit rechtssysteem.212

Het HvJ miskent kennelijk de impact van het

Europees octrooiverdrag.

Wellicht speelt het feit dat de verwijzende rechter i.c. daadwerkelijk heeft aangegeven dat de

nationale bepalingen in hoofdzaak identiek zijn een rol. Een dergelijk voorschot van de

verwijzende rechter ontbrak in Roche/Primus I. Was zo'n voorschot wel aanwezig, dan had dit

mogelijk tot een andere uitkomst geleid. Het octrooirecht valt immers grotendeels buiten de scope

van de bevoegdheid van het HvJ. Zolang harmonisatie op EU-niveau ontbreekt, kan het HvJ

immers niet oordelen over het bestaan van commerciële en industriële eigendomsrechten. De

vraag rijst dan of het HvJ wel zelfstandig de verschillende nationale octrooistelsels met elkaar

mag vergelijken.

Ten vijfde kan men betogen dat het HvJ met betrekking tot art. 6 lid 1 EEX-Vo een ander

toepassingsregime hanteert ten aanzien van de verschillende IE-rechten. Al zou men van oordeel

zijn dat de mate van overeenstemming van nationale regelingen in het kader van het octrooi- en

het auteursrecht niet veel uiteen loopt, dan nog kan men de keuze van het HvJ verklaren om ten

aanzien van beide een ander regime te hanteren. De keuze voor een verschillend

toepassingsregime is mijns inziens te rechtvaardigen door het verschil in doel, functie en aard

van beide rechtsgebieden. Het auteursrecht onderscheidt zich in zijn algemeenheid van de

andere IE-rechten. Ten eerste is het auteursrecht, in tegenstelling tot de andere IE-rechten, een

juridisch-systematisch te determineren rechtsgebied.213

Verder is het auteursrecht het enige IE-

recht dat niet enkel de vrucht is van pragmatisch, politiek-juridisch denken. Van oorsprong draagt

het auteursrecht iets wezenlijks in zich en behoort het tot het domein van de natuurrechten.214

Het auteursrecht beschermt de geestelijke creatie van de schepper, terwijl het octrooirecht ziet op

de bescherming van technologische uitvindingen. Tegenwoordig wordt het auteursrecht echter

veelal gebruikt als (concurrentie)instrument in de handel. Het wezenlijke karakter is naar de

achtergrond geschoven. Wel verschilt het oorspronkelijke doel van beide rechtsgebieden. Het

auteursrecht ziet meer op de bescherming van de artistieke prestatie, terwijl het octrooirecht de

economie stimuleert. Op beide rechtsgebieden past een ander toepassingsregime van art. 6 lid 1

EEX-Vo. Dit geldt temeer omdat het octrooirecht een rechtsgebied is dat zich bij uitstek leent voor

de (ongewenste) praktijk van forum shopping.215

Wat de rechter beslist ter zake van art. 6 lid 1 EEX-Vo in het kader van het auteursrecht geldt dus

niet automatisch in het kader van het octrooirecht. Tevens kan een Gat/Luk-verweer in een

octrooigeschil nog steeds de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo buiten spel

zetten. Bij het auteursrecht is dit anders, aangezien een geldigheidsverweer in de zin van art. 22

lid 4 EEX-Vo niet mogelijk is. Het ontstaan van een auteursrecht is immers niet aan formaliteiten

(zoals registratie) gebonden (art. 5 lid 2 Berner Conventie). Dit heeft te maken met het bijzondere

211

Gielen e.a. 2011, p. 10; Holzhauer & Gellaerts 2011, p. 10. 212

Hoyng, 2006; Singer/Stauder 2007, EPÜ, art. 2, aant. 2-3; Brinkhof, AA 2012, p. 357. 213

Geerts 2013, p. 53-54. 214

Geerts 2013, p. 53-54. 215

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/ Primus I).

39

karakter van auteursrechten. Art. 22 lid 4 EEX-Vo weerspiegelt dit uitgangspunt. Men kan zich

voorstellen dat het HvJ er een andere benaderingswijze ten opzichte van dit recht op na houdt.

Een andere benaderingswijze die het verschil tussen Roche/Primus I en Painer mede kan

verklaren.

4 Solvay In 2012 is een arrest gewezen waar in de octrooipraktijk al langere tijd reikhalzend naar werd

uitgekeken.216

Deze zaak betreft een octrooigeschil tussen Solvay (octrooihouder) en Honeywell

Europe en Honeywell Belgium (inbreukmakers). Solvay heeft gedurende de inbreukprocedure (op

basis van art. 223 Rv) een incidentele vordering ingesteld. Deze vordering is gericht op het

verkrijgen van een voorlopige voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend verbod (r.o.

14). Op basis van art. 208 lid 1 Rv jo. 128 Rv hebben Honeywell c.s. de nietigheid van het octrooi

ingeroepen. Uit deze casus vloeien twee prejudiciële vragen voort.

4.1 De eerste prejudiciële vraag De eerste vraagt heeft betrekking op de uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo. Het HvJ stelt dat indien

meerdere vennootschappen afzonderlijk van elkaar inbreuk maken op:

hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat,

wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de

mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting (mijn cursivering LJB;

r.o. 30).

Bovenstaand oordeel impliceert dat de vorderingen i.c. samenhangend zijn. Dit impliceert dat er

i.c. sprake is van 'eenzelfde situatie, feitelijke en rechtens' (r.o. 23-24). Gelet op de

bijzonderheden van de zaak is dat niet zo verassend. In casu worden de verweerders (anders

dan in Roche/Primus I) immers beticht van inbreuken in dezelfde landen.217

Het risico op

onverenigbare beslissingen staat derhalve i.c. buiten kijf. Indien bijvoorbeeld een Nederlandse en

een Belgische rechter afzonderlijk moeten oordelen over een inbreuk op het Finse deel van een

octrooi, dan bestaat het risico van onverenigbare beslissingen. Beide rechters moeten immers op

grond van de lex loci protectionis-regel (art. 8 lid 1 Rome II-Vo) het Finse recht toepassen.

4.2 De tweede prejudiciële vraag De tweede vraagt betreft de verhouding tussen art. 22 lid 4 en art. 31 EEX-Vo. In Gat/Luk heeft

het HvJ een ruime uitleg gegeven aan art. 22 lid 4 EEX-Vo (zie hoofdstuk IV, paragraaf 7). De

vraag rijst of de Gat/Luk-regel i.c. in de weg staat aan de toepassing van art. 31 EEX-Vo (r.o. 33).

Het HvJ vindt van niet, er bestaat immers geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen, nu:

de voorlopige beslissingen van de incidenteel aangezochte rechter geenszins zal vooruitlopen op de

beslissing ten gronde van de op grond van art. 22 punt 4, van de verordening nr. 44/2001 bevoegde

rechter (r.o. 50-51).

Deze uitspraak is in Nederland (en vermoedelijk ook in Duitsland218

) positief ontvangen.219

Het

staat nu vast dat de schadelijdende octrooihouder, ondanks het bijna altijd gevoerde

nietigheidsverweer, op korte termijn een (grensoverschrijdende) voorlopige voorziening van het

nationale gerecht kan krijgen. Hiermee heeft het HvJ eigenlijk zijn goedkeuring gegeven aan de

216

Hoorneman 2012, p. 1. 217

De Boer, NJ 2013/67, punt 3. 218

HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, r.o. 30, Jur. 2006, p. I-6509, BIE 2006/73 (Gat/Luk); De Wit, IER 2006/75;

Schaafsma, NJB 2007/690, p. 830-833. 219

Dack, BIE 2013, p. 364-371; Gielen, NJ 2013/67.

40

Haagse praktijk.220

In de andere Europese landen kan deze uitspraak waarschijnlijk op minder

begrip rekenen. Met name in het Verenigd Koninkrijk, dat van oudsher afkeuring toont ten

aanzien van de cross-border praktijk in octrooizaken.221

Ondanks deze positieve berichten, resteert er een aantal vraagtekens. Ten eerste rijst de vraag

wat nu de betekenis is van de Gat/Luk-regel indien de rechter zijn bevoegdheid tot het nemen

van voorlopige voorzieningen baseert op het eerste spoor (zie hoofdstuk II, paragraaf 1.2.5).

Daarnaast resteert de vraag onder welke voorwaarden het treffen van voorlopige

grensoverschrijdende voorzieningen al dan niet mogelijk is (de zesde prejudiciële vraag).222

Het

HvJ gaf hierop geen antwoord (r.o. 52). De inhoud van het 'reële band-vereiste'223

in dit kader is

derhalve nog steeds geen acte clair.

4.3 Argumenten pro Ten eerste is er i.c. sprake van een (octrooi)geval waarin art. 6 lid 1 EEX-Vo toepassing vindt. Dit

is in zijn algemeenheid een pro voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De Nederlandse

rechter kan immers in dergelijke omstandigheden zijn bevoegdheid ontlenen aan art. 6 lid 1 EEX-

Vo. Ten tweede is thans duidelijk onder welke omstandigheden het risico op onverenigbare

beslissingen - in het kader van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' - bestaat (r.o. 27-28). Zijn

deze omstandigheden er al, dan hoeft de octrooihouder deze enkel te stellen en, mits voldoende

betwist, te bewijzen. Is dat (nog) niet het geval dan kan de octrooihouder trachten deze

omstandigheden te scheppen. De octrooihouder zou inbreukmakend gedrag kunnen sturen naar

dezelfde landen. Hoe, en of zich dat in de praktijk gaat uitwerken zal de toekomst uitwijzen.

Ten derde bevestigt het HvJ zijn pragmatische redenering uit het Freeport-arrest,224

namelijk dat

het aan de nationale rechter is om te beoordelen of de vorderingen samenhangend zijn in de zin

van art. 6 lid 1 EEX-Vo (r.o. 23). De nationale octrooirechter heeft sinds het arrest Solvay meer

mogelijkheden om zijn bevoegdheid te ontlenen aan art. 6 lid 1 EEX-Vo dan voorheen.

Ten vierde impliceert dit arrest dat de octrooihouder op grond van art. 31 EEX-Vo een

grensoverschrijdend verbod kan vorderen.225

Dit is een doorbraak, omdat tot op heden gedacht

werd dat men maatregelen in het kader van art. 31 EEX-Vo slechts bij de plaatselijk bevoegde

rechter kunt vorderen.226

Toch is het opvallend dat het HvJ zijn fiat geeft voor deze praktijk

zonder stil te staan bij de bezwaren van met name de common law-landen.227

Ten vijfde bepaalt

het HvJ dat art. 22 lid 4 EEX-Vo i.c. niet in de weg staat aan toepassing van art. 31 EEX-Vo (r.o.

51). De ruime werking van art. 22 lid 4 EEX-Vo, zoals geformuleerd in Gat/Luk wordt in het

onderhave arrest dus beperkt. Ten zesde lijkt het HvJ over de gehele bandbreedte van het arrest

naar een rechtspolitiek resultaat te streven. Het HvJ accepteert de stelling dat 'de incidenteel

aangezochte rechter niet vooruitloopt op de op grond van art. 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter'.

Dit oordeel is alleszins begrijpelijk, aangezien de rechter in een bodemprocedure niet gebonden

is aan het oordeel van de voorzieningenrechter.228

Een voorlopig oordeel dat in het bodemgeschil

onderuit gaat leidt zelfs tot schadeplichtigheid. Het HvJ kan hier niet onderuit en wil dat ook niet,

daarom vermeldt hij het. Het lijkt erop dat het HvJ de ruime werking van art. 22 lid 4 EEX-Vo

enigszins genuanceerd heeft om zodoende een wenselijk resultaat te realiseren.

220

Gielen, NJ 2013/67. 221

Court of Appeal (Civil Division) 27 oktober 1997, EWCA Civ 3096, ILPr 1998/732, BIE 1998/7 (Akzo/Fort

Dodge); zie ook De Wit, IER 2006/75. 222

Schaafsma, IER 2012/62, punt 7-9; Gielen, NJ 2013/67. 223

HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999/339 (Van Uden-Deco-Line). 224

Magnus & Mankowski 2012, p. 312-313. 225

Dack, BIE 2013, p. 364-371. 226

Strikwerda 2012, p. 267-268. 227

Dack, BIE 2013, p. 364-371. 228

Van Nispen 2012, p. 150.

41

4.4 Argumenten contra Ten eerste wordt het algemene beginsel, namelijk dat bevoegdheid wordt gegrond op de

woonplaats van de verweerder benadrukt (r.o. 20). Uitzonderingen op de beginselbevoegdheid

moeten restrictief worden uitgelegd (r.o. 21). Ten tweede citeert het HvJ wederom dat voor de

toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo vereist is dat 'de divergentie zich voordoet in het kader van

eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' (r.o. 24). Ondanks de soepele opstelling van het HvJ ten

aanzien van het vereiste van 'eenzelfde situatie rechtens' in Freeport en Painer, wordt dit vereiste

kennelijk nog steeds als geldend recht beschouwd. Ten derde stelt het HvJ buiten kijf wanneer

geen sprake kan zijn van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens', namelijk in een geval zoals in

Roche/Primus I (r.o. 25-26). De nationale rechter kan in een 'Roche/Primus I'-geval dus niet

oordelen tot 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. Het HvJ bevestigt in casu - ten nadele van

de grensoverschrijdende octrooipraktijk - de beperkte toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1

EEX-Vo.229

Niet iedereen deelt deze opvatting overigens.230

Ten vierde zegt dit arrest niets over de vraag of art. 22 lid 4 EEX-Vo in de weg staat aan het

opleggen van voorlopige maatregelen die hun grondslag vinden in art. 2 of art. 5 t/m 24 EEX-Vo

(het zogenaamde eerste spoor, zie hoofdstuk II, p. 1.2.5). Het HvJ beperkt de strekking van de

prejudiciële vraag tot voorlopige maatregelen gebaseerd op art. 31 EEX-Vo (r.o. 32). Gevolg

hiervan is dat er maar een heel klein stukje van de leer uit Gat/Luk wordt 'afgeknabbeld'. De

vraag rijst of hetgeen dat i.c. is bepaald analoog geldt voor voorlopige maatregelen die gegrond

zijn op andere bevoegdheidsregels dan art. 31 EEX-Vo. Enerzijds kan men een bevestigend

antwoord betogen, aangezien het gaat om het voorlopige karakter van de beslissing, ongeacht op

welke grond de bevoegdheid is gebaseerd. Anderzijds kan men de vraag ontkennend

beantwoorden, omdat een bevestigend antwoord geen steun vindt in de door het HvJ gebezigde

rechtssystematische argumenten (r.o. 38-40). Het HvJ stelt immers dat art. 31 EEX-Vo een

autonome draagwijdte heeft ten opzichte van art. 22 lid 4 EEX-Vo. Zodoende kan art. 22 lid 4

EEX-Vo niet afwijken van 31 EEX-Vo. Art. 22 lid 4 EEX-Vo kan art. 31 EEX-Vo derhalve niet opzij

zetten. Deze rechtssystematische argumentatie gaat niet op indien de voorlopige maatregelen

hun grondslag vinden in art. 2 of 5 t/m 24 EEX-Vo. Bijvoorbeeld art. 6 EEX-Vo betreft - in

tegenstelling tot art. 31 EEX-Vo - wel de bevoegdheid ten gronde. Een voorlopige maatregel op

die grond kan derhalve wel opzij worden gezet door art. 22 lid 4 EEX-Vo. Welke kant het HvJ

kiest zal de toekomst uitwijzen. Het is in ieder geval nog geen uitgemaakte zaak.

Ten vijfde bepaalt het HvJ in zijn algemeenheid dat de dwingende en exclusieve gelding van art.

22 lid 4 EEX-Vo kan inwerken op de toepassing van andere bevoegdheidregels, zoals art. 31

EEX-Vo. Maar de conclusie luidt dat de specifieke werking van art. 22 lid 4 EEX-Vo i.c. geen

gevolgen heeft voor de toepassing van art. 31 EEX-Vo. Dit accentueert de bijzondere

omstandigheden van het geval. In de vorige paragraaf is de afkorting i.c. niet voor niets cursief

gedrukt. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval (r.o. 49), staat art. 22 lid 4 EEX-

Vo niet aan de toepassing van art. 31 EEX-Vo in de weg (r.o. 51). Daarnaast bestaat i.c. de

mogelijkheid van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting, vanwege de

omstandigheden. De omstandigheden i.c. zijn van zulk een bijzondere aard (én dezelfde inbreuk

én dezelfde producten én in dezelfde lidstaten), een dergelijke situatie doet zich vermoedelijk niet

snel voor. Overigens rijst de vraag of dit arrest versnippering tot gevolg heeft. De - op grond van

art. 6 lid 1 EEX-Vo - aangezochte rechter kan nu immers bevoegdheid aannemen jegens

buitenlandse gedaagden die worden beticht van inbreuken in hetzelfde land, maar niet jegens

buitenlandse gedaagden die worden beticht van inbreuken in hun eigen land. Voor deze laatste

categorie dient de eiser zijn vordering alsnog aanhangig te maken bij een ander gerecht.

229

Zie ook Schaafsma, IER 2012/62, punt 11. 230

De Boer, NJ 2013/76, punt 5-6.

42

Hoofdstuk VI Conclusie

In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht wat de betekenis is van de arresten gewezen

na Roche/Primus I voor de Nederlandse cross-border praktijk in octrooizaken anno 2014. Ik

recapituleer. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is allereerst het theoretische

kader uiteengezet in hoofdstuk II. De relevante rechtsregels en beginselen van beide

rechtsgebieden zijn uiteengezet en in onderling verband bezien. Om de problematiek die in dit

onderzoek centraal staat te doorgronden dient men zijn wordingsgeschiedenis te begrijpen. Aldus

wordt in hoofdstuk III getracht de geschiedenis inzichtelijk te maken door een jurisprudentiële

ontwikkeling te schetsen die zich op twee flanken afspeelt. In hoofdstuk IV wordt het arrest

Roche/Primus I geanalyseerd. Uit deze analyse volgt een juriprudentiële norm die ten grondslag

ligt aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Om de beoordeling te verwezenlijken is in

hoofdstuk V gekozen voor het volgende standpunt: de mogelijkheden van de Nederlandse

rechter om zijn bevoegdheid te ontlenen aan de EEX-Vo met het oog op het opleggen van

grensoverschrijdende verboden in octrooizaken zijn sinds de stand van het geldende recht d.d.

Roche/Primus I toegenomen. Uit de arresten gewezen na Roche/Primus I vloeit een groot aantal

pro- en contra-argumenten jegens dit standpunt voort. In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd wat

de betekenis van deze arresten is voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk.

1 Het leven na Roche/Primus I De algemeen aanvaarde opvatting is dat de arresten gewezen na Roche/Primus I de deur voor

de grensoverschrijdende octrooipraktijk weer open hebben gezet.231

Er wordt ook wel gezegd dat

de grensoverschrijdende octrooipraktijk aan een tweede leven is begonnen.232

In de literatuur

bestaat het vermoeden dat het HvJ in de arresten gewezen na Roche/Primus I impliciet is en/of

expliciet zal terugkomen op zijn overwegingen uit het arrest Roche/Primus I.233

Deze in de

literatuur geponeerde (verwachte) herziening impliceert dat de zogenaamde 'deur' verder open

staat (en/of gaat). Uit de argumenten in hoofdstuk V laat zich een aantal punten afleiden. Deze

worden hier per arrest kort besproken. Allereerst echter een algemene opmerking ter zake van de

betekenis van de arresten gewezen na Roche/Primus I. Het arrest Gat/Luk heeft de

grensoverschrijdende octrooipraktijk grotendeels aan banden gelegd. De eventuele ruimere

toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo zijn dan ook slechts van belang in die

(zeldzame) gevallen waarin geen geldigheidsverweer wordt gevoerd. Een eventuele ruimere

toepassingsmogelijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo lijkt in dit verband dan ook met name van

theoretisch belang. Buiten het octrooirecht heeft dit echter - vanzelfsprekend - ook een meer

praktisch belang. De strekking van Gat/Luk is overigens niet onbeperkt. Uit het arrest Solvay

(waarover hierna meer) blijkt dat art. 31 EEX-Vo niet wordt doorkruist door een

geldigheidsverweer.

In Reisch/Kiesel mocht de eiser een beroep doen op art. 6 lid 1 EEX-Vo. De ruimhartigheid van

het HvJ is opvallend. In Roche/Primus I zegt het HvJ dat onverenigbare beslissingen zich niet

kunnen voordoen, terwijl dat mijns inziens wel zo is. In Reisch/Kiesel zegt het HvJ dat het risico

op tegenstrijdige beslissingen bestaat, terwijl dat mijns inziens niet zo is (de Oostenrijkse rechter

neemt immers geen beslissing). Nu zelfs in dit geval het risico op onverenigbare uitspraken wordt

erkend is het moeilijk vol te houden dat een dergelijk risico niet bestaat in Roche/Primus I. Toch

gaat het te ver om dat uit dit arrest af te leiden. Het staat het HvJ immers vrij te oordelen zoals hij

dat wenst. Gelet op het laatstgenoemde is de invulling die het HvJ in Roche/Primus I geeft aan

231

Hoorneman 2012, p. 1; Van Engelen, AA 2013, p. 271; Visser, NJB 2013/788, p. 980. 232

Van Engelen, AA 2013, p. 278. 233

Schaafsma, IER 2012/62, punt 11; De Boer, NJ 2013/67, punt 6; Van Engelen, AA 2013, p. 277.

43

het criterium van 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' zonder problemen te plaatsen naast dit

arrest. Daarnaast wordt in casu geen enkel oordeel uitgesproken over de eventuele samenhang

in octrooizaken. Dus, ondanks de ruimhartigheid, de geforceerde wenselijkheid van toepassing

van art. 6 lid 1 EEX-Vo en het prevaleren van de proceseconomie in Reisch/Kiesel zijn de

mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk niet toegenomen. Dat het HvJ in

Reisch/Kiesel de toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo uitbreidt, althans dat het HvJ

een soepele opstelling hanteert ten aanzien van dit artikel, betekent immers niet automatisch dat

de mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk zijn toegenomen.

In Freeport werd een beroep op art. 6 lid 1 EEX-Vo eveneens aanvaard. Het HvJ stelt zich

wederom soepel op ten aanzien van art. 6 lid 1 EEX-Vo door te erkennen dat een verschil in

rechtsgrondslag niet aan de toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo in de weg staat. Deze ruime

interpretatie verhoudt zich niet goed tot de strikte interpretatie in Roche/Primus I. Derhalve is er in

zekere zin wel sprake van een 'omslag'. Maar het gaat te ver om hieruit te concluderen dat het

HvJ het criterium van 'eenzelfde situatie rechtens' heeft verlaten. Doorslaggevend argument is

mijns inziens dat het betreffende criterium (inzake 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens') in

Freeport zelfs wordt geciteerd. In het verlengde hiervan gaat het mij ook te ver om te concluderen

dat het HvJ is teruggekomen van zijn beslissing in Roche/Primus I. Mede gelet op het feit dat er

geen uitspraak wordt gedaan over de samenhang in octrooizaken. Beide arresten kunnen zonder

problemen naast elkaar bestaan. Gelet op het voorgaande zijn de mogelijkheden voor de

grensoverschrijdende octrooipraktijk niet toegenomen. Verder kiest het HvJ i.c. voor een

pragmatische benadering. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of er sprake is van

samenhang. De nationale rechter moet echter wel de rechtspraak van het HvJ in acht nemen.

Niets wijst erop dat het HvJ i.c. afstand heeft genomen van zijn oordeel in Roche/Primus I. Dit

houdt in dat Roche/Primus I de Nederlandse octrooirechter weerhoudt bevoegdheid aan te

nemen op grond van art. 6 lid 1 EEX-Vo wanneer een eiser vorderingen instelt tegen meerdere

buitenlandse gedaagden.

Het arrest Painer leidt mijns inziens ook niet tot een herleving van de grensoverschrijdende

octrooipraktijk, hoewel dit - uit oogpunt van de rechtszekerheid - wel wenselijk is. Thans bestaat

de onwenselijke situatie dat 'eenzelfde situatie rechtens' (en dus samenhang) wel mogelijk is ter

zake van verschillende nationale auteurswetten, maar niet ter zake van verschillende nationale

octrooistelsels. Het oordeel in Painer staat derhalve op gespannen voet met het oordeel in

Roche/Primus I. Mijns inziens is het HvJ in Painer echter niet teruggekomen van zijn oordeel in

Roche/Primus I, zoals veelvuldig verdedigd in de literatuur.234

Het behoort immers ook tot de

mogelijkheden dat het HvJ er een ander beleid ten aanzien van het octrooirecht op nahoudt. Dit

rechtvaardigt hij (mijns inziens overigens onterecht) door aan te nemen dat in het octrooirecht de

nationale bepalingen niet 'in hoofdzaak identiek' zijn. Achterliggende gedachte van deze

restrictieve uitleg van art. 6 lid 1 EEX-Vo voor grensoverschrijdend octrooizaken is vermoedelijk

het toekomstperspectief van het octrooirecht en het grote risico op forum shopping in het

octrooirecht.235

Een verschillend toepassingsregime (van art. 6 lid 1 EEX-Vo) naar rechtsgebied

is overigens wel te rechtvaardigen op grond van het verschil in doel, functie en aard van beide

rechtsgebieden. Een dergelijk argument is echter (nog) niet naar voren gekomen. Beide

uitspraken kunnen dus strikt genomen naast elkaar bestaan, hoewel het gelet op de

rechtszekerheid onwenselijk is. Verder geeft het HvJ i.c. de nationale rechter een aanwijzing mee

voor de beoordeling of er sprake is van samenhang. Deze aanwijzing oogt slechts op het

vaststellen van 'eenzelfde situatie feitelijk'. De nationale octrooirechter dient derhalve bij het

234

Schaafsma, IER 2012/62, punt 11; De Boer, NJ 2013/67, punt 6; Van Engelen, AA 2013, p. 277. 235

HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 (punt 97 en 140-144 concl. A-G P. Léger), Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76 (Roche/Primus I).

44

beantwoorden van de vraag of er sprake is van 'eenzelfde situatie rechtens' nog steeds

Rochte/Primus I in acht te nemen.

Het arrest Solvay herbergt een tweezijdige stimulans voor de grensoverschrijdende

octrooipraktijk. Enerzijds over de band van art. 31 EEX-Vo en anderzijds over de band van art. 6

lid 1 EEX-Vo. Deze laatste wordt hier als eerst besproken. De Nederlandse octrooirechter kan,

onder de bijzondere omstandigheden zoals aan de orde in het arrest Solvay, zijn internationale

bevoegdheid jegens meerdere buitenlandse gedaagden gronden op art. 6 lid 1 EEX-Vo. Op het

eerste gezicht leidt dit tot een impuls voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk. De vraag is

echter of deze omstandigheden zich in de praktijk vaak voor zullen doen. En zelfs als die

omstandigheden zich voordoen is het maar de vraag of het voor de eiser in zulke

omstandigheden gunstig is de zaak aanhangig te maken bij de Nederlandse rechter. De

Nederlandse rechter kan zich immers slechts bevoegd verklaren ten aanzien van vorderingen

gebaseerd op identieke inbreuken op hetzelfde nationale deel van het Europese octrooi. In het

meer voor de hand liggende geval dat de verschillende gedaagden in verschillende landen

inbreuk maken op het octrooi van de eiser moet de Nederlandse rechter zich onbevoegd

verklaren op grond van Roche/Primus I. De rechtskracht van Roche/Primus I wordt immers in

Solvay bevestigd.

Het oordeel van het HvJ met betrekking tot art. 31 EEX-Vo lijkt pas echt nieuw leven te blazen in

de grensoverschrijdende octrooipraktijk. Ten eerste kan de eiser sinds dit arrest

grensoverschrijdende verboden vorderen op basis van art. 31 EEX-Vo en ten tweede ondervindt

de eiser daarbij geen problemen van het arrest Gat/Luk. Deze problemen spelen mijns inziens

wel een rol indien de rechter zijn bevoegdheid in kort geding ontleent aan het eerste spoor (zie

hoofdstuk II, paragraaf 1.2.5). Een eiser die de voordelen van art. 6 lid 1 EEX-Vo wenst te

benutten, wordt derhalve nog steeds (ook in kort geding) geblokkeerd door een gedaagde die

een geldigheidsverweer inroept.

2 Alles overziend Het HvJ heeft zich na Roche/Primus I herhaaldelijk soepel opgesteld ten aanzien van art. 6 lid 1

EEX-Vo. Deze opstelling lijkt ingegeven door een nieuwe manier van denken. Een denkwijze

waarin het HvJ (in navolging van de Europese commissie) de voorkeur geeft aan het belang van

de proceseconomie. Deze denkwijze had tot het arrest Solvay geen betekenis voor het

octrooirecht. In het arrest Solvay geeft het HvJ een nieuwe invulling aan het criterium van

'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens'. De vraag rijst of deze invulling daadwerkelijk het gevolg

is van een nieuwe denkwijze of dat een andere invulling - gelet op de omstandigheden van de

zaak - juridisch niet mogelijk was. Ik pleit voor dit laatste. Juist omdat het HvJ zoveel belang

hecht aan het tegengaan van forum shopping en het octrooirecht een rechtsgebied is dat zich

hier met name voor leent. Vermoedelijk zal het HvJ dan ook nog zo lang mogelijk en ieder geval

tot de inwerkingtreding van het UPC (zie paragraaf 3) trachten Roche/Primus I overeind te

houden. Ondanks dit gegeven, blijkt uit Solvay dat de EEX-Vo en in het bijzonder art. 31 EEX-Vo

veel mogelijkheden biedt. Kortom, de betekenis van het arrest Solvay voor de

grensoverschrijdende octrooipraktijk is groot, in positieve zin. De overige arresten gewezen na

Roche/Primus I hebben geen directe betekenis voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk.

3 Toekomstperspectief Het belang van het gevondene moet niet worden overschat. Elk wetenschappelijk resultaat is

immers een voorlopige waarheid. Dit geldt voor het onderhavige onderzoek in het bijzonder. De

onderzoeksvraag spreekt niet voor niets over 'anno 2014'. De grensoverschrijdende

octrooipraktijk gaat immers in Nederland een geheel ander leven leiden wanneer de

inwerkingtreding van de Verordening unitair octrooi en de UPC-overeenkomst een feit is (de zgn.

45

'nieuwe situatie').236

De Verordening unitair octrooi is van toepassing op de datum van

inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende het UPC (art. 18 lid 2 Verordening unitair

octrooi). Deze overeenkomst treedt in werking vier maanden nadat dertien lidstaten de UPC-

overeenkomst hebben geratificeerd (art. 89 lid 1 UPC-overeenkomst). Thans hebben slechts

twee landen de overeenkomst geratificeerd.237

De oprichting van het UPC laat vermoedelijk nog

twee jaar op zich wachten.238

Overigens is het onderhavige onderzoek na twee jaar niet geheel

van zijn waarde ontdaan. De UPC-overeenkomst bevat immers zelf geen formeel ipr, maar stelt

in art. 31 UPC-overeenkomst dat de internationale rechtsmacht wordt vastgesteld

overeenkomstig de EEX-Vo. Ook in de toekomst zullen octrooizaken dus aanleiding zijn voor

bevoegdheidskwesties die hun grondslag vinden in de EEX-Vo.

In de 'nieuwe situatie' is het UPC exclusief bevoegd in octrooizaken (art. 32 UPC-overeenkomst).

In dit verband rijzen een aantal interessante vragen welke zich lenen voor toekomstig onderzoek.

Wat is de betekenis van het UPC en het unitaire octrooi voor de - op drie pilaren gebaseerde -

doctrine van de grensoverschrijdende octrooipraktijk? De kwantiteit en betekenis van de pilaren

respectievelijk het verband tussen de verschillende pilaren is wellicht aan verandering

onderhevig. Ook rijst de vraag naar hoe de 'nieuwe situatie' zich verhoudt tot de leer uit

Roche/Primus I. Het ligt voor de hand dat in de 'nieuwe situatie' het criterium van 'eenzelfde

situatie, feitelijk en rechtens' - gelet op het eengemaakte octrooirecht - een andere invulling krijgt.

Nemen hiermee de mogelijkheden voor de grensoverschrijdende octrooipraktijk toe? Daarnaast

rijst de vraag naar de betekenis van de Interlas-regel in de 'nieuwe situatie'. Kan het UPC

grensoverschrijdende verboden opleggen?

Tot slot kan men met het oog op het arrest Gat/Luk stellen dat het belang van de arresten

gewezen na Roche/Primus I gering is. Dit is echter een misvatting om drie redenen. Ten eerste

wordt niet in elk geding de geldigheid van het octrooi bestreden, en al zou dit wel het geval zijn

dan doet dit niet af aan de rechtswetenschappelijke waarde van de discussie. Daarnaast blijkt uit

Solvay dat de inbreukrechter zich in kort geding niet onbevoegd hoeft te verklaren indien de

geldigheid van het octrooi wordt betwist. Tot slot hebben de arresten Freeport en Painer ook

betekenis buiten de grensoverschrijdende octrooipraktijk, in zaken waarin een

geldigheidsverweer in de zin van art. 22 lid 4 EEX-Vo helemaal niet aan de orde is. De ruimere

toepassingsmogelijkheden van art. 6 lid 1 EEX-Vo lenen zich immers ook voor andere situaties.

236

Verordening (EU) 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (PbEU 2012, L 361/1); Overeenkomst (EU) 2013/C van de Raad van 20 juni 2013 betreffende een eengemaakt octrooigerecht (PbEU 2013, C 175/1). 237

www.ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm, geraadpleegd op 25 april 2014. 238

www.unified-patent-court.org, geraadpleegd op 25 april 2014.

46

Literatuurlijst

Asser/Scholten 1974

P. Scholten, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk

Recht. Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974.

Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011

A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands

burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel IV*. De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer

2011.

Basedow e.a. 2013

J. Basedow e.a., Conflict of Laws in Intellectual Property - The CLIP Principles and Commentary,

Oxford: Oxford University Press 2013.

Bertrams, GRUR Int. 1995, p. 193-201

H. Bertrams, 'Das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen Patentrecht',

GRUR Int. 1995, afl. 3, p. 193-201.

De Boer, NJ 2013/66

T.M. de Boer, annotatie bij: HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, NJ 2013/66 (Painer).

De Boer, NJ 2013/67

T.M. de Boer, annotatie bij: HvJ EU 12 juli 2012, C-145/10, NJ 2013/67 (Solvay/Honeywell).

Brinkhof, BIE 1991, p. 66-69

J.J. Brinkhof, 'Inbreuken met een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten', BIE

1991, p. 66-69.

Brinkhof 1995

J.J. Brinkhof, 'Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken in kort geding', in: F.W. Grosheide

en K. Boele-Woelki (red.), Europees privaatrecht 1995, p. 225-261.

Brinkhof, GRUR Int. 1997, p. 489-497

J.J. Brinkhof, 'Geht das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen

einstweiligen Verfügungsverfahren zu weit?', GRUR Int. 1997, afl. 6, p. 489-497.

Brinkhof, BIE 2006, p. 3-4

J.J. Brinkhof, 'Conclusie van Advocaat-Generaal Léger over de uitleg van artikel 6(1) EEX

Verdrag. De toekomst van de 'spin in het web'-leer', BIE 2006, afl. 1, p. 3-4.

Brinkhof, BIE 2006, p. 319-222

J.J. Brinkhof, 'Het HvJ beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden', BIE 2006, afl.

8/9, p. 319-322.

Brinkhof, AA 2012, p. 353-364

J.J. Brinkhof, 'Over het Europese octrooirecht en een Europees Octrooigerecht, AA 2012, afl. 5,

p. 353-364.

47

Brunner 1984

C.J.H. Brunner, Beginselen van samenloop, Arnhem: Gouda Quint 1984.

Dack, BIE 2013, p. 364-371

S. Dack, 'Solvay/Honeywell - a sleeping beauty', BIE 2013, p. 364-371.

Van Dam 2013

C. van Dam, European Tort Law, Oxford: Oxford University Press 2013.

Ebbink 2010

R. Ebbink, 'Betacare/H3 Products is en blijft in strijd met GAT/LUK - ook vier jaar na dato', IEF

8948, www.ie-forum.nl (zoek op 8948).

Ebbink 2013

R. Ebbink, 'Provisional Cross-Border Jurisdiction in Patent Cases according to the CJEU in

Solvay', B9 912181, www.boek9.nl (zoek op 12181).

Van Eechoud & Kur, NIPR 2012, p. 252-264

M. van Eechoud & A. Kur, 'Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken', NIPR

2012, afl. 2, p. 252-264.

Eijsbouts e.a. 2012

W.T. Eijsbouts e.a., Europees recht algemeen deel, Groningen: Europa Law Publishing 2012.

Van Engelen 2007

Th.C.J.A van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Den Haag: BJU

2007.

Van Engelen, AA 2013, p. 271-279

Th.C.J.A van Engelen, 'Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?', AA

2013, afl. 4, p. 271-279.

Fawcett & Torremans 2011

J. J. Fawcett & P. Torremans, Intellectual property and private international law, Oxford: Oxford

University Press 2011.

Geerts 2013

P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2013.

Gielen e.a. 2011

Ch. Gielen e.a. (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2011.

Gielen, NJ 2013/67

Ch. Gielen, annotatie bij: HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, NJ 2013/67 (Solvay).

Van Harten 2011

H.J. van Harten, Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht (diss. Amsterdam

UvA), Den haag: BJU 2011.

48

Heinze & Roffael, GRUR Int. 2006, p. 787-798

C.A. Heinze & E. Roffael, 'Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen ausländischer

Immaterialgüterrechte', GRUR Int. 2006, afl. 10, p. 787-798.

Herweijer 2003

M. Herweijer, 'Juridisch onderzoek', in: J.W.L. Broeksteeg & E.F. Stamhuis (red.),

Rechtswetenschappelijk onderzoek: over object en methode, Den Haag: BJU 2003.

Holzhauer & Gellaerts 2011

R.W. Holzhauer & S.L. Gellaerts, Van idee naar IE, Deventer: Kluwer 2011.

Hoorneman 2012

W.A.J. Hoorneman, 'Solvay/Honeywell: deur wijder open voor de Nederlandse crossborder-

praktijk?', IEF 11587, p. 1-11, www.ie-forum.nl (zoek op: nr. IEF 11587).

Hoyng 1991

W.A. Hoyng, 'Vier procesrechtelijke wensen', in: B.W.N. Nieskens-Ipshording e.a. (red.), In het

nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), Deventer: Kluwer 1991, p. 105-118.

Hoyng 2006

W.A. Hoyng, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, Jur. 2006, p. I-6535 (Roche/Primus I)

en HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, Jur. 2006, p. I-6509 (Gat/Luk), IEF 24146, www.ie-forum.nl (zoek

op kanttekeningen en vraagtekens).

Ibili 2007

F. Ibili, Gewogen rechtsmacht in het IPR. Over forum (non) conveniens en forum necessitatis

(diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2007.

IJzermans & van Schaaijk 2007

M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, 'Onderzoeken', in: Oefening baart kunst, Den Haag:

Boom Juridische Uitgevers 2007.

Jenard 1979

P. Jenard, Rapport van de heer P. Jenard over het Verdrag van 27 september 1968 betreffende

de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke

en handelszaken (rapport PbEG 1979, nr. C-59/1), Brussel: 1979.

Jongbloed, GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW

A.W. Jongbloed, 'Veroordeling tot voldoening aan verplichting', in: J. Hijma (red.), Groene Serie

Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (losbladig en online).

Kooijmans e.a. 2008

P.H. Kooijmans e.a., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer 2008.

Kramer 2012

X.E. Kramer, 'Civiele sancties in het internationale geval in Europees perspectief', in A.A. van

Hoek e.a. (red), Offerhauskring vijftig jaar, Den Haag: BJU 2012, p. 73-81.

49

Magnus & Mankowski 2012

U. Magnus & P. Mankowski, Brussel I Regulation. European Commentaries on Private

International Law, München: Sellier European Law Publishers 2012.

Van Nispen, GS Onrechtmatige daad (oud) IIB

C.J.J.C van Nispen, 'IIB', in: A.R. Bloembergen (red.), Groene Serie Onrechtmatige daad (oud),

Deventer: Kluwer (losbladig).

Van Nispen 2012

C.J.J.C. Van Nispen, 'Grensoverschrijdende verboden in octrooizaken. Kanttekeningen bij de

noten van Paul Vlas onder NJ 2008/76 en 78', in: F. Ibili, M. Koppenol-Laforce & M. Zilinsky

(red.), IPR in de spiegel van Paul Vlas. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. dr. P. Vlas ter

gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als Hoogleraar Internationaal Privaatrecht en

Rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Vlas-bundel), Deventer: Kluwer 2012, p.

143-151.

Nollkaemper 2011

A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal publiekrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers

2011.

Pitlo/Reehuis e.a. 2012

W.H.M. Reehuis e.a., Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer:

Kluwer 2012.

Polak 1995

M.V. Polak, Civiele sancties in het internationale geval voor de Nederlandse rechter (Studiekring

Offerhaus), Deventer: Kluwer 1995.

De Ranitz, IER 2006/76

R.E.P de Ranitz, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03 Jur. 2006, p. I-6535, IER 2006/76

(Roche/Primus I).

Schaafsma, NJB 2007/690

S.J. Schaafsma, 'Kroniek van het internationaal privaatrecht', NJB 2007/690, afl. 13, p. 827-836.

Schaafsma 2009

S.J. Schaafsma, Intellectuele eigendom in het conflictenrecht, Deventer: Kluwer 2009.

Schaafsma 2011

S.J Schaafsma, 'Philips/Postech en het grensoverschrijdend verbod. Qua patet orbis', in: Th.M.

de Boer e.a. (red.), Strikwerda's conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter

gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Strikwerda-bundel), Deventer: Kluwer 2011, p. 431-444.

Schaafsma, IER 2012/62

S.J. Schaafsma, annotatie bij: HvJ 12 juli 2012, C-616/10, IER 2012/62 (Solvay).

50

Schlosser 1979

P. Schlosser, Rapport van professor dr. P. Schlosser over het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake

de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol

betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie (rapport PbEG 1979 nr. C-59/3),

Brussel: 1979.

Schlosser, Juristen Zeitung 2007, p. 305-307

P. Schlosser, 'Anmerkung', Juristen Zeitung 2007, afl. 6, p. 305-307.

Scourfield, The CIPA Journal 2006/8

T. Scourfield, 'Jurisdiction and Patents: ECJ rules on forum for validity and cross-border patent

enforcement', The CIPA Journal 2006, p. 535.

Singer/Stauder e.a. 2007

D. Stauder e.a., Singer-Stauder. Europäisches Patentübereinkommen EPÜ, Köln: Carl

Heymanns Verlag 2007.

Snijders, Klaassen & Meijer 2011

H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer:

Kluwer 2011.

Stauder, GRUR Int. 1997, p. 859-864

D. Stauder, 'Grenzüberschreitender Rechtsschutz für europäische Patente', GRUR Int. 1997, afl.

11, p. 859-864.

Strikwerda 2012

L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Deventer: Kluwer 2012.

Strikwerda, NJ 2013/500

L. Strikwerda, annotatie bij: HvJ EU 12 juli 2012, C-49/20, NJ 2013/500 (Comm. of her Majesty's

Revenu & Customs/Sunico).

Véron, Journal du droit international 2001, p. 806-830

P. Véron, 'Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de

brevet d'invention', Journal du droit international 2001, afl. 3, p. 806-830.

Verkade, NJ 1992/404

D.W.F. Verkade, annotatie bij: HR 24 november 1989, NJ 1992/404 (Lincoln/Interlas).

Visser, NJB 2013/788

D. Visser, 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', NJB 2013/788, afl. 15, p. 979-988.

Vlas, NJ 2007/585

P. Vlas, annotatie bij: HR 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0903, NJ 2007/585

(Philips/Postech).

51

Vlas, NJ 2008/76

P. Vlas, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, Jur. 2006, p. I-6535, NJ 2008/76

(Roche/Primus I).

Vlas, GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 22 EEX-Vo

P. Vlas, 'Exclusieve bevoegdheden', in: P. Vlas e.a. (red.), Groene serie Burgerlijke

rechtsvordering, Deventer: Kluwer (losbladig en online).

Vlas, GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 71 EEX-Vo

P. Vlas, 'Verdragen voor bijzondere onderwerpen', in: P. Vlas e.a. (red.), Groene serie Burgerlijke

rechtsvordering, Deventer: Kluwer (losbladig en online).

Warner & Middlemiss, European Intellectual Property Review 2006, p. 580-585

S. Warner & S. Middlemiss, 'Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border

Relief in Europe?', European Intellectual Property Review 2006, p.580-585.

Wilderspin, Revue critique de droit international privé 2006, p. 777-809

M. Wilderspin, 'La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des

droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c.

LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldberg', Revue critique de droit international

privé 2006, p. 777-809.

De Wit, IER 1998/30

S. de Wit, annotatie bij: Hof 's-Gravenhage 23 april 1998, ECLI:NL:GHSGR:1998:AK3913, IER

1998/30 (EGP/Boston Scientific).

De Wit, IER 2006/75

S. de Wit, annotatie bij: HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, Jur. 2006, p. I-6509, IER 2006/75 (Gat/Luk).

Witteveen 2003

W. Witteveen, De geordende wereld van het recht. Een inleiding, Amsterdam: Amsterdam

University Press 2003.

Wittwer, European Law Reporter 2006, p. 391-394

A. Wittwer, 'Patentrecht im Doppelpack - zwei weitreichende Entscheidungen zur internationalen

Zuständigkeit bei Patentverletzungen', European Law Reporter 2006, afl. 9, p.391-394.

Zilinsky, TCR 2013, p. 145-151

M. Zilinsky, 'IPR Procesrecht', TCR 2013, afl. 4, p. 145-151.

bijlagen

53

Bijlage A: illustratie van de fundamenten van de grensoverschrijdende octrooipraktijk

EE

X-V

o

m.n

. art

. 2

, 5

lid

3, 6

, 2

2 lid

4 e

n 3

1

Inte

rlas

EO

V

Grensoverschrijdende-

octrooipraktijk

54

Bijlage B: artikelnummering onder de EEX-Vo herschikking

Verordening (EG) 44/2001

(EEX-Vo)

Verordening (EU) 1215/2012

(EEX-Vo herschikking)

Art. 2 Art. 4

Art. 5 lid 3 Art. 7 lid 2

Art. 6 Art. 8

Art. 22 lid 4 Art. 24 lid 4

Art. 23 Art. 25

Art. 24 Art. 26

Art. 25 Art. 27

Art. 27 Art. 29

Art. 28 Art. 30

Art. 31 Art. 35

Art. 34 lid 3 Art. 45 lid 1 sub c

Art. 34 lid 4 Art. 45 lid 1 sub d

55

Bijlage C: procesverloop Roche/Primus I

24-03-1997:

inleidende dgv:

eiser: Primus c.s.

gedaagde: Roche c.s.

20-05-1992:

octrooi verleend

20-01-1984:

aanvraag octrooi

01-10-1997:

vonnis Rb:

vorderingen

afgewezen

Primus c.s. gaan

in appel

appel

27-06-2002:

eindarrest hof:

vorderingen

grotendeels

toegewezen

15-02-2001:

tussenarrest hof:

verwijst zaak

naar rol

19-07-2002

Roche c.s.

cassatiedgv 1 tegen

tussen- en eindarrest

06-09-2002

Primus c.s.

verweerschrift +

incidenteel

cassatieberoep

27-09-2002

Roche c.s.

cassatiedgv 2 tegen

tussen- en eindarrest

19-12-2003

arrest HR:

houdt beslissing

aan en schorst

het geding

13-07-2006

HvJ:

beantwoordt

prejudiciële

vragen

24-01-2001

arrest in parralel-

procedure mbt

geldigheid

europees octrooi

voor Nedeland.