Diritto Industriale e del Commercio Internazionale

aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo

I SEGNI DISTINTIVI: IL MARCHIO

I SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRENDITORE

Presupposto della possibilità che la concorrenza tra imprenditori si svolga fruttuosamente è il fatto che il consumatore possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti o servizi che gli sono offerti all’imprenditore dal quale questi realmente provengono

 Ditta

 Insegna

 Marchio

MARCHIO

Segno distintivo del prodotto o del servizio

Il marchio consente al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli (simili) di un altro imprenditore, collegandoli a caratteristiche che sono loro proprie

Dopo vari interventi legislativi, oggi il marchio è disciplinato dal CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (d. lgs. 30/05)

Quali sono le funzioni del marchio?

①  Funzione distintiva (funzione essenziale, giuridicamente tutelata tutela di massima contro la confondibilità, salva l’ipotesi dei marchi “notori”)

②  Funzione di (indicazione di) provenienza o di origine (in particolare nei marchi generali)

③  Funzione di garanzia qualitativa (marchi speciali)

④  Funzione attrattiva o pubblicitaria (?)

MARCHIO REGISTRATO

art. 7 c.p.i.

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”

parole (marchi denominativi)

Marchio

figure (marchi figurativi o emblematici)

N.B.: tendenziale limite della rappresentabilità grafica ai fini della registrabilità di un segno come marchio (NO marchi olfattivi)

Marchi di forma (art. 9 c.p.i.)

non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

principio dell’estraneità del marchio al prodotto

REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO

 Novità

 Capacità distintiva

 Liceità

La loro mancanza determina NULLITÀ del marchio

Novità

Diversità del marchio rispetto ad altri marchi e/o segni distintivi preesistenti

L’art. 12 c.p.i. contiene un catalogo di ipotesi in cui il segno non è nuovo in talune ipotesi ci si riferisce al dato sostanziale (preesistenza di fatto di segni noti al consumatore), in altre ad un elemento formale (presenza di una o più domande di registrazione depositate da altri)

ad es.: non è nuovo qualora consista esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; sia identico o simile ad un segno già noto come marchio o altro segno distintivo adoperato da altri per prodotti o servizi identici o affini (se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico); sia identico ad un marchio già da altri registrato nello Stato

(segue) Preuso e novità

L’uso precedente del segno da parte di altri esclude la novità in presenza di NOTORIETÀ QUALIFICATA, ossia notorietà cui si aggiunga la percezione da parte del pubblico della natura distintiva del segno in questione

…..

L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso

In questo caso il diritto sul marchio registrato è affievolito, dovendo “coabitare” con la prosecuzione del preuso

(segue) Deposito anteriore di altri marchi

 il marchio anteriore è identico e depositato per prodotti identici mancanza di novità

 il marchio anteriore è identico o simile ed è depositato per prodotti identici o affini

mancanza di novità, a condizione che possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico

N.B.: affinità sussiste tra prodotti che possono far ritenere al consumatore di provenire dalla medesima impresa (anche se non merceologicamente affini)

N.B.: non toglie il requisito della novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni (ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo) o possa considerarsi decaduto per non uso al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità

(segue) Marchio che gode di rinomanza

Non è nuovo il segno identico o simile ad un marchio già registrato per prodotti o servizi non affini, quando il marchio goda di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi (es. marchi celebri)

ma…. convalidazione

Il titolare di un marchio e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato

preclusione all’esercizio dell’azione di nullità

Capacità distintiva

  il segno deve avere caratteristiche tali da essere idoneo ad identificare agli occhi del pubblico una species di prodotto o servizio nell’ambito di un genus

  non deve essere costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (ma validità di marchi in cui la denominazione generica o l’indicazione descrittiva è stata oggetto di una modificazione anche modesta, è stata dotata di prefissi o suffissi, ecc.)

L’esistenza della capacità distintiva va accertata al momento di deposito della domanda di registrazione del marchio

tuttavia

riabilitazione del marchio originariamente nullo, qualora il segno, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo

Liceità Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:

a)  i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b)  i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (decettività);

c)  i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi

(segue)

inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio gli stemmi, le bandiere e altri emblemi

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso

Legittimazione anche di chi non sia imprenditore o non si proponga di diventarlo, ma abbia la volontà di destinare il segno ad essere usato, anche da terzi, come marchio

N.B.: Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio

tuttavia

non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede

Limiti alla registrazione Ritratti, nomi di persone e segni notori (art. 8

c.p.i.)

  I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso

  I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso della persona stessa

ma se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi

Il legislatore ha voluto impedire operazioni sostanzialmente parassitarie, a fronte del riconoscimento del valore suggestivo di determinati segni, della loro “capacità di vendita”

Nel caso di inosservanza dell’art. 8 c.p.i. il marchio è NULLO

La domanda di registrazione di un marchio si rivolge all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, indicando l‘identità del richiedente, riproducendo il marchio prescelto e facendo un elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere

L’Ufficio Brevetti e Marchi provvede all’: a)  esame della regolarità della domanda b)  esame circa l’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione (es. non suscettibilità del segno di essere rappresentato graficamente, illiceità, ecc.)

In caso di esito positivo dell’esame l’Ufficio Brevetti e Marchi provvede alla pubblicità della domanda ritenuta registrabile nel Bollettino Ufficiale dei marchi d’impresa

  possibilità di opposizione alla registrazione di un marchio per la presenza di impedimenti relativi;   in caso di rigetto della domanda di registrazione, possibilità di ricorrere davanti alla Commissione dei Ricorsi   la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale

 Gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda

 La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa e ai prodotti o servizi affini (principio di relatività della tutela del marchio)

  La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ma può essere rinnovata alla scadenza, anche più volte

DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE

La registrazione conferisce il diritto di esclusiva sul marchio

Facoltà del titolare del marchio registrato di fare uso esclusivo del

marchio stesso

LIMITI DEL DIRITTO DI MARCHIO

Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi

 Marchio di prodotto ≠ marchio di servizio

 Marchio di fabbrica ≠ marchio di commercio

 Marchi speciali ≠ marchi generali

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (confondibilità in astratto); c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

1) Quando tra due segni esiste confondibilità?

  si tiene conto dell’impressione di insieme che il raffronto tra due segni può suscitare

apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti   valutazione condotta avendo riguardo all’attenzione e alla cultura del pubblico al quale i prodotti contraddistinti dal marchio sono destinati

Marchi forti ≠ marchi deboli L’intensità della tutela di un marchio varia in funzione del maggiore o minore grado di originalità di cui è dotato

Differenziazione della tutela a seconda che il marchio sia forte (ossia carente di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti) o debole (cioè descrittivo del prodotto o servizio contraddistinto, delle sue qualità o funzioni): una lieve variante in merito a un marchio debole basta per escluderne la contraffazione, mentre costituisce contraffazione l’adozione di varianti e modificazioni, anche notevoli, del marchio forte, quando esse lasciano sussistere l’identità sostanziale del tipo

2) Principio della relatività o specialità della tutela del marchio

Il marchio registrato per un determinato prodotto è tutelato quando un segno uguale o simile viene adottato da altri per quel prodotto, o per prodotti che ad esso possono ritenersi sostanzialmente affini

ma eccezione marchio che gode di rinomanza