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Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

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Page 1: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Dall’invenzione al brevetto:una lettura in chiave competitiva

Dott.ssa Marta Manfrin

Ing. Paolo Marchi

Page 2: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Indice:

1. Cos’è un brevetto

2. Utilizzo del brevetto nel mondo

3. Utilizzo strategico del brevetto

4. Come ricavare un profitto da un brevetto

Page 3: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

1. Cos’è un brevetto?

Il brevetto è un titolo, rilasciato dallo Stato, che attribuisce al

suo titolare la facoltà esclusiva

di attuare l’invenzione

e di trarne profitto nel territorio dello Stato

cioè produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare …

ciò che è stato brevettato

il brevetto è un titolo territoriale

diritto di vietare a terzi

© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

Page 4: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Cos’è un brevetto?

in altre parole…

Il brevetto è uno strumento legale per proteggere un’invenzione,

evitando che terzi ricavino un profitto economico dall’invenzione

al posto o in competizione con il “proprietario” del brevetto

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Page 5: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Cos’è un brevetto?Il diritto di esclusiva dato da un brevetto

“contratto Stato-Inventore”

MONOPOLIO • Divulgazione completa dell'invenzione

• Definizione limiti dell'invenzione (rivendicazioni = limiti legali dell’esclusiva)

• Versamento tasse

Il monopolio ha una durata limitata,durante la quale l’inventore può recuperare i costi di ricerca

e ricavare un profitto dall'invenzione,essendo l’unico che la può sfruttare commercialmente

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Tipologie di tutela

Brevetto per invenzione Modelli industriali A) Brevetto per modello di utilità B) Registrazione di modelli e disegni (‟design”) Nuove varietà vegetali Topografie dei prodotti a semiconduttori Registrazione di marchio

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Caratteristiche fondamentali: Temporaneità:

durata massima del diritto di esclusiva:

20 anni dal deposito della domanda

Territorialità:

definizione strategica del “dove” brevettare

La durata non è prorogabile Bisogna pagare tasse (annuali) di rinnovo,

altrimenti il diritto di esclusiva scade prima di 20 anni

Page 8: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Che cosa si può brevettare?

Possono essere brevettate le invenzioni:

- nuove

- che implicano un’attività inventiva (originali) e

- che possono avere un’applicazione industriale

Un’invenzione è anche definita come unasoluzione tecnica ad un problema tecnico

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Che cosa si può brevettare?… un dispositivo, uno strumento,

un utensile, un meccanismo …

… un impianto …

… un prodotto in genere …

… una molecola, un composto farmaceutico, …

… un metodo, un processo di controllo …© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

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Che cosa NON si può brevettare?

- entità astratte (teorie scientifiche, metodi matematici, giochi, programmi per elaboratore,…)

- metodi chirurgici, terapeutici o di diagnosi

- razze animali o varietà vegetali

- invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume

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Requisiti di brevettabilità

• Novità

• Attività inventiva

• Applicabilità industriale

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Invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Stato della tecnica:

insieme delle nozioni e informazioni rese accessibili al pubblico

in qualsiasi forma (scritta, orale, utilizzo),

in qualunque luogo,

prima della data di deposito o di priorità

della domanda di brevetto.

Requisiti di brevettabilità: NOVITÀ

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Requisiti di brevettabilità: NOVITÀ

Invenzione:

Cavatappi con denti

Domanda EP 0 294 207

Dep. 3 giugno 1988

Stato della tecnica

Cavatappi con denti

Brevetto US 2,588,096

Concesso il 4 marzo 1952

NON NUOVO

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Requisiti di brevettabilità: ATTIVITÀ INVENTIVA

Invenzione presenta attività inventiva se,

per un esperto del ramo,

non risulta in modo evidente o ovvio

dallo stato della tecnica.

Ad esempio, se l’invenzione è una combinazione ovvia di prodotti già noti, l’invenzione non presenta attività inventiva.

Spesso però è una valutazione con un certo margine di soggettività

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Requisiti di brevettabilità: ATTIVITÀ INVENTIVA

Stato della tecnica 1

Cavatappi a pinza

Brevetto FR 2 367 699

Pubblico dal 12 maggio 1978

Stato della tecnica 2Cavatappi a vite

Brevetto US 283,731

Brev. 21 agosto 1883

+NON INVENTIVO ?

Invenzione

Cavatappi a vite con pinza

Domanda WO 99/61365

Dep. 25 gennaio 1999

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Procedura di brevettazione

Esamedella domanda

Rilascio(eventuale)del brevetto

BREVETTO

Mantenimentoannuale

(o abbandono)

Scadenza del brevetto

DOMANDA DI BREVETTO

Depositodella

domanda

Pubblicazionedella domanda

(18 mesi)

Rapporto di ricerca

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Procedura di brevettazione

Procedure disponibili

Domanda internazionale di brevetto (PCT): 148 Paesi

Domanda di brevetto italiano

Domanda di brevetto europeo: 38 + 2 Paesi

Domanda di brevetto nazionale estero

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Procedura di brevettazione

Procedure disponibili

Domanda di brevetto italiano

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Procedura di brevettazione

Procedure disponibili

Domanda di brevetto europeo

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Procedura di brevettazione

Procedure disponibiliDomanda internazionale di brevetto

“procedura PCT”

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Procedura di brevettazioneIl diritto di priorità

(Convenzione di Unione di Parigi)

Deposito in Italia

Depositoestero,

europeo, o PCT

In alternativa, è possibile depositare fin da subito una domanda estera, una domanda europea o una domanda internazionale (PCT)

12 mesi (improrogabili!)

Effetto del diritto di priorità:

è come se la domanda estera, europea o PCT fosse stata depositata alla data del deposito in Italia

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2. Utilizzo del brevetto nel mondo

USA CINA

Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stessoDepositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità)

Depositi all’estero fatti da residenti nel paese© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

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Utilizzo del brevetto nel mondo

GIAPPONE COREA DEL SUD

Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stessoDepositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità)

Depositi all’estero fatti da residenti nel paese© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

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Utilizzo del brevetto nel mondo

ITALIA GERMANIA

Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stessoDepositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità)

Depositi all’estero fatti da residenti nel paese© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

Page 25: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Utilizzo del brevetto nel mondoDomande di Brevetto Europeo

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Classifica per domande di brevetto europeo fatte da Paesi europei. Confronto con altre aree rilevanti. 2012 

Stati EuropeiNumero di brevetti

richiestiPercentuale sul totale

1) Germania 27.295 18,38

2) Francia 9.879 6,65

3) Svizzera 6.617 4,46

4) Olanda 5.067 3,41

5) Regno Unito 4.733 3,19

6) Italia 3.739 2,79

7) Svezia 3.471 2,52

  Usa 35.222 23,72

Giappone 22.700 15,29

  Corea del Sud 5.711 3,85

Cina 3.731 2,51

  Totale 148.494 100© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

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Classifica per domande di brevetto europeo fatte da Paesi europei. Confronto con altre aree rilevanti. 2012

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Visione statunitense del brevetto

Fase finale del processo di ricerca

Utilizzo a fini competitivi, non solo difensivi

Brevetto come asset aziendale uffici specializzati

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Visione europea del brevetto

Brevetto come strumento difensivo

Difficoltà nel capirne i reali vantaggi

Il brevetto è visto come un costo

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Il caso italiano: motivi del poco utilizzo della privativa Dimensione industriale limitata Scarsa innovatività del sistema italiano Scarsa comprensione e valutazione delle

opportunità e dei vantaggi del brevetto Difficile difesa del brevetto in sede legale

(durata delle cause)

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COME TUTELARSI CON SUCCESSO?

ASSICURANDOSI NEL MODO CORRETTO

I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

3. Utilizzo strategico del brevetto

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LA PROTEZIONE :

SERVE A POCO SOLO SE NON C'E’ INNOVAZIONE

tuttavia anche una protezione apparente puo'

dare un vantaggio temporale© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

Page 33: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Anche piccola innovazione!

Infatti anche una protezione apparente puo'

dare un vantaggio temporale

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Page 34: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

La protezione costa una frazione di cio' che costa

innovare produrre

distribuire pubblicizzare e soprattutto...

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di cio' che costa perdere il mercato a causa

delle imitazioni

o di cio' che costa cercare diottenere un riconoscimento tardivo

dei propri diritti

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• il brevetto fornisce all'innovazione un valore economico (esclusiva commerciale) che altrimenti andrebbe perduto

• il brevetto è segno della presenza di un'attività di ricerca e sviluppo avanzata (effetto di “attrazione” sugli

acquirenti)

• i proventi del brevetto consentono di finanziare ulteriori ricerche (brevetti di perfezionamento)

• qualcun altro potrebbe brevettare l’invenzione o un suo perfezionamento (esclusiva commerciale in mano a terzi)

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Brevetto

o

segreto industriale?

Ponderazione della scelta in funzione di molti fattori

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Il percorso dall’idea al brevetto

Brevetto Segreto

Scelta in funzione di: strategia aziendale, mercato di riferimento, prodotti concorrenti, aziende concorrenti, imitabilità del prodotto.

Vantaggi: -protezione,-monopolio,-ricavi extra.Svantaggi: -costi brevetto,-pubblicazione,-tempo.

Vantaggi: -tempo,-costo nullo.Svantaggi: -rischio,-mancato guadagno.

IDEA

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• Trasferimento della tecnologia

• Pubblicizzazione dell’invenzione

• Giustificare un finanziamento

• Portafoglio brevetti da rinforzare

• Deterrente verso i concorrenti

Brevettare o no ?

• Rimedio legale contro le contraffazioni

BREVETTARE

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Brevettare o no ?

Tutela mediante il segreto industriale

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• Adottabile solo in casi particolari

• Durata potenzialmente illimitata, ma difficile da assicurare

• Nessun costo per la tutela, ma costi per conservare il segreto

• Assenza di rimedio in caso di divulgazione

• Diritto di preuso in caso di brevetti successivi di terzi, ma onere di prova

Mantenere il segreto

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Quali sono i costi da sostenere nelle procedure di brevettazione?

•Tasse di:- deposito- esame- rilascio

•Costi dei consulenti•Spese di traduzione (!)

…. distribuiti nell’arco di alcuni anni

Quanto costa brevettare ?

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Copertura territoriale

Esempio:

brevetto italiano

È necessario richiedere un brevetto in ogni Paese nel

quale si vuole avere l’esclusiva !

il mercato francese è libero

Dove brevettare ?

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1. Domanda italiana ed estensione all’estero in priorità

Vantaggi:

- si ottiene un diritto di priorità a costi contenuti

- rapporto di ricerca a costi contenuti, per prima valutazione di brevettabilità (e possibile riduzione tasse di ricerca per successiva domanda europea o PCT)

- domanda di brevetto azionabile in Italia in tempi molto brevi

- un anno di tempo per valutare l’investimento successivo (più oneroso)

Dove brevettare ?Possibili strategie territoriali

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Dove brevettare ?Possibili strategie territoriali

1. Domanda italiana ed estensione all’estero in priorità

Vantaggi:

- un anno di tempo per valutare in quali Paesi estendere (solo Europa o PCT ?)

- al momento del deposito estero, possibilità di includere nella domanda estera anche i successivi sviluppi dell’invenzione fatti durante l’anno di priorità

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Dove brevettare ?Possibili strategie territoriali

Vantaggi:

- domanda azionabile all’estero in tempi più brevi

- possibilità di dare già licenze all’estero

- si evita il costo della domanda italiana

- rilascio più rapido del brevetto europeo (in caso di domanda europea, ma non sempre è vero)

2. Primo deposito europeo o internazionale

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Page 47: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Fiera tra pochi giorni, necessità di proteggere i

prodotti da esporre

Domanda italiana (di corsa !) e successiva estensione (o seconda domanda italiana)

redatta e perfezionata con calma

Prodotto ancora in fase di sviluppo

Domanda italiana e successiva estensione (o seconda domanda italiana) con eventuali

perfezionamenti

Prodotto con incerte prospettive di mercato

Domanda italiana e successiva valutazione se estendere o meno

all’estero

Necessità di diluire il più possibile i costi nel tempo

Domanda italiana e successiva estensione PCT (o europea)

Dove brevettare ?Esempi

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Page 48: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Dove brevettare ?Esempi

Prodotto pronto per il mercato, lancio all’estero

imminentePrimo deposito europeo o PCT

Si prevedono già possibili licenze all’estero

Primo deposito europeo o PCT

Prodotto molto interessante, sicuramente i concorrenti cercheranno di copiarlo

Primo deposito europeo o PCT, con procedura accelerata

Si è già sicuri che servirà tutela anche all’estero Primo deposito europeo o PCT

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Page 49: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Dove brevettare ?I vantaggi del primo deposito in Italia

• In Italia si pagano solamente le tasse di:- deposito di circa 90 Euro (tra tasse e

diritti)- la traduzione in inglese delle

rivendicazioni 200 Euro;

- 45 Euro per ogni rivendicazione oltre la decima;

• Costi dei consulenti

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Page 50: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Dove brevettare ?I vantaggi del primo deposito in Italia

Viene svolta gratuitamente una ricerca di anteriorità

con parere autorevole di brevettabilità(emesso quasi sempre prima dei 12 mesi per estensione estera)

La ricerca viene svolta daUfficio Brevetti Europeo

Per una domanda di brevetto europeo, la ricerca costerebbe 1165 Euro !

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Page 51: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Dove brevettare ?I vantaggi del primo deposito in Italia

Se il parere è positivo.....

si può estendere a domanda europea o internazionale con più sicurezza

e avere un rimborso delle tassa di ricerca

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Page 52: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Dove brevettare ?I vantaggi del primo deposito in Italia

Se il parere è negativo.....

Si possono pensare a più strategie per salvaguardare il titolo!

- Ritirare la domanda e ri-depositarla come invenzione o modello di utilità;

- Ritiro della domanda prima o dopo pubblicazione;

- Estendere a livello europeo/PCT un testo modificato ad hoc. © 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.

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4. COME RICAVARE UN PROFITTO DA UN BREVETTO ?

• Producendo o commercializzando in esclusiva l’invenzione (valore aggiunto)

• Concedendo licenze esclusive o non esclusive sul brevetto, in cambio di royalties

• Cedendo il brevetto, totalmente o parzialmente

... tutto ciò già dalla data di deposito della domanda di brevetto !

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Page 54: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Altri vantaggi economici del brevetto

• Ottenimento di condizioni di maggior favore nel trasferimento di tecnologie

• Difesa e promozione delle vendite

• Aumento di prestigio e ottenimento di finanziamenti

Bisogna però ricordare che la brevettazione è costosa..

La scelta dei Paesi in cui brevettare ha una pesante influenza sui costi

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Page 55: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Esclusiva (= diritto di vietare a terzi):• produzione• utilizzo• commercializzazione• vendita • importazione

del prodotto brevettato o

del prodotto direttamente ottenuto

dal procedimento brevettato

Esclusiva (= diritto di vietare a terzi) sull’applicazione del procedimento brevettato

Il diritto di esclusiva dato da un brevetto

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Page 56: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

In quali Paesi il prodotto ha un mercato remunerativo?

Esclusiva su commercializzazione/vendita/importazione

In quali Paesi il prodotto o procedimento può essere ampiamente utilizzato?

Esclusiva su utilizzo

In quali Paesi operano i principali concorrenti ?

Esclusiva su produzione/commercializzazione/vendita/importazione

In quali Paesi il prodotto può essere fabbricato ad un costo vantaggioso?

Esclusiva su produzione

Da quali Paesi il prodotto può essere facilmente trasportato dopo la fabbricazione? Esclusiva su produzione

In quali Paesi richiedere il brevetto?Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?

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Page 57: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Prodotto con mercato remunerativo limitato ad alcuni Paesi:

Mazza da cricket

chiedere brevetto nei Paesi in cui le vendite attese giustificano i costi del brevetto

(in molti Paesi il cricket è uno sport sconosciuto!)

Nei Paesi in cui il prodotto ha poco o nessun mercato,

l’esclusiva sarebbe poco utile

In quali Paesi richiedere il brevetto?Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?

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Page 58: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Prodotto con utilizzo limitato ad alcuni Paesi:

Barriera paravalanghe

chiedere brevetto nei Paesi di utilizzo (dove c’è pericolo di valanghe!)

L’esclusiva nei Paesi di utilizzo blocca maggiormente i concorrenti rispetto ad un’esclusiva nei Paesi di produzione o di vendita

In quali Paesi richiedere il brevetto?Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?

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Page 59: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Prodotto con mercato territorialmente ampio, ma che richiede grande specializzazione tecnica o impianti molto costosi

Nuova configurazione

di aeroplano

chiedere brevetto nei Paesi che sono in grado di produrre(gli aeroplani di una certa dimensione sono prodotti in pochissimi paesi)

L’esclusiva nei Paesi di produzione blocca maggiormente i concorrenti rispetto ad un’esclusiva nei Paesi di vendita

In quali Paesi richiedere il brevetto?Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?

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Prodotto con un mercato territorialmente ampio,

facilmente producibile e

per il quale il costo di produzione è determinante

Penna stilografica

chiedere brevetto anche nei Paesi che sono in grado di produrre a basso costo

(ad esempio CINA)

Non potendo tutelarsi in tutto il mondo, almeno si costringono

i concorrenti a produrre a costi più alti

In quali Paesi richiedere il brevetto?Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?

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Page 61: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Produzione e commercializzazione del prodotto in esclusiva

Sfruttamento del brevetto senza concessione di licenze

Il ritorno economico è dato da: volume delle vendite e prezzo di monopolio

Questa politica viene scelta considerando alcuni fattori:

Il titolare del brevetto offre sul mercato il suo prodotto, in regime di monopolio.

Page 62: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

a) La frazione del mercato che può essere servita dai propri canali di distribuzione e di vendita

b) Le dimensioni dell’azienda e le risorse disponibili

c) L’efficacia della protezione brevettuale

d) I prezzi praticabili

e) Le norme in materia di attuazione obbligatoria (se l’invenzione non viene attuata entro 3 anni dal rilascio del brevetto, ci potrebbe essere licenza obbligatoria o decadenza del brevetto)

Page 63: Dall’invenzione al brevetto: una lettura in chiave competitiva Dott.ssa Marta Manfrin Ing. Paolo Marchi

Produzione e commercializzazione del prodotto in esclusiva

Esempio. ELMO S.p.A. ha brevettato un casco con mentoniera mobile.

Più facile da mettere!

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Produzione e commercializzazione del prodotto in esclusiva

ELMO S.p.A.:- è una società multinazionale che da tempo produce e commercializza caschi in tutto il mondo.

- Ha un marchio affermato.

- Ha risorse per sviluppare epromuovere il nuovo casco.

- Ha già una rete di vendita efficace PUÒ PERMETTERSI UNO SFRUTTAMENTO IN ESCLUSIVA

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Concessione di licenze sul brevetto

Licenza esclusiva (relativa/assoluta) o licenza non esclusiva

Il ritorno economico è dato dalle royalties Costi di investimento e rischio commerciale

trasferiti al licenziatario Gli oneri di difesa dai contraffattori rimangono di

solito in carico al titolare del brevetto

Il licenziante rimane titolare del brevetto e concede al licenziatario il diritto di sfruttare

commercialmente l’invenzione brevettata, dietro pagamento di royalties.

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Concessione di licenze sul brevetto Condizioni di licenza (durata, quantità, territorio,

royalties)

Possibili forme di pagamento dei contratti di licenza

Percentuale sul fatturato

Generalmente si attesta intorno al 3-10% del fatturato. Più alta in certi settori o per certi prodottiE’ il criterio più utilizzato

Quota fissaRoyalty predefinita che il licenziatario si impegna a pagare indipendentemente dal fatturato

Quota decrescente

Royalties decrescenti nel tempo

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 1. ELMO S.p.A. ha brevettato un nuovo casco con mentoniera mobile che si solleva completamente.

Ancora più facile da mettere!

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 1. ELMO S.p.A. abbandona la commercializzazione del casco precedente e si dedica solo a quello nuovo: prodotto innovativo e più redditizio

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 1. Il casco precedente ha comunque ancora un mercato in una fascia di prezzo più bassa.

SOLUZIONE:ELMO S.p.A. concede una licenza sul brevetto precedente ad un’altra azienda, per avere ancora un reddito dal prodotto anche se non lo ha più in catalogo.

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 2. BUSTA S.r.l. ha brevettato un casco con una sacca interna gonfiabile.

Maggior comfort per l’utilizzatore!

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 2. BUSTA S.r.l. opera nella produzione di sacche in plastica per uso medico.

La sua competenza tecnica è nella sacca gonfiabile,non ha nessuna competenza tecnico-commerciale nel settore dei caschi.

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 2. SOLUZIONEPer poter avere un profitto dal brevetto senza affrontare costi enormi di investimento, BUSTA S.r.l. licenzia il brevetto a ELMO S.p.A., che è già in grado di sviluppare, produrre e commercializzare il casco con sacca interna gonfiabile.

Inoltre, BUSTA S.r.l. diventa fornitore di sacche gonfiabili a ELMO S.p.A.

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 3. CHIASSO S.r.l. ha brevettato una nuova barriera antirumore in cemento armato e metallo.

CHIASSO S.r.l. è già attiva nel settore delle barriere antirumore

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 3. La barriera antirumore è pesante. Il trasporto oltre 300 km dal luogo di produzione è antieconomico.

CHIASSO S.r.l. ha un solo stabilimento di produzione.

Il mercato che può raggiungereè limitato.

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 3.

SOLUZIONE:

CHIASSO S.r.l. licenzia il brevettoa molte altre aziende nel mondo,ciascuna con esclusiva nelproprio ambito territoriale.

CHIASSO S.r.l. ottiene un redditoda mercati che non era in grado di raggiungere!

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 4. Licenza incrociata

LAPIS S.p.A. ha brevettato la matita. Il prodotto ha avuto un grande successo !

Dopo qualche anno, GUMMI S.r.l. ha brevettato la matita con la gomma per cancellare.

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 4. Licenza incrociata

LAPIS S.p.A. non può produrre e vendere nessuna matita con la gomma, perché violerebbe il brevetto di GUMMI S.r.l.

GUMMI S.r.l. non può produrre e vendere la sua matita con la gomma, perché violerebbe il brevetto di LAPIS S.p.A. sulla matita.

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Concessione di licenze sul brevetto Esempio 4. Licenza incrociataNESSUNO può fare/vendere la matita con la gomma!

Prodotto utile, ma bloccato dai brevetti incrociati

SOLUZIONE: LAPIS licenzia a GUMMI il brevetto sulla matita.GUMMI licenzia a LAPIS il brevetto sulla matita con gomma.LAPIS e GUMMI diventano concorrenti sul mercato delle matite con gomma, ma tutte le altre aziende rimangono escluse!

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Concessione di licenze: il licensing

LICENSING OUTI fattori a favore della concessione di licenze

1) compenso derivante dalla concessione2) sfruttamento della tecnologia in tempi rapidi e senza impiego di capitale3) instaurazione di rapporti con altre imprese4) possibilità di scambio di licenze tra imprese5) possibilità di allargamento del mercato

I fattori contro la concessione di licenze1) perdita della posizione di monopolio (licenza non esclusiva)2) perdita della possibilità di sfruttamento dell'invenzione (licenza esclusiva assoluta) 3) pericolo di dispersione del know-how aziendale

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LICENSING INI fattori a favore dell'acquisto di licenze

1) risparmio dei costi di ricerca e sviluppo2) risparmio del tempo necessario per la ricerca e lo sviluppo3) sostituzione di tecnologie obsolete e recupero di competitività4) partecipazione a una posizione brevettuale già acquisita5) collaborazione a lungo termine con azienda licenziante (es. componentistica per industria automobilistica)

I fattori contro l'acquisto di licenze1) rinuncia a rafforzare la propria posizione nel settore della ricerca2) onere del compenso da pagare al licenziante

Altri fattori da analizzare1) durata residua della privativa2) ambito territoriale della licenza3) brevetto core e non-core4) esclusività o non esclusività

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Condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie

Vantaggi nel licenziare brevetti e know-how1) stipulare contratti di maggior durata 2) concordare un maggior ammontare delle royalties3) ottenere un maggior affidamento per quanto riguarda la protezione delle proprie tecnologie4) maggior controllo e definizione dell’area geografica in cui opera il licenzianteSvantaggi nel licenziare brevetti e know-how1) il licenziante può proseguire l'attività in caso di rottura del contratto2) in caso di divulgazione, il know-how non può essere tutelato perché di dominio pubblico

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Cessione del brevetto

Il precedente titolare non può più sfruttare il brevetto. Il diritto di esclusiva si applica anche contro il

precedente titolare Vendita a prezzo da stabilire (valutazione brevetto) Può avvenire quando:

a) il brevetto non riguarda il core business

b) il brevetto concerne un’area strategica da dismettere

Il titolare del brevetto cede completamente il diritto di esclusiva ad un acquirente

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Esempio 1. Il Signor Franco De Seti ha brevettato un cappello che funziona anche da borraccia.

Il Signor De Seti non ha né le risorse economiche né le capacità imprenditorialiper sviluppare e commercializzareil prodotto.

SOLUZIONE: il Signor De Seti vende il suo brevetto alla società BEVI S.p.A., già attiva da tempo nel settore delle borracce.

Cessione del brevetto

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Esempio 2. Dopo qualche anno BUSTA S.r.l. decide di dedicarsi solamente alle sacche per uso medico.SOLUZIONE: BUSTA S.r.l. vende a ELMO S.p.A. il brevetto sul casco con sacca gonfiabile.

Cessione del brevetto

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Esempio 3. CHIASSO S.r.l. si rende conto che è difficile gestire licenze con molte aziende, alcune assai lontane.

SOLUZIONE: Decide quindi di:- tenere il regime di licenza in Europa;- vendere il brevetto in USA, Giappone, Cina, Russia.

Gestione «mista» dei brevetti:-sfruttamento diretto in Italia,-licenze nel resto d’Europa,-cessione nel resto del mondo.

Cessione del brevetto

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Esempio 4. ELMO S.p.A. NON cede il primo brevetto sul casco con mentoniera mobile.

Cessione del brevetto

Il brevetto ha un ambito di tutela ampio (tutela di una mentoniera mobile, in generale).

Se ELMO S.p.A. vendesse il primo brevetto, il nuovo titolare del brevetto potrebbe bloccare la produzione/commercializzazioneanche del casco con mentoniera sollevabile

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Difesa e promozione delle vendite

Brevetto come deterrente verso i concorrenti Difesa dell’invenzione da

a) contraffazione

b) copiatura Promozione delle vendite (effetto di attrazione)

utilizzare il brevetto per conferire al prodotto maggior credito, prestigio e appetibilità agli occhi del cliente.

Es: pubblicità sull’etichetta del prodotto o televisiva

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Aumento di prestigio e ottenimento di finanziamenti Immagine aziendale:

si crea l’immagine di un’azienda protesa verso posizioni

avanzate, costantemente impegnata in attività

innovativa. Maggior facilità nell’ottenimento

finanziamenti

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Considerazioni finali Il brevetto porta con sé moltissimi vantaggi e

moltissime possibilità di sfruttamento È importante sapere sfruttare i brevetti al

meglio, in modo strategico I brevetti saranno determinanti per stabilire

vincitori e vinti nella competizione tra aziende Senza questa privativa, il futuro di un’azienda

potrebbe essere debole o in mano di altri

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Grazie per l’attenzione!Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Marta Manfrin e Ing. Paolo Marchi

Società Italiana Brevetti S.p.A.

Stradone San Fermo, 21 sc.B – 37121 Verona

Tel: 045-8014990 / Fax: 045-8033252

E-mail: [email protected]

Website: www.sib.it

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