UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Direito de MarcasANDR CORREA ROQUEGISANNE DE OLIVEIRA MARINHO

OUTUBRO/2014NDICE1. A MARCA E SUAS FUNES2. AS FORMAS DE PERDA E DE GANHO DE DISTINTIVIDADE3. DIREITO DE MARCA4. SINAIS QUE NO PODEM SER REGISTRADOS COMO MARCA NO BRASIL

INTRODUO:O presente trabalho discorrer acerca da marcas, suas funes e os direitos que a envolvem. Atravs de uma anlise concisa, comentaremos, principalmente, sobre os requisitos que envolvem o registro da marca, os tipos existentes, as marcas que no so passvel de registro, bem como no que se refere aos direitos decorrente do registro da marca no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e os benefcios proporcionados por, como uma forma de demonstrar a imprescindibilidade da execuo deste ato previamente utilizao do sinal elaborado.

1. A MARCA E SUAS FUNES:Marca pode ser definida como sendo todo sinal distintivo relacionado diretamente a um produto e/ou servio, como uma forma de identific-los e diferenci-los dos demais. De acordo com a Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI), so marcas:"Art. 122. So suscetveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibies legais." perceptvel a imprescindibilidade do carter distintivo da marca, devendo esta possuir capacidade individualizadora, para que possa diferenciar produtos e servios de outros, visto que a marca serve para distinguir produtos idnticos de origem diversa.Uma das classificaes da marca, est correlacionada sua apresentao. De acordo com esta, as marcas podem ser nominativas, quando registramos apenas o nome, independente de sua apresentao; figurativas, no caso de registro de logotipos, desenhos etc, sem a caracterizao de uma palavra, frase ou sequncia de letras. quando a marca no tem palavras, sendo possvel a utilizao, no mximo, de duas letras; mistas, usada para de registro do nome e sua apresentao grfica; ou tridimensionais, nos casos de registro de marca segundo as trs dimenses.Atendendo aos pr-requisitos de novidade relativa, no coincidncia com marca notria (art 126, LPI) e no impedimento (art 124, LPI), a marca poder ser registrada, conferindo, assim ao seu titular o direito de exclusividade sobre esse bem, possibilitando o direito de impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimento, sinal igual ou semelhante, em produtos ou servios idnticos ou afins.A funo das marcas, conforme anteriormente mencionado, de distinguir produtos ou servios, identificando-lhes acerca de suas providncias e diferenciando-os de outros semelhantes.No que tange a funo distintiva, cabe ressaltar que mesmo que toda marca seja constituda de um signo distintivo, necessrio que este seja capaz de proporcional a diferenciao de um produto/servio de outro, sob pena de ser insuscetvel registro junto ao INPI. A marca distintiva quando no se confunde com outra preexistente, ou melhor, quando no res communes ominion (coisa comum todos). Se assim no for, poder haver confuso deste sinal distintivo com os demais, ou anteriores ou posteriores criao deste. O art 122, da LPI, dispes sobre a distintibilidade da marca, determinando esta caracterstica como necessria ao registro dos signos:"Art. 122. So suscetveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibies legais."Quanto a indicao de providncia, esta relaciona-se ao fato da marca ter como objetivo estabelecer uma relao entre um produto/servio e um determinado agente econmico (normalmente uma empresa).Defende-se, ainda, que a marca tem como funo garantir ao consumidor certas qualidades acerca de produtos/servios, bem como um vis publicitrio. Quanto ao primeiro, isso incentivou a Lei a buscar impedir a existncia de marcas enganosas, suscetveis a induzir o pblico ao erro. Contudo, isso no significa dizer que a marca possui qualquer funo de garantia, uma vez que uma marca pode manter-se inalterada e seus produtos mudarem quanto s suas caractersticas.Em relao ao teor publicitrio carregado pela marca, pode-se dizer que traz o poder sugestivo da marca, sendo este a principal funo no ponto de vista econmico. Essa caracterstica independe de determinaes legais, uma vez que, juridicamente, a funo da marca restringe-se a indicao de providncias dos produtos/servios.Deve-se distinguir a funo econmica da marca e a funo da sua proteo na concorrncia. A doutrina indica os dois principais objetivos da funo econmica da marca como sendo sua finalidade de diminuio do esforo de busca do consumidor e a criao de incentivos para que as empresas busquem manter e/ou aprimorar a qualidade de seus produtos.Atravs da visualizao de certas marcas, o consumidor identifica o conjunto de qualidades e caractersticas que esta, via de regra, proporciona, sem ter que test-lo em cada caso. Isso demonstra a confiana que o agente econmico conseguiu construir no mercado, e, devido a esse fato, buscar zelar por isto, como forma de manter a coeso e coerncia entre a sua marca e seus produtos e servios.Nesse caso, a marca apenas indica que pode ser suscetvel de um rol de caractersticas, conforme confiana que desenvolveu na clientela que o adquiriu e atestou tais qualidades ou recebeu da informao publicitria. Ao mesmo tempo, proporciona ao consumidor economia de esforo, desnecessidade de reflexo e induo ao consumo, tendo em vista a confiabilidade que este adquiriu no mercado.

2. AS FORMAS DE PERDA E DE GANHO DE DISTINTIVIDADE:2.1 - DEGENERESCNCIA:A degenerscia decorre, geralmente, do excesso de fama, de forma que a transfigura de um modo que a torna domnio pblico. A marca se generaliza, se universaliza, se tornando to conhecida que passa a ser uma denominao genrica para um produto. Quando chega a esse ponto de, a marca, apesar de muito conhecida, divulgada, disseminada, ela se suicida e cai no domnio pblico, uma vez que perde sua capacidade distintiva. Alguns exemplos de marcas que fora atingidas por este fenmeno so: Aspirina, Band-Aid, Botox, Chiclete, Cotonete, Velcro, Xerox e Zper. No Brasil, o registro de uma marca que venha a perder sua capacidade distintiva, via de regra, no poder vir a ser anulado, uma vez que a LPI no traz essa determinao. Para que um registro seja suscetvel de anulao, preciso que este no seja possvel de exercer sua funo de diferenciao desde a data do depsito do pedido de registro respectivo. importante perceber, entretanto, que a degenerescncia ocorre com marcas que na poca do depsito no era tidas como genricas. Mas, mesmo assim, o regulamento brasileiro no determina a anulao de registro demarcas que venham a tornar-se genricas aps 5 anos, uma vez que este o prazo prescricional dos procedimentos, judicial e administrativo, para requerer a nulidade da marca.Apesar da legislao brasileira impedir o cancelamento do registro de marcas afetadas por esse fenmeno, a popularidade que a marca adquiriu, acaba por esvaziar o registro, fato que dificulta que o proprietrio impea que terceiros utilizem-a.2.2 - SECONDARY MEANING:O secondary meaning consiste na aquisio de dinstiguibilidade em decorrncia do uso de um sinal, a priori, no registrvel como marca. H sinais que se vulgarizam com o uso, como no caso na desgenerscia, e h sinais que fazem o caminho inverso, de vulgares passam a distintivos, exatamente em funo do uso, caso no secondary meaning.Neste caso, um sinal antes fraco, ganha distintividade devido ao uso habitual e reiterado, bem como atravs dos investimentos empreendidos pelo agente econmico, tornando o sinal passvel de proteo, posto j ter alcanado na ideia do consumidor caractersticas de uma marca de relevncia.Logo, trata-se da converso de um sinal originalmente privado de fora distintiva, em um sinal cuja capacidade de diferenciao, atravs de um sentido secundrio, o torna passvel de proteo legal.Contudo, o sinal no pode beneficiar-se desse fenmeno, visto que, para isso, seria necessrio cancelar o sentido primrio dado ao mesmo, o que impossvel, pois equivaleria a dar ao titular do registro da marca, o exclusivo da significao primria. Desse modo, o princpio s deve ser aplicado aos chamados signos usuais e descritivos, nunca aos genricos.

3. DIREITO DE MARCASPrimordialmente, cabe pontuar as fontes do direito utilizadas para tratar do Direito de Marcas. So elas, a Constituio Federal, que em seu art 5, XXIX, assegura o direito de propriedade das marcas, a Lei 9,270/96 (LPI), que regulamenta a propriedade industrial, a Conveno da Unio de Paris (CUP), o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio, conhecido por TRIPs.A natureza jurdica da marca de bem imaterial em sentido prprio, tomada a palavra com o significado que lhe foi atribudo. O valor econmico que lhe dado - material ou imaterial - justifica, dessa forma, a interveno jurdica.Entre o bem em questo e o dono, h uma relao de domnio, que enseja o direito de propriedade da marca. Esta propriedade abrange para alm das coisas corpreas, ou seja, as incorpreas, traduzida na forma de propriedade industrial ou intelectual.Com o surgimento de novas criaes intelectuais, aumentaram-se as possibilidades de incorporao de novas modalidades de direito para proteo, e, nesse sentido surgiu a propriedade sui generis ao Direito de Marcas. Esta trata-se de um Direito de Propriedade especial, dotado de particularidades que justificam o regime especfico.No que se refere Proteo Sui Generis, os hbridos jurdicos so figuras jurdicas intermedirias entre a Propriedade Industrial e o Direito Autoral, resultado do surgimento de novas criaes intelectuais. So exemplos que recebem proteo sui generis a topografia de circuitos integrados, cultivares Vegetais e conhecimentos tradicionais associados aos recursos genticos.Contudo, entende-se que tal instituto desnecessrio ao Direito de Marcas, visto que o direito de propriedade no deve ser hermtico, mas sim flexvel. E, no tocante esses bens imateriais, o exerccio do Direito de Propriedade tem peculiaridades, mas estas no descaracterizam a relao de domnio existente entre o sujeito e o objeto do direito, sendo esta a propriedade.

A propriedade de uma marca adquiri-se mediante a concesso de registro pelo INPI. Qualquer pessoa pode obter o direito exclusivo de uma marca, desde que preenchido os pr-requisitos dispostos no art 129, da LPI:"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e de certificao o disposto nos arts. 147 e 148. 1 Toda pessoa que, de boa f, na data da prioridade ou depsito, usava no Pas, h pelo menos 6 (seis) meses, marca idntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, ter direito de precedncia ao registro. 2 O direito de precedncia somente poder ser cedido juntamente com o negcio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relao com o uso da marca, por alienao ou arrendamento."A marca, uma vez registrada, gozar de proteo constitucional, conforme art 5, XXLI, da CF.H trs sistemas utilizados no mundo jurdico como parmetro na proteo marcria, sendo estes o sistema atributivo, declarativo e misto. O primeiro estabelece como prioridade a data do depsito no rgo pblico competente, ou seja, quem deposita primeiro a marca detm o direito de usar, gozar e dispor do direito, caso estejam preenchidos os requisitos de registrabilidade; o declarativo impes que s o uso comprova e justifica o direito propriedade da marca; e, por fim, o misto uma juno dos dois. A doutrina entende que o Brasil adotou o sistema denominado atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a no ser que se trate de marca notoriamente conhecida.Trata-se de um direito sobre um bem imaterial que tem por finalidade a explorao exclusiva de um signo, que visa diferenciar o produto de uma empresa do de outras.O registro da marca pode ser extinto de trs formas: devido a falta de prorrogao, atravs da renncia do direito sobre a marca e devido a caducidade do registro.No tocante renncia por falta de prorrogao, esta ocorre quando passado o prazo decenal, o proprietrio no requer a dilao do prazo, ou por um lapso temporal ou devido a marca ter perdido seu valor mercadolgico, fato que causou o desinteresse na renovao do registro desta; quanto renncia, esta o pedido de extino do registro antes mesmo de findo o prazo decenal, e a caducidade ocorre devido ao no uso da marca.O registro da marca no INPI, tem como decorrncia a exclusividade de uso desta pelo seu proprietrio, sendo, em princpio, limitado classe para a qual foi deferido, devido ao princpio da especialidade, no abrangendo esta exclusividade os outros produtos no similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipteses de marcas notrias.Ressalte-se a necessidade do sinal ter sido objeto de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI, visto que ato necessrio ao reconhecimento das prerrogativas da proteo marcria, dentre essas o direito de exclusividade do uso.No caso das marcas a proteo da exclusividade limitada ao segmento de mercado para a qual foi registrada. No caso do nome comercial, no regime do Cdigo Civil, a proteo exclusiva a utilizao do nome limitada rea do estado federado para o qual foi registrado, ao que muitas vezes (em particular no que tange ao conflito com marcas) a jurisprudncia acresce o limite relativo atividade descrita no seu objeto social. Alm do direito de exclusividade, aqueles que registram sua marca tem acesso outros benefcios, como, por exemplo, o combate pirataria, pois conferido o direito de impedir que terceiros utilizem desautorizadamente a marca, ou de signos semelhantes, e caso o faam, estaro sujeitos ao pagamento de reparao judicial; segurana nos negcios e retorno do investimento, uma vez que confere a certeza de que a marca escolhida pelo empresrio no viola direito alheio, logo, isso evita que a empresa tenha que interromper o uso da marca, aps ter investido nesta; , tambm, uma fonte de receita, tendo em vista que a marca pode ser licenciada a outras empresas e, em contrapartida, seu titular recebe royalties pela utilizao; e colabora na obteno de crdito, o BNDES, por exemplo, tem aceito marcas registradas como forma de garantia na liberao de recursos financeiros.Todos os fatores supracitados demonstram, por fim, a imprescindibilidade do registro da marca no INPI, visto que este no s protege a marca, mas pode conferir benefcios ao seu titular.

4. SINAIS QUE NO PODEM SER REGISTRADOS COMO MARCA NO BRASILO art 124 da LPI elenca uma vasta lista dos sinais que no podem ser registrados:Art. 124. No so registrveis como marca:I - braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designao, figura ou imitao;II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;III - expresso, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrrio moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou idia e sentimento dignos de respeito e venerao;IV - designao ou sigla de entidade ou rgo pblico, quando no requerido o registro pela prpria entidade ou rgo pblico;V - reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetvel de causar confuso ou associao com estes sinais distintivos;VI - sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracterstica do produto ou servio, quanto natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao do servio, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;VII - sinal ou expresso empregada apenas como meio de propaganda;VIII - cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;IX - indicao geogrfica, sua imitao suscetvel de causar confuso ou sinal que possa falsamente induzir indicao geogrfica;X - sinal que induza a falsa indicao quanto origem, procedncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servio a que a marca se destina;XI - reproduo ou imitao de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padro de qualquer gnero ou natureza;XII - reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificao por terceiro, observado o disposto no art. 154;XIII - nome, prmio ou smbolo de evento esportivo, artstico, cultural, social, poltico, econmico ou tcnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitao suscetvel de criar confuso, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;XIV - reproduo ou imitao de ttulo, aplice, moeda e cdula da Unio, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territrios, dos Municpios, ou de pas;XV - nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;XVI - pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artstico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;XVII - obra literria, artstica ou cientfica, assim como os ttulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de causar confuso ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular;XVIII - termo tcnico usado na indstria, na cincia e na arte, que tenha relao com o produto ou servio a distinguir;XIX - reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com acrscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com marca alheia;XX - dualidade de marcas de um s titular para o mesmo produto ou servio, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;XXI - a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada de efeito tcnico;XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; eXXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territrio nacional ou em pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com aquela marca alheia.

A doutrina aponta trs dessas proibies como sendo as mais importantes, sendo essas a marca composta por sinal visualmente imperceptvel; a marca desprovida de capacidade distintiva e a marca enganosa, visto que a marca, segundo a legislao, um sinal distintivo, visualmente perceptvel, que identifica e distingue produtos e servios de outros anlogos, de procedncia diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificaes tcnicas.

bibliografiahttp://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=125http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htmhttp://www.e-marcas.com.br/registro-de-marcas/tipos-de-marca/#axzz3Grp9vYk7http://www3.unip.br/pesquisa/nit/marcas.aspxhttp://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=brhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_casos_de_degeneresc%C3%AAncia_de_marcahttp://www.inovacao.ufpr.br/node/41http://www.abapi.org.br/artigofinal.asp?ativo=Sim&secao=Not%C3%ADcias&subsecao=Artigos&noticia=5www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=brhttp://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5701407/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-264095-pr-2000-0061533-1http://logobr.org/branding/registro-de-marcas-leis-design/