modificación de reivindicaciones durante los procedimientos de concesión de patentes

25 de febrero de 2013

Amaya EzcurraJefe de Servicio de Técnicas Industrialesamaya.ezcurra@oepm.es

MODIFICACIONES DE REIVINDICACIONES

¿Cuándo se puede presentar modificación de reivindicaciones?

ÍNDICE

1. Modificaciones de las reivindicaciones durante el procedimiento de concesión español 2. Modificación de reivindicaciones en recurso3. Modificaciones de las reivindicaciones llevadas a cabo tras la concesión de la patente

B. Modificaciones llevadas a cabo en un procedimiento de nulidad de la patenteC. Modificaciones llevadas a cabo mediante renuncia

4. Modificaciones de las reivindicaciones durante el procedimiento de solicitud internacional PCT5. Modificaciones de reivindicaciones en el Convenio de Patente Europea.

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Las reivindicaciones determinan el ámbito de protección y deben interpretarse a la luz de la descripción.

Art. 60 Ley 11/1986

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Art. 26 Ley 11/1986

La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto cuya protección se solicita.Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.

Art. 6 PCT

Modificación de reivindicaciones en el procedimiento español

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En la legislación española a la hora de modificar reivindicaciones nos encontramos con dos límites:

LÍMITE TEMPORAL

Art.41 LP. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así se permita expresamente por la Ley de Patentes

LÍMITE MATERIAL

Art. 41.3. LP. La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud.

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LÍMITE MATERIAL Habrá que tener en cuenta los siguientes artículos:

Artículo. 41.3. LP. La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud.Artículo 26 LP. Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. Artículo 22.2. LP. Si durante el procedimiento de concesión se modifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente, se considerará como fecha de presentación la de introducción de la modificación con respecto a la parte afectada por ésta.Artículo 34.3. LP. (El informe sobre el estado de la técnica) se elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados.

PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN EN ESPAÑA:GENERAL Y CON EXAMEN PREVIO

7. Publicación reanudación por el P. G. de concesión

8. Traslado de observaciones de terceros

9. Examen modificaciones y concesión de la patente

1. Admisión a trámite2. Examen formal y técnico3. Continuación de

Procedimiento4. Solicitud IET5. Elaboración IET6. Publicación solicitud y IET

CON EXAMEN PREVIO

7. Petición examen previo 8. Oposiciones9. Traslado al solicitante del

resultado del examen previo, de las posibles nuevas reivindicaciones y en su caso, de las oposiciones

10. Contestación del solicitante al examen/oposiciones

11. Resolución motivada de la OEPM y traslado al solicitante

12. Denegación/concesión

GENERAL

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Dentro de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación están: (Art.22.1 LP + art. 14.1 RD +directrices)

a) Una declaración por la que se solicite una patente que contenga, al menos, la enunciación del título de la invención,

b) Los datos de identificación del solicitante o su representante

c) Una descripción, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley.

d) Una o varias reivindicaciones (a diferencia del PLT)

El justificante de pago de la tasa correspondiente.

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Idioma: CASTELLANO (Art. 21.4 LP)

9

PRESENTACION SOLICITUD

ADMINSION A TRAMITE

EXAMEN FORMAL Y TECNICO

CONTINUACION AL PROCEDIMIENTO Y PETICION IET

INFORME DEL ESTADO DE LA TECNICA Y OPINION ESCRITA

RETIRADA

SOLICITUD PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESION

SOLICITUD PROCEDIMIENTO EXAMEN PREVIO

TRASLADO OBSERVACIONES DE TERCEROS

OBSERVACIONES DE TERCEROS

CONCESION DE LA PATENTE

EXAMEN PREVIO

OPOSICIONES

CONCESION DE LA PATENTE

DENEGACION

DENEGACION

PROCEDIMIENTO EN LA OEPM

LÍMITE TEMPORAL Contestación al suspenso tras

el examen formal y técnico

Contestación al IET y observaciones de terceros

Petición de procedimiento con examen previo

Contestación a las objeciones del examen previo:

-descripción y reivindicaciones.-no deben referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda-dos momentos: contestación a la notificación del examen y de las oposiciones y al contestar a la resolución motivada.

En caso de defectos: SUSPENSO (Art. 31.3 LP)

modificar reivindicaciones dividir la solicitud

Si no contesta: denegación (Art. 31.4 LP + art. 23RD)(art. 24RD) 1. motivación y notificación al solicitante

2. publicación en el BOPI

(Directrices de examen)Si contesta pero no subsana: el examinador deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación.

Contesta y subsana:

CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO + comunicación necesidad de PETICIÓN DE IET (Art.31.5 LP)

EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO (Art. 31 LP)

10

No defectos

EX

AM

EN

FO

RM

AL

Y T

ÉC

NIC

O

2 meses (Art.18 RD)

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(Art. 36.2 LP) Una vez finalizado el plazo otorgado a terceros para la presentación de observaciones al IET, se dará traslado de los escritos presentados al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido al efecto formule las observaciones que estime pertinentes al IET, haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones presentadas por los terceros, y

modifique, si lo estima

conveniente, las reivindicaciones.

POSIBLES MOTIVOS: La modificación supone un

aumento del contenido de la solicitud.

La modificación supone una alteración del objeto de la solicitud.

La modificación da lugar a una falta de unidad de invención.

Otros:- el nuevo juego de

reivindicaciones adolece de falta de claridad o falta de base en la descripción

- la modificación no ha sido objeto de búsqueda

Directrices: Si se han producido modificaciones de reivindicaciones y éstas no son admitidas el examinador lo notificará al solicitante mediante una comunicación motivada otorgándole un plazo de diez días a efectos de alegaciones. Finalizado este plazo, se procederá a la resolución definitiva (concesión).

(Art. 3 RD 812/2000) Modificación de las reivindicaciones.

1.Cuando el solicitante formule la petición de examen, … mantendrá la posibilidad de

modificar las reivindicaciones, presentando, junto con el escrito de petición de examen, un nuevo juego de reivindicaciones modificadas. Las reivindicaciones modificadas no deberán referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda.

2.Junto con la publicación de la petición de examen se hará una mención, en su caso, a la modificación de las reivindicaciones y se pondrá a disposición del público el juego de reivindicaciones modificado.

En caso de objeciones/oposiciones: traslado de resultado de examen previo y oposiciones (Art. 6 RD 810/2000)

formular alegaciones subsanar defectos formales modificar reivindicaciones y descripción

subsana (Art. 39.8 LP)

Si contesta pero no subsana

No contesta (Art. 39.8 LP) No objeciones ni oposiciones (Art. 39.7 LP)

EX

AM

EN

PR

EV

IO

2 meses

EXAMEN DE FONDO; CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE; DENEGACIÓN/CONCESIÓN

CONCESIÓN

DENEGACIÓN

Resolución motivada negativa (Art. 39.10 LP, (Art. 7 RD 810/2000) )

modificar reivindicaciones

subsana

no subsana

1 mes

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Procedimiento de concesión CON OPOSICIONES Y SIN IET

Suspenso

2 meses para contestar al suspenso:

modificación de reivindicaciones

Oposiciones

2 meses desde la publicación de la solicitud (alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción) +

2 meses para que el solicitante

pueda alegar/subsanar/modificar reivindicaciones

(Art. 148 y 149 LP)

MODELOS DE UTILIDAD

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RECURSO ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER SUBSANATORIO

En caso de haberse denegado la solicitud de patente o modelo de utilidad como resultado de no haber subsanado deficiencias alegadas en el examen formal y técnico, el solicitante podrá presentar recurso de alzada ante la OEPM. El recurso podrá acompañarse de un nuevo juego de reivindicaciones (y en su caso descripción modificada). En caso de subsanar las objeciones motivadas por el área de examen en la denegación de la solicitud podrá estimarse el recurso, devolviendo el expediente al procedimiento para continuar con su tramitación.

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¿Se puede modificar reivindicaciones tras la

concesión?

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Modificación de reivindicaciones llevadas a cabo en un procedimiento de nulidad de la patente (art. 112 LP)

Modificación de reivindicaciones por renuncia del solicitante (art. 118 LP)

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Modificación de reivindicaciones en el procedimiento PCT

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El solicitante presenta un juego de reivindicaciones

Modificación de reivindicaciones por el art. 19 PCT

PROCEDIMIENTO PCT

* En algunos países entrada en fase nacional a los 31 meses 22

Modificación de reivindicaciones por el art. 34 PCT

Modificación de reivindicaciones para entrar en fases nacionales o regionalesart. 28 y 41 PCT

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LÍMITE MATERIAL No ampliar el objeto de protección de la

solicitud Y además:Que se cumple el requisito de unidad de

invenciónClaridad de las reivindicaciones modificadasCongruencia entre la descripción y las

reivindicacionesReivindicaciones modificadas con base en la

descripción

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Modificación de reivindicaciones en el Convenio de Patente Europea

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Validation in national offices

PROCEDIMIENTO EN LA EPO

MODIFICACIONES DE REIVINDICACIONES EN EL CONVENIO DE PATENTE EUROPEA

*No es necesario presentar reivindicaciones para obtener fecha.

Modificación de reivindicaciones tras el resultado del informe de búsqueda (R86.2 EPC)

Modificación de reivindicaciones durante el examen previo (R86.3 EPC)

Modificación de reivindicaciones como resultado de oposiciones.

Modificación de reivindicaciones como resultado de recurso.

Limitación de las reivindicaciones tras concesión.- que no se extienda la protección conferida por las reivindicaciones concedidas.

LÍMITE MATERIAL Artículo 123(2) EPC: Una solicitud de patente europea

o una patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se ha presentado.

La EPO contempla la realización de una búsqueda adicional en examen previo: Guidelines C IV 7.2, siempre que la materia añadida cumpla el requisito de unidad de invención con la materia anteriormente reivindicada (R137(5) EPC).

La R137(5) limita la incorporación de características que no hayan sido objeto de búsqueda, cuando las nuevas reivindicaciones no cumplan el requisito de unidad de invención en relación a las reivindicaciones iniciales.

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¡Muchas gracias por su atención!

amaya.ezcurra@oepm.es

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