738_k_pdt.sus_2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 738 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tingkat kasasi telah

memutuskan sebagai berikut:

PT. PHAROS INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan

Limo 40, Permata Hijau, Senayan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Turman M, Panggabean, SH.,MH dan kawan-

kawan, para Advokat berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jl.

Letjend Suprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 12 September 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n:

PT. SANBE FARMA., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan

Taman sari No. 10, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Ronald Albert Napitupulu SH, MH., dan kawan-kawan, para Advokat

berkantor di Trinity Law Office, Jalan Kapuas No.21 Lantai 2 Cideng,

Jakarta-Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT

MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa objek gugatan pembatalan merek ini adalah sebagai berikut:

Merek : ELASTYN

Hal. 1 dari 42 hal. Put. 738 K/Pdt.Sus/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kelas : 05 (lima)

Daftar No. : IDM000220115

Pemilik : PT. Pharos Indonesia

Jl. Limo No. 40, Permata Hijau, Senayan, Jakarta 12220 (Tergugat I) ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pengguna pertama merek ELASTYN di

Republik Indonesia, dan telah terdaftar dan tercatat pada Daftar Umum Merek di Tergugat

II sejak 4 Desember 2001 dengan daftar Nomor 494769 yang telah diperpanjang

perlindungannya dengan daftar No. IDM000252217 untuk melindungi klasifikasi jenis

barang/jasa kelas 5 (lima) yaitu untuk jenis barang: “hasil-hasil pharmasi, Ilmu

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, hasil-hasil makanan pantang untuk anak-anak dan orang-

orang sakit, plester-plester dan pembalut; sedia-sediaan untuk menambal gigi dan untuk

membasmi tumbuh-tumbuhan buruk dan binatang-binatang perusak ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat I telah mengajukan

permohonan pendaftaran merek ELASTYN untuk klasifikasi jenis barang/jasa kelas 5

(lima) kepada Tergugat II dengan agenda Nomor D002008006909, tertanggal 28 Februari

2008, untuk melindungi jenis barang “Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter,

bahan-bahan untuk berpantangan makan atau diet yang disesuaikan untuk pemakaian

media, makanan bayi, plester-plester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk

menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu, membasmi kuman, sediaan untuk membasmi

binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah badan usaha/perusahaan Indonesia yang

memiliki kesamaan bidang usaha di bidang farmasi, salah satu kegiatan usahanya yaitu

sebagai produsen obat-obatan untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan ;

Bahwa Penggugat telah memiliki ijin edar dari badan/lembaga yang berwenang

yaitu BP POM Republik Indonesia atas merek PELASTIN sejak tahun 1998 dengan Nomor

DKL 9822224244A1, yang termasuk golongan obat keras berupa serbuk injeksi ;

Bahwa setelah menempuh proses administrasi pendaftaran merek di Kantor

Tergugat II, ternyata permohonan pendaftaran merek ELASTYN a quo berdasarkan hasil

pemeriksaan substantif merek dinyatakan diterima oleh Tergugat II dan saat ini telah

terdaftar pada daftar Umum Merek dengan daftar Nomor IDM000220115 sejak tanggal 6

Oktober 2009 ;

Bahwa Penggugat merasa keberatan atas terdaftarnya merek ELASTYN a

quo pada daftar umum merek karena memiliki kemiripan dan persamaan dengan merek

PELASTIN milik Penggugat yang telah digunakan dan terdaftar lebih dahulu serta adanya

itikad tidak baik dari Tergugat I dalam pengajuan pendaftaran merek ELASTYN a quo ;

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa keberatan Penggugat terhadap pendaftaran merek ELASTYN oleh Tergugat

I a quo adalah sangat beralasan, untuk membantu agar lebih mudah dalam

memperbandingkan dan melihat kedua merek secara menyeluruh maka Penggugat

menyajikan perbandingan merek ELASTYN dan PELASTIN dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Para pihak

Keterangan

MEREK PELASTIN

MILIK TERGUGAT

MEREK ELASTYN

MILIK PENGGUGAT

Etiket Merek

Terdaftar Elastyn PELASTINPendaftaran

Pertama

28 Februari 2008 1 Februari 2001

Kemasan

Klasifikasi/Jenis

Produk

TERGOLONG OBAT KERAS YANG

MERUPAKAN DALAM BENTUK

SERBUK INJEKSI

TERGOLONG OBAT KERAS YANG

MERUPAKAN DALAM BENTUK

SERBUK INJEKSI



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Ijin Edar DKL 1021637844A1 DKL 1021637844A1

Peredaran Barang Launching tahun 2006, di daerah/

wilayah hukum Republik Indonesia

Komposisi Produk Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg

MEREK “ELASTYN” MILIK TERGUGAT I MEMILIKI PERSAMAAN PADA

POKOKNYA DENGAN MEREK “PELASTIN” MILIK PENGGUGAT ;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek dan Penjelasannya

menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

1 Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa yang

sejenis ;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan

adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang

dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang

terdapat dalam merek-merek tersebut ;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek serta penjelasannya

adalah sangat beralasan apabila Penggugat merasa keberatan dan menyatakan bahwa

Merek ELASTYN milik Tergugat I tidak layak untuk didaftar oleh Tergugat II dalam

Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

PELASTIN milik Penggugat. Adapun alasan Penggugat menyatakan adanya persamaan

pada pokoknya pada merek a quo dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Persamaan Bentuk dan Warna:

Dari etiket merek pada sertifikat merek ELASTYN dan PELASTIN yang terdaftar dapat

terlihat adanya kesamaan antara kedua merek yaitu sama-sama menggunakan huruf tanpa

ada logo serta memiliki warna dasar putih serta warna tulisan berwarna hitam yang lebih

jelasnya Penggugat telah memperbandingkan kedua merek secara bentuk tulisan dan

warna pada tabel di atas ;

• Persamaan Cara Penempatan:

Berdasarkan kemasan produk, terlihat jelas cara penempatan merek pada kemasan

beredar kedua merek miliki kesamaan yaitu di posisi tengah bagian atas, secara jelas

dapat dilihat dari bentuk kemasan produk pada tabel perbandingan merek di atas ;

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Persamaan Cara Penulisan:

Cara penulisan merek antara merek ELASTYN dan PELASTIN memiliki kesamaan yaitu

kedua merek memiliki 3 (tiga) suku kata, dimana Tergugat I memodifikasi sedikit

penggunaan huruf dalam pendaftaran mereknya yang masing-masing dapat dilihat

berikut:

ELASTYN = E - LAS –TYN

PELASTIN = PE –LAS –TIN

• Persamaan Bunyi Ucapan:

Secara bunyi jelas kedua merek memiliki kemiripan yang nyata yang secara vokal bahasa

Indonesia dapat dijelaskan berikut:

ELASTYN = e/I –las/les –tin/tain

PELASTIN = pe/pi –las/les –tin/ten

Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, walaupun Tergugat I melakukan

modifikasi terhadap merek yang didaftarkannya tetapi secara umum dapat disimpulkan

bahwa merek ELASTYN seharusnya tidak didaftar oleh Tergugat II sebagai penyelenggara

administrasi pendaftaran merek karena merek ELASTYN tersebut tidak memiliki daya

pembeda yang cukup (not distinctive) khususnya dengan merek PELASTIN milik

Penggugat yang telah lebih dahulu terdaftar pada daftar umum merek dan digunakan oleh

karena itu layak apabila Majelis Hakim memberikan putusan untuk membatalkan merek

ELASTYN milik Tergugat I karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

PELASTIN milik Penggugat ;

Bahwa alasan-alasan tentang persamaan pada pokoknya antara merek ELASTYN

dan PELASTYN a quo yang dikemukakan Penggugat adalah sejalan dengan dasar hukum

yang kaedah hukum yang dimaksud pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai berikut:

• Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/Sip/1972

menyatakan “suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, jika bentuk

atau susunannya atau bunyinya, dan bagi masyarakat telah menimbulkan kesan, jadi

persamaan tidak perlu harus 100% sama” ;

• Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 K/

Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa merek yang memiliki

persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya dapat dideskripsikan memiliki

persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi dan persamaan

unsur elemen ;

Bahwa terdaftarnya merek ELASTYN milik Tergugat II adalah tidak dapat

dibenarkan dan sudah sepantasnya untuk dibatalkan karena memiliki persamaan pada



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pokoknya dengan merek PELASTIN milik Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

merek yang selama ini telah digunakan yaitu:

• Yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 39/Merek/2003/

PN.Niaga.JKt.Pst tanggal 2 Juli 2003 yang menyatakan merek BONCAFE dan

MONCAFE memiliki persamaan pada pokoknya ;

• Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 025 K/N/

Haki/2006 menyatakan “bahwa merek GAPPA memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek GAP ;

• Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 044 K/N/

Haki/2004 tanggal 24 Maret 2004 yang menyatakan bahwa merek NOKIA dan

NOKIIA memiliki persamaan pada pokoknya ;

• Yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 51/Merek/ 2004/

PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa merek

TRIBOL dan TRIBOLOGY memiliki persamaan pada pokoknya ;

Bahwa Tergugat II tidak konsisten dalam proses pemeriksaan substantie

pendaftaran merek, dalam hal ini seharusnya permohonan pendaftaran merek ELASTYN

milik Tergugat I ditolak oleh Tergugat II dengan alasan karena merek ELASTIN memiliki

persaman pada pokoknya dengan merek PELASTIN milik Penggugat, sebagaimana

dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek ;

Alasan dan dalil Penggugat a quo diperkuat berdasarkan fakta dan bukti hasil pemeriksaan

substantif Tergugat II terhadap permohonan pendaftaran merek antara lain sebagai berikut:

• Permohonan pendaftaran merek TEPITA ditolak dengan merek Peppitas + logo

karena memiliki persamaan pada pokoknya (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Merek) sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat II No. HKI

4.01.15.2008013103 tanggal 18 Mei 2010 ;

• Permohonan pendaftaran merek PROBIOSAN ditolak dengan merek BIOSAN



4.01.15.2008032775 tanggal 30 Juli 2010 ;

• Permohonan pendaftaran merek BONESTIN ditolak dengan merek BONISTEIN



4.01.15.2008027041-DS tanggal 28 Juli 2010 ;

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Permohonan pendaftaran merek AVILA-SAN ditolak dengan merek AVILLA



4.01.15.2009004324-DS tanggal 28 Juli 2010 ;

• Permohonan pendaftaran merek GASTRIMUN ditolak dengan merek

GASTRIMMUNE karena memiliki persamaan pada pokoknya (Pasal 6 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Merek) sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat II

No. HKI 4.01.15.2008041261 tanggal 14 Juli 2010 ;

Bahwa dari alasan dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di atas maka jelas

dapat disimpulkan bahwa antara merek ELASTYN dan PELASTIN memiliki persamaan

pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Merek, maka merujuk pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek sudah

selayaknya apabila merek ELASTYN milik Tergugat I dibatalkan oleh Majelis Hakim

karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PELASTYN milik Penggugat ;

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK “ELASTYN” DIAJUKAN OLEH

TERGUGAT I DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK ;

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa “Merek tidak dapat

didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”

dan dalam penjelasan undang-undang dijelaskan “Pemohon yang beritikad baik adalah

Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat adapun untuk

membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain atau menimbulkan

kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama produsen obat-obatan di

Indonesia yang memiliki wilayah pemasaran yang sama yaitu setidaknya untuk wilayah di

Republik Indonesia. Sebagai produsen obat seharusnya Tergugat I mengetahui bahwa

Penggugat memiliki produk dengan merek PELASTIN sebab data-data mengenai obat saat

ini dikeluarkan secara berkala oleh Kementerian Kesehatan dan dapat dicari dengan mudah

dan Penggugat meyakini dalam hal ini Tergugat I pasti memiliki data-data tersebut dan/atau

mengenai data tersebut saat ini dapat diakses secara luas melalui internet salah satunya

melalui situs www.mims.com ;

Bahwa merek PELASTIN dan ELASTYN ternyata digunakan untuk nama produk

obat yang memiliki tujuan pengobatan, kegunaan dan komposisi yang sama. Berdasarkan

data yang diperoleh (buku MIMS, Indonesia IIMS, 115th Edition 2010) kedua merek a quo

sama-sama memiliki komposisi kandungan imipenem 500mg dan cilastatin 500mg, selain

itu tata cara pemberian obat serta kegunaan obat juga memiliki kesamaan yang nyata



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bahkan pemberian harga ternyata Tergugat I dalam pemasaran obat ke masyarakat

menghargai produk ELASTYNnya mirip dengan produk PELASTIN milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan a quo jelas bahwa Tergugat I memilih dan

mendaftarkan merek ELASTYN adalah terinspirasi dari merek PELASTIN milik

Penggugat yang telah lebih dulu dikenal dalam dunia kesehatan dan diminati oleh dokter

sebagai obat yang dianjurkan. Hal yang disampaikan Penggugat adalah sangat beralasan

karena secara logika seharusnya Tergugat I dapat menggunakan dan memilih kata-kata lain

yang tidak sama/mirip dengan merek Penggugat tetapi pada kenyataannya Tergugat I hanya

melakukan modifikasi pada awal kata dan akhiran dengan tidak menimbulkan daya

pembeda yang cukup ;

Bahwa kedua produk tersebut mempunyai persamaan terbesar pada persamaan

fonetik dengan didasarkan pada adanya persamaan secara “pengucapan atau bunyi”. Dalam

hal persamaan bunyi ini merek Tergugat I bila dilafalkan terkesan mirip dengan merek

Penggugat ;

Dalam hal ini merek ELASTYN dan merek PELASTIN untuk produk yang sama kalau

dilafalkan akan memiliki persamaan bunyi, meskipun pelafalannya sedikit berbeda,

sebagaimana penjelasan Penggugat di atas tentang persamaan bunyi. Hal ini tentu dapat

menimbulkan penyesalan terhadap masyarakat pengguna produk tersebut ;

Bahwa saat ini kedua produk dengan merek a quo beredar berdampingan di

masyarakat, hal ini Penggugat merasa dirugikan karena dengan adanya kemiripan a quo

jelas menimbulkan pengelabuan asal usul produk serta kualitas produk bahkan lebih jauh

Tergugat I mendompleng ketenaran produk Penggugat dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi dan pemasaran terhadap produk

tersebut sebab secara komposisi dan kegunaan sama dengan produk milik Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat I a quo selain telah merugikan Penggugat, jelas

merupakan penyesalan terhadap konsumen dan dikategorikan sebagai suatu persaingan

usaha tidak sehat oleh karena itu pendaftaran merek ELASTYN yang dilakukan oleh

Tergugat I dapat dikualifisir sebagai suatu tindakan yang beritikad tidak baik, maka

berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 10bis Konvensi Paris sudah

sepantasnya Majelis Hakim Yang dimuliakan membatalkan pendaftaran merek ELASTYN

milik Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II untuk menghapus dari daftar umum

merek ;

Bahwa dasar dan alasan Penggugat tentang adanya itikad tidak baik Tergugat I

dalam mengajukan pendaftaran merek ELASTYN adalah sesuai dan sejalan dengan

berbagai putusan peradilan di bidang merek dan Yurisprudensi Merek yang telah dikenal

oleh praktisi hukum selama ini yaitu:

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150/K/Pdt/1984 yang

menyebutkan “….. terhadap pendaftaran dengan pemakaian merek yang sama baik

bentuk huruf, maupun tulisannya dengan milik orang lain dikualifisir sebagai

pendaftaran yang beritikad tidak baik ;

• Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995

yang menyebutkan bahwa pemilihan merek yang sama memungkinkan adanya

itikad tidak baik ;

• Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 35/Merek/2006/PN.Niaga/JKT.PST tanggal

20 Juni 2006 tentang merek STIHL dengan 7HILS, yang pada pertimbangannya

menyatakan bahwa merek 7HILS memiliki persamaan pada pokoknya dengan

merek STIHL dan tindakan mendaftarkan 7HILS adalah bentuk pemboncengan

keterkenalan merek STIHL untuk itu dikategorikan sebagai suatu itikad buruk ;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan merek ELASTYN milik Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek PELASTIN milik Penggugat ;

. Menyatakan Tergugat I beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek ELASTYN ;

. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek ELASTYN Nomor Daftar

IDM000220115 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan dan menghapus Merek Elastyn Nomor

daftar IDM00022115 atas nama Tergugat I dalam daftar umum Merek dengan segala

akibat hukumnya;

. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et

bono).

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 8 September

2011 Nomor: 55/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan merek ELASTYN milik Tergugat I mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek PELASTIN milik Penggugat ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3 Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek ELASTYN Nomor Daftar

IDM000220115 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;

4 Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek

ELASTYN Nomor Daftar IDM000220115 atas nama Tergugat I ;

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

6 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat

ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 8 September

2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 12 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan

pada tanggal 23 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Nomor: 40K/HaKI/2011/ PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 55/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2011;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Oktober 2011 telah

disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon

Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG

DALAM MEMBUAT AMAR PUTUSANNYA ATAU MELANGGAR PASAL 30

AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2009 TENTANG

MAHKAMAH AGUNG R.I KARENA MELAMPAUI PETITUM GUGATAN

Bahwa setelah mencermati amar putusan Judex Facti dengan petitum gugatan

Penggugat/Termohon Kasasi, telah terjadi perbedaan-perbedaan atau ketidak sesuaian

karena Judex Facti telah merubah diluar batas (melampaui) wewenangnya atau dengan

kata lain tidak berwenang.

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Perbedaannya dapat dilihat dari huruf tebal digaris bawah, sebagai berikut;

Bahwa pada amar putusan Judex Facti berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

. Menyatakan merek ELASTYN milik Tergugat I mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek PELASTIN milik Penggugat;


IDM000220115 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;

. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek

ELASTYN Nomor Daftar 1DM000220115 atas nama Tergugat I;

. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa pada petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi berbunyi sebagai

berikut;


. Menyatakan merek ELASTYN milik Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek PELASTIN milik Penggugat;

. Menyatakan Tergugat I beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek ELASTYN;



. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan dan menghapus Merek ELASTYN

Nomor Daftar 1DM000220115 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek

dengan segala akibat hukumnya

. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Bahwa setelah membandingkan amar putusan Judex Facti dan petitum gugatan

Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, Judex Facti ternyata telah merubah petitum

gugatan Penggugat/Termohon Kasasi di luar batas (melampaui) wewenang atau tidak

berwenang, sebagai berikut;

1. Bahwa amar putusan Judex Facti telah merubah butir 2 petitum gugatan Penggugat/

Termohon Kasasi yaitu merubah kata “memiliki” menjadi kata “mempunyai”.

. Bahwa demikian pula butir 4 amar putusan Judex Facti telah merubah butir 5

petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu kata “untuk membatalkan dan

“menghapus” dirubah menjadi “untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran”,

dengan cara menghilangkan kata “menghapus”.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


. Bahwa demikian pula pada butir 4 amar putusan Judex Facti telah merubah butir 5

petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu dengan cara menghilangkan

kata “dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya”.

Bahwa Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang atas

tindakannya menghilangkan kata “menghapus” dan kata “dalam Daftar Umum Merek

dengan segala akibat hukumnya” dalam amar putusannya, dan juga tidak berwenang

untuk merubah kata “untuk membatalkan” menjadi “untuk melaksanakan pembatalan

pendaftaran”, karena amar putusan Judex Facti tersebut tidak didasari dengan

pertimbangan-pertimbangan hukum Iebih dahulu, karenanya amar putusan Judex Facti

tersebut bertentangan atau telah melanggar sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat 1

huruf a Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I. OIeh

karenanya putusan Judex Facti yang tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya dengan merubah petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi,

sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

II. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG

BERLAKU KAITAN SURAT KUASA DENGAN GUGATAN.

Bahwa bila mencermati putusan Judex Facti dikaitkan dengan Surat Kuasa

Penggugat/Termohon Kasasi, maka telah terjadi kekeliruan atau kesalahan menerapkan

hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Kesalahan atau kekeliruan atau salah dalam menerapkan hukum itu dapat dilihat, dan

Surat Kuasa, Gugatan dan amar putusan, sebagai berikut:

Bahwa pada surat kuasa Penggugat/Termohon Kasasi pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut;

K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Hak Merek

“PELASTIN” dalam permasalahan hukum antara Pemberi Kuasa dengan PT. Pharos

Indonesia selaku produsen obat/hasil farmasi merek “ELASTYN”.

Bahwa ternyata pada gugatan Penggugat/Termohon Kasasi disebutkan sebagai

Tergugat I adalah PT. PHAROS INDONESIA, beralamat di Jalan Limo 40 Permata

Hijau, Senayan, Jakarta - Indonesia, suatu perusahaan berbadan hukum di Indonesia

yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

dan Pemerintah R.I., Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di

Jalan Daan Mogot KM 24, Tangerang, Propinsi Banten 15119 untuk selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II.

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



berikut;






IDM000220115 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya


Nomor Daftar IDM000220115 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek


. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara




pokoknya dengan merek PELASTIN milik Penggugat


IDM000220 115 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya


ELASTYN Nomor Daftar IDM000220115 atas nama Tergugat I;


Bahwa bila dicermati surat kuasa Penggugat/Termohon Kasasi, tidak

menyebutkan pihak-pihak yang dijadikan Tergugat dan tidak ada penyebutan

Pemerintah Republik Indonesia Cg. Kementerian Hukum dan Hak Asas, Manusia R.I.

Cg. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cg. Direktorat

Merek sebagai Tergugat II serta tidak jelas apa obyek hukumnya, apakah gugatan

pembatalan atau penghapusan, dan tidak ada kompetensi relatif ke Pengadilan mana

surat kuasa itu dipergunakan, sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal

68 atau 61 undang-undang No.15 tahun 2009

Bahwa bila mencermati gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dan surat kuasa

khusus Penggugat/Termohon Kasasi, telah terjadi ketidak sesuaian atau perbedaan,

sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat pembatalan dan penghapusan

atas Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, pada hal dalam surat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada menyebutkan “untuk mengajukan

gugatan pembatalan maupun gugatan penghapusan untuk Merek ELASTYN

No.IDM000220115 atas nama PT. Pharos Indonesia (Tergugat I/Pemohon Kasasi)

. Bahwa Penggugat dalam gugatannyapun telah menggugat “Pemerintah Republik

Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Cq. Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek

sebagai Tergugat II, padahal dalam surat kuasa tersebut tidak ada menyebut atau

menyangkut pautkan “Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia R.I. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat II.

Bahwa ternyata Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi

tanpa mencermati atau membaca surat kuasa Penggugat/ Termohon Kasasi. Dengan

demikian Judex Facti telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum, atau dengan

kata lain Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana telah

ditentukan Pasal 123 ayat 1 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun

1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang dapat mengakibatkan putusan Judex Facti dalam

perkara a quo menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat 1 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung

R.I. No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dikutip dalam buku HUKUM ACARA

PERDATA karangan M. Yahya Harahap, SH, penerbit Sinar Grafika, tahun 2005

halaman 15 dan buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Perdata Umum Buku II

Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2007 halaman 54 butir 3 dan 4 tentang kuasa/wakil,

telah digariskan syarat-syarat yang diwajibkan pada surat kuasa khusus yang dianggap

memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

i Menyebutkan dengan jelas dan spesific surat kuasa, untuk berperan di

Pengadilan;

ii. Menyebutkan kompetensi relatif;

iii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan

iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang

diperkarakan;

Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Perdata Umum Buku II Edisi 2007,

Mahkamah Agung RI 2007 halaman 54 Butir 3 dan 4 tentang kuasa /wakil. Surat kuasa

tersebut wajib menyebutkan:

Pada halaman 54 butir 3 yang menyebutkan

“surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya

dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula.”

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pada halaman 54 butir 4:

“Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B

sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan

sebagainya Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat

Kuasa Khusus.”

Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat 1 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung

R.I. No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Pedoman Teknis Administrasi dan

Teknis Perdata Umum Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2007, maka surat

kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana

ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bahwa sepatutnya Judex Facti sebelum memutus perkara a quo haruslah

terlebih dahulu melihat, membaca, meneliti atau mencermati isi surat kuasa Penggugat/

Termohon Kasasi, apakah telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat/Termohon

Kasasi atau tidak, apakah telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana

ditentukan dalam pasal 123 ayat 1 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6

Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis

Perdata Umum Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2007 atau tidak, karena amar

putusan Judex Facti haruslah bersesuaian dengan surat kuasa dan gugatan Penggugat/

Termohon Kasasi, mengingat surat kuasa adalah merupakan dasar dari surat gugatan

dan putusan, karena dapat atau tidaknya dikabulkan suatu gugatan, haruslah didasari

dengan surat kuasa yang sah menurut hukum.

Bahwa setelah mencermati surat kuasa khusus gugatan Penggugat/Termohon

Kasasi, ternyata surat kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan oleh pasal 123 ayat 1 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.

6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Jo. Teknis Perdata Umum Buku II Edisi 2007,

Mahkamah Agung RI 2007, yaitu tidak menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berperan di pengadilan apa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi diajukan, apakah

di Pengadilan Negeri ataukah di Pengadilan Niaga?;

. Di Pengadilan mana gugatan Penggugat/Termohon Kasasi diajukan, apakah di

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataukah di Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Niaga lain berkaitan

kompetensi Relatif;

. Siapa-siapa yang menjadi subjek perkara atau pihak-pihak yang berperkara;

. Dimana Identitas/Kedudukan dan alamat Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan

Tergugat Il/turut Termohon Kasasi



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


. Apa uraian pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, apakah untuk

mengajukan gugatan pembatalan atas Merek ataukah untuk gugatan penghapusan

Merek;

Bahwa di dalam surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 17

Maret 2011 No.114/TRINITY-02/VII/2010 tidak menyebutkan atau menarik

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik

Indonesia Cq. Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara a quo, tetapi ternyata di

dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tertanggal 10 Mei 2011 Nomor 55/

Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst secara tiba-tiba disebutkan Pemerintah Republik

Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek

sebagai Tergugat II.

Bahwa bila Judex Facti mencermati surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu

Penggugat tersebut, maka putusan Judex Facti pasti menolak atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa akan tetapi oleh karena Judex Facti tanpa melihat, mencermati, meneliti

isi surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, kemudian Judex Facti memberikan

putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka Judex Facti telah keliru atau

salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian putusan Judex

Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karenanya

putusan Judex Facti tidak sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa Judex Facti jelas telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum atau

melanggar hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam batalnya putusan yang bersangkutan dalam membuat putusannya, karena

Judex Facti tidak mencermati atau tidak mempertimbangkan sama sekali surat kuasa

Termohon Kasasi/Penggugat, padahal Judex Facti wajib untuk membaca dan

mencermati surat kuasa Termohon Kasasi/Penggugat, mengingat surat kuasa adalah

merupakan dasar hukum untuk membuat gugatan, dan tindakan-tindakan hukum yang

dapat dilakukan oleh si penerima kuasa untuk membuat surat gugatan harus sesuai

dengan yang ditentukan dalam surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal

123 ayat 1 HIR, oleh karenanya surat kuasa haruslah bersesuaian dengan surat gugatan.

Dengan demikian, putusan Judex Facti yang tidak meneliti dan tidak mencemati surat

kuasa khusus Termohon Kasasi/Penggugat lalu memberikan putusan dengan

mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk sebagai sebagaimana

dikutip di atas yang tidak bersesuaian antara surat kuasa dengan gugatan adalah

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


merupakan kekeliruan atau salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum,

oleh karenanya putusan Judex Facti sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat kuasa khusus Termohon Kasasi/

Penggugat di atas, secara jelas surat kuasa Termohon Kasasi/Penggugat cacat hukum

karena tidak memenuhi syarat formal dan materil, dengan alasan-alasan sebagai berikut

:

1. Surat kuasa tersebut tidak menyebutkan tindakan hukum apa yang akan dilakukan

oleh penerima kuasa, apakah untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (pasal

68 UU No.15 tahun 2001), apakah gugatan penghapusan merek (pasal 61 UU

No.15 tahun 2001), apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau apakah

gugatan wanprestasi; Dengan kata lain, Surat kuasa Termohon Kasasi/Penggugat

tidak menyebutkan apa yang menjadi objek sengketa perkara a quo, apakah

pembatalan merek dan/atau penghapusan merek; sebab dalam undang-undang No.

15 tahun 2001 hanya dikenal dengan pembatalan merek (ex Pasal 68), penghapusan

merek (ex Pasal 61) dan tuntutan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek(ex

Pasal 76 ) dan hal itu pun harus diajukan secara terpisah atau tersendiri sama halnya

gugatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum harus dipisah dan tidak dapat

digabung.

. Surat kuasa tersebut tidak menyebutkan alamat yang jelas dari PT. Pharos Indonesia

(Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat), pada hal alamat Tergugat haruslah dicantumkan

secara jelas dalam surat kuasa, karena alamat Tergugat sangat menentukan

berkaitan dengan kompetensi relatif untuk mengajukan gugatan;

. Surat kuasa tidak menyebutkan siapa Penggugat dan siapa Tergugat beserta alamat-

alamatnya

. Surat kuasa tersebut tidak menyebutkan permasalahan hukum apa yang terjadi antara

Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat I berkaitan dengan

Merek PELASTIN dan Merek ELASTYN tersebut;

. Tidak menyebutkan merek apa dan nomor berapa sertifikat merek yang menjadi objek

sengketa perkara a quo;

. Tidak menyebutkan di Pengadilan Niaga mana gugatan a quo akan diajukan;“

Bahwa bila dicermati surat kuasa Penggugat dapat diartikan PT SANBE

FARMA (Termohon Kasasi/Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa kepada si

penerima kuasa untuk menggugat PT. PHAROS INDONESIA (Pemohon Kasasi/

Tergugat I) baik untuk pembatalan mau pun penghapusan merek ELASTYN terdaftar

No.1DM000220115 kelas 05; dan menggugat Pemerintah RI., Cq. Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia R.I. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Direktorat Merek, baik sebagai turut Tergugat maupun Tergugat II, maka gugatan

Termohon Kasasi/Penggugat yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I dan

kepada turut Termohon Kasasi/Tergugat II, tidak didasari dengan alas hak yang sah

menurut hukum, oleh karenanya sepatutnya Judex Facti menolak gugatan atau tidak

dapat menerima gugatan Termohon Kasasi/Penggugat. Ternyata Judex Facti

mengabulkan sebagian petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, sangatlah patut

dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung

R.I. No.01 Tahun 1971 menyebutkan “surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau

mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan,

mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.1912 K/Pdt/1984 yang menyatakan,

“surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa

khusus dalam berperkara.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: 6

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, menyatakan: Untuk menciptakan keseragaman dalam

pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara

kepada Badan-badan peradilan, maka dengan mi diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan

dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu,

misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat

dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang

tertentu dan sebagainya.

b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang

didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan Iengkap.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut

mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa

khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa

diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru.

Bahwa dalam Buku BUNGA RAMPAI MAKALAH HUKUM ACARA

PERDATA, Proyek Pendidikan Dan Pelatihan Tehnis menyatakan berdasarkan Surat

Edaran Mahkamah Agung R.I. No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, surat kuasa

untuk beracara di pengadilan harus bersifat khusus mengenai subyek-subyeknya, objek

atau pokok gugatannya secara garis besar. Apabila kuasa diberikan kepada Pengacara

yang telah memperoleh ijin dari Menteri Kehakiman, Pengacara Praktek yang telah

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dapat ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak ada masalah. Surat kuasa khusus

untuk berperkara di Pengadilan tersebut harus jelas menyebut untuk berkenaan apa saja

yang dikuasakan.

Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam

putusannya No.288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 menyatakan “Surat kuasa

khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan, menyebabkan surat kuasa tersebut tidak

sah”.

Bahwa ternyata, putusan Judex Facti telah keliru atau salah dalam menerapkan

hukum oleh karena tanpa alas hak surat kuasa Termohon Kasasi/Penggugat (surat kuasa

yang melanggar Pasal 123 ayat 1 HIR) langsung membuat amar putusan dengan

mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian “ padahal secara jelas dan nyata surat

kuasa Termohon kasasi/Penggugat tidak bersesuaian

Bahwa bersandar pada Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah

Agung R.I. No.01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor :6

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam

putusannya No.288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987, maka putusan Judex Facti

telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena tidak

mempertimbangkan surat kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 17 Maret 2011

No.114/TRINITY- 02/VII/2010 yang tidak memenuhi syarat formal dan materil surat

kuasa khusus, sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat 1 HIR

Bahwa putusan Judex Facti perkara a quo yang telah salah menerapkan hukum

atau melanggar hukum, sangatlah patut dan adil untuk di batalkan.

III. JUDEX FACTI TELAH SALAH ATAU KELIRU MENERAPKAN HUKUM

KARENA MENYATAKAN MEREK ELASTYN MILIK PEMOHON KASASI/

TERGUGAT I MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK

PELASTIN MILIK TERMOHON KASASI/PENGGUGAT.

Bahwa putusan Judex Facti halaman 38 alinea kedua dari bawah sampai dengan

halaman 39 alinea pertama menyatakan sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, pada

akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa Penggugat telah berhasil

membuktikan daliI pokok gugatannya, karena merek milik Penggugat yaitu PELASTIN

atas nama Penggugat dengan No.Pendaftaran 494769 tanggal 4 Desember 2011 yang

diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat I yaitu

ELASTYN untuk melindungi kelas 5;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah terbukti kalau merek

PELASTIN atas nama Penggugat dengan No Pendaftaran 494769 tanggal 4 Desember

2001 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010

milik Penggugat, sehingga permintaan Penggugat petitum No. 2 dan No.3 dan 4 yaitu

merek ELASTYN atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek PELASTIN milik Penggugat yang terdaftar Iebih dahulu di Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dan

rnenyatakan membatalkan penerbitan Sertifikat Merek ELASTYN No.IDM000220115

atas nama Tergugat I patut dikabulkan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam

membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menyatakan “merek milik

Penggugat yaitu PELASTIN atas nama Penggugat dengan No.Pendaftaran 494769

tanggal 4 Desember 2011 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM1000252217

tertanggal 14 Juni 2010 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik

Tergugat I yaitu ELASTYN’dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa merek untuk obat-obatan sangatlah berbeda dengan merek-merek Iainnya,

apalagi obat-obatan yang digunakan secara khusus seperti halnya harus dengan

resep dokter.

. Bahwa putusan Judex Facti tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum

artinya putusan pembatalan merek untuk obat-obatan harus mendapat perhatian

tentang kepentingan umum, karena sudah menjadi suatu tradisi merek dan untuk

jenis obat-obatan biasanya diidentikkan dengan zat aktif yang terkandung dalam

obat tersebut.

Bahwa antara merek PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat dan Merek

ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I jelas sangat berbeda baik dan segi

penyebutan/pengucapan maupun arti, seperti halnya; Merek PELASTIN milik

Termohon Kasasi/Penggugat yang Iebih menonjol adalah huruf “PELAS”, sedangkan

Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menonjol adalah “ELAS”.

Hal ini sesuai juga dengan obat-obatan yang beredar antara lain;

• Merek OXYPLASTIN kelas 05 daftar No.312095 tanggal 21 September 1993 atas

nama DR. WILD CO.AG SWITZERLAND, vide bukti T I-14;

•Merek dagang LASTIN kelas 05 Daftar No.316592 tanggal 11 November 1994 atas

nama PT. ASTA MEDICA AKTIEGESELLSCHAFT, vide bukti T I-15;

• Merek dagang BIOLASTIN kelas 05 Daftar No.316242 tanggal 10 November 1994

atas nama IKAPHARMINDO PUTRAMAS, vide bukti T I-16;

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Merek dagang SIMPLASTIN kelas 05 Daftar No.334879 tanggal 22 Mei 1995 atas

nama ORGANON TEKNIKA B.V., vide bukti T I-17;

• Merek dagang LORASTINE kelas 05 Daftar No.413840 tanggal 02 April 1998 atas

nama SCHERING CORPORATION, vide bukti T I-18;

•Merek dagang ADRIBLASTINE kelas 05 Daftar No.484221 tanggal 26 Juli 2011 atas

nama PHARMACIA & UP .JHON S.P.A, vide bukti T I-19;

Bahwa akan tetapi bukti-bukti pendaftaran-pendaftaran merek tersebut di atas,

tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti tanpa alasan-alasan yang jelas,

karenanya Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian dalam membuat putusannya

tersebut.

Bahwa dengan terdaftarnya merek-merek tersebut di atas, jelas Merek

PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat dan Merek ELASTYN milik Termohon

Kasasi/Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.

Bahwa bila dicermati dari pendaftaran-pendaftaran Merek-merek tersebut di

atas (Merek OXYPLASTIN kelas 05, Merek dagang LASTIN kelas 05 Daftar

No.316592, Merek dagang BIOLASTIN kelas 05, Merek dagang SIMPLASTIN kelas

05, Merek dagang LORASTINE kelas 05, dan Merek dagang ADRIBLASTINE kelas

05), justru yang mempunyai otoritas untuk mengajukan gugatan adalah pemilik Merek

OXYPLASTIN yang terdaftar sejak tahun 1993 milik DR. WILD CO.AG

SWITZERLAND, atau pemilik merek “LASTIN” milik PT. ASTA MEDICA

AKTIEGESELLSCHAFT, yang telah terdaftar sejak tahun 1994, vide bukti T I-14 dan

T I- 15.

Bahwa secara jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena

tidak didasari dengan unsur Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 tahun 2001

tentang Merek, dengan membandingkan bukti pendaftaran Merek OXYPLASTIN kelas

05, Merek dagang LASTIN kelas 05 Daftar No.316592, Merek dagang BIOLASTIN

kelas 05, Merek dagang SIMPLASTIN kelas 05, Merek dagang LORASTINE kelas 05,

dan Merek dagang ADRIBLASTINE kelas 05 vide bukti TI-14 sampai dengan T I-14,

yang jelas-jelas lebih mempunyai persamaan pada pokoknya satu sama lain.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena pembahasan

Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, hanya didasari

dengan Merek PELASTIN dan Merek ELASTYN saja tanpa membandingkan bukti-

bukti TI-14 s/d TI-18 disebut di atas, dan sistim pembuktian Judex Facti dalam

mengambil putusan tidak berimbang antara bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I.

Sistim pembuktian yang tidak berimbang oleh Judex Facti adalah bagian dari



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kekeliruan atau salah dalam menerapkan hukum perbuktian yang dapat mengakibatkan

batalnya putusan Judex Facti.

Bahwa dengan demikian merek PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat

terdaftar Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010 tidak mempunyai persamaan

pada pokoknya atau sangat berbeda dengan merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/

Tergugat I terdaftar No.IDM000220115, karena kata “LASTIN” pada Merek Termohon

Kasasi/ Penggugat atau kata “LASTYN” pada Merek Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak

dapat dijadikan patokan/unsur pokok untuk menyatakan adanya persamaan pada

pokoknya antara Merek PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan Merek

ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, mengingat sebelum merek PELASTIN

milik Termohon Kasasi/Penggugat dan merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/

Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah banyak pihak-pihak lain yang

menggunakan dan/atau mendaftarkan Merek dagang dengan unsur kata atau bunyi

“LASTIN”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ter. . . .di persidangan Termohon Kasasi/

Penggugat bukanlah satu-satunya di Indonesia sebagai pemegang hak atas merek

dagang yang menggunakan unsur kata dan bunyi “LASTIN” dan bukan pula pemakai

pertama atas merek dagang LASTIN tersebut, sehingga Termohon Kasasi/Penggugat

berhak disebut sebagai pendaftar pertama atas merek dagang PELASTIN tersebut dan

tidak beralasan menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara Merek

PELASTYN milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan Merek ELASTYN milik

Pemohon Kasasi/Tergugat I. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti

menyatakan “merek milik Penggugat yaitu PELASTIN atas nama Penggugat dengan

No.Pendaftaran 494769 tanggal 4 Desember 2011 yang diperpanjang dengan Daftar

Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010 mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek milik Tergugat I yaitu ELASTYN, merupakan pertimbangan hukum

yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf

(a) Jo. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang

Merek, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut, sangatlah patut dan adil untuk

dibatalkan.

Bahwa pada dunia farmasi pendaftaran-pendaftaran merek yang menggunakan

seperti unsur kata dan bunyi “LASTIN” tersebut di atas, masih banyak lagi merek-

merek lain yang mempunyai persamaan unsur “kata” dan unsur “bunyi” yang sama,

akan tetapi merek-merek tersebut tidak dinyatakan mempunyai persamaan pada

pokoknya, antara lain:

No Nama Komposisi Pemilik

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 CAPRAZOL

CAPROL

Lansoprazole

Pantroprazole

Caprifarmindo

Ethica

2 CORMAG

CORSAMET

Antasida

Antasida

Corsa

Corsa

3 LAZ

LAZOL

Lansoprazole

lansoprazole

Dexa Medica

Ifars

4 STOMAGEL

STOMACEL

Lansoprazole

Omeprazole

Darya Varia

Sandoz

5 ULCUMET

ULCUMAAG

Cimetidine

Sucralfate

Soho

Pyridam

6 LESCOL

LESICHOL

LEPSITOL

Fuvastatin

Lechitin

Carbamazepine

Novartis

Landson

Metiska

7 DOBUJECT

DOBUCEF

Dobutamine

Dobutamine

Dexa Medica

Promed Rahardjo

8 BRAINACT

BRAINOLIN

Citicoline

Citicoline

Kalbe Farma

Dexa Medica

9 LIPITOR

LIPITROP

Atorvastatin

gemfibrosil

Pfizer

Tropica

10 NEXA

LEXA

Trenexamic Acid

Levofloxacin

Hexpharm Jaya

Landson

11 RESTOR

CRESTOR

Acetylasic Acid

Rosuvastatin

Sandoz

Astra Zeneca

13 CEFIM

CEFIR

Ceftizoxime

Cefirome

Lapi

Fahrenheit

14 CEFTIZ

CEPTIF

Ceftizoxime

Cefixime

Novell

Pharmacutical

Interbat

15 SODIME

SOXIME

SOPIME

Caftazidime

Cefuroxime

Cefepime

Soho Industri Farmasi



16 SOCEF

TOCEF

Cetriaxone

Cefixime


Bernofarm

17 PRITAMOX

PROTAMOX

Amoxicilin

Amoxicilin

Molex Ayus

Armoxindo

18 LEMOCIN Tyrothricin Novartis



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


LEVOCIN

LEVINIC

LEVOVID

Levofloxacin

Levofloxacin

Levofloxacin

Sanbe Farma

Nicholas

Bernofarm

19 LOVEQUIN

VOLEQUIN

Levofloxacin

Levofloxacin

Kimia farma

Dexa Medica

20 ENYSTIN

NYSTIN

Nystatin

Nystatin

Kalbe Farma

Lapi

21 XATRAL

FATRAL

PATRAL

Alfuzosin

Sertraline

Tramadol+Paracetamol

Sanofi Aventis

Fahrenheit

Mahakam Betafarma

22 ACTARYL

AMARYL

Glimepiride

Glimepiride

Actavis Aventis

Sanofi

23 DOMETIC

DOMETA

ZOMETA

VOMETA

VOMETRAZ

Domperidone

Domperidone

Zoledronic

Domperidone

Ondansetron

Ikapharmindo

Kalbe Farma

Novartis

Dexa Medica

Dexa Medica

24 NEUROBAT

NEUROBION

NEUROBIOVIT

Multivitamin Neurotropik



Interbat

Merck

Prafa

25 NEVRADIN

NEVRAMIN



Benofarm

Takeda

26 FOLAC

FOLAS

Folic Acid

Folic Acid

Otto Pharmaceutical

Landson

27 ZEGASE

ZELFACE

Vitamin

Azelaic Acid

Otto Pharmaceutical

Landson

28 TROLIP

TROLIT

Fenofibrate

Rehidrasi

Dexa Medica

Kalbe Farma

29 TETRIN

TETRIS

Tetrasklin

Tribulus terrestris

Interbat

Sandoz

30 SUPRANAL

SUPRANE

Methampyrone

Desflurane

Dexa Medica

Kalbe Farma

31 SPORAX

SPOREX

SPORETIK

Intraconazole

Ketoconazole

Cefixime

Dexa Medica

Tempo scn Pacific

Sanbe Farma

33 SILEX Obat Batuk Darya Varia

24

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


SILAX Fluoxetine Ethica

34 PRIMADOL

PRIMAZOLE

Paracetamol+Metoclopramid

Co-trimexozole


Kalbe Farma

35 PROTOS

PROTOP

PROTOPIC

Strontium

Omeprazole

Tacrolimus

Servier

Interbat

Janssen Cilag

36 OPICEF

OPICEL

Cafadroxil

Cream alergi

Otto Pharmaceutical

Otto Pharmaceutical

37 OSTEOCARE

OSTEOCAL

Ca-carbonate

Ca-carbonate

Vitabiotics

Nicholas

38 CAPRENEM

PROPENEM

TRIPENEM

Meropenem

Meropenem

Meropenem

Caprifarmindo

Promed Rahardjo

Dexa Medica

39 ISORIC

RINOLIC

SINORIC

ZYLORIC

Allopurinol

Allopurinol

Allopurinol

Allopurinol

Interbat

Global Mutu Pharmalab

Mersifarma

Zyloric

Bahwa bila dicermati merek PELASTIN terdaftar No. IDM 000252217 atas

nama Termohon Kasasi/Penggugat adalah merek yang didasari dengan itikad tidak baik

oleh karena merek PELASTIN dan OXIPELASTIN yang sudah terkenal sejak tahun

1993 dengan No. 312059 milik DR.WILD & CO.AG. SWITZERLAND atau paling

tidak membonceng ketenaran merek ELASTIN milik PT ASTA MEDICA

AKTIEGELLSCHAFT No316242.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum terutama penguasaan

masalah Pasal 6 ayat 1 huruf a undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek

tentang persamaan tentang persamaan bunyi maupun arti yang secara jelas arti dan

bunyi Pelastin dan Elastyn sangat berbeda karena di dalam dunia marketing atau

pemasaran obat-obatan hasil farmasi, brand atau penamaan (Merek dagang) suatu

prodak obat diambil dari nama generik atau bahan baku dan obat tersebut, dan hal itu

sah-sah saja dilakukan oleh produsen obat tersebut, karena Merek PELASTIN milik

Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I

pun berasal dari unsur zat yang sama yaitu zat “IMIPENEM dan CILASTATYN,

sehingga menjadi Merek PELASTIN dan Merek ELASTYN. Oleh karenanya kedua

merek dagang PELASTIN dan ELASTYN tersebut tidakkah mempunyai persamaan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pada pokoknya satu sama lain, mengingat masyarakat pengguna obat tidak akan

terkecoh untuk memperoleh obat tersebut, karena untuk memperolehnya harus dengan

menggunakan resep dokter, dan hanya dokter serta apotekerlah yang mengetahui

kegunaan atau fungsi obat tersebut. OIeh karenanya pertimbangan hukum Judex facti

yang menyatakan “Merek PELASTIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat

I adalah keliru atau salah menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti,


Bahwa bila dicermati sebagaimana pendaftaran-pendaftaran merek tersebut di

atas bagi dunia farmasi suatu merek tidak menjadi persoalan inti untuk persamaan pada

pokoknya hal ini sudah merupakan kebiasaan bagi dunia farmasi di Indonesia maupun

Internasional.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan merek PELASTIN dan

ELASTYN mempunyai persamaan pada pokoknya adalah suatu kesalahan menerapkan

hukum atau melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a No 15 tahun 2001 tentang merek

sehingga putusan Judex Facti tersebut sangatlah patut dan adil dibatalkan

Bahwa jika Judex Facti maupun Judex Juris mempertimbangkan pendaftaran

pendaftaran Merek pada bagan tersebut di atas, maka terbukti secara jelas Merek

PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, walaupun

kedua merek tersebut terdapat persamaan unsur “kata” dan unsur “bunyi/suara”, akan

tetapi merek-merek tersebut tidak dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya

satu sama lain.

Bahwa Judex Facti sangat keliru menyatakan adanya persamaan pada pokoknya

antara Merek PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan Merek ELASTYN

milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, karena bagi para produsen obat-obatan atau

perusahaan farmasi di Indonesia yang telah memenuhi Standar Internasional, suatu

Merek adalah merupakan ciri khas sesuai dengan fungsi obat tersebut dan Merek yang

digunakan untuk obat tersebut berkaitan dengan zat-zat yang digunakan dalam obat

tersebut, dengan tujuan agar para konsumen mudah mengenal obat tersebut. Jadi suatu

merek yang memiliki kesamaan ciri khas khususnya dalam bidang produksi obat-

obatan (farmasi), tidak mempermasalahkan adanya persamaan pada pokoknya antara

merek yang satu dengan merek yang lain, termasuk Merek PELASTIN milik Termohon

Kasasi/Penggugat dan Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I.

Bahwa merek obat PELASTIN hasil produksi dan/atau yang diperdagangkan

oleh Termohon Kasasi dan merek obat ELASTYN hasil produksi dan/atau yang

diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi tidaklah mempunyai persamaan pada pokoknya,

26

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


karena di dunia farmasi sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sudah turun

temurun, untuk penamaan suatu jenis obat, ditentukan oleh unsur yang terkandung

dalam obat tersebut, sebagai contoh;

a. Merek ENYSTIN diproduksi oleh perusahaan Kalbe, komposisinya adalah Nystatin

untuk obat anti jamur;

Merek NYSTIN diproduksi oleh perusahaan LAPI, komposisinya adalah Nystatin

untuk obat anti jamur;

b. Merek EXA diproduksi oleh perusahaan HexPharm, komposisinya adalah

Tranexamic acid untuk pembekuan darah;

Merek NEXA diproduksi oleh perusahaan Landson, komposisinya adalah

Levofloxacin untuk anti biotik;

c. Merek BRAINACT diproduksi oleh perusahaan Kalbe, komposisinya adalah

citicholine untuk obat stroke;

Merek BRAINOLIN diproduksi oleh PT. DEXA komposisinya adalah citicholine

juga untuk obat stroke.

d. Merek STOMAGEL diproduksi oleh perusahaan DARYA-VARIA, komposisinya

adalah Ca carbonate 500 mg Mg trasilicate 250 mg antifoam AF emulsion 217,5

mg, bentonite 100mg untuk obat sakit perut seperti maag;

Merek STOMACEL diproduksi oleh perusahaan SANDOZ, komposisinya adalah

omeprazole Na untuk obat sakit perut seperti maag

Bahwa apabila penamaan obat seperti ELASTYN dan PELASTIN dianggap

mempunyai persamaan pada pokoknya, maka akan rusaklah perusahaan dunia farmasi,

karena hampir semua penamaan obat diambil dari komposisi yang terkandung dalam

obat tersebut dan zat aktif yang dipergunakan dalam dunia obat-obatan.

Bahwa masyarakat tidak akan terkecoh atas penamaan obat tersebut, karena

obat dijual melalui resep dokter, dan melalui apoteker yang mengetahui komposisi dan

fungsi obat tersebut.

Bahwa jika Judex Facti membatalkan merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/

Tergugat I, maka semua merek obat-obatan (farmasi) yang telah terdaftar dalam Daftar

Umum Merek Indonesia, termasuk merek dalam bagan di atas, maka dipastikan

perusahaan obat-obatan (Farmasi) di Indonesia dan di dunia termasuk pemegang hak

atas merek-merek pada bagan di atas, akan bangkrut atau tutup dan akhirnya Negara

Republik Indonesia pun akan bangkrut pula, karenanya pertimbangan hukum Judex

Facti yang menyatakan Merek PELASTIN milik Penggugat/Termohon Kasasi

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek ELASTYN milik Tergugat I/



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pemohon Kasasi adalah merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang

berlaku yaitu Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa di dalam dunia marketing atau pemasaran obat-obatan hasil farmasi,

brand atau penamaan (Merek dagang) suatu prodak obat diambil dari nama generik

atau bahan baku dari obat tersebut, dan hal itu sah-sah saja dilakukan oleh produsen

obat tersebut, karena Merek PELASTIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek

ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I pun berasal dari unsur zat yang sama

yaitu zat “IMIPENEM dan CILASTATYN, sehingga menjadi Merek PELASTIN dan

Merek ELASTYN. Oleh karenanya kedua merek dagang PELASTIN dan ELASTYN

tersebut tidaklah mempunyai persamaan pada pokoknya satu sama lain, mengingat

masyarakat pengguna obat tidak akan terkecoh untuk memperoleh obat tersebut, karena

untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter, dan hanya dokter serta

apotekerlah yang mengetahui kegunaan atau fungsi obat tersebut. Oleh karenanya

pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “Merek PELASTIN milik

Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I adalah keliru atau salah menerapkan

hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa secara jujur, justru Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang meniru merek

perniagaan pihak lain yaitu PT. KIMIA FARMA, PT. KALBE FARMA, karena merek

perniagaan Penggugat/Termohon Kasasi (PT. SANBE FARMA) mengambil alih

merek-merek perniagaan PT. KIMIA FARMA, PT. KALBE FARMA tersebut,

mengingat PT. KIMIA FARMA telah berdiri sejak lama, PT. KALBE FARMA berdiri

sejak tahun 1966, sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi (PT. SANBE FARMA) baru

berdiri setelah adanya PT. KIMIA FARMA dan PT. KALBE FARMA tersebut.

Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “Merek

PELASTIN No.1DM000252217 milik Penggugat/Termohon Kasasi mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek ELASTYN milik Tergugat I/ Pemohon

Kasasi adalah suatu kekeliruan dan salah menerapkan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-

undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian putusan Judex Facti,


Bahwa Judex Factipun telah salah menggunakan pertimbangan-pertimbangan

dibidang perkara Desain Industri untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada

pokoknya antara merek PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan Merek

ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, sebagaimana pertimbangan hukum

Judex Facti halaman 36 sampai dengan halaman 38 alinea pertama yang berbunyi

sebagai berikut:

28

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari segi cara penempatan kemasan produk terlihat jelas cara

penempatan merek pada kemasan yang beredar dari kedua merek tersebut, hal tersebut

dapat dilihat dari bukti (P-15 dan P-16 Jo. T.I-5) berupa produk dari kemasan obat serta

brosur, stiker, map yang memuat obat merek PELASTIN bila dibandingkan dengan

bukti T.I-4, T.I-8, T.I-9 sampai dengan TI-13 berupa kemasan merek dagang

ELASTYN baik dalam bentuk majalah, buku notes, tas tangan, poster-poster dan dalam

buku MIMS dimana bila kedua merek tersebut diperbandingkan dari segi cara

penempatan memiliki kesamaan yaitu di posisi tengah bagian atas. Secara jelas dapat

dilihat dari bentuk kemasan produk;


membuat pertimbangan hukumnya tersebut, karena Judex Facti telah menggunakan

pertimbangan hukum yang berkaitan dengan “Undang-undang Desain Industri tentang

kemasan (Undang-undang No.3 1 tahun 2000 tentang Desain Industri”, terhadap

perkara merek a quo. Pertimbangan hukum Judex Facti menggunakan pertimbangan

hukum dibidang Desain Industri terhadap perkara merek a quo, jelas salah menerapkan

atau melanggar hukum yang berlaku, karena pertimbangan hukum yang berkaitan

dengan perkara Desain Industri tidak dapat diterapkan terhadap perkara Merek,

mengingat perkara Desain Industri dan perkara Merek tidak dapat digabung dalam satu

gugatan perkara Merek, karena perkara Desain Industri dan perkara Merek adalah

2 (dua) objek hukum yang berbeda dan diatur dalam ketentuan hukum yang berbeda

pula yaitu Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-

undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Judex

Facti yang menyatakan “adanya persamaan pada pokoknya antara Merek PELASTIN

milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/

Tergugat I, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebutpun telah melanggar

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 37 alinea ketiga sampai

dengan halaman 38 alinea kedua dari bawah, berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi Cara Penulisan antara merek ELASTIN dan

PELASTIN memiliki kesamaan yaitu kedua merek memiliki 3 (tiga) suku kata, dimana

merek Tergugat I sedikit memodifikasi penggunaan huruf dalam pendaftaran mereknya

yang masing-masing dapat dilihat sebagai berikut:

- ELASTYN = E - LAS - TYN;

- PELASTIN = PE - LAS – TIN;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari segi bunyi ucapan jelas kedua merek memiliki kemiripan yang

nyata yang secara vocal bahasa Indonesia kedua merek tersebut berbunyi sebagai

berikut.’

- ELASTYN = e/i - las//es - tin/ta/n;

- PELASTIN = pe/pi - las//es - tin/tern;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Merek kita menganut asas ‘First to

File” yaitu perlindungan hukum untuk pendaftar pertama, dimana atas merek

PELASTIN atas nama Penggugat dengan No.Pendaftaran 494769 tanggal 4 Desember

2001 yang diperpanjang dengan daftar Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010

telah pertama sekali didaftar oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di

atas, sehingga logis dan pantas menurut hukum bila pemilik merek PELASTIN atas

nama Penggugat mendapatkan jaminan perlindungan sebagai pemegang hak eksklusif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, pada

akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa Penggugat telah berhasil

membuktikan dalil pokok gugatannya, karena merek milik Penggugat yaitu PELASTIN

atas nama Penggugat dengan No,Pendaftaran 494769 tanggal 4 Desember 2001 yang

diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010


ELASTYN untuk melindungi kelas 5;


membuat pertimbangan hukumnya yang menyatakan “merek milik Penggugat yaitu

PELASTIN atas nama Penggugat dengan No. Pendaftaran 494769 tanggal 4 Desember

2001 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010


ELASTYN untuk melindungi kelas 5’karena Judex Facti dalam membuat pertimbangan

hukum tersebut telah membanding-bandingkan unsur-unsur Merek PELASTIN milik

Termohon Kasasi/Penggugat dengan unsur-unsur Merek ELASTYN milik Pemohon

Kasasi/Tergugat I.

Pertimbangan hukum Judex Facti yang membanding-bandingkan unsur-unsur Merek

PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat dengan unsur-unsur Merek ELASTYN

milik Pemohon Kasasi/Tergugat I jelas melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-

undang No.15 tahun 2001 tentang Merek dan bertentangan dengan Yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung R.I. No.1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1992 Jo.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991

Jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1237 K/Pdt/1982, karena

berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1053 K/Sip/1982 tanggal

22 Desember 1992 menyatakan, “Penilaian persamaan pada pokoknya adalah

30

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berdasarkan adanya kesan yang total (Totaal Indruk), bukan dengan

memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.

Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.

No.2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 juga menyatakan “Untuk menentukan ada

tidaknya persamaan kedua merek sengketa, harus dilihat secara keseluruhan dan bukan

cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut.

Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1237 K/

Pdt/1982 menyatakan “bahwa ada tidaknya persamaan suatu merek harus berdasarkan

penilaian Yuridis, karena perlu diadakan penelitian dengan membandingkan sifat

Iahiriah dari merek tersebut.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1237 K/

Pdt/1982 untuk penelitian dengan membandingkan sifat lahiriah yang mengandung arti

obat-obatan digunakan secara lahiriah untuk kehidupan manusia, yang Iebih

mengutamakan jiwa sosial daripada jiwa komersial, sehingga suatu penamaan untuk

merek yang diutamakan adalah nama identitas obat itu sendiri yang memiliki ciri khas

tersendiri dan indikasinya terutama pada produksinya atau buatannya, apalagi obat-

obatan sejenis PELASTIN dan ELASTYN tidak memiliki persamaan dari segi lahiriah

maupun persamaan bunyi dan persamaan arti.

Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan merek PELASTIN dan Merek

ELASTYN mempunyai persamaan pada pokoknya adalah merupakan suatu kekeliruan

dalam menerapkan hukum atau Judex Facti dianggap melanggar hukum, sehingga

putusan Judex Facti sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa di dalam dunia marketing atau pemasaran obat-obatan hasil farmasi,

brand atau penamaan (Merek dagang) suatu prodak obat diambil dari nama generik

atau bahan baku dari obat tersebut, dan hal itu sah-sah saja dilakukan oleh produsen

obat tersebut, karena Merek PELASTIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek

ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I pun berasal dari unsur zat yang sama

yaitu zat “IMIPENEM dan CILASTATYN, sehingga menjadi Merek PELASTIN dan

Merek ELASTYN. OIeh karenanya kedua merek dagang PELASTIN dan ELASTYN

tersebut tidaklah mempunyai persamaan pada pokoknya satu sama lain, mengingat

masyarakat pengguna obat tidak akan terkecoh untuk memperoleh obat tersebut, karena

untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter, dan hanya dokter serta

apotekerlah yang mengetahui kegunaan atau fungsi obat tersebut. Oleh karenanya

pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “Merek PELASTIN milik

Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I adalah keliru atau salah menerapkan

hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “Merek dagang

PELASTIN dengan No.Pendaftaran 494769 tanggal 4 Desember 2001 yang

diperpanjang dengan daftar Nomor 1DM000252217 tertanggal 14 Juni 2010 milik

Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

dagang ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I, dengan cara membanding-

bandingkan unsur-unsur penting/pokok antara merek ELASTYN milik Pemohon

Kasasi/Tergugat I dengan Merek PELASTIN milik Termohon Kasasi/Penggugat”,

adalah merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh

karenanya pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangatlah patut dan adil untuk

dibatalkan.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum, karena tidak

menyebutkan nomor berapa sertifikat Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/

Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PELASTIN atas

nama Penggugat No. Pendaftaran 494769 dan Nomor 1DM000252217.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “merek milik

Penggugat yaitu PELASTYN atas nama Penggugat dengan No. Pendaftaran 494769

tanggal 4 Desember 2001 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000252217

tertanggal 14 Juni 2010 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik

Tergugat I yaitu ELASTYN untuk melindungi kelas 5 menunjukkan pertimbangan

hukum tersebut adalah merupakan suatu kesalahan menerapkan atau melanggar hukum,

karena Judex Facti tidak menyebutkan nomor sertifikat Merek ELASTYN milik

Pemohon Kasasi/Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

PELASTIN No.IDM000252217 milik Termohon Kasasi/ Penggugat, padahal menurut

hukum pertimbangan-pertimbangan hukum suatu putusan harus memuat secara jelas,

identitas para pihak, termasuk objek sengketanya.

Bahwa kesalahan Judex Facti menerapkan atau melanggar hukum tersebut,

berlanjut pula pada amar putusannya, karena amar putusan Judex Facti pun tidak

menyebutkan “Nomor Sertifikat Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I

yang mempunyai persamaan dengan Merek PELASTIN milik Penggugat terdaftar No.

494769 yang diperpanjang dengan Nomor IDM000252217 tertanggal 14 Juni 2010.

Dengan demikian, pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti yang tidak

menyebutkan nomor sertifikat merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I

untuk menyatakan adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek PELASTIN atas

nama Termohon Kasasi/Penggugat adalah merupakan kesalahan menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang

Merek, oleh karenanya putusan Judex Facti yang salah menerapkan atau melanggar

hukum yang berlaku, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

32

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


IV. JUDEX FACTI TELAH SALAH ATAU MELANGGAR HUKUM KARENA

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN/

BERTOLAK BELAKANG DENGAN AMAR PUTUSANNYA.

Bahwa Judex Facti pada halaman 38 alinea kelima sampai dengan halaman 39

alinea kedua dari atas memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti kalau

merek PELASTIN atas nama Penggugat dengan No. Pendaftaran 494769 tanggal 4

Desember 2001 yang diperpanjang dengan daftar Nomor IDM000252217 tertanggal 14

Juni 2010 milik Penggugat, sehingga permintaan Penggugat petitum No.2 dan No.3 dan

No.4 yaitu menyatakan merek ELASTYN atas nama Tergugat I mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek PELASTIN milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu

di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi

Manusia, dan Menyatakan membatalkan penerbitan Sertifikat Merek ELASTYN

No.IDM00022OJJ5 atas nama Tergugat I patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek ELASTYN milik Tergugat I telah

dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah

menempuh semua prosedur pemeriksaan untuk terdaftarnya suatu merek, maka

Tergugat I dalam mendaftarkan merek tersebut tidak dapat dikategorikan karena adanya

itikad tidak baik, sehingga permintaan Penggugat mengenai hal tersebut harus ditolak;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menunjukkan Judex Facti

telah salah menerapkan atau melanggar hukum, karena kedua pertimbangan hukum

tersebut bertentangan atau bertolak belakang satu sama lain, mengingat disatu sisi pada

pertimbangan hukumnya, Judex Facti telah mengabulkan petitum butir 3 (tiga) gugatan

Termohon Kasasi/Penggugat (tentang itikad tidak baik), akan tetapi disisi lain pada

pertimbangan hukum berikutnya, Judex Facti menolak secara tegas petitum butir 3

(tiga) tersebut. Dan pada amar putusannya pun, Judex Facti tidak mengabulkan butir

ke-3 (tiga) petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan

butir ke-5 (lima) amar putusan Judex Facti yang menyatakan “Menolak gugatan

Penggugat untuk selebihnya”.

Untuk lebih jelasnya, butir 3 (tiga) petitum gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat;

“Menyatakan Tergugat I beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek ELASTYN”.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “merek PELASTIN

milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ELASTYN

milik Tergugat adalah merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum,

karena Judex Facti pada pertimbangan hukum berikutnya halaman 39 alinea kedua

Judex Facti telah mengakui “bahwa pendaftaran merek ELASTYN milik Tergugat I

telah sesuai atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah menempuh



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


semua prosedur pemeriksaan untuk terdaftarnya suatu merek, oleh karenanya

pendaftaran merek Tergugat I tersebut tidak dapat dikategorikan didasari dengan itikad

tidak baik, sehingga permintaan Penggugat mengenai hal tersebut harus ditolak

Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan

pendaftaran Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan telah menempuh semua prosedur hukum untuk

terdaftarnya merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat I, bahkan pendaftaran

merek ELASTYN milik Tergugat I/ Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai

pendaftar yang beritikad tidak baik, maka Judex Facti seharusnya menolak tuntutan

Termohon Kasasi/Penggugat butir 2 petitum gugatannya yang menyatakan merek

PELASTIN No.IDM000252217 milik Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/Tergugat

I, karena menurut Undang-undang Merek No.15 tahun 2001 dan putusan-putusan

Pengadilan Niaga selama ini, tidak ada persamaan pada pokoknya suatu merek, jika

tidak terbukti adanya itikad tidak baik dan pemohon merek objek sengketa tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menyatakan adanya

persamaan pada pokoknya antara Merek PELASTIN No.IDM000252217 milik

Termohon Kasasi/Penggugat dengan Merek ELASTYN milik Pemohon Kasasi/

Tergugat I, tanpa adanya itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, adalah salah

menerapkan atau melanggar hukum yaitu Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, oleh

karenanya putusan Judex Facti sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

V. JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG

MERUBAH PETITUM GUGATAN TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT.

Bahwa butir 5 petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi berbunyi sebagai

berikut “Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan dan menghapus Merek

ELASTYN Nomor daftar IDM000220115 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum

Merek dengan segala akibat hukumnya”.

Bahwa dalam amar putusan Judex Facti butir 4 berbunyi sebagai berikut;

“Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran

merek ELASTYN Nomor Daftar 1DM000220115 atas nama Tergugat I”.

Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut, secara jelas Judex Facti telah

merubah apa yang diminta oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan menghilangkan

kata “menghapus”.

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti telah salah atau melanggar

hukum, karena merubah petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, karena

34

34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perubahan tersebut tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan

dasar-dasar hukum yang jelas. OIeh karenanya putusan Judex Facti yang tidak didasari

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas dan salah

menerapkan hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

VI. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG

DIWAJIBKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM

BATALNYA PUTUSAN JUDEX FACTI.

Bahwa putusan Judex Facti telah Ialai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan Judex Facti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang No.15 tahun 2001

tentang Merek.


berikut;








Nomor Daftar IDM000220115 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek


. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada surat kuasa Penggugat/Termohon Kasasi pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut:

K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Hak Merek

“PELASTIN” dalam permasalahan hukum antara Pemberi Kuasa dengan PT. Pharos

Indonesia selaku produsen obat/hasil farmasi merek “ELASTYN”.




pokoknya dengan merek PELASTIN milik Penggugat;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



IDM000220115 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya


ELASTYN Nomor Daftar IDM000220115 atas nama Tergugat I;


Bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi

dengan surat kuasa Penggugat/Termohon Kasasi, ternyata tidak bersesuaian satu sama

lain, karena ternyata Penggugat/Termohon Kasasi pada gugatannya telah menarik/

menggugat Pemerintah R.I., Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di

Jalan Daan Mogot KM 24, Tangerang, Propinsi Banten 15119 untuk selanjutnya

disebut sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal di dalam surat kuasa Penggugat/

Termohon Kasasi tidak ada menyebutkan/menyangkut pautkan Pemerintah R.I, Cq.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Cq. Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan InteIektuaI Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM

24, Tangerang, Propinsi Banten 15119 baik sebagai Tergugat II maupun turut Tergugat.

Bahwa selain itu, di dalam surat kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tidak

menyebutkan untuk menggugat pembatalan atau penghapusan Merek ELASTYN milik

Pemohon Kasasi/Tergugat I, akan tetapi di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi

secara tiba-tiba menggugat pembatalan dan penghapusan merek ELASTYN milik

Pemohon Kasasi/Tergugat I.

Bahwa akan tetapi Judex Facti mengabulkan sebagian petitum gugatan

Penggugat/Termohon Kasasi walaupun telah terjadi ketidak sesuaian antara surat kuasa

dan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi.

Bahwa amar Judex facti pun telah tidak bersesuaian dengan petitum gugatan

Penggugat/Termohon Kasasi, karena Judex Facti telah merubah dan menghilangkan

sebagian petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu;

1. Amar putusan Judex Facti yang merubah butir 2 Petitum gugatan Penggugat/

Termohon Kasasi yaitu merubah kata “memiliki” menjadi kata “mempunyai”.

. Butir 4 amar putusan Judex Facti telah merubah butir 5 petitum gugatan Penggugat/

Termohon Kasasi yaitu dari kata “untuk membatalkan dan “menghapus” dirubah

menjadi “untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran”, dengan cara

menghilangkan kata “menghapus”.

36

36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


. Demikian pula butir 4 amar putusan Judex Facti telah merubah butir 5 petitum

gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu dengan cara menghilangkan kata “dalam

Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya”.

Bahwa dari ketidak sesuaian antara surat kuasa dan gugatan Penggugat/

Termohon Kasasi serta amar putusan Judex Facti adalah merupakan kelalaian Judex

Facti untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam batalnya putusan Judex Facti, sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. OIeh

karenanya putusan Judex Facti perkara a quo yang lalai memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mengakibatkan putusan Judex Facti

harus dibatalkan.

Bahwa perlu diketahui, di dalam dunia marketing atau pemasaran obat-obatan

hasil farmasi, brand atau penamaan (Merek dagang) suatu prodak obat diambil dari

nama generik atau bahan baku dari obat tersebut, dan hal itu sah-sah saja dilakukan

oleh produsen obat tersebut, karena Merek PELASTIN milik Pemohon Kasasi/

Penggugat dan Merek ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I pun berasal dari

unsur zat yang sama yaitu zat “IMIPENEM dan CILASTATYN, sehingga menjadi

Merek PELASTIN dan Merek ELASTYN. Oleh karenanya kedua merek dagang

PELASTIN dan ELASTYN tersebut tidaklah mempunyai persamaan pada pokoknya

satu sama lain, mengingat masyarakat pengguna obat tidak akan terkecoh untuk

memperoleh obat tersebut, karena untuk memperolehnya harus dengan menggunakan

resep dokter, dan hanya dokter serta apotekerlah yang mengetahui kegunaan atau fungsi

obat tersebut. OIeh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan

“Merek PELASTIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek ELASTYN milik Termohon Kasasi/Tergugat I adalah keliru

atau salah menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti, sangatlah patut dan

adil untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi I s/d VI:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah

menerapkan hukum, oleh karena merek Elastyn dan Merek Pelastin mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya yaitu:

• Persamaan bentuk dan warna.

• Persamaan cara penulisan.

• Persamaan dengan bunyi.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dan oleh sebab merek Pelastin telah terdaftar lebih dahulu (azas “First to File”) maka

Pemohon Kasasi harus mendapat perlindungan hukum sebagai pemegang Hak Eksklusif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Pharos Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak,

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PHAROS INDONESIA

tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke

Komar, SH.,MCL. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. Hakim Agung masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para pihak.

Hakim-Hakim Anggota K e t u a

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Ttd./

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

38

38


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1. Meterai ……………………….. Rp .000,-

2. Redaksi ……..…………….. Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi ………… Rp 4.989.000,-

Jumlah Rp 5.000.000,-

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI

PANITERA

SOEROSO ONO, SH.MH.NIP : 19490827 198303 1 002



738_k_pdt.sus_2011

Documents

ruko cempaka mas blok

ronald albert napitupulu

jalan daan mogot km

jalan taman sari no

objek gugatan pembatalan

pharos indonesia jl

jakarta 12220 tergugat

trinity law office