Carlos Signor

c.signor@hotmail.com.

DIREITO EMPRESARIAL I – 5º tópico

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Cada vez mais a criação humana vem passando a ter relevância

econômica, o que tem levado a criação de regimes jurídicos de proteção, como

é o caso da proteção dos direitos autorais (lei 9.610/98), programas de

computador (lei 9.609/98) e propriedade industrial (lei 9.279/96), todos

abrangidos pela propriedade intelectual.

A lei 9.279/96 foi criada na segunda metade da década de 90, época de

forte inserção do Brasil no comércio internacional e rica em produção legislativa

com relação à propriedade intelectual.

Os bens de propriedade industrial são basicamente quatro:

>> A invenção – patente de proteção

>> O modelo de utilidade – patente de proteção

>> O desenho industrial - registro

>> A marca – registro

Portanto, com relação à invenção e o modelo de utilidade, proteger

significa patentear; com relação ao desenho industrial e a marca, proteger

significa registrar.

O estado criou um ente específico para centralizar o procedimento de

proteção a estes bens imateriais. É o Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI).

Seu alcance é nacional, para facilitar o controle unificado, a partir do

acesso público que se tem ao órgão através de seus escritórios regionais ou

através do seu endereço virtual www.inpi.gov.br, no qual se pode fazer

consultas, inclusive para conhecer a existência prévia de marca que

pretensamente se queira criar.

Portanto, essa publicidade tem duplo controle: o INPI faz o controle do

procedimento, com relação aos elementos formais e a coletividade faz o

controle, possibilitando a impugnação para evitar a duplicidade ou cópia na

criação.

Patente

Patente é um título de propriedade expedido pelo INPI, conferindo ao

titular de invenção ou modelo de utilidade o monopólio de sua exploração, em

contrapartida da divulgação de uma invenção (VENOSA, 2010).

Invenção

A invenção é conceituada por exclusão, porque a lei não define

expressamente o que é invenção. Assim dispõe o artigo 10 da lei 9.279/96:

    Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

        I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

        II - concepções puramente abstratas;

        III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

        IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

        V - programas de computador em si;

        VI - apresentação de informações;

        VII - regras de jogo;

        VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

        IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Portanto, tudo pode ser objeto de invenção, sendo necessário, porém,

estabelecer alguns requisitos para a sua configuração.

Quanto aos requisitos necessários para configuração de uma invenção,

passível de patente, estão previstos no artigo 8º da lei 9.279/96:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e

aplicação industrial.

Os elementos da natureza não podem ser objeto de patente. Significa

que é possível, através de pesquisas, descobrir um elemento novo na

natureza. É novo, mas não houve o processo inventivo, não pode ser

qualificado como invenção e ser protegido. É uma mera descoberta.

Se for noticiada a descoberta de códigos genéticos, eles servirão de

base de processos de investigação para inventar um princípio ativo de um

remédio.

Esta descoberta não pode ser vista como invenção; não pode ser

protegida. Poderá ser feito um contrato de exclusividade. Por outro lado, o

princípio ativo de um remédio, terá proteção legal.

A atividade inventiva exige que ocorra um procedimento de invenção.

Art. 18. Não são patenteáveis:

        I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

        II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

        III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

        Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Modelo de utilidade

O modelo de utilidade é uma derivação da invenção. É a invenção ou o

avanço sobre uma invenção já existente. É o desenvolvimento de algo a partir

de uma invenção já existente

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Como exemplo de modelo de utilidade pode ser usado o caso do freio de

um veículo: originalmente, ele faz parar a roda, a partir da fricção das lonas

contra o tambor de ferro. Isso foi uma invenção. Com o passar do tempo, o

sistema foi modificado, passando para o freio disco. A noção de freio persistiu;

o que mudou foi o elemento de funcionamento, o que pode ser considerado

como um modelo de utilidade.

Os prazos de proteção variam entre as invenções e os modelos de

utilidade, conforme a LPI:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de

utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Decorrido o prazo de proteção, as invenções e os modelos de utilidade

tornam-se de domínio público.

As invenções e modelos de utilização podem ser objeto de licenciamento

e o contrato de licença deverá ser averbado no INPI, para que produz efeitos

em relação a terceiros:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para

exploração.

        Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

        § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

        § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Este licenciamento poderá ser compulsório, se o titular do direito da

patente exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio

dela praticar abuso de poder econômico, se não explorar o objeto da patente

no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do

produto ou, ainda, se o processo patenteado não está sendo usado

integralmente ou a sua comercialização não está satisfazendo as necessidades

do mercado.

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os

direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder

econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Poderá, também, se dar o licenciamento compulsório, nos casos de

emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder

Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda

a essa necessidade. Neste caso, poderá ser concedida de ofício, de forma

temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos

direitos do respectivo titular:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Desenho industrial

O conceito de desenho industrial está ma própria LPI:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o

conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando

resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de

fabricação industrial.

O conceito de desenho industrial não se confunde com os conceitos de

invenção ou de modelo de utilidade.

Desenho industrial – caráter eminentemente estético, aparência funcional.

Invenção e modelo de utilidade – visam solucionar problemas técnicos.

O desenho industrial adquire exclusividade com o registro, que tem

como finalidade proteger a disposição visual e estética de um produto. Garante

a exclusividade daquilo que diferencia um produto dos seus concorrentes.

Para ser registrado e ser objeto de exclusividade, o desenho industrial

deve ser novo, original e servir de tipo de fabricação industrial, sem

impedimento.

>> O requisito novidade é exatamente o exigido para a patente. O desenho

técnico é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica,

ou seja, não se tornou público antes da data do depósito no Brasil ou exterior.

O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público

antes da data de depósito do pedido.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da

técnica.

>> O desenho técnico é considerado original quando dele resulte uma

configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores,

observando que o resultado visual original poderá ser decorrente da

combinação de elementos conhecidos.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

>> O não impedimento – a nossa legislação não permite o registro de desenho

industrial que for contrário à moral e aos bons costumes ou representado pela

forma necessária, comum ou vulgar do objeto ou seja, aquilo que o objeto

precisa obrigatoriamente (ex.: forma do prego, caneta, copo).

>> Forma necessária – é aquela que um objeto precisa ter, obrigatoriamente

(prego, caneta, copo...):

>> Forma vulgar – é aquela sem distintividade, que não permite diferenciar um

objeto do outro de mesma natureza.

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

        I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

        II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Portanto, não se considera desenho industrial qualquer obra de cunho

eminentemente artístico:

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

Exemplos:

>> Caneta Mont Blanc: é uma caneta, sem nenhuma novidade funcional. Por

que ela atrai as pessoas? Porque é boa. As outras também podem ser boas. O

elemento atrativo é o ornamental. Este desenho é que tem que ser protegido.

>> Garrafa térmica: mantém o calor ou o frio. Sua ornamentação pode ser a

diferença.

>> Cadeira: serve para sentar, mas aquela cadeira pode ter um diferencial que

a torne única.

A proteção ao desenho industrial tem um prazo diferente das invenções:

O registro estará em vigor pelo prazo de 10 anos, contados da data do

depósito, prorrogáveis por três períodos sucessivos de cinco anos cada um. As

renovações não são automáticas, cabendo ao interessado manifestar a sua

intenção junto ao INPI, pagando a taxa correspondente.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito,

prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

        § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

Marca

A marca é o sinal distintivo do produto.

Esses sinais que identificam as marcas podem ser nominativos (Ford,

General Motors). As marcas podem ser figurativas, como é o caso da Perdigão,

Sadia.Todos os que enxergam o símbolo dessas empresas, já sabem que

se trata da Sadia ou Perdigão.

A marca bem trabalhada, objeto de publicidade prudente e persuasiva,

opera como fator de estímulo a aquisição do produto.

Para ser tutelada, a marca deve conter cumulativamente determinados

requisitos de validade:

>> Capacidade distintiva - também chamada de originalidade – é um plus

adicional, relacionado a uma fonte produtiva ou distributiva. O artigo 124 da LPI

relaciona os casos em que anão pode ocorrer o registro da marca. Não se

pode considerar como idôneo para constituir marca, por exemplo a palavra

medicamento para designar um fármaco ou as expressões de uso comum de

linguagem como standard e super.

>> Licitude – decorre da formação da marca por sinais registráveis nos termos

da LPI, que considera suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos

visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente

perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

>> Veracidade – a marca não pode conter indicação enganosa para o público.

>> Novidade – a marca não é idêntica ou similar da data anterior de um

terceiro.