1 studio legale avv. simona piccioni studio legale license agreements corso assefi pisa 14 ottobre...

1 Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE License Agreements Corso ASSEFI PISA 14 Ottobre 2010-prima parte SPECIALIZZAZIONE CONTRACT LAW LEGAL ENGLISH CONSULENZA AZIENDALE E FORMAZIONE MANAGERIALE Simona Piccioni AVVOCATO

2 Cos ..? E un momento chiave nella dinamica evolutiva dellazienda. INTERNAZIONALIZZARSI: analizzar e opportunit nuove,aprirsi agli stimoli, imparare a conoscere nuovi contesti apprezzandone la diversit, mette in moto risorse, gestire conflitti, procedere ad una progressiva trasformazione dellimpresa.

3 AVVERTENZE Fondamenta per investimento? due teste (non sempre) sono meglio di una, un team di lavoro affiatato e competente (ad ognuno le sue competenze) aiuta (quasi sempre) a sbagliare di meno Teoria dellinvestimento lungimirante

4 DOMANDE SEMISERIE -Devo CONCLUDERE entro la prossima settimana,un contratto di trasferimento di Know how con un Partner indiano come mi devo regolare? faccio a tempo? -Il mio partner tailandese mi ha inviato una bozza di contratto per una joint venture, mi riesce a dare unocchiata per domani?

5 Errori piu ricorrenti 1. Uso modelli internazionali standardizzati : lascia scoperti importanti aspetti del rapporto che si vuole regolare 2. In troppi casi lazienda italiana lascia che sia la controparte straniera a far la prima mossa, proponendo un testo contrattuale gi scritto e definito(ovviamente a suo favore!!)

6 Conclusione Ci si trover INEVITABILMENTE di fronte ad un testo contrattuale SBILANCIATO in favore dellaltra parte e spesso NON COMPRENSIBILE, sia per le espressioni tecnico-giuridiche utilizzate

7 e soprattutto.. .sia per la sottoposizione a leggi straniere che verranno peraltro applicate pure da Autorit giurisd. Straniere e dunque niente affatto IMPARZIALI o competenti!!

8 RISPOSTE.. SEMISERIE Obiettivi da raggiungere e i tempi; profili in considerazione (industriali, doganali, fiscali, economici, marketing, lavoristici, logistici); i rischi da evitare; le soluzioni giuridiche di oggi per il domani?

9 FALSI AMICI TO MAY : probabilit nel linguaggio di tutti i giorni. Ma traduce (come shall) anche il significato di un obbligo contrattuale TO SUE: intentare unazione legale, citare in giudizio (non assicurare!) BREACH: inadempimento del contratto (non scocciatura o imprevisto!!) FIRM : Impresa-sin. di Company o partnership. Ma anche definitivo (Firm and binding)

10 FALSI AMICI DEADLOK: Stallo decisionale in una J.V., se i soci detengono una partecipazione paritaria nella soc comune. BOILERPLATE: clausole standard (forza maggiore,conf. Etc..) che si collocano nella seconda parte dei contratti intern.

11 FONTI DEL Commercial CONTRACT LEX MERCATORIA : convenzioni internazionali, princ. generali affermati dalla giurispr. Arbitrale, modelli uniformi di contratto adottati da Organismi intern.li. NORME DI DIR. INTERN. PRIVATO dettate da ciascun ordinamento giur. nazionale

12 FONTI DEL Commercial CONTRACT LIMITI ( conv. devono esser ratificate e rese esecutive;le parti possono escludere lapplicabilit ) NESSUNA fonte quindi SUFFICIENTE e Assolutamente affidabile

13 UNICA CERTEZZA La sola regola certa allora quella dettata dal contratto, scaturente dalle volont di contraenti, tradotta nel modo pi avveduto e appropriato possibile in. SINGOLE CLAUSOLE DI CONTRATTO

14 Allora: Partiamo da qui.!! Facciamo nostro il concetto per cui: nessun tempo pi importante di quello dedicato alla pianificazione, che deve seguire un percorso necessariamente individuale. Strategia Operativa Sartoriale, confezionata ad hoc per limpresa

15 Spunti di Riflessione Perch cosi importante il testo del contratto? Le regole doro per la redazione di un buon testo I falsi amici,ovvero limportanza del legal english Su quali clausole focalizzare lattenzione? Cosa non pu MAI mancare (impegni assunti dalle parti;durata del contratto; casi di inadempimento e rimedi;clausole limitative o esonerative della responsabilit)

16 License/ing Agreement Un diverso approccio alla delocalizzazione dellattivit produttiva pu vedere limpresa italiana trasferire la propria tecnologia ( ovvero linsieme delle conoscenze possedute da unimpresa reative ad un prodotto o processo industriale) allestero.

17 License Agreement Vera e propria alternativa per limpresa rispetto alla conclusione di un contratto di vendita meramente occasionale o a contratti di distribuzione fornita dalla possibilit di costituire una rete di licenziatari locali ai quali poter trasferire la propria tecnologia commerciale e produttiva e cui affidare conseguentemente la rivendita dei prodotti.

18 Trasferimento di innovazioni Quando si parla di trasferimento di tecnologia tra imprese ci si riferisce normalmente al trasferimento di innovazioni: unimpresa trasferisce a unaltra informazioni e metodologie di lavoro che sono nuove per limpresa che le riceve e che, pertanto, sono in grado di ARRICCHIRE linsieme di conoscenze di questultima

19 Fiducia, ma Tale forma di cooperazione ha quale presupposto irrinunciabile una reciproca fiducia tra i partners; tuttavia sempre consigliabile, anche in tali casi, provvedere a tutelare la propria impresa. A volte ci si ritrova a condurre unafinta trattativa

20 License Agreement Rientrano nella definizione tutti i rapporti attraverso i quali il licenziante permette dietro versamento di un corrispettivo ad un altro soggetto, detto licenziatario, di sfruttare i diritti di propriet industriale (brevetti e marchi) di cui egli stesso titolare e a volte di utilizzare alcune conoscenze tecniche e tecnologiche

21 In due parole Il titolare di determinati diritti di propr int.( brevetto, marchio o know how)ne garantisce l utilizzo ad un altro soggetto. Problemi da fronteggiare.? 1. Identificare in modo compiuto e preciso i DIRITTI di sfruttamento che vengon concessi al licenziatario in relazione alla tecn licenziatagli -

22 License Agreement 2.- Occorrer, poi, delineare l ambito di utilizzazione da parte del licenziatario Per es:. solo per una data applicazione ( Field of use )e non invece per altre che il licenziante si riserva di sfruttare egli stesso o tramite la sottoscr di ulteriori contratti di licenza

23 License Agreement 3. Domandarsi:.. Si vuole che i diritti concessi siano relativi alle sole attivit produttive del licenziatario oppure preferiamo concedergli anche il diritto di commercializzare i prodotti fabbricati utilizzando la tecnologia trasmessagli da noi trasmessa.?

24 E lesclusiva.? 4. Esclusiva event. concessa al licenziatario 5. Definizione dell Ambito territoriale della licenza Ci implica la chiara individuazione dell ambito geografico che segna i limiti entro i quali il licenz.rio potr utilizzare i diritti conferitigli in connessione alla tecn oggetto di licenza.

25 License Agreement 6. Non dimentichiamoci che esistono alcune norme imperative incluse quelle del Regolamento UE 772/2004, in tema di accordi di trasferimento di tecnologia. -Il licenzrio pu sfruttare i diritti di lic acquisiti nell ambito di un certo Stato o di una data area geografica

26 Territory 6. La specifica clausola che serve ad individuare l ambito geografico quella definita Territory: attraverso di essa il licenziante pu creare e rendere operative una serie di eccezioni per cui il lic.rio potr sfruttare la tecn anche all estero

27 Attenzione!! NB: Occorre fare molta attenzione a tale clausola se siamo in ambito U.E. e quindi alle limitazioni imposte al licenziatario per la vendita dei prodotti al di fuori dell area europea. -Regolamento Ce 2790/1999 sancisce infatti l incompatibilit con le norme poste a tutela della concorrenza.

28 Attenzione!! NB: Lapplicabilit del Regolamento Ce 772/2004 subordinata al fatto che le quote di mercato delle Parti non superino le soglie precisate nel reg. stesso.

29 Le soglie -il 20% avuto riguardo alle quote accumulate da lic e lic.rio per i contratti di lic sottoscritti tra concorrenti, - e il 30% per le quote detenute da ciascuna parte nel caso di contratti di lic sottoscritti tra imprese non concorrenti.

30 Terms to usewhile drafting! Licensor: licenziante, colui che cede il diritto Licensee: traduce il licenziatario License: indica la licenza concessa Sublicensing :il licenziatario riconcede a sua volta a terzi la licenza

31 Presentazione delle Parti Between ____________. incorporated under the laws of ______,with registered office at__ _____________ corporate capital equal to____________ represented by its legal representative ____________hereinafter referred to as the Manufacturer and ___________,domiciled in _________,with registered office at ___________hereinafter referred to as the Agent The Manufacturer and the Agent are hereinafter collectively referred to as the Parties"

32 Whereas(Premesse) Whereas M &NY is in the business of developing, manufacturing and selling jeans and technical cloths throughout the world and is in possession of valuable, updated and confidential designs and technical data, information and Knowledge relating to such products;

33 Whereas Wheras Myosotis is an indian Manufacturer and seller that has available facilities for the manufacture and assembly of clothes and desires to obtein the benefits of M &NY experience and Know How in the field of said products through a licencing Agreement..

34 Grant of License The Licensor hereby grants (concede) a non-exclusive, non transferable license to use the tecnhology (or Technical Information)for the purpose of developing, assembling, marketing and selling the Products

35 Grant of License in the Territory and the Licensee agrees to act in that capacity and undertakes to use its best efforts to maximise the sale of the Products in the Territory, subject to the terms and conditions of this Agreement

36 Segue. Definire il contenuto di una licenza non comporta in genere grandi difficolt, quando si parla di brevetti.

37 Casi pi problematici Maggiori problemi sorgono per la licenza di Know-how che ha ad oggetto un insieme di conoscenze non brevettate che posseggono -in quanto tali- il carattere di indeterminatezza e richiedono un intervento del licenziante al fine di delineare le prestazioni oggetto del contratto.

38 necessit di distinguere Il licenziante deve distinguere e disciplinare A) la semplice trasmissione della documentazione tecnica e tecnologica (che rappresenta il know how) dagli .

39 assistenza tecnica.. B).. altri servizi necessari al licenziatario al fine di utilizzare la tecnologia che gli stata fornita ( assistenza tecnica )

40 Cos il Know-how ? Nel Know -how rientrano linsieme di informazioni che presentano una serie di caratteristiche utili ai fini della loro individuazione ed idonee a distinguerle poi da altre figure con cui presentano tratti in comune.

41 Know-how Si tratta di informazioni tecniche, il che le distingue subito da quelle meramente commerciali presenti nel franchising; segrete (non note o facilmente accessibili) e sostanziali, cio utili tanto da garantire a chi se ne avvale un reale vantaggio sui concorrenti che non posson sfruttare tali informazioni. Descritte in un apposito documento (disegni, ass. tecnica)

42 Limiti:riservatezza Quali limiti di utilizzo della tecnologia per il licenziatario? Licenziante deve mantenere la max riservatezza su quanto trasmette al lic.rio per 2 motivi: 1.Evitare di far crescere i concorrenti con la divulgazione; 2.Lasciarsi aperta la possibilit di sfruttare a pieno il suo know how, licenziandolo a pi licenziatari.

43 Quale Soluzione ? Linserimento di un Confidentiality Agreement da parte del licenziante pu proprio andar a rispondere a tale esigenza. Divieto :Il licenziatario non pu sub- licenziare a terzi ( a meno che non sia in grado di procedere da solo allo sfruttamento del knowhow)

44 Confidentiality clause The Parties have agreed in writing to protect the confidentiality of such information

45 Confidentiality clause All technical, financial and commercial information concerning the agreement and duly exchanged by and between the parties in performing any provision hereto shall be deemed confidential, and the parties shall take all necessary and reasonable steps to prevent the disclosure of the received information to any third party.

46 Testo in Italiano Tutte le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie che riguardano (relative al..) il contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti devono ritenersi confidenziali e le parti porranno in essere ogni attivit che si renda necessaria al fine di scongiurare la loro impropria divulgazione a terzi.

47 Key Terms -Confidential Information, Disclosing Party, Receiving Party, duty of care -not to disclose/to keep confidential the Confidential Information (Non rivelare, non far trapelare informazioni riservate)

48 ..segue -Not to use the Confidential Information for any purpose other than the performance of the Partys obligations under the agreement

49 Limiti:segue.. 3. Infine il licenziante dovr pure assicurare la compatibilit dei diritti di esportazione concessi al lic.rio con quelli di altri distributori operanti su altri mercati. N.B: Lopposto interesse vede il lic.rio interessato ad avvalersi della possibilit di reperire valuta pregiata, per mezzo delle esportazioni(per finanziare investimenti o acquistare prodotti di importazione).

50 Scelta migliore Le alternative che si pongono al licenziante sono diverse, ma la pi ricorrente consiste nel riconoscere al lic.rio il diritto esclusivo allesportazione dei prodotti in dati mercati, ma solo a patto che essa avvenga sotto il controllo del licenziante e attraverso la sua rete di distribuzione.

51 Esempi -BETA ha sviluppato unesperienza considerevole nel settore delle installazioni per la lavorazione di prodotti K, in particolare di prodotti KY. -ALFA ha sviluppato unesperienza considerevole particolarmente nella formulazione di prodotti Z in vista della loro fabbricazione, in particolare di prodotti ZW.

52 ESEMPIO BETA e ALFA hanno convenuto di mettere in comune un certo numero di loro rispettive informazioni tecniche (qui di seguito le INFORMAZIONI):

53 SEGUE per BETA: i prodotti KY ed i procedimenti di tali prodotti, per ALFA: le formulazioni e i procedimenti di preparazione dei prodotti ZW allo scopo di valutare linteresse di una eventuale collaborazione al fine di ottenere da BETA una messa in opera ottimale del prodotto Z desiderato da ALFA (qui di seguito VALUTAZIONE) che sar ulteriormente regolata da un Protocollo di Accordo formulato tra le Parti se queste decideranno di collaborare.

54 L OGGETTO (scope) OGGETTO 1.1Loggetto del presente contratto la definizione delle condizioni secondo cui saranno scambiate le INFORMAZIONI in vista della VALUTAZIONE definita sopra.

55 Attenzione: P.V.S. A tal riguardo bisogna prestare attenzione alla prassi invalsa in molti Paesi in via di sviluppo di introdurre normative ad hoc, non derogabili dalle parti, volte ad impedire che lattivit del licenziatario venga limitata a solo vantaggio del licenziante (si parla infatti in tali ord. di Transfer of Technology Agreement a signif che la tecn. viene trasferita nella disponibilit del licenziatario ).

56 Le loro clausole vietate In tali Paesi saranno considerate illegittime le clausole che mirino a : Obbligare il lic.rio al trasferimento gratuito dei miglioramenti o delle invenzioni realizzate durante la vigenza del contratto; Prefissare i prezzi di rivendita dei beni oggetto di licenza; Quelle che impongono limiti territoriali e vincoli allesportazione

57 Un esempio In mancanza di diverso accordo scritto il lic. non pu esportare i Prodotti al di fuori del territorio, salvo che tramite attivit canalizzate attraverso il licenziante stesso o societ del suo gruppo.

58 Le Forme di Pagamento Pagamenti Immediati ( Lump Sum ) di importo determinato, presentano maggiori vantaggi per il licenziante che potr disporre subito delle somme pagate e veder aumentata la propria sicurezza di esser pagato.

59 Pagamento Come avviene ? 1.Tramite cessione di una quota della societ del lic.rio 2.o tramite la possibilit concessa al lic.nte di acquistare parte della quota a prezzi scontati per un dato periodo. 3. tramite pagamento in denaro

60 Modalit Limporto della Lump Sum deve esser sempre prestabilito nel contratto e potr esser corrisposto in ununica soluzione o in una o pi rate (soprattutto laddove le informazioni relative alla tecnologia licenziata vengono trasmesse in maniera graduale al licenziatario).

61 Royalties Sono il mezzo di pag. preferito dal licenziatario in quanto dilazionato. Esse dipendono dai risultati econom della sua attivit. -Posson esser calcolate sia in proporzione ad una percentuale sul prezzo di vendita -Sia attraverso il pagamento di una cifra fissa su ciascun pezzo venduto(sulle vendite)

62 Royalties Per quelle sui prodotti venduti le parti fanno rif. al prezzo lordo di vendita Gross sale price (che favorisce il lic.nte ) oppure Al prezzo netto di vendita Net sale price (favorevole per il licenz.rio)

63 Quali preferire?..quelle sul prezzo equo di mercato - Fair market price- sono da preferire in quanto permettono di ricevere roy. Piene anche qualora il lic.rio pratichi condizioni di particolare favore nel vendere i prodotti licenziati

64 Combinare le due modalit Tal e strumento non affatto di facile controllo per il licnte: Per ridurre il grado di incertezza insito in ogni pag di roy il mezzo consigliabile quello di pattuire una combinazione di r. e lump sum Prevedere poi un ammontare minimo di royalt dovuto in ogni caso

65 Come fare.? Tale controllo pu facilitarsi inserendo una clausola qualora che stabilisce che licrio utilizzi nella propria produzione-solo componenti o materiali forniti dal licenziante. Solo cos il licnte potr procedere ad una Stima reale dei prodotti da questo fabbricati

66 Come fare.? During the validity of the Licence Agreement the Licencee shall purchase esclusively from the Licensor all parts, components and material not manufactured locally and required for the production of the licenced goods.

67 Royalties minime Al fine di evitare che il lic.rio non si impegni sin dallinizio si riscontrano spesso clausole che prevedono la corresponsione di r. minime, indipendentemente dalle vendite effettivamente realizzate. E per sempre meno frequente il ricorso a tale formula poich, soprattutto nei PVS ed in Estremo Oriente esse sono vietate.

68 E quelle sulla Produzione.? Vi sono poi roy che maturano al momento della produzione, quindi in un momento precedente rispetto a quelle sulle vendite!!! Sono calcolate per importo fisso su unit di produzione, oppure per Kg, Lt, ect..

69 Nessun rischio NB: Qui il licenziante quindi non corre il rischio dell invenduto da parte del licenziatario Tuttavia esse richiedono la previsione di appositi meccanismi di rivalutazione, mentre quelle sulle vendite si rival automaticamente

70 Fees Le Fees sono pagamenti calcolati su base oraria o giornaliera in connessione alle ore lavorate per la prestazione di servizi di Assistenza tecnica. Es: ore investite per la formazione del personale del lic.rio da parte dei tecnici del lic.nte.

71 Consiglio E meglio specificare che qualora si renda necessario lintervento di soggetti terzi per lutilizzo della tecnologia -.Il licenziatario dovr imporre ai sub- licenziatari obbighi analoghi a quelli a lui imposti dal licenziante.

72 Tie-in Clauses Divieto delle tie-in clauses, ossia le clausole vessatorie che potrebbero- anche se indirettamente- falsare il gioco della concorrenza La Ue ha emanato il Reg n. 240/96 (sostit. 2349/84 e 556/89)che indica gli impegni e le obbligazioni ammissibili in quanto non restrittive della concorrenza.

73 Un esempio di tale clausola During the validity of the Licence Agreement the Licencee shall purchase esclusively from the Licensor all parts, components and material not manufactured locally and required for the production of the licenced goods.

74 Un esempio In vigenza del presente contratto di Licenza, il licenziatario acquister esclusivamente dal licenziante tutti i ricambi, componenti, materiali e qulsiasi altra parte non prodotta in loco,che risulti necessaria per realizzare i prodotti licenziati

75 Improvements Clausola spesso ricorrente in tali tipi di contratti. Contempla lipotesi in cui loggetto della licenza subisca miglioramenti o evoluzioni da parte del licenziante (o licenziatario). Essi rientrano automatic. nelloggetto della licenza?...

76 Che fare..? .Vi sono 2 alternative: Ignorare gli improvements del licenziatario; Assicurarsene la disponibilit alle stesse condizioni praticate per il licenziante.

77 Possibilit di cessione Il presente contratto non potr esser oggetto di cessione unilaterale di una delle parti, senza il previo consenso scritto dellaltra e con la previsione che i successori di ciascuna parte saranno obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni contratte dalle stesse, in conformit del presente contratto.

78 E nella prassi..? Focus : I licenzianti provenienti da Paesi industrializzati pretendono in genere che qualsiasi miglioramento ad opera del licenziatario venga retrocesso gratuitamente e nulla dispongono per quelli fatti dal licenziante. Una modalit di mediazione tra i 2 opposti,pu esser trovata nella clausola seguente:

79 Un Esempio di Mediazione Durante la vigenza del contratto le parti si trasmetteranno reciprocamente, al prezzo che verr concordato, tutte le informazioni ed i particolari relativi alle innovazioni da loro realizzate, concernenti la tecnologia.

80 Royalties In molti Paesi in V.d Sv. vengono imposti limiti di carattere valutario in merito allammontare dei canoni di cui bisogna tener conto, pena lINTRASMISSIBILITA degli stessi.

81 Valuta e Pagamenti Pagamenti e valuta Il licenziatario pagher al licenziante un canone in ragione del% del valore delle vendite nette dei prodotti manufatti con la tecnologia oggetto di stipula nel presente contratto. I pagamenti da effettuarsi in virt del presente contratto dovranno esser effettuati in moneta ..

82 Clausola Grossing-up provisions Royalties or lump sums paid in instalments are not fees after deduction of local taxes and other charges. Le royalties, nonch gli altri compensi da versarsi su base periodica al licenziante vanno intesi al netto di qualsivoglia tassa o imposta applicabile in loco.

83 Garanzie del licenziante Il contenuto di tale Clausola differisce sensibilmente a seconda delle situazioni. Di solito se ne posson distinguere due tipologie: 1. Garanzie sui risultati che devon esser conseguiti dal lic.rio e 2. G. relative ai mezzi che il licenziante deve prestare per eseguire il contratto

84 Garanzie del licenziante Clausola che non deve mai mancare, soprattutto nel trasf. di tecnologia coi P. in via di SV, in quanto il lic.nte italiano non potr mai garantire il riprodursi di risultati identici a quelli che egli ottiene presso i suoi stabilimenti ma potr invece. Definire in maniera analitica lassistenza tecnica, senza assumersi responsabilit in merito ai risultati della loro applicazione da parte del licenz.rio. N.B: Questa la miglior garanzia che questi potr fornire al licenziatario!!

85 Considerazioni 1. Quanto alla garanzia sui risultati, poi, non proprio da consigliare dal punto di vista del licenziante. Egli pu esser sicuro solo di come insegnare al licrio ad applicare il knowhow alla fabbricazione di un prodotto, ma ..non potr esser sicuro della misura con la quale egli sar in grado di imparare, al fine di conseguire i risultati garantiti!!

86 Garanzie sulla Tecnologia Il licenziante garantisce di essere unico e legittimo titolare della Tecnologia licenziata e di aver in quanto tale pieno titolo per disporre e trasferire insieme ad essa la relativa Documentazione Tecnica. .Il licenziante si far inoltre pieno carico della difesa e terr indenne il licenziatario da qualsivoglia spesa o danno in caso dovesse insorgere un contenzioso scaturente da un preteso diritto di terzi sulla Tecnologia trasferita.

87 Focus sulla terminologia.. Tener indenne, manlevare:..? Scaturire, derivare: ..?

88 Focus sulla terminologia.. To Indemnify: sovente utilizzato ne l binomial con la formula: and To hold somebody harmless **Traduce: sollevare, mantener indenne, manlevare qualcuno da una responsabilit, da un obbligo o da eventuali danni. ES: To indemnify and hold somebody harmless from any liability for damages - Manlevare qualcuno dalla responsabilit per danni

89 Estensione della tecnologia In base alle condizioni stabilite nelle presenti clausole, lestensione dellassistenza tecnica sotto forma di documenti ed informazioni, tecniche e commerciali, i particolari del processo tecnologico ed i servizi tecnici specifici che dovranno esser somministrati dal Licenziante sono i seguenti: a).. b)..

90 Altre clausole chiave Arbitration Governing Law and Jurisdiction Eventuali clausole aggiuntive

91 Arbitrato Qualsiasi controversia scaturente dal presente contratto o in relazione con lo stesso sar risolta in via definitiva secondo il Regolamento dArbitrato della Camera Arbitrale di Milano(Parigi, etc..), in conformit del Regolamento dalla stessa adottato.Sede dellarbitrato sar Ginevra.

92 Governing Law and Jurisdiction Es. 1: The Parties agree that any disputes arising out of this Agreement, shall be finally settled by the italian courts; Es. 2: Any controversy, claim or dispute between the parties hereto concerning this Agreement shall be settled by the italian courts; Es. 3: The courts of Torino have exclusive jurisdiction to settle any dispute (a "Dispute"), arising from or connected with this Agreement (including a dispute regarding the existence, validity or termination of this Agreement) or the consequences of its nullity.

93 Aggiunte Nella vigenza del presente contratto di licenza, il licenziatario acquister esclusivamente dal licenziante tutti i materiali, componenti e qualsiasi altra parte non prodotta in loco che si rivelino necessari al fine di realizzare i prodotti licenziati. During the validity of the Agreement the Licensee shall purchase exclusively from the Licensor all materials, parts or whatsoever not manufactured locally and required for the production of the licensed goods.

94 Joint Venture:premessa Il contratto internazionale una risposta che il commercio internazionale ha fornito alle mutate abitudini ed esigenze degli imprenditori.

95 ..Segue In tale ottica evidente che la contrattualistica internazionale consiste di quegli strumenti giuridici che consentono agli imprenditori di allargare i propri orizzonti creando ad esempio alleanze con altri imprenditori, operanti in giurisdizioni diverse dalla loro..

96 La penetrazione di un mercato straniero da parte di un'impresa, oltre a rilevare per lo sforzo finanziario che richiede, rappresenta un momento di attenta riflessione sulle politiche di crescita dell'impresa stessa. In tale contesto vengono operate talune scelte destinate ad incidere anche sulla tipologia di contratti che accompagneranno liniziativa. ..Segue

97 Il contratto di joint venture Lo strumento che viene adottato comunemente al fine di conquistare una presenza in un mercato diverso dal proprio il contratto di joint venture, il quale consente all'imprenditore straniero lingresso meno rischioso, sotto il profilo dellinvestimento.

98 Per contro la joint venture risponde spesso anche al contrapposto interesse dell 'imprenditore locale a consolidare la propria posizione nel proprio mercato creando i presupposti per una sua eventuale penetrazione di altri mercati, grazie all' ausilio dei propri partner. ..Segue

99 Contractual ed Equity Joint Venture 1. A seconda dei propositi che ciascuna delle parti si ripromette, tale collaborazione pu rimanere circoscritta e consistere nella sola individuazione dell'accordo ( contractual joint venture ); oppure prevedere che la collaborazione si esplichi attraverso la 2. Gestione Comune di una societ ( equity joint venture ).

100 3. A sua volta, l'equity joint venture pu prevedere che la societ venga costituita appositamente dalle parti ( special purpose vehicle ), ovvero che ci si serva di una societ gi operativa di cui le parti, o una di esse, gi detengono il controllo o intendono conseguirlo all'esito della trattativa. Special Purpose Vehicle

101 JOINT VENTURE AVVENTURA COMUNE Cooperazione tra due o pi soggetti volta a mettere in comune le reciproche capacit e conseguire, in un periodo di tempo medio- lungo, un obiettivo comune in grado di offrire un beneficio ad entrambi i Ventures Una realt economica ed imprenditoriale, prima che una vera e propria fattispecie giuridica, in quanto possono essere numerose le singole figure giuridiche e contrattuali attraverso le quali possibile dar corso alla prospettata collaborazione tra i Ventures Schema

102 Differenze E' evidente che, mentre nell'ipotesi di equity joint venture l'intento delle parti quello di acquisire una visibilit nel mercato target, altrimenti non attuabile, nel caso di contractual joint venture le parti sono piuttosto interessate ad unire le rispettive capacit al fine di creare significative sinergie ( e conseguenti riduzioni di costi) tali da renderle maggiormente competitive nei contrapposti mercati.

103 Nella sostanza le due forme contrattuali si differenziano per il fatto che mentre nell'equity joint venture devono essere disciplinati, tra gli altri, anche gli aspetti relativi alla costituzione e/o gestione comune della societ, viceversa il contractual joint venture potr limitarsi a disciplinare " soltanto" le modalit secondo cui si attuer la collaborazione tra le parti. ..Segue

104 segue In determinate circostanze pu essere pi facile disciplinare i rapporti tra soci di una societ che non tra partners commerciali.

105 Regolazione dei reciproci rapporti Elemento caratterizzante di un accordo di joint venture: la regolazione dei reciproci rapporti tra le parti contraenti. Al fine di un pi attento esame del contenuto di tali accordi dovr quindi essere preso a riferimento lequity joint venture, che rispetto al contractual joint venture, presenta elementi di maggiore tipicit.

106 Domande da porsi. Focus: E importante ricordare sempre la duplice valenza del termine joint venture. il mercato della J.V. solo quello cinese o anche altri mercati stranieri? I partner cinesi e quelli italiani dispongono gi di una rete di vendita che possono metter a disposizione nella j.v., determinando le responsabilit reciproche in caso di successo?

107 Come tutelare il proprio Marchio? Focus:il Marchio E di primaria importanza lattenta analisi della disciplina che detta le norme in materia di Marchio, nel Paese in cui si va ad operare. Esempio: in Cina limprenditore ha 2 possibilit 1. Effettuare una registrazione direttamente in Cina, ai sensi della PRC Trademark Law( rivolgendosi ad una delle agenzie a tal uopo autorizzate dalla State Administration for Industry and Commerce); 2.Percorrere lalternativa locale e chiedere allUfficio italiano- tramite lOMPI o WIPO-lestensione alla Cina del proprio marchio gi depositato in Italia. In tal caso verr applicato il procedimento previsto dallAccordo di Madrid.

108 Esempio In questo secondo caso il marchio godr di una protezione ventennale e sar naturalmente strettamente connesso alle sorti del marchio nazionale, mentre nel primo la registrazione si riterr valida per un periodo di 10 anni.

109 Main Agreement Il joint venture agreement (main agreement ) costituisce il punto centrale ed iniziale della transazione. In esso vengono sviluppati e disciplinati gli obbiettivi della collaborazione e gli aspetti pi propriamente finanziari. Mentre il numero e la tipologia dei contratti collegati possono variare (a seconda del progetto che le parti intendono perseguire) il joint venture agreement, pur nella possibile diversit di contenuto, costituisce un momento ineludibile in seno all ' intera transazione.

110 Whereas Il progetto comune viene descritto per sommi capi sin dalle premesse ( whereas ) del contratto, nelle quali le parti si danno reciprocamente atto delle specifiche competenze e del rispettivo ruolo che intendono svolgere nella joint venture.

111 Business Plan Nella parte introduttiva del contratto viene menzionata l' esistenza di un eventuale business plan (solitamente allegato al contratto) raffigurante, in chiave prospettica, i costi dell 'intera operazione. In aggiunta a ci, il contratto solitamente prevedere che ulteriori business plan vengano predisposti dalle parti, in buona fede, con cadenza annuale (o semestrale).

112 Le parti si confermano vicendevolmente di aver entrambe preso visione del business plan iniziale ( quando sia gi pronto) e di aver basato (anche) su di esso la propria volont di addivenire alla stipula del contratto. Un'affermazione in tal senso pu avere implicazioni di non poco conto, specie qualora il rapporto contrattuale raggiunga una fase critica a seguito di un'errata valutazione, nel business plan, dell'entit dell'investimento. segue

113 I soci che entrino nel capitale di una societ acquistandone il controllo ai fini del joint venture agreement (ovvero, alternativamente, la parte che acquisti dall'altra una partecipazione nella JV company) sono quindi soliti richiedere ai soci nella cui posizione subentrino determinate rassicurazioni sulla corretta gestione della societ, sulla tenuta dei libri, sulla assenza di contenzioso in essere, sul l'osservanza di tutte le leggi locali, etc. Rassicurazioni sulla Gestione

114 Tali rassicurazioni sono assistite da apposite garanzie per il caso di sopravvenienze passive che si dovessero manifestare successivamente al trasferimento del controllo della societ. Queste ed altre previsioni fanno parte di un apposito contratto con il quale si d corso all'acquisto delle azioni della societ ( share purchase agreement ). Share Purchase Agreement

115 Il joint venture agreement fissa, per ciascun partecipante, le percentuali di partecipazione al capitale della societ. Di norma, le parti preferiscono indicare sin dall inizio la misura di ciascun apporto, e questo anche al fine di scongiurare, per quanto possibile, il rischio di eventuali conflitti. Percentuali di Partecipazione

116 Al joint venture agreement solitamente allegato in copia lo statuto della JV company che fornisce indicazioni su come debbano operare gli organi sociali. Gli ordinamenti giuridici disciplinano espressamente tale aspetto, lasciando alle parti alcuni margini di azione. Organi sociali

117 Ove gli accordi al riguardo siano di natura particolarmente complessi, essi possono essere trattati in un separato documento nel quale i soci partecipanti regolano i reciproci rapporti (shareholders' agreement). E' necessario precisare che in numerosi ordinamenti il contenuto di questi specifici accordi ha valenza meramente obbligatoria tra le parti. Shareholders' Agreement

118 La ragione d' essere di una tale restrizione sta nel principio, della sovranit degli organi sociali che verrebbe disattesa se si cercasse di far prevalere sul deliberato della assemblea dei soci, un accordo raggiunto, in una sede diversa da quella assembleare. L' osservanza degli accordi in esame si basa dunque sulla lealt comportamentale delle parti e sulla buona fede delle stesse. Sovranit degli Organi Sociali

119 La gestione Quanto alla dirigenza della equity j.v., essa non dotata di un organico fisso ma in genere si prevede la presenza di 2 figure: Direttore generale e Vice direttore generale. N.B: Attenzione a evidenziare con chiarezza la ripartizione di competenze tra le 2 figure

120 Diritti e Responsabilit delle Parti La parte Alfa si occuper di tutte le questioni attinenti alla costituzione presso le competenti Autorit cinesi, quali lottenimento dell approvazione, della registrazione, della corporate business licence. -Dovr versare lammontare del capitale sociale sottoscritto entro il termine stabilito; -Prestare assistenza allequity J.V. nellacquisto delle materie prime, dei macchinari, di tutti gli articoli dufficio, etc.. - Curare lassistenza del personale straniero - ottenere dalle competenti Autorit la registrazione in Cina del Marchio Five Rose a nome di Beta Srl.

121 segue Mr..sar lunico responsabile delle attivit sopra espressamente indicate presso gli Uffici governativi, locali, nonch presso i terzi per le obbligazioni finanziarie (e non) che assumer.

122 Unit Operativa In un Equity Joint Venture prevista la presenza di un Direttore generale, responsabile della gestione ordinaria della societ, e un vice -Direttore generale, che deve assistere il Primo nelle sue funzioni. Entrambi sono nominati dal consiglio di amministrazione e durano in carica per 4 anni e possono essere,per gravi violazioni, sostituiti i qualsiasi momento. LUnit di gestione deve costituire un Ufficio produttivo ed operativo un Ufficio finanziario e un Ufficio di segreteria, responsabile per loperato di ciascuno ufficio e per la realizzazione degli incarichi del Direttore e del suo Vice.

123 I Macchinari Le caratteristiche e quantit dei macchinari e del personale di cui ha bisogno una j.v per raggiungere il suo scopo di produzione, vanno previsti allinterno di un apposito studio di fattibilit ( Feasibility Study) delloperazione che va recepito nel testo del contratto. Esso riveste un duplice ruolo : a)Identifica gli elementi esterni della sfera decisionale delle parti b)Definisce gli obiettivi della collaborazione ed i rispettivi obblighi.

124 .casi limite In taluni casi esso pu esser tale da portar alla conclusione che la prospettata cooperazione non di fatto attuabile (ad es. perch non sarebbe remunerativa o perch implica impegni che nessuno disposto ad assumersi).

125 Termini di durata Esempio: Il termine di durata delle J.V. fissato in 15 anni .Su proposta di una delle Parti possibile 6 mesi prima dello spirare dei termini possibile richiedere una proroga dei termini di durata alla medesima autorit competente

126 Risoluzione Controversie 1. E possibile prevedere la competenza di un arbitrato amministrato da una istituzione non straniera (ad es. la Cina, similmente allItalia, ha ratificato la Conv. di New YorK ed oggi sono ben 134 i Paesi aderenti ) Valore ed esecuzione ai lodi pronunciati in un qualsiasi altro Paese sottoscrittore.

127 .o in un Paese Terzo 2. Un arbitrato in un Paese Terzo del pari proponibile ( preferibilm. cercate di nominare un arbitrato amministrato da unistituzione di fiducia, di cui abbiate previamente analizzato sia il tariffario e il regolamento, sia tempi e costi).

128 IMPORTANTE Non dimenticare di curare che la Redazione avvenga in duplice versione: Una in inglese ed una nella lingua estera (cinese, etc..) N.B: Nel caso dovessero insorgere delle controversie, avr valore tra le parti in testo redatto in legal english.

129 Dissolution Qualora ci fosse un disaccordo insanabile fra i soci,lunica soluzione sarebbe quella delluscita di uno di loro dalla compagnia e conseguente dissolution della joint venture. La clausola di dissolution identifica in via preventiva la Parte a cui compete decidere se vendere le proprie azioni o acquistare quelle del partner. E immaginabile che di solito il partner di minoranza a cedere le azioni della joint ventur

130 Dissolution La clausola di dissolution identifica in via preventiva la Parte a cui compete decidere se vendere le proprie azioni o acquistare quelle del partner. E immaginabile che di solito sia il partner di minoranza a cedere le azioni della joint venture.

131 Clausola della Roulette Russa Nel caso di societ nelle quali sia presente un forte squilibrio ( conflitto insanabile), assai difficile individuare quali dei contraenti debba essere la Parte a cui compete decidere se vendere o acquistare le azioni. Per questo vengono spesso inserite nella cl.dissolution,delle clausole aperte una di queste quella denominata: Russian Roulette Clause

132 Russian Roulette Clause Russian Roulette Clause permette ad ognuno dei due ventures di notificare la propria decisione allaltro in merito alla cessione o allacquisto delle azioni. In entrambi i casi deve essere indicato il prezzo di cessione. Chi riceve la notifica pu accettare o rilanciare una offerta.

133 Russian Roulette Clause Se il primo venture indica lintenzione di vendere ad un valore troppo alto, corre il rischio che laltra Parte rifiuti, imponendo al primo venture,non di vendere, ma di acquistare al prezzo da Lui indicato. Prezzo troppo basso rischio opposto: acquisto di azioni ad un prezzo inf. rispetto al valore.

134 Texas Shoot Out Clause Scopo : disciplinare la dissolution di una J.v. a seguito del verificarsi di una situazione di Dead Loock. Vari Steps: 1. Proposta di acquisto di tutte le azioni fatta ad opera di una delle 2 parti 2.Laltra parte pu accettarla o tentare un rilancio, offrendo un prezzo pi alto di quello proposto. 3.Il primo socio pu accettare o dirsi disposto a vedere.

135 .segue 4. entrambe le parti si son allora dichiarate disposte a comprare le totalit delle azioni e dunque a versare il prezzo pi alto pagato. 5. Ci si trova a fronteggiare una vera e propria paralisi, una situazione di stallo dalla quale si esce attraverso una vera asta oppure tramite la presentazione di offerte contenute in buste sigillate. 6. Infine chi avr offerto il maggior prezzo si sar guadagnato il diritto di acquistare tutto il pacchetto di azioni della joint venture company.

136 Lettera di Credito Nasce quale strumento appositamente concepito per agevolare lesportatore. Cos?Una formula di pagamento attraverso la quale una Banca si impegna nei confronti di un beneficiario estero a risarcirlo in caso di inadempienze dellimportatore, che anche suo cliente (ordinante).

137 segue Essa garantisce il beneficiario contro eventuali inadempienze dellimportatore. Differenze rispetto alla fideiussione: 1. un impegno della Banca emittente irrevocabile ma autonomo ed astratto rispetto allimpegno sottostante 2. La Fideiussione mantiene invece stretta connessione con il rapporto sottostante.

138 Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE Simona Piccioni AVVOCATO SPECIALIZZAZIONE CONSULENZA AZIENDALE CONTRATTI INTERNAZIONALI FORMAZIONE MANAGERIALE _____________________________ via Finamore, 25- 66034 Lanciano (Ch) Via Lili, 78 MACERATA tel. 087242376 cell. 3496179128

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