OPTION 계약을 활용한

공동연구개발 및 라이센싱의 단계적 진행

2014. 11. 26.

변호사/변리사 김 국 현

가산종합법률사무소/특허법인가산

Option 계약

Option is “a promise which meets the requirements for the formation of

a contract and limits the promisor's power to revoke an offer."

(Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981))

- 계약의 성립요건 충족 + 상대방 청약자의 청약 취소권 제한

- 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인

계약 체결 등의 권리를 유보

> 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약

- 관련 용어: 옵션 보유자(optionee/beneficiary) - 상대방(optionor/grantor)

Option 계약의 사용례

- 금융거래

> 콜옵션: 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매도자로부터 살 수

있는 권리를 보유하도록 하는 계약

> 풋옵션: 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매수자에게 팔 수 있

는 권리를 보유하도록 하는 계약

> 프리미엄: 옵션 매수 대금

- IP 라이선싱, 공동연구개발 등

> 기존의 단순한 계약 조항으로는, 기술내용이 복잡, 고도화되고 기술개발에 고

액의 투자를 필요로 하는 현 상황에 대응하기 어려움

> 특히 공동연구개발계약의 경우, 마일스톤(milestone) 방식의 기존 계약 조항을,

주된 계약내용에 Option 계약을 부가하는 형태로 대체

IP 관련 Option 계약의 형태

- Stand-alone option 계약

> 특정 옵션(i.e. 특정 특허에 대해 라이선싱받을 수 있는 권리에 대한 옵션)의 허여만을 계약의 내용으로 하는 형태

- Option and Evaluation 계약

> 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 흔히 사용됨

> 일정 기간 동안 시험 사용해 보고, 라이선싱을 할 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보

- Research Collaboration and Option 계약

> 공동연구개발에 있어 그 결과물에 대한 특허권 등 IPR을 일방 당사자가 획득할 수 있는 권리를 유보하는 형태

> 공동연구개발을 여러 단계로 나누어, 일방 당사자가 현재까지 진행된 공동연구개발의 결과를 심사한 후 후속 단계로 나아갈 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보하는 형태 등

- 기타 라이센시가 라이센서의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하거나, 라이센서가 라이센시의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하는 조항도 일종의 Option 계약임

Milestone vs Option

- 공동연구개발계약은 주로 MOU 체결 + 본 계약의 마일스톤 설정 방식 채택

> 연구 진행 단계에 따라 개발비를 단계적으로 지급, 단 해지사유가 없는 한 처

음부터 개발의 완성을 전제로 한 것으로서 개발비 총액 지급이 예정되어 있음

> 특히 투자자 입장에서는 상당한 리스크를 감수할 수밖에 없었음

> 역으로 투자를 받는 학교나 기업 입장에서는 법적 구속력 없는 MOU 체결 이

후 본 계약으로 나아갈 때까지 불안한 지위에 놓임

- 최근 재주 사용하는 대안: 옵션 계약

> 본격적 공동연구개발(또는 라이선싱) 관계를 시작하기 전에, 투자자나 라이센

서가 feasibility를 test해보고 진행 여부를 결정할 수 있는 옵션을 부여함

<사례1 - 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약의 체결로 나아갈

수 있는 option을 일방에게 부여한 경우>

옵션 보유자가 사전에 feasibility를 test함 -> 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을

행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선

싱을 위한 본 계약을 체결할(또는 본 계약의 교섭에 응할) 의무 발생

마일스톤 방식 vs Option 계약 (2)

> 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과

물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵

션을 일방 당사자에게 유보함

<사례2>

1 단계 완성 -> 옵션 보유자의 연구개발 성과 심사 -> 옵션 보유자가 통지(+

금원지급)로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 1단계 산

출물에 관한 특허권에 대하여 실시권을 설정해 주거나 공동 출원할 의무 발생 /

2단계 개발도 옵션 보유자와의 공동연구개발로 진행해야 할 의무 발생

Option 분쟁 사례 – Wisconsin v. Xenon (1)

1999년 Wisconsin 대학 연구진 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능 발견

2000년 Wisconsin 대학 연구결과에 대한 provisional patent application 출원

그 후 2000년 중 캐나다 제약회사 Xenon에서 Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤

저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발 추진

공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과 확인

Xenon - RCOA 상의 option 행사, 대학과 exclusive license agreement 체결

2001년 연구성과에 대한 공동 특허출원 - provisional patent application 우선권 주장

Xenon은 대학 아닌 외부 전문 연구기관과 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 연구개발 프로젝트

진행

그 중 효능 뛰어난 PPA 군 화합물 (20여개)을 Wisconsin 대학 연구원에게 보내 효능 재확인

Xenon은 PPA 군 화합물 단독 특허출원

Option 분쟁 사례 – Wisconsin v. Xenon (2)

Xenon은 단독 특허출원한 PPA을 3,4년이 지난 후 Novartis에 신약후보물질로 기술

이전 및 license 계약

PPA는 2001년 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하는 상

황

Wisconsin 대학주장 - Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용도

RCOA 후 체결된 exclusive license 적용, sublicense 해당, sublicense fee 지불 의무

Xenon 주장 – (1) 후속 연구성과물은 독자 개발 결과물, (2) 선행 특허범위에 속한다

고 하더라도 미국법상 공동 출원인의 권리 범위 - 타 공유자의 동의 없이, 또한 타 공

유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할

수 있음

미국법원 1심과 2심 – Xenon 계약위반 인정

Option 사례 – Eli Lilly v. Emisphere 사건 (1)

- Eli Lilly v. Emisphere Technologies (S.D. Ind. 2006)

- 제약 startup인 Emisphere의 “carrier” 화합물은, 단백질이 아미노산으로 분해되

지 않도록 보호하면서, 동시에 소화기관 벽을 통과하여 혈관으로 흡수될 수 있도

록 하는 획기적인 화합물이었음

- Emisphere에서 진행하던 carrier 화합물 연구의 전망이 밝다고 본 Eli Lilly는, 당

시 Eli Lilly가 골다공증(osteoporosis) 치료제로 개발중이던 Parathyroid

Hormone (PTH)을 경구투여할 수 있는 방법을 개발하기 위하여 Emisphere와

협력하기로 하고 계약을 체결함

- 그러던 중 Eli Lilly가 자체 연구팀을 비밀리에 만들어 관련 연구를 독자 진행한

후 특허까지 출원하여 분쟁이 발생한 사안임

Option 계약 사례 – Eli Lilly v. Emisphere 사건 (2)

- 첫번째 공동개발계약(Research Collaboration and Option Agreement, RCOA I)

(1997) : Eli Lilly와 Emisphere는 Emisphere의 carrier 기술을 기반으로 PTH의 경구

투여를 위한 기술을 공동 개발하기로 하고, 이를 위해 RCOA I을 체결함

> RCOA I의 option 조항

+ Eli Lilly는 PTH의 경구 투여 기술 개발을 위해 Emisphere의 carrier 기술에 대한 전 세

계를 지역적 범위로 하는 전용실시권을 허여받을 수 있는 option을 보유함

+ 이러한 option 행사를 위해 Eli Lilly는 행사의사를 서면 통지하고 400만US$를

Emisphere에게 지급하여야 함

+ Eli Lilly가 option을 행사한 경우, Eli Lilly와 Emisphere는 Emisphere의 carrier 기술

에 대한 별도의 라이선스 계약을 체결해야 함

> 기타 RCOA I의 계약 내용

+ 실시권 설정 대상이 되는 Emisphere의 carrier 기술에 대한 정의 조항

+ Confidentiality 조항 등

Option 계약 사례 – Eli Lilly v. Emisphere 사건 (3)

- RCOA I 체결 이후의 경과

+ Emisphere의 연구진은 PTH를 위해 사용될 수 있는 carrier 화합물 후보군을

선정하여 이를 유인원에 대한 test 결과 등과 함께 Eli Lilly측에 제공함

+ Eli Lilly측은 Emisphere측의 도움을 받아 PTH용 carrier 화합물 수 종을 합성

함

+ 결과에 고무된 Eli Lilly측은 option을 실행하기로 하고, Option 행사를 위해

Emisphere측에 행사의사를 서면 통지하고 400만US$를 지급함

+ RCOA I상의 option 조항에 따라, Eli Lilly와 Emisphere는 별도의 라이선스 계

약을 체결함(PTH License Agreement)

Option 계약 사례 – Eli Lilly v. Emisphere 사건 (4)

- PTH License Agreement (1998)

> License term

> 이후 1998년, Eli Lilly는 Emisphere의 carrier 후보군 중 “4-MOAC”이라는 화합물

을 PTH의 경구 투여용으로 사용하기록 결정하고, 후속 연구를 진행함

Option 계약 사례 – Eli Lilly v. Emisphere 사건 (5)

> 2000년, 양사 연구진 100개의 Emisphere carrier 화합물 가운데 4-MOAC이

PTH의 경구 투여에 가장 효과적이라는 점을 동물 실험을 통해 증명하고, 이에

대한 논문을 공동 발표함

> 연구 성과에 고무된 Eli Lilly측은 Emisphere와 두번째 공동개발계약 (RCOA II)

을 체결함

- 두번째 공동개발계약(RCOA II) (2000) :

> PTH 및 hGH의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 공동 연구를 그 목적으로 함

- 이후 Eli Lilly는 Emisphere와 공동개발을 진행하면서 동시에 비밀리에 연구팀을

운영하여 특허 출원

- 이러한 사실을 알게 된 Emisphere가, PTH License Agreement 및 RCOA상

license term 및 confidentiality 조항 등 위반을 주장하며 소송제기

Option 계약 사례 – Eli Lilly v. Emisphere 사건 (6)

- Eli Lilly는 비밀 연구 진행 중 firewall을 설치하여 공동개발에 참여한 연

구팀과 비밀 연구팀을 인적, 물적으로 분리하려 하였지만, 이러한 분리가

제대로 이루어지지 않았고 비밀 연구팀 연구에 Emisphere의 기술이 사

용되었다는 점이 소송 과정에서 discovery를 통해 밝혀져, 결국 Eli Lilly

의 계약 위반을 인정하는 내용의 법원 판결

- 이후 Eli Lilly는 Emisphere와 화해(settlement)로서 소송을 종결, 화해

금액은 약 190억원 상당으로 알려져 있음

- Emisphere는 Eli Lilly와의 공동연구 프로젝트 종료

- Novartis와 PTH의 경구투여방법 연구개발진행

Eli Lilly의 Firewall 조치

- 처음 비밀 프로젝트 팀을 구성한 것은, Eli Lilly와 Emisphere간의 공동

연구개발 프로젝트를 위한 공동위원회의 Eli Lilly측 대표였던 Dr. Khan임

- Dr. Khan은 Eli Lilly 내부 연구원들 중 비밀 프로젝트의 수행에 적합한

연구원들을 선발하여 Oral Protein Delivery (“OPD”) 팀을 구성, 비밀

프로젝트를 진행함

- OPD 팀의 구성원 중 양사간의 공동 프로젝트에 참여했던 Dr. Havel도 포함됨

- Eli Lilly는 Emisphere 몰래 비밀 프로젝트를 진행함에 따르는 법적 위험을

인지하고 있었음

- 이에 Emisphere와의 공동연구 프로젝트와 비밀 프로젝트간에 일종의

방화벽(firewall)을 만들어 양자를 법적으로 분리하려 함

- 그 일환으로서, Eli Lilly는 양 프로젝트에 관여한 유일한 연구원이었던 Dr.

Havel을 OPD 팀에서 제외하였지만, Dr. Khan은 그대로 종전과 같이 양

프로젝트의 리더 역할을 수행함

법원 판단 – RCOA 위반

- 법원 사실인정 - 정황증거

＋ Dr. Khan이 양사간 공동연구 프로젝트의 책임자 역할을 수행하면서 동시에 OPD 팀을

구성하고 감독한 점

＋ 양사간 공동연구 프로젝트의 팀원이었던 Dr. Havel이 비록 Eli Lilly의 “firewall” 셋업

조치에 의하여 OPD 팀에서 탈퇴하기는 하였지만, firewall 셋업 전에 이미 OPD 팀에서

상당 기간 연구에 종사하였으며 OPD 팀원들을 상대로 양사간 공동연구 프로젝트에 따

른 PTH용 carrier와 관련된 교육을 진행한 점

＋ 비록 OPD 팀이 PTH용 carrier와 관련된 공개된 정보들을 수집하여 연구에 사용하기는

하였지만, 위 공개된 정보들 외에도 Dr. Khan 및 Dr. Havel의 도움으로 얻을 수 있었던

정보들을 사용하여 다른 약제용 carrier를 비교적 용이하게 개발할 수 있었다는 점

＋ Eli Lilly측은 양사가 carrier의 정확한 작용기전을 몰라 FDA의 허가를 받을 지 불명확하

여 별도 연구를 통해 이를 보완하려 했다고 주장하나, 이러한 주장이 사실라면 별도로

연구를 진행하고 있다는 사실 등을 Emisphere측에 알리지 않을 이유가 없었을 것이라

는 점

Option 계약 사례

- 검토

> 공동연구개발을 3단계로 분리 – 비록 Eli Lilly측의 계약 위반으로 공동연구가 실패

로 끝났지만, option 계약을 통해 단계적으로 option을 행사하여 연구를 더 진행함으

로써 투자자의 risk를 줄이는 프랙티스는 이미 해외에서 상당히 일반화되어 있음

+ 연구의 목적: PTH의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 기술의 개발

> 1단계: Feasibility 탐색 및 PTH의 경구 투여를 위한

carrier 화합물 후보군 탐색 -> 1단계 공동개발 진행을

위한 RCOA I을 통해, 기술 사용자인 Eli Lilly측이 후속

공동연구개발을 위해 기술을 라이선싱받을 수 있는

option을 확보

> 2단계: PTH의 경구 투여를 위한 carrier 화합물 후보군 중

가장 적합한 화합물을 선정

> 3단계: 선정된 화합물을 제품화하기 위한 연구 및 연구대상

확대(다른 약제-성장호르몬-의 경구투여를 위한 carrier

화합물 기술 개발), 이를 위해 RCOA II 체결

RC

OA

II

PT

H L

icense

Agre

em

ent

RC

OA I

Option 행사

Option 계약조항

Option 계약조항 예시 – 2

Option 계약 예시: BMS 표준 계약서 (1)

Option 계약 예시: BMS 표준 계약서 (2)

Option 계약 예시: BMS 표준 계약서 (3)

Option 계약 예시: Stanford Univ. 표준 계약서 (1)

Option 계약 예시: Stanford Univ. 표준 계약서 (2)

참고 사례 – 기술이전 제안 접수 + 협상 진행 중

독자 연구개발 진행 + 단독 특허출원

최종 기술도입 결렬 후 소송

기업의 영업비밀침해 인정 사례

Altavion v. Konica Minolta 사건

26

기술 개발회사 Altavion – 인도출신 Moussa 2000년 설립 벤처, 문서 정보를 포함하는

디지털 스탬프를 포함시켜 문서를 인증할 수 있는 기술 (digital stamping

technology, DST)

Altavion DST의 핵심 내용:

1. 기존 바코드를 발전시켜 회색 또는 컬러 바코드로 저장 정보량 증대 기술

2. 시간 경과로 바코드가 탈색되어도 정확한 데이터 값을 알 수 있도록 하는

reference cell과 비교 기술

3. 종래 문서인증 기술과 다른 획기적 기술

4. 특허 출원하지 않음. 영업비밀로 관리

Konica Minolta Systems Laboratory (KMSL)

Konica Minolta사의 R&D 목적 미국 자회사

관련 제품: 복사, 인쇄, 스캔, 팩스 기능 복합기

CEO: 일본인 Hiroshi Tomita

2003년 7월 Altavion CEO KMSL에 제안

비밀유지계약(NDA) 체결한 뒤 기술 라이선스 협상 진행

KMSL 전문인력이 Altavion의 s/w 평가 분석 – 대가 5만불 지급함

2004년 평가 보고서: 경쟁업체 Canon 특허기술과 구별되는 획기적 신기술로

평가

DST 기술정보가 KMSL측에 전달되었으나, 최종 협상 결렬

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KMSL 독자 개발 및 특허출원

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KMSL 내부 평가 보고서: 경쟁업체 Canon 특허기술과 구별되는 획기적 신기술로

평가

연구원: Altavion 제안 concept과 다른 방법으로 동일한 결과를 구현할 수 있다고

보고함

KMSL 자체 개발 추진 및 특허출원 진행 :

Altavion 기술 concept을 활용하여 Altavion 몰래 독자적으로 연구를

진행하면서 총 24건 특허출원 진행

그 중 소송 제기 당시 8건의 특허는 등록됨

독립적 발명으로 주장함 -

발명자로 KMSL의 CEO, engineer 기재

특허출원 중 Altavion측과 공동발명으로 표시된 것 없음

License 협상 Time Line

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1. 2003년 7월 NDA 체결

2. 2004년 4월 금액 총40만불 제안 논의

3. 2004년 5월 총 5만불 지급 대가로 s/w 전문가 평가 합의

4. 2004년 8월 31일 MOU 체결

5. MOU 체결 전부터 KMSL 독자 특허 출원 개시

6. KMSL은 2004. 6. 28. 및 2004. 8. 9. 이미 DST 기술 관련 특허출원

7. 2004. 9. KMSL 독립적으로 동일한 기능의 DST s/w 개발 착수

8. 2004. 9. 17. KMSL email – 인용

9. 그 후 최종 협상 결렬

독자개발 부정 판단 근거

30

NDA 위반 및 영업비밀 침해소송 제기

31

미국 state court 관할 사건 - 미국 California 주 지방법원

NDA 관련 쟁점 제외, Trade Secret 쟁점 집중

DST 관련 기술정보의 단계 구분

1. 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어

2. DST 기술의 소프트웨어 설계개념

(design concepts, 프로세스 플로우 등)

3. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드

쟁점 기술정보 및 영업비밀 보호대상 해당여부

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Altavion에서 KMSL에 전달된 정보

1. 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어

2. DST 기술의 소프트웨어 설계개념 (design concepts, 프로세스

플로우 등)

Altavion에서 KMSL에 전달하지 않는 내용

3. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드

Altavion 학회발표, 제안서 발송 경위 및 내용

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1. 2002년 9월 - Saudi 상공회의소 전시회에서 공개 – 결과만 공개하고

구체적 구현 방법, 알고리즘, 소스코드는 비공개

2. 2003년 6월 – 영업사원 공개, 마찬가지로 결과만 공개, 구현방법 비밀

관리

3. 2005년 6월 – Moussa MS사에 pt 함. NDA 체결 없음.

4. 2006년 은행 등 잠재 고객들에게 제품설명서 이메일 발송

피고 KMSL 방어 논리

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1. 일반적 아이디어(1)와 설계개념(2)은 영업비밀의 보호대상 아님 + 공개됨

2. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드는 전달 받은 사실 없음

3. 결국 영업비밀 침해 책임 없음

미국법원 1심 및 2심 판결

35

1. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드와 마찬가지로, “아이디어”도

영업비밀로 보호되는 정보에 해당할 수 있고, 이에 일반적인 아이디어 및

설계개념도 영업비밀의 다른 요건을 충족하면 영업비밀로서 보호

가능하다고 판시

2. 다만 일반적 아이디어(1)는 Altavion이 NDA 없이 다른 회사에도

공개하여 비밀성 상실

3. 그러나, DST 기술의 소프트웨어 설계개념 (design concepts, 프로세스

플로우 등)(2)는 비밀 정보성, 경제적 가치성, 비밀관리성 모두 인정

4. KMSL 무단 사용 및 영업비밀 침해 인정

5. 손해배상 책임 + 변호사 비용을 포함한 법률비용 부담 책임 인정

참고 - 독자 개발 및 법적분쟁 회피 전략

CLEAN ROOM DEFENSE

실패 사례와 성공 사례

Reverse Engineering 과 영업비밀 침해분쟁

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Faiveley v. WABTEC (S.D. New York 2008) 분쟁 사례

1. Licensor - Faiveley : 전동차용 브레이크 기술 보유

2. Licensee - WABTEC : 제조 판매

3. 양사는 Faiveley의 영업비밀 정보를 이용하여 브레이크 제조 판매에 관한

장기간의 license 관계 유지

4. Faiveley 회사 합병으로 ownership 변경 후 계약 종료

5. WABTEC - 브레이크 시스템 독자 개발 추진

6. 독자 개발 성공 후 기존 거래처 등 Faiveley의 경쟁 거래처 납품

라이선스 계약위반 및 영업비밀 침해주장 소송제기

WABTEC 방어 논리 : 독립적 reverse engineering으로 제품 개발한 것

비밀유지약정 위반 및 영업비밀 침해가 아니라고 주장

WABTEC 개발 경과에 관한 주장 :

1. 영업비밀에 접근한 적이 없었던 내부 직원으로 개발팀 구성

2. 외부업체 리버스 엔지니어링 전문회사에 개발 의뢰

3. 리버스 엔지니어링 작업으로 개발 진행함

4. 소위 Clean Room Approach 전략으로 진행하였음

38

1심 및 2심 법원 판결

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입증책임 - 영업비밀 침해사건에 있어 침해자가 독자 개발을 주장하는 경우

입증책임이전환되어 침해자가 독자개발사실을 입증해야 함

Discovery 결과

1. 엔지니어와 다른 리버스 엔지니어링 담당자들이 주고 받은 이메일 증거

2. Faiveley 기술 도입에 관여한 엔지니어가 리버스 엔지니어링 프로젝트에도 관여한 사실

3. 수년간 Faiveley의 기술 제공에 기초하여 제조된 제품의 생산에 관여하면서 위 영업비밀

의 내용을 지득한 1인의 엔지니어가 리버스 엔지니어링 작업 전반에 관여한 사실

4. 엔지니어가 리버스 엔지니어링 단계에서 고려되지 않은 부품의 기능에 대한 이해를 기초로

하여 리버스 엔지니어링을 통해 제작된 새 도면상 치수 및 공차 등에 대해 수정을 가했다는

점이 드러남

5. "이 부품의 표면 처리와 직경은 제품에 적합하지 않음”

6. “bushing hole의 공차가 지나치게 큼” 등 기존 Faiveley 기술에 대한 이해가 없으면

할 수 없는 표현 포착

Faiveley 영업비밀 및 판결

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Faiveley가 WABTEC에 제공하였던 도면에 포함된 정보인 도면상 치수,

공차, 표면처리방법, 재료의 선택 및 처리방법, 윤활특성, 생산-테스트-

조립시 유의사항 등

WABTEC 제품의 특성(치수, 공차 등) – Faiveley 비밀정보 도면과 거의

일치

결론: WABTEC의 계약위반 및 영업비밀 침해인정

Clean Room Defense 성공 사례 - NEC v. Intel (N.D. Cal. 1989) 사건

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NEC가 Intel의 8086 프로세서 코드를 복제하여 프로세서를 개발

NEC 대응 - 양사의 프로세서상 코드에 대한 사전 지식이 없는

엔지니어들로 구성된 외주업체에게 개발 의뢰

필요 스펙만 제공하고 코드를 독자 개발하도록 요청

독자개발 인정 – 저작권 침해 부인

Clean Room Defense 성공 사례 - NCI v. M&S (N.D. Ill. 2008) 사례

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1. licensee - M&S, licensor – NCI (s/w 저작권자)

2. Visual Eye Chart 소프트웨어 라이선스 체결

3. licensee - M&S 유사한 소프트웨어 독자 개발 및 판매 개시

4. M&S의 신제품 s/w : sport vision testing

5. licensor NCI 소송 제기: M&S의 프로그램은 저작권 침해 주장

6. M&S 비침해 주장: clean room procedure로 독자 개발 결과물

M&S 개발 전략 – 완벽하게 분리된 2개 개발팀

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1 팀 :

1. 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석 수행

(Dirty Room)

2. 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리

2팀 :

1. 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을

개발함 (Clean Room)

2. 독자적인 개발을 진행한 개발팀

각 팀은 인적 완전히 분리 및 교류 차단, Clean Room 환경에서 개발되었음 입증함

결론 : 독자 개발 인정 저작권 침해 부정

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