Обращение главного редактораipcmagazine.ru/jurnal/jsip_01_2013.pdf ·...

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Октябрь 2013 1

Уважаемые друзья!Я рад вас приветствовать на страницах нашего издания. Журнал, кото-

рый сейчас вы держите в рукаx, — это первый печатный номер «Журнала Суда по интеллек туальным правам».

В последнее время в нашей стране все большее значение придается защите объектов интеллектуальной собственности. Создание Суда по ин-теллектуальным правам в системе арбитражных судов — хотя и новый, но давно ожидаемый шаг в данном направлении. Вектор развития правовой доктрины защиты интеллектуальных прав во многом зависит от деятель-ности и решений специализированного суда. Одним из инструментов та-кого развития и видится учреждение журнала Суда по интеллектуальным правам. Надеюсь, наше издание даст ответы на многие вопросы, которые интересуют и патентных поверенных, и адвокатов, и всех практикующих юристов.

Хочу сообщить, что журнал будет всегда доступен для вас. Он будет выпускаться в электронном виде. Мы специально выбрали именно та-кой способ общения, чтобы, с одной стороны, сделать журнал макси-мально доступным для широкой читательской аудитории, а с другой — оперативно извещать о самых последних новостях из мира интеллек-туальных прав. Помимо новостной информации и статей по профиль-ной тематике на сайте будут публиковаться материалы по наиболее важным правовым вопросам, проблемам, имеющим широкий резо-нанс в СМИ.

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству и опубликованию на нашем электронном ресурсе (www.ipcmagazine.ru) своих аналитических материалов и статей.

В.В. Кочарян,главный редактор

Обращениеглавного редактора

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Октябрь 20132

Уважаемые читатели!Создание Суда по интеллектуальным правам в системе арбитражных

судов Российской Федерации стало значительной вехой в развитии рос-сийской судебной системы. С самого начала существования арбитражных судов в основе их деятель ности лежала идея специализации конкретных судей на разрешении конкретных видов споров. При этом такая специа-лизация сквозной линией проходит, начиная с судов первой инстанции, по всем инстанциям. Реализация этой идеи позволяет более быстро и ка-чественно (особенно в условиях возрастающей нагрузки на судей) рассмат-ривать споры. Она позволяет организациям и гражданам быть уверенны-ми в том, что конкретное дело будет рассмотрено действительно специа-листом в соответствующей сфере правоотношений, профессионалом.

Создание Суда по интеллектуальным правам — следующий шаг в на-правлении специализации судей и повышения качества рассмотрения споров. Оно позволит обеспечить, с одной стороны, большее единообра-зие судебной практики по спорам, связанным с применением законо-дательства об интеллектуальных правах, а с другой — более углубленное рассмотрение соответствующих споров не только с точки зрения права, но и с точки зрения технических и естественных наук, знание которых необходимо для разрешения большинства патентных споров, составля-ющих основу компетенции Суда по интеллектуальным правам.

«Журнал Суда по интеллектуальным правам» — не вполне традици-онный юридический журнал. Его специфика непосредственно связана со спецификой деятельности самого суда. С одной стороны, это вопросы права (причем как материального, так и процессуального — деятельность Суда по интеллектуальным правам обладает процессуальной специфи-кой). С другой стороны, это вопросы, требующие технических и (или) есте-ственнонаучных знаний (которые предполагается освещать максимально доступно для неспециалиста).

Надеюсь, «Журнал Суда по интеллектуальным правам» будет инте-ресен и полезен как читателям-юристам, которые получат возможность узнать что-то новое и в сфере интеллектуальных прав, и в иных научных сферах, так и для ученых-изобретателей, авторов, для которых наш жур-нал — это возможность узнать о способах защиты своих прав.

Обращение заместителя председателя Судапо интеллектуальным правам В.А. Корнеева


Официальная хроникаПостановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 51Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Постановление от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Л.А. НовоселоваЗадачи Суда по интеллектуальным правам

Патентное правоБрюс Александр МакДональдСудопроизводство по вопросам интеллектуальной собственности в федеральных и административных судах США с учетом новаций патентного законодательства

А.В. ЗалесовСоотношение при осуществлении правосудия споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом

Право на товарные знакиЯ.А. ГаеваПравовое регулирование неиспользования товарных знаков в США

Процессуальные вопросыШтефан Русслис, д-р. Дмитрий Ткачев, Ph.D.Основные аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии

Франциско Хесус Альманса МонтойяПроцессуальные аспекты защиты интеллектуальной собственности в испанской судебной системе

В.И. МокрушинПроблемные вопросы рассмотрения дел с участием субъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде АР Крым

А.А. Амангельды, Х.С. ШарифбаеваОсобенности защиты прав интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан — часть 1

Частное мнениеС.М. Уколов, В.А. ХимичевО некоторых вопросах получения Судом по интеллектуальным правам специальных познаний по существу разрешаемого спора

Судебная практикаЕ.Ю. ПашковаКомпенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной практики

Главный редактор: В.В. Кочарян

Главный научный редактор: В.А. Корнеев

Редакционная коллегия: Л.А.Новоселова, В.В. Голофаев, М.А. Рожкова, Д.В. Афанасьев, Р.В. Силаев, Е.М. Моисеева, Е.А. Павлова, В.О. Калятин

Редакционный совет: Л.А. Новоселова, В.А. Корнеев, В.Ф. Яковлев, В.В. Витрянский, А.Л. Маковский, Э.П. Гаврилов, П.В. Крашенинников, Т.К. Андреева, А.Е. Суханов, И.А. Дроздов

Дизайн, верстка, цветокоррекция: Д.В. Авданин

Корректор: А.Р. Аракелян

Подписано в печать: 04.10.2013 Тираж 50 экз.

Поставщик полиграфических услуг ООО «Типография ПринтФормула»

В номере опубликованы приветственные слова:

заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеева,

председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы РФ П.В. Крашенинникова,

директора Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.В. Колесникова,

руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева,

советника Президента Российской Федерации В.Ф. Яковлева,

ректора ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», действительного государственного советника РФ 3 класса, д. ю. н., профессора И.А. Близнеца,

главного редактора журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» и «Патентный поверенный» Н.П. Кузнецовой

Содержание4

5

11

16

26

36

42

47

50

54

66

74

Официальная хроника4 Официальная хроника 16 Патентное право 36 Право на товарные знаки

42 Процессуальные вопросы 66 Частное мнение 74 Судебная практика



Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской ФедерацииПостановлениеот 8 октября 2012 г. № 60«О некоторых вопросах,возникших в связи с созданиемв системе арбитражных судовСуда по интеллектуальным правам» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

В связи с вопросами, возникшими у ар-битражных судов в связи с создани-ем в системе арбитражных судов Суда

по интеллектуальным правам, и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражно-го Суда Российской Федерации на основа-нии ст. 13 Федерального конституционно-го закона «Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации» постановляет дать арби-тражным судам следующие разъяснения.

Дела, подлежащие рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции

1. В силу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 Арбитраж-ного процессуального кодекса Российской



Официальная хроника


Федерации (далее — АПК РФ) с учетом п. 2 ст. 43.4 Федерального конституционного за-кона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитражных судах) дела, указанные в п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, подведомственны арбитражным судам независимо от субъ-ектного состава участников спорных право-отношений, а также от характера спора.

Соответствующие дела подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При поступлении искового заявления, заявления по делу, подлежащему рассмот-рению Судом по интеллектуальным пра-вам в качестве суда первой инстанции, в иной арбитражный суд такое заявление воз вращается арбитражным судом зая-вителю на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Если указанное обстоятельство выяс-няется после принятия заявления к про-изводству арбитражного суда, этот арби-тражный суд передает соответствующее дело в Суд по интеллектуальным правам по правилам подсудности на основании ст. 39 АПК РФ.

При поступлении в Суд по интеллекту-альным правам искового заявления, заяв-ления по делу, не подлежащему рассмотре-нию Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, такое за-явление возвращается заявителю на осно-вании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Если ука-занное обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству Суда по интеллектуальным правам, он передает дело в соответствующий арбитражный суд по правилам подсудности на основании ст. 39 АПК РФ. Жалоба на определение Суда по интеллектуальным правам о передаче дела на рассмотрение другого арбитражно-го суда с учетом ч. 3.1 ст. 188 АПК РФ мо-жет быть подана в президиум Суда по ин-теллектуальным правам для рассмотрения в кассационной инстанции.

(абзац введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

В случае если в одном заявлении сое-динено несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (ч. 1 ст. 130 АПК РФ), одно из которых подсудно Суду по интеллектуальным правам, а дру-гое — иному арбитражному суду первой ин-станции, все дело подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам.

2. По смыслу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, п. 1 и 2 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах в их взаимосвязи с положениями ст. 1069 Граж-данского кодекса Российской Федерации ар-битражным судам также подведомственны дела по спорам о возмещении вреда, причи-ненного:

нормативным правовым актом в сфе-ре патентных прав и прав на селекци-онные достижения, права на тополо-гии интегральных микросхем, пра-ва на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятель-ности в составе единой технологии;

ненормативным правовым актом, ре-шением и действиями (бездействи-ем) федерального органа исполни-тельной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекцион-ным достижениям и их должностных лиц, органов, уполномоченных Прави-тельством Российской Федерации рас-сматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

решением федерального антимоно-польного органа о признании недобро-совестной конкуренцией действий, свя-занных с приобретением исключитель-ного права на средства индивидуализа-ции юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий.При этом как в случае, когда требование

о возмещении вреда заявлено в суд одновре-менно с требованием об оспаривании соот-


ветствующего акта, так и в случае, если тре-бование о возмещении вреда заявлено от-дельно, такое дело подсудно Суду по интел-лектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

3. Дела по спорам об установлении па-тентообладателя, о досрочном прекра-щении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежат рассмотрению по правилам искового про-изводства.

4. Дела, перечисленные в п. 1—3 насто-ящего постановления, в силу п. 6 ч. 2 ст. 17 АПК РФ рассматриваются коллегиальным составом судей. Эти дела не подлежат рас-смотрению с участием арбитражных засе-дателей.

5. Решения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в качестве суда пер-вой инстанции, вступают в законную силу немедленно после их принятия (ч. 2 ст. 180 АПК РФ) и могут быть обжалованы в поряд-ке кассационного производства (ч. 2 ст. 273 АПК РФ).

Апелляционная жалоба на судебный акт, принятый Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, подлежит возвращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК РФ.

6. По делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, рассмотрение касса-ционных жалоб в порядке кассационного производства осуществляется также Судом по интеллектуальным правам (ч. 3 ст. 274 АПК РФ).

При этом особенностью такого рассмот-рения по сравнению с общими правила-ми рассмотрения дела судом кассационной инстанции является то, что соответствую-щий пересмотр осуществляется не в соста-ве трех или иного нечетного количества су-дей (ч. 4 ст. 17 АПК РФ), а президиумом Суда по интеллектуальным правам (ч. 1.1 ст. 284 АПК РФ), осуществляющим рассмотрение кассационных жалоб с учетом положений ст. 43.7 Закона об арбитражных судах, а так-

же Регламента арбитражных судов Россий-ской Федерации.

Определения, принятые президиумом Суда по интеллектуальным правам, мо-гут быть пересмотрены в порядке надзора по правилам главы 36 АПК РФ.


Дела, подлежащие рассмотрению Судом по интеллектуальным правам только в качестве суда кассационной инстанции

7. Дела по спорам о защите интеллек-туальных прав (за исключением указанных в абз. 2—7 настоящего пункта), в том числе дела по спорам о нарушениях интеллекту-альных прав на результаты интеллектуаль-ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, о праве преждепользования и послеполь-зования, а также по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении исключитель-ного права и лицензионных договоров, под-лежат рассмотрению арбитражными суда-ми, если участниками спорных правоот-ношений являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, а соот-ветствующий спор связан с осуществлени-ем предпринимательской и иной экономи-ческой деятельности.

Дела по спорам о защите интеллекту-альных прав с участием организаций, осу-ществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, в силу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ подлежат рассмо-трению арбитражными судами независи-мо от того, выступает такая организация в суде от имени правообладателей (юриди-ческих лиц, индивидуальных предприни-мателей или граждан, не являющихся ин-дивидуальными предпринимателями) или от своего имени, и от характера спорных правоотношений.

В порядке административного судопро-изводства арбитражными судами подлежат



рассмотрению, в частности, следующие дела о защите интеллектуальных прав:

дела о привлечении к администра-тивной ответственности за совер-шение административных пра-вонарушений, предусмотренных ст. 14.10 Кодекса Российской Феде-рации об административных право-нарушениях (далее — КоАП РФ), если они совершены юридическими ли-цами или индивидуальными пред-принимателями (абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ);

дела о привлечении к административ-ной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 (в части недо-бросовестной конкуренции, связан-ной с приобретением и использова-нием исключительного права на сред-ства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации про-дукции, работ или услуг) и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, независимо от субъектного состава (абзац четвертый ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ);

дела об оспаривании постановлений административных органов о при-влечении к административной от-ветственности за нарушения, пред-усмотренные ч. 1 (в части недобро-совестной конкуренции, связанной с приобретением и использовани-ем исключительного права на сред-ства индивидуализации юридическо-го лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг) и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, если они соверше-ны юридическими лицами или ин-дивидуальными предпринимателя-ми (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ);

дела об обжаловании решений и (или) предписаний антимонопольного орга-на по делам о нарушениях, предусмот-ренных п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции», не-зависимо от субъектного состава (ч. 1

ст. 52 Федерального закона «О защите конкуренции»).Дела, указанные в настоящем пункте,

подлежат рассмотрению арбитражными судами субъектов Российской Федерации в качестве судов первой инстанции с уче-том общих правил подсудности дел.

(п. 7 в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

8. Пересмотр в порядке апелляционно-го производства судебных актов арбитраж-ных судов субъектов Российской Федерации по делам по спорам о защите интеллекту-альных прав осуществляется арбитражны-ми апелляционными судами.

9. Пересмотр в порядке кассационно-го производства судебных актов арбитраж-ных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов по де-лам о защите интеллектуальных прав осу-ществляется Судом по интеллектуальным правам.

Кассационные жалобы на такие судеб-ные акты подаются в общем порядке, пред-усмотренном ст. 275 АПК РФ. При этом ар-битражный суд, принявший решение по делу о защите интеллектуальных прав, обязан на-править кассационную жалобу вместе с де-лом в Суд по интеллектуальным правам вне зависимости от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в качестве суда, в который подается кассационная жалоба (п. 1 ч. 2 ст. 277 АПК РФ).

В случае если по решению, подлежаще-му пересмотру в кассационном порядке Су-дом по интеллектуальным правам, касса-ционная жалоба вместе с делом поступила в иной арбитражный суд кассационной ин-станции, такой арбитражный суд примени-тельно к положениям ст. 39 АПК РФ переда-ет ее по подсудности в Суд по интеллекту-альным правам.

Рассмотрение Судом по интеллектуаль-ным правам в качестве суда кассационной инстанции дел о защите интеллектуальных прав, рассмотренных арбитражными суда-ми субъектов Российской Федерации, арби-


тражными апелляционными судами, осу-ществляется коллегиальным составом судей (ч. 1 ст. 284 АПК РФ), а не президиумом Суда по интеллектуальным правам.

9.1. Судам следует учитывать, что пере-смотр в порядке кассационного производ-ства судебных актов по делам о несостоя-тельности (банкротстве), налоговым спорам, а также по делам, рассмотренным по прави-лам главы 28.1 АПК РФ, даже если в ходе их рассмотрения рассматривались те или иные вопросы защиты интеллектуальных прав, осуществляется в общем порядке федераль-ными арбитражными судами округов.

(п. 9.1 введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

9.2. В случае поступления в Суд по ин-теллектуальным правам кассационной жало-бы вместе с делом по решению, подлежаще-му пересмотру в кассационном порядке фе-деральным арбитражным судом округа, Суд по интеллектуальным правам передает ее в соответствующий суд по подсудности при-менительно к положениям ст. 39 АПК РФ.

(п. 9.2 введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

10. По смыслу ст. 43.2 Закона об ар-битражных судах в ее взаимосвязи со ст. 26 этого Закона Суд по интеллектуальным пра-вам рассматривает в качестве суда первой инстанции также заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судо-производство в разумный срок по делам, подсудным Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (п. 1—3 настоящего постановления), и по рассмотренным арбитражными судами де-лам по спорам о защите интеллектуальных прав (п. 7 настоящего постановления), или

за нарушение права на исполнение судеб-ных актов в разумный срок, принятых по та-ким делам.

Рассмотрение этих дел Судом по интел-лектуальным правам в качестве суда первой инстанции осуществляется коллегиальным составом судей.

В силу ч. 4 ст. 222.9 АПК РФ решение Суда по интеллектуальным правам по та-ким делам может быть обжаловано в касса-ционную инстанцию, которой исходя из п. 1 ст. 43.6 Закона об арбитражных судах явля-ется президиум Суда по интеллектуальным правам.

Запрос специализированного арбитражного суда

11. Суду по интеллектуальным правам как специализированному арбитражному суду на основании ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ в це-лях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обла-дающих теоретическими и практически-ми познаниями по существу разрешаемого специализированным арбит ражным судом спора, предоставлено право направлять за-просы.

Такой запрос может быть направлен Су-дом по интеллектуальным правам при рас-смотрении им дела в качестве суда как пер-вой, так и кассационной инстанции на лю-бой стадии арбитражного процесса до при-нятия решения (постановления).

С учетом ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ при на-правлении запроса отдельное определение об этом не выносится.


Деятельность ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арби-тражным судом спора, по подготовке ответа на запрос оплате не подлежит.




12. Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении им дела в качестве суда первой инстанции перед учеными, специ-алистами и иными лицами, обладающими теоретическими и практическими позна-ниями, могут быть поставлены любые во-просы, в том числе требующие специальных знаний в области науки и техники, круг и со-держание которых определяются судом.

13. Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела в качестве суда кас-сационной инстанции запрос может направ-ляться, а полученный ответ — оцениваться с соблюдением правил ч. 2 ст. 287 АПК РФ, согласно которым суд кассационной инстан-ции, в частности, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстан-ции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного дока-зательства, преимуществе одних доказа-тельств перед другими.

Направление такого запроса с учетом положений ч. 1 ст. 286 АПК РФ может иметь целью подтверждение (опровержение) пра-вильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалу-емого судебного акта.

14. По смыслу ст. 158 АПК РФ для обес-печения возможности получения Судом по интеллектуальным правам ответа на направленный запрос в случае необходимо-сти судебное разбирательство может быть отложено (при рассмотрении дела в каче-стве суда как первой, так и кассационной инстанции).

15. Ответ на направленный Судом по ин-теллектуальным правам запрос приобщает-ся к материалам дела и оглашается в судеб-ном заседании.

Переходные положения 16. В силу п. 2 ст. 4 Федерального закона

от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с соз-данием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» дела, рас-смотрение которых отнесено АПК РФ (в ред. этого Федерального закона) к компетенции Суда по интеллектуальным правам, впредь до начала деятельности Суда по интеллек-туальным правам рассматриваются в соот-ветствующем суде, принявшем их к произ-водству.

Исходя из ч. 4 ст. 3 АПК РФ пересмотр в порядке кассационного производства су-дебных актов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, вынесенных по таким делам, а равно по делам, рассмо-тренным ими до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, осуществля-ется Судом по интеллектуальным правам коллегиальным составом судей (ч. 1 ст. 284 АПК РФ).

(в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Абзац исключен. — Постановление Пле-нума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 50.

17. Настоящее постановление всту-пает в силу со дня начала деятельности Суда по интеллектуальным правам в со-ответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального кон-ституционного закона от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-ральный конституционный закон «О су-дебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Фе-дерации» в связи с созданием в системе ар битражных судов Суда по интеллекту-альным правам».

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. ИВАНОВ

Секретарь Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Т.В. ЗАВЬЯЛОВА


Задачи Судапо интеллектуальным правам

В течение последних двадцати лет от-ношение к интеллектуальной соб-ственности в нашей стране постоян-

но менялось. В советское время интеллек-туальная собственность существовала как общественное социально-экономическое явление, но вопрос о владельце этой соб-ственности, ее денежной оценке практи-чески не возникал, так как тогда у этой собственности был один владелец — госу-дарство.

Преобразования в социально-эко-номической жизни нашей страны в 90-е годы привели к изменению официальных взглядов на интеллектуальную собствен-ность. С 1993 года создается ориентиро-ванное на рыночную экономику законода-

тельство в области интеллектуальной соб-ственности.

Результаты интеллектуальной деятель-ности человека в ХХ веке стали важнейшим фактором в изменении российской судеб-ной системы, с тем, чтобы она могла обе-спечивать эффективную защиту интеллек-туальных прав.

Экономические показатели страны в большей степени стали зависеть не от сфе-ры материального производства, а от про-изводства нематериальных благ, которые в большинстве случаев носят информаци-онный характер.

Идея создания Патентного суда рас-сматривалась еще в начале 90-х годов при подготовке проекта закона СССР «О Па-

Л.А. Новоселова,председатель Суда по интеллектуальным правам





тентном суде СССР», который так и не был принят.

В последующем в Российской Федера-ции в ходе разработки Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-I и За-кона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслужива-ния и наименования мест происхожде-ния товаров» также предполагалось пе-редать рассмотрение определенных спо-ров, например об оспаривании охран-ных документов, Патентному суду РФ. Но при доработке этих актов Патентный суд РФ заменили Высшей патентной па-латой РФ. Статус палаты не был опреде-лен, но по смыслу закона предполагалось, что она должна стать самостоятельным административным органом с квазису-дебными функциями. Однако такой орган не был образован.

Дальнейшее регулирование пошло по пути передачи полномочий, которые долж-на была осуществлять Высшая патентная па-лата РФ, структурам, создаваемым в составе Роспатента. Таким образом, была сформи-рована система защиты интеллектуальных прав (речь идет прежде всего о так на-зываемой промышленной собственности), в рамках которой данная защита обеспечи-валась государством, прежде всего, в адми-нистративном порядке, и не самостоятель-ным, независимым органом, а структурным подразделением того государственного ор-гана, решения которого и должны были кон-тролироваться.

Введение в действие ч. 4 Гражданско-го кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятель-ности и средства индивидуализации» яви-лось основанием для формирования ка-чественно нового взгляда на отношения в области интеллектуальных прав. Пра-ва на результаты интеллектуальной дея-тельности превратились в полноценный объект товарно-денежных отношений, и на этот товар распространяются все за-коны рынка.

Принятие ч. 4 ГК РФ и увеличение ко-личества споров, связанных с нарушени-ем прав на объекты интеллектуальной соб-ственности, обусловили необходимость воз-врата к идее создания специализированных судов.

Создание первого в России специали-зированного суда — Суда по интеллекту-альным правам предусмотрено Федераль-ным конституционным законом от 6 де-кабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изме-нений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Фе-дерации» и Федеральный конституцион-ный закон «Об арбитражных судах в Рос-сийской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по ин-теллектуальным правам и Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-конодательные акты Российской Федера-ции в связи с созданием в системе арби-тражных судов Суда по интеллектуаль-ным правам».

Суд по интеллектуальным правам рас-сматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной ин-станций дела по спорам, связанным с защи-той интеллектуальных прав. Суд распростра-няет свою юрисдикцию на всю территорию Российской Федерации, и его деятельность находится под пристальным вниманием иностранных партнеров и средств массовой информации.

Суд по интеллектуальным правам на-чал свою деятельность 3 июля текущего года на основании постановления Пленума Выс-шего Арбитражного Суда Российской Феде-рации от 2 июля 2013 г. № 51.

Увеличение количества конфликтов, связанных с защитой интеллектуальных прав, и их усложнение — существенное, но далеко не главное обстоятельство, кото-рое принималось во внимание при созда-нии специализированного суда.

Наиболее важный фактор — сама при-рода таких споров. Их рассмотрение требу-


ет не только глубоких юридических знаний и умения увидеть реальную причину кон-фликта, но и оценки технических, научных решений. Лишь специализация позволя-ет обеспечить качественное рассмотрение споров в области защиты прав в сфере ин-теллектуальной собственности.

Основная задача Суда — обеспечение единообразной судебной практики в обла-сти защиты интеллектуальных прав в пред-принимательской сфере. Выполнение дан-ной задачи обеспечивается за счет того, что все споры такого рода, рассмотренные в первой и апелляционной инстанциях ар-битражных судов, могут быть пересмотре-ны в кассационном порядке Судом по ин-теллектуальным правам.

В рамках своей деятельности Суд обра-щается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конститу-ционности закона, примененного или под-лежащего применению в рассматриваемом им деле, изучает и обобщает судебную прак-тику, подготавливает предложения по со-вершенствованию законов и иных норма-тивных правовых актов, анализирует судеб-ную статистику.

Для оперативного информирования об актуальных вопросах в области правово-го регулирования интеллектуальных прав, достижениях научной мысли в этой сфере, а также о деятельности и правовых позици-ях Суда по интеллектуальным правам был создан электронный «Журнал Суда по ин-теллектуальным правам».

Издание предназначено для практику-ющих юристов, адвокатов, нотариусов, го-сударственных служащих, всех, интересую-щихся вопросами развития современного права и законодательства в области защиты интеллектуальных прав.

Создавая интернет-версию Журнала, мы стремились расширить информацион-ные возможности читателей: на сайте сво-бодно и постоянно в режиме on-line можно ознакомиться с достоверной информаци-ей, интервью, комментариями к законода-

тельным актам, в частности, защиты прав на интеллектуальную собственность, а так-же высказать свою точку зрения, задать во-просы компетентным лицам.

В настоящее время невозможно пред-ставить нормальное функционирование практически любого учреждения без совре-менных интернет-коммуникаций, в связи с чем хочется отметить, что работать с элек-тронной версией журнала можно с любо-го компьютера, планшета и из любой точки земного шара, где есть Интернет. Любой чи-татель сможет пользоваться электронным архивом номеров. Удобная система поис-ка по тексту поможет быстро найти нужные материалы.

Содержание журнала снабжено гипер-ссылками, позволяющими мгновенно пере-ходить в нужный раздел. Вы сможете перей-ти прямо по гиперссылке, указанной в тек-сте статьи журнала. Создана возможность делать свои закладки на недочитанных или полезных в работе материалах.

Наш журнал содержит несколько акту-альных рубрик, в том числе: «Официаль-ная хроника», «Аннотации к нормативным актам по профильной тематике» (Prime «Интеллектуальная собственность»), «Па-тентное право и товарные знаки», «Статьи об авторских и смежных правах», «Право-вые вопросы» (статьи по различным пра-вовым вопросам).

Материалы в рубрике «Частное мне-ние» дадут возможность обсудить на стра-ницах Журнала вопросы, имеющие широ-кий резонанс. На страницах Журнала пред-полагается публиковать научные материа-лы, поэтому он будет интересен в первую очередь для юристов, которые каждоднев-но сталкиваются с решением профессио-нальных задач.

Широкий круг читателей может най-ти в материалах рубрик «Простое о слож-ном», «Процессуальные вопросы» полез-ную для себя юридическую информацию, применимую в повседневной жизни. Планируется, что на страницах журнала



будет публиковаться арбитражная прак-тика, юридические/судебные кейсы, ре-цензии.

Интернет-версия позволяет нам вве-сти такую рубрику, как «Видеоинтервью». На страницах издания под данным заголов-ком будут размещаться видеокомментарии судей и компетентных лиц о наиболее инте-ресных делах, рассмотренных Судом по ин-теллектуальным правам.

Планируется, что журнал в формате PDF будет выпускаться один раз в квар-тал. Но заметим, что как электронное средство массовой информации Журнал будет постоянно обновляться в сети Ин-тернет.

Опубликовать научную статью в жур-нале могут практикующие юристы, судьи, студенты, магистранты, аспиранты, док-торанты, научные работники и специали-сты. Публикация в нашем журнале — это отличная возможность донести свое мне-ние до широкого круга читателей и дать толчок к всестороннему обсуждению ин-тересных и злободневных вопросов. Акту-ализировать проблемы, высказать мнения, участвовать в дискуссиях, оценить собы-

тия — все это вы можете сделать на стра-ницах нашего журнала. Будем рады видеть вас среди авторов публикаций в нашем журнале!

Самый первый номер не случайно по-священ вопросам организации судопро-изводства по делам, связанным с охраной интеллектуальной собственности в России и за рубежом.

В этом номере читатель может найти материалы, посвященные основным аспек-там судопроизводства в сфере защиты ин-теллектуальной собственности в Германии, процессуальным особенностям судебной защиты интеллектуальной собственности в Испании, проблемным вопросам рас-смотрения дел с участием субъектов пра-ва из стран СНГ в Хозяйственном суде Ав-тономной Республики Крым, особенностям защиты прав интеллектуальной собствен-ности по законодательству Республики Ка-захстан.

Надеемся, что «Журнал Суда по ин-теллектуальным правам» поможет вам в решении многих вопросов и станет по-вседневным и необходимым информа-ционным ресурсом.


Уважаемые коллеги!Я рад приветствовать выход в свет первого номера «Журнала Суда

по интеллектуальным правам». Уверен, что это еще один шаг на пути ста-новления такого важного института нашей судебной системы, как Суд по интеллектуальным правам.

В наше время результаты деятельности людей науки, искусства, дизайна составляют значительную, если не большую часть стоимости товара. А стои-мость торговых марок, брендов и других средств индивидуализации дости-гает астрономических сумм. Постоянно появляются новые объекты автор-ского права, других сфер интеллектуальной деятельности, новые способы их использования, которые, очевидно, требуют защиты, в том числе и судебной. Поэтому дальнейшее развитие Суда по интеллектуальным правам является необходимым условием инновационного развития нашей экономики.

Каждый спор, связанный c интеллектуальными правами, суд должен рассмотреть качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики того или иного интеллектуального права, подлежащего защи-те. Рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний. Издание специализированного журнала, в котором будут рассма-триваться теоретико-правовые основы защиты интеллектуальных прав, а также освещаться и обобщаться судебная практика, несомненно, станет незаменимым подспорьем для качественного развития деятельности Суда по интеллектуальным правам.

Желаю всему коллективу сотрудников Журнала творческих успехов. В добрый путь, дорогие друзья!

Приветственное словопредседателя комитетапо гражданскому, уголовному, арбитражномуи процессуальномузаконодательствуГосударственной Думы РФ П.В. Крашенинникова

Патентное право

ПАП ТЕНТТЕНТАА


4 Официальная хроника 16 Патентное право 36 Право на товарные знаки


Федеральные и административные суды США

В Федеральном правитель-стве США существует два вида специализированных судов. Одни существуют на основании ст. II Конституции США, а дру-гие — на основании ст. III. В рам-ках исполнительной власти было учреждено несколько спе-

циализированных судов и три-буналов, например три буналы при Ведомстве США по патен-там и товарным знакам. На-зовем такие суды «судами по ст. II». Судьи в «судах по ст. II» называются «судьи по вопросам административного права».

В настоящее время в депар-таментах исполнительной вла-сти США служат свыше 1300 су-

дей по вопросам администра-тивного права. Судьи по вопро-сам административного права в судах по ст. II и федеральные судьи в судах по ст. III отлича-ются друг от друга, главным об-разом, следующим. Судьи по вопросам административно-го права назначаются Прези-дентом на ограниченный срок и могут быть на любом осно-

Судопроизводствопо вопросаминтеллектуальнойсобственности в федеральных и административных судах США с учетом новацийпатентного законодательства

Брюс Александр МакДональд,партнер компании Buchanan Ingersoll & Rooney PC (США),член Американской Ассоциации Адвокатов, член INTA

Судопроизводство по вопросам интеллектуальной собственности в федеральныхи административных судах США с учетом новаций патентного законодательства


вании освобождены от долж-ности Президентом. Так реа-лизуется президентская власть в соответствии со ст. II Консти-туции США. Кандидатуры фе-деральных судей по ст. III лишь предлагаются Президентом и утверждаются либо отклоня-ются Конгрессом (точнее, верх-ней палатой Конгресса, Сена-том). Полномочия судей, чьи кандидатуры утверждены Се-натом, являются пожизненны-ми и могут быть прекращены только по причине грубых на-рушений.

При Ведомстве США по патентам и товарным знакам, входящим в систему Министер-ства торговли США, существуют два специализированных суда (два административных трибу-нала): «Палата по рассмотре-нию споров, связанных с то-варными знаками» и «Палата по рассмотрению споров, свя-занных с патентами». Решения этих административных трибу-налов могут быть пересмотре-ны судом США по ст. III. Пере-смотр решений этих двух орга-нов может проводиться различ-ным образом. Этот аспект будет рассмотрен отдельно.

Палата по рассмотрению споров, связанных с товарны-ми знаками, принимает реше-ния по двум типам дел. Один из типов — возражения против ре-шений экспертов по товарным знакам об отказе в предоставле-нии правовой охраны товарно-му знаку или знаку обслужива-ния. Это пример ex parte (одно-стороннего) рассмотрения дела в отсутствие второй стороны и в присутствии лишь эксперта,

принявшего решение об отка-зе в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания. Такое рас-смотрение дела по сути явля-ется апелляционным, то есть данные, представляемые в Па-лату, ограничены материалами заявки периода ее рассмотре-ния. Заявитель не вправе предо-ставлять новые доказательства в ex parte рассмотрении дела или затрагивать вопросы, кото-рые не были представлены экс-перту по товарным знакам.

Второй тип дел, по которым Палата по рассмотрению споров, связанных с товарными знака-ми, принимает решения, — рас-смотрение возражений против предоставления правовой охра-ны товарным знакам (на стадии рассмотрения заявки и после принятия решения о предостав-лении правовой охраны товар-ному знаку). В таких случаях Па-лата выступает в качестве суда первой инстанции, и дело рас-сматривается в «суде», хотя суд проходит в виде дачи письмен-ных показаний под присягой, в отличие от процессов в судах США первой инстанции, то есть окружных судов США. Палата может зачитать показания сви-детелей, записанных стеногра-фистом, но, в отличие от процес-са в суде по ст. III, Палата лише-на возможности оценить внеш-ность или поведение свидетеля.

В ходе процедуры по рассмот-рению возражения против пре-доставления правовой охраны товарному знаку на стадии рас-смотрения заявки под вопрос ставится заявка на регистрацию товарного знака, а в ходе рас-смотрения ходатайства о пре-кращении правовой охраны речь идет об уже принятом ре-шении о предоставлении пра-вовой охраны товарному зна-ку. Для возражения может быть много оснований, но наиболее распространенное — это высо-кая вероятность смешения то-варного знака заявителя с ра-нее зарегистрированным то-варным знаком или с товар-ным знаком, на регистрацию которого лицо, подавшее воз-ражение, раньше подало заяв-ку. Кроме того, основанием для возражения нередко служит тот аргумент, что оспариваемый товарный знак является «описа-тельным» и что регистрация то-варного знака позволит заяви-телю или владельцу товарно-го знака получить монополию на общеупотребимые слова или символы, необходимые другим лицам для описания своих то-варов и услуг. На стадии рас-смотрения заявки возражение должно быть подано в течение 30 дней после публикации за-явки, однако этот период может быть продлен до 90 дней по хо-датайству лица, намеревающе-

Территория США разделена на 94 судебных округа, в каж-

дом из которых имеется Федеральный окружной суд США.

Федеральные окружные суды — это суды первой инстан-

ции. Окружные суды — это суды общей юрисдикции




гося подать возражение. Реше-ние о предоставлении право-вой охраны товарному знаку можно оспорить путем подачи ходатайства в течение пяти лет с даты регистрации, по истече-нии которых регистрация ста-новится не подлежащей оспа-риванию, за исключением не-которых редких оснований, на-пример, когда товарный знак стал родовым понятием или когда владелец товарного зна-ка отказался от права на товар-ный знак.

Чтобы инициировать про-цедуру рассмотрения возраже-ния или ходатайства, заинте-ресованное лицо должно дока-зать наличие «права подавать возражение». Такое право по-является, когда стороне, оспа-ривающей заявку на регистра-цию товарного знака или саму регистрацию, угрожает причи-нение реального ущерба. На-пример, если существует угро-за смешения сходных товарных знаков, лицо, желающее подать возражение или аннулировать чужую регистрацию, должно доказать, что ему принадле-жит товарный знак, сходный до степени смешения с тем, против регистрации которого оно намеревается возражать. Если товарный знак намере-ваются оспорить на том осно-вании, что он «описательный», то лицо, желающее подать воз-ражение или аннулировать чу-жую регистрацию, должно до-казать, что занимается торгов-лей товарами или предостав-лением услуг, для описания которых необходим оспарива-емый товарный знак.

Требование о наличии «права подавать возражение» иногда рассматривают как чи-стую формальность, однако, как мы увидим на примере то-варного знака «Stolichnaya», на-личие «права подавать возра-жение» имеет ключевое значе-ние для ограничения судебной власти по ст. III Конституции, и даже в трибунале по ст. II. На-личие «права подавать возраже-ние» — это основное конститу-ционное ограничение судебной власти в США.

Любое решение Палаты по рассмотрению споров, связан-ных с товарными знаками, мо-жет быть пересмотрено судом США, а также существуют аль-тернативные варианты для пе-ресмотра.

Апелляция против решения Палаты по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками

В настоящее время терри-тория США разделена на 94 су-дебных округа, в каждом из ко-торых имеется Федеральный окружной суд США (окружной суд) (US Federal District Court). Федеральные окружные суды — это суды первой инстанции. Окружные суды — это суды об-щей юрисдикции. В каждом из них есть отделение, занима-ющееся только делами о бан-кротстве. Суд по делам о бан-кротстве, будучи специализиро-ванным, технически не является судом специальной юрисдик-ции, а является специализиро-ванным отделением в каждом окружном суде.

94 судебных округа вхо-дят в состав 13 апелляцион-ных округов, в каждом из кото-рых имеется Апелляционный суд (US Court of Appeals). Апел-ляционные суды рассматрива-ют апелляции, поступающие из окружных судов. 12 из 13 судеб-ных округов являются террито-риальными. Например, во вто-рой судебный округ входит Нью-Йорк, а в девятый судеб-ный округ входит Калифорния. Тринадцатый Апелляционный суд — это Апелляционный суд США по федеральному окру-гу. Апелляционный суд по фе-деральному округу, в отличие от других апелляционных су-дов, является судом специаль-ной юрисдикции и может рас-сматривать апелляции со всей страны по специализирован-ным делам, в том числе по де-лам, связанным с нарушения-ми патентных прав, апелляции на решения Палаты по рассмот-рению споров, связанных с то-варными знаками, и Палаты по рассмотрению споров, свя-занных с патентами, а также де-лам, решение по которым при-нято Федеральным судом по вопросам международной тор-говли.

Лицо, которому было от-казано в предоставлении пра-вовой охраны товарному зна-ку или знаку обслуживания, а также любое лицо, безуспеш-но подавшее возражение про-тив предоставления правовой охраны товарному знаку на стадии рассмотрения заявки или после принятия решения о предоставлении правовой охраны, может ходатайство-



вать о пересмотре соответ-ствующего решения в одной из двух инстанций по своему выбору.

Во-первых, в течение 60 дней с даты принятия ре-шения возможно подать апел-ляцию в Апелляционный суд США по федеральному окру-гу. Апелляционный суд США по федеральному округу макси-мально похож на Суд по интел-лектуальным правам Россий-ской Федерации. То есть, это суд особой юрисдикции, но, в от-личие от российского суда, он рассматривает только апелля-ции и не наделен полномочия-ми суда первой инстанции. Как и при любом разбирательстве в суде апелляционной инстан-ции, доказательства, представ-ляемые в Апелляционный суд США по федеральному округу, ограничены доказательства-ми, представленными в суд первой инстанции. При пода-че апелляции на решение Па-латы об отказе в принятии за-явки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания рассматриваемые доказатель-ства ограничены материала-ми, представленными экспер-ту по товарным знакам, если предмет апелляции не касает-ся ненадлежащего исключения экспертом таких материалов и неправомерного оставления такого решения Палатой в силе. Ни в коем случае Апелляцион-ный суд США по федерально-му округу не станет рассматри-вать доказательства или вопро-сы, не представленные и не по-ставленные при рассмотрении дела в первой инстанции.

Во-вторых, лицо, которо-му было отказано в предостав-лении правовой охраны товар-ному знаку или знаку обслужи-вания, а также любое лицо, без-успешно подавшее возражение против предоставления право-вой охраны товарному знаку на стадии рассмотрения заяв-ки или после принятия реше-ния о предоставлении правовой охраны, может подать граждан-ский иск о de novo пересмотре в окружном суде США, то есть в федеральном суде первой ин-станции. Такое рассмотрение производится de novo (вновь), что означает, что любая из сто-рон, будь то лицо, подавшее воз-ражение, или Ведомство США по патентам и товарным зна-кам вправе предоставлять лю-бые доказательства независи-мо от того, были ли такие до-казательства представлены ра-нее, а также вправе поставить на рассмотрение вопрос незави-симо от того, был ли он предло-жен для рассмотрения экспер-ту по товарным знакам или Па-лате по рассмотрению споров, связанных с товарными знака-ми. De novo пересмотр решения Палаты, удовлетворяющего или отклоняющего возражение, мо-жет быть инициирован в любом окружном суде США в том шта-те, в котором имеется «персо-нальная юрисдикция», распро-страняющаяся на противную сторону, то есть в любом штате, где противная сторона занима-ется предпринимательской дея-тельностью или куда направляла свои товары и оказывала услуги таким образом, что в этом шта-те для нее будет целесообразно

ожидать вызова в суд для рас-смотрения спора, касающегося ее деятельности. Данное требо-вание «персональной юрисдик-ции» является важным консти-туционным ограничением су-дебной власти в США. Оно име-ет географический характер, что не позволяет, например, суду Калифорнии рассматри-вать дело территориально жи-теля штата Нью-Йорк, в то вре-мя как суд в штате Нью-Йорк обладает полной юрисдикцией для рассмотрения такого дела. Если противной стороной явля-ется Ведомство США по патен-там и товарным знакам, то дело подлежит рассмотрению в вос-точном округе штата Вирджи-ния, поскольку именно там на-ходится Ведомство.

Специализированные суды США, в компетенцию которых входит рассмотрение споров, связанных с товарными знаками и патентами

В числе судов США есть суды специальной юрисдикции, такие, как Федеральный суд по вопросам международной тор-говли, Суд США по налоговым делам, Суд по делам о надзоре за иностранными разведками, Апелляционный суд вооружен-ных сил США, Апелляционный суд США по делам ветеранов.

Для специалистов, прак-тикующих в сфере интеллек-туальной собственности, инте-рес представляет Апелляцион-ный суд США по федеральному округу. Этот суд не похож ни на один другой из 12 апелляцион-




ных судов, поскольку обладает межтерриториальной юрисдик-цией в разнообразных сферах, включая вопросы, касающие-ся выдачи патентов и регистра-ции товарных знаков, а также исключительной юрисдикци-ей в сфере рассмотрения апел-ляций, подаваемых на решения окружных судов по искам о на-рушении патентных прав. При-мечательно, что Апелляцион-ный суд США по федеральному округу не обладает компетен-цией по пересмотру решений по делам о нарушении прав на товарные знаки или о нару-шении прав на иную интеллек-туальную собственность, кроме патентов.

Помимо Апелляционно-го суда США по федеральному округу в США есть еще один суд специальной юрисдикции, от-носящейся к сфере интеллек-туальной собственности. Это Федеральный суд по вопросам международной торговли, ко-торый обладает межтеррито-риальной юрисдикцией по де-лам, касающимся обращений владельцев интеллектуальной собственности за защитой сво-их прав в соответствии с между-народным торговым законода-тельством.

Суд США по вопросам международной торговли так-же создан на основании ст. III Конституции США и имеет спе-циальную и межрегиональную юрисдикцию по гражданским искам в сфере таможенного и международного торгового права в США. Суд уполномочен проводить заседания в ино-странных государствах. Поми-

мо различных видов подведом-ственности, суд наделен оста-точными полномочиями и ис-ключительной компетенцией по принятию решений по лю-бым гражданским искам про-тив США, американских гос-служащих и агентств США на основании международного торгового права.

Помимо окружных судов США и Палат по рассмотрению споров Ведомства по патентам и товарным знакам США, име-ется еще один специализиро-ванный орган для рассмотре-ния дел о нарушениях интел-лектуальных прав, возникаю-щих вне пределов США, — это Комиссия по международной торговле. Хотя Комиссия об-ладает специализированной юрисдикцией, она технически не является судом, а выступа-ет в качестве независимого, квазисудебного федерально-го агентства, организованного Конгрессом и наделенного ши-рокими полномочиями по ве-дению расследований в сфере торговли. Комиссия также на-делена полномочиями по при-нятию решений по делам, ка-сающимся импорта, предполо-жительно нарушающего права интеллектуальной собствен-ности. Эти полномочия следу-ют из положения раздела 337 Акта о таможенных тарифах США. В результате успешного применения положений раз-дела 337 в США не импортиру-ются товары, нарушающие пра-ва интеллектуальной собствен-ности.

Чтобы доказать наличие нарушения, подпадающего под

действие раздела 337, истец дол-жен выявить: 1) нарушение прав интеллек-

туальной собственности и иную недобросовестную конкуренцию;

2) импорт, продажу с целью импорта или продажу по-сле импорта в США нару-шающих товаров и

3) наличие отечественного производства продукции, в отношении которой воз-ник спор. При проведении расследования в отноше-нии предполагаемых не-добросовестных действий, которые не являются нару-шением патента США, то-варного знака США, охра-няемого в США авторского права, истец обязан также доказать, что ему причинен ущерб предполагаемыми недобросовестными дейст-виями.Решение Комиссии по меж-

дународной торговле не ведет к компенсации ущерба. Для по-лучения компенсации ущерба, понесенного из-за импорта на-рушающих товаров, истцу не-обходимо направить отдельный иск в окружной суд США.

Ограничение юрисдикции федеральных судов и административных трибуналов

Полномочия судов и Палат по рассмотрению споров при Ведомстве США по патентам и товарным знакам (админи-стративных трибуналов) огра-ниченны. Прежде чем суд или административный трибунал



сможет рассмотреть какое-либо дело, иными словами, осущест-вить свои полномочия, необхо-димо выполнить ряд условий.

Во-первых, в соответствии с Конституцией США суды ис-полняют только судебные пол-номочия. То есть, судьи вправе трактовать закон только в све-те решений по конкретным юридическим спорам, которые в ст. III Конституции названы «делами или правовыми спора-ми». Суд не вправе по собствен-ной инициативе пытаться ис-править проблему или найти ответ на гипотетический юри-дический вопрос.

Во-вторых, при наличии конкретного дела или правово-го спора истец в судебном или административном процессе должен также обладать процес-суальной правоспособностью, чтобы обратиться в суд для при-нятия решения по делу. То есть истец должен быть пострадав-шим, ущемленным в правах по вине ответчика. Это требо-вание кратко называется «дей-ствительный ущерб».

В-третьих, спор должен представлять собой такую кате-горию спора, которая регулиру-ется соответствующим законом, и должна наличествовать пре-тензия, рассмотрение которой относится к компетенции соот-ветствующего суда. Иными сло-вами, суд должен быть уполно-мочен Конституцией или феде-ральным законом рассмотреть дело и удовлетворить требова-ния истца. Это называется «су-дебная подведомственность».

Наконец, дело не должно быть «казусом», а должно пред-

ставлять собой конкретную проблему, требующую решения суда. Например, если в процес-се по делу о нарушении прав на товарный знак, которое уже прекращено, ожидается за-претительное решение суда, то такое дело считается казусом, в то время как иск о взыскании убытков в пользу пострадавшей от прошлого нарушения сторо-ны не считается казусом.

Подытожим. Компетенция судов ограниченна. Суды прини-мают решения только по опре-деленным категориям дел, ко-торые определены Конгрессом или указаны в Конституции.

Изменения, внесенные в Патентный закон США

13 марта 2013 г. были вне-сены существенные поправки в Патентный закон США в со-ответствии с Законом Лэхи-Смита «Америка изобретает», названным так в честь двух се-наторов, авторов законопроек-та. С 1952 г. в Патентный закон США не вносили столь значи-тельные изменения.

Одна из главных целей не-давних поправок — согласова-ние механизмов американской системы патентования с меха-низмами систем патентования в других странах путем изме-нения системы патентования США и перевода ее с принци-па «первым изобрел» на прин-цип «первым заявил», при ко-тором лицо, первым подавшее заявку на конкретную техноло-гию, впоследствии становится обладателем прав на эту техно-логию. Основные аспекты но-вовведений касаются заявок

на выдачу патентов, делопроиз-водства по выдаче патентов, делопроизводства после выда-чи патентов, а также рассмотре-ния патентных споров и предо-ставления лицензий.

В Патентном законе в но-вой редакции также содер-жится расширенное опреде-ление «уровня техники», ис-пользуемое для определения патентоспособности. К дей-ствиям и сведениям, извест-ным из уровня техники, кото-рые препятствуют признанию изобретения патентоспособ-ным, теперь относятся от-крытое применение, торгов-ля, публикации и иные спосо-бы раскрытия, являющиеся об-щедоступными на дату подачи заявки, за исключением публи-каций самого автора в течение одного года до даты подачи за-явки (так называемый льгот-ный период, обусловленный публикацией для изобретате-ля), независимо от того, по-дает ли третья сторона заявку на выдачу патента. В соответ-ствии с новой редакцией Па-тентного закона понятие «уро-вень техники» теперь включает в себя предложения о продаже и открытое применение со сто-роны иностранцев. Однако пре-имущество льготного периода не распространяется на заяви-телей, не опубликовавших свои изобретения до подачи заявки.

Отменено производство в Патентном ведомстве США по установлению приоритета в спорных случаях (когда изо-бретатели почти одновремен-но подают заявки на получение патента на одно и то же изоб-




ретение), так называемое про-изводство по делу о столкно-вении патентных притязаний. Отныне приоритет устанавли-вается по дате подачи заявки. Новая административная про-цедура, названная «делопро-изводством по производным», вводится, чтобы удостоверить, что лицо, первым подавшее за-явку, на самом деле является первым изобретателем и что изобретение не является про-изводным от работы другого изобретателя.

Тем не менее Патентный закон США в новой редакции отличается не только от Па-тентного закона США в преды-дущей редакции, который устанавливал принцип «пер-вым изобрел», но и от системы «первым заявил», которая при-меняется в других странах. Ре-зультаты применения на прак-тике этих трех систем могут быть совсем разными в зави-симости от того, публикуют ли два различных изобретателя свои изобретения или подают заявки на получение патентов, и от того, каким образом изоб-ретатели пред принимают эти действия.

Патентный закон в новой редакции по-новому и более широко описывает процедуры после выдачи патента. Сохра-няется существовавшая ранее повторная ex parte эксперти-за и добавляется возможность подачи документов на пере-оформление третьими сторона-ми. В законе в новой редакции расширено понятие повторной inter partes экспертизы, которая переименуется в inter partes пе-

ресмотр, а также добавлена про-цедура пересмотра после выда-чи патента.

В Патентном законе в но-вой редакции содержатся так-же следующие важные нововве-дения:

1. В соответствии с новой редакцией Патентного закона любая стратегия уменьшения налогового бремени, уклоне-ния от уплаты налогов, получе-ния отсрочки при уплате нало-гов, известная или неизвестная на момент изобретения или по-дачи заявки на патент, не явля-ется достаточным основанием для того, чтобы установить, что заявленное изобретение не из-вестно из уровня техники.

2. Упразднены иски о лож-ной маркировке, кроме заяв-ленных правительством США или конкурентом, который смо-жет доказать причиненный ему ущерб по причине недобросо-вестной конкуренции. Кроме того, больше не считается на-рушением маркировка продук-та при использовании патен-та, защищавшего ранее про-дукт, но к моменту маркиров-ки уже утратившего законную силу в связи с истечением срока действия.

3. Третье лицо теперь мо-жет подать заявку от имени изобретателя, уступившего или обязанного уступить свои права на изобретение это-

му лицу (или если у третьего лица есть финансовый инте-рес к изобретению), без вы-полнения заявки изобрета-телем. Выданный патент бу-дет являться собственностью изобретателя при отсутствии письменного документа, под-тверждающего уступку прав изобретателя или его наслед-ников третьему лицу.

4. От изобретателя по-преж-нему требуется указать наиболее эффективный способ реализа-ции изобретения, однако отсут-ствие указания «лучшего спосо-ба» больше не является основа-нием для аннулирования выдан-ного патента или для признания патента не способным служить основанием для иска.

5. Если третье лицо на-чинает применять изобрете-ние более чем за год до подачи изоб ретателем заявки на его патентование, то такое лицо будет вправе продолжить при-менение изобретения и после того, как изобретатель полу-чит на него патент, если только это лицо не использовало про-изводное изобретение из рабо-ты изобретателя. Право «пре-ждепользования» ограничено в объеме в возможностях пере-дачи и в применении в отно-шении патентов, принадлежа-щих университетам.

6. Вводится статус «микро-предприятие». Это может быть

При Ведомстве США по патентам и товарным знакам су-

ществуют два специализированных суда: «Палата по рас-

смотрению споров, связанных с товарными знаками» и «Па-

лата по рассмотрению споров, связанных с патентами»



независимый предпринима-тель, у которого валовый до-ход за календарный год менее троекратного среднего дохода семьи по стране и который ра-нее подавал не больше четырех безусловных заявок на патен-тование, не считая заявки, пра-ва на которые изобретатель был обязан передать работодателю. «Микропредприятием» также можно считать университет или изобретателя, обязанного пере-дать университету права на изо-бретение. «Микропредприятие» имеет право на скидку в раз-мере 75 % со многих патентных пошлин, взимаемых в ходе про-изводства по заявке на полу-чение патента США. Ведомство США по патентам и товарным знакам должно определить, при уплате каких пошлин можно будет рассчитывать на скидку и как коллектив изобретателей может получить статус «микро-предприятия».

7. В соответствии с законом в новой редакции в случае со-вершения конфиденциальных продаж товаров, в которых ис-пользовано запатентованное изобретение, больше не обозна-чает начало льготного годич-ного периода для подачи заявки на выдачу патента.

Новая редакция Патентного закона вносит принципиальные изменения в процедуру подачи заявки на выдачу патента:

1. Согласно ранее действо-вавшему принципу «первым изобрел» лицо, которое пер-вым изобретало что-то, имело право на получение патента, даже если какое-то другое лицо подало заявку на данное изо-

бретение раньше изобретате-ля. Согласно новому принципу лицо, которое первым подаст заявку на получение патен-та, будет иметь право на полу-чение патента, даже если та-кое лицо было не первым, кто изобрел. Поскольку во многих странах действует принцип «первым заявил», нововведе-ния сблизят систему США с си-стемами, действующими в дру-гих странах.

2. В соответствии с преды-дущей редакцией Патентного закона третьи лица могли вно-сить лишь малый вклад в про-цесс подачи заявки на патент. В соответствии с новой редак-цией любое третье лицо вправе предоставить данные из уровня техники на рассмотрение.

3. В соответствии с преды-дущей редакцией Патентно-го закона заявки на получе-ние патентов, касавшиеся на-логовых стратегий, направлен-ных на облегчение налогового бремени, подлежали патент-ной охране. По новому закону нельзя подать заявки на полу-чение патентов на такие изоб-ретения.

4. В соответствии с преды-дущей редакцией Патентного закона заявители были обязаны предоставить заявление каждо-го изобретателя, в котором бы говорилось, что он считает себя первым изобретателем. В соот-

ветствии с новой редакцией в тех случаях, когда изобрета-тель недееспособен, не может быть физически найден или когда он, будучи обязанным передать права на изобретение, отказывается сделать это, а так-же в случае смерти изобрета-теля, заявитель вправе сделать заявление вместо него, указав в заявлении, почему заявление не может быть подано самим изобретателем.

5. Новая редакция Патент-ного закона упраздняет требо-вание «лучшего способа». Те-перь патентообладатель не обязан раскрывать наиболее эффективный способ реализа-ции изобретения, и нераскры-тие «лучшего способа» боль-ше не служит основанием для признания патента недействи-тельным.

6. В соответствии с преды-дущей редакцией Патентного закона заявители могли ини-циировать производство по делу о столкновении патент-ных притязаний для определе-ния, кто «первым изобрел». Но-вая редакция закона упразд-няет принцип «первым изо-брел», и производство по делу о столкновении патентных притязаний заменено на «про-изводство по производным», в ходе которого проверяется, является ли заявитель право-мочным изобретателем.

Чтобы инициировать процедуру рассмотрения возражения

или ходатайства, заинтересованное лицо должно доказать

наличие «права подавать возражение». Такое право по-

является, когда есть угроза причинения реального ущерба




Следующие новшества Па-тентного закона касаются про-цедур после выдачи патента:

1. В соответствии с преды-дущей редакцией Патентного закона действие патента мог-ло быть оспорено посредством процедуры повторной экспер-тизы inter partes. Новая про-цедура под названием «пере-смотр Inter Partes» позволяет лицу, не являющемуся патен-тообладателем, подать хода-тайство об оспаривании реше-ния о выдаче патента и о прове-дении пересмотра inter partes в течение девяти месяцев после выдачи или повторной выдачи патента, или после окончания какого-либо пересмотра после выдачи патента, в зависимости от того, какая из мер принята последней.

2. В соответствии с новой редакцией Патентного зако-на возможен пересмотр после выдачи патента, что позволяет третьим лицам оспорить дей-ствие или объем выданного па-тента. Новая процедура наделя-ет лиц, оспаривающих патенты, большим объемом прав. Такие лица вправе также предостав-лять любые доказательства не-патентоспособности, не огра-ничиваясь патентами из уров-ня техники и печатными публи-кациями.

3. Патентный закон в новой редакции позволяет патенто-обладателю предоставлять по-сле получения патента инфор-мацию, потенциально имею-щую отношение к действию патента. Ведомство США по патентам и товарным знакам будет проводить дополнитель-

ную экспертизу для определе-ния, ставит ли такая инфор-мация под вопрос патентоспо-собность. Это будет происхо-дить в случаях, когда заявитель по невнимательности или по ошибке не сослался на уро-вень техники при подаче за-явки на первичную эксперти-зу в Патентное ведомство. Если Патентное ведомство сочтет, что патентоспособность не по-ставлена под вопрос, действие патента не может быть оспоре-но в последующем патентном споре на основании невнима-тельности или ошибки заяви-теля. Если же основания для оспаривания будут обнаруже-ны, будет автоматически на-значена повторная экспертиза. Однако данное положение не применяется, если патентный спор уже инициирован.

4. Патентный закон в но-вой редакции вводит понятие отдельного производства после выдачи патента, чтобы стало возможным проверить закон-ность любого патента на метод ведения бизнеса.

5. Новый закон предусма-тривает «виртуальную» торгов-лю патентами, позволяя про-изводителю нанести на про-дукт слово ПATEНT со ссылкой на общедоступный сайт в сети Интернет, на котором можно больше узнать о конкретном патенте.

Патентный закон в новой редакции предусматривает соз-дание Палаты по рассмотрению споров, связанных с патента-ми, призванной заменить су-ществовавшую прежде Палату по апелляциям и претензиям, касающимся патентов. К ком-петенции вновь созданного ор-гана теперь относится не толь-ко рассмотрение апелляций, ка-сающихся патентов, но и рас-смотрение споров.

Созданная Палата по рас-смотрению споров, связан-ных с патентами, обладает рас-ширенной компетенцией для рассмотрения не только воз-ражений о выдаче патентов, но и споров, например, о пере-смотре inter partes, пересмотре после выдачи патента, споров, касающихся переходной про-граммы для патентов на мето-ды ведения бизнеса, и споров о «производстве по производ-ным». Палата получает исклю-чительную компетенцию в от-ношении каждой заявки и вы-данного патента, являющихся предметом любого из назван-ных разбирательств.

Cудебное дело в США относительно товарного знака «Stolichnaya»

В завершение хочу расска-зать о судебном деле, касающем-ся товарного знака «Stolichnaya»,

В числе судов США есть суды специальной юрисдикции,

в их числе: Федеральный суд по вопросам международ-

ной торговли, Суд США по налоговым делам, Суд по де-

лам о надзоре за иностранными разведками



которое сейчас рассматривается в США и одновременно являет-ся очень важным для Россий-ской Федерации.

Судебное дело по товар-ному знаку «Stolichnaya» име-ет долгую историю. Первона-чально заявление о наруше-нии прав на товарный знак было подано в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка в 2004 г. Заявление было отклонено окружным судом на том основании, что факт регистрации товарного знака, которая была осущест-влена более чем за пять лет до момента подачи заявления, был неоспорим и, таким об-разом, право собственности на товарный знак не могло быть подвергнуто сомнению. Одна-ко тот факт, что регистрация товарного знака неоспорима, не означает, что он не может быть украден, и Апелляцион-ный суд США (суд второй ин-станции) подтвердил это, на-правив дело обратно в окруж-ной суд для его рассмотрения по существу.

Окружной суд тем не ме-нее повторно отказал в рас-смотрении дела уже на том основании, что Правительство Российской Федерации как собственник товарного знака не приняло участия в судеб-ных заседаниях. Окружной суд постановил, что истец, Феде-ральное казенное предприя-тие «Союзплодоимпорт» (рос-сийское унитарное предприя-тие, владеющее государствен-ной собственностью товарным знаком «Stolichnaya» на праве оперативного управления), не

являлся доверенным лицом или уполномоченным пред-ставителем Российской Фе-дерации в смысле положений Закона США «О товарных зна-ках». Таким образом, окруж-ной суд определил, что ис-тец не обладает необходи-мыми полномочиями для по-дачи жалобы. В настоящий момент дело снова направле-но для пересмотра в Апелля-ционный суд США, и решение по нему ожидается в ближай-шее время.

Наша юридическая фир-ма направила в Апелляцион-ный суд экспертное заключе-ние по данному делу от имени Института законодательства и сравнительного правоведе-ния Российской Федерации. Наша позиция по делу заклю-чается в том, что окружной суд в своем выводе об отсут-ствии у истца исключитель-ных прав на товарный знак допустил ошибку в опреде-лении понятия российского права «оперативное управле-ние», а также нарушил прин-ципы международного права, отказав истцу в признании его в качестве доверенного лица или уполномоченного пред-ставителя Российской Феде-рации по основаниям, отно-сящимся к праву собственно-сти и защите прав на товар-ный знак, которыми обладает

истец в рамках права «опера-тивного управления».

Данное дело имеет колос-сальное значение для Россий-ской Федерации, поскольку если истец будет ограничен в доступе к защите своих прав в суде США в результате того, что факт владения государ-ственной собственностью Рос-сийской Федерации на праве оперативного управления не достаточен для признания за-явителя надлежащим истцом, тогда целый класс российских унитарных предприятий, вла-деющих государственной соб-ственностью на праве опера-тивного управления, будет так-же лишен возможности досту-па к защите своих прав в судах США в будущем.

Не свидетельствуя про-тив себя, я могу лично под-твердить, что товарный знак «Stolichnaya» очень популярен в США. Основываясь на сво-ем опыте студенческой жизни в Советском Союзе и двадцати-четырехлетнем знакомстве с то-варным знаком «Stolichnaya», могу сказать, что, по моему личному мнению, если где-ни-будь и когда-нибудь должен быть такой товарный знак, ко-торый является общеизвест-ным и находится в собственно-сти России, то таким товарным знаком должен быть товарный знак «Stolichnaya».

При наличии конкретного дела или правового спора ис-

тец в судебном или административном процессе должен

также обладать процессуальной правоспособностью,

чтобы обратиться в суд для принятия решения по делу






ППосле вступления Российской Федерации во Всемирную торго-вую организацию следует ожи-дать дальнейшего роста числа патентных конфликтов и, со-ответственно, судебных споров в этой области с участием ино-странных лиц. В борьбе за рос-сийский рынок патент как эф-фективное средство конкурент-ной борьбы приобретает все большее значение. В ряде от-

раслей, например в фармацев-тике, доступ на рынок в значи-тельной мере (если не главным образом) определяется патент-ным портфелем. В стремлении одержать победу в конкурент-ной борьбе зачастую использу-ются все возможные средства, в том числе достаточно сомни-тельные. Поэтому обеспечение правомерной защиты прав па-тентообладателя всегда должно

рассматриваться через призму недопущения злоупотреб ления патентной монополией. Таким образом, корректное определе-ние пределов патентной моно-полии означает отделение за-конных притязаний патенто-обладателя от его неправомер-ного экономического интереса, состоящего в том, чтобы не до-пустить на рынок конкурентов, представляющих близкий про-

Соотношение спорово нарушении патентаи патентоспособностиизобретения в Россиии за рубежом

А.В. Залесов,президент МОО «Палата патентных поверенных»,президент «Российской национальной группы Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)»

Nemo potest venire contra factum proprium1.

1 Никто не должен оспаривать факты, ранее признанные им самим (лат.)

Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом


дукт, но выходящий за объем охраны патента, определяемого формулой изобретения. Такие действия в большинстве ино-странных юрисдикций клас-сифицируются как злоупотре-бление патентным правом или злоупотребление патентом.

Международно-правовые стандарты охраны прав промыш-ленной собственности признают важность защиты от злоупотреб-ления патентом с достаточно давних времен. Уже в Парижской конвенции по охране промыш-ленной собственности 1883 г. (ст. 5 «А») было указано о пра-ве стран-участниц установить в собственном законодательст-ве возможность выдачи прину-дительных лицензий. Также указывалось на возможность признания патента недействи-тельным в виде санкции за зло-употребление патентом, одна-ко не ранее чем через два года после выдачи первой прину-дительной лицензии2. Конечно, при создании Парижского Союза в XIX веке было трудно догово-риться об указании конкретных форм злоупотреблений патен-том, подлежащим запрету, по-этому такое регулирование было

передано на национальный уро-вень. Иными словами, назван-ная ст. 5 «А» Парижской конвен-ции не подлежит прямому при-менению, а предусматривает возможность введения соответ-ствующих санкций в патентных системах участвующих стран.

В международном догово-ре, определяющем современ-ные стандарты охраны и защи-ты прав интеллектуальной соб-ственности в странах — членах Всемирной торговой организа-ции, — Соглашении ТРИПС (ст. 8) также четко указано на возмож-ность запрета злоупотребле-ния правами интеллектуальной собственности3. Предусмотрен-ные в Соглашении ТРИПС поло-жения также отсылают к зако-нодательству стран — участниц ВТО, то есть не являются норма-ми прямого действия.

Можно утверждать, что в це-лом Российское патентное зако-нодательство соответствует всем современным международным стандартам. Все основные ин-ституты отечественного патент-ного права отвечают требовани-ям Соглашения ТРИПС. Однако ряд моментов нуждается в за-конодательном уточнении или

формировании единообразного подхода судов в толковании су-ществующих норм, в том числе для исключения злоупотребле-ния патентом. Одной из таких лакун российской патентной си-стемы является отсутствие нор-мативно установленной связи между объемом правой охра-ны изобретения и патентоспо-собностью изобретения. Иными словами, ни одна правовая нор-ма отечественного законода-тельства прямо не предписывает единообразного толкования зна-чения объема правовой охраны изобретения в спорах о наруше-нии патента и спорах о действи-тельности данного патента, ко-торые рассматриваются в России раздельно и с разным составом лиц, участвующих в деле. Также не предусматривается использо-вания документов из дела по за-явке на выдачу патента (в част-ности, ответов заявителя на за-просы эксперта Роспатента) при установлении объема патентной охраны в деле о нарушении дан-ного патента.

Казалось бы, единое по-нимание сути изобретения яв-ляется необходимым услови-ем корректного рассмотрения

2 Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Ст. 5 «А». «...(2) Каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения зло-употреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патен-том, например в случае неиспользования изобретения.(3) Лишение прав на патент может быть предусмотрено лишь в случае, когда выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для предотвращения этих злоупотреблений. Никакое действие по лишению прав или по аннулированию па-тента не может иметь места до истечения двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии».

3 Соглашение ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). Ст. 8 «1. При разработке или изменении своих законов и правил, члены могут принимать меры, необходимые для охраны здоровья населения и пита-ния и для содействия общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического разви-тия секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям настоящего Соглашения.2. Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обра щения к практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную пере-дачу технологии».




дела, когда патентообладатель заявляет о нарушении, а одно-временно утверждается о не-действительности (по мнению ответчика) этого патента. Бо-лее того, патенто обладатель также не должен настаивать на различном толковании сущно-сти изобретения при рассмот-рении различных вопросов па-тентоспособности (например, обосновывая промышленную применимость, а затем новиз-ну при рассмотрении двух раз-ных возражений в палате по патентным спорам). Это пря-мо следует из того, что в раз-личных процессах рассматрива-ется одно и то же изобретение, сформулированное в виде сово-купности признаков в пунктах формулы изобретения и де-тально раскрытое в описании изобретения. Вне зависимости от того, в рамках какого спора рассматривается изобретение по патенту, — оно остается «не-изменным», по крайней мере, до момента внесения в формулу патента изменений в установ-ленном законом порядке.

Однако из-за законодатель-но установленного разделе-ния процедур рассмотрения дел об оспаривании действительно-сти патента и спора о его нару-шении в каждом из данных про-цессов объективно возможно различное толкование формулы изобретения. Так же часто при рассмотрении нескольких воз-ражений против выдачи патен-та патентообладатель излагает

разные (порой противоречащие друг другу) взгляды на значе-ние признаков формулы с един-ственной целью сохранить дей-ствие патента. Более того, даже раскрытие признака формулы в описании (где, например, сде-лана четкая ограничивающая его значение оговорка) зачастую не связывает патенто обладателя, так как в силу неудачной форму-лировки закона4 описание мо-гут использоваться для толкова-ния формулы (что в пылу спора означает, что могут и не исполь-зоваться).

Как часто действительность патента и объем его охраны оспариваются в России? По дан-ным статистических отчетов Рос-патента за 2012 г., палатой по патентным спорам было рас-смотрено 171 возражение против выдачи патентов на изобретения и полезные модели. В результа-те их рассмотрения 79 патентов были признаны недействитель-ными (полностью или частично). При этом в силу сложности (вы-соких затрат — по уплате пошли-ны и оплате услуг патентных поверенных) оспариваются, как правило, только те из патентов, по которым предъявлены пре-тензии об их нарушении. В ряде случаев в отношении впоследст-вии признанных недействитель-ными патентов уже имелось всту-пившее в законную силу реше-ние суда по гражданскому делу об их «нарушении». Более того, даже в тех случаях, когда в удов-летворении возражения отказа-

но и действие патента сохране-но, патентообладатель зачастую давал достаточно узкие трактов-ки значению признаков форму-лы с целью преодолеть мотивы возражения. По своей правовой сути утверждения патентообла-дателя, сделанные в споре о дей-ствительности патента, представ-ляют собой ограничения в тол-ковании признаков формулы, то есть патентообладатель за-являет о фактическом сокраще-нии объема притязаний. Однако можно констатировать, что со-гласно действующей российской административной и судебной практике подобные высказанные ограничения в дальнейшем ни-как не связывают патентооблада-теля в его притязаниях по отно-шению к продукции конкурента.

Рассматривая подробно данную ситуацию, можно от-метить следующие моменты, создающие опасность такого противоречивого толкования объема патентной монополии в споре о ее действительности и в деле о ее нарушении в Рос-сийской Федерации.

Во-первых, дела о действи-тельности патента (при оспари-вании его патентоспособности) и иск о нарушении данного па-тента в нашей стране принципи-ально рассматриваются в рамках разных — административного и судебного — процессов (встреч-ный иск к патентообладателю о признании недействитель-ным патента ввиду непатенто-способности изобретения в оте-

4 Часть 2 ст. 1354 ГК РФ: «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на осно-вании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи».



чественной правовой системе невозможен).

Во-вторых, спор о действи-тельности патента разрешается при непосредственном участии Роспатента (в качестве госор-гана, выносящего соответству-ющее решение и отвечающего по нему в суде), а защиту от на-рушения патента патентообла-датель ищет в суде, как правило, без привлечения Роспатента. Это обусловлено тем, что спо-ры о действительности патента в случае оспаривания патенто-спобности изобретения рассма-триваются палатой по патент-ным спорам5 Роспатента и лишь в дальнейшем решение Роспа-тента проверяется на предмет его законности Судом по заяв-лению лица, права или закон-ные интересы которого нару-шены данным решением. Та-ким образом, имеет место раз-ный состав лиц, участвующих в данных двух спорах в суде.

В-третьих, вопрос об ис-пользовании патента разреша-ется не непосредственно судом, а с привлечением экспертов, мнение которых, мягко говоря, бывает излишне субъективным. В рамках искового производства по делу о нарушении исключи-тельного права на изобретение ключевым моментом, подлежа-щим установлению судом в со-

ответствии с ч. 3 ст. 1358 Граж-данского кодекса РФ6, являет-ся факт использования изобре-тения в спорном продукте или спо собе. Соотношение объема правовой охраны изобретения по патенту и признаков конкрет-ного объекта (предположитель-но содержащего запатентован-ное изобретение) определяется путем оценки судом результатов патентно-технической экспер-тизы, в рамках которой эксперт дает ответ на вопрос об исполь-зовании признаков формулы или эквивалентных признаков в рассматриваемом продук-те или способе. Экспертиза на-значается судом, так как во-просы использования при-знаков формулы изобретения требуют специальных позна-ний в области па тентоведения и соответствующей техниче-ской специальности для их разрешения7.

Закон указывает, что при толковании формулы следует использовать описание и чер-тежи по патенту8, но их изуче-ние также требует технических познаний, и именно поэтому толкование формулы остает-ся де-факто прерогативой экс-перта. С учетом того, что суд первой инстанции объективно ограничен в возможности рас-сматривать технические и па-

тентоведческие аспекты такого экспертного заключения (имен-но ввиду необходимости таких специальных познаний экспер-тиза и назначается), он зача-стую не проверяет существо ар-гументов эксперта, а лишь пола-гается на его выводы. Таким об-разом, роль эксперта в подобных делах оказывается чрезмерно значимой. Именно привлече-ние к участию в деле специали-ста, являющегося сотрудником Суда, а не кандидатом, предла-гаемым лицами, участвующими в деле, направлено на снижение подобной негативной тенден-ции патентных споров.

Но, к сожалению, на первый взгляд, даже долгожданное соз-дание Суда по интеллектуаль-ным правам в рамках системы арбитражных судов однознач-но не решает данную проблему, так как предусмотренное Граж-данским кодексом раздельное рассмотрение дел о нарушении патента и его действительности принципиально сохраняется. Конечно, противоречия станут теперь более очевидны, ибо оба спора (о нарушении и действи-тельности патента) будут рас-смотрены Судом по интеллек-туальным правам, хотя и в раз-ных процессах и в качестве суда различных инстанций. С учетом того, что вопрос использования

5 Часть 2 ст. 1398 Гражданского кодекса РФ.6 Часть 3 ст. 1358 ГК РФ: «Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если про-дукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший извест ным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или спо-соба действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи».

7 Статья 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ.8 Согласно положениям ч. 2 ст. 1354 Гражданского кодекса РФ, «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полез-ную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобре-тения... Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи...».




патента в конкретном объек-те есть вопрос факта, устанав-ливаемый арбитражным судом первой инстанции на основе оценки доказательств и, преж-де всего, заключения экспер-та, Суд по интеллектуальным правам (даже располагая в сво-ем штате специалистами в кон-кретной области или реали-зуя право на судебный запрос), как суд кассационной инстан-ции, оказывается ограничен за-коном в проверке правильно-сти оценки доказательства су-дами первой и апелляционной инстанции. Однако, как пред-ставляется, закон позволяет при рассмотрении кассацион-ной жалобы проверить выво-ды арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о правомерности применения нормы права на соответствие установленным ими по делу об-стоятельствам и имеющимся в деле доказательствам9. Напри-мер, сомнения в правомерности такого применения нормы о на-рушении патента могут обосно-ванно возникать при исследова-нии противоречащих друг дру-гу доказательств — заключения Коллегии палаты по патент-ным спорам о патентоспособ-ности изобретения и заключе-ния эксперта о нарушении дан-ного патента (в которых одному

и тому же признаку формулы изобретения даются противопо-ложные по техническому смыс-лу значения). Например, в за-ключении Палаты по патентным спорам (сделанном на основа-нии позиции патентообладате-ля при рассмотрении возраже-ния) указано, что новизна изоб-ретения обусловлена тем, что значение указанной в формуле переменной X строго равно 10, в то время как известны устрой-ства со значениями около 10 (например, 8.9, 9.3 и 11.4), но не точно 10 (округляя до знача-щей цифры после запятой). Па-тентообладатель в отзыве в Па-лате по патентным спорам ука-зывает на преимущества дан-ного признака по сравнению с близкими по значению. Одна-ко в деле о нарушении патента в заключении эксперта утверж-дается, что продукт, охарактери-зованный переменной Х, рав-ной 10.44, представляет собой нарушение указанного патента. При этом формально эксперт имеет возможность обосновать свой вывод, так как округление признака делает его значение равным 10. Однако с учетом по-зиции патентообладателя в спо-ре о действительности патента (где он настаивал на значении ровно 10) такой вывод явно сомнителен.

Можно ожидать, что систе-матизация судебной практи-ки в рамках суда по интеллек-туальным правам позволит до-вольно быстро обнаружить по-добные уловки в патентных спорах и выработать едино-образный подход к рассмотре-нию коллизий, когда патенто-обладатель противоречит сам себе в двух делах, касающихся его патента. Возможно, Выс-ший Арбитражный Суд РФ при-мет для рассмотрения в Пре-зидиуме надзорную жалобу по данной категории дел и, де-тально описав, разрешит про-тиворечие, допускаемое зако-ном, что станет безусловным ориентиром для судов в даль-нейшем10.

Можно также отметить, что практика противоречивого тол-кования формулы изобретения могла бы быть легко исключе-на на законодательном уровне путем внесения оговорки в ч. 3 ст. 1358 ГК РФ11. В текст данной нормы достаточно внести фра-зу, указывающую, что значение признаков, установленное при экспертизе заявки на выдачу патента и в деле об оспарива-нии патента, учитывается при установлении факта использо-вания изобретения. К сожале-нию, проект изменений в ч. 4 Гражданского кодекса Россий-

9 Часть 3 ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции: «...Соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам».

10 Roma locut — causa fi nita (Рим сказал и дело закрыто, лат.).11 Часть 3 ст. 1358 ГК РФ: «Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в незави-симом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего про-дукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи...».



ской Федерации, рассматрива-емый в настоящее время Госу-дарственной думой, не содер-жит каких-либо положений на данный счет.

В ожидании формирования единообразного подхода к регу-лированию этого вопроса в Рос-сии целесообразно обратиться к зарубежному законодательству и практике. Вопрос допустимо-го толкования формулы (преде-лов такого толкования) с обяза-тельным учетом материалов за-явки (и процедур оспаривания выданного патента) регулирует-ся в большинстве правовых си-стем либо на законодательном уровне, либо путем судебного толкования. Патент, полученный с нарушением закона (в том чис-ле на непатентоспособное изо-бретение), считается недействи-тельным ретроактивно «с само-го начала» — nullum ab initio12, то есть нарушение такого патен-та не происходило никогда. Па-тентообладатель, пытающий-ся доказать нарушение патента, всегда несет риск признания па-тента недействительным в рам-ках процедуры, инициирован-ной ответчиком. В странах ан-глосаксонской правовой семьи, а также в ряде стран континен-тальной системы права, включая страны СНГ (например Украину), патентообладатель защищает-ся от встречного иска о действи-тельности патента непосред-ственно в рамках дела о его нару-шении. В таких условиях патен-тообладатель принципиально не сможет утверждать о различном

значении признаков формулы в одном и том же судебном про-цессе при отстаивании его дей-ствительности и установлении факта нарушения.

В других патентных систе-мах, например построенных по германской модели, дела о нарушении патента и его дей-ствительности рассматривают-ся в разных процессах, но всегда результаты рассмотрения спора о действительности патента (как резолютивная, так и мотивиро-вочные части решений судебно-го или административного орга-на) исследуются судами в делах о нарушении патента как одно из доказательств. Обстоятель-ства, установленные в «первом» процессе, непосредственно учи-тываются во «втором» процес-се. Суд также обязан высказаться по патентоведческим и техниче-ским аспектам спора, то есть го-лословная ссылка на то, что экс-перт «что-то сказал», в судебном акте недопустима.

Изучение иностранных па-тентных систем разных стран приводит к пониманию того, что практика, когда патенто-обладатель дает прямо проти-воположное толкование при-знаков формулы в процессах о действительности патента и его нарушении (и такой «но-мер» успешно проходит), харак-терна только для России. В дру-гих системах подобные злоупо-требления достаточно быстро становятся явными, причем об-ман суда чреват и для самих су-дебных представителей (вплоть

до потери лицензии адвоката или патентного поверенного).

Представляется совершен-но недопустимой ситуация, ког-да патентообладатель в лице патентных поверенных дает «узкое» толкование совокупно-сти признаков независимого пункта формулы в ходе экспер-тизы патентоспособности изо-бретения (при получении па-тента или при его оспаривании в Палате по патентным спорам). Затем, обеспечив «приступ за-бывчивости» у своих патентных поверенных или сменив данных представителей на судебных ад-вокатов, патентообладатель на-чинает настаивать на более ши-роком толковании формулы при определении факта нарушения патентных прав в суде. Зачастую при отстаивании действительно-сти патента (а также в несколь-ких делах о действительности патента по разным воображени-ям) и в деле о нарушении па-тента патентообладатель делает не просто различные, но пря-мо противоположные (взаимо-исключающие) утверждения о значении признаков независи-мых пунктов формулы патента. Подобный сценарий патентных споров в нашей стране, который явно представляет собой злоупо-требление патентом, свидетель-ствует, на наш взгляд, об отсут-ствии ответственности патен-тообладателя за подобные дей-ствия в отечественной правовой системе.

Подобные действия в боль-шинстве иностранных юрисдик-

12 Самого начала (лат.), здесь — с даты подачи заявки на выдачу патента.




ций неизбежно привлекают вни-мание антимонопольных орга-нов, так как злоупотребление патентом обычно рассматрива-ется как незаконная монополи-стическая деятельность. Соот-ветственно, подобные действия патентообладателей за рубежом случаются достаточно редко. Для других стран актуальной являет-ся куда менее острая (но по сво-ей правовой сути очень близкая) проблема — учет материалов де-лопроизводства по заявке на вы-дачу патента с применением те-ории эквивалентов при установ-лении факта нарушения. Так-же рассматриваются вопросы о том, чему придавать преиму-щественное значение — описа-нию и чертежам по патенту или заявлениям патентообладателя, сделанным уже в ходе рассмо-трения дел о действительности данного патента.

Патентная система США в данном вопросе пошла зна-чительно дальше других. В США доктринально установлено ограничение объема патентной монополии. Американские суды (принимая судебные прецеден-ты, являющиеся в США источ-ником права) пришли к вы-воду, что патентообладатель ни в коей мере не вправе «рас-ширять» значение признаков формулы, даже незначительно выходя за рамки их значений, установленных в Патентном ве-домстве США при получении патента. Данная доктрина стала продолжением традиционно-го для патентной системы США подхода, когда исключитель-ное право патентообладателя ограничено принципом недо-

пущения «злоупотребления па-тентом», что рассматривается как незаконная монополисти-ческая деятельность.

Судебная доктрина, устанав-ливающая, что патентооблада-тель «связан» в толковании при-знаков формулы изобретения теми значениями, что он ука-зал при получении патента в Па-тентном ведомстве, была названа в США «fi le wrapper estoppel» (до-словно: «ограничения или запрет по материалам заявки»), позднее переименована в «prosecution history estoppel» (дословно: «огра-ничения, запрет в связи с исто-рией делопроизводства»). В об-щем виде эта доктрина устанав-ливает запрет на использование теории эквивалентов и расши-рительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообла-датель делал какие-либо ограни-чивающие объем притязаний за-явления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу).

В конкретных судебных пре-цедентах положения этой док-трины звучали так: «История де-лопроизводства по заявке огра-ничивает патентообладателя в возможности утверждать то, от чего он отказался при дело-производстве» (дело: Southwall Tech. Inc. против. Cardinal IG, Апелляционный суд по феде-ральному округу, 1995), или так:

«История делопроизводства по заявке часто позволяет уяс-нить значение пунктов форму-лы за счет демонстрации того, что на самом деле имел в виду изобретатель при патентовании своего изобретения, особенно если изобретатель ограничивал значение признаков в ходе де-лопроизводства в Патентном ве-домстве» (дело: Phillips против AWH Corp., Апелляционный суд по федеральному округу, 2005).

Следует оговориться, что в других странах англосаксонской правовой семьи, в частности в Ве-ликобритании, Австралии и Ка-наде четко сформулированной правовой доктрины «prosecution history estoppel» нет. В данных странах материалы заявки на выдачу патента могут рассматри-ваться в качестве одного из до-казательств по делу и оценива-ются судом наряду с другими до-казательствами. Однако напом-ним, что в данных странах иски о нарушении и действительности патента могут рассматриваться в одном процессе и описанная выше ситуация «прямого проти-воречия» при определении объ-ема охраны и факта нарушения принципиально невозможна.

Подход, идентичный аме-риканскому, принят в Японии, где Верховный суд указал, что при применении теории экви-валентов в делах о нарушении патентных прав суды в обяза-

Спор о действительности патента разрешается при

непосредственном участии Роспатента, а защиту от

нарушения патента патентообладатель ищет в суде,

как правило, без привлечения Роспатента



тельном порядке изучают ма-териалы заявки и использу-ют их при определении объема правовой охраны изобретения. Это делается во избежание си-туации, когда в объем правовой охраны будут включены значе-ния, исключенные в рамках экс-пертизы заявки.

Аналогичные положения были выработаны высшими су-дебными инстанциями Китая, где патентовладельцу запреще-но ссылаться на значения при-знаков, от которых он отказался в рамках делопроизводства в Го-сударственном патентном ве-домстве Китая (CIPO).

В большинстве стран конти-нентальной Европы материалы заявки изучаются судами при определении факта нарушения с применением теории эквива-лентов, что если не полностью исключает, то существенно за-трудняет какое-либо отступле-ние от ранее данных значений признаков формулы патента.

В завершение изложения данной темы хотелось бы при-вести выдержки из резолюции Международной ассоциации по интеллектуальной собственно-сти AIPPI, принятой на Конгрессе в г. Сеуле (Южная Корея) в октяб-ре 2012 года. Резолюция прини-мается путем систематического обсуждения проекта, подготов-ленного на основе отчетов на-циональных групп, представ-ляющих подходы национально-го законодательства к данному вопросу. Вносимые изменения (поправки) в проект выносятся на голосование и утверждают-ся большинством голосов деле-гатов Конгресса, представляю-

щих членов ассоциации из более чем 110 стран. Резолюции AIPPI в ряде стран рассматриваются в качестве систематизирован-ных международных подходов к регулированию соответствую-щих аспектов интеллектуальной собственности.

Резолюция AIPPI Q229 (Кон-гресс в Сеуле, октябрь 2012) «Ис-пользование истории делопроиз-водства по заявке на выдачу па-тента в последующих процеду-рах по патенту»:

Принимая во внимание, что:1. Заявлениям, сделанным

в ходе рассмотрения заявки, при-дается различное правовое значе-ние в разбирательствах после вы-дачи патента и они неодинаково применяются в разных нацио-нальных и региональных патент-ных системах.

2. Этот предмет ранее за-трагивался в работе AIPPI, на-пример Q142 («Объем охраны, обеспечиваемый формулой изо-бретения, обеспечение раскры-тием и объем охраны патентов») и Q175 («Роль эквивалентов и за-явления, сделанные в ходе рас-смотрения заявки, в определении объема патентной охраны»).

...6. В контексте настоящей

резолюции по Q229, «разбира-тельства после выдачи патен-та» означают любые разбира-тельства по определению объема охраны пункта формулы изобре-тения, в частности:a) разбирательства

в Патентном ведомстве, в т. ч., например:

i) повторная экспертизаили повторная выдача;

ii) возражение;

iii) разбирательства по поводу признания недействитель-ным;

b) разбирательства в суде, в т. ч., например:

i) нарушения, включая опреде-ления об отсутствии нару-шения прав;

ii) юридическая недейст-вительность и(или)

iii) обеспечение/достаточность раскрытия.Принимая во внимание, что:1. Почти во всех системах

права признается заинтересо-ванность в правовой определен-ности для третьих лиц, которые могут быть обвинены в наруше-нии патента.

2. Во всех системах права со-держатся нормативные положе-ния, прецедентное право и(или) юридические доктрины, имею-щие своей целью предотвратить получение патентообладате-лем выгоды от непоследователь-ных позиций в заявлениях, сделан-ных в ходе рассмотрения заявки и разбирательствах после выда-чи патента.

3. Возникает вопрос, соот-ветствует ли интересам право-вой определенности использова-ние заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, при тол-ковании пунктов формулы изоб-ретения или, наоборот, должна ли иметь решающее значение фор-мулировка пунктов, трактуемых в свете описания и чертежей, но без учета заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки.

4. Все эти вопросы по-раз-ному рассматриваются в раз-личных системах права.

5. В контексте использова-ния заявлений, сделанных в ходе




рассмотрения заявки, в разбира-тельствах после выдачи патен-та необходимо достигнуть ба-ланса интересов третьих лиц, обвиняемых в нарушении, и па-тентообладателя, признавая, что патентообладателю долж-на быть предоставлена надле-жащая защита.

6. Ввиду того, что использо-вание заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, в контек-сте толкования пунктов форму-лы изобретения имеют, если это использование возможно, различ-ное значение в разных системах права, в основном из-за разли-чий доктрин романо-германского или англо-саксонского права, на-пример, в вопросах эстоппеля (ли-шение стороны права ссылаться на какие-либо факты или отри-цать какие-либо факты), лишения прав, отказа от прав или деликт-ного права, Международная ассо-циация по охране интеллектуаль-ной собственности (AIPPI) изъяв-ляет намерение гармонизировать конкретные принципы использо-вания заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, особенно в патентном праве.

Резолюция:1. Заявления, сделанные за-

явителем в ходе рассмотрения де-лопроизводства по заявке о вы-даче патента, должны быть сделаны по возможности обще-доступными, легкодоступными для ознакомления с ними третьих лиц (предпочтительно через Ин-тернет).

2. Первичным источником определения объема патент-ной охраны следует считать сло-ва пунктов патентной форму-лы, в свете описания и чертежей,

и эти слова должны быть понятны специалисту в соответствующей области техники. Заявления, сде-ланные в ходе экспертизы и наце-ленные на ограничение объема пун-кта патентной формулы, долж-ны быть максимально добавлены в виде ограничений в сами пункты формулы или, в соответствующих ситуациях, в виде оговорок об от-казе в описании или чертежах, в ходе экспертизы.

3. При соответствующих об-стоятельствах и с учетом опре-деленных ограничений, указанных в данном документе, заявления должны быть приняты во внима-ние при разбирательствах после выдачи патента, если такие заяв-ления общедоступны.

4. При разбирательствах по-сле выдачи патента любая из сторон вправе использовать за-явления, сделанные в ходе рас-смотрения заявки. Однако эти заявления, сделанные в ходе рас-смотрения заявки, принима-ются во внимание при разбира-тельствах после выдачи патен-та, только когда и только в той мере, в которой на них ссылается заинтересованная сторона.

5. Заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, не могут служить основанием для более широкого толкования пунк-та формулы изобретения, чем толкование формулы изобрете-ния, которое должно быть дано с учетом описания и чертежей по патенту.

6. Заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, мо-гут быть приняты во внима-ние при разбирательствах после выдачи патента для выяснения значения неоднозначно сформу-

лированных признаков в пунктах формулы изобретения, так как они будут понятны специалисту в области техники.

7. Если в заявлениях, сделан-ных в ходе рассмотрения заявки, содержится ясное и однозначное заявление, сделанное (и не ото-званное до выдачи патента) са-мим заявителем или от его име-ни, и из такого заявления мож-но сделать вывод о том, что заявитель частично отказыва-ется от объема охраны, который в противном случае полагался бы ему, то объем охраны будет огра-ничен в свете разбирательств после выдачи патента.

8. При принятии решения о том, учитывать ли при раз-бирательствах после выдачи па-тента определенную поправку или аргумент из заявлений, сде-ланных в ходе рассмотрения за-явки, на раннем этапе эксперти-зы, не следует разграничивать:a) была ли сделана такая по-

правка или внесен аргумент во время первоначальной экспертизы или на более позднем ее этапе;

б) относится ли определен-ная поправка или аргумент к пунктам формулы изобре-тения, к описанию или к чер-тежам; а также

в) на каком конкретно типе раз-бирательств была сделана по-правка или внесен аргумент.9. Без придания им какой-

либо заранее заданной силы. За-явления, сделанные заявителем при рассмотрении спора в одной юрисдикции, могут быть при-няты во внимание при разбира-тельствах после выдачи патен-та в другой юрисдикции.


Приветственные слова

От имени Федеральной анти-монопольной службы поздрав-ляю коллектив Суда по интел-лектуальным правам с началом его работы. Создание специали-зированного суда — новый шаг в развитии судебной системы

России. Идея создания патентного суда обсуждалась много лет, поскольку рассмотрение споров, связан-ных с защитой интеллектуальных прав, требует на-личия специальных знаний и глубокого понимания специфических правовых категорий, и мы рады, что эта важнейшая инициатива наконец реализована.

Уверен, что Суд по интеллектуальным пра-вам собрал в своем составе лучших специалистов по этой сложнейшей отрасли права и их работа по-может наиболее полно и своевременно разрешать возникающие споры.

ФАС России будет с интересом следить за прак-тикой работы Суда по интеллектуальным правам, по-скольку в рамках своих полномочий антимонопольный орган активно участвует в нормотворческой деятель-ности в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, именно в результате судебной оценки решений ФАС России вырабатываются и совершенствуются пра-вовые подходы к решению сложнейших вопросов при-менения антимонопольного законодательства.

Мы также надеемся, что журнал Суда по интел-лектуальным правам станет важнейшей автори-тетной площадкой для дискуссий ведущих ученых-исследователей и специалистов-практиков по всем спорным вопросам правоприменительной практики.

И.Ю. Артемьев,руководитель ФАС России

Уважаемые коллеги! Рад по-здравить всех нас с началом ра-боты Суда по интеллектуаль-ным правам. Это на самом деле важнейшее событие, имеющее огромное значение в том числе и для российской доменной ин-дустрии.

Доменные споры занимают особую нишу в сфере защиты прав интеллектуальной соб-ственности. Термины «домен» и «доменное имя» стали применяться юристами совсем недавно, а их непростое правовое регулирование связано, в первую очередь, с общественной природой сети Интернет и ее трансграничностью.

Уверен, что работа Суда по интеллектуальным правам положительным образом скажется на раз-витии российского доменного пространства и по-зволит оперативно реагировать на новые вызовы времени. Стабильная судебная практика в домен-ной области и профессиональное рассмотрение доменных споров могут стать еще одним стиму-лом для роста российского Интернета.

С уважением,

А.В. Колесников,директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Коллективу Суда по интел-лектуальным правам!

Создание Суда по интеллек-туальным правам, как и «Жур-нала Суда по интеллектуальным правам», — важное и радостное событие для юридической обще-ственности, творческой России и для ее граждан.

Желаю вам всем поистине творческих ус-пехов.

Готов посильно содействовать вам в вашем важном деле.

С пожеланиями успехов,В.Ф. Яковлев,советник Президента Российской Федерации

Право

на товарные знаки




ППравовая охрана товарного зна-ка, зарегистрированного в США после 16 ноября 1989 г., предо-ставляется на основании закона Лэнхэма (15 U.S.C.S) и действу-ет в течение 10 лет. Согласно требованиям международных договоров (ст. 5(с) Парижской конвенции по охране промыш-ленной собственности, ст. 19(1) соглашения TRIPS), одним из условий предоставления пра-вовой охраны товарного знака в США является его использо-вание в соответствии с целями, для которых товарный знак за-регистрирован1. Государства — участники Парижской конвен-

ции принимают законодатель-ные акты, регулирующие до-срочное прекращение правовой охраны зарегистрированного товарного знака в связи с не-использованием, но только при условии истечения разумного периода времени и если право-обладатель не смог объяснить неиспользование. Разумный период определяется на уровне национального законодатель-ства. Ст. 19(1) соглашения TRIPS предусматривает возможность прекращения правовой охра-ны товарного знака по истече-нии трех лет непрерывного не-использования. В США данный период времени составляет пять лет.

Внутреннее законодатель-ство США подчеркивает тре-бование об использовании то-варного знака двояко. С одной стороны, доказательства ис-пользования необходимо пред-

ставить уже на стадии регистра-ции товарного знака, 15 USCS, § 1051 (3-c)2. «Наиболее фунда-ментальный аспект права то-варных знаков США состоит в том, что права в отношении товарного знака приобретаются в условиях рынка на основании использования»3. Преимуще-ство подобного подхода в том, что заявитель, желающий за-регистрировать товарный знак, может установить дату приори-тета, если он использовал то-варный знак раньше своих кон-курентов.

С другой стороны, право-обладатели обязаны подтверж-дать фактическое использова-ние и осуществление контроля за товарным знаком в период предоставления правовой охра-ны и декларировать использо-вание товарного знака по исте-чении пяти лет с момента реги-страции, 15 U.S.C.S, § 1065(3)4.

Правовое регулированиенеиспользования товарных знаков в США

1 15 U.S.C. § 1064: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/I/1064.2 15 U.S.C. § 1051: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/I/1051. Право США признает два важных исключения в отношении правила о регистрации на основании использования, в частности, заявления о продлении товарных знаков, зарегистрированных за пределами США в соответствии с положениями ст. 44(е) Парижской конвенции, и продления реги-страции на основании ст. 66(а) Мадридского протокола.

3 Estate of Coll-Monge v. Inner Peace Movement, 2009, 524 F.3d at 1341.4 15 U.S.C. §1065: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/I/1065; El Creco Leather Prod. Co. v. Shoe World, Inc., 1986

(806 F.2d 392, 395; 1 USPQ2d 1016,1017); Gorenstein Enters., Inc. v. Quality Care-USA, Inc., 1989, 874 F.2d 431, 435.

Я.А. Гаева,консультант Центра международного правового образования,Питтсбургский университет

Правовое регулирование неиспользования товарных знаков в США


С июня 2012 г. Бюро по патен-там и товарным знакам США в рамках пилотной программы, направленной на совершен-ствование реестра товарных знаков и пересмотр Инструкции по применению закона о товар-ных знаках и Инструкции о пре-доставлении документов в со-ответствии с Мадридским про-токолом, имеет право запра-шивать любые дополнительные примеры, информацию, дока-зательства, справки и деклара-ции, подтверждающие исполь-зование или правомерное не-использование торговой марки после регистрации5 независимо от времени использования то-варного знака, т. е. до истечения пяти лет с момента регистрации товарного знака.

Подтверждение использования

Согласно действующей ре-дакции § 1065 закона Лэнхэма регист рация является действи-тельной при условии, что право-обладатель в период между пя-тым и шестым годом с момен-та регистрации и по истечении каждого последующего десяти-летнего периода предоставляет в Бюро по патентам и товарным знакам США декларацию и до-казательства, свидетельствую-щие об использовании товар-

ного знака в коммерческой де-ятельности на территории не-скольких штатов. Декларация об использовании товарного зна-ка представляет собой заявле-ние правообладателя, в котором подтверждается, что товарный знак продолжает использовать-ся в США в отношении каждого товара, для которого этот знак был зарегистрирован, с указа-нием на примеры использова-ния и приложением необходи-мых документов6. Правооблада-тель, допустивший неиспользо-вание товарного знака в течение длительного периода, может представить в Бюро по патен-там и товарным знакам США но-вое заявление о регистрации то-варного знака. Преимуществом такого заявителя будет возмож-ность установить более раннюю дату приоритета по сравнению с другими лицами, использую-щими товарный знак в предпри-нимательской деятельности7.

Извинительное неиспользование

Неиспользование товарного знака является основанием для отмены его регистрации, за ис-ключением случаев, когда пра-вообладатель может предста-вить подтверждение того, что неиспользование носит времен-ный характер и вызвано обстоя-

тельствами, за которые право-обладатель не отвечает. В то же время правомерное неисполь-зование или временное прекра-щение использования само по себе не прекращает права в от-ношении товарного знака8.

Законодательство устанав-ливает следующие условия, при наличии которых неиспользо-вание товарного знака не явля-ется основанием для прекраще-ния правовой охраны: правооб-ладатель не собирается прекра-щать использование товарного знака (15 U.S.C. § 11279), напри-мер, известна дата, когда товар-ный знак использовался в по-следний раз в коммерческих це-лях или имеются сведения о том, когда правообладатель намерен возобновить использование то-варного знака, предприняты конкретные меры к тому, что-бы товарный знак снова исполь-зовался; причины неисполь-зования товарного знака тако-вы, что правообладатель не мо-жет оказать на них влияние, не несет ответственности за обсто-ятельства, вызвавшие неисполь-зование, например, временное принудительное неиспользова-ние товарного знака в торговле в связи с процедурой банкрот-ства не является основанием прекращения правовoй охраны (Merry Hull & Co. v. Hi-Line Co.,

5 Federal Register: Changes in Requirements for Specimens and for Affi davits or Declarations of Continued Use or Excusable Nonuse in Trademark Cases // DataStream Content Solutions, LLC. — May 22, 2012. http://ww2.dscs.com/products-services/ips; http://go.galegroup.com.pitt.idm.oclc.org/ps/i.do?action=interpret&id=GALE%7CA290407144&v=2.1&u=upitt_main&it=r&p=AONE&sw=w&authCount=1.

6 15 U.S.C. §1065: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/I/1065 ; 15 U.S.C. § 1127 : US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/III/1127; Gould, L. Global reach for global trademarks // Mondaq Business Briefi ng. — Sept. 26, 2012.

7 Ruder D.S. New Strategies for Owners of Discontinued Brands // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. — Fall, 2004. — 3. — Pp. 61—79, p. 78.

8 Lorillard, 1927, 273 U.S. 629, 632, 71 L. Ed. 810, 47 S. Ct. 481.9 15 U.S.C. § 1127: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/III/1127.

Право



1965)10. Другими примерами об-стоятельств, которые Бюро по патентам и товарным знакам США допускает в качестве изви-нительных, могут быть прода-жа предприятия, болезнь, чрез-вычайные происшествия, пере-оснащение производства, пе-ремена вида деятельности11.

Решение по делу Lyon Metal Prods v. Lyon Inc., 196212, демон-стрирует пример действий пра-вообладателя, прекратившего основной бизнес, но желающего сохранить за собой право в от-ношении товарного знака: суд не признал неиспользуемым то-варный знак «LYON», под кото-рым много лет осуществлялось производство и розничная про-дажа мебели. Правообладатель прекратил розничные продажи, но продолжил использование товарного знака для поставок мебели по договорам со строи-тельными компаниями13.

Оспаривание товарного знака в связи с неиспользованием

Требования о досрочном прекращении охраны товар-ного знака в связи с его неис-пользованием рассматривают-ся Комитетом по рассмотре-

нию споров и апелляций в связи с регистрацией товарных зна-ков (Trademark Trial and Appeal Board) при Бюро по патентам и товарным знакам США.

С заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользо-ванием в США согласно 15 USCS 22, § 1064 может обратиться лю-бое лицо при наличии следую-щих условий:

данное лицо полагает («ве-рит»), что ему могут быть причинены убытки и

оплачивает судебную по-шлину; а также

имеет существенный инте-рес (real interest) в процессе (Lipton Indus., Inc. v. Ralston Purina Co., 198214) и

надлежащее основание (rea sonable basis) полагать, что ему могут быть при-чинены убытки (Ritchie v. Simpson, 199915).Последние два критерия

существуют в виде судебного прецедента, не упоминаются в § 1064, 15 USCS.

Бремя доказывания несет сторона, ссылающаяся на неис-пользование (Advance Maga zine Publs. Inc. v. Leach, 200616). В пред-мет доказывания входит факти-

ческое неиспользование товар-ного знака и отсутствие у право-обладателя намерения возобно-вить использование в обозримом будущем (Emergency One Inc. v. Am. FireEagle, Ltd., 200017, Eh Yacht, LLC Egg Harbor, LLC, 200018).

Разрешение споров о то-варных знаках, согласно § 1127, 15 USCS «Определения, толко-вания и цели», осуществляет-ся в соответствии с принципом «предотвращения недобросо-вестной конкуренции»19.

Установлениеконтроля над использованием товарного знака

Регистрация товарного зна-ка может поддерживаться дей-ствиями не только правообла-дателя, но и третьих лиц при условии контроля со стороны правообладателя. Осуществле-ние контроля со стороны право-обладателя в целом признает-ся одним из фундаментальных принципов законодательства о товарных знаках20. Подобная ситуация возникает в случае ис-пользования товарного знака лицензиатом или несколькими предприятиями в рамках одной компании21.

10 243 F. Supp 45, 146 USPQ 274.11 Karen A.A., Bret J.D. Excusable non-use of a trade mark // Managing Intellectual property. — Nov 2007, Issue 174. P. 5.12 134 U.S.P.Q. (BNA) 31, 35.13 134 U.S.P.Q. (BNA) 31, 35.14 670 F.2d 1024, 1028.15 170 F.3d 1092, 1095.16 466 F. Supp 2d 628.17 228 F3d 531, 56 USPQ2d 1343.18 84 F Supp 2d 556, 53 USPQ 1640.19 15 U.S.C. §1127: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/III/1127.20 Nitro Leisure Prod. LLC. v. Acushnet Co, 2002, 341 F.3d 1356.21 Schmidt-Szalewski J. The international protection of trademarks after the TRIPS agreement // Duke Journal of Comparative and

International Law. — 1998. — Vol. 9. P. 189—212. P. 210; Trade related aspects of intellectual property rights : a concise guide to the TRIPS agreement / by Michael Blakeney. — London: Sweet & Maxwell, 1996, 223 p. P. 57.



Степень контроля, необхо-димая для признания лицензи-онного договора действитель-ным, обсуждалась в американ-ской литературе в 1950—60 х гг22. Закон Лэнхэма, принятый в 1946 г., впервые закрепил в за-конодательстве США общее пра-вило о свободном лицензирова-нии товарных знаков, не опре-делив ни степень требуемого контроля, ни пределы, в кото-рых суд может входить в иссле-дование данного вопроса. Пре-цедентная практика выработа-ла ряд требований в отношении контроля, который должен ис-ходить от правообладателя:

«До принятия закона Лэн-хэма суды сталкивались с за-труднением, определяя, допу-стимо ли лицензирование то-варного знака, подконтроль-ное правообладателю, но после издания указанного закона принята точка зрения, допу-скающая лицензирование как таковое» (Dawn Donut Co v. Hart’sFood Stores Inc., 1959)23. Апелляционный суд в указан-ном решении поддержал мне-ние суда первой инстанции о том, что истец осуществлял должный контроль за свои-ми лицензиатами, несмотря на то что лицензионные до-говоры не содержали усло-вий об осуществлении контро-

ля, и признал достаточными минимальные доказательства фактического осуществления контроля, которые были пред-ставлены в суде, в частности, суд посчитал достаточными показания двух представите-лей истца, заявлявших, что они регулярно посещали лицензиа-та и «во многих случаях» имели возможность проверять и сле-дить за производством24.

Надлежащим суд при-знал конт роль за лицензиата-ми, осуществляемый фабри-кой шерстяных тканей, кото-рая отбирала производителей «высокого стандарта качества» и применяла договорное огра-ничение в отношении про-изводителей одежды, имею-щих право использовать про-дукцию фаб рики (Forstmann Woolen Co v. J.W. Mays Inc., 1950)25.

Условия лицензионных догово ров об осуществлении контроля правообладателем мо-гут содержать различную сте-пень детализации. В решении апелляционного суда по делу Interstate Bakeries Corporation v. Interstate Brands Corporation, 201226 подтверждаются следую-щие условия, которые выполнил лицензиат в связи с исполнени-ем обязательства контролиро-вать и защищать товарный знак:

уведомлять правообладате-ля о любых угрозах наруше-ния товарного знака;

поддерживать полный контроль над любыми ис-ками о нарушении товар-ного знака;

воздерживаться от исков, противоречащих интересам правообладателя;

воздерживаться от исков в отношении правообла-дателя о нарушении или использовании товарно-го знака на определенных территориях;

уведомлять правообла-дателя о любых исках, предъявля емых лицензиа-ту в связи с его действием или бездействием по ис-полнению обязательств в отношении правообла-дателя;

воздерживаться от предо-ставления сублицензий;

ограничить использование товарного знака на опреде-ленных территориях;

не регистрировать товар-ный знак на определенных территориях;

использовать товарный знак в соответствии с усло-виями лицензионного до-говора;

поддерживать характер и качество продукции,

22 С одной стороны, наличие интереса правообладателя в поддержании ценности товарного знака, как правило, делает излиш-ним закрепление обязанности осуществлять контроль за ее использованием. Правовое регулирование контроля за использо-ванием товарного знака требуется в ситуациях, когда появляются препятствия для осуществления естественного контроля, например, большое количество лицензиатов может рассматриваться как извинительное обстоятельство и оправдывать недостаточный контроль со стороны правообладателя. Trademark licensing: the problem of adequate control // Duke Law Journal. — 1968. — 5. — Pp. 875—904. P. 898.

23 267 F.2d 358.24 267 F.2d 358.25 89 F Supp. 964, 966.26 690 F.3d 1069; LEXIS 18403.

Право



маркиру емой товарным знаком;

содействовать правообла-дателю в разрешении спо-ров о нарушении товарного знака27.Случаи, в которых лицензион-

ные договоры не проходят судеб-ной проверки на «контроль», чаще всего связаны с недостатком ис-полнения, фактического осущест-вления контроля, хотя во многих случаях договоры предусматри-вают соответствующие условия28.

В судебной практике США имеется прецедент, подтверж-дающий, что даже попытка пре-доставить лицензию в отноше-нии товарного знака рассма-тривается как извинительное обстоятельство при исследова-нии вопроса о неиспользова-нии (Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 199229).

Добросовестноe использование

Использование товарного знака в коммерческом обороте use in commerce, как основопола-гающий аспект комплекса пра-вовых норм о товарных знаках США, определяется в § 1127 за-кона Лэнхэма путем указания на «добросовестное использова-ние в торговле»30 (в противопо-ложность использованию лишь

с целью сохранить за собой за-пись о регистрации в отношении товарного знака) и примени-тельно к принципу предотвра-щения недобросовестной конку-ренции, закрепленному в законе Лэнхэма31.

Проявление недобросовест-ности в связи с предоставле-нием декларации об использо-вании с целью продления пра-вовой охраны товарного знака является основанием для до-срочного прекращения охранытоварного знака. Добросовест-ными должны быть попыт-ки правообладателя предоста-вить лицензию. Исследуя во-прос о неиспользовании, суд принимает во внимание, в том числе, насколько серьезно правоoбладатель отнесся к по-иску лицензиата, проводил ли собеседования с несколькими кандидатами, документиро-вал ли процесс поиска с целью дальнейшего анализа32.

Суд также вправе не ссылать-ся на принципы «добросовест-ности» и не требовать доказа-тельств осуществления контро-ля со стороны правообладате-ля, если по обстоятельствам дела удалось установить, что в резуль-тате действий лицензиата каче-ство продукции не ухудшилось и потребители не испытывают

заблуждений в связи с товарным знаком, контроль над которым предоставлен лицензиату33.

Связанные компании Для целей подтверждения

использования товарного зна-ка в торговле законодатель-ство США использует доктрину «связанных компаний» (related companies). Таковыми призна-ются любые лица, которые име-ют «существенное отношение» друг к другу в связи с использо-ванием товарного знака (Secular Orgs. for Sobriety, Inc. v. Ullrich, 200034). Доктрина «связанных компаний» предполагает, что товарный знак используется одной стороной, в то время как связанная компания контроли-рует характер и качество про-дукции, направляет использова-ние, как это происходит в рам-ках корпорации при использо-вании единого товарного знака различными ее структурами35. В решении по делу Estate of Coll-Monge v. Inner Peace Movement, 200936 апелляционный суд Окру-га Колумбия подтвердил, что исходя из обстоятельств дела, доктрина «связанных» корпора-ций применяется и к использо-ванию товарного знака в отно-шениях между некоммерчески-ми организациями.

27 690 F.3d 1069; LEXIS 18403.28 Trademark licensing: the problem of adequate control // Duke Law Journal. — 1968. — 5. — pp. 875—904, p. 898.29 978 F.2d 947, 956.30 15 U.S.C. § 1127: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/III/1127.31 15 U.S.C. § 1127: US Code // http://codes.lp.fi ndlaw.com/uscode/15/22/III/1127.32 Ruder, D.S. New strategies for owners of discontinued brands // Nw. J. Tech. & Intell. Prop. — 2004. — 3. — p. 61.33 Calboli, I. What if, after all, trademarks were “traded in gross”? // 2008 Mich. St. L. Rev., p. 345.34 213 F.3d 1125. 1130.35 Thurmon, M.A. Recent developments in trademark law // Wake Forest Intell. Prop. L.J. 1. — 2009. — 9. — p. 58—59.36 524 F.3d 1341.



Законодательство США и прецедентная практика не требуют фор мального закре-пления условий об осущест-влении контроля за использо-ванием товарного знака в от-ношениях между связанными компаниями, § 1127 15 USCS устанавливает лишь требова-ние об установлении контро-ля за использованием товарно-го знака в качестве основания для признания компаний «свя-занными» (Turner v. HMH Pub.Co., 196737, Estate of Coll-Mon ge v. Inner Peace Movement, 200938).

«В определенных случаях лицо может контролировать ха-рактер и качество продукции, в отношении кото рых товар-ный знак используется, не явля-ясь собственником компании, использующей товарный знак» (Car penter v. Marini, 2006)39. Тер-мин «связанные компании» применительно к правовому регулированию исполь зования

товарных знаков в США не огра-ничивается сферой корпоратив-ного контроля, а означает лишь наличие установленных отно-шений конт роля за характером и качеством товаров и услуг, в отношении которых исполь-зуется товарный знак. То есть рассматриваемые отношения могут возникать как на основа-нии отношений корпоративно-го контроля, так и на основании лицензионных договоров.

Начиная с 1980-x гг. це-лый ряд решений подтверж-дают направленность судеб-ной практики на признание «достаточного»40 и даже «ми-нимального»41 контроля за ис-пользованием товарного зна-ка и нежелание судов ослаблять лицензионные отношения42.

Активная форма контроля, при которой правообладатель следит за методом осуществле-ния операций, расположением объектов, дизайном интерьера

и вопросами управления пер-соналом, характерна для отно-шений в рамках франчайзинго-вых соглашений. Лицензирова-ние же выступает относительно пассивной формой осуществле-ния контроля43.

Обязанность доказать фак-ты, свидетельствующие об от-сутствии контроля, возлагается на истца или заявителя, требу-ющего прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием (Tetra Pak Co. v. Schneider, 196044; In re Bose Corp v. Hexawave, Inc., 200945). Подобное распределение бре-мени доказывания, дополняю-щее направленность судебной практики США на признание минимальных доказательств использования товарного зна-ка, таким образом, ослабляет право оспаривать предоставле-ние правовой охраны товарно-го знака в связи с неиспользо-ванием.

37 380 F2d 224, 229.38 524 F.3d at 1341.39 2006 WL 2349586.40 Click Licenses, 2004, 775 PLI/PAT 353, 358.41 Penta Hotels Ltd. v. Penta Tours, 1988, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081; Bureau National Interprofessional Du Cognac v. International

Better Drinks Corp., 1988, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1610.42 Calboli, I. What if, after all, trademarks were “traded in gross”? // 2008 Mich. St. L. Rev., pp. 345—367, p. 358.43 Emerson, R.W. Franchise goodwill: take a sad song and make it better. — 2013. — 46 University of Michigan Journal of Law Reform. —

p. 349.44 125 USPQ 360.45 580 F.3d 1240 Fed. Cir.

Процессуальные

вопросы




Гражданское судопроизводство по сравнению с уголовным и административным судопроизводством

Нарушения прав интеллек-туальной собственности в Герма-нии, как правило, преследуют-ся в соответствии с гражданским правом. Умышленные наруше-ния, т. е. когда нарушитель со-знает, что его поведение являет-ся противоправным, могут также преследоваться в соответствии

с уголовным правом. Однако на практике уголовные санкции предпринимаются только в оче-видных случаях пиратства. Одним из основных препятствий для мер уголовно-правового харак-тера является отсутствие какой-либо специализации уголовных судов в вопросах интеллектуаль-ной собственности. Администра-тивное право не предусматрива-ет каких-либо мер преследования нарушений прав интеллектуаль-ной собственности, за исключе-нием мер задержания на грани-

це, принимаемых таможенными органами на основе европейско-го и субсидиарного националь-ного права.

Система гражданских судов Германии

Немецкая система граж-данских судов состоит из че-тырех судебных уровней. Есть более чем 600 участковых су-дов («Amtsgerichte» — «AG»), где дела рассматриваются и ре-шаются одним судьей. Как пра-вило, эти суды компетентны

Общие аспектысудопроизводствав сфере защитыинтеллектуальнойсобственности в Германии

д-р. Дмитрий Ткачев, Ph.D.,специалист «Главе Дельфс Молль» (Гамбург), патентный асессор

Штефан Русслис,партнер «Главе Дельфс Молль» (Гамбург), адвокат КоллегииАдвокатов Гамбурга, член INTA, AIPPI

Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии


по гражданским делам, в кото-рых сумма иска не превыша-ет 5000 евро. Для сумм, превы-шающих это значение, компе-тентными являются окружные суды («Landgerichte» — «LG»), в которых обычно судебные коллегии («Kammern») в соста-ве из трех судей проводят слу-шания и принимают решения. По всем искам в сфере интел-лектуальной собственности, за исключением авторского пра-ва, законы предусматривают рассмотрение всех случаев на-рушения в окружных судах не-зависимо от сумм исков. Таким образом, предел в 5000 евро имеет значение только в отно-шении авторского права.

Решения участковых су-дов могут быть обжалованы в окружных судах. Решения первой инстанции окружных судов могут быть обжалова-ны в высших земельных судах («Oberlandesgerichte» — «OLG»). Здесь так же, как правило, су-дебные коллегии из трех судей («Senate») проводят слушания и принимают решения по апел-ляциям. Решения по апелля-циям окружных судов, а так-же решения по апелляциям высших земельных судов, мо-гут быть обжалованы в судеб-ных коллегиях («Senate») Вер-ховного Федерального Суда ФРГ («Bundesgerichtshof» — «BGH»). Тем не менее эти апелляции ограничены лишь вопросами соблюдения законности, и они доступны, только если юриди-ческий вопрос имеет особое значение. Таким образом, хотя судебная система предусматри-вает четыре судебных уровня,

есть только две или три доступ-ные инстанции.

Специализация в сфере интеллектуальной собственности

Среди 116 окружных судов в Германии лишь ограничен-ное число компетентно в во-просах интеллектуальной соб-ственности. Фактическое ко-личество зависит от типа права интеллектуальной собственно-сти. Например, патентные дела рассматриваются толь-ко в 12 окружных судах. Кроме того, внутренняя организация суда обеспечивает распределе-ние всех патентных дел к опре-деленным судебным коллегиям, распределение всех дел по то-варным знакам к определен-ным судебным коллегиям и т. д. Аналогичные правила приме-няются также и в вышестоящих судах. В результате суды имеют специализированные судебные коллегии для различных прав интеллектуальной собствен-ности.

Например, Первый Сенат («I. Zivilsenat») Верховного Фе-дерального Суда ФРГ рассма-тривает все дела по товарным знакам и промышленным об-разцам, в то время как Деся-тый Сенат («X. Zivilsenat») яв-ляется компетентным по делам о патентах и полезных моделях. Стороны, участвующие в про-

цессах в окружном или выше-стоящем суде, должны обяза-тельно быть представлены ад-вокатами («Rechtsanwälte»).

В то время как дополнитель-ное представление интересов сторон патентными поверен-ными («Patentanwälte») не яв-ляется обязательным, оно ча-сто настоятельно рекомендует-ся, особенно в патентных делах. Патентные поверенные име-ют диплом инженера или иной технической науки и имеют специальную подготовку в об-ласти права интеллектуальной собственности, длящуюся около трех лет. Специальной задачей для адвокатов является объяс-нение технических вопросов су-дьям гражданского суда, кото-рые являются юристами, то есть они имеют юридическое обра-зование и обычно не имеют ни-какой особой технической под-готовки или базы.

Гражданские суды не явля-ются компетентными для ре-шения вопроса о действитель-ности патентов. Действитель-ность патента рассматривается либо по процедуре возражения европейским патентным ведом-ством («Europäsches Patentamt»- «EPA») или немецким ведом-ством по патентам и товарным знакам («Deutsches Patent- und Markenamt» — «DPMA»), либо по иску о признании патента недействительным Федераль-

Наиболее важным средством правовой защиты в случаях

нарушений прав интеллектуальной собственности явля-

ется предварительное судебное предписание. Невыполне-

ние его приводит к штрафам в размере до 250 000 евро


вопросы


ным Патентным Судом Герма-нии («Bundespatentgericht» — «BPatG») с его технически-квалифицированными судьями. Для других видов интеллекту-альной собственности граж-данский суд может вынести ре-шение по их действительности в зависимости от типа права, основания для признания не-действительности и определен-ной процессуальной ситуации.

Большинство случаев на-рушения патентных прав в Германии рассматриваются окружным судом Дюссельдор-фа («Landgericht Düsseldorf»), где три судебные коллегии (4а, 4b и 4с) почти исключи-тельно рассматривают патент-ные дела. Многие кандида-ты в патентные поверенные («Patentanwaltskandidaten») стажируются в том суде, в ходе чего они принимают участие в слушаниях и конфиденциаль-но консультируют судей, поэто-му технические вопросы часто могут быть рассмотрены долж-ным образом без необходи-мости привлечения внешнего эксперта.

В законодательстве об ин-теллектуальной собственности окружные суды часто упоми-наются как «земельные суды», а высшие земельные суды как «апелляционные суды», поэто-му суды первой и второй ин-станций могут быть легко иден-тифицированы.

Развитие и продолжительность судопроизводства

Немецкое гражданское су-допроизводство начинается

с подачи жалобы истцом. По-сле этого суд решает, будет ли проводиться предварительное слушание, особенно для обсуж-дения процедурных вопросов. После этого предварительного слушания или в его отсутствие стороны обмениваются довода-ми по существу дела. Это слуша-ние обычно происходит в про-межутке времени от 4 до 15 ме-сяцев после подачи жалобы и во многом зависит от сложно-сти дела и загруженности дан-ной судебной коллегии.

Слушание по существу за-вершает первый этап судебного разбирательства, в течение ко-торого стороны могут представ-лять факты. После этого слуша-ния суд может сразу принять ре-шение. Тем не менее это дела-ется редко. Суды предпочитают назначать дату провозглашения решения, которое, как правило, происходит через две — шесть не-дель после слушания. В ходе этой второй фазы стороны обычно не могут более представлять фак-ты, но имеют возможность при-водить доводы по вопросам пра-ва, такие, как объем охраны ис-кового права интеллектуальной собственности.

Немецкие правила граж-данского судопроизводства, как правило, требуют, чтобы сто-роны представляли свои фак-ты и доказательства как мож-но раньше. Кроме того, каждая сторона обязана подробно от-ветить на все факты, представ-ленные другой стороной. Несо-блюдение этого обязательства приводит к тому, что факты, за-явленные другой стороной, счи-таются признанными. Доказа-

тельства принимаются, толь-ко если соответствующий факт остается спорным.

Если суд должен принять доказательства, это может быть сделано в ходе слушаний по су-ществу, если средства доказа-тельства доступны, например если присутствует свидетель. Там, где это невозможно, за вто-рой фазой следует третья фаза формального получения дока-зательств. В зависимости от об-стоятельств дела эта фаза может значительно продлить продол-жительность разбирательства. Если, к примеру, судебный экс-перт должен быть назначен для разрешения сложных техниче-ских вопросов, то установление фактов таким экспертом, его комментарии и свидетельства могут занять 12 месяцев или дольше.

Продолжительность апел-ляционного судопроизводства в значительной степени ва-рьируются среди высших зе-мельных судов и, как правило, занимает от шести до 24 ме-сяцев, т. к. загруженность раз-личных судебных коллегий в целом различна. Апелляции в Верховный Федеральный Суд ФРГ обычно занимают от 18 до 24 месяцев.

Доказывание по делам в сфере интеллектуальной собственности

Немецкие правила граждан-ского судопроизводства преду-сматривают пять стандартных средств доказательства: свиде-тели, документы, обследование объектов, назначенные судом

Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии


эксперты и показания сторон. Последнее допустимо лишь при определенных обстоятельствах.

В области интеллектуальной собственности стороны обычно детально обосновывают их дела, например используя копии до-кументов, выдержки из баз дан-ных, фотографии объектов, за-ключения собственных экспер-тов и т. д. Это часто приводит к ситуации, в которой против-ная сторона не может правиль-но и детально оспорить пред-ставленный факт. Как следствие вышеупомянутого правила, со-гласно которому неоспоренные факты считаются признанными, обоснованные факты становят-ся неоспоренными, поэтому при-нятия доказательств не требует-ся. На самом деле подавляющее большинство споров по интел-лектуальной собственности ре-шаются с формальным получе-нием доказательств, т. е. без вы-шеупомянутого третьего этапа.

Однако существуют случаи, когда обладатель права интел-лектуальной собственности не имеет доступа к фактам, необхо-димым для обоснования своей позиции. В этих случаях может быть получен судебный ордер, позволяющий обладателю пра-ва интеллектуальной собствен-ности осмотр соответствую-щих объектов или документов.

Такой судебный ордер мо-жет быть запрошен и выдан до начала возбуждения дела о нарушении, но только в отно-шении предполагаемого нару-шителя. Если средства доказа-тельства находятся во владении третьего лица, судебный ордер в отношении этого лица может

быть получен только после воз-буждения дела о нарушении. Все эти судебные меры требуют установления определенной ве-роятности нарушения и должны соответствовать принципу про-порциональности.

Средства правовой защиты

На сегодняшний день наи-более важным средством право-вой защиты в случаях нарушений прав интеллектуальной собствен-ности является предварительное судебное предписание. Для него принятие нет необходимости в наличии какого-либо умысла или неосторожности со стороны ответчика, и требование о пре-кращении продолжения противо-правных нарушающих действий не подлежит усмотрению суда. Невыполнение судебного пред-писания приводит к штрафам в размере до 250 000 евро или к аресту на срок до шести меся-цев за каждый случай невыпол-нения. Суды обычно налагают суровые штрафы, чтобы прекра-тить нарушения.

Правообладатель нарушен-ного права интеллектуальной собственности имеет право на получение информации о тре-тьих лицах, участвующих в нару-шениях, и о масштабах таких на-рушений для того, чтобы быть в состоянии определить ущерб. Не имея такой информации, об-

ладатель нарушенного права не может определить причиненный ему ущерб. Как следствие, обла-датель нарушенного права может всего лишь требовать установ-ления ответственности наруши-теля. Определение ущерба может быть выполнено после того, как приговоренный нарушитель пре-доставит необходимую информа-цию. Если же определенная таким образом сумма является спорной, будет необходимо дальнейшее разбирательство по размеру воз-мещения.

В сравнении с судами дру-гих юрисдикций немецкие суды обычно присуждают бо-лее низкие ущербы в случаях нарушений прав интеллекту-альной собственности. Хотя не-мецкие суды применяют по су-ществу те же принципы (расчет на основе упущенной выгоды или прибыли нарушителя или лицензионного отчисления), они чаще всего приводят к бо-лее низким результатам.

Нарушитель может быть приговорен к отзыву и изъятию с рынка контрафактной продук-ции и ее уничтожению. Публи-кация судебных решений может также быть затребована, но эта мера вряд ли играет практиче-скую роль, так как выигравшая сторона может размещать ин-формацию о судебном процессе на своем сайте. Все эти допол-нительные меры должны соот-

Стороны не обязаны вести основной процесс и распо-

лагают временем для дружественного урегулирования

спора. Более 50 % случаев разрешаются именно путем

дружественного урегулирования


вопросы


ветствовать принципу пропор-циональности.

Возмещение расходов при-суждается судебным решением выигравшей стороне, в то вре-мя как размер расходов может быть зафиксирован в дополни-тельном разбирательстве. Для типичного дела о нарушении прав на товарный знак без апел-ляции расходы, которые долж-ны быть возмещены наруши-телем, находятся в диапазоне примерно около 10 000 евро.

Предварительные судебные предписания

Как указывалось выше, су-дебные предписания относи-тельно эффективны, но при-сужденный ущерб, как правило, низкий и часто требует дополни-тельного разбирательства в от-ношении оплаты. Кроме того, немецкое право едва ли предо-ставляет истцу средства для про-верки того, что приговоренный нарушитель предоставил пол-ную и правильную информацию и действительно отозвал, изъял и уничтожил всю контрафакт-ную продукцию. В результате этого в немецком праве интел-лектуальной собственности, как правило, привлекательными яв-ляются предварительные судеб-ные предписания.

Предварительные судебные предписания в основном выда-ются без проведения слушания в одностороннем («ex parte») су-допроизводстве, которое часто длится всего несколько дней или даже часов. Ответчик может воз-разить против выданного судеб-ного предписания, после чего бу-дет проведено слушание. Тем не

менее судебное предписание обычно остается в силе до слуша-ния. Возможный ответчик, ожи-дающий иск о предварительном судебном предписании, может за-ранее подать в суд охранительное письмо («Schutzschrift») от пред-варительного судебного предпи-сания. Суды готовы получать та-кие письма и вносить их в су-дебные досье в случае, если иск о предварительном предписании действительно будет подан. По-добный процедурный прием по-зволяет ответчику представлять факты и доказательства даже в од-ностороннем судопроизводстве.

Специальным требовани-ем к предварительному пред-писанию является срочность. Суды в основном признают срочность, если истец подает иск о предварительном пред-писании в течение одного ме-сяца после получения инфор-мации о нарушении. Если же этот срок будет превышен, то срочность по-прежнему мо-жет быть признана в зависи-мости от суда и обстоятельств дела. Поскольку Верховный Федеральный Суд ФРГ не обла-дает юрисдикцией в отноше-нии случаев предварительно-го предписания, практика раз-личных судов по некоторым процедурным вопросам, на-пример таким, как срочность, варьируется в значительной степени.

Кроме того, должна быть не-которая вероятность того, что примененное право интеллекту-альной собственности останет-ся в силе после оспаривания его действительности. Часто это яв-ляется нелегкой задачей для па-тентов. В соответствии с действу-ющей практикой судов Дюссель-дорфа предварительное судебное предписание в патентных делах обычно требует того, чтобы па-тент остался в силе после про-цедуры возражения или оспа-ривания его действительности.

Процесс о предварительном предписании, как правило, воз-буждается до начала и независи-мо от основного судебного раз-бирательства. Предварительное предписание не снимается авто-матически, если истец не ини-циировал основного процесса по истечении определенного пери-ода времени. Однако ответчик может потребовать, чтобы истцу был установлен такой срок, по истечении которого предвари-тельное предписание будет сня-то, если основной процесс еще не начался. Таким образом, сто-роны не обязаны вести основной процесс и располагают временем для дружественного урегулиро-вания спора. Примечательно, что в делах о нарушении товар-ных знаков, по всей видимости, более 50 % случаев разрешаются именно путем дружественного урегулирования.

Умышленные нарушения могут также преследоваться

в соответствии с уголовным правом. Однако на прак-

тике уголовные санкции предпринимаются только

в очевидных случаях пиратства


Введение в испанскую систему защиты прав интеллектуальной собственности

Основные нормы, регулирую-щие защиту прав интеллектуаль-ной собственности в Испании, за-креплены в Королевском декре-те от 12 апреля 1996 г. № 1/1996, более известном как «Закон о за-щите интеллектуальной собствен-ности». В данном законе ранее принятые и измененные юриди-ческие акты составлены в еди-ный документ, который более точно, ясно и системно излагает нормы в этой области. Таким об-разом, этот документ стал пер-вым унифицированным и в пол-ной мере систематизированным

актом в сфере интеллектуальной собственности в Испании.

В частности, информа-ция о защите интеллектуаль-ных прав изложена в Книге III Главы I Королевского декрета, где законодателем закреплены процессуальные действия суда в целях защиты объектов ин-теллектуальных прав, признан-ных Законом. В данном случае речь всегда идет о спорах между правообладателем и предпола-гаемым нарушителем его прав, не имеющих между собой дого-ворных отношений. Следует от-метить, что Закон о защите ин-теллектуальной собственности не регулирует договоры в сфе-ре интеллектуальной собствен-ности.

В случае нарушения интел-лектуальных прав правооблада-тель или лицензиат могут обра-титься в суд с двумя различными требованиями. Во-первых, мож-но требовать прекратить рас-пространение контрафактной продукции, а также прекратить иные неправомерные действия.

Во-вторых, можно потребовать возмещения убытков.

Закон об интеллектуальной собственности основан на законе № 1/2000 Гражданского процес-суального кодекса Испании как основе для предъявления указан-ных требований и для принятия предварительных мер с целью защиты интеллектуальных прав.

Подсудность и предъявление требований о защите интеллектуальной собственности

В отношении компетенции суда прежде всего необходимо отметить, что в испанской су-дебной системе не существует специального суда, занимающе-гося вопросами интеллектуаль-ной собственности. Конституци-онный закон о судебной систе-ме Испании, который опреде-ляет образование, деятельность и управление испанских орга-нов правосудия, передает юрис-дикцию в области интеллекту-ального права коммерческим су-

Процесcуальные аспектызащиты интеллектуальной собственности в испанской судебной системе

Франциско Хесус Альманса Монтойя,управляющий партнер Almansa&Asociados (Испания)


вопросы4 Официальная хроника 16 Патентное право 36 Право на товарные знаки



вопросы


дам (ст. 86). Проводя параллель с российской судебной системой, можно сравнить эти суды с арби-тражными судами России, хотя функции подобных судов в Испа-нии более специфичны, так как там так же рассматриваются делакоммерческого и гражданского характера, как в судах первой ин-станции.

В отношении территориаль-ной подсудности в случае возник-новения спора по поводу непра-вомерного использования интел-лектуальной собственности ком-петентным коммерческим судом по выбору истца может быть либо суд, который располагается в том регионе, где произошло та-кое нарушение прав истца, либо суд по месту нахождения право-нарушителя (ст. 52.1.11 Граждан-ского процессуального кодекса Испании).

Чтобы лицо было призна-но надлежащим истцом, необ-ходимо, чтобы были нарушены его субъективные права. Закон о защите интеллектуальной соб-ственности определяет целый набор различных типов нару-шений (до 10) и указывает кате-гории лиц, которым может быть причинен вред в связи с наруше-нием их интеллектуальных прав, в частности: авторы, артисты, продюсеры, постановщики спек-таклей, режиссеры кино и испол-нители помимо прочих.

Требование по иску о защите интеллектуального права соот-ветствует различным типам пра-вонарушений, указанным в За-коне о защите интеллектуальной собственности, например:

лицо нарушает целостность произведения или распро-

страняет его без разреше-ния правообладателя;

лицо незаконно присваи-вает право использования, принадлежащее автору или другому правообладателю или лицу, которому переда-ны права;

лицо, у которого незаконно находятся копии или носи-тели информации с произ-ведением;

лицо, у которого во владе-нии находится материал для воспроизведения, распро-странения, или лицо может сделать произведение пра-вообладателя публичным.Общий срок судопроизвод-

ства по Закону о защите интел-лектуальной собственности при подаче иска в коммерческий суд составляет пять лет, если за-явлено требование о возмеще-нии убытков. При этом в законе не указан специальный срок для прекращения неправомерного действия, поэтому в данном слу-чае следует иметь в виду общий срок, указанный в Гражданском кодексе Испании, который со-ставляет 15 лет (ст. 1.964).

Судебное разбирательство в сфере интеллектуальной собственности

Проанализировав в общих чертах аспекты, относящиеся к судебной компетенции и по-рядку подачи исков, можно пе-рейти к такой теме, как судебный процесс, где и происходит рас-смотрение исков касательно ин-теллектуальной собственности.

Правоустановительное разби-рательство — это всегда самая пер-

вая процедура судебного разбира-тельства по вопросам интеллекту-альной собственности (ст. 249.1.4. Гражданского процессуально-го кодекса Испании). Однако если сумма, истребуемая истцом за на-рушение прав на интеллектуаль-ную собственность, превышает 6000 евро, лучшим вариантом яв-ляется устное разбирательство.

Процедура правоустанови-тельного судебного разбиратель-ства начинается, когда истец по-дает исковое заявление, где долж-ны быть четко указаны сторо-ны по делу, обстоятельства дела и правовые основания, на кото-рых основан иск. Четкость и яс-ность иска играют важную роль для дальнейшего успешного рас-смотрения иска. Примечательно, что участие адвоката и прокуро-ра является обязательным и их имена должны быть указаны уже в исковом заявлении.

Как только суд получает иск, он принимает судебный акт, ко-торый называется судебным по-становлением, где указывает-ся о принятии иска к рассмотре-нию. После этого суд уведомля-ет об этом другую сторону, и она должна представить отзыв в те-чение 20 дней.

Как только ответчик пред-ставит отзыв на иск, судья на-значает сторонам предваритель-ное слушание, куда они должны явиться в сопровождении адво-катов. Обязанность сторон — по-стараться достичь мирного согла-шения на этой стадии. Если такое соглашение достигнуто, суд вы-носит на его основе судебное ре-шение, и его исполнение стано-вится обязательным для обеих сторон.

Процесcуальные аспекты защиты интеллектуальной собственности в испанской судебной системе


В случае если мировое согла-шение не достигнуто на предва-рительном заседании, то сторо-ны представляют на нем доказа-тельства, которые они считают необходимыми для подтвержде-ния своей позиции, и судья на-значает сторонам дату судебного слушания.

В судебном заседании, кото-рое проводится в устной форме, рассматриваются доказательства, представленные суду, и на осно-вании оценки доказательств де-лается вывод в отношении обсто-ятельств, указанных в исковом заявлении и отзыве на иск.

Обязательным требованием к решению суда является то, что оно должно быть основано толь-ко на тех требованиях, которые были заявлены каждой из сторон. При этом апелляционную жалобу на судебное решение можно по-дать только в течение пяти дней после оглашения решения суда.

Следует отметить, что выше-изложенные процессуальные по-ложения одинаковы как для дел, связанных с интеллектуальной собственностью, так и для дру-гих категорий дел по граждан-ским делам. Тем самым, в ходе судебного разбирательства нет никаких особых различий меж-ду характером дел, рассматрива-емых в суде.

Предварительные меры о защите интеллектуальной собственности

Наконец, для завершения на-шего обзора различных процес-суальных аспектов, которые мо-гут применяться с целью защи-ты прав интеллектуальной соб-

ственности в Испании, следует упомянуть такой важный аспект, как предварительные меры.

В силу ст. 141 Закона о защи-те интеллектуальной собственно-сти по ходатайству правооблада-теля интеллектуальной собствен-ности, в случае нарушения его прав или опасения, что такое на-рушение неизбежно произойдет, судебный орган может принять, например, следующие меры пре-сечения, которые необходимы для срочной защиты интеллекту-альных прав:

изъятие и удержание в суде доходов, получен-ных от неправомерного использования интеллек-туальных прав;

прекращение воспроизве-дения, распространения и публичных показов;

изъятие копий, сделанных или используемых, а также использованного материа-ла в целях воспроизведения и публичного показа;

иные меры.Предварительные меры на-

правлены на немедленное пресе-чение нарушения и срочную за-щиту прав интеллектуальной соб-ственности. Причем они могут быть приняты судом еще до вы-несения судебного постановления о принятии иска и запрошены правообладателем еще до пода-чи искового заявления. Процеду-ра принятия данных мер урегули-рована законом № 1/2000 Граж-данского процессуального кодек-са Испании (ст. 721 и далее).

При рассмотрении ходатай-ства о принятии предваритель-ных мер судом изучается, пред-ставляет ли иск правообладателя

собой — fumus boni iuris: имеет ли достаточное правовое основание предъявленный иск. Кроме того, оцениваются риски, которые воз-никают у истца в случае непри-нятия предварительных мер, — periculum in mora — есть ли опас-ность в промедлении: учитывает-ся также, предлагает ли ответчик залог или гарантию экономиче-ского характера, чтобы компен-сировать возможный реальный ущерб и убытки, которые могут возникнуть у истца.

Решение о принятии пред-варительных мер с целью пресе-чения нарушения принимается в форме судебного постановле-ния с предварительным вызовом сторон. Однако предваритель-ные меры могут быть приняты и без вызова сторон. Постанов-ление о принятии предваритель-ных мер может быть обжалова-но. При этом их обжалование не предоставляет ответчику отсроч-ки, поскольку сам по себе факт обжалования не влияет на их ис-полнение.

Если прошение о принятии предварительных мер подано в суд раньше иска, то срок дей-ствия данных мер зависит от мо-мента предъявления соответ-ствующего иска и не может пре-вышать 20 дней после принятия мер, иначе данные меры прекра-щаются и не применяются после решения суда.

Таковы вкратце основные аспекты процессуальной защиты интеллектуальной собственно-сти в правовой системе Испании, которые закреплены в Королев-ском декрете от 12 апреля 1996 г. № 1/1996 (Законе о защите ин-теллектуальной собственности).


вопросы




ХХозяйственным судом Авто-номной Республики Крым в 2012 г. рассмотрено 3668 дел (что на 39,9 % меньше, чем в 2011 г., в котором было рас-смотрено 6104 дела).

Из указанного количества дел споры по вопросам интел-лектуальной собственности со-

ставили всего девять дел (что на 12,5 % больше, чем в 2011 г., в котором было рассмотрено семь дел указанной категории).

Небольшое количество рас-смотренных дел объясняется тем, что практически все споры по интеллектуальной собственно-сти рассматриваются в г. Киеве, поскольку истцы, как правило, определяют в качестве второго ответчика государственный ор-ган по вопросам интеллекту-альной собственности. То, что государственный орган по во-просам интеллектуальной соб-

ственности является лишь реги-стрирующим органом и может выступать в качестве третьего лица по делу сторонами, во вни-мание не прини мается.

Из девяти дел, рассмотрен-ных Хозяйственным судом Ав-тономной Республики Крым в 2012 г., шесть дел было связа-но с признанием товара контра-фактным и изъятием этого то-вара из оборота (торговые мар-ки рассмотрены Wringler, Nike, Puma, Lacoste, H-D Michigan).

По всем искам с участием сторон, связанных с указанны-

Проблемные вопросырассмотрения делс участием субъектовправа из стран СНГв Хозяйственном судеАР Крым

В.И. Мокрушин,кандидат юридических наук, доцент КАТУ НУБиП Украины,член-корреспондент Крымской Академии Наук, судья Хозяйственного судаАР Крым

Проблемные вопросы рассмотрения дел с участиемсубъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде АР Крым


ми торговыми марками, при-няты положительные решения, т. е. исковые требования пред-ставителей указанных торговых марок удовлетворены.

Одно дело было связано с требованием запретить ис-пользование знака для товаров и услуг «Полимин». Суть требо-ваний была связана с тем, что ис-тец — ООО «Фомальгаут» — вла-делец знака для товаров и услуг «Полимин», что подтверждает-ся соответствующим свидетель-ством, просил запретить ответ-чику — ООО «Полимин — Крым» использовать в хозяйственной деятельности, в том числе в фир-менном наименовании, знак для товаров и услуг «Полимин».

Необходимо отметить, что ранее истец выдал ответчику сертификат дистрибьютора, где указал, что сертификат выдан ООО «Полимин — Крым», пред-ставляющему торговую марку «Полимин» (англ. яз.: polimin). Иным образом взаимоотноше-ния истца и ответчика урегули-рованы не были.

В процессе рассмотрения дела стороны пришли к миро-вому соглашению, которое было утверждено судом. Согласно ми-ровому соглашению ответчик принял на себя обязательство прекратить использовать фир-менное наименование «Поли-мин» и до определенного срока изменить свое наименование.

Следующее дело также ка-салось требования запретить использование знака для това-ров и услуг «столовая по-домаш-нему». В иске было отказано в связи с недоказанностью на-рушения прав интеллектуаль-

ной собственности со стороны ответчика: истец не доказал, что именно ответчиком наруше-но право истца. В частности, от-ветчик предоставил доказатель-ства того, что ведет предприни-мательскую деятельность в ином населенном пункте.

Кроме того, суд счел дока-занным факт отсутствия ведения хозяйственной деятельности от-ветчиком и пребывание им в со-стоянии прекращения предпри-нимательской деятельности.

На наш взгляд, вызывает сомнение доказательственная база по данному факту, посколь-ку отсутствие хозяйственной деятельности может лишь сви-детельствовать об отсутствии прибыли или иных результатах такой деятельности, но никак не об неиспользовании интел-лектуальной собственности.

Самым интересным делом из приведенного перечня яви-лось следующее.

Истец — ООО «Комета-плюс» (г. Смоленск, Российская Федерация) обратился в Хозяй-ственный суд АР Крым с иско-вым заявлением к ответчику — физическому лицу — предпри-нимателю Ипполитовой Ирине Михайловне и просил суд запре-тить ответчику производство мягконабивных игрушек по об-разу и подобию похожих и тож-дественных персонажу «Чебу-рашка» из мультипликационно-го фильма «Чебурашка». Также истец просил обязать ответчи-ка предоставить информацию о третьих лицах, которые при-нимали участие в распростра-нении, изготовлении и реализа-ции контрафактных экземпля-

ров мягконабивных игрушек, которые создавались по обра-зу и подобию персонажа «Чебу-рашка» из мультипликационно-го фильма «Чебурашка», изъять из гражданского оборота и унич-тожить контрафактную продук-цию, обязать ответчика опуб-ликовать в средствах массовой информации данные о допу-щенных нарушениях авторских прав по отношению к ООО «Комета-плюс».

При рассмотрении дела суд истребовал у истца предоста-вить доказательства наруше-ния прав истца в виде фототаб-лицы, в которой должны быть отражены: внешний вид про-дукции со всех сторон; цветные графические изображения пер-сонажей мультипликационно-го фильма «Чебурашка»; запись аудиовизуальных сочинений, в которых фигурируют персона-жи; тексты действующего зако-нодательства Российской Феде-рации и постановления Плену-ма Верховного Суда РФ.

Согласно разъяснениям па-тентного поверенного сущест-венные признаки промыш-ленного образца, зарегистри-рованного на имя ответчика, и анимационного персонажа «Чебурашка» не совпадают, име-ют значительные существенные различия.

В материалы дела было предоставлено решение Арби-тражного суда Смоленской об-ласти от 11 июня 2010 г. по делу № А62-1261/2010 по иску ООО «Комета-плюс» к индивидуаль-ному предпринимателю Кол-денкову Д.В. о защите исключи-тельных прав. Указанным реше-


вопросы


нием подтверждается наличие у истца исключительных прав на использование персонажей мультипликационного фильма «Крокодил Гена», в том числе Крокодила Гены и Чебурашки.

Анализ материалов дела позволяет сделать вывод о том, что ответчик является обладате-лем прав на определенный про-мышленный образец — мягко-набивную игрушку, однако при производстве мягконабивных игрушек воспроизводил мягко-набивную игрушку, похожую на «Чебурашку». Необходимо от-метить, что, на взгляд обыва-теля, эти образцы имеют опре-деленное сходство и различие. При этом на образце, который произведен ответчиком, имеет-ся еще и этикетка с названием игрушки: «Чебурашка».

К участию в деле было при-влечено Федеральное государ-ственное унитарное предпри-ятие «Объединенная государ-ственная киноколлекция» (Рос-сийская Федерация), по делу назначалась экспертиза.

Согласно выводам эксперта внешний вид образца, правом на который обладает ответчик, не совпадает с внешним видом персонажа «Чебурашка». Одна-ко внешний вид продукции (ко-торый произведен ответчиком) «Чебурашка» является воспро-изведением внешнего вида пер-сонажа «Чебурашка» из мульти-пликационных фильмов.

В материалы дела так-же предоставлены изображе-ния из Интернета, которые, по мнению истца, свидетель-ствуют о нарушении его прав. При этом указанные изображе-

ния не зафиксированы надле-жащим образом, поскольку за-конодательство Украины имеет определенные отличия от зако-нодательств других стран, в том числе Российской Федерации.

В результате рассмотрения дела было установлено следу-ющее.

ФГУП «Фильмофонд» кино-студии «Союзмультфильм» как правообладатель передал ООО «Комета-плюс» права на ис-пользование персонажей в со-вокупности их внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мими-ки, голоса, реплик и др., а также права на использование фраг-ментов фильмов.

Также правообладателем передано ООО «Комета-плюс» право на использование персо-нажей фильмов (включая пра-во на отдельное использование визуального компонента пер-сонажей) отдельно от фильмов следующими способами:

воссоздание персонажей фильмов без ограничения тиража в виде товаров в не-обходимых для этого ма-териальных формах (в том числе пространственно-объемных) и с помощью любых необходимых для этого средств;

распространение воссоз-данных персонажей путем продажи или другого от-чуждения товаров;

импорт экземпляров персо-нажей с целью распростра-нения;

перевод реплик персона-жей на любые языки наро-

дов мира с целью использо-вания при создании това-ров и т. д.Договором также предусмот-

рено, что ООО «Комета-плюс» самостоятельно разрешает все вопросы, связанные с правооб-ладателями интеллектуальных прав.

Права, вытекающие из дого-вора, распространяются, в част-ности, на государство Украина.

В результате рассмотрения дела Хозяйственным судом АР Крым принято решение об от-казе в удовлетворении иска.

Решение мотивировано сле-дующим.

Государство Украина явля-ется участником Бернской кон-венции об охране литературных и художественных произведений с 25 октября 1995 г., а ко Всемир-ной конвенции об авторском пра-ве (1952 г.) Украина присоедини-лась с 17 января 1994 г.

Объекты же оспариваемо-го авторского права (мульти-пликационные фильмы «Чебу-рашка», «Крокодил Гена», «Че-бурашка идет в школу», «Шапо-кляк») были созданы в течение 1969—1983 гг.

Необходимо отметить, что решение украинского суда обо-сновано нормами гражданско-го законодательства Россий-ской Федерации, в частности ст. 479, 483 Гражданского ко-декса РСФСР, ст. 486 Граждан-ского кодекса РФ, а также по-становлением Пленума Верхов-ного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15.

Такая мотивация решения украинского суда вызывает опре-деленные сомнения относитель-

Проблемные вопросы рассмотрения дел с участиемсубъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде АР Крым


но возможности такого подхода при разрешении спора, посколь-ку фактически суд одного госу-дарства (в данном случае Украи-ны) разрешает спор по законо-дательству другого государства (в данном случае Российской Фе-дерации).

Также суд пришел к вы-воду, что «Киностудия «Союз-мультфильм» приобрела иму-щественные авторские права на мультипликационные филь-мы «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в шко-лу», «Шапокляк» как на аудио-визуальные произведения в целом, в то же время имуще-ственные и неимущественные авторские права на образ пер-сонажа «Чебурашка» на момент его создания принадлежали ху-дожнику-постановщику.

Данное решение было об-жаловано ООО «Комета-плюс» в апелляционном порядке.

Постановлением Севасто-польского апелляционного хо-зяйственного суда решение Хозяйственного суда АР Крым отменено и принято новое ре-шение, которым исковые тре-бования удовлетворены ча-стично.

Позиция апелляционной ин-станции свелась к тому, что про-изведение, созданное по заказу, переходит в собственность заказ-чика, поэтому у ООО «Комета-плюс» имеется исключительное имущественное право на исполь-зование персонажей мультипли-кационных фильмов «Чебураш-ка», «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в школу», «Шапокляк» про-изводства «Киностудия «Союз-мультфильм».

Данное решение позволя-ет сделать еще и вывод о не-обходимости более активного участия в таких делах государ-ственного органа по вопросам

интеллектуальной собствен-ности.

Однако участие такого орга-на возможно в том случае, если он (этот орган) своевременно получает информацию о кон-кретном деле. При этом укра-инские суды выносят определе-ния на украинском языке даже в случаях участия в деле субъек-тов из стран СНГ, что может вы-звать определенные трудности у этих субъектов.

Полагаем, что указанную проблему в рамках стран СНГ необходимо разрешить путем подписания между странами СНГ соглашения, которое бы предусматривало возможность рассмотрения дела судом на русском языке (в том числе с ис-пользованием русского языка в процессуальных документах) в случаях участия в судебном рассмотрении субъектов права из различных стран СНГ.


вопросы




ЗЗаконодательство Республи-ки Казахстан (далее — РК) обес-печивает регламентацию прав на объекты интеллектуальной собственности (далее — ИС), га-рантирует их существование, реализацию на практике, уста-навливает возможность иници-ирования в установленных за-коном случаях механизма их охраны и защиты.

Глоссарий терминов по ав-торским и смежным правам Все-мирной организации по интел-лектуальной собственности ука-зывает, что не все произведения имеют право на охрану автор-ским правом. «Произведения,

имеющие право на охрану, как правило, все являются ориги-нальными продуктами интел-лектуального творчества, выра-женными в воспроизводимой форме».

Бывает, когда понятия «охрана» и «защита» иденти-фицируются.

Охрана ИС, как и любого другого права, означает ком-плекс предусмотренных зако-ном мер, направленных на со-хранение имеющихся прав; за-щита направлена на восстанов-ление и признание этих прав только при их нарушении или оспаривании.

Согласно толковому сло-варю русского языка В.И. Даля «защита — всякая вещь, пред-мет, скрывающий, охраняю-щий, ограждающий кого или что-либо; оборона, охрана, щит, скрывище; заступничество, по-кровительство»1.

В толковом словаре как В.И. Даля, так и С.И. Ожего-ва дано понятие слова «защи-тить» как «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от опасности, обере-гать, охранять, оборонять, от-стаивать, заступаться, не давать в обиду, закрывать, загоражи-вать охраняя2. Таким образом,

Особенности защиты прав интеллектуальнойсобственностипо законодательствуРеспублики Казахстан

Х.С. Шарифбаева,судья в отставке,профессиональный медиатор, тренер-медиатор (Республика Казахстан, г. Алматы)

А.А. Амангельды,кандидат юридических наук,доцент кафедры юридических дисциплин Академии экономики и права (Республика Казахстан, г. Алматы)

1 Даль В.И. «Толковый словарь русского языка. М., Эксмо-экспресс. 2000. С. 276.2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. М., 2001.

Особенности защиты прав интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан


защита означает охрану, ограж-дение, заступничество, оборо-ну от любого посягательства, от любой опасности.

Общим в охране и защите является направление на пресе-чение всякого нарушения пра-ва. Вместе с тем охрана пред-упреждает о том, какие могут быть последствия в случае нару-шения прав, а защита — это со-вокупность применяемых мер по охране и восстановлению на-рушенного права.

Охрану ИС, как любого пра-ва, осуществляют по действую-щему законодательству, неза-висимо от того, нарушены или не нарушены права, не толь-ко сами авторы и правооблада-тели, но и государство и упол-номоченные на то физические и юридические лица.

Защиту авторских ИС осу-ществляют только те лица, чьи права нарушены, уполномочен-ные автором и правооблада-телем лица путем обращения к нарушителю этих прав, пу-тем досудебного и внесудебно-го урегулирования, либо обра-щаясь в судебные органы.

В научной литературе о роли защиты в механизме обеспече-ния субъективных гражданских прав, в том числе прав ИС, ве-дется дискуссия, а понимание ее сущности разногласий прак-тически не вызывает.

Так, по мнению С.С. Алек-сеева, защита права — это

«государственно-принудительная деятельность, направленная на осуществление «восстановитель-ных» задач — на восстановле-ние нарушенного права, обеспе-чение исполнения юридической обязанности»3. У него защита — это один из видов принуждения, наряду с ответственностью.

Иначе понимает феномен защиты прав А.П. Сергеев, пред-лагающий определять защиту прав ИС (и законных интересов правообладателей) как совокуп-ность предусмотренных зако-ном мер, направленных на их восстановление или признание, пресечение нарушений, приме-нение к нарушителям мер от-ветственности, а также меха-низм практической реализации этих мер4.

Защита прав ИС характе-ризуется тем, что возможность их нарушения может быть осу-ществлена практически любым лицом независимо от нахожде-ния в договорных отношениях с правообладателем и иных об-стоятельств, а также усугуб-ляется нематериальной приро-дой объектов прав ИС.

Исключительность имуще-ственных прав, нематериаль-ная природа объектов ИС и де-лает необходимым существо-вание такого института автор-ского права и смежных прав как организации, осуществляющей управление имущественными правами авторов на коллектив-

ной основе. Понятно, что право-обладателю, учитывая особен-но территориальные масштабы нашей страны, не под силу усле-дить за правомерностью ис-пользования его произведения (исполнения и т. д.).

Так, в Казахстане действуют такие организации, как Респуб-ликанское общественное объ-единение «Казахстанское автор-ское общество», ТОО «Абырой», ТОО «Видео-Аудио-Меломан», лаборатория интеллектуальной собственности и другие, управ-ляющие имущественными пра-вами на коллективной основе.

Информационная природа объектов ИС делает также весь-ма своеобразными посягатель-ства на них, ведь им нельзя при-чинить вред в привычном смыс-ле этого слова.

К определенным особенно-стям защиты прав ИС приводит и наличие в них личностного компонента. Творческий харак-тер деятельности по созданию объектов ИС и, как следствие, наличие собственных неимуще-ственных прав у правооблада-телей являются одной из самых значимых особенностей прав ИС. В самом общем виде право на защиту можно определить как «предоставленную управо-моченному лицу возможность применения мер правоохрани-тельного характера для вос-становления нарушенного или оспариваемого права»5. Но если

3 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. 1 . М.: Юрид. лит., 1981. С. 280.4 Сергеев А.П. Право ИС в Российской Федерации. Учебник. 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Проспект, 1999. С. 365, 542.5 Гражданское право: Учебник. Часть I. 2-1 изд., перераб. и доп. / Под ред.: А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект,

1997. С. 266.


вопросы


само определение права на за-щиту не вызывает существен-ных разногласий, то по вопросу соотношения права на защиту и непосредственно субъектив-ного права в литературе ведутся споры. Все многообразие точек зрения на эту проблему можно сгруппировать в две основные позиции.

Корни традиционной точки зрения восходят еще к дорево-люционной цивилистике. Так, Д.И. Мейер считал, что «пра-во судебной защиты сопутству-ет всякому праву, входит в со-став самого понятия о праве — право без судебной защиты не право»6.

Вторую точку зрения можно условно назвать новой, хотя она получила достаточно большое распространение, которая сво-дится к тому, что право на за-щиту является самостоятель-ным субъективным правом. Это право как реальная правовая возможность появляется у обла-дателя регулятивного граждан-ского права только в момент на-рушения или оспаривания по-следнего и реализуется в рамках возникающего при этом охра-нительного гражданского пра-воотношения. Данную позицию считает наиболее убедительной, например, А.П. Сергеев7.

При проецировании рас-смотренных точек зрения и их основных аргументов на защи-ту прав ИС мы не можем не от-метить, что специфика ИС не-

избежно приводит нас к необ-ходимости взять за основу даль-нейшего рассмотрения первую позицию. На кратко обозна-ченную выше дискуссию о со-отношении субъективного пра-ва и права на его защиту, а так-же о моменте возникновения последнего длительное время оказывали влияние положения центрального института граж-данского права — права вещ-ной собственности, от которо-го право ИС отличается прин-ципиально. Как подчеркивает В.А. Дозорцев в ходе рассмот-рения содержания термина «ис-ключительные права», в отли-чие от института права собст-венности, который призван прежде всего «...обеспечить от-дельному товаровладельцу воз-можность использования веще-ственного объекта своей вла-стью и в своем интересе, задача «исключительных прав» шире. Они должны, прежде всего, ограничить доступ к нематери-альному объекту — идее, т. к. ее естественные свойства допуска-ют одновременное использо-вание неограниченным кругом лиц. И только после этого они должны закрепить права на ис-пользование идеи отдельным

товаровладельцем своей вла-стью и в своем интересе. Сле-довательно, основным содержа-нием «исключительных прав» является ограничение масшта-бов использования нематери-альных объектов по сравнению с возможностями, которые до-пускает их характер»8. Таким образом, изначальное наличие с момента возникновения ис-ключительных прав права на их защиту, направленного против всех третьих лиц, представляет-ся нам важнейшей составляю-щей ИС.

Еще один вопрос, который не может не быть затронут в на-стоящей статье, — что именно входит в предмет гражданско-правовой защиты ИС.

Поскольку интеллектуаль-ная собственность является прежде всего системой личных неимущественных и имуще-ственных прав, то необходимо отграничивать защиту прав ИС от защиты интересов правооб-ладателей (и не только право-обладателей). Трудности такого разграничения вызваны тесной взаимосвязью субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов. С одной сто-роны, в основе всякого субъек-

6 Meйep Д.И. Русское гражданское право. СПб., 1919. С. 237.7 Гражданское право: Учебник. Часть I. 2-1 изд., перераб. и доп. / Под ред.: А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект, 1997. С. 267.

8 Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс. ВНИИ сов. законодательства. М.: Юрид. лит., 1978. С. 16.

Охрану ИС, как любого права, осуществляют по дейст-

вующему законодательству, независимо от того, нару-

шены или не нарушены права, не только сами авторы,

но и государство



тивного права лежит некий ин-терес, для удовлетворения и ре-ализации которого и предостав-ляется право управомоченному лицу. Одновременно охраня-емые интересы обычно опосре-дованы правом, следователь-но, защита субъективного права означает и защиту интереса.

Рассмотрим некоторые со-временные позиции относитель-но понятия защиты прав ИС.

Понятие гражданско-право-вой защиты ИС, сформулиро-ванное О.А. Городовым, заклю-чается в следующем: «Это преду-смотренная гражданским за-конодательством совокупность имущественных мер компен-сационной направленности, обеспеченных государствен-ным принуждением, к кото-рым правообладатель прибега-ет по собственной инициати-ве при по сягательстве на свои правомочия со стороны лю-бых третьих субъектов (нахо-дящихся с правообладателем в равном правовом положе-нии), и, как правило, сопряжен-ных с возмещением вреда, при-чиненного личностной сфере правообладателя»9.

В украинской правовой ли-тературе защита права ИС по-нимается как деятельность управомоченного лица (субъ-екта права ИС) или компетент-ных государственных органов по применению к правонару-шителю в установленном за-коном порядке правоохрани-

тельных мер государственно-принудительного воздействия с целью пресечения правона-рушения, восстановления (при-знания) нарушенного (оспари-ваемого) права, воздействия на правонарушителя10.

На наш взгляд, предложен-ное определение украинских авторов не лишено недостат-ков, поскольку исключает само-защиту, которая, как известно, осуществляется управомочен-ным лицом.

Защита прав ИС в действи-тельности характеризуется воз-можностью использования мер государственного принужде-ния, компенсационной направ-ленностью, а также имеет ме-сто при посягательстве либо по-пытке посягательства со сторо-ны третьего лица в отношении правообладателя.

Защита гражданских прав может реализовываться путем:1) самозащиты прав;2) применения предоставлен-

ных законом мер оператив-ного воздействия;

3) обращения к компетентным государственным органам11.В теории права ИС обо-

значено, что защита авторских и смежных прав может осущест-вляться как в юрисдикционной, так и в неюрисдикционной фор-мах. В рамках юрисдикционной формы, в свою очередь, выделя-ются общий и специальный по-рядки защиты. По общему пра-вилу, защита авторских и смеж-

ных прав, а также охраняемых законом интересов их обладате-лей осуществляется в судебном порядке.

Среди средств, призванных обеспечить защиту прав чело-века, в том числе ИС, ключевое место занимает судебная защи-та. Она является основной защи-той нарушенных прав, законных интересов граждан и юридиче-ских лиц. Судебная защита наи-более приспособлена, благодаря процессуальному законодатель-ству, для всестороннего, полного и объективного выявления дей-ствительных обстоятельств, при-чин возникновения гражданс-ко-правового спора, уголовных и административных правона-рушений. Суды, применяя нор-мы материального права, могут правильно разрешать спор по существу. Судебная защита при-звана максимально обеспечить эффективную защиту, что гаран-тируется Конституцией Респуб-лики Казахстан, Конституцион-ным законом «О судах и статусе судей в Республике Казахстан», Гражданско-процессуальным Кодексом Республики Казах-стан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Уголов-но-процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Кодексом об административных правона-рушениях, Законом РК «Об ав-торском праве и смежных пра-вах», Патентным законом Рес-публики Казахстан и другими законодательными актами.

9 Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. Дисс. ... д. ю. н.СПб.: СПБГУ, 1999.

10 Коваль И.Ф. Защита прав ИС: Учебное пособие / Под общ. ред. Е.П. Орлюк. К.: Лазурит-Полиграф. 2010. С. 13.11 Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Проспект. С. 94.


вопросы


Специальным порядком за-щиты авторских и смежных прав является административный по-рядок их защиты. Он применяет-ся в виде исключения из общего правила, то есть в прямо указан-ных законом случаях.

Чаще всего путем проведе-ния проверок рейдов выявляют случаи пиратства, контрафакт-ную продукцию, использование лицензионного продукта при отсутствии лицензии и привле-кают к административной от-ветственности.

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой дей-ствия граждан и организаций по защите авторских и смежных прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государствен-ным или компетентным орга-нам. В рассматриваемой обла-сти спектр неюрисдикционных мер защиты достаточно узок и, по сути, сводится к возмож-ности отказа совершать опре-деленные действия в интересах неисправного контрагента12.

На практике правооблада-тели, не обращаясь в органы, сами обращаются устно либо письменно к нарушителям ав-торских прав, предлагают устра-нить нарушение либо компен-сировать самим нарушителям добровольно в денежном выра-жении или иным путем причи-ненные убытки.

Нельзя не упомянуть нормы специального законодательства, регламентирующие досудебный

порядок урегулирования споров в отношении объектов патент-ного права и товарных знаков.

Согласно ст. 32 Закона Ре-спублики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427-I «Патентный за-кон Республики Казахстан» (да-лее — Патентный закон) апел-ляционный совет является под-разделением уполномоченного органа по досудебному рассмо-трению споров по возражени-ям. Положение об апелляцион-ном совете утверждается упол-номоченным органом.

В апелляционный совет мо-гут быть поданы следующие возражения:1) на решения уполномочен-

ного органа (заключения экспертной организации) об отказе в выдаче иннова-ционного патента на изо-бретение, патента на изо-бретение, полезную мо-дель, промышленный об-разец;

2) против выдачи инноваци-онного патента на изобре-тение, патента на изобрете-ние, полезную модель, про-мышленный образец.Поданное возражение долж-

но быть рассмотрено на заседа-нии коллегии апелляционного совета в течение срока, установ-ленного настоящим Законом. Срок рассмотрения возражения может быть продлен по заявле-нию лица, подавшего возраже-ние, а также патентообладате-лем, но не более чем на шесть месяцев с даты истечения уста-

новленного срока для рассмот-рения возражения.

Лицо, подавшее возраже-ние, патентообладатель вправе обжаловать в суд решение апел-ляционного совета в течение шести месяцев с даты вынесе-ния решения.

В принятии возражения к рассмотрению отказывается, если:1) возражение в соответствии

с законодательством Респуб-лики Казахстан не подлежит рассмотрению в апелляци-онном совете;

2) возражение не подписа-но либо подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание;

3) возражение подано с на-рушением установленного срока и возможность прод-ления и восстановления указанного срока утрачена;

4) заявителем в установлен-ный срок не устранены не-достатки, касающиеся тре-бований к оформлению, со-держанию и процедуре по-дачи возражения.При наличии указанных об-

стоятельств лицу, подавшему возражение, направляется уве-домление о том, что полученное возражение не может быть при-нято к рассмотрению и считает-ся не поданным.

Лицо, подавшее возраже-ние, или его представитель мо-жет отозвать поданное возраже-ние до оглашения решения кол-легии апелляционного совета13.

12 Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби,Проспект. 2006. С. 210—211.

13 Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427-I «Патентный закон Республики Казахстан».



В качестве примера мож-но привести ситуацию, когда па-тентным поверенным в интере-сах ТОО «Дон Мар» в Апелляци-онный совет Комитета по правам интеллектуальной собственно-сти Министерства юстиции Рес-публики Казахстан подано воз-ражение против выдачи пред-варительного патента № 10833 на изобретение «Жатка валко-вая прицепная» с приоритетом от 28 мая 2011 г. Мотивировано возражение тем, что изобретение по предварительному патенту не соответствует изобретательскому уровню. Формула изобретения основана на сведениях, получен-ных Грибенко В.А., Кимом В.М. в период работы до 1999 г. в АО «Тенгиз» под руководством Д. Уоллиса. Решением Апелляци-онного совета Комитета по пра-вам интеллектуальной собст-венности Министерства юсти-ции Республики Казахстан от 28 марта 2003 г. предвари-тельный патент № 10833 при-знан недействительным. При-казом председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 4 мая 2003 г. № 78 это ре-шение Апелляционного совета утверждено.

Аналогичные нормам па-тентного законодательства уста-новлены и правила досудебно-го урегулирования споров в от-ношении товарных знаков. Так, в соответствии со ст. 41 Зако-на Республики Казахстан от

26 июля 1999 г. № 456-I «О то-варных знаках, знаках обслу-живания и наименованиях мест происхождения товаров» (да-лее — Закон о товарных знаках) в апелляционный совет могут быть поданы следующие возра-жения:1) на решения уполномочен-

ного органа (заключения экспертной организации) об отказе в регистрации товарного знака, в том чис-ле отказы в регистрации товарного знака, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с п. 1, 2 ст. 5 Мадридского соглашения;

2) на решения уполномочен-ного органа об отказе в ре-гистрации и (или) предо-ставлении права пользова-ния наименованием места происхождения товара;

3) против регистрации то-варного знака, в том числе в соответствии с п. 6 ст. 5 Мадридского соглашения;

4) против регистрации и (или) предоставления права пользования наиме-нованием места происхо-ждения товара;

5) против действия регистра-ции товарного знака в связи с его неиспользованием14.Примером попытки досудеб-

ного урегулирования спора мо-жет быть возражение ТОО «Геом» против действия регистрации то-варного знака «Медведь» по сви-детельству № 13754 в отношении

товаров 33 класса МКТУ за ТОО «Бастау». Апелляционный совет удовлетворил возражения ТОО «Геом», указав, что товарный знак «Медведь» и противопо-ставляемый товарный знак «Се-верный медведь», зарегистри-рованный ранее за ТОО «Геом», сходны до степени смешения и, несмотря на отличия отдель-ных элементов данных товарных знаков, ассоциативно они могут восприниматься потребителем как тождественные.

Нормы о подсудности со-держатся в самом Законе о то-варных знаках, ст. 42 которого гласит, что подлежат рассмотре-нию в судебном порядке следу-ющие споры:1) о правомерности выдачи

свидетельства;2) нарушении исключитель-

ного права владельца то-варного знака или права пользования наименова-нием места происхождения товара;

3) заключении и исполнении лицензионных договоров на использование товарно-го знака;

3-1) правомерности призна-ния товарного знака обще-известным;

4) другие споры, связанные с охраной прав, вытекаю-щих из свидетельства.Экспертная организация на

основании судебного решения производит публикацию сведе-ний об изменениях, касающих-ся регистрации15.

14 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // ИС Параграф.

15 Там же.


вопросы


Теперь более подробно ос-тановимся на судебном порядке защиты ИС.

В соответствии со ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК РК) суды в порядке гражданского судопроизводства рассматривают дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых за-коном интересов, если в соот-ветствии с настоящим Кодексом и другими законами их защита не осуществляется в ином су-дебном порядке. Суды рассма-тривают дела по спорам, выте-кающим из гражданских (вклю-чая корпоративные споры), се-мейных, трудовых, жилищных, административных, финансо-вых, хозяйственных, земельных правоотношений, отношений по использованию природных ресурсов и охране окружаю-щей среды и других правоотно-шений, в том числе отноше-ний, основанных на властном подчинении одной стороны другой16.

При этом следует отметить, что споры, вытекающие из на-рушения прав на ИС, в соответ-ствии с законодательством Рес-публики Казахстан рассматри-ваются не только судами общей юрисдикции, но и третейски-ми и арбитражными судами, не входящими в состав государ-ственных судов; такие споры могут быть урегулированы так-же путем проведения процеду-ры медиации, если одной из

спорящих сторон не является государственный орган.

Существенное отличие судо-производства в Республике Ка-захстан заключается в том, что хозяйственные, экономические споры рассматриваются спе-циализированными межрайон-ными экономическими судами, которые приравнены по статусу к районным судам общей юрис-дикции, тогда как в РФ, Украи-не, Беларуси действуют государ-ственные арбитражные и хозяй-ственные суды.

Защита нарушенных прав производится путем обращения с соответствующим исковым за-явлением в суд. При этом возни-кает много теоретических проб-лем, о которых следует, по на-шему мнению, сказать.

Следует отметить, что дей-ствующий в настоящее время Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан внес много нового и прогрес-сивного по сравнению с преж-ним кодексом. Однако на его нормах отразились остатки прежнего «справедливого со-ветского суда».

Принимая исковое заявле-ние, судья уже видит пробе-лы его и в силу требований п. 3. ст. 15 ГПК РК разъясняет процес-

суальные права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий и, бо-лее того, в случаях, предусмот-ренных гражданским процессу-альным кодексом, оказывает им содействие в осуществлении их прав. О каком беспристрастном отношении можно говорить?

Предусмотрев в законе «ока-зание содействия в осуществле-нии прав», законодатель возло-жил на суд обязанности адвока-та, оказывающего юридическую услугу. По нашему мнению, суд не должен оказывать никому содействие. Он должен рассмо-треть спор по существу предъ-явленных требований.

По нашему мнению, суд, оказывая содействие лицам, участвующим в деле, не может быть объективным и беспри-страстным. Поэтому на практи-ке судье, оказывающему такое содействие, зачастую заявляют отвод по мотивам, что он проя-вил заинтересованность.

Полагаем, что следует ис-ключить возложение на суд ока-зания содействия лицам, уча-ствующим в деле. Суд (судья) вправе разъяснить право лица обратиться в юридическую кон-сультацию.

16 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 411-I // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013921&sublink=10000

На практике правообладатели, не обращаясь в органы,

сами обращаются к нарушителям авторских прав, пред-

лагают устранить нарушение либо компенсировать са-

мим нарушителям добровольно причиненные убытки



Гражданское судопроизвод-ство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Для реального претворе-ния этого принципа в жизнь, по нашему мнению, вопросы при-ема искового заявления долж-ны передать законодательно не тому судье, который будет рас-сматривать дело по существу, а другому лицу — можно работ-нику аппарата, стажеру суда.

Кстати, во многих район-ных судах города Алматы уже практикуется это положение. Приемом исковых заявлений и заявлений, жалоб занимаются специалисты суда и прекрасно с этим вопросом справляются.

Только тогда будет соблю-ден принцип состязательно-сти и равноправия сторон, ког-да стороны сами предоставляют доказательства, сами выбирают способ обращения в суд.

Суд является ветвью власти, это государственный орган, а не благотворительная организация. Предусмотренные положения указанной ст. 15 ГПК РК проти-воречат Конституции и Консти-туционном закону «О судебной системе и статусе судей», соглас-но которым суд является ветвью власти.

Наряду с изложенным нель-зя также согласиться с тем, что предусмотренное в п. 1 ст. 16 ГПК РК правило, что «су-дья оценивает доказательства по своему внутреннему убеж-дению, основанному на беспри-страстном, всестороннем и пол-ном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их сово-купности, руководствуясь при этом законом и совестью», про-

тиворечит п. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан, провоз-глашающей Республику Казах-стан правовым государством. В правовом государстве не мо-жет свое внутреннее убеждение и совесть судьи быть критери-ем законного решения суда, по-скольку понятия «свое внутрен-нее убеждение и совесть» не всегда согласуются с законом, правом. Поэтому полагаем, что слова «по своему внутреннему убеждению и совестью» подле-жат исключению из указанной нормы права. Только тогда мож-но говорить о законности судеб-ного акта, когда суд, оценив все предоставленные сторонами доказательства в совокупности, исследованные беспристрастно, всесторонне и полно, руковод-ствуется законом.

Далее, если говорить о рав-ноправии сторон, то последние должны участвовать со стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

В главе 16 ГПК РК, регла-ментирующей подготовку дела к судебному разбирательству, не говорится об участии сторон и других лиц на этой стадии су-допроизводства, что, по наше-му мнению, нарушает принцип состязательности сторон.

В п. 2 ст. 147 ГПК РК преду-смотрено, что подготовка к су-дебному разбирательству яв-ляется обязательной по каждо-

му гражданскому делу и прово-дится судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.

Поскольку в ст. 166 ГПК РК не говорится об обязательности проведения подготовки дела к судебному разбирательству, судьи порой относятся к этой стадии формально.

Таким образом, законода-тель непоследователен в во-просе досудебной подготовки, а это влечет соответствующее отношение к данной стадии процесса.

Во многих материалах граж-данских дел только подшиты определения о проведении под-готовки дела к судебному раз-бирательству. В них не видно, какие процессуальные действия проведены судьей.

Законодательное закрепле-ние обязательности проведения подготовки дела к судебному разбирательству с участием сто-рон более четко ориентирует су-дей. Кроме того, стороны и дру-гие лица, участвующие в деле, будут активно обосновывать свои требования и возражения уже в ходе досудебной подго-товки. Участие сторон в досу-дебной подготовке дела спо-собствует тому, что уже на этой стадии стороны или их предста-вители увидят пробелы своих доказательств, представленных в обоснование либо в возра-

Доказательства в виде показания свидетелей, заклю-

чений экспертов, специалистов принимаются только

после предупреждения их об ответственности за лож-

ность их показаний, заключений


вопросы


жение на исковые требования. Они своевременно устранят не-достатки искового заявления. При надлежащей аргументации сторонами своих доводов в обо-снование иска и возражений на него можно окончить спор в ходе досудебной подготовки путем отказа от иска, заключе-ния мирового соглашения, что, соответственно, влечет прекра-щение производства по делу.

Надлежащее проведение подготовки дела к судебному разбирательству способствует оперативности рассмотрения дела. У судьи есть реальная воз-можность уточнить все обстоя-тельства, имеющие значение для правильного разрешения спора. Приняв исковое заявле-ние и уточнив такие обстоятель-ства, судья может определить возникшие правоотношения между сторонами и другими лицами, участвующими в деле, а также закон, которым следу-ет руководствоваться для раз-решения конфликта. На этой же стадии у судьи есть возмож-ность решить вопрос о составе лиц, участвующих в деле, и дру-гих участниках процесса.

Например: предъявлен иск о защите нарушенных автор-ских прав путем взыскания ком-пенсации. В ходе подготовки дела к судебному разбиратель-ству выяснилось, что ответчик, указанный в исковом заявле-нии, лишь предоставил свое по-мещение в аренду для проведе-ния концерта, а нарушение ав-торских прав было со стороны лица, арендующего помещение. Истец, убедившись, что его пра-во нарушает не то лицо, к кото-

рому он предъявил иск, вправе просить о замене ненадлежаще-го ответчика надлежащим. Либо он отзывает свое исковое заяв-ление по мотивам, что желает предъявить иск к надлежащему ответчику.

Так, например, Казахское авторское общество предъяви-ло иск к кафе «Нигара» о возме-щении компенсации за наруше-ние авторских прав, связанное с использованием произведе-ний авторов без выплаты автор-ского гонорара. В ходе подго-товки дела к судебному разби-рательству представители сто-рон пришли к выводу, что истец прав, однако ответчик не имел большую прибыль от исполь-зования произведения авторов и согласен добровольно выпла-тить компенсацию за наруше-ние авторских прав, но в мень-шем размере, чем требует истец. Представитель истца согласился с доводами представителя от-ветчика. Оба написали заявле-ние об утверждении мирового соглашения. Судья определени-ем в ходе подготовки дела к су-дебному разбирательству пре-кратил производство по делу, утвердив условия мирового со-глашения.

Можно привести много примеров из практики, когда истец или его представитель в ходе подготовки дела к судеб-ному разбирательству отказы-

вается от иска, т. к. представ-ленные ответчиком либо его представителем доказатель-ства свидетельствуют о необо-снованности исковых требо-ваний.

Таким образом, проведение надлежащей досудебной под-готовки способствует разреше-нию проблем с наименьшими процессуальными затратами соответственно оптимальной реализации права на судебную защиту.

Поэтому в ст. 166 ГПК РК, как в п. 2 ст. 147 ГПК РФ, следу-ет предусмотреть обязательное проведение подготовки дела к судебному разбирательству с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, и их пред-ставителей.

В этой же стадии судья определяет доказательства, ко-торые каждая сторона должна представить в обоснование ис-ковых требований и возраже-ний на них.

По закону судья вправе разъяснить истцу, что надлежа-щим ответчиком будет другое лицо, и с согласия истца про-извести замену ненадлежаще-го ответчика надлежащим либо привлечь его в качестве соответ-чика. По нашему мнению, зако-нодатель неправильно заложил в ст. 51 ГПК РК право суда, даже с согласия истца, произвести за-мену ненадлежащего ответчика

Существенное отличие судо производства в Республике

Казахстан заключается в том, что хозяйственные,

экономические споры рассматриваются специализи-

рованными межрайонными экономическими судами



надлежащим, потому что этим действием судья уже высказы-вает свое мнение не только от-носительно ответчика, но и су-щества самого иска. Это так-же может быть основанием для недоверия со стороны привле-ченного к участию в деле над-лежащего ответчика. Это по-ложение закона противоре-чит принципу беспристрастно-сти суда. По нашему мнению, беспристрастность заключа-ется в том, что судья не пока-зывает свое отношение к иску, к судьбе иска, истцу, ответчи-ку и другим лицам, участвую-щим в деле. Мнение суда узна-ют только по решению, кото-рое он принимает сам и огла-шает.

Предоставленное законом право суда на замену ответ-чика, даже с согласия ист-ца, как бы предрешает судьбу иска. Заменяя ненадлежащего ответчика надлежащим, судья уже высказывает свое мнение о том, что иск, предъявлен-ный к данному, ненадлежаще-му, по мнению суда, ответчи-ку не будет удовлетворен. За-меняя ответчика, судья под-сказывает истцу, что иск будет удовлетворен только при за-мене ответчика на то лицо, ко-торое, по мнению судьи, яв-ляется надлежащим ответчи-ком; и как бы этим уже гаран-тируется удовлетворение иска, а это уже свидетельствует о не-объективности суда.

В гражданском процессу-альном праве Казахстана на от-

ношения сторон и судьи рас-пространяется принцип рим-ского права: «da mihi fakta, dabo tibi ius» — «Дай мне факты, я дам тебе право».

В соответствии с п. 1 ст. 64 ГПК РК доказательствами яв-ляются полученные законным способом фактические данные, на основе которых в предусмо-тренном законом порядке суд устанавливает наличие или от-сутствие обстоятельств, обосно-вывающих требования и воз-ражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих зна-чение для правильного разре-шения дела.

Полагаю, что следовало бы согласиться с мнением И.В. Ре-шетниковой о том, что «пра-вильнее было бы сказать, что доказательства — это сведе-ния о фактах. В противном слу-чае может произойти путани-ца между сведениями о фак-тах (которыми являются до-казательства) и фактическими данными как фактами реальной действительности (это предмет доказывания)»17.

Законодатель, указав, что доказательствами являются фактические данные, дает воз-можность неверно толковать само понятие доказательств. Стороны иногда уходят от сущ-ности этого понятия и путают предмет доказывания с самими доказательствами.

Понятие доказательств, данное в законе, приводит по-рой к тому, что суд дает оцен-ку обстоятельствам, а не сведе-

ниям о них, в результате чего предмет доказывания подменя-ет само доказательство.

Как положительный опыт следовало по примеру России, отказавшейся от прежнего по-нятия доказательств, данно-го в ГПК РСФСР, внести в ст. 64 ГПК РК изменения относи-тельно понятия доказательств в гражданском процессе.

Неверное толкование до-казательств, существовавшее в предыдущем гражданско-про-цессуальном кодексе РСФСР, устранено в ГПК Российской Фе-дерации. Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу явля-ются полученные в предусмот-ренном законом порядке све-дения о фактах, на основе кото-рых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а так-же иных обстоятельств, име-ющих значение для правиль-ного рассмотрения и разре-шения дела.

Поскольку в гражданском процессе одно из центральных мест занимают вопросы дока-зательственного права, то пра-вильное толкование понятия «доказательство» имеет сущест-венное значение.

Ошибочность понятия до-казательств, данное в п. 1 ст. 64 ГПК РК, проявляется и в п. 2 этой же статьи, где гово-рится, что фактические данные устанавливаются объяснениями сторон и третьих лиц, показа-ниями свидетелей...

17 Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. М: Норма, 2002. С. 13—14.


вопросы


Поскольку по действую-щему процессуальному зако-ну суд не устанавливает исти-ну, то суд должен не устанав-ливать фактические данные, а исследовать представленные сведения, в том числе факти-ческие данные об обстоятель-ствах дела.

Законодатель отнес к одно-му из источников доказательств объяснения сторон и третьих лиц. Однако эти доказательства судом принимаются без преду-преждения сторон и третьих лиц об уголовной ответствен-ности за дачу ложных показа-ний, тогда как доказательства в виде показания свидетелей, заключений экспертов, специа-листов принимаются только по-сле предупреждения их об от-ветственности за ложность их показаний, заключений.

Все это ведет к тому, что сто-роны и третьи лица в процес-се могут лгать, вводить суд в за-блуждение. При этом они заве-домо знают, что не будут нести никакой ответственности, по-скольку законодатель их осво-бодил от любой ответственно-сти. Это противоречит основно-му принципу правосудия о том, что никакие доказательства не имеют для суда заранее уста-новленной силы. Кроме того, суд вынужден заниматься вы-яснением законности представ-ленного доказательства, прове-рять, основаны ли требования истца на достоверных доказа-тельствах.

На практике встречаются случаи, когда стороны, полагая, что не будут нести ответствен-ность за предоставление не со-

ответствующих действительно-сти доказательств, вводят суд в заблуждение.

Так, например: после смер-ти автора наследники второй очереди, утверждая, что наслед-ники первой очереди отсутству-ют, обратились в суд с заявлени-ем об установлении факта при-нятия наследства.

Такое положение будет су-ществовать до тех пор, пока сто-роны и третьи лица не будут до дачи пояснений в суде первой инстанции и объяснений в суде второй инстанции предупреж-дены об уголовной ответствен-ности за дачу заведомо ложных пояснений и объяснений.

Наряду с изложенным зако-нодатель в п. 2 ст. 64 ГПК РК в ка-честве одного из видов доказа-тельств указывает заключения экспертов, назначение и прове-дение экспертизы регламенти-ровано ст. 91—99 ГПК РК, Зако-ном РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Ка-захстан». Экспертиза назнача-ется в соответствии с п. 1 ст. 91 ГПК РК в случаях, когда обсто-ятельства, имеющие значение для дела, могут быть установ-лены в результате исследова-ния объектов, проводимого экс-пертом на основе специальных научных знаний. Наличие та-ких знаний у иных лиц, уча-ствующих в гражданском судо-производстве, не освобождает суд от необходимости в соот-ветствующих случаях назначить экспертизу. Наличие в деле ак-тов ревизий, проверок, заклю-чений ведомственных инспек-ций, а также письменных кон-сультаций специалистов, от-

четов оценщиков не заменяет заключение эксперта и не ис-ключает возможности назна-чения судебной экспертизы по тем же вопросам.

Производство эксперти-зы может быть поручено соглас-но п. 2, 3 ст. 12 Закона РК «О су-дебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан»:1) сотрудникам органов су-

дебной экспертизы;2) лицам, осуществляющим

судебно-экспертную дея-тельность на основании ли-цензии;

3) в разовом порядке иным лицам в случаях:

а) назначения судебной экс-пертизы, не предусмот-ренной перечнем ви-дов судебных экспертиз, установ ленным законода-тельством Республики Ка-захстан;

б) привлечения в качестве эксперта специалиста ино-странного государства;

в) удовлетворения отводов всем судебным экспертам соответствующей специ-альности, являющимся со-трудниками органов судеб-ной экспертизы, а также осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании лицензии, либо мотивированного отстране-ния от производства судеб-ной экспертизы органа су-дебной экспертизы в целом.По действующему законода-

тельству осуществлять судебно-экспертную деятельность име-ют право лица, обладающие ква-лификацией судебного эксперта, подтверждаемой квалификаци-



онным свидетельством на пра-во производства определенного вида судебной экспертизы, ат-тестованные комиссиями Ми-нистерства юстиции Республики Казахстан или уполномоченного органа в области здравоохране-ния Республики Казахстан и вне-сенные в Государственный реестр судебных экспертов Республи-ки Казахстан. Судебный эксперт должен иметь высшее образо-вание и специальные научные знания в области определенного вида судебной экспертизы.

Принципы судебно-эксперт-ной деятельности сформули-рованы в ст. 5 Закона РК «О судебно-экспертной деятель-ности в Республике Казахстан»: законность; соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юриди-ческого лица; независимость эксперта; допустимость исполь-зования научно-технических

средств и методов при проведе-нии судебно-экспертных иссле-дований; всесторонность, пол-нота и объективность судебно-экспертных исследований; соб-людение профессиональной этики судебного эксперта.

Участвующее в деле лицо вправе предоставить суду во-просы, которые должны быть поставлены перед экспертом, а окончательный круг вопросов, по которым эксперт должен дать заключение, определяет суд, ко-торый выносит определение о назначении экспертизы.

В судебной практике встре-чаются случаи неверного тол-кования поставленного вопро-са экспертом, что приводит к ошибке при вынесении реше-ния суда.

Так, перед экспертом Пав-лодарской НПЛСЭ был по-ставлен вопрос: имеет ли ме-сто сходство (копирование) в оформлении внешнего вида

товара — пива «Жигулевское» производителей АО «Caspian Beverage Holding» и АО «Роса», на что эксперт дал заключение: о наличии сходства товарного знака «Жигулевское» объектов № 1, 2 (АО «Caspian Beverage Holding») и товарного знака «Жигулевское» объектов № 3, 4 (АО «Роса») до степени смеше-ния, процент совпадения при-знаков от 87,5 до 99. В этом за-ключении эксперта допущено смешение понятий: «сходство внешнего вида товара» и «сход-ство товарных знаков», что по-служило основанием для не-верного вывода ГУ «Межрегио-нальная инспекция Агентст-ва РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) по Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям» о ко-пировании АО «Роса» внешне-го вида пива «Жигулевское» производителя АО «Caspian Beverage Holding».

Частное мнение




ССоздание в системе арбитраж-ных судов Суда по интеллек-туальным правам (далее так-же — Суд) направлено на обес-печение эффективной защиты интеллектуальных прав в соот-ветствии с международными стандартами. Сосредоточение всех интеллектуальных спо-ров, относящихся к подведом-ственности арбитражных судов, в одном суде позволит обеспе-чить более высокое качество су-дебных актов и эффективность правосудия в целом. Одна из су-щественных особенностей ор-ганизации и деятельности Суда состоит в расширении его про-

цессуальных возможностей по получению специальных позна-ний по существу разрешаемо-го спора. Источником таких по-знаний могут являться сами су-дьи специализированного суда, так как наличие у претендента на вакантную должность судьи специального образования, со-ответствующего специализации суда, учитывается при рекомен-дации на должность судьи. По-мимо этого, Суд также вправе по своей инициативе привлечь в арбитражный процесс в каче-стве специалиста советника ап-парата суда, обладающего ква-лификацией, соответствующей

специализации суда. Привлече-ние штатного специалиста су-ществует наряду с правом Суда по интеллектуальным правам, как и других арбитражных су-дов, привлекать в качестве спе-циалистов любых лиц, обладаю-щих необходимыми арбитраж-ному суду познаниями. Еще одной возможностью получе-ния специальных знаний явля-ется право Суда направлять за-просы, обязательные для всех органов, организаций и лиц. Таким правом обладает только специализированный суд. Без-условно, такие расширенные процессуальные возможности,

О некоторых вопросахполучения Судомпо интеллектуальнымправам специальных познаний по существу разрешаемого спора

В.А. Химичев,председатель 2-го судебногосостава Суда по интеллектуальнымправам, кандидат юридических наук

С.М. Уколов,председатель 1-го судебного состава Суда по интеллектуальнымправам, заслуженный юристРоссийской Федерации

О некоторых вопросах получения Судом по интеллектуальным правамспециальных познаний по существу разрешаемого спора


существующие наряду с пра-вом суда назначить экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопро-сов, требующих специальных знаний, должны способствовать большей эффективности арби-тражного процесса.

В данной статье обращено внимание на практические во-просы получения Судом по ин-теллектуальным правам специ-альных познаний по существу разрешаемого спора, касающи-еся направления запроса и при-влечения специалистов, не яв-ляющихся советниками аппара-та суда.

Для удобства изложения ма-териала и исключения смешения понятий в данной работе поня-тие «специалист» используется только применительно к ст. 55.1. Арбитражного процессуально-го кодекса Российской Федера-ции (далее — АПК РФ, Кодекс). Применительно к ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ используется понятие «ученый».

Вопросам участия специа-листов в арбитражном процессе посвящены ст. 55.1. и 87.1. АПК РФ, положения которых разъяс-нены в постановлении Плену-ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ) от 8 октября 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с при-нятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации в связи с соз-данием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуаль-ным правам». Нормы АПК РФ

содержат положения о праве суда привлекать специалиста в арбитражный процесс, обя-занности специалиста являться в суд и отвечать на поставлен-ные вопросы, давать в устной форме консультации и поясне-ния, однако не содержат деталь-ного механизма взаимодей-ствия суда и специалиста по ре-ализации данных положений. АПК РФ не предъявляет требо-вания к форме процессуального документа о привлечении спе-циалиста и его содержанию. От-сутствуют на этот счет и разъяс-нения ВАС РФ.

Представляется, что отме-ченные недостатки в право-вом регулировании не являют-ся невосполнимым пробелом при решении вопроса о привле-чении специалиста и не могут быть препятствием при приме-нении соответствующих поло-жений АПК РФ. Согласно ст. 184 АПК РФ арбитражный суд вы-носит определения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и в других случаях по вопросам, требующим раз-решения в ходе судебного раз-бирательства. Определение вы-носится арбитражным судом в письменной форме в виде от-дельного судебного акта или протокольного определения. Поэтому по вопросу привле-чения специалиста суд должен принимать определение и, же-лательно, в виде отдельного до-кумента, который обязан напра-вить участникам арбитражного процесса. В определении о при-влечении специалиста необхо-димо указать фамилию, имя, отчество специалиста, сведения

о его образовании, специально-сти, стаже работы, вопросы, по-ставленные судом, на которые необходимо дать ответ, а так-же о размере вознаграждения. Привлечение специалиста не должно препятствовать рассмо-трению дела в разумный срок. В связи с этим вопрос о его при-влечении целесообразно раз-решать на стадии подготовки дела к рассмотрению и только при отсутствии такой возмож-ности — в ходе судебного разби-рательства.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 153 АПК РФ в судебном за-седании суд разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного про-цесса их процессуальные пра-ва и обязанности. В связи с этим при участии в судебном засе-дании специалиста судья разъ-ясняет ему его права и обязан-ности, предусмотренные ч. 2—4 ст. 55.1. АПК РФ. При этом, в слу-чае участия специалиста при рассмотрении дела в закры-том судебном заседании в свя-зи с сохранением государствен-ной тайны, судья предупрежда-ет его об уголовной ответствен-ности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, о чем у него берется со-ответствующая расписка, копия которой приобщается к матери-алам дела. В случае же участия специалиста при рассмотрении дела в закрытом судебном за-седании в связи с сохранением коммерческой или иной охра-няемой законом тайны судья предупреждает его об ответст-венности за разглашение сведе-ний, составляющих коммерче-



скую или иную охраняемую за-коном тайну, о чем у него берет-ся соответствующая расписка, которая приобщается к матери-алам дела. Специалист дает кон-сультации и разъяснения в су-дебном заседании. Консульта-ции и пояснения специалиста, данные в устной форме, зано-сятся в протокол судебного за-седания.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 16 АПК РФ специализиро-ванный арбитражный суд в це-лях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и про-чих лиц, обладающих теорети-ческими и практическими по-знаниями по существу разре-шаемого специализированным арбитражным судом спора, мо-жет также направлять запро-сы. Разъяснения по вопросу применения указанной нормы права содержатся в постанов-лении Пленума Высшего Ар-битражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с создани-ем в системе арбитражных су-дов Суда по интеллектуальным правам».

АПК РФ не содержит требо-вания к форме запроса и его со-держанию, что создает опреде-ленные трудности для суда при решении вопроса о направле-нии запроса. Согласно п. 12 ука-занного постановления Плену-ма перед учеными могут быть поставлены любые вопросы, в том числе требующие специ-альных знаний в области нау-ки и техники, круг и содержание

которых определяются судом. Это дает основание полагать, что запрос в обязательном по-рядке должен содержать вопро-сы, поставленные судом перед ученым.

Основываясь на нормах ч. 1.1. ст. 16 АПК РФ и исхо-дя из сути института запро-са, представляется, что в за-просе должны быть указаны: 1) наименование лица, которо-му адресован запрос, и адрес его местонахождения; 2) номер арбитражного дела и существо разрешаемого судом спора; 3) нормы закона, дающие пра-во суду требовать ответа на за-прос; 4) вопросы, поставленные судом, на которые необходимо дать ответ; 5) требование обя-зательного исполнения запроса для всех органов, организаций и лиц, которым они адресова-ны; 6) срок, в течение которого запрос должен быть рассмот-рен, и ответ по результатам его рассмотрения, который должен быть направлен в суд; 7) при необходимости, исходя из ха-рактера спора и обстоятельств дела, перечень прилагаемых к запросу документов. В пунк-те 11 указанного постановле-ния Пленума разъяснено, что запрос в целях получения разъ-яснений, консультаций и вы-яснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих тео-ретическими и практическими познаниями по существу раз-решаемого судом спора, может быть направлен судом при рас-смотрении им дела в качестве суда как первой, так и касса-ционной инстанций на любой

стадии арбитражного процес-са до принятия решения (по-становления). Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. «О внесении изменений в по-становление Пленума Высше-го Арбитражного Суда Россий-ской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с создани-ем в системе арбитражных су-дов Суда по интеллектуальным правам» разъяснил, что с уче-том ч. 11 ст. 16 АПК РФ при на-правлении запроса отдельное определение об этом не выно-сится.

Институты привлечения специалиста и направления за-проса служат единой цели — по-лучению специальных позна-ний по существу разрешаемо-го спора. При этом имеются существенные различия в про-цедуре получения таких позна-ний, главное из которых состо-ит в том, что специалист уча-ствует в судебном заседании и дает консультации в устной форме; присутствие же ученого в судебном заседании нормами АПК РФ не предусмотрено, при этом он дает ответ на запрос в письменной форме. Однако указанные различия не исклю-чают применение общих подхо-дов совершения судом отдель-ных процессуальных действий по получению специальных по-знаний.

В целях практической реа-лизации норм о привлечении специалиста и о направлении запроса полагаем, что можно воспользоваться разъяснения-ми, содержащимися в постанов-



лении Пленума Высшего Арби-тражного Суда Российской Фе-дерации от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения арби-тражными судами законода-тельства об экспертизе».

С учетом специфики ин-ститута привлечения специа-листа и направления запроса ученым можно рекомендовать следующий порядок совер-шения судом процессуальных действий.

Если необходимость в при-влечении специалиста или на-правлении запроса ученым возникла при подготовке дела к рассмотрению и для этого тре-буется дополнительное время, арбитражный суд в силу ст. 136 АПК РФ может воспользоваться правом на объявление в предва-рительном судебном заседании перерыва на срок до пяти дней или отложить предварительное судебное заседание на основа-нии ст. 158 АПК РФ. Если необ-ходимость в выяснении ука-занных обстоятельств возникла в ходе судебного разбиратель-ства, арбитражный суд может отложить судебное разбира-тельство на основании ст. 158 АПК РФ или объявить перерыв в судебном заседании в соот-ветствии со ст. 163 Кодекса.

Если необходимость в на-правлении запроса возникла при рассмотрении дела в ка-честве суда кассационной ин-станции, вопрос о направле-нии запроса может быть решен на стадии принятия кассаци-онной жалобы к производству или в ходе судебного разбира-тельства.

Отдельного внимания за-служивают вопросы оплаты услуг специалиста и ученого.

В соответствии с ч. 2 ст. 107 АПК РФ специалисты получают вознаграждение за работу, вы-полненную ими по поручению арбитражного суда, если они не являются советниками аппа-рата специализированного ар-битражного суда. Размер воз-награждения специалисту, не являющемуся советником ап-парата специализированного арбитражного суда, определя-ется судом по соглашению со специалистом.

Оплата услуг такого специ-алиста, привлеченного арби-тражным судом к участию в ар-битражном процессе, выплата ему суточных и возмещение по-несенных им расходов в связи с явкой в арбитражный суд про-изводятся за счет средств феде-рального бюджета.

Для получения информации о возможности привлечения специалиста, размере его возна-граждения суд может направить указанному лицу соответствую-щее определение об отложении предварительного или судебно-го разбирательства, протоколь-ное определение об объявлении перерыва в предварительном или судебном заседании.

Для указанных целей суд также может направить телефо-нограмму, телеграмму, исполь-зовать факсимильную связь или электронную почту либо иные средства связи.

Представляется, что обще-ния суда со специалистом толь-ко посредством судебных актов недостаточно для эффективного

взаимодействия суда со специ-алистом. Поэтому текущие во-просы по обеспечению участия специалиста в процессе мог бы помогать разрешать помощник судьи путем общения по теле-фону либо используя иные сред-ства связи.

Гражданским процессуаль-ным кодексом Российской Феде-рации (далее — ГПК РФ) преду-смотрены порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных расходов, выплат де-нежных сумм переводчикам, а также порядок выплат денеж-ных сумм свидетелям и возвра-та сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов в связи с рассмотре-нием гражданского дела (соот-ветственно ч. 4 ст. 96, ч. 2 ст. 97 ГПК РФ). Согласно ч. 5 ст. 103 ГПК РФ порядок и размер возме-щения судебных расходов, по-несенных судом в соответствии с настоящей статьей, устанавли-ваются Правительством Россий-ской Федерации. При рассмот-рении дел Конституционным Судом Российской Федерации установлен подобный порядок возмещения лицам и организа-циям за счет средств федераль-ного бюджета (за исключением государственных органов и ор-ганизаций) расходов в связи с выполнением ими требований Конституционного Суда Россий-ской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального кон-ституционного закона «О Кон-ституционном Суде Россий-ской Федерации». Постановле-нием Правительства РФ от 1 де-кабря 2012 г. № 1240 «О порядке



и размере возмещения процес-суальных издержек, связанных с производством по уголовно-му делу, издержек в связи с рас-смотрением гражданского дела, а также расходов в связи с вы-полнением требований Консти-туционного Суда Российской Федерации и о признании утра-тившими силу некоторых ак-тов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Фе-дерации» утверждено Положе-ние о возмещении процессуаль-ных издержек, связанных с про-изводством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотре-нием гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционно-го Суда Российской Федерации. Согласно п. 22 указанного Поло-жения выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреж-дениям), специалистам за ис-полнение своих обязанностей по уголовным делам, за исклю-чением случаев, когда эти обя-занности исполнялись экспер-тами (экспертными учреждени-ями) и специалистами в порядке служебного задания, произво-дится в размере представлен-ного экспертом (экспертным учреждением) и специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (ис-следования) с учетом факти-чески выполненной экспер-том (экспертным учреждением) и специалистом работы. Арби-тражное процессуальное зако-нодательство не содержит ме-ханизма определения размера вознаграждения специалистам. Поэтому в целях восполнения

пробела в правовом регулиро-вании целесообразно использо-вать подходы по возмещению процессуальных издержек, свя-занных с производством суда-ми общей юрисдикции по уго-ловному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданско-го дела, а также расходов в свя-зи с выполнением требований Конституционного Суда Россий-ской Федерации.

Это касается представления специалистом финансово-эко-номического обоснования рас-чета затрат по даче консульта-ций, которое является необхо-димым условием для согласо-вания размера вознаграждения судом со специалистом.

После получения информа-ции о возможности участия спе-циалиста в арбитражном процес-се, представления специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат по даче консультаций, согласова-ния размера вознаграждения судом со специалистом суд при-нимает определение о привле-чении специалиста.

Положения арбитражного процессуального законодатель-ства, так же, как и нормы граж-данского процессуального, уго-ловного и конституционного судопроизводства, не содержат указания на заключение судом со специалистом договора отно-сительно определения размера вознаграждения. Достаточным документом для выплаты воз-награждения специалисту явля-ется определение суда.

Возмещение специалисту понесенных им в связи с яв-кой в суд расходов на проезд,

на наем жилого помещения, а также дополнительных расхо-дов, связанных с проживанием вне места постоянного житель-ства (суточные), производит-ся с учетом требований норма-тивных актов и на основании документов, обосновывающих расходы. Оплата услуг специ-алиста осуществляется за счет средств федерального бюдже-та на основании определения суда или иного судебного акта, принимаемого по результатам рассмот рения дела, после вы-полнения специалистом обя-занностей.

Арбитражное процессуаль-ное законодательство не содер-жит положений об оплате рас-ходов ученого в связи с выпол-нением требований Суда по ин-теллектуальным правам о даче ответа на запрос. Согласно по-становлению Пленума Выс-шего Арбитражного Суда Рос-сийской Федерации от 2 июля 2013 г. № 50 «О внесении из-менений в постановление Пле-нума Высшего Арбитражно-го Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некото-рых вопросах, возникших в свя-зи с созданием в системе арби-тражных судов Суда по интел-лектуальным правам» деятель-ность ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих тео-ретическими и практическими познаниями по существу раз-решаемого специализирован-ным арбитражным судом спора, по подготовке ответа на запрос оплате не подлежит.

С учетом того, что опла-та услуг специалиста, привле-каемого по инициативе суда,



должна производиться за счет средств федерального бюдже-та, арбитражные суды должны иметь соответствующее финан-сирование.

При наличии такого финан-сирования возникает вопрос о том, подпадают ли эти расходы судов под действие Федераль-ного закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-зов на поставки товаров, вы-полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-пальных нужд» (далее — Феде-ральный закон № 94-ФЗ, Закон о госзакупках).

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 94-ФЗ под государственными нужда-ми понимаются обеспечивае-мые за счет средств федераль-ного бюджета или бюджетов субъектов Российской Федера-ции и внебюджетных источни-ков финансирования потреб-ности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, не-обходимых для осуществления функций и полномочий Россий-ской Федерации, государствен-ных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целе-вых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межго-сударственных целевых про-грамм, в которых участвует Рос-сийская Федерация (далее так-же — федеральные нужды), либо потребности субъектов Россий-ской Федерации, государствен-ных заказчиков в товарах, рабо-тах, услугах, необходимых для осуществления функций и пол-

номочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реа-лизации региональных целевых программ (далее также — нуж-ды субъектов Российской Фе-дерации). Под нуждами феде-ральных бюджетных учрежде-ний и бюджетных учреждений субъектов Российской Федера-ции понимаются обеспечива-емые федеральными бюджет-ными учреждениями, бюджет-ными учреждениями субъектов Российской Федерации (неза-висимо от источников финан-сового обеспечения) потребно-сти в товарах, работах, услугах соответствующих бюджетных учреждений.

При этом ч. 4 ст. 1 Феде-рального закона № 94-ФЗ со-держит прямые исключения его применения, предусматривая, что действие настоящего Фе-дерального закона не распро-страняется на отношения, свя-занные:1) с назначением адвоката ор-

ганом дознания, органом предварительного след-ствия, судом для участия в качестве защитника в уго-ловном судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-сом Российской Федерации, судом для участия в каче-стве представителя в граж-данском судопроизводстве в соответствии с Граждан-ским процессуальным ко-дексом Российской Феде-рации;

2) привлечением адвока-та к оказанию гражда-нам юридической помощи

бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридиче-ской помощи в Российской Федерации».Данная часть была включена

в Закон о госзакупках Федераль-ным законом от 21 ноября 2011 г. № 326-ФЗ. Ранее Министерство экономического развития и тор-говли РФ издало информацион-ное письмо от 18 сентября 2007 г. № 14026-АП/Д04, согласно ко-торому к отношениям, связан-ным с привлечением экспертов, специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства, назначени-ем адвокатов (защитников) к за-щите граждан в уголовном судо-производстве, не применяются положения Закона.

В силу постановления Пра-вительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 Министерство экономи-ческого развития Российской Федерации является федераль-ным органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе функции по выработ-ке государственной политики и нормативно-правовому регу-лированию в сфере размеще-ния заказов на поставки това-ров, выполнение работ, оказа-ние услуг для государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, исходя из содержания Федерального за-кона № 94-ФЗ и позиции Мин-экономразвития России За-кон о госзакупках не применя-ется к отношениям суда и ад-вокатов по уголовным делам в гражданском судопроизвод-стве, а кроме того, к отношени-ям, связанным с привлечением



экспертов, специалистов, пере-водчиков и иных участников уголовного судопроизводства.

По-видимому, письмо Мин-экономразвития России от 18 сентября 2007 г. № 14026-АП/Д04 являлось ответом на кон-кретный запрос судов общей юрисдикции. Институт специ-алистов появился в арбитраж-ном процессе только в декаб-ре 2011 г. в связи с внесением изменений в АПК РФ. Ввиду отсутствия вопросов от арби-тражных судов по поводу рас-пространения Закона о госза-купках на привлечение специ-алистов Минэкономразвития своей позиции не высказы-вало. Полагаем, что подходы к вопросам оплаты услуг экс-пертов, специалистов, адво-катов в рамках того или ино-го судопроизводства должны быть одинаковыми как для су-дов общей юрисдикции, так и для арбитражных судов.

Нельзя не сказать и о по-становлении Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240, утвердившем Положение о воз-мещении процессуальных из-держек, связанных с производ-ством по уголовному делу, из-держек в связи с рассмотрени-ем гражданского дела, а также расходов в связи с выполнени-ем требований Конституцион-ного Суда РФ. Данное Положе-ние также не предусматривает применения норм Федерально-го закона № 94-ФЗ к вопросам оплаты услуг экспертов, спе-циалистов, переводчиков и дру-гих лиц.

Положения законодатель-ства о госзакупках относитель-

но планирования закупок това-ров, работ и услуг, сроках про-ведения торгов или запроса котировок, возможность уча-стия в торгах любых юридиче-ских или физических лиц и т. д. не совместимы с требования-ми процессуального законода-тельства. Суды не могут заранее предугадать, какое количество специалистов потребуется для разрешения вопросов, возни-кающих при рассмотрении дел. Невозможно предвидеть про-фили специалистов, стоимость оказываемых ими услуг. Имею-щиеся в арбитражном процес-суальном кодексе основания не позволяют суду приостановить производство по делу, отло-жить судебное заседание в свя-зи с проведением закупочных процедур. Не представляется возможным заключить единый годовой контракт на услуги спе-циалистов ввиду предполагае-мой разницы вопросов по де-лам. Но самое главное, для раз-решения возникающих при рас-смотрении дела вопросов суд вынужден обращаться к уни-кальным специалистам той или иной сферы знаний. Ими могут быть кандидаты (доктора) наук, иные уникальные специали-сты, равных которым по объему знаний, авторитету, погружен-ности в профессию никого нет.

Уникальность знаний (услуг) не может быть предметом конкур-сов или аукционов.

С учетом изложенного по-лагаем, что нормы Федераль-ного закона № 94-ФЗ не при-менимы к процедуре при-влечения и оплаты услуг спе-циалистов в арбитражном процессе. По этим же основа-ниям не применимы к проце-дуре привлечения специали-стов и положения Федераль-ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд», вступающего в силу с 1 января 2014 г.

В то же время, с учетом изложенного, особую акту-альность приобретает вопрос о надлежащем бюджетном фи-нансировании судебной дея-тельности. Представляется, что высшие судебные инстанции (или в будущем одна) должны добиваться такого объема фи-нансирования, которое позво-ляло бы осуществлять полно-ценную судебную деятельность с использованием всех инстру-ментов процессуального зако-нодательства без оглядки на смету расходов. Хочется наде-яться, что такое будущее у су-дов вскоре наступит.

После получения информации о возможности уча-

стия специалиста в процессе, представления им

финансово-экономического обоснования расчета за-

трат по даче консультаций суд принимает определе-

ние об его привлечении


Приветственные слова

Событие, о котором так долго говорили специалисты в обла-сти интеллектуальной собствен-ности (в наших журналах — око-ло 20 лет), свершилось: зарабо-тал Суд по интеллектуальным правам. От имени наших мно-

гочисленных читателей поздравляем председате-ля Суда Л.А. Новоселову, его судей, всех сотрудни-ков с началом работы и очень надеемся, что новая судебная ветвь будет надежно поддерживать и пи-тать плоды интеллектуальной собственности.

Нас как представителей профессиональной прессы особенно радует та информационная от-крытость, публичность, с которой начал свою ра-

боту Суд по интеллектуальным правам. Уверены, что этому также будет способствовать издание электронного журнала Суда по интеллектуальным правам. Рады приветствовать коллег, профессио-нально освещающих проблемы интеллектуальной собственности, ее охраны и защиты.

По поручению редакции и редколлегии журна-лов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные пра-ва» и «Патентный поверенный»,

Н.П. Кузнецова,главный редактор

Уважаемые коллеги!От имени ФГБОУ ВПО «Россий-ская государственная академия интеллектуальной собственно-сти» рад приветствовать читате-лей электронного журнала Суда по интеллектуальным правам!

ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» яв-ляется уникальным образовательным и науч-но-исследовательским центром, занимающимся подготовкой специалистов высшей квалифика-ции и проводящим комплексные научные иссле-дования в сфере интеллектуальной собствен-ности.

Создание в Российской Федерации нового су-дебного органа в системе арбитражного правосу-дия — Суда по интеллектуальным правам — явилось серьезным шагом к достижению высокого уровня правовой защиты объектов интеллектуальной соб-ственности.

Выражаю уверенность, что деятельность суда будет способствовать профессиональному и каче-ственному рассмотрению споров в сфере интел-лектуальных прав, повышению инвестиционной привлекательности российской экономики, а так-

же повышению эффективности системы защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов.

«Журнал Суда по интеллектуальным правам» должен стать одним из ведущих профессиональ-ных юридических изданий, посвященных вопро-сам интеллектуальной собственности. Уникаль-ный опыт Суда, я уверен, найдет прямое отраже-ние на страницах журнала. Размещение в журнале материалов будет способствовать распростра-нению достоверной информации о наиболее ак-туальных вопросах в области интеллектуальных прав и развитию научной мысли в этой сфере, а также позволит информировать о деятельности и правовых позициях Суда по интеллектуальным правам.

И.А. Близнец,ректор ФГБОУ ВПО «Российскаягосударственная академия интеллектуальнойсобственности», действительныйгосударственный советник РФ 3 класса,д. ю. н., профессор

Судебная практика




ААнализ судебной практики по-зволяет увидеть, что вопросы гражданско-правовой ответст-венности за нарушение исключи-тельных прав на товарные знаки, в частности вопросы взыскания компенсации, на сегодняшний день становятся наиболее актуаль-ными в делах данной категории. В большинстве случаев одновре-менно с требованием о прекраще-нии нарушения исключительно-го права на товарный знак пра-вообладатель заявляет и требова-ние о привлечении нарушителя к гражданско-правовой ответст-венности посредством взыскания компенсации.

Судебная практика по данной проблематике развивается очень динамично. Тенденциям ее раз-вития и посвящена данная статья.

Прежде всего несколько об-щих моментов.

В отношении интеллектуаль-ной собственности компенсация выступает как способ защиты ис-ключительных прав и как мера гражданско-правовой ответст-венности.

Компенсация имеет в сво-ей основе деликт (правонаруше-ние), носит внедоговорной ха-рактер и направлена на возме-щение причиненного вреда.

Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) предусмотрено, что вред, причиненный лично-сти или имуществу граждани-на, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в пол-ном объеме лицом, причинив-шим вред.

Законом или договором мо-жет быть установлена обязан-ность причинителя вреда вы-платить потерпевшим компен-сацию сверх возмещения вреда.

Одним из способов возме-щения вреда может быть воз-мещение убытков, состоящих

как из реального ущерба, так и из упущенной выгоды.

Вместе с тем по делам о за-щите исключительных прав, учи-тывая специфику самого объ-екта защиты, вопрос об исчис-лении убытков является крайне сложным.

Поэтому законодатель в п. 3 ст. 1252 ГК РФ преду-смотрел, что в случаях, преду-смотренных настоящим Ко-дексом для отдельных видов ре-зультатов интеллектуальной деятельности или средств инди-видуализации, при нарушении исключительного права право-обладатель вправе вместо возме-щения убытков требовать от на-рушителя выплаты компенсации за нарушение указанного пра-ва. Компенсация подлежит взы-сканию при доказанности фак-та правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождает-ся от доказывания размера при-чиненных ему убытков.

Возможность требовать от нарушителя выплаты компенса-ции установлена законодатель-

Компенсация за нарушение исключительных правна товарные знаки: тенденции судебной практики

Е.Ю. Пашкова,судья Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук

Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной практики


ством, в том числе и для случа-ев нарушения исключительных прав на товарные знаки. Соот-ветствующие положения изло-жены в ст. 1515 ГК РФ.

Одним из условий возник-новения такого деликтного обя-зательства является противо-правность поведения причини-теля вреда, под которой понима-ется всякое нарушение чужого субъективного права без долж-ного на то правомочия.

Объективную сторону нару-шения исключительного права на товарный знак могут составлять действия, выраженные в исполь-зовании без разрешения право-обладателя товарного знака или обозначения, сходного с товарным знаком на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые про-изводятся, предлагаются к прода-же, продаются, демонстрируют-ся на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граж-данский оборот на территории Рос-сийской Федерации, либо хранят-ся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Рос-сийской Федерации; при выполне-нии работ, оказании услуг; на до-кументации, связанной с введени-ем товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже това-ров, о выполнении работ, об ока-зании услуг, а также в объявлени-ях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в домен-ном имени и при других способах адресации (ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использо-вать без разрешения правообла-дателя сходные с его товарным знаком обозначения в отноше-нии товаров, для индивидуали-зации которых товарный знак

зарегистрирован, или однород-ных товаров, если в результате такого использования возник-нет вероятность смешения.

Что же касается субъектив-ной стороны нарушения, то отсут-ствие вины нарушителя не осво-бождает его от ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, но может быть учтено судом при определе-нии размера компенсации.

Ответственность за незакон-ное использование товарного зна-ка предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Прежде всего в п. 1 данной статьи дается понятие контра-фактного товара: товары, эти-кетки, упаковки товаров, на которых незаконно размеще-ны товарный знак или сход-ное с ним до степени смешения обозначение, являются контра-фактными.

Однако в настоящее время по своему содержанию это по-нятие не совпадает с общей нор-мой, изложенной в п. 4 ст. 1252 ГК РФ: в случае, когда изготовле-ние, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение мате-риальных носителей, в которых выражены результат интеллек-туальной деятельности или сред-ство индивидуализации, при-водят к нарушению исключи-тельного права на такой резуль-тат или на такое средство, такие материальные носители счита-ются контрафактными и по ре-шению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенса-ции, если иные последствия не предусмотрены настоящим Ко-дексом.

В проекте ГК РФ такое не-соответствие устранено, п. 1 ст. 1515 ГК РФ изложен в следу-ющей редакции: товары, этикет-ки, упаковки товаров, на кото-рых размещены незаконно ис-пользуемый товарный знак или сходное с ним до степени сме-шения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ (действующей редакции) преду-смотрено, что правообладатель вправе требовать по своему вы-бору от нарушителя вместо воз-мещения убытков выплаты ком-пенсации.

В сфере товарных знаков установлены два вида компен-сации. Традиционно их приня-то разделять на компенсацию по усмотрению суда (то есть раз-мер компенсации может быть изменен судом) и компенсацию в твердой сумме. Хотя в свете последних заседаний Президиу-ма ВАС РФ это деление утратило свою актуальность.

Первый вариант предусмат-ривает возможность взыска-ния компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

В пункте 43.3. постановле-ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пле-нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О не-которых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — совместное постановле-ние Пленумов № 5/29), рассмат-ривая дела о взыскании компен-сации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд



определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом тре-бования. При этом суд не ли-шен права взыскать сумму ком-пенсации в меньшем разме-ре по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низ-шего предела, установленно-го абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взыска-нию компенсации должен быть судом обоснован. При определе-нии размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок не-законного использования резуль-тата интеллектуальной деятель-ности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных ли-цом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правооблада-теля, принимает решение исходя из принципов разумности и спра-ведливости, а также соразмер-ности компенсации последствиям нарушения.

В отношении вины ответчи-ка п. 23 того же совместного по-становления Пленумов № 5/29 говорит о том, что отсутствие вины нарушителя не освобож-дает его от обязанности пре-кратить нарушение интеллекту-альных прав, а также не исклю-чает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это по-ложение подлежит применению

к способам защиты соответ-ствующих прав, не относящим-ся к мерам ответственности. От-ветственность за нарушение ин-теллектуальных прав (взыска-ние компенсации, возмещение убытков) наступает примени-тельно к ст. 401 ГК РФ1.

Исходя из положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушите-ля выплаты компенсации за каж-дый случай неправомерного ис-пользования результата интел-лектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Так, Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — Президи-ум ВАС РФ) было вынесено по-становление от 27 ноября 2012 г. № 9414/12 по делу Арбитраж-ного суда Вологодской области № А13-8185/2011 по иску компа-нии «Смешарики ГмбХ» к инди-видуальному предпринимателю о взыскании с него 200 000 руб-лей компенсации за нарушение исключительных прав на 10 то-варных знаков.

Истец ссылался на то, что ответчик в принадлежащем ему торговом пункте реализовывал закладки и магниты с изображе-нием персонажей анимационно-го сериала «Смешарики» без со-гласия правообладателя.

Суды, признав факт наруше-ния исключительных прав на то-варные знаки, удовлетворили исковые требования частично

и взыскали с предпринимателя 10 000 рублей компенсации. При этом судами были учтены одно-кратный характер нарушения, незначительный объем продук-ции и отсутствие сведений о ра-нее допущенных ответчиком на-рушениях.

Отменяя судебные акты, Пре-зидиум ВАС РФ указал, что истец требовал взыскания с предпри-нимателя компенсации за каж-дый случай неправомерного ис-пользования товарных знаков. При этом размещение нескольких товарных знаков на одном мате-риальном носителе в этом случае является нарушением исключи-тельных прав на каждый товар-ный знак. Взыскав компенсацию в размере 10 000 рублей за нару-шение исключительных прав на товарные знаки, суды снизили ее размер ниже низшего предела, что недопустимо.

Вместе с тем в другом деле Президиумом ВАС РФ сфор-мулирована правовая позиция, фактически ограничивающая право правообладателя товар-ных знаков взыскивать компен-сацию за нарушение прав на каж-дый товарный знак, в том случае, если речь идет о принадлежности ему группы (на практике их еще называют серийными или зон-тичными) товарных знаков (по-становление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 ООО «Интел» против ООО «Торговый дом «Виноградные вина», дело Арбитражного суда города Мо-сквы № А40-146649/10-19-1260).

1 По мнению автора, отсылка к ст. 401 ГК РФ представляется несколько спорной, поскольку ответственность за нарушение исключительных прав — это ответственность деликтная, а ст. 401 ГК РФ предусматривает ответственность за нарушения обязательства.



В рамках указанного дела было установлено, что общество «Интел» является владельцем исключительных прав на словес-ные товарные знаки «Chantale Шанталь» и «CHANTAL», заре-гистрированные, в частности, в отношении товаров 33-го клас-са МКТУ — алкогольные напитки (за исключением пива).

Согласно справке Цент-ральной акцизной таможни об-ществом «ТД «Виноградные вина» на территорию Российской Фе-дерации была ввезена алкоголь-ная продукция — вино, произ-веденное в Германии, в том чис-ле в период с 24 марта 2008 по 15 марта 2010 г., в количестве 23 247 бутылок, стоимость ко-торых составила 1 188 008 руб-лей 80 копеек. На этикетках бу-тылок размещены обозначения «Pierre et Chantal» (товарный знак компании ПТ «БАРТЕКС», зареги-стрированный по законодатель-ству Республики Польша), выпол-ненные шрифтом красного цвета, стилизованным под рукописный текст, и «CHANTAL», выполненные крупными буквами черного цвета и имеющие доминирующее по-ложение на этикетке.

Общество «Интел», сослав-шись на то, что общество «ТД «Виноградные вина» наруша-ет его исключительные права на товарные знаки, зарегистри-рованные в Российской Феде-рации, обратилось в арбитраж-ный суд с настоящими требова-ниями.

Суды признали обозначе-ния, используемые ответчиком

сходными до степени смешения с товарными знаками истца.

Разрешая вопрос о разме-ре подлежащей взысканию ком-пенсации (а истец заявил требо-вание о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара), суды ис-ходили из того, что ответчиком было допущено нарушение ис-ключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыска-ли компенсацию в двукратном размере стоимости контрафакт-ного товара за нарушение прав на каждый товарный знак, то есть размер компенсации фактически составил четырехкратную стои-мость контрафактного товара.

Однако ВАС РФ указал, что за-щищаемые товарные знаки фак-тически являются группой (сери-ей) знаков одного правооблада-теля, которые зависимы друг от друга, связаны между собой нали-чием одного и того же доминиру-ющего словесного элемента, име-ют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменя-ющие сущность товарных знаков.

Маркировка (этикетка) каж-дой единицы ввезенной в Россий-скую Федерацию продукции нару-шает права истца на принадлежа-щие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количе-ство контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое, по-этому компенсация подлежит взысканию из расчета двукратной стоимости контрафактного това-ра независимо от количества ис-пользованных товарных знаков.

Неким ограничением пра-ва правообладателя на взыска-ние компенсации стало и поста-новление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. № 70339272, принятое по делу Арбитражно-го суда города Москвы № А40-82533/11-12-680 по иску обще-ства «Октябрьское поле» против общества «Перекресток» о взы-скании компенсации за наруше-ние исключительных прав на фо-тографическое произведение2.

Суть спора заключалась в том, что в сетевом магазине «Перекресток» осуществлялась розничная продажа журнала «ТВ-ПАРК», в котором было раз-мещено фотографическое про-изведение, правообладателем которого является истец. При этом разрешения на использо-вание фотографии он не давал.

Примечательно то, что пра-вообладатель обратился с соот-ветствующим требованием не к журналу, а к лицу, осущест-вляющему розничную прода-жу такого журнала. В ходе засе-дания Президиума представи-телю истца задавались вопросы об обращении правообладателя с требованиями непосредствен-но к издателю журналу, а так-же о возможности дальнейше-го предъявления требований другим розничным продавцам. Но вопросы эти остались факти-чески без ответа.

По данному делу Президи-ум ВАС РФ пришел к следующим выводам.

Размер компенсации за не-правомерное использование про-

2 Подходы, изложенные в этом постановлении, применимы и к товарным знакам.



изведения должен определяться исходя из необходимости восста-новления имущественного поло-жения правообладателя. Это озна-чает, что он должен быть постав-лен в то имущественное положе-ние, в котором он находился бы, если бы произведение использо-валось правомерно. Поэтому при определении размера компенса-ции следует учитывать возмож-ность привлечения к ответствен-ности правообладателем всех из-вестных нарушителей его права. (Как это сделать на практике, пока не очень ясно).

Поскольку с требованием о выплате денежной компенса-ции в адрес непосредственного изготовителя периодического из-дания истец не обращался и соот-ветствующие требования судами не рассматривались, арбитражно-му суду первой инстанции следо-вало привлечь изготовителя к уча-стию в деле как соответчика при наличии согласия истца, а при от-казе в таком согласии — взыскать минимальный размер компенса-ции с учетом остающейся у истца возможности привлечения к от-ветственности непосредственно-го изготовителя периодического издания.

При этом вывод о том, что компенсация не должна носить карательный характер, а долж-на быть направлена на восста-новление имущественного поло-жения правообладателя, соответ-ствует и международной практике по данной проблематике3.

Есть в вопросе исчисления и взыскания компенсации и дру-гая сторона. Это и ряд других дел очерчивают образовавшую-ся в последнее время тенденцию «заработка» на процессах со сто-роны правообладателей.

Порой доходит до курьез-ных моментов. Например те же товарные знаки «Смешарики». Каждый из персонажей извест-ного анимационного сериала за-регистрирован в качестве ком-бинированного товарного зна-ка, состоящего из изображения героя и словесных элементов «Смешарики» и имени соот-ветствующего героя. Чего только правообладатель и его предста-вители не предпринимают, что-бы поймать и наказать «злост-ных» нарушителей своих исклю-чительных прав.

Так, при рассмотрении дела № А76-9161/2012 судом было установлено, что представите-лем правообладателя указанных комбинированных товарных знаков в пекарне был оформ-лен заказ на изготовление тор-та, имеющего украшение в виде объемных фигурок персонажей названного анимационного се-риала. Факт приобретения тор-та был подтвержден товарным и кассовым чеками.

Впоследствии правооблада-тель обратился в суд за защитой своих прав на товарные знаки, ссылаясь на то, что без заключе-ния соответствующего догово-ра с правообладателем изготов-

лен и продан торт с изображе-нием на нем персонажей анима-ционного сериала «Смешарики», сходных до степени смешения с принадлежащими истцу товар-ными знаками.

Постановлением суда апел-ляционной инстанции, остав-ленным без изменения поста-новлением суда кассацион-ной инстанции4, было отказа-но в удовлетворении исковых требований. При этом суд исхо-дил из того, что торт, на котором были размещены спорные объ-емные изображения, изготов-лен ответчиком в единственном экземпляре по индивидуально-му заказу изготовителя в рамках договора бытового подряда. До-казательства изготовления и ре-ализации ответчиком тортов с изображениями персонажей сериала «Смешарики» для не-определенного круга лиц, а так-же наличие соответствующих рекламных материалов суду не были представлены.

Таким образом, правооб-ладатели все больше стремятся «заработать», защищая свои ис-ключительные права, что оче-видным образом следует из ана-лиза судебной практики по тре-бованиям о взыскании компен-сации в двукратном размере стоимости товаров (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

По большому счету такое по-ложение вещей и явилось одной из причин изменения практики в исчисление компенсации.

3 Указанная проблема обсуждалась на международной конференции «Правосудие в сфере защиты интеллектуальных прав: задачи и перспективы», организованной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации совместно с Судом по интел-лектуальным правам, 22 апреля 2013 года.

4 Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.02.2013 № 17584/12 отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.



Разберемся в сути вопро-са. Ранее мы исходили из того, что компенсация, исчисленная в двукратном размере стоимо-сти, не может быть уменьшена судом ни при каких обстоятель-ствах с учетом разъяснений, из-ложенных в п. 43.3. совмест-ного постановления Пленумов № 5/29.

Это подтверждалось и су-дебной практикой.

В постановлении Президиу-ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 сен-тября 2011 г. № 3602/11 по делу Арбитражного суда Белгород-ской области № А08-8099/2009-30 по иску общества «Московская кондитерская фабрика «Крас-ный Октябрь» к обществу «Кон-дитерская фабрика «Славянка» о взыскании компенсации за не-законное использование комби-нированного товарного знака со словесным элементом «Аленка» разъяснено, что указанной нор-мой предусмотрены два типа компенсации, в равной мере при-менимых при нарушении исклю-чительного права на товарный знак, и правообладатель впра-ве сделать выбор по собственно-му усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 этой статьи, ограни-чен пределами, установленны-ми законодателем, признан им соразмерным последствиям пра-вонарушения.

В постановлении Прези-диума Высшего Арбитражно-го Суда Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 498/12 по делу Арбитражного суда города Мо-сквы № А40-3785/11-12-33 по иску общества «ЕвроИмп» к обществу

«МЕТРО Кэш энд Керри» о взы-скании компенсации за неза-конное использование товар-ного знака «BERGLAND» указа-но, что положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации не пред-полагают возможность измене-ния суммы компенсации в за-висимости от оценки судом сте-пени ее соразмерности послед-ствиям нарушения.

Однако 2 апреля 2013 г. Президиумом ВАС РФ были рас-смотрены два дела, в которых вопрос о возможности умень-шения по усмотрению суда ком-пенсации, исчисленной в разме-ре двукратной стоимости, был решен принципиально иначе.

Это дело Арбитражного суда города Москвы № А40-8033/12-5-74 (ВАС-16449/12) по иску об-щества «Александровы погреба» к обществу «Предприятие с ино-странными инвестициями «Ло-гос» и обществу «Фирма «Саман» о запрете использования то-варного знака «TESORO» и взы-скании с каждого из ответчи-ков компенсации в размере дву-кратной стоимости контрафакт-ного товара.

Дела были переданы колле-гией судей в Президиум ВАС РФ непосредственно для определе-ния практики по вопросу о воз-можности уменьшения такой компенсации судом.

Учитывая правовую по-зицию, изложенную в поста-новлении Президиума ВАС РФ № 8953/12, в определении о пе-редаче дела в Президиум кол-легия судей указала, что п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации преду-

сматриваются не разные меры гражданско-правовой ответст-венности, а одна — компен-сация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчи-тывается разными способами. Следует определить: может ли быть реализовано право суда снизить размер заявленной компенсации и в случае исчис-ления компенсации на основа-нии подп. 2 п. 4 ст. 1515 Граж-данского кодекса Российской Федерации.

Другое дело с такой же про-блемой — это дело Арбитражного суда Мурманской области № А42-5522/2011 (ВАС-15187/12) по иску общества «Телерос» к обществу «Мурманские мультисервис-ные сети» о запрещении исполь-зования товарных знаков истца «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ» и взыскании компенсации в сум-ме 1 346 597 926 рублей.

Компенсация была исчис-лена истцом как двойная стои-мость реализации ответчиком услуг кабельного телевещания и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 года по десятый месяц 2011 года.

В определении о переда-че дела в Президиум колле-гия судей указала, что суды не учли разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 23 постановления Пле-нума № 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит при-менению к способам защиты соответствующих прав, не от-носящимся к мерам ответствен-ности. Ответственность за нару-шение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, воз-



мещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Ко-декса.

Таким образом, вина ответ-чика в нарушении исключитель-ных прав истца на спорные то-варные знаки в силу указанных разъяснений должна учитывать-ся в том числе при применении меры ответственности, преду-смотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса.

Кроме того, предшествую-щие отношения сторон, их на-мерения по передаче исключи-тельных прав на товарные знаки, а также осуществление совмест-ных действий по использованию спорных обозначений не были оценены судами при определе-нии размера компенсации с уче-том степени вины ответчика.

Действия истца, посред-ством которых стало возмож-ным использование ответчиком спорных обозначений, и после-дующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годо-вую прибыль и стоимость его ак-тивов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предостав-ленным истцу правом на судеб-ную защиту.

По итогам рассмотрения ука-занных дел Президиум ВАС РФ отменил принятые по делу судеб-ные акты, направил дело на но-вое рассмотрение в суд первой инстанции. Мотивированные по-становления Президиума ВАС РФ по указанным делам, которые из-менят сложившуюся ранее прак-тику по данному вопросу, на дату

подготовки данной статьи еще не изготовлены.

Таким образом, практика по вопросу взыскания компен-сации, исчисленной в двукрат-ном размере, поменялась карди-нально.

Следует также отметить, что компенсация в двукратном раз-мере исчисляется на основе сто-имости контрафактного товара, а не оригинального, выпускае-мого правообладателем.

В постановлении ВАС РФ от 4 октября 2011 г. № 4453/11 по делу Арбитражного суда го-рода Москвы № А40-99593/09-110-659 по иску общества «Изда-тельство ТЕРРА» к обществу «Из-дательство Астрель» о взыскании 7 567 025 400 рублей компенса-ции за незаконное распростра-нение произведений А. Беляева указано, что истец избрал ком-пенсацию в двукратном разме-ре стоимости экземпляров про-изведения, произведя расчет ис-ходя из стоимости изданного им собрания сочинений А. Беляева в шести томах, представляющего собой уникальное издание, а не из стоимости контрафактных эк-земпляров произведений. При этом истец учел тираж, выпущен-ный не им самим, а ответчиком.

Суд обоснованно не при-нял во внимание расчет суммы компенсации, представленный истцом.

Однако судам следовало ис-следовать вопрос о возможности взыскания компенсации исходя из стоимости контрафактных эк-земпляров, сведения о стоимости

и количестве которых приобщены к материалам дела5.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что судеб-ная практика в отношении во-проса о взыскании компенсации за нарушение исключительно-го права на товарный знак фор-мируется с учетом современных экономических реалий, является их отражением и имеет следую-щие тенденции.

Во-первых, целью примене-ния компенсации является вос-становление имущественно-го положения правообладате-ля, поэтому суд не лишен права уменьшить размер заявленной к взысканию компенсации при наличии соответствующих осно-ваний, в том числе при отсут-ствии вины нарушителя.

Во-вторых, суд вправе умень-шить компенсацию независимо от того, каким из предусмотрен-ных п. 4 ст. 1515 ГК РФ способов она рассчитана.

В-третьих, суд самостоя-тельно может определить раз-мер компенсации, подлежащей взысканию, при наличии в мате-риалах дела сведений о стоимо-сти и количестве контрафактных экземпляров.

В-четвертых, в случае нали-чия на товаре нескольких неза-конно используемых групповых товарных знаков компенсация, исчисленная в двукратном раз-мере, взыскивается в двукрат-ном размере стоимости кон-трафактного товара независимо от количества размещенных то-варных знаков.

5 Такая позиция применима и к делам о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки.

Обращение главного редактораipcmagazine.ru/jurnal/jsip_01_2013.pdf ·...

Documents