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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Welche Marken muss ich anmelden,
um einen Prozess zu gewinnen?
Markenanmeldestrategie aus
prozesstaktischer Sicht
Ulrich Hildebrandt
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Übersicht
• Gemeinschaftsmarke oder nationale Marke?
• Aufrechterhaltung nationaler Marken oder
Inanspruchnahme der Seniorität?
• Gemeinschaftsmarke via Alicante oder via
Madrid?
• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen?
• Anmeldung von Kombinationsmarken oder von
deren Einzelbestandteilen?
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Übersicht
• Gemeinschaftsmarke oder nationale Marke?
• Aufrechterhaltung nationaler Marken oder
Inanspruchnahme der Seniorität?
• Gemeinschaftsmarke via Alicante oder via
Madrid?
• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen?
• Anmeldung von Kombinationsmarken oder von
deren Einzelbestandteilen?
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Ausgangsfall
Österreichischer Markeninhaber hat für Bekleidung eine deutsche
Marke „blu“ und eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke. Lohnt
sich die Verlängerung der nationalen Marke?
Ein amerikanisches Unternehmen benutzt mittels seiner deutschen
Vertriebstochter in Deutschland das Zeichen „blo“ auf Bekleidung.
Das stört die Markeninhaberin.
Wo müssen die Angriffsmarken benutzt sein?
Wann verjähren etwaige Ansprüche?
Wo kann geklagt werden?
Wie kann sich der Beklagte wehren?
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Rechtserhaltende Benutzung der
Gemeinschaftsmarke
• EuGH C-149/11 v. 19.12.2012 - Leno Merken (Onel)
– Marktanteile in der Europäischen Gemeinschaft zu gewinnen
oder zu behalten
– Die Benutzung der Marke in Drittstaaten kann nicht
berücksichtigt werden
– Erwartung berechtigt ist, dass eine Gemeinschaftsmarke, da sie
einen umfassenderen Gebietsschutz als eine nationale Marke
genießt, in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen
Mitgliedstaats benutzt wird
– Unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet
eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt
• BGH I ZR 106/11 v. 6.2.2013 – VOODOO: Deutschland
kann genügen
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Verjährung bei der Gemeinschaftsmarke
• keine Regelung in GMV, MRRL oder
Durchsetzungsrichtlinie
• Verwirkung nach Art. 54 GMV
• Sinnvoll wäre: keine Anwendung nationaler Vorschriften,
da Gefahr der Rechtszersplitterung; keine Verjährung
• Aber zum Geschmacksmuster jüngst: BGH I 74/10 v.
16.8.2012 Gartenpavillion; EuGH C-479/12 v. 13.2.2014
H. Gautzsch Großhandel
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Forum Shopping bei Gemeinschaftsmarke
Mehrere Gerichtsstände zur Auswahl
• bei mehreren Wohnsitzen oder Sitzen des Beklagten in der EU
• bei mehreren Niederlassungen des Beklagten in der EU
• Klagemöglichkeit am Tatortgericht – immer, aber EuGH C-360/12 v.
5.6.2014 - Coty Germany
• durch Vergabe von Lizenzen an potentielle Kläger
• bei mehreren Gemeinschaftsmarkengerichten im Mitgliedstaat
• bei mehreren Beteiligten, Verletzerketten
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Gegenangriffe bei Klagen aus Gemeinschaftsmarken
Widerklage – Chancen und Risiken
• Gericht entscheidet zuerst über die Widerklage
• Rollentausch
• keine Bindung des Gerichts an die eingetragene Marke
• kann die kennzeichnungsschwache Angriffsmarke zu Fall bringen
• Klage und Widerklage müssen territorial nicht übereinstimmen
• Einbeziehung des am Rechtsstreit nicht beteiligten
Markeninhabers in das gerichtliche Verfahren möglich
• Unter Umständen noch schlimmer: Aussetzung wegen
Amtsverfahren nach Art. 104 (1)
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Gegenangriffe bei Klagen aus nationaler Marke
Widerklage gegen Angriff aus nationaler Marke?
• in Deutschland unzulässig (im Ausland teilweise im nationalem
Recht vorgesehen; etwa Frankreich und Österreich)
• in Deutschland Grundsatz der Bindung des Verletzungsgerichts an
die eingetragene Marke
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Aussetzung des Verfahrens
• Art. 104 GMV (1) Ist vor einem Gemeinschaftsmarkengericht eine Klage im Sinne des
Artikels 96 — mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung —
erhoben worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Grunde fur
dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf
Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die
Rechtsgultigkeit der Gemeinschaftsmarke bereits vor einem anderen
Gemeinschaftsmarkengericht im Wege der Widerklage angefochten worden ist oder
wenn beim Amt bereits ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit
gestellt worden ist.
• § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit Das Gericht kann, wenn die Entscheidung
des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines
Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen
Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen,
dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur
Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.
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Gründe für die Aufrechterhaltung nationaler Marken
neben Gemeinschaftsmarken
• Unsicher, wie Gemeinschaftsmarke rechtserhaltend zu benutzen
ist
• Gemeinschaftsmarke wegen der Vielzahl nationaler Rechte
verletzbarer
• Gemeinschaftsmarke auch nach Jahren angreifbar -
demgegenüber (richtlinienwidrige?) Ausschlussfristen in § 50
MarkenG
• Keine Bindung des Verletzungsrichters an die eingetragene Marke
• Verzögerungsmöglichkeiten im
Gemeinschaftsmarkenklageverfahren
• Unterschiedliche Zuständigkeitsregeln mit zusätzlichen
Wahlmöglichkeiten
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Übersicht
• Gemeinschaftsmarke oder nationale Marke?
• Aufrechterhaltung nationaler Marken oder
Inanspruchnahme der Seniorität?
• Gemeinschaftsmarke via Alicante oder via
Madrid?
• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen?
• Anmeldung von Kombinationsmarken oder von
deren Einzelbestandteilen?
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Ausgangsfall (Variante)
Österreichischer Markeninhaber hat für Bekleidung eine deutsche
Marke „blu“ und eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke. Muss die
nationale Marke verlängert werden oder genügt es, ihre Seniorität
im Rahmen der Gemeinschaftsmarke zu beanspruchen?
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Seniorität statt nationaler Marke?
• Art. 34 (2) GMV: Der Zeitrang hat nach dieser Verordnung die
alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke, falls
er auf die ältere Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter
dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn
die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre.
• BPatG 27 W (pat) 43/12 = GRUR 2014, 302: Im
Widerspruchsverfahren kann eine widersprechende IR-Marke, deren
Schutz für die Bundesrepublik nach Erhebung des Widerspruchs
nicht erneuert wurde, nicht durch eine darauf basierende
Gemeinschaftsmarke aufgrund Gewährung der Seniorität nach Art.
34 (2) GMV ersetzt werden.
• Rechtsbeschwerde zugelassen, nicht eingelegt
• Fazit: Nationale Marke prozessual (derzeit) durchsetzungsfähiger
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Übersicht
• Gemeinschaftsmarke oder nationale Marke?
• Aufrechterhaltung nationaler Marken oder
Inanspruchnahme der Seniorität?
• Gemeinschaftsmarke via Alicante oder via
Madrid?
• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen?
• Anmeldung von Kombinationsmarken oder von
deren Einzelbestandteilen?
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Gegenüberstellung der Gebühren
• Anmeldung Gemeinschaftsmarke (immer für drei Klassen): 900,-
EUR
• Anmeldung deutsche Marke: 290,- EUR
• Anmeldung IR für EU auf deutscher Basis: ca. 1.630,- EUR (+ 290,-
EUR) (- ca. 1.000,- EUR)
• Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke und einer Schweizer Marke:
ca. 1.350,- EUR
• Anmeldung einer Internationalen Registrierung in der Europäischen
Union und der Schweiz auf Basis der deutschen Marke: ca. 1.710,-
EUR (+ 290,- EUR) (- ca. 650,- EUR)
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Vorteile von Madrid
• Umwandlung und Umwandlungskosten
– Art. 108 GMV vs. Art. 159 (1) (b) GMV
– Notfalls nachträglich – Art. 157 GMV
• Zeitgewinn
– Für Durchsetzbarkeit und rechtserhaltende Benutzung ist
Veröffentlichung nach Art. 152 GMV maßgeblich
(scheinbar kein Unterschied zur Direktanmeldung)
– Aber: Widerspruchsfrist gemäß Art. 156 (2) GMV faktisch
sechs Monate länger, daher später Benutzungspflicht
– Und: Bereits zuvor Entschädigungsanspruch gemäß Art. 9
(3) 2 GMV
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Übersicht
• Gemeinschaftsmarke oder nationale Marke?
• Aufrechterhaltung nationaler Marken oder
Inanspruchnahme der Seniorität?
• Gemeinschaftsmarke via Alicante oder via
Madrid?
• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im
Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen?
• Anmeldung von Kombinationsmarken oder von
deren Einzelbestandteilen? 18
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Tückische Oberbegriffe
• Wer hat schon mal ein Verfallsverfahren in Alicante
abgewehrt?
• Konsequenz: Die Benutzung der Marke sollte unschwer
beweisbar sein
• Nach EuG Marke für relativ engen, nach Produktfunktionalität
zu bestimmenden Oberbegriff noch benutzt
– EuG T-126/03 v. 14.7.2005 ALADDIN/ALADIN: »Poliermittel für Metalle«
im Verzeichnis durch »mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle«
benutzt
– EuG T-256/04 v. 13.2.2007 RESPICORT/RESPICUR: »pharmazeutische
Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege; Pflaster« im
Verzeichnis, für »rezeptpflichtige Corticoide enthaltende Dosieraerosole«
tatsächlich benutzt, rechtserhaltend für »Atemwegstherapeutika«
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Übersicht
• Gemeinschaftsmarke oder nationale Marke?
• Aufrechterhaltung nationaler Marken oder
Inanspruchnahme der Seniorität?
• Gemeinschaftsmarke via Alicante oder via
Madrid?
• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen?
• Anmeldung von Kombinationsmarken oder
von deren Einzelbestandteilen?
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Bestandteil oder Kombination
• „Die Marke“ anmelden!
– Was wird später tatsächlich benutzt?
– Aber ggf. zwei Marken in einer Benutzungsform
Beispiel: EuGH C-252/12 v. 18.7.2013 Specsavers
Don‘t panic:
http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/schwar
z-weissemarken/index.html 21
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Bestandteil oder Kombination
• Kennzeichnender Kern
• Lapidar
• Abstrakt
Extrembeispiel: Monkey Puzzle oder Puzzle?
– Erfolgreich gegen Monkey Puzzle? (vgl. HABM
R 911/2006-2 v. 5.6.2007; Streichung: EuG T-303/07)
– Erfolgreich gegen Passel?
– Erfolgreich gegen Monkey?
– Erfolgreich gegen Ape Puzzle?
– Erfolgreich gegen Puzzle?
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Bestandteil oder Kombination
• Erst bei viel, viel Geld:
– Defensivmarken
– Kombinationen
– Verwurschtelte Marken
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LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
Zusammenfassend: „Die perfekte Marke“
• Deutsche Marke
• Außerdem IR für EU+
• Senioritäten nur ergänzend, nicht alternativ
• Moderate Oberbegriffe
• Benutzt, lapidar, abstrakt
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Danke!