PROPIEDAD PROPIEDAD INDUSTRIALINDUSTRIAL

Jaime Solé i RovirosaJaime Solé i Rovirosa

LEGISLACIÓNLEGISLACIÓN

Ley 17/2001 de Marcas.Ley 17/2001 de Marcas. Directiva europea 89/104, CEE Directiva europea 89/104, CEE

Consejo.Consejo. Reglamento 40/1994, CE Consejo, Reglamento 40/1994, CE Consejo,

sobre la Marca Comunitaria.sobre la Marca Comunitaria. Convenio de París para la Protección Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial.de la Propiedad Industrial. Ley 11/1986 de Patentes.Ley 11/1986 de Patentes.

MARCAMARCA

Signo que sirve para diferenciar en Signo que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil bienes o el tráfico mercantil bienes o servicios procedentes de un servicios procedentes de un empresario (o grupo de empresario (o grupo de empresarios), de otros, idénticos o empresarios), de otros, idénticos o similares, procedentes de los demás similares, procedentes de los demás Art. 4 Ley de MarcasArt. 4 Ley de Marcas

Criterios para clasificar las Criterios para clasificar las marcasmarcas

La naturaleza del signo distintivo, la forma: La naturaleza del signo distintivo, la forma: denominativas, gráficas y mixtas.denominativas, gráficas y mixtas.

Objeto que la marca pretende identificar: Objeto que la marca pretende identificar: productos o servicios.productos o servicios.

Ámbito geográfico de protección: nacional-Ámbito geográfico de protección: nacional-estatal, regional-interestatal e internacional-estatal, regional-interestatal e internacional-OMPI.OMPI.

Por la pluralidad de titulares: individual o Por la pluralidad de titulares: individual o colectiva.colectiva.

Marca de garantía, los productos que protege, Marca de garantía, los productos que protege, cumplen determinadas exigencias.cumplen determinadas exigencias.

Reconocimiento Reconocimiento de la propiedad de la marcade la propiedad de la marca

REGISTROREGISTRO::

Oficina Española de Patentes y Marcas.Oficina Española de Patentes y Marcas. Oficina de Armonización del Mercado Interior.Oficina de Armonización del Mercado Interior. Organización Mundial de la Propiedad Organización Mundial de la Propiedad

Industrial (OMPI).Industrial (OMPI).

Prohibiciones de Prohibiciones de RegistroRegistro

Prohibiciones absolutas:Prohibiciones absolutas: Prohibiciones derivadas de la inidoneidad del Prohibiciones derivadas de la inidoneidad del

signo para su utilización como marca. Apartado signo para su utilización como marca. Apartado a) del Art. 5.1 de la Ley de Marcas.a) del Art. 5.1 de la Ley de Marcas.

Signos que carezcan de virtud diferenciadora. Signos que carezcan de virtud diferenciadora. Apartados b), c) y d) del Art.5.1 de la Ley de Apartados b), c) y d) del Art.5.1 de la Ley de Marcas.Marcas.

Los que sean contrarios al correcto Los que sean contrarios al correcto funcionamiento del mercado. Apartados g) y h) funcionamiento del mercado. Apartados g) y h) del Art 5.1 de la Ley de Marcas.del Art 5.1 de la Ley de Marcas.

Los que contravengan el orden público. Los que contravengan el orden público. Apartados f), i), j), k).Apartados f), i), j), k).

Prohibiciones relativas, Prohibiciones relativas, Arts. 6 a 10,Arts. 6 a 10, Ley de MarcasLey de Marcas:: Riesgo por confusión.Riesgo por confusión. Riesgo por asociación.Riesgo por asociación. Identidad o semejanza con nombres Identidad o semejanza con nombres

anteriores.anteriores. Identidad o semejanza con nombres Identidad o semejanza con nombres

notorios y renombrados que figuren notorios y renombrados que figuren registrados con anterioridad.registrados con anterioridad.

Contenido del derecho Contenido del derecho sobre la Marcasobre la Marca

Derecho exclusivo del titular, permite su utilización en Derecho exclusivo del titular, permite su utilización en el tráfico económico.el tráfico económico.

Prohibición del uso por parte de terceros no Prohibición del uso por parte de terceros no autorizados.autorizados.

Nadie puede ser privado de usar su nombre, dirección u Nadie puede ser privado de usar su nombre, dirección u otras indicaciones relativas, como la especie, calidad, otras indicaciones relativas, como la especie, calidad, cantidad, destino, valor…. cantidad, destino, valor…. (Art 37 Ley de Marcas)(Art 37 Ley de Marcas)

Agotamiento, como la pérdida de control sobre Agotamiento, como la pérdida de control sobre productos distinguidos con una marca que experimenta productos distinguidos con una marca que experimenta su titular; por ejemplo, cuando el titular de la marca su titular; por ejemplo, cuando el titular de la marca tiene derecho a organizar el primer escalón de la tiene derecho a organizar el primer escalón de la producción, pero no puede inmiscuirse en las producción, pero no puede inmiscuirse en las posteriores transmisiones del producto hasta su llegada posteriores transmisiones del producto hasta su llegada al consumidor; salvo cuando existan motivos legítimos al consumidor; salvo cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización posterior de los productos. Los comercialización posterior de los productos. Los Estados de la Unión Europea, no pueden establecer el Estados de la Unión Europea, no pueden establecer el agotamiento de una marca, si el titular autorizó su agotamiento de una marca, si el titular autorizó su comercialización en países ajenos a la UE.comercialización en países ajenos a la UE.

Protección de la marcaProtección de la marca

Acciones civiles:Acciones civiles: Cese del acto lesivo.Cese del acto lesivo. Medidas tendentes a evitar cualquier perturbación Medidas tendentes a evitar cualquier perturbación

futura.futura. Indemnización por daños y perjuicios.Indemnización por daños y perjuicios.

Acción penal (Art. 274 CP) establece la pena Acción penal (Art. 274 CP) establece la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses para quienes, con fines industriales 24 meses para quienes, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcasregistrado conforme a la legislación de marcas

TRÁFICO TRÁFICO JURÍDICOJURÍDICOTRANSMISIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA

PROPIEDADPROPIEDAD

NulidadNulidad

ABSOLUTA, nulidad mediante sentencia ABSOLUTA, nulidad mediante sentencia firme. La acción no prescribe firme. La acción no prescribe Art 51 Ley Art 51 Ley de Marcas.de Marcas.

RELATIVA, anulabilidad mediante RELATIVA, anulabilidad mediante sentencia firme. La acción prescribe a los sentencia firme. La acción prescribe a los 5 años de tener conocimiento el 5 años de tener conocimiento el propietario, del acto lesivo. propietario, del acto lesivo. Art 52 Ley de Art 52 Ley de Marcas.Marcas.

CaducidadCaducidad

Art. 55 de la Ley de Marcas:Art. 55 de la Ley de Marcas:a)a) Falta de renovación.Falta de renovación.b)b) Renuncia.Renuncia.c)c) Falta de uso.Falta de uso.d)d) Pérdida de virtud diferenciadora.Pérdida de virtud diferenciadora.e)e) Introducción a la confusión.Introducción a la confusión.f)f) Cesión a persona carente de Cesión a persona carente de

legitimación.legitimación.

a) a) yy b) declaración OEPM; c), d), e) b) declaración OEPM; c), d), e) yy f) sentencia judicial firme.f) sentencia judicial firme.

JurisprudenciaJurisprudencia STS 4885/2010STS 4885/2010 , aunque se produzca la similitud de los , aunque se produzca la similitud de los

signos, no habrá prohibición si los productos, servicios signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes […] que y actividades designados son diferentes […] que aunque los productos, servicios y actividades sean aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios clase de productos o servicios (regla de la especialidad (regla de la especialidad de la marca).de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una producto se transforma de esta forma en una verdadera marca verdadera marca cuando la contemplación del signo cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las produce en la mente de los consumidores las representaciones entorno al origen empresarial, representaciones entorno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

STS 12 de abril de 2002, STS 12 de abril de 2002, Que el análisis del riesgo de confusión Que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos al nivel medio de conocimientos culturales del público en generalculturales del público en general, razón por la que no cabe , razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida […]las sílabas o letras que compongan la denominación elegida […]

Que Que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidorconfusión para el consumidor entre los diferentes distintivos entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar […] deberán los tribunales de instancia apreciar […]

En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concretocircunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que , lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza […]semejanza […]

Normativa de la Unión Normativa de la Unión EuropeaEuropea

La armonización comunitaria en materia de marcas se La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la Ley 17/2001. plena transposición en la Ley 17/2001. De las normas De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento. de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Reglamento 40/1994 CE, Reglamento 40/1994 CE, Consejo, sobre marca Consejo, sobre marca

comunitaria.comunitaria. Pueden constituir marcas comunitarias todas las Pueden constituir marcas comunitarias todas las

señales que puedan ser objeto de representación señales que puedan ser objeto de representación gráfica (en particular palabras, dibujos, letras, cifras, gráfica (en particular palabras, dibujos, letras, cifras, la forma del producto o su acondicionamiento) la forma del producto o su acondicionamiento) siempre que tales señales permitan distinguir los siempre que tales señales permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.empresas.

Pueden ser titulares de marcas comunitarias las Pueden ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas y jurídicas, incluidas las entidades de personas físicas y jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, que sean nacionales:derecho público, que sean nacionales: de los Estados miembros; de los Estados miembros; de otros Estados que sean partes en el Convenio de París de otros Estados que sean partes en el Convenio de París

para la Protección de la Propiedad Industrialpara la Protección de la Propiedad Industrial de Estados que no sean partes en el Convenio de París pero de Estados que no sean partes en el Convenio de París pero

que estén domiciliados o tengan su sede en territorio de la que estén domiciliados o tengan su sede en territorio de la Comunidad o de un Estado que sea parte en el Convenio; Comunidad o de un Estado que sea parte en el Convenio;

de cualquier otro Estado que conceda a los nacionales de los de cualquier otro Estado que conceda a los nacionales de los Estados miembros la misma protección en materia de Estados miembros la misma protección en materia de marcas que a sus nacionales.marcas que a sus nacionales.

En particular, se denegará el registro:En particular, se denegará el registro: de señales que no puedan constituir marcas comunitarias; de señales que no puedan constituir marcas comunitarias; de marcas desprovistas de carácter distintivo; de marcas desprovistas de carácter distintivo; de marcas constituidas por señales o indicaciones que se hayan de marcas constituidas por señales o indicaciones que se hayan

convertido en usuales en la lengua corriente o en las prácticas convertido en usuales en la lengua corriente o en las prácticas comerciales; comerciales;

de marcas contrarias al orden público o a las buenas de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres; costumbres;

de las marcas susceptibles de engañar al público, por ejemplo de las marcas susceptibles de engañar al público, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicioproducto o servicio

La marca comunitaria confiere a su titular un derecho La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular tiene derecho a prohibir a un exclusivo. El titular tiene derecho a prohibir a un tercero usar con fines comerciales:tercero usar con fines comerciales: una señal idéntica a la marca comunitaria para productos o una señal idéntica a la marca comunitaria para productos o

servicios idénticos a aquellos para los que se registró la marca; servicios idénticos a aquellos para los que se registró la marca; una señal para la cual exista riesgo de confusión, en el espíritu una señal para la cual exista riesgo de confusión, en el espíritu

del público, con otra marca; del público, con otra marca; una señal idéntica o similar a la marca comunitaria para una señal idéntica o similar a la marca comunitaria para

productos o servicios que no sean similares a aquellos para los productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se registra la marca comunitaria, cuando el uso de la cuales se registra la marca comunitaria, cuando el uso de la señal saque provecho del prestigio o del carácter distintivo de señal saque provecho del prestigio o del carácter distintivo de la marca.la marca.

En cambio, el derecho conferido por la marca comunitaria En cambio, el derecho conferido por la marca comunitaria no permite a su titular prohibir a un tercero el uso, con fines no permite a su titular prohibir a un tercero el uso, con fines comerciales:comerciales: de su nombre o dirección; de su nombre o dirección; de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la

cantidad, al destino, al valor, a la procedencia cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de fabricación del producto o de la geográfica, a la época de fabricación del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; prestación del servicio o a otras características de éstos;

de la marca, cuando este uso sea necesario para indicar de la marca, cuando este uso sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular, el destino de un producto o de un servicio, en particular, como accesorio o repuesto.como accesorio o repuesto.

Durante cinco años a contar desde su registro, una marca Durante cinco años a contar desde su registro, una marca comunitaria deberá ser objeto por el titular de un uso comunitaria deberá ser objeto por el titular de un uso efectivo en la Comunidad para los productos y servicios efectivo en la Comunidad para los productos y servicios para los cuales esté registrada.para los cuales esté registrada.

La marca comunitaria, como objeto de propiedad, se La marca comunitaria, como objeto de propiedad, se considera, para el conjunto del territorio de la Comunidad, considera, para el conjunto del territorio de la Comunidad, como una marca nacional registrada en el Estado miembro como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede, su domicilio o un en el cual el titular tenga su sede, su domicilio o un establecimiento en la fecha considerada. Se establecen por establecimiento en la fecha considerada. Se establecen por otra parte algunas normas relativas a la cesión de la marca otra parte algunas normas relativas a la cesión de la marca a otro titular, a las medidas de ejecución forzosa, a las a otro titular, a las medidas de ejecución forzosa, a las medidas relativas a procesos de quiebra, así como a las medidas relativas a procesos de quiebra, así como a las licencias y derechos frente a terceros (oponibilidad frente a licencias y derechos frente a terceros (oponibilidad frente a terceros).terceros).

Plazo de validez y renovaciónPlazo de validez y renovación El plazo de validez del registro de la marca comunitaria es El plazo de validez del registro de la marca comunitaria es

de de diez añosdiez años contados a partir de la fecha de la solicitud. El contados a partir de la fecha de la solicitud. El registro puede renovarse por períodos de diez años.registro puede renovarse por períodos de diez años.

Renuncia, caducidad y nulidadRenuncia, caducidad y nulidad La marca comunitaria puede ser objeto de renuncia para la La marca comunitaria puede ser objeto de renuncia para la

totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registra. Previa petición presentada ante la Oficina y tras se registra. Previa petición presentada ante la Oficina y tras examen, el titular de una marca comunitaria puede verse examen, el titular de una marca comunitaria puede verse desposeído de sus derechos si:desposeído de sus derechos si:

durante un período de cinco años, la marca no hubiera sido durante un período de cinco años, la marca no hubiera sido objeto de uso efectivo en la Comunidad sin existir motivo notorio objeto de uso efectivo en la Comunidad sin existir motivo notorio que lo justifique; que lo justifique;

la marca se hubiera convertido, a causa de la actividad o de la la marca se hubiera convertido, a causa de la actividad o de la inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el cual se había registrado; de un producto o de un servicio para el cual se había registrado;

La marca pudiera inducir a error al público, en particular, sobre La marca pudiera inducir a error al público, en particular, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios; productos o servicios;

El titular de la marca hubiera dejado de satisfacer las El titular de la marca hubiera dejado de satisfacer las condiciones que permiten aspirar a la calidad de titular de marca condiciones que permiten aspirar a la calidad de titular de marca comunitaria.comunitaria.

El Reglamento establece las causas que pudieran justificar la El Reglamento establece las causas que pudieran justificar la nulidad del registro de una marca comunitaria. Precisa por nulidad del registro de una marca comunitaria. Precisa por otra parte los efectos de la caducidad y de la nulidad de una otra parte los efectos de la caducidad y de la nulidad de una marca comunitaria, así como el procedimiento para marca comunitaria, así como el procedimiento para presentar un requerimiento de caducidad o nulidad.presentar un requerimiento de caducidad o nulidad.

httphttp://://europa.eueuropa.eu//legislation_summarieslegislation_summaries//otherother/l26022a_/l26022a_es.htmes.htm

NOMBRE COMERCIALNOMBRE COMERCIAL

Personalidad inherente a una organización Personalidad inherente a una organización mercantil, lo identifica en sus relaciones mercantil, lo identifica en sus relaciones jurídicasjurídicas

Todo signo susceptible de representación Todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o desarrollan actividades idénticas o similares similares Art 87. Ley de MarcasArt 87. Ley de Marcas

Lo importante el factor diferenciador.Lo importante el factor diferenciador.

PATENTEPATENTE

Se excluye de patentabilidad Se excluye de patentabilidad supuestos de propiedad supuestos de propiedad

intelectual:intelectual: Art. 4.4 Ley de MarcasArt. 4.4 Ley de Marcas::

Los descubrimientos, las teorías científicas Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.y los métodos matemáticos.

Las obras literarias, artísticas o cualquier Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras otra creación estética, así como las obras científicas.científicas.

Los planes, reglas y métodos para el Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-juegos o para actividades económico-comerciales, así como programas de comerciales, así como programas de ordenadores.ordenadores.

Las formas de presentar informaciones.Las formas de presentar informaciones.

Se excluye de Se excluye de patentabilidad, respecto a patentabilidad, respecto a

la finalidad del objeto:la finalidad del objeto:

Invenciones contrarias Invenciones contrarias Art. 5 Ley Art. 5 Ley 11/198611/1986:: Orden público o buenas costumbres.Orden público o buenas costumbres. Las variedades vegetales y las razas Las variedades vegetales y las razas

animales.animales. Los procedimientos biológicos, Los procedimientos biológicos,

fenómenos naturales, de obtención de fenómenos naturales, de obtención de vegetales o animales.vegetales o animales.

El cuerpo humano.El cuerpo humano.

Requisito de auténtica Requisito de auténtica innovacióninnovación

Estado de la técnica Estado de la técnica Art. 6 Ley 11/1986Art. 6 Ley 11/1986, necesario , necesario para considerar una innovación nueva y lo para considerar una innovación nueva y lo constituye todo lo que antes de la fecha de constituye todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (difusión utilización o por cualquier otro medio (difusión previa).previa).

Invención como actividad inventiva, cuando la Invención como actividad inventiva, cuando la técnica no resulte evidente para un experto en la técnica no resulte evidente para un experto en la materia.materia.

Una invención goza de utilidad industrial, cuando Una invención goza de utilidad industrial, cuando puede materializarse o emplearse en una industria.puede materializarse o emplearse en una industria.