EDICIÓN ESPECIAL PROPIEDAD INTELECTUAL ■ ABRIL 2009

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IMPORTANCIA DEL PERITAJE Y EL ROL DE LOS PERITOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

El peritaje especializado para la materia de propie-dad intelectual tiene su fuente en la Ley 20-00, cuyo artículo 189 establece que: “Los conflictos sobre pro-piedad industrial serán conocidos por los tribuna-les ordinarios. A tales fines, se requerirá con carácter imprescindible la presentación de un peritaje para abocarse al conocimiento del fondo del caso corres-pondiente.”

De lo anterior se desprende que en los litigios que se relacionan con la propiedad industrial, el perita-je es “indispensable”. Ahora, algo curioso es que el artículo que consagra el peritaje figura en un Títu-lo “Transitorio” de la Ley. ¿Qué significa esto? Pare-ce significar que durará sólo un tiempo determinado. Ahora bien, ¿qué tiempo? La ley no lo define y los tri-bunales, hasta ahora, tampoco. En virtud de lo ante-rior, la realidad es que en todo litigio que verse sobre esta materia es preciso incluir un peritaje, a pena de nulidad de la sentencia.

Ahora bien, cuando hablamos de peritaje, ¿de qué hablamos? Si nos vamos a la definición del Reperto-rio Penal Dalloz, al tratar el tema “expertise”, se seña-

la lo siguiente: “Se puede definir el experticio como el acto por el cual la jurisdicción de instrucción o de juicio recurre a una o más personas que poseen cono-cimientos especiales en un área particular. No puede tener por objeto más que obtener que estas personas calificadas esclarezcan y avisen sobre cuestiones que escapan a la competencia del juez”1.

En principio, el peritaje puede ser aplicable a cual-quier materia. Según el Repertorio Penal Dalloz “…la única exigencia es la existencia de una o muchas cuestiones de orden técnico que el juez de instrucción no pueda resolver él mismo por otros medios”2. Hay experticios que se relacionan con las personas y otros con relación a los bienes. Los que se relacionan a las personas son aquellos de “orden técnico”, como la autopsia, examen médico, análisis sanguíneo, busca de huella genética, entre otros; o de “orden sicológico o médico-sicológico, de orden siquiátrico”. Por su parte, los que se refieren a los bienes son aquellos “de orden técnico, de orden científico o de orden contable”.

¿Para qué sirve un peritaje? Su función es interpre-tar los hechos o los resultados obtenidos que se dis-tinguen de simples operaciones materiales de cons-tatación que pueden ser efectuadas por el hombre a solicitud del juez o por las necesidades de la instruc-ción del caso.

◗Mary Fernández

Abogada de la firma Headrick Rizik

Álvarez y Fernández Presidenta de la Asociación Dominicana

de Propiedad Intelectual, Inc.

Perito o testigo ex post facto:su rol en propiedad intelectual

1 VERGÉ, Emmanuel y RIPERT, Georges, Nouveau Répertoire de Droit, DALLOZ, París, 1948, Vol. II, p. 442.2 Idem

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Pongamos algunos ejemplos de lo que no consti-tuye un peritaje, a saber: 1) la foto de un cadáver de una víctima de un asesinato; 2) un certificado médi-co ordenado por un magistrado cuando no tiene otro objeto que determinar el estado de salud de un incul-pado; 3) probar la constitución de una garantía hipo-tecaria o prendaria, o 4) la traducción de una trans-cripción de una conversación telefónica del chino al inglés, entre otros.

Por su parte, constituyen peritaje o pueden ser objeto del mismo: 1) el examen de una escritura; 2) el examen del estado mental de una persona; 3) el examen de proyectiles a fin de determinar el calibre e identificar el arma utilizada en un crimen o delito; 4) la reconstrucción de un texto incompleto, como accesorio a una misión de traducción (la sola traduc-ción no constituye un experticio); 5) la autenticidad o falsedad de un documento o producto y su vincula-ción con el quehacer del procesado; y, 6) un estudio contable sobre defraudaciones, estafas, quiebras, etc., entre otros.

LA REGLAMENTACIÓN DEL PERITAJE

La reglamentación del peritaje para la materia penal figura en los artículos 204 al 219 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El Código de Procedi-miento Civil también trata sobre el mismo, en lo que concierne al ámbito civil, en sus artículos 302 al 323.

El artículo 204 del CPP dice que “Puede ordenar-se un peritaje cuando para descubrir o valorar un ele-mento de prueba sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. La prue-ba pericial debe ser practicada por expertos imparcia-les, objetivos e independientes.”

El artículo 205 del CPP, por su parte, exige que los peritos sean personas expertas, con títulos que los habiliten en las materias o asuntos sobre los cuales dictaminarán. En caso de que la ciencia, arte o técnica sobre los cuales versará su estudio no estén reglamen-tados, deberá entonces designarse a personas de “ido-neidad manifiesta”. En cambio, no pueden ser peritos aquéllos cuyas facultades mentales estén alteradas, no puedan ser testigos o hayan sido testigos y los inhabi-litados, según lo establecido en el artículo 205 antes mencionado.

Cuando se trate de una declaración de un hecho o una circunstancia sobre la cual una persona haya conocido directamente, no se aplicarán las reglas del peritaje sino las de la prueba testimonial.

El nombramiento de los peritos debe ser hecho por el Ministerio Público, por el juez o tribunal com-petente. Ahora bien, su elección puede ser propuesta por las partes. En principio, deben ser tres, a menos que las partes, expresamente, acepten que sea uno. Aquí se aplican las mismas causas de inhibición y de recusación previstas para los jueces. Estos, una vez designados, deben aceptar el cargo y prestar juramen-to. La decisión mediante la cual se ordena un perita-je debe fijar con precisión su objeto y el plazo para la presentación del dictamen.

Los peritos deben, siempre que sea posible o con-veniente, practicar de manera conjunta el examen para el cual han sido designados. Un tema interesan-te es que el CPP permite a las partes y a sus consulto-res asistir a las diligencias y solicitar las aclaraciones que entiendan pertinentes.

Los peritos deben presentar un solo informe, por escrito, firmado y fechado. Ahora bien, pueden dic-taminar por separado cuando exista discrepancia de opinión entre ellos, o sea que se permite el voto disi-dente. Es posible recrear las operaciones periciales en la audiencia.

El CPP es claro en su artículo 212 cuando señala que el dictamen debe ser fundado y contener la rela-ción detallada de las operaciones practicadas y sus resultados; incluyendo las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos, si es el caso, y las conclu-siones que resulten del estudio de cada tema.

El juez no se encuentra atado al peritaje ni a sus resultados. Si éste entiende que el mismo no es satis-factorio o que no aclara sus dudas, puede ordenar un nuevo peritaje por uno o más peritos. También es posible para el juez ordenar la ampliación del perita-je. En ningún caso, tiene el juez que aceptar las con-clusiones del peritaje.

En Francia, el peritaje está regulado por el CPP francés, en sus artículos 156 al 169-1, modificados. Es interesante resaltar que en Francia, desde el 1993, los honorarios de los peritos constituyen parte de los gas-tos del juicio, por lo que son pagados por el Estado. El artículo 159 del CPP francés establece claramente que la misión de un perito o experto es examinar “…cuestiones de orden técnico, precisados en la decisión que ordena el experticio”.

La Corte de Casación criminal francesa, en una decisión de 1964, señaló que el experticio supone en principio verificaciones materiales. Cuando aqué-llas proceden, los expertos buscan únicamente los elementos que le permiten emitir un aviso. Ellos no

3 Cass. crim., 16 de marzo 1964, Bull. crim., No. 97; 27 de febrero de 1968, No. 65.4 MORAS MOM, Jorge., Manuel de derecho procesal penal. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, 6ª Ed., p. 239.5 LLOBET RODRIGUEZ, Javier. Código Procesal Penal. Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, San José, C.R, 1998, 1a Ed., p. 490.6 Voto 5917-96.7 Machado Schiaffino. El Perito y la Prueba. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1998, p. 116.

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están calificados para constatar por ellos mismos las infracciones e identificar la los autores3.

Es de suma importancia resaltar la decisión ante-rior, pues es muy común ver en peritajes cómo los expertos no se limitan a dar una opinión técnica sino que se abrogan la facultad o la tarea que tiene el juez al decidir quién es o no culpable y de qué, lo que constituye una usurpación de funciones que sólo competen al juez.

En Argentina, la prueba pericial es sólo optativa en casos de propiedad intelectual y consiste en el apor-te de conocimiento que en el proceso, y respecto de ambos extremos de su objeto o de alguna o algunas circunstancias, producen personas que posean capa-cidades científicas, artísticas o técnicas especializa-das, indispensables para poder conocer o apreciar los hechos y circunstancias4.

El perito se distingue del testigo pues éste últi-mo conoce y transmite lo que percibió y conoció en el transcurso del hecho, mientras que el perito sólo conoce después del hecho, por lo que a veces se le conoce como “testigo ex post facto”.

En Costa Rica su utilización en un litigio relaciona-do con propiedad intelectual también es opcional. El mismo no debe requerirse cuando “…el asunto por dilucidar es de conocimiento de la cultura general que debe poseer un juez medio.”5

La Sala Constitucional Costarricense –la famosa Cuarta Sala– ha admitido la discrepancia por parte del juez o tribunal del criterio técnico contenido en una prueba pericial. Entiende que esto no lesiona el debido proceso, siempre que se fundamente el moti-vo de la separación, y el razonamiento resulte confor-me con las reglas de la sana crítica6.

El CPP hondureño, a diferencia de los anterior-mente tratados, incluye como motivo para solicitar un peritaje la aclaración sobre puntos de derecho refe-rentes a alguna legislación extranjera.

La nueva Ley de Arbitraje Comercial No.489-08, recién promulgada, incluye en su artículo 31 la posi-bilidad de que el Tribunal Arbitral nombre uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas, a ser determinadas por el propio tribunal. Las partes deberán suministrar al perito la informa-ción pertinente o acceso a ésta. El perito, luego de presentar su dictamen escrito u oral, deberá parti-cipar en una audiencia en la que las partes tendrán la oportunidad de hacerle preguntas. Los litigios de propiedad intelectual constituyen una de las mate-rias a las que se puede someter al arbitraje, de mane-ra que se le aplicarían a los mismos las reglas antes mencionadas.

A pesar de que en principio el peritaje sólo versa sobre temas técnicos, científicos o artísticos, existe la

posibilidad de que el mismo verse sobre temas jurídi-cos. Ahora bien, es preciso señalar que “El perito no se enreda en el andamiaje jurídico para juzgar sobre el pleito sino sobre el objeto de la pericia”7. En otras palabras, el perito puede muy bien examinar un tema jurídico, pero no es a éste que le corresponde seña-lar culpables o inocentes; esto sólo le corresponde al juez.

Asimismo, tal como señalamos antes, el peritaje debe ser fundamentado; no puede ser una opinión arbitraria. Debe contener conclusiones claras, fir-mes y lógicas. Es preciso que se respete el derecho de defensa de la parte perjudicada en el dictamen, ya que este tiene rango constitucional.

Por otro parte, es importante que el mismo se desarrolle dentro de los parámetros fijados por el juez. No pueden los peritos o expertos dictaminar sobre aquello que no se les haya solicitado. El juez, por su parte, debe valorar el peritaje de acuerdo a las normas de la sana crítica. El mismo no tiene un efec-to vinculante para el juez. El juez puede incluso des-cartar sus conclusiones; ahora bien, debe hacerlo de una manera razonada.

El peritaje, si bien es un instrumento de invalua-ble importancia para los litigios de propiedad intelec-tual, debe ser utilizado para los fines para los cuales fue creado. El juez debe determinar con precisión el objeto del peritaje y señalar claramente a los peritos los temas que deben ser tratados en el mismo.

En la actualidad, debido a la obligatoriedad del peritaje en casos relacionados con la propiedad indus-trial, existen jueces que ordenan el mismo sin dete-nerse a especificar qué se pretende descubrir con él, de lo que resulta que muchos peritajes no sirven al propósito para el cual fueron requeridos: para ilus-trar al juez sobre un medio de prueba de índole téc-nico y sobre el cual éste no posea conocimientos espe-cializados; en otras palabras, para casos en los que se requiera dictaminar sobre un tema científico, artísti-co o técnico.

En conclusión, entre nosotros el peritaje es obli-gatorio para todos los casos de propiedad industrial. No obstante lo anterior, entendemos que la dispo-sición del Art.189, por su mismo carácter de tran-sitoria, como lo consigna la Ley No.20-00, debe ser modificada para que el mismo sólo sea optativo y se acuda a él en busca de un dictamen cuando se requiera apreciar algún hecho de influencia en el proceso en el que sean necesarios o convenientes los conocimientos científicos, artísticos o prácticos. El peritaje debe servir el propósito para el cual fue creado en vez de pretender erigirse en sustituto del juez al culpar o exonerar a un imputado del hecho cometido.