ORGANIZACÍON

MUNDIAL DE LA

PROPIEDAD

INTELECTUAL

Introducción a las patentes dirigada a las pequeñas ymedianas empresas

Serie “La propiedad intelectual y las empresas” 3Número:

INVENTAR EL FUTURO

WIPO Copyright (2006)Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida deforma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónica o mecánicamente, salvosi la ley lo permite, sin permiso previo del titular del derecho de autor.

Descargo de responsabilidad: La información contenida en la presente guía nosuple el asesoramiento jurídico profesional. Su principal objetivo es proporcionarinformación básica.

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Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”:

1. El secreto está en la marca: introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y

medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 900.

2. Lo atractivo está en la forma: introducción a los diseños industriales dirigida a las

pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 498.

3. Inventar el futuro: introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas

empresas. Publicación de la OMPI N.º 917.

4. Expresión creativa: introducción al derecho de autor dirigida a las pequeñas y

medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 918 (de próxima publicación).

Todas las publicaciones están disponibles en la librería electrónica de la OMPI en la

dirección siguiente: www.wipo.int/ebookshop

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Esta publicación es la tercera de una serie de guías sobre el tema“La propiedad intelectual y las empresas”. Se centra en las patentes,un instrumento fundamental para mejorar la capacidad de unaempresa para obtener el máximo beneficio de las ideas ycapacidades tecnológicas nuevas e innovadoras. La gestión de losconocimientos, especialmente las nuevas ideas y conceptos, esfundamental para la capacidad de cualquier empresa de cambiar,adaptarse, y aprovechar nuevas oportunidades mientras compite enun entorno empresarial que evoluciona rápidamente.

En la economía de los conocimientos actual, la estrategia depatentes de una empresa innovadora debe ser un factor clave en suestrategia comercial. Esta guía explica de una manera sencilla ypráctica los beneficios comerciales del sistema de patentes paratodos los tipos de empresas. Si bien se recomienda a los lectores queconsulten a un experto en patentes cuando deseen proteger,explotar o hacer valer sus derechos de patente, esta guíaproporciona información práctica destinada a ayudar a los lectores aentender los conceptos básicos y poder formular las preguntasadecuadas cuando consulten a un experto en cuestiones depatentes.

Alentamos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a queutilicen la guía para integrar sus estrategias tecnológicas y depatentes en el conjunto de sus estrategias de negocios, decomercialización y de exportación. La OMPI agradecerá todosaquellos comentarios que sirvan para continuar mejorando la guía, yde este modo velar por que atienda adecuadamente las nuevasnecesidades de las Pymes en todo el mundo.

Podrán elaborarse versiones de esta guía adaptadas a cada país, encooperación con instituciones nacionales y entidades locales, a lasque se invita a solicitar a la OMPI un ejemplar de las directricessobre adaptación.

Kamil IdrisDirector General, OMPI

Prólogo

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ÍndicePágina

Las patentes 3

Cómo obtener una patente 16

Patentar en el extranjero 30

Comercializar la tecnología patentada 34

Cómo hacer valer los derechos de patente 39

1.

2.

3.

4.

5.

1. Las patentes

¿Qué es una patente?Una patente es un derecho exclusivoconcedido por el Estado a una invención quees nueva, implica una actividad inventiva yes susceptible de tener una aplicaciónindustrial.

La patente da a su titular el derechoexclusivo de impedir que otros fabriquen,utilicen, ofrezcan para la venta, vendan oimporten un producto o un proceso basado enla invención patentada sin la autorizaciónprevia de su titular. Una patente puede ser unpoderoso instrumento comercial.Proporcionando exclusividad sobre un nuevoproducto o proceso, la patente permitedesarrollar una sólida posición en el mercado yobtener ingresos adicionales a través de laconcesión de licencias. Un producto complejo(por ejemplo, una cámara, un teléfono móvil oun coche) puede incorporar varias invencionesque estén cubiertas por varias patentes, quepueden pertenecer a titulares diferentes.

La patente es concedida por la oficina nacionalde patentes de un país o por una oficinaregional de patentes de un grupo de países, yes válida durante un período de tiempo limitado,que suele ser de 20 años a partir de la fecha depresentación de la solicitud de patente, acondición de que se paguen a su debido tiempolas tasas de mantenimiento correspondientes.Una patente es un derecho territorial, limitadoa las fronteras territoriales del país o regióncorrespondiente.

A cambio del derecho exclusivo queproporciona una patente, el solicitante tiene laobligación de divulgar la invención alpúblico mediante la presentación de unasolicitud de patente que contenga unadescripción detallada, precisa y completa de lainvención. La patente concedida y, en muchospaíses, la solicitud de patente, se hace públicaen un boletín o gaceta oficial.

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Un abridor de bebidas gaseosas, concebido porlos inventores argentinos Hugo Olivera, RobertoCardón y Eduardo Fernández, ha sido patentadoen más de 20 países. El producto escomercializado en todo el mundo por unaempresa establecida por los inventores bajo lamarca Descorjet.

El fabricante de cascos para motocicleta coreanoHJC es titular de 42 patentes en todo el mundopara sus cascos innovadores y ha obtenido unenorme éxito en los mercados de exportación,donde vende aproximadamente el 95% de susproductos. La empresa reinvierte el 10% de susventas en investigación y desarrollo (I+D) y concedeuna gran importancia al diseño innovador como unfactor clave para el éxito en la industria del casco.

¿Qué es una invención?En la jerga de las patentes, suele definirse unainvención como una solución nueva einventiva a un problema técnico. Estasolución puede consistir en la creación de unmecanismo, producto, método o procesocompletamente nuevo, o ser simplemente unamejora de un producto o proceso ya conocido.El mero hecho de encontrar algo que ya existeen la naturaleza no se considera una invención;para que lo sea, debe emplearse una cantidadsuficiente de ingenio, creatividad y espírituinventivo.

Aunque actualmente la mayoría de lasinvenciones son el resultado de esfuerzosconsiderables y de inversiones a largo plazo enI+D, muchas mejoras técnicas sencillas y pococostosas de gran valor de mercado han hechoobtener a sus inventores o empresas unosingresos y beneficios significativos.

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El poder de la innovaciónEs importante darse cuenta de la distinción entre“invención” e “innovación”. Por invención seentiende una solución técnica a un problematécnico. Ésta puede ser una idea innovadora oun modelo o prototipo. Por innovación seentiende la aplicación de la invención a unproducto o proceso comercializable. Algunas delas principales razones por las que las empresasinnovan son:

Para mejorar los procesos de fabricación afin de reducir costos y mejorar laproductividad;Para introducir nuevos productos querespondan a las necesidades de los clientes;Para mantener ventaja respecto a lacompetencia y/o ampliar su cuota demercado;

Para garantizar que se desarrolle tecnologíapara cubrir las necesidades actuales yfuturas de la empresa y sus clientes;Para evitar la dependencia tecnológicarespecto de la tecnología de otras empresas.

En la economía actual, la gestión de lainnovación en una empresa requiere unosbuenos conocimientos del sistema de patentes afin de garantizar que la empresa obtenga elmáximo beneficio de su capacidad innovadora ycreativa, establezca asociaciones beneficiosascon otros titulares de patentes y evite hacer unuso no autorizado de la tecnología quepertenece a otros.

¿Por qué debe considerar la posibilidadde patentar sus invenciones?Debido a la corta duración de los ciclos de losproductos y la competencia cada vez mayor, lasempresas sufren una enorme presión para serinnovadoras y/o obtener acceso a lasinnovaciones de otras empresas, a fin de sercompetitivas en los mercados nacionales y deexportación. Los derechos exclusivos que otorgauna patente pueden ser cruciales para que lasempresas innovadoras prosperen en un entornocomercial exigente, arriesgado y dinámico.

Algunas de las razones fundamentales parapatentar las invenciones son:

Una sólida posición en el mercado yuna ventaja competitiva. Una patenteconcede a su titular el derecho exclusivo deimpedir a otros que utilicen comercialmentela invención patentada, reduciendo de estemodo la incertidumbre, el riesgo y lacompetencia de imitadores. Si su empresaposee u obtiene el permiso para explotaruna invención patentada, es posible quepueda crear una barrera de acceso a losmercados para sus competidores. Estoayudará a la empresa a a afianzar suposición en el mercado o mercadoscorrespondientes.Aumento de los beneficios y mejorrendimiento de las inversiones. Si suempresa ha invertido una cantidadimportante de tiempo y dinero en I+D, la

protección por patente de las invencionesresultantes contribuirá a recuperar los gastosy obtener un mayor rendimiento de lasinversiones.Ingresos adicionales procedentes de laconcesión de una licencia sobre lapatente o de su cesión. Como titular deuna patente, puede ceder bajo licencia susderechos sobre la invención a otros acambio de sumas fijas y/o regalías, a fin degenerar ingresos adicionales para laempresa. Vender (o ceder) una patenteimplica transferir la titularidad sobre lapatente, mientras que una licenciasolamente da permiso para utilizar lainvención patentada.Acceso a la tecnología mediante laconcesión de licencias cruzadas. Si suempresa está interesada en tecnología quees propiedad de otros puede utilizar laspatentes de las que es titular su propiaempresa para negociar acuerdos deconcesión de licencias cruzadas, por los quesu empresa y la otra parte acuerdanautorizarse mutuamente a utilizar una o másde sus patentes respectivas según unascondiciones estipuladas en el acuerdo.Acceso a nuevos mercados. La cesión depatentes bajo licencia a otros puedeproporcionar acceso a nuevos mercados, quede otro modo serían inaccesibles. Parahacerlo, la invención debe estar protegidatambién en los mercados extranjeroscorrespondientes.

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Reducción de los riesgos deinfracción. Al obtener la protección porpatente, podrá impedir que otros patentenla misma invención, y reducirá también losriesgos de infringir los derechos de otros alcomercializar sus productos. Si bien unapatente no proporciona por sí misma la“libertad de uso” de la invención, sí impideque otros patenten invenciones similares oidénticas y proporciona una indicación deque la invención que ha patentado esnueva y significativamente diferente del“estado de la técnica” (puede encontrarsemás información sobre el “estado de latécnica” en la página 12).Aumento de la capacidad de obtenerfinanciación a un tipo de interésrazonable. La titularidad de patentes (o lalicencia para utilizar las patentesdetentadas por otros) puede aumentar sucapacidad para obtener capital para ponerun producto en el mercado. En algunossectores (por ejemplo, la biotecnología), amenudo es necesario tener una importantecartera de patentes a fin de atraer a losinversores de capital de riesgo.Un instrumento poderoso para tomarmedidas contra los imitadores yquienes intentan aprovecharse de lasinvenciones. Para hacer valer eficazmente laexclusividad que proporciona una patente,es posible que en ocasiones sea necesarioentablar litigios, o llamar la atención dequienes están violando sus derechos depatente sobre dichas patentes. Poseer unapatente aumenta notablemente su

capacidad de tomar medidas legales conéxito contra quienes copien o imiten suinvención protegida.Dar una imagen positiva a suempresa. Es posible que los socioscomerciales, inversores, accionistas yclientes consideren las carteras de patentescomo una demostración del alto nivel deconocimientos, especialización y capacidadtecnológica de su empresa. Esto puederesultar útil para obtener fondos, encontrarsocios comerciales y mejorar la imagenpública de la empresa y el valor demercado de su empresa. Algunas empresasmencionan o enumeran sus patentes en losanuncios a fin de proyectar hacia el públicouna imagen innovadora.

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Patente N.º US2002137433. Una brocainnovadora y premiada utilizada para haceragujeros en el cristal y en la cerámica fuepatentada por el inventor peruano José VidalMartina, lo cual le permitió comercializar elproducto , y también obtener regalías de laconcesión de licencias sobre la invención.

¿De qué otros instrumentos jurídicosdispone para proteger sus productos?Esta guía se centra en las patentes. Noobstante, en función del producto en cuestión,puede haber otros derechos de propiedadintelectual adecuados para proteger diversascaracterísticas de un producto innovador.Algunos de ellos son:

Modelos de utilidad (también conocidoscomo “pequeñas patentes”). En muchospaíses, algunos tipos de mejoras opequeñas adaptaciones a productos yaexistentes pueden protegerse comomodelos de utilidad (véase el recuadro dela página 10).Secretos comerciales. La informaciónconfidencial de una empresa podría estarprotegida como secreto comercial siempreque:– no sea conocida por las demás personasque tratan con ese tipo de información;– tenga un valor comercial por el hecho deser secreta; y– su titular haya adoptado medidasrazonables para mantenerla en secreto (porejemplo, limitando el acceso a estainformación y estableciendo acuerdos deconfidencialidad o de no-divulgación)(véase el recuadro de la página 9).Diseños industriales. Puede obtenerse laexclusividad respecto de las característicasornamentales o estéticas de un productopor medio de la protección de los diseñosindustriales, que en algunos países sedenominan “dibujos y modelosindustriales” o “patentes de diseño”.

Marcas. El registro de las marcasproporciona exclusividad sobre los signosdistintivos utilizados para distinguir losproductos de una empresa de los de lasdemás.Derecho de autor y derechos conexos.Las obras literarias y artísticas originalesestán protegidas mediante el derecho deautor y los derechos conexos. La protecciónmediante derecho de autor se aplica a unaamplia variedad de obras, incluidos losprogramas informáticos (véase el recuadroque figura en la página 11).Obtenciones vegetales. En muchospaíses, un obtentor de una nueva variedadde planta, que cumpla los requisitos denovedad, distinción, homogeneidad yestabilidad, y cuente con una adecuadadenominación puede obtener protección enforma de “derechos de obtentor.” Paraobtener más información sobre laprotección de las obtenciones vegetales,véase la dirección: www.upov.intEsquema de trazado (o topografía) decircuitos integrados. Se puede obtenerprotección para un esquema de trazado (otopografía) original de un circuito integradoutilizado en microchips y chipssemiconductores. Esta protección puedeextenderse también al producto final queincorpora el esquema de trazado.

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Si una invención es patentable, ¿es siempre conveniente solicitarprotección por patente?No siempre. Si una invención es patentable, ellono implica necesariamente que vaya a conducir auna tecnología o producto comercialmenteviable. Por tanto, es fundamental sopesarcuidadosamente las ventajas e inconvenientes dela patente, y realizar un análisis de las posiblesalternativas antes de presentar una solicitud depatente. Una patente puede resultar cara y difícilde obtener, mantener y hacer respetar. Presentaro no presentar una solicitud de patente es unadecisión estrictamente comercial, y debe basarseprincipalmente en la probabilidad de obteneruna protección comercialmente útil para lainvención, que tenga posibilidades deproporcionar beneficios importantes a partir desu eventual uso comercial.

Entre los factores que deben tenerse en cuentaal decidir si se debe presentar o no una solicitudde patente están los siguientes:

¿Hay un mercado para la invención?¿Cuáles son las alternativas a su invención, yde qué modo pueden compararse con suinvención?¿Es la invención útil para mejorar unproducto ya existente o desarrollar un nuevoproducto? En tal caso, ¿se ajusta a laestrategia comercial de su empresa?¿Hay posibles licenciatarios o inversores queestarían dispuestos a ayudar a poner lainvención en el mercado?¿Qué valor tendrá la invención para suempresa y sus competidores?

¿Es fácil aplicar la ingeniería inversa a suinvención y copiarla?¿Qué probabilidades hay de que otros, enespecial los competidores, desarrollen ytraten de patentar un producto idéntico alsuyo?¿Justifican los beneficios previstos de teneruna posición exclusiva en el mercado loscostos de la concesión de una patente?(véase la página 20 sobre los costos de laconcesión de una patente)¿Qué aspectos de la invención pueden estarprotegidos por una o varias patentes, quéalcance puede tener esta cobertura, yproporcionará esto una proteccióncomercialmente útil?¿Será fácil detectar la infracción de losderechos de patente? ¿Está dispuesto ainvertir tiempo y recursos financieros enhacer valer sus derechos de patente?

En 1994, la empresa australiana recientementecreada ITL Corporation presentó una solicitud demodelo de utilidad para su primer producto, unrecipiente con un diseño único en el que las agujaspara recoger muestras de sangre se retraen alextraerlas del donante de sangre. El modelo deutilidad fue convertido posteriormente en unapatente común. El producto, comercializadoposteriormente con la marca Donorcare®, obtuvoun gran éxito en los mercados nacionales yextranjeros y recibió prestigiosos premios de diseño.

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Desventajas de la protección de las invencionescomo secretos comerciales:

Si el secreto está representado en unproducto innovador, es posible que otrossean capaces de realizar ingeniería inversa,descubrir el secreto y, posteriormente, tenerderecho a utilizarlo;La protección de los secretos comercialessolamente es eficaz contra la adquisición,utilización o divulgación indebida de lainformación confidencial;Si un secreto es divulgado públicamente,cualquier persona que obtenga acceso a éltendrá la libertad de utilizarlo;Es difícil hacer valer un secreto comercial,ya que el nivel de protección esnotablemente inferior al de las patentes; yUn secreto comercial puede ser patentadopor otros que sean capaces de desarrollarindependientemente la misma invenciónpor medios legítimos.

Aunque las patentes y los secretos comercialespuedan considerarse medios alternativos deproteger las invenciones, a menudo sonmutuamente complementarios. Esto se debe aque los solicitantes de patente suelen mantenerlas invenciones en secreto hasta que la oficinade patentes publica la solicitud. Además, amenudo se mantienen bajo secreto comercialmuchos conocimientos valiosos sobre el modode explotar con éxito una invención patentada.

Las patentes frente a la confidencialidadSi hay probabilidades de que su invencióncumpla con los requisitos de patentabilidad(véase la página 10), su empresa se enfrentará auna decisión: conservar la invención como unsecreto comercial, patentarla o velar por quenadie más pueda patentarla divulgándola (lo quese conoce comúnmente como publicaciónpreventiva), asegurando así su posición en el“dominio público”.

En función del sistema jurídico de su país, laprotección de los secretos comerciales puedeofrecerse en virtud de la legislación contra lacompetencia desleal, las disposicionesespecíficas de una o más leyes, la jurisprudenciasobre la protección de la informaciónconfidencial, las disposiciones contractualesincluidas en acuerdos con los empleados losclientes y los socios comerciales, o de unacombinación de éstas.

Entre las ventajas de la protección de unainvención como secreto comercial están lassiguientes:

Los secretos comerciales no conllevangastos de registro;La protección de los secretos comercialesno requiere su divulgación ni su registro enuna oficina gubernamental, y la invenciónno se publica;La protección de los secretos comercialesno tiene límite de tiempo;Los secretos comerciales tienen efectoinmediato.

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¿Qué puede patentarse?Para tener derecho a la protección por patente,una invención debe cumplir varios requisitos.Éstos incluyen, en particular, que la invenciónreivindicada:

No consista en una invención cuyapatentabilidad está excluida por lalegislación nacional (página 11);Sea nueva (página 12);Implique una actividad inventiva (página12);Sea susceptible de aplicación industrial(página 13); ySea divulgada de manera clara y completaen la solicitud de patente (página 13).

El mejor modo de entender estos requisitos esestudiar lo que otros han patentado en elámbito técnico de su interés. Para ello, puedeconsultar bases de datos sobre patentes.En las páginas 16 y 17 figura más informaciónacerca de las bases de datos sobre patentes.

Solicitud internacional N.º PCT/IT2003/000428.Utensilio para preparar alimentos y bebidas engeneral por medio de líquidos calentados.

Modelos de utilidadÉstas son algunas de las características de losmodelos de utilidad:

Las condiciones para la concesión de modelosde utilidad son menos estrictas que para laspatentes, ya que el requisito de “alturainventiva” es menos estricto o no se aplica;Los procedimientos para la concesión demodelos de utilidad suelen ser más rápidosy sencillos;Las tasas de adquisición y mantenimientoson inferiores a las que se aplican a laspatentes;

La máxima duración posible para losmodelos de utilidad suele ser menor que lade las patentes;En algunos países, los modelos de utilidadpueden estar limitados a determinadosámbitos de la tecnología, y pueden estardisponibles solamente para los productos (yno para los procesos); y En algunos países, una solicitud de modelode utilidad puede convertirse en unasolicitud de patente.

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¿Qué tipo de invenciones no sonpatentables?En la mayoría de las legislaciones nacionales oregionales en materia de patentes se incluye unalista de lo que no puede patentarse. A pesar deque hay importantes diferencias entre los países,a continuación se enumeran ejemplos dealgunos de los ámbitos que pueden estarexcluidos de la protección por patente:

Descubrimientos y teorías científicas;Creaciones estéticas;Sistemas, normas y métodos para larealización de actividades intelectuales;Simples descubrimientos de sustancias talcomo ocurren naturalmente en el mundo;

Invenciones que puedan afectar al ordenpúblico, las buenas costumbres o la saludpública;Métodos diagnósticos, terapéuticos yquirúrgicos de tratamiento de sereshumanos y animales;Plantas y animales diferentes de losmicroorganismos, y procedimientosesencialmente biológicos para laproducción de plantas o animalesdiferentes de los procedimientos nobiológicos y microbiológicos; yProgramas informáticos.

En la mayoría de los países, el código objeto y elcódigo fuente de los programas informáticospueden protegerse mediante derecho deautor. La protección mediante derecho de autorno está supeditada al registro, pero en algunospaíses el registro es posible y recomendable. Laprotección mediante derecho de autor tiene unalcance más limitado que la protección porpatente, ya que cubre únicamente la expresiónde una idea y no la idea en sí misma. Muchasempresas protegen el código objeto de losprogramas informáticos mediante derecho deautor, mientras que el código fuente se conservacomo secreto comercial.

Protección de los programas informáticosEn algunos países, los algoritmos matemáticos,que constituyen la base de un programainformático, pueden protegerse mediantepatentes, mientras que en otros supatentabilidad está explícitamente excluidao sólo pueden ser patentados en algunos casos.En algunos de estos últimos países, lasinvenciones relacionadas con los programasinformáticos pueden ser patentables de todosmodos, a condición de que el programainformático se considere una contribucióntécnica al estado de la técnica.Para obtener másinformación sobre la patentabilidad de losprogramas informáticos en su país, póngase encontacto con su oficina nacional o regional depatentes (en el Anexo 1 figura una lista de lossitios Web de las oficinas de patentes).

¿Cómo se juzga si una invención es nueva?Una invención es nueva si no forma parte delestado de la técnica. En general, se entiendepor estado de la técnica todos los conocimientostécnicos disponibles para el público en cualquierlugar del mundo antes de la primera fecha depresentación de la solicitud de patentecorrespondiente, e incluye, entre otras cosas, laspatentes, solicitudes de patente y todo tipo deliteratura distinta de la de patentes.

La definición del estado de la técnica varíaconsiderablemente entre un país y otro. Enmuchos países, cualquier información divulgadaal público en cualquier lugar del mundo porescrito, mediante la comunicación oral, mediantesu exhibición o mediante su uso público formaparte del estado de la técnica. Así pues, enprincipio, la publicación de la invención en unarevista científico, su presentación en unaconferencia, su uso en el comercio o su apariciónen el catálogo de una empresa constituiríanactos que podrían destruir la novedad de lainvención y hacer que no sea patentable. Esimportante evitar la divulgación accidental de lasinvenciones antes de la presentación de lasolicitud de patente.

A menudo es vital contar con la ayuda de unagente de patentes competente a fin deestablecer claramente lo que está incluido en elestado de la técnica. El estado de la técnicaincluye frecuentemente el “estado de la técnicasecreto”, como por ejemplo las solicitudes depatente que aún no han sido concedidas nipublicadas, a condición de que se publiquen másadelante.

¿Cuándo se considera que una invención“implica una actividad inventiva”?Se considera que una invención implica unaactividad inventiva (o que tiene alturainventiva) cuando, teniendo en cuenta elestado de la técnica, la invención no hubierasido obvia para una persona con conocimientossobre el ámbito de la tecnología en cuestión. Elobjetivo de este requisito es garantizar que sólose concedan patentes por los logros realmentecreativos e inventivos, y no por desarrollos queuna persona con conocimientos básicos en eseámbito pudiera deducir fácilmente de lo que yaexiste.

Algunos ejemplos de lo que no puedeconsiderarse inventivo, tal como se haestablecido en decisiones judiciales en algunospaíses, son: el mero cambio de tamaño, laconversión de un producto en portátil, lainversión de las piezas, el cambio de materiales,o la mera sustitución por una parte o funciónequivalente.

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La patente del antibiótico llamado acitromicina,de la empresa croata Pliva, ha proporcionado ala empresa millones de dólares durante la últimadécada. La patente sirvió de base para unexitoso acuerdo de concesión de licencias conuna gran empresa farmacéutica extranjera.

¿Qué se entiende por “susceptible deaplicación industrial”?Para ser patentable, una invención debe sersusceptible de ser utilizada con un fin industrialo comercial. Una invención no puede ser unfenómeno meramente teórico; debe ser útil yproporcionar un beneficio práctico. El término“industrial” se entiende, en este contexto, en susentido más amplio, que abarca cualquier cosadistinta de la actividad puramente intelectual oestética, e incluye, por ejemplo, la agricultura. Enalgunos países, en lugar de la aplicabilidadindustrial se utiliza el criterio de utilidad. Elrequisito de aplicabilidad industrial o utilidad haadquirido una importancia especial para laspatentes de secuencias genéticas para las que esposible que no se conozca una utilidad en elmomento de presentar la solicitud.

¿Qué se entiende por “divulgación de lainvención”?Según la legislación nacional de la mayoría delos países, una solicitud de patente debedivulgar la invención de manerasuficientemente clara y completa para que lainvención pueda ser realizada por una personacon aptitudes en el ámbito técnico específico. Enalgunos países, el derecho de patentes exige queel inventor divulgue la “mejor manera” deejecutar la invención. Para las patentes demicroorganismos, muchos países requieren queel microorganismo sea depositado en unainstitución depositaria reconocida.

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Las patentes en las ciencias de la vidaEn los últimos años ha aumentadoconsiderablemente el número de patentes en lasciencias de la vida (y en particular en labiotecnología) y han aparecido diferenciassignificativas entre los países respecto a lo quepuede patentarse. Casi todos los países permitenpatentar invenciones relacionadas con losmicroorganismos y requieren el depósito deuna muestra del organismo en una institucióndepositaria reconocida cuando el organismotodavía no esté disponible públicamente y nopueda describirse adecuadamente de otro modo.Muchos países excluyen las plantas yanimales de la patentabilidad pero permitenpatentar material biológico que haya sido

purificado y aislado de su entorno natural oproducido mediante un proceso técnico. Esposible que la legislación nacional estipuletambién algunos tipos específicos de invencionesque no pueden patentarse, como los procesospara la clonación de seres humanos o losprocesos de modificación de la identidadgenética de la línea germinal de los sereshumanos.

En función del país, las obtencionesvegetales están protegidas por el sistema depatentes, por un sistema específico para laprotección de las obtenciones vegetales (véasewww.upov.int para más información) o porambos.

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¿Qué derechos conceden las patentes?Una patente concede a su titular el derecho aexcluir a otros del uso comercial de lainvención. Esto incluye el derecho de impedir aotros que fabriquen, utilicen, ofrezcan para laventa, vendan o importen un producto o procesobasado en la invención patentada, sin laautorización de su titular.

Es importante señalar que una patente noconcede al titular la “libertad de utilizar” ni elderecho de explotar la tecnología que cubre lapatente, sino solamente el derecho a excluir aotros. Aunque esta distinción pueda parecersutil, es fundamental para comprender el sistemade patentes y el modo en que interactúanmúltiples patentes. De hecho, las patentes quepertenecen a otros pueden estar relacionadascon su patente, incluirla o complementarla. Portanto, es posible que necesite obtener unalicencia para utilizar invenciones de otros con elfin de comercializar su propia invenciónpatentada, y viceversa.

Además, antes de que puedan comercializarsedeterminadas invenciones (como losmedicamentos farmacéuticos) es posible que senecesiten otro tipo de autorizaciones (porejemplo, la aprobación para la comercializaciónotorgada por el órgano normativocorrespondiente).

¿Quién es un inventor y a quiénpertenecen los derechos sobre unapatente?La persona que ha concebido la invención es elinventor, y la persona (o empresa) quepresenta la solicitud de patente es elsolicitante, titular o propietario de lapatente. Aunque en algunos casos el inventorpuede ser también el solicitante, a menudo sondos entidades distintas; el solicitante es confrecuencia la empresa o la institución deinvestigación que emplea al inventor. Merece lapena analizar más a fondo las siguientescircunstancias específicas:

Invenciones de los empleados. Enmuchos países, las invenciones de servicio,es decir aquellas desarrolladas durante elempleo, se asignan automáticamente alempleador. En algunos países, esto se hacesolamente si está estipulado en el contratode empleo. En algunos casos (por ejemplo,si no hay ningún contrato de empleo), elinventor puede conservar el derecho deexplotar la invención, pero se da alempleador un derecho no exclusivo deutilización interna (llamados “shop rights”).Es importante conocer la legislaciónespecífica de su país y velar por que en loscontratos de empleo se traten lascuestiones de la titularidad de lasinvenciones de los empleados a fin deevitar futuros conflictos.

Contratistas independientes. En lamayoría de los países, un contratistaindependiente contratado por una empresapara desarrollar un nuevo producto oproceso es titular de todos los derechossobre la invención, a menos que se estipuleespecíficamente lo contrario. Esto implicaque, a menos que el contratista tenga conla empresa un acuerdo escrito por el que secedan todas las invenciones a la empresa,por lo general la empresa no tendráderechos de titularidad sobre lo que sedesarrolle, a pesar de haber pagado sudesarrollo.Inventores conjuntos. Cuando más deuna persona contribuye de manerasignificativa a la concepción y realización

de una invención, deben ser tratadas comoinventores conjuntos y ser mencionadascomo tales en la solicitud de patente. Si losinventores conjuntos son también lossolicitantes, se les concederá la patenteconjuntamente.Titulares conjuntos. Los diferentes paísese instituciones tienen diferentes normassobre la explotación o la manera de hacervaler los derechos sobre las patentes quepertenecen a más de una entidad opersona. En algunos casos, ningún cotitularpuede ceder una patente bajo licencia odemandar a terceros por infracción sin elconsentimiento de todos los demáscotitulares.

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Lista recapitulativa¿Debe patentar su invención? Examinelas ventajas de la protección por patente,estudie las alternativas (confidencialidad,modelos de utilidad, etc.) y haga un análisisde los costos y beneficios. Lea lainformación adicional sobre patentes quefigura en las siguientes secciones paraasegurarse de tomar una decisiónfundamentada.

¿Es patentable su invención? Estudielos requisitos de patentabilidad, obtengainformación detallada sobre lo que espatentable en su país y realice unabúsqueda en el estado de la técnica (véasela siguiente sección).Titularidad de la invención. Asegúresede que quedan claras las cuestionesrelacionadas con los derechos sobre lainvención entre la empresa, sus empleados,y cualquier otro socio comercial que hayaparticipado económica o técnicamente en eldesarrollo de la invención.

abarcar toda la documentación pertinente norelacionada con las patentes, incluidos losboletines científicos y técnicos, libros de texto,actas de conferencias, tesis, sitios Web, folletosde empresas, publicaciones comerciales yartículos periodísticos.

La información sobre patentes es una fuenteúnica de información técnica confidencial,que puede resultar de gran valor para lasempresas en su planificación comercial estratégica.La mayoría de las invenciones importantes sedivulgan al público por primera vez con lapublicación de la patente o la solicitud de patente.Así pues, las patentes y las solicitudes de patenteconstituyen medios para aprender acerca de lasinvestigaciones e innovaciones actuales, a menudomucho antes de que el producto innovador encuestión aparezca en el mercado. Las búsquedasde patentes deberían formar parte de cualquieractividad de I+D de una empresa.

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2. Cómo obtener una patente

¿Por dónde se debe empezar?Generalmente, el primer paso es realizar unabúsqueda en el estado de la técnica. Dadoque hay aproximadamente 40 millones depatentes concedidas en todo el mundo, ymillones de solicitudes publicadas, que formanparte del estado de la técnica anterior a susolicitud de patente, existe un alto riesgo de quealguna referencia, o combinación de referencias,haga que su invención no sea nueva o no tengaaltura inventiva y, por tanto, no sea patentable.

Realizando una búsqueda en el estado de latécnica a efectos de la patentabilidad puedeevitar malgastar dinero en una solicitud depatente si en la búsqueda se descubrenreferencias en el estado de la técnica queprobablemente impidan patentar su invención.La búsqueda en el estado de la técnica debe

La importancia de las bases de datossobre patentesAdemás de comprobar si una invención espatentable, examinar las bases de datos sobrepatentes puede aportar información muy útilsobre:

Las actividades de I+D de la competencia;Las tendencias actuales en un determinadoámbito de la tecnología;Tecnologías para la obtención de licencias;

Posibles proveedores o socios comerciales;Posibles nichos de mercado en su país y enel extranjero;Las patentes de otros, a fin de asegurarsede que sus productos no las infringen;Las patentes que han expirado y latecnología que ha pasado al dominiopúblico; y Ideas para realizar nuevos avances basadosen las tecnologías ya existentes.

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¿Cómo y dónde puede realizar unabúsqueda en el estado de la técnica?Las patentes y las solicitudes de patentespublicadas por muchas oficinas de patentesestán disponibles en línea, lo que facilita larealización de búsquedas en el estado de latécnica. En la dirección www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp figura una lista de lasoficinas de propiedad intelectual que hanpuesto a disposición en línea sus bases dedatos de patentes de manera gratuita.Además, la mayoría de las oficinas nacionales depatentes ofrecen servicios de búsqueda depatentes.

A pesar de que el acceso a la información sobrepatentes es considerablemente más fácil graciasa Internet, no es fácil realizar una búsqueda depatentes de alta calidad. A menudo, la jerga delas patentes es compleja, y una búsqueda

La Clasificación Internacional de PatentesLa Clasificación Internacional de Patentes (CIP)es un sistema de clasificación jerárquico utilizadopara clasificar y buscar documentos de patente.También sirve como instrumento para organizaren orden los documentos de patente, como basepara la difusión selectiva de información y comobase para investigar el estado de la técnica enámbitos específicos de la tecnología. La octavaedición de la CIP se compone de 8 secciones,que se dividen en 120 clases, 628 subclases yaproximadamente 69.000 grupos. Las 8secciones son:

A. Necesidades corrientes de la vidaB. Técnicas industriales diversas; TransportesC. Química; MetalurgiaD. Textiles; PapelE. Construcciones fijasF. Mecánica; Iluminación; Calefacción;

Armamento; VoladuraG. FísicaH. Electricidad.

Actualmente, más de 100 países utilizan la CIPpara clasificar sus patentes:www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html

profesional requiere una importante cantidad deconocimientos y aptitudes. Si bien las búsquedaspreliminares pueden realizarse a través de basesde datos sobre patentes gratuitas en línea, lamayoría de las empresas que necesitaninformación sobre patentes para tomar decisionescomerciales importantes (por ejemplo, solicitaruna patente o no) recurren a los servicios deprofesionales de patentes y/o utilizan bases dedatos comerciales más sofisticadas.

Una búsqueda en el estado de la técnica puederealizarse basándose en palabras clave, laclasificación de patentes u otros criterios debúsqueda. Los documentos encontrados a travésde la búsqueda dependerá de la estrategia debúsqueda empleada, el sistema de clasificaciónutilizado, las habilidades técnicas de la personaque realiza la búsqueda y la base de datos sobrepatentes que se utiliza.

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¿Cómo se debe solicitar la protección porpatente?Después de realizar una búsqueda en el estadode la técnica y tomar la decisión de solicitarprotección por patente, es necesario preparar ypresentar una solicitud de patente a laoficina nacional o regional de patentescorrespondiente. En la solicitud deberá incluirseuna descripción completa de la invención, lasreivindicaciones que determinan el alcance de lapatente que se solicita, los dibujos y unresumen. (Para obtener más información sobre laestructura de una solicitud de patente, véase lapágina 24). Algunas oficinas de patentes ofrecena los solicitantes la posibilidad de presentar lasolicitud a través de Internet. En algunos paísespuede darse la opción de presentar una solicitudde patente provisional (véase el recuadro en lapágina 23).

La tarea de elaboración de una solicitud depatente suele correr a cargo de un abogado oagente de patentes que representará susintereses durante el trámite de la solicitud. En elrecuadro de la página siguiente se proporcionauna perspectiva general básica del proceso desolicitud. Cabe señalar que puede haberimportantes variaciones entre los países y quesiempre es recomendable consultar a la oficinade patentes del país en cuestión o a un bufetede abogados de patentes del paíscorrespondiente para obtener informaciónactualizada sobre los procedimientos y las tasasaplicables.

Solicitud internacional N.º PCT/DE2003/003510.Volante de un vehículo de motor que incluye unmódulo de airbag integrado.

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Tramitar una solicitud: paso a pasoLos pasos que sigue una oficina de patentespara conceder una patente varían, pero entérminos generales siguen una pauta similar:

Examen de forma: La oficina de patentesexamina la solicitud para asegurarse de quecumple con los requisitos o formalidadesadministrativas (por ejemplo, que se incluyatoda la documentación pertinente y que sehaya pagado la tasa de solicitud).Búsqueda: En muchos países, la oficina depatentes realiza una búsqueda paradeterminar el estado de la técnica en elámbito específico al que corresponde lainvención. El informe de búsqueda se utilizadurante el examen de fondo para compararla invención reivindicada con el estado dela técnica.Examen de fondo: El objetivo del examende fondo es asegurarse de que la solicitudcumple todos los requisitos depatentabilidad. No todas las oficinas depatentes comprueban todos los requisitos depatentabilidad en las solicitudes, y algunassolamente lo hacen si se solicita en unperíodo determinado. Los resultados delexamen se envían por escrito al solicitante (oa su abogado) para ofrecerle la oportunidadde responder y/o suprimir cualquier objeciónformulada durante el examen. Este procesoconlleva a menudo una reducción del ámbitode la solicitud de patente.Publicación: En la mayoría de los países, lasolicitud de patente se publica 18 mesesdespués de la primera fecha de presentación

de la solicitud. En general, las oficinas depatentes publican también la patentecuando ésta es concedida.Concesión: Si en el proceso de examen sealcanza una conclusión positiva, la oficina depatentes concede la patente y expide uncertificado o título de concesión.Oposición: Muchas oficinas de patentesproporcionan un período durante el queterceros pueden oponerse a la concesión deuna patente si, por ejemplo, se consideraque la invención reivindicada no es nueva.Los procedimientos de oposición puedenser anteriores y/o posteriores a laconcesión, y pueden realizarse dentro delos plazos estipulados.

Presentación de la solicitud de patente

Examen de forma

Publicación de la solicitud

Búsqueda y examen de fondo

Concesión y publicación

Procedimientos de oposición

El gráfico anterior es un gráfico estilizadode los procedimientos de concesión depatentes en algunas oficinas de patentes.Cabe señalar que los procedimientospueden variar entre unas oficinas depatentes y otras.

¿Cuánto cuesta patentar una invención?Los costos varían ostensiblemente de un país aotro y también dentro de un mismo país, segúnfactores como la naturaleza de la invención, sucomplejidad, los honorarios del abogado, laduración de la solicitud y las objecionesformuladas durante el examen realizado por laoficina de patentes. Es importante tener presentey prever un presupuesto adecuado para loscostos de la solicitud de patente y sumantenimiento:

En general, hay unos costos asociados a larealización de una búsqueda en el estadode la técnica, especialmente si secontratan los servicios de un experto;Hay unas tasas oficiales de presentaciónde solicitudes que varíanconsiderablemente entre un país y otro. Laoficina de patentes nacional o regionalcorrespondiente le facilitará más detallessobre el baremo de tasas. Algunos paísesofrecen descuentos a las Pymes y ainventores nacionales. Asimismo, hay paísesque permiten un examen acelerado acambio del pago de unas tasas adicionales;Si contrata los servicios de un agente oabogado de patentes para que le ayudeen el proceso de la solicitud (por ejemplo,para dar su opinión sobre la patentabilidad,redactar la solicitud de patente, prepararlos dibujos en su debida forma y respondera las comunicaciones de la oficina depatentes), todo ello tendrá unos costosadicionales;

Una vez que la oficina de patentes haconcedido una patente, deberá pagar tasasde mantenimiento, generalmente decarácter anual, para mantener la validez dela patente;En caso de que decida patentar su invenciónen el extranjero, debe tener en cuentatambién las tasas oficiales depresentación de solicitudes para lospaíses en cuestión, los costos detraducción y los costos de utilizaragentes de patentes locales (que enmuchos países es un requisito para lossolicitantes extranjeros).En el caso de las invenciones relacionadascon microorganismos, en las que esnecesario el depósito del microorganismoo material biológico ante una institucióndepositaria reconocida, deberán pagarse lastasas de la presentación, el almacenamientoy las pruebas de viabilidad del materialdepositado.

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Patente de la OAPI N.º 40893. El Equipo deAutotransfusión de Emergencia (EAT-SET),inventado y patentado por el médico nigerianoOviemo Ovadje, facilita la recuperación de lasangre de la cavidad corporal en los pacientesque sufren hemorragias internas. Esta sangre seinfunde de nuevo tras ser filtrada. El productoestá siendo comercializado por EAT-SETIndustries y First Medical and Sterile Products.

¿Cuándo debe presentarse una solicitudde patente?En general, es preferible solicitar protección porpatente en cuanto tenga toda la informaciónnecesaria para redactar la solicitud de patente.No obstante, hay varios factores que ayudan alsolicitante a decidir cuál es el mejor momentopara presentar una solicitud de patente. Entre losmotivos para asegurarse de que su solicitud sepresente lo antes posible se incluyen lossiguientes:

En la mayoría de los países del mundo (conla importante excepción de los EstadosUnidos de América, véase el recuadro en lapágina 22), las patentes se conceden segúnel principio del primer solicitante. Portanto, es importante presentar una solicitudpronto para asegurarse de ser el primero enpresentar una solicitud relacionada con unadeterminada invención, a fin de que otrosno le arrebaten dicha invención.Solicitar la protección por patente demanera anticipada será útil, en general, sidesea obtener ayuda financiera o deseaceder su invención bajo licencia paracomercializarla.Generalmente, sólo es posible hacer valerlos derechos de patente una vez que éstaha sido concedida por la oficina depatentes correspondiente, lo cual es unprocedimiento que puede llevar unos años(véase la página 26).

No obstante, apresurarse para presentar unasolicitud de patente en cuanto se tiene unainvención también puede ocasionar problemaspor los siguientes motivos:

Si la solicita demasiado temprano yposteriormente realiza cambios en suinvención, generalmente no será posiblerealizar cambios significativos en ladescripción original de la invención.Una vez presentada la solicitud en un país oregión, habitualmente tiene 12 meses parapresentar una solicitud respecto de la mismainvención en todos los países de interés para su empresa a fin de beneficiarse de la fecha depresentación de su primera solicitud. (Véase laexplicación sobre la fecha de prioridad en lapágina 30). Esto puede suponer un problema si los costos de presentar solicitudes en variospaíses y de pagar las tasas de mantenimientoson demasiado altos para su empresa. Unmodo de mitigar este problema es posponer los pagos de la traducción y de las tasasnacionales durante un período de 30 mesesutilizando el Tratado de Cooperación enmateria de Patentes (PCT) (véase las páginas32 y 33).

Al decidir el momento en que debe presentar unasolicitud de patente, es importante tener en cuentaque la solicitud debe presentarse antes de divulgarla invención. Cualquier divulgación anterior a lapresentación de la solicitud (por ejemplo, a losinversores o a otros socios comerciales, para lanzarun producto al mercado) deberá realizarsesolamente después de firmar un acuerdo deconfidencialidad o de no-divulgación.

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¿Cuál es la importancia de mantener laconfidencialidad de una invención antesde presentar una solicitud de patente?

Si desea obtener una patente de su invención, esabsolutamente necesario mantener suconfidencialidad antes de presentar lasolicitud. En muchas circunstancias, ladivulgación al público de su invención antes depresentar la solicitud destruiría la novedad de suinvención, por lo que dejaría de ser patentable, amenos que la ley aplicable prevea un “períodode gracia” (véase la página 23).

Por tanto, es sumamente importante que losinventores, los investigadores y las empresaseviten cualquier divulgación de una invenciónque pueda afectar a su patentabilidad hasta quese haya presentado la solicitud de patente.

El principio del primer solicitante frenteal principio del primer inventorEn la mayoría de los países, las patentes seconceden a la primera persona que presentauna solicitud de patente de una invención.Una excepción importante es el caso de losEstados Unidos de América, donde se aplica unsistema del primer inventor en el que, en casode que se presenten solicitudes de patentessimilares, la patente se concederá al inventor

que ha concebido y puesto en práctica lainvención, independientemente de si la solicitudde patente ha sido presentada antes o no.A fin de demostrar la condición de inventor en el contexto de un sistema del primer inventor,es fundamental tener cuadernos delaboratorio bien conservados, debidamentefirmados y fechados, que puedan utilizarse comoprueba en caso de conflicto con otra empresa oinventor.

Solicitud internacional N.º PCT/IB01/00706Mejoras en los métodos para cargar los teléfonosmóviles.

Sin embargo, dado que esto no ocurre en todoslos países, recurrir al período de gracia en supropio país le impediría patentar la invención enotros mercados de interés donde no se dispongade un período de gracia.

¿Qué es el “período de gracia”?La legislación de algunos países prevé un“período de gracia” de 6 o 12 meses, desdeel momento en que una invención ha sidodivulgada por el inventor o el solicitante hastaque se presenta la solicitud, durante el cual lainvención no pierde su patentabilidad a causa dedicha divulgación. En estos países, una empresapuede divulgar su invención, por ejemploexhibiéndola en una feria comercial opublicándola en un catálogo de la empresa orevista técnica, y presentar la solicitud depatente dentro del período de gracia sin que lainvención deje de ser patentable y se le impidaobtener una patente.

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Solicitudes de patente provisionalesEn unos pocos países (entre ellos Australia,Canadá, la India y los Estados Unidos deAmérica), los solicitantes tienen la posibilidad depresentar una solicitud de patente provisional. Elobjetivo de la solicitud de patente provisional esservir como un punto de entrada de bajo costeen el sistema de patentes. A continuación, elsolicitante puede esperar hasta un año antes depresentar una solicitud de patente completa.Aunque los detalles sobre el modo en quefuncionan las solicitudes de patentesprovisionales varían entre un país y otro, algunas

de las características que suelen tener en comúnlos países que ofrecen esta posibilidad incluyen:

Las solicitudes de patente provisionalesgeneralmente no son sometidas a unexamen de fondo;Las tasas oficiales de presentación dela solicitud son menores que las tasasexigidas para una solicitud de patentecompleta;No es obligatorio que la solicitudprovisional incluya reivindicaciones. Sinembargo, sí se requiere una descripcióncompleta de la invención.

Solicitud internacional N.º PCT/EP02/05212.Inhibidores de la proteasa del VIH de sulfamidade tipo 2-aminobenzoxazol de espectro amplio.

¿Cuál es la estructura de una solicitud depatente?Una solicitud de patente tiene diversasfunciones:

Determina el ámbito legal de la patente;Describe la naturaleza de la invención,incluidas las instrucciones sobre el modo deejecutar la invención; yOfrece detalles sobre el inventor, el titularde la patente y otra información legal.

Las solicitudes de patente se estructuran demanera similar en todo el mundo y constan deuna petición, una memoria descriptiva,reivindicaciones, dibujos (si es necesario) yun resumen. Un documento de patente puedetener entre unas pocas páginas y varios cientosde páginas, en función de la naturaleza de lainvención específica y su ámbito técnico.

PeticiónContiene información sobre el título de lainvención, la fecha de presentación de lasolicitud, la fecha de prioridad y datosbibliográficos como el nombre y dirección delsolicitante y del inventor.

Memoria descriptivaLa memoria descriptiva debe describir lainvención de modo suficientemente detalladopara que cualquier persona con aptitudes en elmismo ámbito técnico pueda reconstruir yejecutar la invención a partir de la descripción ylos dibujos sin realizar ningún esfuerzo inventivoadicional. De lo contrario, es posible que lapatente no sea concedida o que sea revocadatras ser impugnada en un procedimiento judicial.

ReivindicacionesLas reivindicaciones determinan el ámbito deprotección de una patente. Las reivindicacionesson absolutamente fundamentales para unainvención patentada ya que, si están malredactadas, incluso una invención realmentevaliosa puede conducir a una patente sin valorque sea fácil de eludir.

En los litigios sobre patentes, interpretar lasreivindicaciones suele ser el primer paso paradeterminar si la patente es válida y paraestablecer si la patente ha sido infringida. Esmuy recomendable pedir consejo a un expertopara redactar las solicitudes de patente,especialmente las reivindicaciones.

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Ejemplo de reivindicaciones Primeras dos reivindicaciones de la Patente N.º US4641349 titulada “Sistema dereconocimiento del iris”:

1. Un método de reconocimiento de una persona,que incluye: almacenar información en imágenesde al menos una parte del iris y la pupila del ojo dela persona; iluminar un ojo de una persona noidentificada que tenga un iris y una pupila; obtenercomo mínimo una imagen de al menos la mismaporción del iris y la pupila del ojo de la persona noidentificada; y comparar al menos la porción del irisde la imagen obtenida con la información enimágenes almacenada para identificar a la personano identificada.

2. El método de la reivindicación 1, en el queiluminar incluye aumentar la pupila del ojo comomínimo hasta un tamaño predeterminado,comparar al menos la porción del iris de la imagenobtenida con la información en imágenesalmacenada obtenida de un ojo cuya pupila tengael mismo tamaño predeterminado.

DibujosLos dibujos muestran los detalles técnicos de lainvención de una manera abstracta y visual.Éstos ayudan a explicar alguna información,instrumento o resultado descrito en la memoriadescriptiva. Si se trata de una invención de unproceso o método para hacer algo, los dibujosgeneralmente no son obligatorios. Si los dibujosson obligatorios, su aceptabilidad se rige porunas normas oficiales.

Ejemplo de dibujo:

ResumenEl resumen es una explicación breve de lainvención. Cuando la patente es publicada por laoficina de patentes, el resumen se incluye en laportada. En ocasiones, el resumen es mejorado oredactado por el examinador de patentes en laoficina de patentes correspondiente.

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Patente N.º DE10230179 de un gato o “Mecanismopara levantar neumáticos”. La invención consiste enun nuevo gato para levantar los neumáticos consoporte de muelles de un vehículo. Utiliza unaestructura de apoyo (11) que encaja con el bordeexterior (4) de las ruedas (1). El gato muevedirectamente las ruedas y no la estructura delvehículo. Por tanto, se necesita una longitud menorde torno en el gato para levantar las ruedas del suelo.

Lectura preliminar de una patenteconcedidaUna vez que se concede una patente, esrecomendable realizar una lectura preliminarminuciosa de la patente para asegurarse de queno hay errores ni se han omitido palabras, enparticular en las reivindicaciones.

¿Cuánto tiempo lleva obtener laprotección por patente?El tiempo que emplea una oficina de patentes enconceder una patente varía notablemente entreuna oficina y otra, y entre los distintos ámbitosde la tecnología, y puede ser de entre unospocos meses y unos pocos años, generalmenteentre 2 y 5 años, en las oficinas que realizanexamen de fondo. Algunas oficinas de patenteshan establecido un procedimiento de concesiónacelerada que los solicitantes pueden pedir encircunstancias específicas.

¿A partir de qué fecha está protegida suinvención?Sus derechos comienzan a aplicarse de maneraefectiva en la fecha de concesión de su patente,ya que sólo puede interponer una acción judicialcontra el uso no autorizado de la invención porterceros una vez que ésta haya sido concedida.En algunos países, es posible demandar a losinfractores, después de la concesión, porinfracciones cometidas entre la fecha depublicación de la solicitud de patente(generalmente 18 meses después de que se hayapresentado la primera solicitud) y la fecha deconcesión. (En las páginas 39 a 41 figura másinformación sobre la manera de hacer valer susderechos de patente).

En algunos países, es posible presentar unasolicitud de patente y una solicitud de modelode utilidad para la misma invención. Esto sehace a veces para gozar de la protección de losmodelos de utilidad (que suelen concederse másrápido) hasta que se concede finalmente lapatente.

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Solicitud internacional N.º PCT/FR/2004/000264.Mecanismo para controlar el comportamiento deun satélite mediante actuadores giroscópicos.

¿Cuánto tiempo dura la protección porpatente?En la norma internacional actual se prevé unperíodo de protección de 20 años a partir de lafecha de presentación de la solicitud, a condiciónde que se paguen a su debido tiempo las tasasde mantenimiento y de que no haya prosperadoninguna solicitud de invalidación o revocacióndurante dicho período.

Aunque lo mencionado anteriormente se refierea la existencia jurídica de una patente, lavida comercial o económica de una patentetermina si la tecnología que cubre quedaobsoleta, si no puede comercializarse o si elproducto basado en ella no ha obtenido éxito enel mercado. En todas las circunstanciasmencionadas, el titular de la patente puede

decidir dejar de pagar las tasas demantenimiento, y dejar así que la patente expireantes de finalizar el período de protección de 20años, y con lo cual pasa al dominio público.

En algunos países, la protección puede ampliarsea más de 20 años, o puede obtenerse unCertificado Complementario de Protección(CCP) en circunstancias muy específicas. Estoocurre, por ejemplo, en el caso de las patentesde productos farmacéuticos, debido al retraso enla comercialización a causa del tiempo que senecesita para obtener la aprobación decomercialización de las autoridadesgubernamentales correspondientes. Los CCPtienen una duración limitada y por lo general nopueden superar los cinco años.

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Patente solicitadaMuchas empresas etiquetan sus productos queincluyen la invención con las palabras “Patentesolicitada”, o en inglés “patent pending”, enocasiones acompañadas del número de lasolicitud de patente. Asimismo, una vez que seha concedido la patente, es cada vez máshabitual que las empresas pongan una nota en

la que indican que el producto está patentado,incluyendo a veces el número de la patente.Aunque estos términos no proporcionan ningunaprotección jurídica contra la infracción, puedenservir como advertencia para disuadir a otros decopiar el producto o las partes del producto quehan sido patentadas.

¿Es necesario un agente de patentes parapresentar una solicitud de patente?Elaborar una solicitud de patente y tramitarlahasta la fase de la concesión es una tareacompleja. Solicitar protección por patenteimplica:

Realizar una búsqueda en el estado de latécnica para detectar cualquier elementodel estado de la técnica que haga que suinvención no sea patentable;Redactar las reivindicaciones y la memoriadescriptiva completa de la invencióncombinando jerga jurídica y técnica;Intercambiar correspondencia con la oficinanacional o regional de patentes durante elexamen de fondo de la solicitud depatente;

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Patente N.º EP1165393. La patente de TorbenFlanbaum de un “Decantador para verterlíquido de un recipiente y mezclar aire con ellíquido simultáneamente”, fue cedida bajolicencia a Menu A/S, una Pyme danesa, y elproducto se convirtió en el más vendido de laempresa.

Realizar las modificaciones necesarias en lasolicitud, según lo pida la oficina depatentes.

Todos estos aspectos requieren un profundoconocimiento del derecho de patentes y de lapráctica de las oficinas de patentes.

Por tanto, a pesar de que la asistenciajurídica o técnica no es obligatoria, sí esmuy recomendable. Es aconsejable recurrir aun agente de patentes que tenga losconocimientos y experiencia jurídicos pertinentes,así como conocimientos técnicos sobre el ámbitotécnico de la invención. La mayoría de laslegislaciones exigen que los solicitantesextranjeros estén representados por un agentede patentes residente en el país.

¿Puede solicitar la protección de muchasinvenciones a través de una solasolicitud?En la mayoría de legislaciones se establecenalgunas limitaciones con respecto al número deinvenciones distintas que pueden incluirse enuna solicitud de patente. Estas limitacionesincluyen el denominado requisito de unidad dela invención. Mientras que las legislaciones sobrepatentes varían en cuanto a los requisitos deunidad de la invención algunas (por ejemplo, elConvenio Europeo de Patentes y el Tratado de

Cooperación en materia de Patentes) permitenque se incluyan en una misma solicitud gruposde invenciones relacionados de tal manera queformen un solo “concepto inventivo”. En casode que no haya unidad de la invención, puedeexigirse al solicitante que limite lasreivindicaciones o divida la solicitud (solicitudesdivisionales). Debido a las diferencias en lalegislación aplicable, una solicitud de patentepuede ser suficiente en algunos países, mientrasque en otros puede ser necesario presentar dossolicitudes o más para cubrir la misma materia.

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Lista recapitulativa¿Es patentable su invención? Realice unabúsqueda en el estado de la técnica yutilice a fondo las bases de datos depatentes.Presentación de una solicitud depatente. Tenga en cuenta la importanciade recurrir a un agente o abogado depatentes con experiencia en el ámbito de latecnología en cuestión, en particular pararedactar las reivindicaciones.

Momento escogido para presentar lasolicitud. Estudie los motivos parapresentar la solicitud más pronto o mástarde y decida cuál es el mejor momentopara presentar su solicitud de patente.Divulgación. No divulgue informacióndemasiado pronto, a fin de no poner enpeligro su patentabilidad.Tasas de mantenimiento. No olvide pagarlas tasas de mantenimiento a tiempo paramantener en vigor su(s) patente(s).

3. Patentar en el extranjero

¿Por qué solicitar patentes en elextranjero?Las patentes son derechos territoriales, lo quesignifica que una invención sólo está protegidaen los países o regiones donde se ha obtenidoprotección por patente. En otras palabras, si nose le ha concedido una patente que sea válida enun país determinado, su invención no estaráprotegida en ese país, lo que permitirá acualquier otra persona fabricar, utilizar, importar ovender su invención en ese país.

La protección por patente en países extranjerospermitirá a su empresa gozar de derechosexclusivos sobre la invención patentada en esospaíses. Además, patentar en el extranjero puedepermitir a su empresa conceder licencias sobre lainvención a empresas extranjeras, desarrollarrelaciones de contratación de servicios externos, yacceder a esos mercados en asociación con otros.

¿Cuándo debe solicitar protección porpatente en el extranjero?La fecha de su primera solicitud para unainvención determinada se llama fecha deprioridad y cualquier solicitud posterior quepresente en otros países en los 12 mesessiguientes (es decir, dentro del período deprioridad) tendrá prioridad sobre las demássolicitudes para la misma invención presentadaspor otros después de la fecha de prioridad. Esmuy recomendable que presente sus solicitudesde patente extranjeras durante el período deprioridad.

Una vez agotado el período de prioridad y hastaque la patente es publicada por primera vez porla oficina de patentes (generalmente 18 mesesdespués de la fecha de prioridad) seguiráteniendo la posibilidad de solicitar protecciónpara la misma invención en otros países, pero yano podrá reivindicar la prioridad de su anteriorsolicitud. Una vez que la invención haya sidodivulgada o publicada, es posible que no puedaobtener protección por patente en el extranjero,debido a la pérdida de la novedad.

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Solicitud internacional N.º PCT/US02/12182.Aparato para mejorar un sistema de control remoto.

¿Dónde debe proteger su invención?Dado que proteger una invención en muchospaíses es una actividad costosa, las empresasdeberían seleccionar cuidadosamente los paísesdonde necesitan protección. Éstas son algunasde las consideraciones fundamentales paraseleccionar dónde se debe patentar:

¿Dónde hay probabilidades decomercializar el producto patentado?¿Cuáles son los principales mercados paraproductos similares?¿Cuáles son los costos de patentar en cadauno de los mercados a los que va destinadoel producto y cuál es mi presupuesto? ¿Dónde están establecidos los principalescompetidores?¿Dónde se fabricará el producto?¿Qué dificultades tendrá hacer valer losderechos de patente en un paísdeterminado?

¿Cómo se solicita la protección porpatente en el extranjero?Hay tres maneras principales de proteger unainvención en el extranjero:

La vía nacional. Puede solicitar protección a laoficina nacional de patentes de cada país que leinterese, presentando una solicitud de patenteen el idioma correspondiente y pagando lastasas necesarias. Este método puede ser muypesado y caro si el número de países es grande.

La vía regional. Cuando varios países sonmiembros de un sistema regional de patentes,puede solicitar protección válida en los territoriosde todos o de algunos de estos paísespresentando una solicitud en la oficina regionalcorrespondiente. Las oficinas regionales depatentes son:

La Organización Africana de la PropiedadIntelectual (OAPI) (www.oapi.wipo.net);La Organización Regional Africana de laPropiedad Industrial (ARIPO)(www.aripo.org);La Organización Eurasiática de Patentes(EAPO) (www.eapo.org);La Oficina Europea de Patentes (EPO)(www.epo.org); yLa Oficina de Patentes del Consejo deCooperación del Golfo (www.gulf-patent-office.org.sa).

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Solicitud internacional N.º PCT/IT98/00133. Lainvención de un nuevo proceso para tratar elcorcho linoleado es la base del éxito de laempresa italiana Grindi SRL., que haaprovechado la exclusividad proporcionada porla patente para la comercialización de un nuevotejido textil.

La vía internacional. Si su empresa deseatener la opción de proteger una invención encualquiera de los países miembros del Tratado deCooperación en materia de Patentes (PCT), debeestudiar la posibilidad de presentar una solicitudinternacional PCT. Para tener derecho a hacerlo,debe ser un ciudadano o residente de un Estadocontratante del PCT, o su empresa debe teneruna presencia industrial o comercial real yefectiva en estos países. Al presentar unasolicitud internacional en virtud del PCT, puedesolicitar simultáneamente la protección de unainvención por patente en los más de 125 paísesmiembros del PCT (véase el Anexo II). Estasolicitud puede presentarse en su oficinanacional o regional de patentes y/o en la oficinareceptora de las solicitudes en virtud del PCT dela Organización Mundial de la PropiedadIntelectual en Ginebra (Suiza).

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/ Lista recapitulativaDerechos territoriales. Recuerde que laspatentes son derechos territoriales.Período de prioridad. Aproveche elperíodo de prioridad para solicitarprotección en el extranjero, y no deje decumplir los plazos que pueden impedirleobtener protección por patente en elextranjero.

Dónde solicitar protección. Averigüedónde le beneficiará la protección y tengaen cuenta los costos de obtener protecciónen varios países.Cómo solicitar protección. Estudie laposibilidad de utilizar el PCT para facilitarel trámite de la solicitud, ganar tiempo yrecibir información valiosa sobre lapatentabilidad.

Solicitud internacional N.º PCT/US2001/028473.EnviroScrub Technologies Corporation es unaPyme americana que utiliza el PCT para solicitar envarios mercados extranjeros protección porpatente de su tecnología para eliminar múltiplescontaminantes procedentes de la combustión y losprocesos industriales. La utilización del PCT parapatentar en el extranjero permitió a EnviroScrubfirmar un acuerdo de concesión de licencias parala comercialización mundial de esa tecnología.

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Ventajas del PCTEl PCT proporciona como mínimo 18 mesesadicionales además de los 12 meses delperíodo de prioridad, durante los cuales lossolicitantes pueden explorar el potencialcomercial de su producto en varios países ydecidir dónde desean solicitar protección porpatente. De este modo, se retrasa el pago de lastasas y los costos de traducción asociados a lassolicitudes nacionales. Los solicitantes utilizanmucho el PCT para mantener sus opcionesabiertas durante el máximo tiempo posible.

Los solicitantes en virtud del PCT recibeninformación valiosa sobre la patentabilidadpotencial de su invención en el Informe debúsqueda internacional del PCT y eldictamen escrito de la Administraciónencargada de la búsqueda internacional.Estos documentos proporcionan a los solicitantesuna base sólida sobre la que pueden tomar susdecisiones sobre si deben solicitar protección porpatente y dónde.

El informe de búsqueda internacional contieneuna lista de documentos sobre el estado de latécnica de todo el mundo, que se han consideradopertinentes para la invención. En el dictamenescrito de la Administración encargada de labúsqueda internacional se analiza lapatentabilidad potencial teniendo en cuenta losresultados del informe de búsqueda internacional.

Una única solicitud en virtud del PCT, en unidioma y con una serie de tasas, tiene efectosjurídicos en todos los países miembros del PCT.Este efecto reduce notablemente los costosde transacción iniciales de presentarsolicitudes por separado a cada oficina depatentes. También puede utilizarse el PCT parapresentar solicitudes con arreglo a algunos delos sistemas regionales de patentes. Puedeobtenerse orientación sobre el modo depresentar una solicitud internacional en virtuddel PCT de su oficina nacional de patentes y enesta dirección: www.wipo.int/pct.

Presentaciónde la solicitudnacional

Presentación de lasolicitud vía PCT

Informe de búsquedainternacional y

dictamen escrito

Publicacióninternacional

Fasenacional

(opcional)Presentación de

solicitud de examenpreliminar

internacional

Mes

(opcional)Informe preliminar

internacional sobre la

patentabilidad

Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT

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4. Comercializar la tecnología patentada

¿Cómo se comercializa la tecnologíapatentada?Una patente en sí misma no es ninguna garantíade éxito comercial. Es un instrumento queaumenta la capacidad de una empresa debeneficiarse de sus invenciones. Paraproporcionar un beneficio tangible a unaempresa, una patente debe explotarseeficazmente, y generalmente sólo proporcionarábeneficios si el producto basado en la patentetiene éxito en el mercado o impulsa lareputación y el poder de negociación de laempresa. Para poner una invención patentada enel mercado, una empresa tiene diversasopciones:

Comercializar la invención patentadadirectamente;Vender la patente a otra persona oempresa;Ceder la patente a otros bajo licencia; yEstablecer una empresa conjunta u otrotipo de alianza estratégica con otros quetengan activos complementarios.

¿Cómo se pone en el mercado unainvención patentada? El éxito comercial de un nuevo producto en elmercado no depende solamente de suscaracterísticas técnicas. Por muy buena que seauna invención desde un punto de vista técnico, sino hay una demanda efectiva de éste o si elproducto no se comercializa correctamente, espoco probable que atraiga a los consumidores.Por tanto, el éxito comercial depende también deotros factores, incluido el diseño del producto, ladisponibilidad de recursos financieros, eldesarrollo de una estrategia de comercializacióneficaz y del precio del producto en comparacióncon el de productos de la competencia oproductos de sustitución.

Para poner un producto innovador en elmercado, suele ser útil elaborar un plan denegocio. Los planes de negocio sonherramientas eficaces para examinar la viabilidadde una idea comercial. Un plan de negocio esfundamental para solicitar a un inversor recursosfinancieros para poner un nuevo productopatentado en el mercado. Es importante incluirinformación sobre las patentes y la estrategia depatentes de su empresa en el plan de negocio,ya que es un buen indicador de la novedad delos productos de su empresa, y reduce el riesgode infracción de las patentes de otras empresas.

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¿Puede vender su patente?Sí. A esto se le denomina ceder la patente, y deeste modo se transfiere permanentemente latitularidad de la patente a otra persona. Estadecisión debe estudiarse cuidadosamente.

Al conceder una licencia sobre una patente enlugar de cederla se obtienen los beneficios de lasregalías durante el resto de la vida de la patente.Por este motivo, la concesión de licencias puedeser una estrategia muy beneficiosaeconómicamente. Por otra parte, mediante lacesión se recibe un solo pago previamenteacordado, sin ninguna regalía futura,independientemente de lo lucrativa que resultefinalmente la patente.

Puede haber casos en que la cesión seaventajosa. Si una patente se vende por unasuma global única, se obtiene ese importeinmediatamente, sin tener que esperar hasta 20años para obtener ese valor progresivamente.Asimismo, se evita el riesgo de que la patentequede superada por otra tecnología. Además, lacesión de una patente a una empresa que estéen su fase inicial puede ser una condición previapara la financiación, si la patente no pertenece ala empresa.

En cualquier caso, se trata de una decisiónindividual, basada en sus necesidades yprioridades. Generalmente no se recomiendaceder una patente, y los titulares de patentessuelen preferir conservar la titularidad de susinvenciones y conceder licencias sobre ellas.

¿Cómo se autoriza el uso de una patentebajo licencia para que otros la exploten?Se autoriza el uso de una patente bajo licenciacuando el titular de la patente (el licenciante) dapermiso a otro (el licenciatario) para usar lainvención patentada con unos fines mutuamenteacordados. En estos casos, suele firmarse uncontrato de licencia entre ambas partes, en elque se especifican las condiciones y el ámbitodel acuerdo.

El hecho de autorizar a otros a comercializar suinvención patentada mediante un acuerdo deconcesión de licencia permitirá a su empresaobtener una fuente adicional de ingresos, yes un medio habitual de explotar los derechosexclusivos de una empresa sobre una invención.

La concesión de licencias es especialmente útil sila empresa a la que pertenece la invención no escapaz de fabricar el producto, o de fabricar unacantidad suficiente de éste para cubrir unadeterminada necesidad del mercado, o paraabarcar una zona geográfica determinada.

Dado que la concesión de licencias requiereaptitudes en la negociación y la redacción deacuerdos de licencia, es aconsejable solicitar laayuda de un especialista en acuerdos de licenciapara negociar las condiciones y para redactar elacuerdo de licencia. En algunos países, losacuerdos de concesión de licencias debenregistrarse ante una autoridad normativagubernamental.

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¿Qué tasa de regalías puede esperarrecibir a cambio de su patente?En los acuerdos de licencia, el titular del derechosuele ser remunerado a través de un pago globalúnico y/o de regalías periódicas, que puedenbasarse en el volumen de ventas del productocedido bajo licencia (regalía por unidad) o en lasventas netas (regalía basada en las ventasnetas). En muchos casos, la remuneración poruna licencia de patente es una combinación deun pago único y regalías. A veces, puedensustituirse las regalías por un porcentaje de losbeneficios en la empresa del licenciatario.

Aunque existen estándares para las tasas deregalías de algunos sectores, y puede resultarútil consultarlos, es necesario recordar que cadaacuerdo de licencia es único y la tasa de lasregalías depende de los factores particulares quese negocien en cada caso. Por tanto, losestándares mencionados pueden proporcionaruna orientación inicial muy útil, pero basarseexcesivamente en ellos suele ser un error.

¿Cuál es la diferencia entre una licenciaexclusiva y una licencia no exclusiva?Hay tres tipos de acuerdos de licencia enfunción de quiénes tendrán el derecho a utilizarla tecnología patentada:

Licencia exclusiva: un solo licenciatariotiene derecho a utilizar la tecnologíapatentada, que no podrá utilizar nadie,incluido el titular de la patente;Licencia única: un solo licenciatario y eltitular de la patente tienen derecho autilizar la tecnología patentada, yLicencia no exclusiva: varios licenciatariosy el titular de la patente tienen derecho autilizar la tecnología patentada.

En un mismo acuerdo de licencia puede haberdisposiciones que concedan algunos derechosde manera exclusiva y otros de manera única ono exclusiva.

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Una solicitud de patente de un intercambiador decalor presentada por un inventor indio, el Dr. Milind Rane, ha sido objeto de un acuerdo delicencia con una Pyme con sede en Mumbai. Talcomo se estipula en el acuerdo, el inventor recibióun pago por adelantado en el momento de firmarel acuerdo, así como el 4,5% de las regalías sobrelas ventas netas. Los costos de presentación de lasolicitud de patente y de mantenimiento tambiéncorrerán a cargo del licenciatario.

El método patentado para el tratamiento delas aguas residuales desarrollado porinvestigadores de la Universidad NacionalAutónoma de México (UNAM) fue objeto deun acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech, una empresa derivada de la universidadcreada para proporcionar solucionesinnovadoras para el tratamiento de las aguasresiduales.

¿Debe conceder una licencia exclusiva ono exclusiva sobre su patente?Esta cuestión depende del producto y de laestrategia comercial de su empresa. Porejemplo, si su tecnología puede convertirse enuna norma que necesiten todos los actores deun mercado específico para llevar a cabo susnegocios, lo más beneficioso sería una licenciano exclusiva con muchos licenciatarios. Si suproducto necesita que una empresa realice unafuerte inversión para comercializar el producto(por ejemplo, un producto farmacéutico querequiera inversiones en la realización depruebas clínicas), a un licenciatario potencial nole convendría afrontar la competencia de otroslicenciatarios, y probablemente insista enobtener una licencia exclusiva.

¿Cuál es el mejor momento para ceder suinvención bajo licencia?No hay un momento idóneo para ceder suinvención bajo licencia, ya que el momentoescogido puede depender de las característicasespecíficas del caso. Sin embargo, para unempresario o inventor independiente, a menudoes aconsejable comenzar la búsqueda delicenciatarios lo antes posible, a fin de asegurarun flujo de ingresos que sirva para cubrir loscostos de la concesión de la patente. No esnecesario esperar a que se conceda la patente.

Más que el momento adecuado, esfundamental encontrar el socio o sociosadecuados para obtener beneficios de lacomercialización de la invención patentada.

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Valoración de patentesHay muchos motivos distintos por los que puedeser beneficioso o necesario llevar a cabo unavaloración de patentes, como por ejemplo, parafines contables, la concesión de licencias,fusiones o adquisiciones, cesión o adquisición deactivos de P.I. u obtención de financiación.Aunque no hay un solo método de valoración depatentes adecuado para todas las circunstancias,éstos son los que se utilizan más habitualmente:

Método del cálculo de ingresos: Es elmétodo de valoración de patentes másutilizado. El método se centra en el flujo deingresos previsto que obtendría el titular dela patente durante la vida de la patente.

Método de cálculo de costos: Seestablece el valor de la patente calculandoel costo de desarrollar un activo similar.Método del mercado: Se basa en el valorde las transacciones comparables realizadasen el mercado.Métodos basados en opciones: Se basaen los métodos de evaluación de lasopciones desarrollados para ser utilizadospara la fijación de precios de las opcionessobre acciones.

Hay factores difíciles de cuantificar peroque también pueden repercutir en el valorde una patente, como por ejemplo lasolidez de las reivindicaciones de patenteso la existencia de sustitutos cercanos.

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Si está interesado en la patente de uncompetidor, ¿puede obtener permiso parautilizarla?No siempre es fácil obtener autorización paraincorporar tecnología detentada por uncompetidor en sus productos o procesos. Noobstante, si su competidor también estáinteresado en las patentes de su empresa, debepensar en la posibilidad de conceder licenciascruzadas. La concesión de licencias cruzadas es

muy habitual en las industrias donde hay variaspatentes que cubren una amplia variedad deinvenciones complementarias que pertenecen ados o más competidores. Estas empresascompetidoras tratan de garantizar su libertadde acción obteniendo el derecho de utilizar laspatentes que pertenecen a sus competidores yconcediendo al mismo tiempo a suscompetidores el derecho de utilizar sus propiaspatentes.

Lista recapitulativaComercialización. Examine las diferentesopciones para comercializar su invenciónpatentada y asegúrese de tener un plan denegocios convincente si decide poner en elmercado un producto innovador.Concesión de licencias. Las tasas deregalías y otras características de losacuerdos de licencia deber ser negociados yes aconsejable pedir la opinión de unexperto al redactar y negociar acuerdos delicencia.

Licencia exclusiva o no exclusiva.Examine los motivos para concederlicencias exclusivas o no exclusivas, enparticular teniendo en cuenta la madurezde la tecnología y la estrategia comercialde su empresa.Concesión de licencias cruzadas.Compruebe si puede utilizar su(s)patente(s) para acceder a la tecnologíaperteneciente a otros.

5. Cómo hacer valer los derechos de patentes

¿Por qué deben hacerse valer los derechosde patente?Si lanza un producto nuevo o mejorado y éstetiene éxito en el mercado, es probable que loscompetidores intenten, tarde o temprano,fabricar productos con características técnicasidénticas o muy similares a las de su producto.En algunos casos, es posible que los competidoresse beneficien de economías de escala, un mayoracceso a los mercados, o el acceso a materiasprimas más baratas, y sean capaces de fabricarun producto similar o idéntico a un precioinferior. Esto puede someter a su empresa a unafuerte presión, especialmente si ha invertidomucho en I+D para crear el producto nuevo omejorado en cuestión.

Los derechos exclusivos que concede unapatente dan a su titular la posibilidad de impedirque los competidores elaboren productos outilicen procesos que infrinjan sus derechos ypedir una compensación por los daños sufridos.Para demostrar que se ha cometido unainfracción, debe demostrarse que cada uno delos elementos de una determinada reivindicación,o de su equivalente, está incluido en el productoo proceso infractor. Hacer valer sus derechoscuando crea que su invención patentada estásiendo copiada puede ser crucial para mantenersu ventaja competitiva, cuota de mercado yrentabilidad.

¿Quién es responsable de hacer valer losderechos de patente? La responsabilidad de detectar a los infractoresde una patente y adoptar medidas contra éstosincumbe principalmente al titular de la patente.Como tal, éste es responsable de supervisar eluso de su invención en el mercado, detectar alos infractores y decidir si debe tomar medidascontra ellos, y cómo y cuándo debe tomarlas. Losinventores independientes y las Pymes puedenoptar por transmitir esta responsabilidad (o partede ella) a un licenciatario exclusivo.

Es aconsejable que se ponga en contacto con unabogado de patentes para que le ayude a tomarmedidas para hacer valer sus derechos depatente, en el plano nacional y/o en cualquiermercado de exportación. Un abogado tambiénpodrá aconsejarle sobre los costos y riesgos queesto acarrea y la mejor estrategia para hacerlo.

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¿Qué debe hacer si otros están utilizandosu patente sin su autorización?Si cree que otros están infringiendo sus derechossobre una patente, es decir, utilizándola sin suautorización, la primera medida que debe tomares recopilar información sobre los autores de lainfracción y su utilización del producto o procesoinfractor. Es necesario que acumule todos losdatos disponibles a fin de determinar lanaturaleza y el momento de tomar medidas.Contrate siempre a un abogado de patentes paraque le ayude a tomar una decisión sobre lainfracción de su invención patentada.

En algunos casos, cuando se detecta unainfracción, las empresas optan por enviar unacarta (comúnmente denominada “intimación acesar en la práctica”) en la que se informa alpresunto infractor de un posible conflicto entresus derechos y la actividad comercial de la otraempresa. Este procedimiento suele ser eficaz encaso de infracción no intencionada, ya que enmuchos de estos casos el infractor abandona susactividades o accede a negociar un acuerdo delicencia.

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejortáctica para evitar que el infractor tenga tiempode ocultar o destruir pruebas. En estascircunstancias, puede resultar adecuado acudir alos tribunales sin notificarlo al infractor y pedir un“requerimiento cautelar” para sorprender alinfractor con una redada, a menudo con la ayudade la policía, en sus locales comerciales. Eltribunal puede ordenar que los presuntosinfractores cesen su actividad infractora hasta que

finalice el juicio (que puede durar muchos meseso incluso años). La cuestión de si se ha infringidouna patente puede ser muy compleja.

Si una empresa decide emprenderprocedimientos civiles, los tribunales suelenproporcionar una amplia gama de medidas desubsanación para compensar a los titulares dederechos de patente que han sufrido unainfracción. Un abogado de patentes podráfacilitarle toda la información sobre esta cuestión.

Con el fin de impedir la importación deproductos que infringen derechos de patente,en las fronteras internacionales de algunos paísespuede haber medidas a disposición de lostitulares de patentes a través de las autoridadesaduaneras nacionales. Sin embargo, muchospaíses solamente establecen medidas aduanerasde conformidad con sus obligacionesinternacionales en casos de importación demercancías de marca de falsificadas y mercancíaspirata que lesionan el derecho de autor.

Por regla general, si detecta una infracción, esmuy recomendable que solicite asesoramientojurídico profesional.

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¿Cuáles son las opciones para solucionarla infracción de una patente sin recurrira los tribunales?Si en la controversia está implicada una empresacon la que hay un contrato firmado (por ejemplo,un acuerdo de licencia), compruebe antes si enel contrato hay una cláusula de arbitraje omediación. Es aconsejable incluir unadisposición especial para que la controversia seasometida a arbitraje o mediación a fin de evitarun litigio largo y costoso. Es posible que puedanutilizarse mecanismos alternativos de solución decontroversias, como el arbitraje o la mediación,aunque no haya ninguna cláusula al respecto enel contrato, o ni siquiera haya contrato, siempreque ambas partes estén de acuerdo en ello.

El arbitraje tiene generalmente la ventaja de serun procedimiento menos formal y más breveque los procedimientos judiciales, y en el planointernacional es más fácil exigir el cumplimientode un laudo arbitral. Una ventaja de lamediación es que las partes mantienen elcontrol del proceso de solución de controversias.De este modo, puede contribuir a mantenerunas buenas relaciones comerciales con otraempresa con la que su empresa pueda desearcolaborar en el futuro. El Centro de Arbitraje yMediación de la OMPI proporciona serviciosalternativos de solución de controversias. Puedeencontrarse más información sobre el arbitraje yla mediación en la siguiente dirección:arbiter.wipo.int/center/index.html.

Lista recapitulativaPermanezca atento. En la medida de loposible, controle a la competencia paradetectar posibles infracciones.Pida consejo. Consulte a un abogado depatentes antes de tomar cualquier medida,ya que cualquier iniciativa por su partepuede afectar al resultado del litigio.Mecanismos alternativos de solución decontroversias. Examine los mecanismosalternativos de solución de controversias eincluya las correspondientes cláusulas dearbitraje y mediación en cualquier acuerdode licencia.

Patente N.º GB2266045.El “Recipiente de bebida apto para ser utilizadocomo taza”, conocido comercialmente comotaza Anywayup®, fue patentado en 1992 por lainventora y empresaria Mandy Haberman (ReinoUnido). Tras el lanzamiento de un productoinfractor por un competidor, Mandy Habermanobtuvo un requerimiento que impedía quecontinuara infringiéndose la patente yfinalmente solucionó la cuestión sin recurrir a los tribunales.

Anexo I – Sitios web úti les

Para mayor información:

• Acerca de otras cuestiones de propiedad intelectual desde un punto de vista comercial:www.wipo.int/sme/es

• Acerca de las patentes en general:www.wipo.int/patent/es/index.html

• Para aspectos prácticos relacionados con la presentación de las solicitudes de patente,véase la lista de sitios Web de las oficinas nacionales y regionales de patentes disponible en el Anexo I o la dirección siguiente:

www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

• Acerca del Tratado de Cooperación en materia de Patentes:www.wipo.int/pct/es/index.html

• Acerca de la Clasificación Internacional de Patentes:www.wipo.int/classifications/ipc/es

• Acerca del arbitraje y la mediación:arbiter.wipo.int/center/index.html

• Acerca de la base de datos sobre patentes de las oficinas nacionales y regionales de patentes:www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

• Acerca del modo de hacer valer los derechos de propiedad intelectual:www.wipo.int/enforcement

• Acerca de los miembros de los tratados administrados por la OMPI:www.wipo.int/treaties/es/index.jsp

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Anexo II – Sitios Web

Oficinas nacionales y regionales de patentes

Alemania www.dpma.deAndorra www.ompa.adArgelia www.inapi.orgArgentina www.inpi.gov.ar/Armenia www.armpatent.orgAustralia www.ipaustralia.gov.au/Austria www.patent.bmwa.gv.at/Barbados www.caipo.gov.bb/Bélgica www.european-patent-

office.org/patlib/country/belgium/Belize www.belipo.bzBolivia www.senapi.gov.boBrasil www.inpi.gov.brBulgaria www.bpo.bgCanadá www.cipo.gc.caColombia www.sic.gov.coConsejo de Cooperación del Golfo www.gulf-patent-office.org.saCosta Rica www.registronacional.go.crCroacia www.dziv.hrCuba www.ocpi.cuChile www.dpi.clChina www.sipo.gov.cnChina: Hong Kong (SAR) www.info.gov.hk/ipdChina: Macao (SAR) www.economia.gov.moDinamarca www.dkpto.dkEgipto www.egypo.gov.egEl Salvador www.cnr.gobs.svEslovenia www.sipo.mzt.siEspaña www.oepm.esEstados Unidos de América www.uspto.govEstonia www.epa.ee

Federación de Rusia www.rupto.ruFilipinas www.ipophil.gov.phFinlandia www.prh.fiFrancia www.inpi.frGeorgia www.sakpatenti.org.geGrecia www.gge.grHungría www.hpo.huIndia www.patentoffice.nic.inIndonesia www.dgip.go.idIrlanda www.patentsoffice.ieIslandia www.els.stjr.isIsrael www.justice.gov.ilItalia www.uibm.gov.itJamaica www.jipo.gob.jmJapón www.jpo.go.jpJordania www.mit.gov.joKazajstán www.kazpatent.kzKenya www.kipo.ke.wipo.netKirguistán www.krygyzpatent.kgLetonia www.lrpv.lvLituania www.vpb.ltLuxemburgo www.eco.public.luMalasia www.mipc.gov.myMarruecos www.ompic.org.maMéxico www.impi.gob.mxMónaco www.european-patent-

office.org/patlib/country/monaco/Nepal www.ip.np.wipo.netNoruega www.patentstyret.noNueva Zelandia www.iponz.govt.nzOficina Eurasiática de Patentes www.eapo.orgOficina Europea de Patentes www.epo.orgOrganización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) www.oapi.wipo.net

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Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) www.aripo.org

Países Bajos www.bie.minez.nlPanamá www.mici.gob.pa/comintf.htmlPerú www.indecopi.gob.pePolonia www.uprp.plPortugal www.inpi.ptReino Unido www.patent.gov.ukRepública Checa www.upv.czRepública de Corea www.kipo.go.krRepública de Macedonia www.ippo.gov.mkRepública de Moldova www.agepi.mdRepública del Congo www.anpi.cg.wipo.netRepública Democrática Popular Lao www.stea.la.wipo.netRepública Dominicana www.seic.gov.do/onapiRepública Eslovaca www.indprop.gov.skRumania www.osim.roSerbia y Montenegro www.yupat.sv.gov.yuSingapur www.ipos.gov.sgSuecia www.prv.seSuiza www.ige.chTailandia www.ipthailand.orgTayikistán www.tjpat.orgTúnez www.inorpi.ind.tnTurquía www.turkpatent.gov.trUcrania www.ukrpatent.orgUruguay http://dnpi.gub.uyUzbekistán www.patent.uzVenezuela www.sapi.gov.ve

Para más información, le rogamos consultar la siguiente dirección:www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

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Anexo III – PCT

Partes contratantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)(8 de mayo de 2006)

Albania Alemania Antigua y Barbuda Argelia Armenia Australia Austria Azerbaiyán Barbados Belarús BélgicaBelice Benin Bosnia y Herzegovina Botswana Bulgaria Burkina Faso Brasil Camerún Canadá Chad China Chipre ColombiaComoras Congo Costa Rica Côte d’Ivoire Croacia Cuba Dinamarca

Dominica Ecuador Egipto Emiratos Árabes Unidos Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos de América Estonia Ex República Yugoslava de Macedonia Federación de Rusia Filipinas Finlandia Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Granada Grecia Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial HondurasIndia Indonesia Irlanda Islandia Israel Italia Japón

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Jamahiriya Árabe LibiaKazajstán Kenya Kirguistán Lesotho Letonia Liberia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Madagascar Malawi Malí Marruecos Mauritania México Mónaco Mongolia Mozambique Namibia Nicaragua Níger Nigeria Noruega Nueva Zelandia Omán Países Bajos Papua Nueva Guinea Polonia Portugal Reino Unido República Árabe Siria República Centroafricana República Checa

Para información más actualizada, le rogamos consultar la siguiente dirección: www.wipo.int/pct

República de Corea República de MoldovaRepública Democrático Popular LaoRepública Popular Democrática de Corea República Unida de TanzaníaRumania Saint Kitts y NevisSan Marino San Vicente y las GranadinasSanta Lucía Senegal Serbia y MontenegroSeychelles Sierra Leona Singapur Sri Lanka Sudáfrica Sudán Suecia Suiza Swazilandia Tayikistán Togo Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Túnez UcraniaUganda UzbekistánViet Nam Zambia Zimbabwe

WIPO Publication N° 917(S) ISBN 92-805-1344-3

Para mayor información, sírvase contactar a laOrganización Mundial de la Propiedad Intelectual

Dirección:34, chemin des ColombettesC.P. 18CH-1211 Ginebra 20Suiza

Teléfono:+41 22 338 91 11

Fax:+41 22 733 54 28

Correo electrónico:wipo.mail@wipo.int

o a la Oficina de Coordinación:

Dirección:2, United Nations PlazaSuite 2525Nueva York, N.Y. 10017Estados Unidos de América

Teléfono:+1 212 963 6813

Fax:+1 212 963 4801

Correo electrónico:wipo@un.org

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