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Hosanna Rodriguez Calvo Agente oficial de Propiedad Industrial, Corporacion Habanos, s.a/CUBATABACO Profesora de Derecho de Propiedad Industrial de la Universidad de la Habana. Jornada: “La protección de la marca notoria y/o renombrada frente a la vulgarización: defensa y experiencias. OEPM, Madrid, Junio 2013

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Hosanna Rodriguez Calvo Agente oficial de Propiedad Industrial, Corporacion Habanos, s.a/CUBATABACO Profesora de Derecho de Propiedad Industrial de la Universidad de la Habana.

Jornada: “La protección de la marca notoria y/o renombrada frente a la vulgarización: defensa y

experiencias.

OEPM, Madrid, Junio 2013

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CORPORACION HABANOS, S.A

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Líder mundial en el mercado de puros premium: - 72,5 % cuota de mercado. -presencia en los 5 continentes, casi todos los países excepto África Subsahariana (19 de los 25 países mas pobres del mundo se encuentran ahí) , Reino de Bután y Estados Unidos. - Acceso al mercado externo: sólida cadena de distribución y sistema global de Franquicia (más de 150 boutiques). - Más de 7 mil registros de Marcas Diseños industriales y Denominaciones de Origen. - Protección de marcas y empaques por Derecho de Autor.

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Vulgarización

Vs.

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RETOS Visualizar la genericidad potencial: -Empleo de marca o DOP como genérico en artículos, diccionarios, prensa especializada o no, por consumidores.

Ej. Empleo de la IG o marca como sustantivo: ADUANA CUBA 2005 PUBLICIDAD EN AEROPUERTOS “SOLO PODRA LLEVAR CONSIGO 25 HABANOS”

-Vocablo HABANOS como conformador de marcas para puros de Costa Rica, Dominicana, Nicaragua etc solicitando su registro en todo el mundo y desreivindicando protección frente a oficinas registrales (discalimer). -Uso indiscriminado por terceros de marca COHIBA como símbolo identitario de Cuba. -Uso de DOP HABANOS como sustantivo para puros (Honduras)

- Modular uso de vocablo HABANOS para denominación social, denominación de origen, nombre de dominio, marca.

- Productos únicos en su clase o de nueva creación. - Amplia dimensión de Fama o renombre

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MEDIDAS PREVENTIVAS (México rechaza protección a la DOP HABANOS por considerarla termino genérico en su territorio. Retira el Rechazo en 2011) - Empleo de la referencia Denominación de Origen Protegida. HABANOS como signo identificador solamente de puros premium mayores de 3 gramos, elaborados totalmente a mano en Cuba y con materia prima 100% cubana. - -Se excluyen puros mecanizados: CUBA (DOP) tabaco mecanizado. -Creación en 2009 del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DOP) protegida HABANOS y otras tabacaleras cubanas. - No uso del vocablo HABANOS como referencia o abreviatura de la denominación social de la corporación, ni en la comunicación empresarial ni en transacciones legales o comerciales. - Prensa: Cartas “ amigables ” a medios de prensa o revistas especializadas que lo emplean como genérico. Equipo de attention a prensa en Dpto de Mkting. - Cuidadosa publicación de sentencias derivadas de litigios en el exterior. - Elevar la cultura histórica y tecnológica en torno a los puros identificados por la DOP HABANOS. ACADEMIA GLOBAL: cursos Junior Senior y Máster. -Protección legal global: Marca de Certificación (Canadá/USA); DOP, Reconocimiento de notoriedad. -Acciones legales contra usos no autorizados o inadecuados de la DOP o marca COHIBA en mercado tradicional y comercio electrónico.

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Protección y Vigilancia de derechos. PROTECCION -Uso de herramientas del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas/Marca Comunitaria/ARIPO/OAPI. - Arreglo de Lisboa para RI de DO. - Arreglo de Madrid para represión de falsas IG. - Protección acumulada marcas/Derecho de Autor/Disenos Industriales

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Arreglo de Lisboa

Denominaciones de origen

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Mecanismos de Vigilancia

• Servicios Onerosos o gratuitos de vigilancia

• Red de distribución/franquicias

• Red de abogados y Agentes de PI

• Boletines Oficiales de Propiedad Industrial o Bases de datos de oficinas de marcas.

• Nuevos productos de la competencia

• Monitoreo de ferias comerciales

• Consumidores a través del sitio web o directamente.

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-Acciones contra solicitudes o registros de marcas iguales o similares a

marcas e Indicaciones Geográficas tabacaleras cubanas ante las oficinas de Marcas.

- Acciones por infracción de Derechos de Marcas en el mercado.

- Incautación y destrucción de tabaco falso en las fronteras de los países. - Acciones legales por incumplimiento de normas fiscales o sanitarias.

- comercio electrónico: ciberocupación/venta de tabaco falso/metatags.

-Acciones contra infracción de marcas notorias en relación a otros

productos como bebidas alcohólicas y servicios de hotelería.

Casos más frecuentes

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1ra Corte Civil de Derechos de Propiedad Intelectual de Estambul COHIBA “ Very Well known”

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Notoriedad PUBLICIDAD Ejemplos: Revistas Especializadas. Medios de comunicación Libros , Diccionarios Enciclopedias Filmes En la web (Acta Notarial garantiza valor probatorio)

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1. Obligaciones multilaterales

El Ataque Central en el Arreglo de Madrid.

HABANOS, S.A Vs. New Yorker/Frederick Snapp

* Registro base Hungría 768307, 768664, 738032 (Derecho de Autor)

Registro base Alemania: 718586 (cancelación)

Vs.

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Observancia en la Frontera -Tendencia al Registro de marcas/IG en las fronteras. (Europa, Panamá) Caso Aduana de Polonia:

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Indicaciones Geográficas/ DOP tabacaleras cubanas a) Argumentos de empleo de semilla cubana. NO VALIDO b) Disclaimer de HAVANA HABANOS etc. NO ADMISIBLE

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b) DISCLAIMER: Declaración del solicitante indicando que alguna palabra o parte del signo no es protegida, con el entendimiento de que no tiene derecho exclusivo sobre lo desreivindicado y no se incluyen en el alcance material del derecho conferido. -Hechos: Desreivindicar protección sobre vocablos (HAVANA/HABANOS) pretendiendo dar apariencia de legalidad al signo que NO ha sido conferido en su totalidad. - Los consumidores no pueden discernir (ni siquiera se lo cuestionan) a qué elementos dentro del conjunto del signo que aparece ante sí se circunscriben los derechos conferidos y cuales no son objeto de protección como el caso de HAVANA. - Disclaimer Vs. fraude de ley. No se debe impedir la debida aplicación de la norma que se ha tratado de eludir. -Ej: Lanham Act Sección 2 de Estados Unidos ha establecido que tampoco en casos de disclaimer podrá ser obviada la norma que protege contra el riesgo de confusión entre productos por emplearse una indicación geográfica errónea o distinta del verdadero origen de los productos (USPTO: Official Gazette Notices - 06 June 2006); - Caso K. B. & UAB Restoranu Grupe FORTAS v. AB Ragutis, No 3K-3-160/2008 de la Corte Suprema de Lituania

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Rompiendo la leyenda: “ hecho con semilla cubana”

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Quebrantamiento del Principio de Territorialidad/Uso efectivo

NOTORIEDAD Caso: Grupo Gigante SA de CV v. Dallo & Co. (9no circuito 2004) Reconocimiento de

notoriedad con excepción al requisito de uso en EU en virtud del conocimiento por la comunidad Mexicana-Norteamericana en Estados Unidos.

Caso ITC Limited V. Punchgini Inc. en Estados Unidos (2do Circuito, 2007) Sustentado argumento en Art. 6bis del CUP. Refleja tensión en el principio de territorialidad de los

derechos y transnacionalidad de los negocios.

General Cigar Corporation Vs.

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OBJETIVOS

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-ANTES: NOVIEMBRE 2011

-ANTES: SEPTIEMBRE 2012

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- España: Incautación de Ron COHIBA por infracción de marca. Corporación Habanos, s.a. Ves. Varias Licorerias. -USPTO: Decisión del TTAB: rechanzando el registro de la marca MOCAMBO para ron idéntica a una marca para puros. * March 15, 2012 Vol. 67 No. 6 UNITED STATES: TTAB Rules Rum Related to Cigars Contributor: Timothy J. Lockhart, Willcox & Savage P.C., Norfolk, Virginia Verifier: Jody H. Drake, Sughrue Mion PLLC, Washington, DC INTA Bulletin Law & Practice—United States & Canada Subcommittee

-Canadá: Fallo Positivo: Federal Court of Appeal Tequila Cuervo Vs. Corporación Habanos, s.a (COHIBA and COHIBA & DESIGN)

6/12/2011

Vs.

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Comercio electrónico y ciberquatting.

-Interacción de titulares de derechos de marcas y propietarios de nombres de dominio. -Uso de marcas en el comercio electrónico. Infinidad de combinaciones relacionadas a marcas. - Territorialidad de los derechos de marcas Vs. sistema sin fronteras espaciales. -Proliferación de los cyberocupas. -Dificultad de determinar autoridad competente para dirimir conflictos de uso de marcas en el comercio electrónico.

- Cautelosos en aplicación de medidas cautelares

- Anonimato de titulares de dominios y/o falsas informaciones de localización y ubicación geográfica.

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METATAG ejemplo:

Habanos, s.a estaba analizando las vías de atacar el uso de la marca COHIBA para identificar un hotel en Málaga, España.

Durante la negociación y una vez cambiada la marca del establecimiento, Habanos s.a detecta que la contraparte usaba el metatag COHIBA en su nueva página.

Fue incluida esta prohibición de uso en el acuerdo.

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Acceso al mercado externo Vs. Gestión de marcas: desafíos

-ABC: A -protección (Registro/Uso) en cada país a través de Sistema de Registro Regional, Internacional o por país y registro en Frontera;

B vigilancia; C defensa de derechos.

- Selección del modo de acceso al mercado externo y la gestión de la marca en dependencia de ello: Compra Venta Internacional,

Distribución Exclusiva, Distribución Selectiva (productos de lujo), Sistema de Franquicias, Licencias de uso de marcas etc.

- Celeridad en la defensa de los derechos Vs. Caducidad por

Tolerancia (EU)/ Doctrine of Laches (US)/”prescripción” (Órgano de Arbitraje y Mediación de OMPI*)

*Vid. OMPI CASO ciberquatting www.cohiba.com Habanos, s.a Vs Tobias Pistchetsrieder www.cohiba.com , se falló a favor del Sr. Tobias entre otros argumentos por años de tolerancia. Meses después del fallo el Sr. Tobias vendió el dominio a una empresa norteamericana de la competencia por una suma considerable. Error de concepción pues el titular de una marca notoria debe tener incondicionalmente el derecho a la titularidad del dominio de nivel superior usurpado. * OMPI Case No. D2007-1006, The Knot, Inc. v. Ali Aziz www.myknot.com .

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Hosanna Rodríguez Calvo Agente Oficial de Propiedad Industrial, Corporación Habanos, s.a.

Profesora Adjunta de la Universidad de La Habana [email protected]

“Se cuenta que una criatura nació en Malaga, un 25 de octubre de 1881 a las 11.15 de la noche, pero a los pocos minutos la comadrona lo dio por muerto. La noticia consternó a los presentes hasta que el hermano del padre, el médico Salvador Ruiz tuvo la idea de echar bocanadas de humo de su tabaco sobre el rostro del niño, el cual inmediatamente dio signos de vida. El mismo fue nombrado Pablo Picasso.”

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CONCLUSION:

El tabaco cubano es el mejor del mundo