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© 2012 Clarke, Modet & Cº 1Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y PortuguesaLíderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa

Aspectos legales y contractuales. IPR. Acuerdo Consorcio

© 2012 Clarke, Modet & Cº

Programa marco

¿Qué participación tengo en

resultados?

¿Qué quiero obtener?

¿Qué motiva mi

participación?

¿Qué aporto al Proyecto?

¿Qué derechos de acceso concedo

sobre mi conocimiento?

La colaboración es uninstrumento clave paraincrementar el nivel deinnovación y lacompetitividad delsistema productivo.

Todo proceso decolaboración conllevaun planteamientoinicial previo

OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN –COMPARTIR CONOCIMIENTO

© 2012 Clarke, Modet & Cº 3

SECRETOS INDUSTRIALES

PROPIEDAD INDUSTRIALMODALIDADESINVENTIVAS

DISEÑOS INDUSTRIALES

NOMBRES DOMINIO

VARIEDADES VEGETALES

SEMICONDUCTORES

OBRAS LITERARIAS O. ARTÍSTICAS O. CIENTÍFICAS SOFTWARE

CREACIONES ORIGINALES

KNOW

HOW

SIGNOS DISTINTIVOS

Patentes

M. utilidad

I

P

R

SOFTWARE QUE CUMPLA UNA

FUNCIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD INTELECTUAL


PREPARACIÓN PROPUESTA

GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN

Memoria de Proyectos

Acuerdos (GA Y CA)

Subcontratación

Vigilancia tecnológica

Identificación de resultados

Protección de resultados

Derechos de acceso

Divulgación de resultados

Valorización y posicionamiento de resultados

Estrategia internacional de protección resultados

PROYECTO

Gestión estratégica de los IPR en Proyectos colaborativos


Los IPR en CENITIdentificar y proteger la información objeto de transferencia:

Background y Sideground ( Pre‐existing IP)Documentar internamenteVerificar y garantizar vigencia y disponibilidad de derechosAnalizar la tecnología propia y de terceros: viabilidad y adaptabilidadDefinir el alcance de los derechos de accesoEvaluar la capacidad técnica, económica y comercial de contraparteAcuerdo de confidencialidad en contactos previos para preparación ypresentación de propuesta

Metodología de negociación

Gestión estratégica de los IPR


• Informe sobre Impacto tecnológico del Proyecto y viabilidad de lainvestigación:

Conocimiento de oferta y demanda tecnológicaTendencias del mercadoEvolución del competidorIdentificación de tecnologías clavesIdentificación de patentes y fortaleza de las reivindicaciones

Apartado sobre gestión de la Propiedad industrial e intelectual: Definir lasherramientas y pautas que el consorcio empleará en la gestión de losintangibles

Apartado sobre explotación de resultados: establecer directrices sobre elescenario de puesta en el mercado

Memoria de los Proyectos

Gestión estratégica IPRGestión estratégica de los IPR


Sistema de Vigilancia Tecnológica:

Información actualizada del sector de la investigaciónDetectar alternativas a desviaciones técnicasEvaluar patentabilidad de resultadosEvolución de competidores en procedimientos idénticos o similares

Gestión técnico‐documental: herramientas y pautas de actuación paraidentificación, seguimiento, comunicación inter partes, difusión y controlde uso de los resultados que conformen activos de IP

Disponer de Política de protección de resultados (Matriz de decisión)


EJECUCION DEL PROYECTO


Explotación de resultados

Gestión estratégica IPR

Informes de valorización de resultados:

Posicionamiento en el entorno tecnológico, de mercado ycompetitivoAcercar los avances tecnológicos al mercadoDetectar nuevas oportunidades de negocio o nuevas aplicaciones

Establecer estrategia para la extensión internacional de la protección delos resultados y la generación de nuevas alianzas



ACUERDO DE SUBVENCIÓN

(GRANT AGREEMENT)

ACUERDO DE CONSORCIO

(CONSORTIUM AGREEMENT)

ACUERDOS


Los IPR en CENIT

DEFINICIONES: aquellas que contribuyan a interpretación del acuerdoPARTES: los firmantes ( Filiales !)

ORGANIZACIÓN y ESTRUCTURA CONSORCIO: Ágil y efectivaDURACIÓN

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADESCONFIDENCIALIDAD

LEY APLICABLE

CLAUSULADO GENERAL

Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio


IPR Background Foreground Derechos de Acceso

Publicaciónexplotación

Contemplar competencias en la supervisión de las actividades deprotección y difusión de resultados.

Incorporar regulación contractual específica de los IPR en elProyecto



• Conocimiento que esté en posesión de los participantes antes del acuerdo de subvención ( patentes, modelos de utilidad, diseños, know how, derechos de autor..)

• Identificar el Conocimiento previo que sea necesario para el desarrollo del proyecto ( lista positiva )

• Excluir los conocimientos previos determinados (lista negativa)

• El participante mantiene la propiedad sobre el background

IPR BACKGROUND Foreground Derechos de Acceso

Publicaciónexplotación



• Conocimientos adquiridos en el desarrollo y ejecución del Proyecto

• Los conocimientos pertenecen a la participante que los haya generado, salvo pacto en contrario.

• Copropiedad : conocimientos generados de forma conjunta sin que sea posible distinguir aportaciones individuales:

• Acuerdo de cotitularidad: porcentaje de cotitularidad, Responsable del registro de modalidad IPR , mantenimiento y defensa; régimen de explotación; concesión de licencias exclusivas o no exclusiva; derecho de tanteo y retracto en cesión de copropiedad; duración mínima del acuerdo; causas de resolución de cotitularidad.

• Régimen por defecto: los participantes pueden conceder licencias no exclusivas, previa notificación a los demás copropietarios e indemnización justa y razonable

IPR Background FOREGROUND Derechos de Acceso

Publicación Explotación



• PROTECCIÓN: Cada participante deberá proteger los conocimientos novedosos, susceptibles de aplicación comercial o industrial, acorde a su estrategia de negocio, y los objetivos del proyecto

• Si un participante no está interesado en protege los conocimientos adquiridos, ha de informar a los demás participantes, quienes pueden obtener la propiedad de los mismos y protegerlo

• LICENCIA EXCLUSIVA: se permite si el resto de los participantes renuncian a sus derechos de acceso sobre el conocimiento adquirido

• CESIÓN: El cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones del participante cedente ( confidencialidad, derechos de acceso, explotación o aprovechamiento, difusión..)

• Los demás participantes pueden presentar objeciones si sus derechos de acceso son afectados.

• EXPRESOS: acuerdo específico por escrito, no sublicencia (salvo asociaciones de SME

IPR Background FOREGROUND Derechos de Acceso

Publicación Explotación




PublicaciónExplotación

• Licencias de uso del background y del foreground

• NECESARIOS :sin acceso es técnica y legalmente imposible la ejecución del proyecto o el aprovechamiento del conocimiento adquirido

• GRATUITOS para la ejecución del proyecto, tanto sobre el Background (salvo pacto en contrario firmado antes de acuerdo subvención) como sobre el foreground .

• ONEROSOS : para el aprovechamiento tanto el background como el foreground se concederá en unas condiciones justas y razonables. (el background puede concederse de forma gratuita.

• NO EXCLUSIVOS/ exclusivos ( si los participantes renuncian a derechos de acceso)

• EXPRESOS: acuerdo específico por escrito, no sublicencia (salvo asociaciones de SME)





• PLAZO de solicitud: durante desarrollo del proyecto y un año de su terminación (salvo acuerdo de partes en contrario)

• ENTIDADES FILIALES: derechos de acceso, en los mismos términos que el participante (salvo acuerdo en contrario en el GA o CA), si son necesarios para el uso de su propio foreground

• El acuerdo de consorcio (CA) conviene que identifique a las filiales, establezca alcance derecho de acceso , posibilidad de sublicencia.

• Si el Acuerdo de subvención (GA) contempla la cláusula especial 12, se suprimen los derechos de acceso a las filiales

• PARTICIPANTE ABANDONA CONSORCIO: garantizar derechos de acceso sobre background y foreground que sea necesario para la ejecución y continuidad del proyecto



• Respetar el régimen de protección de los conocimientos (divulgar siempre conposterioridad a presentación de solicitud de patente).

• No vulnerar confidencialidad y tener en cuenta los intereses legítimos de losparticipantes

• Comunicar a los participantes cualquier acción de divulgación y establecer unsistema ágil de plazos para notificación y autorización, en especial artículos ypublicaciones académicas.

• Referencia expresa al 7PM en la divulgación de conocimientos del Proyecto(valorización de inversión)





• Regular las directrices básicas del plan de explotación del proyecto, previendolas actuaciones que serán establecidas con mayor detalle en acuerdoposterior:

• Libertad de escenarios:

• Aprovechamiento o explotación por cada participante del foreground.

• explotación conjunta: asumida por todos o parte de integrantes delconsorcio/ Creación de nueva entidad.

• Explotación por terceros, mediante la concesión de licencias no exclusivas,exclusivas





notificarComisión

objetar

• Si no se prevé protección de resultado,antes de divulgación

•Comisión puede divulgar, si participante noprocede a difusión

• licencias exclusivas o cesiones deforeground a licenciatarios no establecidosen Estados miembros o asociados

• Licencias exclusivas o cesiones contrarias aintereses de la economía europea,principios éticos o consideraciones deseguridad



Gestión estratégica IPR

Impulsar la investigación, innovación y competitividaddotado con 80.000 millones de euros

Convertir avances científicos en productos yservicios innovadoresFinanciación en un único programa; simplificaciónde procedimientoPrograma vigente de 2014 a 2020


¡MUCHAS GRACIAS!

Clarke, Modet & CºC/ Fernández y González 2, Ent,

Of. 341001 SevillaTel: 954 21 17 51Fax: 954 21 61 67

[email protected]ía García

Clarke Modet & CºAlameda de Colón nº 9, Entreplanta Ofic.2

29001 MálagaTel. 952.60.62.34Fax 952.60.93.48

[email protected]ª Luísa García

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