Aspectos financieros de la PI

• Valoración de activos intangibles

• Aspectos contables

• Negocios jurídicos (venta, licencia, hipoteca)

• Due diligence

• Incentivos fiscales (patent innovation box)

• Ayudas públicas: Subvenciones OEPM, Préstamos CDTI

• Ejemplos (Fractus, Pescanova, Calvo y alguno más)

• Recomendaciones

Valoración de AAII

• ¿Para qué se hace la valoración?Licencia de un DPICompraventa de empresaLiquidación de empresaFusión de empresasBúsqueda de financiaciónConflictos: embargos, juicios y arbitrajeContabilidad: activación en balanceOptimización fiscalDecisiones empresariales

• ¿Quién hace la valoración? Comprador/VendedorLicenciante/LicenciatarioPrestamista/PrestatarioInversor/EmprendedorDemandante/DemandadoEmpresa/AEAT

Si se subcontrata la valoración, no olvidar acuerdos de confidencialidad.

Valoración de AAII

Muchas no valen nada

pero

Algunas valen mucho

Valoración de AAII

• ¿Cómo hacer la valoración? Norma UNE 166008:2012 Gestión I+D+i: TT

Valoración de AAII

- Método basado en el costevalor = coste  (¿cuánto ha costado conseguirlo?)

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.

“Los derechos comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.”

(+) facilidad de cálculo (precio; tasas, honorarios de API, costes de I+D imputados)

(-) no informa sobre cuánto nos pagaría un 3º por venderlo o licenciarlo

Valoración de AAII

- Método basado en el mercado

valor ≈ transacciones similares previas entre partes no vinculadas (+) relevante en las operaciones vinculadas (intragrupo)Art 16.4 Ley Impuesto Sociedades (según Directrices OCDE).

(-) no es inmediato, hay que:identificar activos similares que hayan sido objeto de una transacción obtener información sobre el importe de la transacción.Fuentes de info:Cuentas anuales, decisiones judiciales, proveedores BBDD:EjemploLES España-Portugal http://www.les-sp.org/es/acerca-de-les

Valoración de AAII

- Método basado en descuento de flujos de caja

Valor = Valor Actual Neto de los flujos de caja que se prevé obtener en el futuro por el uso comercial del AI.

Puede tratarse de flujos de caja resultante de un ingreso (¿cuanto podríamos obtener licenciando el AI?) o de un ahorro (¿cuanto tendríamos que pagar por usarlo?)(+) Uso extendido y aceptado(-) Incertidumbre sobre la estimación de los flujos de caja y la tasa de descuento apropiada al riesgo.

Valoración de AAII

- Método basado en descuento de flujos de caja

Pueden usarse árboles de decisión con probabilidades asociadas para tener en cuenta los distintos escenarios que se pueden presentar.

Valoración de AAII

- Método basado en opciones reales

Valor = Derecho a comprar/vender en un momento determinado del futuro un AI cuyo precio se modela mediante una variable aleatoria.

Método sofisticado, pero complejo y poco usado de momento en realidad.

“Todo el mundo habla de ello, pero nadie lo practica” (Miguel Mulet)

Valoración de AAII

- Herramientas gratuitas

IPscore (EPO). Valoración cualitativa y cuantitativa de patentes y proyectos I+Dhttp://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/

Valoración de AAII

- Herramientas gratuitas

IP Evaluation (DKPTO). Valoración cualitativa de patentes, marcas y diseñoshttp://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.aspx

Aspectos contables

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible (BOE 03/07/2013).

Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro

Inmovilizaciones inmateriales: activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica. Además, deben cumplir alguno de los criterios de identificabilidad:

- Es separable: es susceptible de ser separado de la entidad y vendido, arrendado,…

- Surge de derechos legales o contractuales.

5 rúbricas: Investigación y Desarrollo; Propiedad Industrial; Propiedad Intelectual; Derechos de traspaso; Aplicaciones informáticas.

Aspectos contables

Valoración inicial- coste de producción: SI: materiales, servicios, salarios, honorarios aplicados a la generación del AI.NO: en general, gastos de formación, publicidad, promoción y gastos indirectos.

En patentes y similares: los gastos de desarrollo (no los de investigación) se podrán activar en la rúbrica de “Propiedad Industrial” cuando se obtenga la patente.

- precio de adquisición: En combinaciones de negocios (M&A) el valor razonable vendrá dado por:método basado en el mercado (transacciones recientes entre partes no vinculadas)otros métodos de valoración (descuento de flujos, coste de reposición)

Valoración posterior. Amortización- Vida útil indefinida (marcas, secreto): no se amortiza, pero se debe analizar

anualmente el deterioro.- Vida útil definida (patentes, diseños): se amortiza según una base que refleje el

patrón de consumo de los beneficios inherentes al activo.

Negocios jurídicos

Cotitularidad: Las patentes, marcas y diseños son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas (comunidad de bienes)Régimen por defecto en H2020 para el foreground.

Venta: Transmisión de la propiedad. Licencia: El titular autoriza a un tercero el uso del activo recibiendo un canon (también llamadas regalías o royalties) como contraprestación:

Comercialización de la invención patentadaUso de la marca registrada…

Pueden ser exclusivas o no-exclusivas (más valiosas)

Hipoteca (mobiliaria): El activo se usa como garantía de un préstamo

Los negocios jurídicos sobre patentes, marcas y diseños solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que se inscriban en la OEPM.

Due diligence

Recopilar toda la información posible sobre el valor y los riesgos de los AAII involucrados en el negocio jurídico.

Contexto: - Comprador interesado en adquirir los AAII de una empresa (o la empresa) - CR, BA considera inversión en una start-up con AAII relevantes. - Obtención de financiación bancaria - Negociación de una licencia sobre un AI

Si eres el “comprador”, para gestionar el riesgo (“saber lo que estás comprando”) y tener argumentos de negociación (a la baja) del precio.

Si eres el “vendedor”, para maximizar el precio y la posibilidad de venta.

Due diligence (desde el punto de vista del vendedor)

Los expertos del comprador comprobarán:¿Posees realmente el AI? Si no lo posees, ¿tienes una licencia para usarlo?

¿Has tomado los pasos necesarios para proteger tu AI?¿Dónde has solicitado protección? ¿Solicitudes concedidas o en tramitación?

(Patentes) ¿Los informes de búsqueda son favorables?(Marcas) ¿Se han presentado oposiciones?

¿Has firmado los acuerdos de confidencialidad necesarios (p.e. con tus empleados, en tus ofertas comerciales)?

¿Hay alguna carga sobre el AI?: Copropiedad, subcontratación (página web), hipoteca, acciones judiciales/administrativas de nulidad,...

¿Hay algún otro AI no controlado por la empresa que pudiera interferir? ¿Se podría infringir algún DPI de terceros? (FTO)

Due diligence (desde el punto de vista del vendedor)

Consecuencias de ignorar DD:

perjudica el valor económico del negocio (p.e. los royalties se revisan a la baja) la transacción se retrasa (p.e.: el interesado pide obtener el consentimiento del copropietario)la transacción no se concreta (el comprador pierde su interés)

Ventajas de realizar DD:

ayuda al emprendedor a mejorar el atractivo de su negociomejora las posibilidades de concluir la venta y el precio.

Incentivos fiscales (patent innovation box)

Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. (art. 23 LIS según la redacción de la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores)

Las rentas (ingresos-gastos) procedentes de la cesión o transmisión de ciertos AI se integrarán en la base imponible en un 40% de su importe.

Cesión = Arrendamiento Operativo = Licencia (las partes pueden estar vinculadas)Transmisión = Venta (solo si vendedor y comprador NO están vinculados)

Dentro de la cajaPatentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas

Fuera de la cajaEn principio, todos los que no estén dentro.En particular, expresamente están fuera:marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películasderechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagenprogramas informáticosequipos industriales, comerciales o científicos

Incentivos fiscales (patent innovation box)

Condiciones

La empresa licenciante/vendedora debe haber contribuido a la creación del activo al menos en 25% coste y debe tener los registros contables adecuados para determinar ingresos/gastos.

(Para AI fuera de balance: renta=80% de los ingresos)

La empresa licenciataria/compradora no debe residir en un paraíso fiscal situado fuera de la UE.

La empresa licenciante/vendedora puede solicitar a la DG Tributos acuerdo previo sobre la calificación de activos y la valoración de ingresos y gastos.

Incentivos fiscales (patent innovation box)

Ejemplo intragrupo Grupo = Empresa A (I+D) + Empresa B (Producción y Venta)

La Empresa A ha generado una patente y la licencia a la Empresa B. El contrato de cesión del derecho de uso contempla unos pagos por ello (1M€/año).

En el balance de la Empresa A la patente figura por un valor de 2M€ (vida útil 20 años; amortización lineal). Las ventas de la Empresa B fueron de 5M€.

0,4*Renta=0,4(I-G)=0,4*900000

¿1 M€ es mucho? -> Transacciones similares entre partes no vinculadas, es decir, valoración por método del mercado.

Empresa A Empresa B Grupo consolidado Sin grupo (la misma empresa hace I+D, producción y venta)

Ingresos 1 000 000 5 000 000 5 000 000

Gastos 100 000 1 000 000 100 000

Base Imponible 360 000 (*) 4 000 000 4 360 000 4 900 000

Cuota íntegra (35%BI) 1 526 000 1 715 000

Ayudas

Subvenciones OEPM (Patentes y modelos ES, Internacionalización de la protección)

Anuales. Convocatoria normalmente 2º trimestre. Beneficiarios: personas físicas y personas jurídicas privadas. Residentes en ES.Dos líneas (convocatoria 2013):

Subvenciones a solicitudes nacionales (ante la OEPM) de patentes y modelos de utilidad

- Tasa de solicitud- Tasa de IET- Máxima subvención permitida 65000 €

Subvenciones a la internacionalización de la protección- Las solicitudes en el extranjero deben tener la prioridad de una solicitud anterior ante la

OEPM (patente/modelo ES o solicitud PCT/EP presentada ante la OEPM)- Gastos de traducción de la solicitud.- Tasas de búsqueda, examen y concesión en otras Oficinas. Para la EPO, además,

anualidades o validación en el extranjero.- Tasas del PCT si la OEPM es RO/ISA/IPEA- Máxima subvención permitida 3360 €

Ayudas

Préstamos CDTI INNTERNACIONALIZA

Beneficiarios: PYME ESPresupuesto financiable mínimo: 75.000 €. Intensidad ayuda máxima: 75%

Asesoramiento para la internacionalización (homologaciones, certificaciones, estudios de mercado, …)

Internacionalización de la Propiedad Industrial. Algunos costes subvencionables:- Redacción de la solicitud- Traducciones de la solicitud- Defensa administrativa del derecho (p.e. oposición en la EPO)

Incompatibles con subvenciones OEPM para los mismos costes subvencionables

Tramo no reembolsable del 5%; Resto: Euribor+0,1% 10 años con 3 años carencia

Ejemplos

Ejemplos

Fractus es una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

Recomendaciones

Aprovechar las oportunidades ¿He protegido convenientemente mis AAII?¿Me estoy beneficiando de subvenciones y régimen fiscal favorable?¿Estoy defendiendo la infracción de mis DPI?

Gestionar los riesgos¿Puedo estar infringiendo un DPI de terceros?¿Soy consciente de las consecuencias?

¿Patente o secreto? Para un inversor normalmente: Patentes >> Secreto. Movilidad del personal, ingeniería inversaPara la optimización fiscal del grupo puede interesar el secreto.

Recomendaciones

Ser selectivos Importa la calidad, no la cantidad

Antes de solicitar un DPI-> búsqueda previa- ¿estamos reinventando la rueda?- ¿la marca está ya registrada?

Antes de fabricar/comercializar/exportar-> FTO- para no terminar con mercancía fabricada pero no comercializable.- si pretendo exportar, ¿necesito proteger mis DPI en los mercados objetivo? ¿ha registrado alguien mi marca en China de mala fe?