пушков для ведомостей 16042015
TRANSCRIPT
1
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ПАТЕНТЫ
Управляющий партнер Антон Пушков
16/04/2015
2
С 01.01.2015 ВВЕДЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
• Ст. 1406.1 ГК - Компенсация за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец применяется при доказанности факта нарушения и вместо возмещения убытков:
в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; или
в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (НО НЕ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ!), определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
3
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ДО ИЗМЕНЕНИЙ ГК
• Низкое количество патентных споров в отечественных судах
• Сложность доказывания факта нарушения патентных прав – по сути «ВОЙНА ЭКСПЕРТИЗ»
• Повсеместные отказы во взыскании компенсации за доказанные факты нарушения патентных прав, включая отмены компенсаций по решениям судов первых инстанций – см., например, Постановление ФАС СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА от 29 января 2013 г. по делу N А56-12802/2012, Постановление ФАС СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА от 26 июня 2013 г. по делу N А56-39604/2010
• Единичные случаи взыскания убытков в формате упущенной выгоды, как неполученных роялти за пользование объектом патентного права – см., например, Постановление ФАС ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА от 16 мая 2012 г. по делу N А79-12204/2010:
Суд установил, что 2009 году ответчик изготовил и реализовал 800 тележек модели 18-9771 в составе полувагонов модели 12-1303-01. Каких-либо отчислений за использование объекта интеллектуальной собственности ответчик не производил, поэтому убытки истца правомерно определены как не полученный истцом доход по возможному лицензионному соглашению в виде трехпроцентной ставки роялти в размере 7 478 400 рублей.
4
УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА vs СТОИМОСТЬ ПРАВ
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА N 3578/05 от 05.07.2005: «Ежегодный платеж [по лицензионному договору] пользователя – [третьего лица]… может расцениваться как убытки истца в виде неполученных доходов».
• Постановление ФАС ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА от 16 мая 2012 г. по делу N А79-12204/2010: «В обоснование примененного размера ставки роялти ОАО "НПК "Уралвагонзавод" ссылается на расчет, описанный Г.Г.Азгальдовым и Н.Н. Карповой в издании "Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов" с приложением расширенного перечня стандартных ставок роялти в процентах от единицы продукции или суммы продаж (объема реализации), согласно которому стандартные ставки роялти для оборудования железных дорог составляют 3-5%; письмо Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 11.08.1994; лицензионные договоры истца о передаче научно-технической продукции от 16.05.2006, от 29.10.2010, содержащие ставки роялти 3% от продажной цены продукции».
5
ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕ
• Ст. 1358 пункт 3 ГК
Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (НО НЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ПРИЗНАК!).
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
6
ЧТО ТАКОЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ПУНКТ ФОРМУЛЫ?
Пример независимого пункта формулы изобретения
по патенту № 2540103:
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ МАНДАРИНОВ, включающий заливку расфасованных в банки плодов на 2 мин горячей водой с температурой 80°C с последующей заменой воды на сироп с температурой 95°C, закатку банок, процессы нагрева, выдержки и охлаждения, отличающийся тем, что после закатки банки устанавливают в носитель, обеспечивающий предотвращение срыва крышек в процессе нагрева, при этом нагрев компота осуществляют в потоке воздуха температурой 120°C и скоростью 8-9 м/с в течение 8 мин с последующей выдержкой при температуре 95°C в течение 20 мин и охлаждением в потоке воздуха температурой 20-25°C и скоростью 7-8 м/с в течение 12 мин, и при этомбанку в каждомпроцессе тепловой обработки подвергают прерывистому 2-3-минутному вращению с донышка на крышку с частотой 0,1 с -1 с интервалом 2-3 мин.
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.02.10/DOC/RUNWC2/000/000/002/540/103/DOCUMENT.PDF
7
ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
Должное обеспечение доказательств в силу сложности доказывания факта нарушения прав
Заключение специалиста патентоведа с профильным техническим образованием
Провести патентный поиск, чтобы избежать столкновения патентов
Предусмотреть риск встречного иска о праве преждепользования
Подготовить расчет и обоснование размера компенсации
8
ПАТЕНТ vs ПАТЕНТ
«9. При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.»
9
ЗАЩИТА ЧЕРЕЗ ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЕ
• Ст. 1361 ГК - лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.
Критерии для признания права преждепользования:
1. Использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента.
2. Решение должно быть тождественным и использоваться добросовестно.
3. Используемое тождественное решение должно быть создано независимо от автора запатентованного решения (самостоятельно).
4. Необходимо подтвердить объемы такого использования.
10
ПРАКТИКА РАСЧЕТА СУММЫ КОМПЕНСАЦИИЧТО ВЗЫСКИВАЕМ и КАК? ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ и АВТОРСКИЕ
ПРАВАОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
Двукратный размер стоимости продуктов или экземпляров
ДА НЕТ
Должна быть указана и обоснована цена иска (размер компенсации) в твердой сумме
ДА ДА
Двукратный размер стоимости права использования (для суда стоимость рассчитываем исходя из неисключительной лицензии)
ДА ДА
Если не доказан размер стоимости прав использования, будет ли взыскана компенсация ?
НЕТ НЕТ
Суд вправе по своему усмотрению увеличить компенсацию?
НЕТ НЕТ
Суд вправе по своему усмотрению уменьшить компенсацию?
ДАне ниже 50% суммы минимальных
размеров (пять тысяч рублей за каждый факт нарушения) всех компенсаций за допущенные нарушения (абз. 3 п.3 1252 ГК)
ДАне ниже 50% суммы минимальных
размеров (пять тысяч рублей за каждый факт нарушения) всех компенсаций за допущенные нарушения (абз. 3 п.3 1252 ГК)
